TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 108-IP-2022 Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 25 de octubre 2024, adopta por unanimidad el presente auto. VISTO: El Oficio 5876-2019-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 13 de enero de 2022 recibido vía correo electrónico el 29 del mismo mes, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 1 y 146 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 5876-2019-0-1801-JR-CA-25.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto». 1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf Proceso 108-IP-2022

CONSIDERANDO

Que, el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que, en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 1 y 146 de la Decisión 486; Que, del análisis de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, este Tribunal considera que el que resulta pertinente para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, si es posible fundamentar la oposición al registro de una marca presuntamente derivada con base en un registro previo realizado en un Estado parte de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929 (en adelante, la Convención de Washington);

Que, el artículo 1 de la Decisión 486, cuya interpretación prejudicial solicita la autoridad consultante, fue declarado parcialmente nulo por el TJCA en su Sentencia del 1 de febrero de 2002, dictada en el proceso 14-AN-20015, por lo que su texto vigente es el siguiente: «ARTICULO 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales».

Que, por lo anterior, la interpretación del artículo 1 de la Decisión 486 resulta impertinente, pues la aplicación del principio de trato nacional en la Comunidad 4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA. 5 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 773 del 18 de marzo de 2002. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE773.PDF 2 Proceso 108-IP-2022 Andina resulta irrelevante en el marco de una controversia que involucra registros marcarios de fuera de la Comunidad Andina;

Que, en cualquier caso, resulta pertinente que la autoridad consultante se remita al criterio jurídico interpretativo del Tribunal sobre la relación entre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina con la Convención de Washington, el cual constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 2.10. de las páginas 3 a 6 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 268-IP-2019 del 21 de junio de 2021, que constan en las páginas 4 a 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4290 del 6 de julio de 2021, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204290.pdf Que, por otro lado, el artículo 146 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.1. a 8.13. de las páginas 13 a 30 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, que constan en las páginas 36 a 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas: 1. 2.

¿Cuándo y cómo se debe aplicar el principio de territorialidad para considerar que una persona está legitimada para oponerse al registro de un signo? ¿Corresponde admitir la oposición al registro de una marca con base en un signo registrado en un país fuera de la Comunidad Andina con el cual un País Miembro mantiene un tratado en materia de marcas? Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 5.2. de las páginas 10 a 11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 128-IP-2022 del 6 de octubre de 2023, que consta en las páginas 73 a 74 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf 3 Proceso 108-IP-2022 Además, deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 8.13. de las páginas 13 a 30 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, que constan en las páginas 36 a 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf 3.

¿Cómo deben aplicarse tratados internacionales, como la Convención de Washington, en concordancia con la Decisión 486? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 2.10. de las páginas 3 a 6 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 268-IP-2019 del 21 de junio de 2021, que constan en las páginas 4 a 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4290 del 6 de julio de 2021, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204290.pdf 4.

¿Cuándo y cómo se evalúa si existe una marca derivada? ¿El derecho que tiene una persona a registrar una marca derivada de otra previamente registrada prevalece sobre una oposición fundada en un registro marcario en otro país con el que se haya firmado un tratado de protección marcaria? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 5.2. a 5.6. de las páginas 15 a 16 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 32-IP-2021 del 9 de marzo de 2022, que constan en las páginas 41 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4449 del 7 de abril de 2022, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204449.pdf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 4