TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 212-IP-2023 Magistrado ponente: Rogelio Mayta Mayta El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 18 de marzo de 2025, adopta por unanimidad el presente auto. VISTOS: La solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 135 (literal b), 155 (literal d) y 241 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486) de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, realizada mediante oficio 109132018-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 28 de septiembre de 2022, a fin de resolver el proceso interno 10913-2018-0-1801-JR-CA-24.
La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales de este Tribunal (en lo sucesivo, el TJCA o el Tribunal) sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso. Las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223 de este Tribunal, sobre el acto aclarado. 1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf Proceso 212-IP-2023
CONSIDERANDO
Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino por parte de los jueces nacionales4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;
Que la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 (literal b), 155 (literal d) y 241 de la Decisión 486; Que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, el que a juicio de este Tribunal está vinculado con la norma andina es si la Cachina de Hafid E.I.R.L. infringió o no los derechos de propiedad industrial de Honda Motor Co.
Ltd. por el uso no autorizado de un signo distintivo idéntico o similar a su marca registrada GX (mixta); Que, de la revisión de los antecedentes remitidos por la autoridad consultante se tiene que no corresponde la interpretación de los artículos 135 (literal b) y 241 de la Decisión 486, referidos a las causales absolutas de irregistrabilidad de signos distintivos y a las medidas reparatorias que puede ordenar la autoridad nacional competente en el marco de una acción por infracción de derechos, porque el asunto controvertido en el proceso interno no tiene relación con estos temas;
Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;
Que el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en los términos desarrollados en los párrafos 1.5 a 1.11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 26 y 27), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf Que, respecto de las preguntas planteadas, la autoridad consultante deberá considerar lo siguiente: 4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA. 2 Proceso 212-IP-2023 Con relación a las preguntas, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. «¿Cómo se aplica el artículo 155 inciso d, de la Decisión 486 a fin de determinar si existe uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca registrada que pueda causar confusión o riesgo de asociación con el titular de la marca?» «¿Cómo se debe analizar si una denominación es un signo en un producto y cómo se debe analizar si esa denominación no es una indicación o información del producto? ¿Cuándo se entiende que el uso de una denominación se hace a título de códigos o series de productos y no a título de marca? ¿Se debe analizar la ubicación de la denominación en el producto y si presenta una grafía especial?» «¿Se debe entender que hay un uso en el comercio si los productos presuntamente infractores se importaron y no se llegaron a poner en disposición de los consumidores? ¿Se debe entender a la actividad de importación como una actividad que no genere responsabilidad para el importador en tanto que la producción de los bienes se realizó en el extranjero? ¿Qué derechos tiene el titular de una marca registrada frente a un tercero que importa productos que reproducen su marca para mismos productos?» «¿Una marca registrada que está compuesta por letras y números que pueden ser usados como códigos de productos, debería tolerar el uso de las letras que conforman su signo como parte de un código de producto? ¿En qué casos se considerará que una marca registrada es débil?» «Si la marca es débil ¿El titular de la marca registrada débil debe tolerar que terceros utilicen términos o letras que componen su marca para los códigos o series de productos de terceros? ¿Cuáles son los supuestos que conllevan al debilitamiento de la distintividad de una marca registrada?» «¿Al analizar si existe riesgo de confusión o asociación también se debe evaluar también el diseño y el color del producto en el que se coloquen las marcas para determinar si existe riesgo de confusión o de asociación?» «¿Cómo se recomienda disuadir la afectación de los derechos que protege la decisión 486 para los titulares de las marcas?» Relativas al literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.5 a 1.11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 26 y 27), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf 3 Proceso 212-IP-2023 Con relación a la pregunta, 8. «¿En un procedimiento de infracción el denunciado, puede cuestionar la distintividad de la marca base de la denuncia?» La autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo identificado en la respuesta a las preguntas 1 y 2 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 234-IP-2021 del 14 de octubre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5565 del 22 de octubre de 2024 (páginas 8 a 10), disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205565.pdf En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso de la consulta prejudicial obligatoria, por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú en el proceso interno 10913-2018-01801-JR-CA-24, al constituir un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 243-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 y 234-IP-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5565 del 22 de octubre de 2024.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente.
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 4