[pic] COMUNIDAD ANDINA  SECRETARIA GENERAL Resolución 159 26 de noviembre de 1998 RESOLUCION 159 RESOLUCION 159 Revisión de oficio de la Resolución 030 de la Secretaría General, que contiene el Dictamen 016-97 que determinó el Incumplimiento por parte del Gobierno de Perú en la aplicación de la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: El artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 5 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre Propiedad Industrial, la Decisión 425 -Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina-, y la Resolución 030 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO

Que, con fecha 24 de noviembre de 1997, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió la Resolución 030 que contiene el Dictamen 016-97 de Incumplimiento por parte del Gobierno de Perú en la aplicación de la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial; Que, en dicha Resolución se dictaminó el incumplimiento del Gobierno peruano sobre la base de considerar que la ausencia de la inscripción de los contratos de licencia de marca constituía una transgresión de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial del artículo 116 de la Decisión 344;

Que, con fecha 15 de enero de 1998, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú solicitó la reconsideración de la referida Resolución 030; Que, con fecha 19 de febrero de 1998, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió la Resolución 058 que declaró improcedente el recurso de reconsideración presentado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú;

Que, no obstante que con dicha Resolución se cerró la instancia, la Secretaría General decidió continuar analizando el caso, de oficio, en consideración a los nuevos argumentos y pruebas que se presentaron posteriormente, entre las cuales constaban los expedientes completos de la instancia administrativa seguida ante la oficina nacional competente del Perú;

Que, del análisis de las nuevas consideraciones y documentos aportados se llegó a verificar que existían muestras de la utilización de la marca en los tres años anteriores al de la presentación de la solicitud de cancelación de la marca Cassinelli, como por ejemplo facturas emitidas por diversas empresas en las que constan las ventas de productos marcados con la denominación “Cassinelli”;

Que, conforme al artículo 108 de la Decisión 344, el procedimiento de cancelación del registro de una marca procede cuando “la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”;

Que, siendo ello así, el régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina no prevé la cancelación de una marca si ésta viene siendo utilizada de manera efectiva en el mercado. En ese sentido, el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado;

Que, al respecto debe distinguirse entre las consecuencias que acarrearía la falta de inscripción de un contrato de licencia de marca en el registro respectivo, de su aplicabilidad a relaciones jurídicas distintas de la validez misma de dicho contrato, pues, de ser así, se estaría atribuyendo a éste efectos jurídicos distintos de los exigidos para la vigencia de una marca;

Que, las sanciones por la falta de inscripción de un contrato de licencia de marca no pueden hacerse extensivas a los supuestos de cancelación del registro de marca. En tal sentido, téngase presente que la inscripción per se del contrato no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado, y que la Decisión 344 no prevé una sanción expresa a la falta de inscripción de los contratos de licencia, razón por la cual tal sanción no puede presumirse;

Que, aun cuando el Derecho sancione la falta de inscripción de ciertos actos jurídicos en casos específicos, ello no puede contradecir la vigencia de una regla general como es la contenida en el artículo 110 de la Decisión 344, que establece que “se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca”; es decir, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso;

Que, conforme al artículo 34 de la Decisión 425 -Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina-, procede la revocación de oficio de los actos de la propia Secretaría cuando no afecte derechos adquiridos por Países Miembros o particulares, considerándose como causales de revocatoria las contempladas en los artículos 12 y 13 del mismo Reglamento;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, es función de la Secretaría General “velar por la aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”, lo cual se traduce en la tutela del interés jurídico comunitario; Que, por los fundamentos señalados, habiéndose seguido el procedimiento de revisión de oficio por parte de la Secretaría General del acto administrativo que concluyó con la Resolución 030 que contiene el Dictamen 016-97, se debe declarar la revocatoria de oficio de la mencionada Resolución, toda vez que se ha comprobado que en el presente caso no ocurrieron los supuestos de hecho y de derecho que dan lugar a la cancelación de la marca por falta de utilización, y por lo tanto, el titular de la marca no se deber ver afectado en su derecho, que ha venido ejerciendo de conformidad con lo establecido en la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

Además, en el caso presente procede la revocación de oficio ya que no se afectan derechos adquiridos por Países Miembros o particulares;

RESUELVE

Artículo 1.- Declarar la revocatoria de oficio de la Resolución 030 que contiene el Dictamen 016-97 sobre incumplimiento por parte del Gobierno del Perú de la Decisión 344. Artículo 2.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiséis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. JORGE VEGA CASTRO Director General Encargado de la Secretaría General