4 ΔΕ ΔΙΧΙΕΜΒΡΕ ΔΕΛ 2000 2.1 RESOLUCION 457 Por la cual se resuelven los Recursos de Reconsideración presentados por el Gobierno de Venezuela, la compañía PFIZER y la Asociación CAVEME de Venezuela contra la Resolución 424 que dictaminó el incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 344 LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: El artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 344 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la Decisión 425 que contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, la Resolución 424 de la Secretaría General, y los recursos de reconsideración presentados por el Gobierno de Venezuela, la compañía PZIFER Research & Development Co.

N.V/S.A. (en adelante PFIZER) y la Cámara Venezolana del Medicamento (en adelante CAVEME); y,

CONSIDERANDO

Que, con fecha 02 de septiembre de 2000, la Secretaría General emitió la Resolución 424, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 598 del 6 de septiembre del mismo año, por la cual se dictaminó el incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 16 de la Decisión 344, al otorgar dicho Gobierno una patente de segundo uso;

Que, con fecha 17 de octubre de 2000, PFIZER interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución 424 emitida por la Secretaría General, cuyos argumentos se resumen en lo siguiente: 1. La vinculación de la parte considerativa de una Resolución. Señala la compañía PFIZER, con relación a la Resolución 079 de la Secretaría General, que en toda decisión emanada de una autoridad oficial ya sea administrativa o judicial, la parte motiva constituye el fundamento de sus respuestas.

Las Resoluciones son los actos administrativos mediante los cuales la Administración se dirige al administrado. Dichas resoluciones en su totalidad constituyen el acto mediante el cual la Administración dispone y ejecuta. Por tanto no podría indicarse que lo relevante en dicho acto es únicamente la parte resolutiva, obviando totalmente la sección motivada de una Resolución ya que ésta también constituye parte de la misma.

En consecuencia, para el recurrente resulta arbitrario el argumento indicado por la Secretaría General en la Resolución 424 al indicar que en vista de que la Resolución 079 en su parte resolutiva no resolvió al respecto del artículo 16 de la Decisión 344 de la Comisión no puede derivarse de ella ningún efecto jurídico ni menos aún sustentarse un derecho adquirido contra legem, puesto que la parte considerativa de una Resolución resulta vinculante en todos los casos. 2.

Análisis de la Secretaría General con respecto al artículo 16 de la Decisión 344. Si bien es cierto que la Resolución 079 no resuelve acerca del artículo 16 de la Decisión 344, sí se pronuncia sobre el alcance de su aplicación al señalar que puede interpretarse que la norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 344 busca impedir el patentamiento de productos o procedimientos que se encuentren en el estado de la técnica más no así de productos o procedimientos que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Decisión 344.

Por lo dicho, no resulta patentable un producto por un uso posterior de un producto o procedimiento ya patentado si no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. 3. El efecto vinculante de la interpretación del artículo 16 de la Decisión 344, efectuado por la Secretaría General en la Resolución 079.

La Secretaría General alega en la Resolución 424 que el párrafo de la Resolución 079 en el cual la Secretaría General hace una interpretación del artículo 16 de la Decisión 344 está redactado de manera condicional, lo cual constituye un claro índice que la opinión de la Secretaría General no fue emitida a título definitivo. Sin embargo, dicho argumento carece de sustento en vista de que no se define el carácter condicional de la redacción. Más aún, de acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, se habla de condición cuando las consecuencias de un acto jurídico quedan supeditadas a un acontecimiento incierto y futuro que puede llegar o no, o a la resolución de un derecho ya adquirido.

Por lo tanto, mal puede aplicarse una condición a una redacción. 4. Obligación de los Países Miembros de actuar conforme a la plataforma jurídica establecida. La Secretaría General alega en la Resolución 424 que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (en adelante SAPI), al momento de emitir su Resolución 977, no hizo referencia en su parte considerativa a la Resolución 079 de la Secretaría General, por lo que no puede ahora el Gobierno de Venezuela alegar que la Resolución 079 de la Secretaría General fue la base para otorgar la patente en cuestión. Sin embargo, señala PFIZER, que la solicitud de patente fue negada por parte del SAPI como consecuencia del estudio técnico y jurídico realizado a la misma dado que estaba dirigido al uso, cualquiera fuese su naturaleza y finalidad, y éste, de acuerdo a la interpretación reinante en dicha oficina a dicha fecha, era que este tipo de reivindicaciones eran improcedentes ya que las mismas estaban excluidas de protección del artículo 1 de la Decisión 344.

No obstante, señala el SAPI, que para el momento de la revisión de la Resolución impugnada la limitación que venía haciéndose de la noción de invención, dentro de los parámetros legales impuestos por la legislación subregional andina, resultaba injusta y contraria al espíritu del legislador comunitario, al excluir el uso novedoso de la noción de invención y los extremos contenidos en el artículo 1 de la Decisión 344.

Concluye el SAPI que habiendo previsto el legislador causales taxativas de calificación de lo que se debería considerar invención o no, así como que aquello que a pesar de considerarse invención no era patentable y no incluyó dentro de dichas causales a los “usos”, determinó por tanto que los mismos eran patentables siempre y cuando reunieran los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley.

Es así que el SAPI otorgó la patente a la compañía PFIZER por considerar que la misma cumplía con los requisitos de patentabilidad al evidenciar novedad absoluta y suficiente altura inventiva del uso. Ahora bien, para el recurrente al emitirse la Resolución 977, la Resolución 079 ya había sido emitida por la Secretaría General, y siendo los dictámenes de incumplimiento y las resoluciones parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, su contenido era vinculante. 5.

Irretroactividad de la interpretación del artículo 16 de la Decisión 344 y la validez de la patente otorgada a PFIZER. La nueva interpretación que emite la Secretaría General data de junio de 2000, es contraria a la interpretación vigente hasta la fecha, por lo tanto no se puede pretender que afecte derechos otorgados legítimamente bajo una plataforma jurídica distinta a la que pretende la Secretaría hoy en día imponer. 6.

Coexistencia del GATT y la Decisión 344. La Secretaría General alega en la Resolución 424 que los Países Miembros de la Comunidad Andina, al adoptar el artículo 16 de la Decisión 344, decidieron a favor de la prohibición del patentamiento de los nuevos usos como la opción normativa comunitaria. El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante “ADPIC”) de la Organización Mundial del Comercio no prejuzga sobre esta cuestión en específico, por lo que libra a las legislaciones nacionales o a la práctica de los miembros, cualquier precisión respecto a la patentabilidad del uso.

Los Países Miembros durante las negociaciones de la Decisión 344 tomaron la decisión de ceñirse en lo posible al texto del ADPIC, el cual se encontraba en sus últimas etapas de negociación durante la Ronda de Uruguay. En consecuencia, el legislador andino incorporó en el artículo 1 la totalidad del texto del artículo 27 del ADPIC. Por tanto, el principio general es el de obtener patentes con respecto a productos, procedimientos y usos siempre que éstos cumplan con los requisitos de patentabilidad, de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

En consecuencia, la intención del legislador andino no pudo ser otra sino la adoptada por el resto del mundo; Que, por su parte, con fecha 20 de octubre de 2000, CAVEME interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución 424 emitida por la Secretaría General, cuyos argumentos se resumen en lo siguiente: 1. La supuesta ilegalidad de la patente concedida en Venezuela.

Para CAVEME la Secretaría General fundamenta la Resolución 424 básicamente en una interpretación gramatical del artículo 16 de la Decisión 344, entendiendo que se prohibe el patentamiento de segundos usos. Asimismo señala que la Resolución 079 no puede ser invocada como fundamento de la patente concedida por el Gobierno venezolano pues dicha resolución nunca fue invocada.

Alega que es cuestionable el establecer que los Países Andinos decidieron a favor de la prohibición del patentamiento de nuevos usos pues es inadmisible pensar que los países optan por una determinada normativa y luego pretenden incumplirla. Lo que esto demuestra más bien es que los Países Andinos admiten las patentes de nuevos usos. En relación a los nuevos usos, tanto el ADPIC como la Decisión 344 tienen una sola lectura a favor de su patentabilidad. 2.

El artículo 16 de la Decisión 344 admite las patentes de nuevos usos. Alega este recurrente que la posibilidad de obtener patentes de segundo uso o de nuevos usos se deriva del texto del artículo 16 de la Decisión 344, el cual no prevé una prohibición expresa en ese sentido. Es así que, al no establecer una limitación en cuanto al otorgamiento de patentes de segundo uso, se debe concluir que dichas patentes serán válidas siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 1 de la Decisión 344.

Considera que lo que el artículo 16 de la Decisión 344 pretende impedir es el patentamiento de productos y procedimientos que se encuentren en el estado de la técnica, pero no impide el patentamiento de productos o procedimientos que cumplan con los requisitos de patentabilidad, a saber novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

En este sentido, el requisito de novedad para patentes de segundo uso se satisface con que la sustancia, nueva o no, tenga utilidad que no esté comprendida en el estado de la técnica. Para este recurrente, en el presente caso, la novedad radica en utilizar la sustancia química para la elaboración de un medicamento novedoso destinado al tratamiento curativo o profiláctico de la disfunción eréctil en animales machos.

En cuanto al nivel inventivo, éste se manifiesta en la utilidad de una sustancia que no necesariamente tiene que ser novedosa, pero que presenta cualidades no utilizadas con anterioridad. En cuanto a la aplicación industrial, cabe señalar que el procedimiento reivindicado por PFIZER puede ser utilizado industrialmente para producir el medicamento para el tratamiento de la impotencia. Así, los usos nuevos en tanto cumplan con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial y no versen sobre alguna de las prohibiciones del artículo 7 de la Decisión 344 serán objeto de protección vía patentamiento. 3.

La Secretaría General interpreta erróneamente el artículo 16 de la Decisión 344 y pretende cambiar su criterio de obligatorio cumplimiento contenido en la Resolución 079. Alega también que la Secretaría General pretende dar una nueva interpretación al artículo 16 de la Decisión 344 en la Resolución 406, posterior a la Resolución 079, en la que establece prohibiciones para el patentamiento de invenciones no previstas en la norma andina.

No es posible que la Secretaría General pueda establecer prohibiciones de patentabilidad distintas de las expresamente previstas en la Decisión 344 y en la normativa de los ADPIC. Además, considera que la interpretación dada por la Secretaría General en la Resolución 406 supone un cambio retroactivo sobre los criterios establecidos en la Resolución 079, la cual se encontraba vigente para el momento en que fue otorgada la patente.

Dicha Resolución 079 manifestó la posibilidad de patentar nuevos usos de productos o procedimientos siempre y cuando dichos usos fueren calificados, es decir, que cumpliese con los requisitos de patentabilidad, novedad, altura inventiva y aplicación industrial. 4. Los Países Andinos no han optado por la prohibición del patentamiento de nuevos usos.

También considera que si los países hubiesen querido prohibir las patentes de nuevos usos, lo hubiesen señalado de forma expresa en la Decisión 344, más aún, lo hubiesen declarado de forma expresa en la reciente modificación de la Decisión 344. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que al menos 3 Países Andinos han otorgado patentes de nuevos usos, y ello sería incompatible con la supuesta postura de considerar que la redacción del artículo 16 la prohibe expresamente;

Que, con fecha 25 de octubre de 2000, el Gobierno de Venezuela, mediante comunicación Nº 000748 del Ministerio de la Producción y el Comercio, interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución 424 emitida por la Secretaría General; Que, habiendo sido publicada la Resolución 424 el día 6 de septiembre de 2000, el plazo para interponer recurso de reconsideración, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 425, venció el 23 de octubre del año en curso.

En consecuencia, el Gobierno de Venezuela presentó su recurso fuera del plazo previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, por lo que debe desestimarse; Que, luego de haber expuesto todos los argumentos vertidos en los Recursos de Reconsideración presentados, corresponde a esta Secretaría pronunciarse respecto a todos y cada uno de ellos;

Que, la Secretaría General estima conveniente la acumulación de los recursos de reconsideración presentados por PFIZER y CAVEME, teniendo en cuenta los principios de economía procesal, celeridad, eficacia e igualdad de trato a las partes, previstos en el artículo 5 de la Decisión 425, al haber acreditado los interesados su legítimo interés para actuar en el presente procedimiento, en los términos generales previstos por dicha Decisión, y versar dichos recursos sobre el mismo objeto y causa, es decir, acerca de la impugnación de la Resolución 424;

Que, la acumulación de los recursos de reconsideración presentados opera además conforme a lo previsto por la legislación y la doctrina acerca de la intervención de terceros interesados en un procedimiento; ello por cuanto la Secretaría General ha reconocido interés para actuar a PFIZER y a CAVEME; Que, los argumentos presentados por ambos recurrentes pueden ser resumidos de la siguiente manera: a) Carácter vinculante de la parte considerativa de una Resolución. b) Análisis de la Secretaría General con respecto al artículo 16 de la Decisión 344. c) La interpretación de la Secretaría General del artículo 16 de la Decisión 344, sus efectos en el tiempo y su relación con la Resolución 079. d) La normativa de la OMC contenida en el Acuerdo ADPIC y su relación con la Decisión 344 y, en general, con la normativa andina. e) La opción de los Países Andinos respecto de la prohibición del patentamiento de nuevos usos.

A continuación se desarrollan cada uno de los siguientes puntos. a) Carácter vinculante de la parte considerativa de una Resolución. Como ya ha sido expuesto en reiteradas ocasiones, las opiniones de la Secretaría General contenidas únicamente en la parte considerativa de una Resolución cuya redacción es además de tono condicional, desde el punto de vista jurídico no genera efectos que lleven a concluir que con dicha opinión se accede, a través del Estado, a un derecho constitutivo de contenido económico, como es el otorgamiento del título de una patente, ya que dicho derecho solamente se constituye, dada su particular naturaleza, únicamente cuando se cumple con los requisitos establecidos en la ley, en este caso, la Decisión 344.

Resulta del todo improcedente pretender atribuir al aspecto considerativo -que además no hace parte del juicio resolutivo de la Secretaría General-, la definición o adquisición de derechos, más aún cuando existe una norma de jerarquía superior (el artículo 16 de la Decisión 344, vigente desde el 1º de enero de 1994) que prohibe expresamente la conducta que ha adoptado el Gobierno de Venezuela y que es materia del presente procedimiento.

Con relación al argumento sobre la supuesta motivación que la Resolución 977 de Venezuela tuvo en la Resolución 079 de la Secretaría General, la misma fue analizada en extenso en la Resolución que ahora es recurrida. En ese sentido, la Secretaría General se reitera en lo ya expuesto en la Resolución 424, debiendo agregar además que la coincidencia temporal entre la Resolución 079 y la norma interna venezolana que concedió la patente para las “Pirazolopirimidinonas para el tratamiento de la impotencia” no hace que esta última automáticamente se fundamente en la norma comunitaria. b) Análisis de la Secretaría General con respecto al artículo 16 de la Decisión 344.

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina no permite el otorgamiento de patente a los segundos usos. En efecto, el artículo 16 de la Decisión 344[1] dispone lo siguiente: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” Tal como lo expresara la Secretaría General en la Resolución 406, el análisis gramatical o literal, impone la necesidad de revisar los elementos constitutivos de cada una de las frases que conforman el señalado artículo.

Se debe considerar, en primera instancia, el sujeto de la oración para comprender la acción que ejercerá o dejará de ejercer el mismo o, que se ejercerá o dejará de ejercer sobre el mismo: ‘Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la presente Decisión’.

Por lo tanto, el sujeto de esta oración es: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica”. La lectura textual permite evidenciar que el legislador no incorporó expresamente el término “usos” en la premisa inicial. A continuación del sujeto, en la frase en estudio, sigue lo que se conoce como una cláusula de subordinación: ‘de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la presente Decisión’.

Esta cláusula subordina el sujeto (“los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica”) a la condición de que los mismos no sean novedosos[2]. Por su parte, el predicado de la oración que conforma el artículo 16 es: ‘no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’.

La acción en el predicado es: ‘no serán objeto de nueva patente’. La condicionalidad en el predicado es: ‘por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’. Al respecto, la Real Academia Española establece en su Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española que, “Algunos adjetivos tienen significado diferente según se antepongan o se pospongan al sustantivo.

Tales son: cierto, pobre, simple, triste y nuevo.” [3] En consecuencia, si el adjetivo calificativo, en este caso simple, se antepone o se pospone al sustantivo tendrá un significado diferente. Cita como ejemplos la Real Academia las frases gramaticales ‘simple soldado’ (sencillo, sin graduación) y ‘soldado simple’ (tonto)[4]. De conformidad con lo anterior, el significado de la palabra simple[5] en el artículo 16 se refiere a: sencillo, solo, mero[6].

Asimismo, si la palabra hecho[7] se usa en su terminación masculina, se establece como respuesta afirmativa para conceder lo que se propone como acción u obra, en este caso la de atribuir. Aplicando la sinonimia, el simple hecho puede entenderse como el mero acontecimiento o acción. Por su parte la palabra atribuir[8] no implica más que asignar o aplicar a algo o alguien cualidades o propiedades específicas.

Podemos colegir entonces que el calificativo simple hecho se refiere al verbo atribuir y no al uso. Por ende, el simple hecho de atribuirse no admite otro significado que la mera acción de asignar. El artículo 16 puede leerse entonces de la siguiente manera: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por la mera ACCION de que se les asigne un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

Por lo tanto, en ningún caso puede asimilarse el significado de ‘el simple uso’ con ‘el simple hecho de atribuirse un uso distinto’, ya que los dos conceptos son claramente diferentes. Se concluye entonces que el artículo 16 en su sentido gramatical dispone que la mera acción de aplicar un uso distinto (nuevo modo de empleo o utilidad) a productos o procedimientos ya patentados, no permite la concesión de una nueva patente.

Se concluye asimismo que la frase “el simple hecho” tiene, desde el punto de vista gramatical, una función enfática, por lo que simplemente resalta y no altera la parte principal de la frase, esto es, la prohibición de conceder nuevas patentes en razón del uso. Este juicio es además apoyado y confirmado por todos los demás métodos de interpretación jurídica, a saber: el sistemático, el teleológico, el lógico, el de interpretación a contrario, entre otros, según ejercicio interpretativo que puede observarse en detalle en la Resolución 406 de la Secretaría General. c) La interpretación de la Secretaría General del artículo 16 de la Decisión 344, sus efectos en el tiempo y su relación con la Resolución 079.

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, expresada en la sentencia del proceso 7-AI-99, se constituye en un precedente que permite llegar a la conclusión de que el Gobierno de Venezuela no puede hacer una interpretación general y abstracta del ordenamiento jurídico andino. Es más, en la citada sentencia, el Tribunal reconoce que las autoridades de los Países Miembros, lo mismo que la Secretaría General, deben ejercer una cierta actividad de interpretación cuando deben resolver una situación de carácter particular, singular y concreto, la cual, en todo caso, debe estar en consonancia con el ordenamiento jurídico andino si el mismo resulta aplicable.

De la misma manera, como lo señaló el Tribunal en la sentencia del proceso 7-AI-99, la facultad de interpretación auténtica de las normas jurídicas comunitarias corresponde a la Comisión, o en su caso, al Tribunal en las controversias sometidas a su jurisdicción. De acuerdo con lo dicho en los párrafos precedentes, contrario a lo afirmado en el recurso de PFIZER, la Secretaría General no ha hecho una interpretación en abstracto de la Decisión 344 para obligar a los Países Miembros a observarla en sus diferentes actuaciones.

Por el contrario, la Secretaría General ha venido analizando, en el caso concreto sometido a su pronunciamiento, la aplicación de dicha Decisión en la actuación del SAPI que dio como resultado la resolución que otorgó la patente en cuestión a favor de PFIZER, para emitir su opinión acerca de si tal conducta se ajusta o no al ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, manifiestan los recurrentes que existe un reconocimiento expreso por parte de la Secretaría General acerca de la patentabilidad de los segundos usos, el cual estaría contenido en la Resolución 079, la cual, en su opinión, resulta irrevisable y es cosa juzgada. La Resolución 079, como se dijo con anterioridad, contiene una opinión de la Secretaría General sobre la norma peruana que “aclara” el artículo 16 de la Decisión 344.

Esta opinión se encuentra en la parte considerativa de la Resolución y no en la parte resolutiva de la misma. No se comprende por lo demás cómo, a efectos de la expedición de la Resolución 424, no se le reconocen por los recurrentes a la Secretaría General facultades que están expresamente previstas en el ordenamiento jurídico andino, y para la Resolución 079 no sólo se le reconocen las mismas facultades sino que además se señala que la Resolución es irrevisable incluso por el órgano que la emitió. Cabe destacar que conforme al criterio universalmente aceptado, los actos administrativos (como son las Resoluciones de la Secretaría General), no hacen tránsito a “cosa juzgada”.

En efecto, dichos actos, una vez vencido el término para ser recurridos, sin que se hubieran presentado recursos impugnatorios, o habiendo sido éstos interpuestos dentro del plazo legal, se hubieran resuelto conforme a ley, quedan “en firme”. Aún más, la nulidad de dichos actos puede ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con las prescripciones de la ley que corresponda aplicar.

Son las providencias judiciales las que hacen tránsito a “cosa juzgada”, cuando ponen fin al proceso y contra ellas no cabe recurso alguno. De otro lado y aun en el supuesto negado que la Resolución 079 contuviera conceptos a favor de la patentabilidad de los segundos usos de los cuales fuera jurídicamente factible derivar la adquisición de derechos, cabe señalar que conforme lo ha indicado el Tribunal, cualquier supuesta interpretación que emane sea de los Países Miembros o sea de la Secretaría General, sólo tiene efectos para el caso concreto.

En consecuencia, bajo la negada hipótesis que presentan los recurrentes, la Resolución 079 tampoco podría constituirse en basamento jurídico de su pretensión ya que no podría constituir una interpretación de carácter general, abstracto y vinculante. Queda claro entonces que al margen de las hipótesis interpretativas que pudieran plantearse sobre los efectos de la Resolución 079, lo cierto es que la Decisión 344 es una norma anterior a ella y de jerarquía superior. d) La normativa de la OMC contenida en el Acuerdo ADPIC y su relación con la Decisión 344 y, en general, con la normativa andina.

Durante la tramitación del procedimiento administrativo de incumplimiento ante la Secretaría General, tanto el apoderado de Pfizer como los representantes de CAVEME afirmaron en múltiples ocasiones que la normativa multilateral (específicamente el ADPIC) admite la concesión de patentes de segundo uso, por lo que los Países Miembros de la Comunidad Andina se encuentran obligados a concederlas so pena de incurrir en una vulneración de dicho Acuerdo.

No conceder patentes de segundo uso, se sostenía, generaría responsabilidad en cabeza de los Países Miembros, lo cual daría lugar a un pronunciamiento de la OMC según su sistema de solución de controversias. Al respecto, la Secretaría General ha expresado que el ADPIC no prejuzga sobre la potestad de sus miembros para admitir la patentabilidad de segundos usos.

En consecuencia, no resulta exacta la afirmación acerca de que la no concesión de patentes de segundo uso acarrearía un incumplimiento de las normas multilaterales y la posibilidad de la adopción de medidas de represalia a los Países Miembros de la Comunidad Andina. El ADPIC tampoco regula expresamente lo relativo al patentamiento de usos, así como -entre otras cosas- no define lo que es "invención", ni obliga a sus miembros a patentar los usos.

En efecto, el artículo 27.1 se limita a señalar que “(…) Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (…)”. En el artículo 27.3 de otro lado, faculta a los miembros a excluir de patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento humano y animal.

Nótese además que no se encuentra en los apartados 2 y 3 del mismo artículo una exclusión expresa de los usos, ni tampoco una precisión como la que figura en el artículo 52 de la Convención de Munich, que señala que la prohibición de patentamiento de métodos no incluye a las sustancias o composiciones para la aplicación de uno de esos métodos.

Del mismo modo, ADPIC tampoco define qué se debe entender por novedad, altura inventiva o aplicación industrial, por lo que la definición de tales estándares, según lo han entendido las partes contratantes, al igual que la definición del término invención, queda a criterio de las legislaciones internas de dichas partes. Se podría señalar que la falta de prohibición expresa de los usos los haría patentables a la luz de ADPIC, hecho que se inferiría de la regla general permisiva del primer apartado, más aún si se concibe al uso como un tipo de invención de procedimiento.

No obstante tal posibilidad depende del hecho de que se considere a los segundos usos como invención, categoría esta última que ha quedado a criterio de lo que las partes contratantes al respecto establezcan. De otro lado, también se podría señalar que el no mencionarlos expresamente y más bien sí incluir la prohibición de métodos (aun sabiendo que dicha prohibición puede juzgarse como redundante con relación al requisito general de la aplicación industrial, pues los métodos carecen de esta característica) constituye una clara manifestación del legislador en el sentido de prohibir cualquier tipo de método y, en el presente caso, no ha quedado meridianamente demostrado que la materia que se pretende patentar en efecto no lo constituya.

El artículo 27 contiene disposiciones sobre el campo de la patentabilidad, y la discriminación en patentes, ambos temas de la mayor importancia dentro de las negociaciones de la Ronda Uruguay que terminaron con la adopción del ADPIC. A favor de una postura que justifique la patentabilidad de los usos frente a ADPIC se podría señalar que la norma establece que las patentes se podrán obtener sin discriminación alguna sobre el campo de la tecnología en que ésta se haya logrado, e inferir a partir de allí que la no patentabilidad de las invenciones de uso, en general, constituiría una discriminación contra estos inventos y sus inventores, particularmente en el sector farmacéutico, en donde, como hemos señalado, la investigación se suele dirigir a obtener nuevas aplicaciones o usos de sustancias conocidas.

Así, cuando en el artículo 27.1, dicho Acuerdo dispone que las patentes podrán obtenerse en todos los campos de la tecnología, podría entenderse que no hace un simple enunciado, sino que se obliga a los países a no negar patentes por razones distintas a las consignadas en los numerales 2 y 3 del mencionado artículo, garantizando que aquellos productos, procesos y usos que han venido siendo excluidos de patentabilidad, no lo seguirán siendo a futuro, ya que tal actitud violaría el Acuerdo.

No obstante, lo cierto es que según la metodología de negociación y de adopción de textos que se sigue en la OMC no puede entenderse que no obligue o prohiba el patentamiento de los usos, siendo lo acertado considerar que ADPIC no prejuzga sobre esta cuestión en específico, por lo que libra a las legislaciones nacionales o a la práctica de los miembros, cualquier precisión respecto a la patentabilidad del uso.

Es útil recordar que el objetivo primordial del ADPIC fue extender el patentamiento de los productos farmacéuticos a la generalidad de los países en vías de desarrollo, objetivo precedente al del patentamiento del uso y más relevante desde el punto de visto económico. En ese orden de ideas, siendo el ADPIC un estándar mínimo común, el patentamiento de usos constituye una protección superior a dicho piso.

De otro lado y sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente lo que ese Honorable Tribunal ha señalado respecto al cumplimiento de las normas comunitarias, a propósito de la referencia a las normas multilaterales, expresando que: “La circunstancia de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella.

Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado claramente expresada la naturaleza del principio de supremacía del derecho comunitario.

Así lo ha sentado a partir de la sentencia de nulidad del 10 de junio de 1987, producida con motivo del proceso 02-N-86 (G.O.A.C. Nº 21 del 15 de Julio de 1987. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, BID/INTAL, Buenos Aires - Argentina, 1994, Tomo I, pág. 90) y más tarde lo ha reiterado en múltiples sentencias.” [9] Además de lo expuesto anteriormente, queda claro que el ADPIC en ninguno de sus artículos obliga a los miembros de la Organización Mundial del Comercio a patentar los segundos usos.

En efecto, no hay ninguna mención a los segundos usos en este tratado internacional. Sobre este punto, cabe mencionar que con fecha 14 de septiembre del año en curso los Países Miembros han concluido un proceso de armonización de la legislación subregional con sus compromisos ante la OMC, adoptando las modificaciones que han conducido a la aprobación de la Decisión 486, la misma que entrará en vigencia el 1º de diciembre de 2000.

Se observa objetivamente que el artículo 16 de la Decisión 344 se vuelve a recoger esta vez bajo el artículo 21 de la Decisión 486, reproducido de manera idéntica, lo que indica que los Países Miembros no han considerado éste como un aspecto que amerite alguna modificación para su adecuación al ADPIC. De otro lado, vale la pena aclarar que como quiera que no se vulneran disposiciones sustantivas del ADPIC, tampoco se están vulnerando las obligaciones contenidas en el artículo 65.5 del ADPIC relativas al período transitorio por cuanto la prohibición de patentamiento de segundos usos en el régimen andino es pre-existente al ADPIC.

El citado artículo dispone lo siguiente: “Todo Miembro que se valga de un período transitorio (…) se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.” (el énfasis es de la Secretaría General) Tal como se ha mencionado en el procedimiento administrativo de incumplimiento, en la Comunidad Andina no se permite el patentamiento de segundos usos en virtud de lo previsto por el artículo 16 de la Decisión 344.

Siendo ello así, no se verifica algún grado de disminución de la compatibilidad de la normativa comunitaria andina frente a la multilateral, toda vez que en ningún momento -repetimos-, estuvo permitido el patentamiento de segundos usos. Por último, con respecto a la afirmación vertida por los recurrentes en el sentido que la Secretaría General estaría creando prohibiciones de patentabilidad distintas a las previstas en la Decisión 344, debe recordarse que la única función de esta institución es velar por la aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

En ese sentido, dicho ordenamiento prohibe -en el artículo 16 de la Decisión 344-, el patentamiento de segundos usos, por lo cual no resulta válido el argumento de los recurrentes en el supuesto que la Secretaría General estuviese creando nuevas prohibiciones de patentabilidad. e) La opción de los Países Andinos respecto de la prohibición del patentamiento de nuevos usos.

Sobre este punto la Secretaría General se reitera en lo expuesto en el punto b) de la presente Resolución, así como en lo previsto en las Resoluciones 406 y 424, en el sentido que en la Comunidad Andina no se permite el patentamiento de nuevos usos de productos o procedimientos previamente patentados. Sin embargo, debe reiterarse en este punto que el hecho que tres Países Miembros hayan adoptado conductas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, otorgando patentes de segundo uso en violación del artículo 16 de la Decisión 344, no implica que dichas conductas se consideren válidas por el simple hecho que sean tres los Países Miembros infractores.

El incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario no se sujeta al número de Países Miembros que apliquen de una u otra manera las normas comunitarias, sino a que dicha aplicación sea conforme a dicho ordenamiento jurídico; Que, una vez concluido el análisis de la información presentada a efectos del procedimiento de Reconsideración, con estricto apego a la normativa andina vigente sobre la materia y habiéndose revisado los aspectos tanto sustantivos como procesales, la Secretaría General no encuentra nuevos elementos de juicio que hagan procedente modificar lo dictaminado en la Resolución 424;

Que, conforme a lo previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, contra la presente Resolución no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración; dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir ante el Tribunal, sin perjuicio del cumplimiento de lo que aquí se dispone; Que, por todo lo anteriormente expuesto, la Secretaría General;

RESUELVE

Artículo 1.- Confirmar la Resolución 424 en todas sus partes, declarando infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por la compañía PFIZER y la Asociación CAVEME de Venezuela. Artículo 2.- Declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno de Venezuela por haber sido presentado fuera del plazo previsto para estos efectos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General.

Artículo 3.- En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución. Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil. SEBASTIAN ALEGRETT Secretario General ----------------------- [1] Hoy artículo 21 de la Decisión 486. [2] En efecto, el artículo 2 de la Decisión 344 señala lo siguiente: “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique. [3] Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española.

Real Academia Española (Comisión de Gramática). Primera Edición. Editorial ESPASA- CALPE, Madrid, 1973. Pág. 413; literal c). [4] IDEM. [5] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II. Madrid, 1992. Pp. 1882-1883. [6] SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos. 8ª Edición. Madrid, 1997.

Pág. 734. [7] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II. Madrid, 1992. Pág. 1090. [8] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo I. Editorial ESPASA-CALPE, Madrid, 1992. Pág. 227. [9] Sentencia del proceso 7-AI-98. ----------------------- ΡΕΣΟΛΥΧΙΟΝΕΣ ΡΕΣΟΛΥΧΙΟΝ 457 ΠΟΡ Λ“ ΧΥ“Λ ΣΕ ΡΕΣΥΕΛςΕΝ ΛΟΣ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΔΕ ΡΕΧΟΝΣΙΔΕΡ“ΧΙΟΝ ΠΡΕΣΕΝΤ“ΔΟΣ ΠΟΡ ΕΛ ΓΟΒΙΕΡΝΟ ΔΕ ςΕΝΕΖΥΕΛ“, Λ“ ΧΟΜΠ“∇Ι“ ΠΦΙΖΕΡ Ψ Λ“ “ΣΟΧΙ“ΧΙΟΝ Χ“ςΕΜΕ ΔΕ ςΕΝΕ−ΖΥΕΛ“ ΧΟΝΤΡ“ Λ“ ΡΕΣΟΛΥΧΙΟΝ 424 ΘΥΕ ΔΙΧ− Τ“ΜΙΝΟ ΕΛ ΙΝΧΥΜΠΛΙΜΙΕΝΤΟ ΠΟΡ Π“ΡΤΕ ΔΕΛ ΓΟΒΙΕΡΝΟ ΔΕ ςΕΝΕΖΥΕΛ“ ΔΕ ΛΟ ΔΙΣΠΥΕΣΤΟ ΕΝ ΕΛ “ΡΤΙΧΥΛΟ 16 ΔΕ Λ“ ΔΕΧΙΣΙΟΝ 344