DICTAMEN Nº 04-2005 Asunto: Compañía Interamericana de Manufacturas Limitada – INTERMAN contra el Gobierno de Colombia por incumplimiento de los artículos 14, 52, 75, 238 y 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lima, 20 de octubre de 2005. I. Actuaciones procesales 1. Con fecha 24 de mayo de 2005 la Compañía Interamericana de Manufacturas Limitada – INTERMAN (en adelante “INTERMAN”), domiciliada en Bogotá, Colombia, interpuso denuncia por posible incumplimiento del Gobierno de Colombia de la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial, al amparo del artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 56 de la Decisión 425. 2.

En su denuncia INTERMAN señaló que la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia le otorgó la titularidad de las patentes de invención para el “Mejoramiento en la Fabricación de Prendas de Naturaleza Plástica y Productos Obtenidos”[1] y el “Sistema de Impresión de Seguridad para Identificación en Prendas Sintéticas”[2]. 3. Con fecha 10 de enero de 2001 INTERMAN interpuso denuncia penal por infracción de patente contra las Señoras Clara Inés Rangel de Rodríguez y Miriam Rangel Amado, representantes legales de la empresa colombiana La Pielroja LTDA. y contra la empresa Invernal LTDA. al realizar actos de explotación no autorizada de las patentes antes referidas. 4.

En ese sentido, la Fiscalía 73 Seccional de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá mediante Resolución del 11 de abril de 2002 decidió inhibirse de continuar la investigación correspondiente a la denuncia penal por infracción de derechos de patente, por considerar que las patentes de procedimiento de propiedad de INTERMAN no tendrían la naturaleza de inventos ni de modelos de utilidad por lo que no se podría determinar la existencia de un ilícito penal. 5.

En la denuncia presentada ante esta Secretaría General, INTERMAN señaló que mediante la actuación de la Fiscalía 73 Seccional de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá, el Gobierno de Colombia habría denegado el ejercicio de su derecho de defensa y vulnerado el ordenamiento comunitario andino, en particular, las disposiciones relativas a la definición de competencias y procedimiento para el otorgamiento y anulación de patentes de invención y los derechos conferidos a los titulares de patentes de invención, regulados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Asimismo, indicó que como consecuencia de la violación al régimen de competencias, trámite y derechos previstos en la señalada norma comunitaria, la República de Colombia habría incurrido en incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6. Mediante comunicación SG-X/0.11/703/2005 del 10 de junio de 2005, la Secretaría General comunicó a los Países Miembros el inicio de investigación contra el Gobierno de Colombia por posible incumplimiento de la normativa comunitaria relativa a derechos de propiedad industrial. 7.

Con fecha 16 de julio de 2005 el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, aprobó la Decisión 623[3] que establece el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, la cual en su artículo 35 dispone que “el presente Reglamento será aplicable a los procedimientos en curso, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”. 8.

Al respecto, el 16 de agosto de 2005, mediante comunicación SG- F/0.11/1239/2005, la Secretaría General admitió la denuncia presentada por INTERMAN y dio traslado de la misma al Gobierno de Colombia, a efectos de que conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 16 de la Decisión 623 presentara su contestación en el plazo de quince (15) días calendario. 9.

Asimismo, mediante comunicación SG-X/0.11/960/2005 del 16 de agosto de 2005, se comunicó de la admisión e igualmente se dio traslado de la denuncia al resto de Países Miembros para que presentaren los elementos de información que consideraren pertinentes. 10. Con fecha 31 de agosto de 2005 el Gobierno de Colombia contestó el reclamo formulado por INTERMAN señalando que conforme información obtenida de la Superintendencia de Industria y Comercio, actualmente las patentes a las que hace alusión la empresa en su reclamo se encuentran caducas de pleno derecho por falta de pago de las tasas de mantenimiento conforme al artículo 80 de la Decisión 486, desde el 10 de enero de 2002 en el caso de la patente para el “Mejoramiento en la fabricación de prendas de naturaleza plástica y productos obtenidos”, y desde el 28 de noviembre de 2003 en el caso de la patente de “Sistema de impresión de seguridad para identificación plena en prendas sintéticas”. 11.

En ese sentido, señaló el Gobierno de Colombia, INTERMAN carecía de un derecho afectado al momento en que la Fiscalía 73 Seccional de Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá emitió su Resolución Nº 11; sin perjuicio de ello pudo ejercer las acciones previstas en la legislación colombiana contra dicho acto. 12.

Mediante comunicaciones SG-F/0.11/1445/2005 y SG-X/0.11/1118/2005 del 12 de setiembre de 2005 la Secretaría General remitió a INTERMAN y a los Países Miembros la contestación del Gobierno de Colombia y otorgó un plazo de siete (07) días calendario a efectos de que presentaren los comentarios e información que estimaren pertinentes. 13.

Con fecha 19 de setiembre de 2005 INTERMAN presentó sus comentarios a la contestación del Gobierno de Colombia señalando que si bien actualmente las patentes se encuentran caducas, al momento de entablar la denuncia penal se encontraban vigentes, tanto así que la 73 Fiscalía Seccional de Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá en ningún momento cuestionó el tema, y además el hecho punible también había sido configurado.

II. Identificación de la medida objeto del reclamo El procedimiento adelantado por la Secretaría General debe determinar si el Gobierno de Colombia, a través de la Resolución de fecha 11 de abril de 2002 de la 73 Fiscalía Seccional de Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá, ha incurrido en incumplimiento de los artículos 14, 52, 75, 238 y 273 de la Decisión 486, al vulnerar el régimen comunitario sobre competencias, trámite y derechos de propiedad industrial.

Como consecuencia de ello, la República de Colombia también habría incurrido en incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. III. Relación de argumentos del reclamo y de la titularidad del denunciante 1. INTERMAN señaló, respecto a la contestación del Gobierno de Colombia, que su denuncia no se refiere al desconocimiento por parte del Gobierno de Colombia al otorgamiento de patentes que establece el artículo 14 de la Decisión 486, sino sobre la vulneración de las competencias y procedimientos establecidos en la mencionada norma andina, en la que dicho Gobierno incurrió a través del pronunciamiento de la 73 Fiscalía Seccional de Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá, mediante el cual se sustituyó en las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Consejo de Estado de la República de Colombia. 2.

El Gobierno de Colombia en su contestación a la denuncia manifestó que las patentes otorgadas por la Superintendencia de Industria y Comercio a INTERMAN se encontraban caducas por falta de pago de las tasas de mantenimiento correspondientes, conforme a las Resoluciones Nº 224493 y 22482, ambas del 10 de setiembre de 2004. 3. Al respecto debe señalarse que de conformidad con el artículo 2 de la Decisión 425 y para los efectos de los procedimientos administrativos que se adelantan en la Secretaría General, se consideran interesados “…las personas naturales o jurídicas que acrediten ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo en el asunto de que se trate”.

Ello es concordante con lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que establece la posibilidad de que las personas naturales o jurídicas ejerzan la acción de incumplimiento cuando hayan sido afectadas en sus derechos por la conducta de un País Miembro. 4. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia recaída en el Proceso 75-AI-2001, señaló que “(…) la legitimación para ejercer la acción de incumplimiento exige la existencia de una relación de identidad entre el titular del derecho subjetivo y el de la acción, de modo que ésta sólo puede ser ejercida por quien se afirme titular de aquél;

(…) el hecho constitutivo de la inejecución de la prestación debida, por parte del País Miembro obligado, configura una situación de hecho que, al tiempo de infringir el orden normativo, lesiona el derecho subjetivo de su titular y, en consecuencia, lo legitima para formular, en sede judicial, una pretensión dirigida a declarar cierto el incumplimiento demandado, a ordenar el restablecimiento del orden normativo infringido (…)” (subrayado añadido). 5.

De la información que obra en el expediente se aprecia que la conducta objeto de denuncia, que consiste en el proceso penal seguido ante la Fiscalía 73 Seccional de Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá que culminó en la expedición de la Resolución del 11 de abril de 2002, se desarrolló mientras INTERMAN ostentaba la titularidad de las patentes de procedimiento para el “Mejoramiento en la fabricación de prendas de naturaleza plástica y productos obtenidos” y “Sistema de impresión de seguridad para la identificación plena en prendas sintéticas”. 6.

En efecto, INTERMAN obtuvo la titularidad de la patente de procedimiento para el “Mejoramiento en la fabricación de prendas de naturaleza plástica y productos obtenidos” mediante Resolución Nº 621 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia el 11 de abril de 1996; y la patente de procedimiento del “Sistema de impresión de seguridad para la identificación plena en prendas sintéticas” mediante Resolución Nº 589 emitida por la misma Oficina Nacional Competente con fecha 19 de marzo de 1998. 7.

Con fecha 10 de enero de 2002 INTERMAN perdió la titularidad de la patente de procedimiento para el “Mejoramiento en la fabricación de prendas de naturaleza plástica y productos obtenidos”; lo propio ocurrió el 28 de noviembre de 2003 respecto a la patente del “Sistema de impresión de seguridad para la identificación plena en prendas sintéticas”.

Ambas caducaron debido a la falta de pago de la tasa anual correspondiente, en aplicación del artículo 80 de la Decisión 486. Sin embargo, se aprecia que con fecha 10 de enero de 2001 INTERMAN interpuso la denuncia penal por infracción de las patentes referidas; es decir antes de que operara la caducidad de las mismas. 8. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Secretaría General encuentra que INTERMAN, al momento de entablar la acción penal ante la Autoridad Nacional Competente en Colombia, era titular de las patentes de procedimiento en comento, por lo cual era titular de derechos subjetivos y contaba con legítimo interés para interponer los recursos que estimare pertinentes para su adecuada defensa. 9.

A pesar de que el hecho constitutivo del incumplimiento -la Resolución emitida por Fiscalía 73 Seccional de Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá- se emitió el 11 de abril de 2002, es decir, tres meses después de que operara la caducidad de la patente de procedimiento para el “Mejoramiento en la fabricación de prendas de naturaleza plástica y productos obtenidos”, la Secretaría General tiene en consideración que dicho pronunciamiento hace parte de un proceso penal que fue iniciado en uso de los derechos subjetivos y legítimo interés que en su momento asistían a INTERMAN, y que consecuentemente está facultada para interponer una pretensión dirigida a declarar el incumplimiento del País Miembro denunciado.

IV. Análisis sobre el estado de cumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina 1. De manera preliminar, debe precisarse que no es competencia de esta Secretaría General pronunciarse respecto de la legalidad de los actos administrativos emitidos por las autoridades nacionales competentes, por lo que el análisis que se hará en el presente dictamen se restringirá únicamente a la confrontación de los actos de las autoridades nacionales con las disposiciones de la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial objeto del presente procedimiento prejudicial, a fin de verificar que aquéllos se encuentren conformes a éstas. 2.

En su denuncia, INTERMAN señaló que el Gobierno de Colombia habría incurrido en incumplimiento de los artículos 14, 52, 75, 238 y 273 de la Decisión 486, además del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ello en razón a que mediante la Resolución Nº 11 de la 73 Fiscalía Seccional de Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá se habría desconocido el sistema de competencias y trámites para el otorgamiento y anulación de derechos de patente establecidos en el ordenamiento jurídico comunitario andino. 3.

Conforme a la información contenida en el expediente, mediante las Resoluciones Nº 621 y 589 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se confirió a la Compañía Interamericana de Manufacturas LTDA. INTERMAN la titularidad de las patentes de procedimiento para el “Mejoramiento en la Fabricación de Prendas de Naturaleza Plástica y Productos Obtenidos” y “Sistema de Impresión de Seguridad para Identificación plena en Prendas Sintéticas”, respectivamente. 4.

En ese sentido, INTERMAN -titular de las patentes de procedimiento antes mencionadas-, estaba asistido de los derechos conferidos en la norma comunitaria de propiedad industrial a fin de impedir que terceras personas pudieran emplear el procedimiento, fabricar el producto obtenido directamente mediante el procedimiento, u ofrecer en venta, vender o usar el producto o importarlo para alguno de estos fines, siempre que el mismo se hubiere obtenido directamente mediante el procedimiento patentado. 5.

En efecto, el artículo 52 de la Decisión 486 confiere al titular de la patente el derecho de impedir que terceras personas que no tengan su consentimiento realicen los siguientes actos relacionados con patentes de procedimiento: a) Emplear el procedimiento, b) Fabricar el producto obtenido directamente mediante el procedimiento; c) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines, siempre que el mismo se haya obtenido directamente mediante el procedimiento. 6.

Asimismo, conforme al artículo 238 de la misma norma andina, el titular de un derecho de patente podrá entablar acción por infracción de su derecho ante la Autoridad Nacional Competente. 7. Estando a ello, en enero de 2001, INTERMAN interpuso denuncia penal por infracción de sus derechos de patente al amparo de las normas andinas antes mencionadas y de los artículos 306 y 307 del Código Penal Colombiano, contra las representantes legales de la empresa colombiana La Pelirroja LTDA, quien distribuía productos obtenidos directamente de las patentes de procedimiento cuya titularidad pertenecía a la INTERMAN, y contra la empresa Invernal LTDA. quien adquiría directamente los señalados productos. 8.

La Fiscalía 73 Seccional de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá admitió a trámite la denuncia y ordenó la apertura de investigación previa el 13 de febrero de 2001. Sin embargo, mediante Resolución del 11 de abril de 2002 decidió inhibirse de continuar adelantando la investigación por las siguientes consideraciones: – Que para entrar a analizar si existía una violación a la ley penal debía “(…) definir si lo que se pretende que tutele el derecho penal, a través de nuestro despacho es un invento, un diseño industrial, o un modelo de utilidad, y a partir de esa concreción, establecer la existencia o no, del injusto que violentó la norma penal.” – Indicó que tal ejercicio debía realizarse ya que en materia penal “(…) no es posible la toma de determinaciones que en un momento dado, no resulten acordes con la Constitución y la Ley, aunque otras entidades del Estado hayan entregado avales que frente a nosotros, o nuestra consideración, no sean posible sostener.” – En el transcurso de un proceso penal podría entrarse a revisar si una patente fue o no bien otorgada verificando si el producto o procedimiento cumplía con los requisitos y características para ser considerado una invención, ya que la autoridad fiscal no podría simplemente quedarse en la constatación de los hechos. – Siendo ello así procedió a analizar si efectivamente los procedimientos para el “Mejoramiento en la fabricación de prendas de naturaleza plástica y productos obtenidos” y “Sistema de impresión de seguridad para la identificación plena en prendas sintéticas” cumplían con los requisitos para ser considerados una invención. – Concluyó que dichos procedimientos no debieron ser objeto de patente, por tanto “(…) la existencia de cualquier delito en este evento, se encuentra salvada, y como tal nos inhibiremos de continuar adelantando la investigación en contra de los aquí denunciados, por la causal de ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.” 9.

Al respecto, la Secretaría General observa con preocupación que la Fiscalía 73 Seccional de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá, en su Resolución antes referida, se atribuyó competencias que no le correspondían en materia de otorgamiento y nulidad de patentes, desconociendo el pronunciamiento de la Oficina Nacional Competente en temas de propiedad industrial en Colombia, e inhibiéndose de continuar adelantando la investigación por la infracción a los derechos de patente denunciados. 10.

Sobre las competencias para el otorgamiento y nulidad de patentes la Decisión 486 establece que los Países Miembros otorgan patentes de invención a productos o procedimientos que cumplan con los requisitos de patentabilidad; es decir que sean nuevos, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial[4]. Una vez realizado el examen de patentabilidad por parte de la Oficina Nacional Competente, ésta emitirá el título correspondiente.

Asimismo, la facultad para declarar la nulidad absoluta de una patente, cuando haya incurrido en determinados supuestos de ley, la ostenta la Autoridad Nacional Competente quien podrá hacerlo de oficio o a petición de cualquier persona en cualquier momento[5]. 11. Conforme al artículo 273 de la Decisión 486 debe entenderse por Oficina Nacional Competente el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial y por Autoridad Nacional Competente el órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia. 12.

Estando a ello, de acuerdo con el Decreto 2153 del 30 de diciembre de 1992 emitido por el Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia, la Oficina Nacional Competente encargada de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, tramitar y decidir los asuntos relacionados con esa materia es la Superintendencia de Industria y Comercio, organismo de carácter técnico adscrito hoy al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal. 13.

De otro lado, el Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia en su artículo 128 establece que es competencia exclusiva del Consejo de Estado, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, conocer en instancia única los procesos, entre otros, de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones del mismo orden.

En ese sentido, el Consejo de Estado de la República de Colombia es la Autoridad Nacional Competente de declarar la nulidad de una patente en dicho País Miembro. 14. Como se observa, en la República de Colombia la Oficina Nacional Competente para realizar el examen de patentabilidad y de verificar si las invenciones cumplen con los requisitos de novedad, altura inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial para obtener una patente de productos o procedimiento es la Superintendencia de Industria y Comercio. 15.

Asimismo, la Autoridad Nacional Competente para decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, entre otras causales, cuando la invención no cumpliese con los requisitos de patentabilidad, o de cuestionar un acto administrativo como lo es un título de patente, es el Consejo de Estado conforme a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo Colombiano. 16.

De lo expuesto, esta Secretaría General considera que la Fiscalía 73 Seccional de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá no tenía competencia para realizar el examen de patentabilidad de los inventos de INTERMAN y tampoco para cuestionar la legalidad de los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante los cuales se concedieron las patentes para el “Mejoramiento en la fabricación de prendas de naturaleza plástica y productos obtenidos” y “Sistema de impresión de seguridad para la identificación plena en prendas sintéticas”.

V. Conclusiones Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y al artículo 8 de la Decisión 623, la Secretaría General concluye que el Gobierno de Colombia, a través de la Resolución de fecha 11 de abril de 2002 de la Fiscalía 73 Seccional de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social de Bogotá, ha incurrido en incumplimiento de disposiciones relativas a la definición de competencias y procedimiento para el otorgamiento y anulación de patentes de invención y los derechos conferidos a los titulares de patentes de invención, regulados en los artículos 14, 52, 75, 238 y 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

HECTOR MALDONADO LIRA Director General Encargado de la Secretaría General ----------------------- [1] Patente otorgada a Compañía Interamericana de Manufacturas LTDA. INTERMAN conforme a la Resolución Nº 621 del 11 de abril de 1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio. [2] Patente otorgada a Compañía Interamericana de Manufacturas LTDA. INTERMAN conforme a la Resolución Nº 589 del 19 de marzo de 1998 de la Superintendencia de Industria y Comercio. [3] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1221 del 25 de julio de 2005. [4] Artículo 14 de la Decisión 486. [5] Artículo 75 de la Decisión 486.