GACETA OFICIAL Año XIV - Número 332 del Acuerdo de Cartagena Lima, 30 de marzo de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 28-IP-95.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta contra el acto de registro de la marca de productos CANALI, comprendidos dentro de la clase internacional 25, expediente interno Nº 3257 correspondiente al juicio CANALI S.P.A., contra la Resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 108, 113, DISPOSICION FINAL UNICA y Primera Disposición Transitoria, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Proceso 20-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72, literales a) y h) y 73 literales b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio de los artículos 92 y 117 ibídem.

Caso: marcas “MANUELITA” vs “MANOLITA”. Expediente Interno Nº 3971 Proceso 18-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Consejero Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor ISL Properties LTD. Marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta). Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza Para nosotros la Patria es América 41 GACETA OFICIAL 30/03/98 2.48 PROCESO 28-IP-95 Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta contra el acto de registro de la marca de productos CANALI, comprendidos dentro de la clase internacional 25, expediente interno Nº 3257 correspondiente al juicio CANALI S.P.A., contra la resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108, 113, DISPOSICION FINAL UNICA y Primera Disposición Transitoria, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Quito, 13 de febrero de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita de este Tribunal Comunitario la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g) y 62, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La consulta formulada por la Consejera Ponente Nubia González Cerón, se tramita en acatamiento del artículo 61 del Estatuto del Tribunal, y fue remitida con indicación del nombre del órgano judicial que presenta la solicitud, la cita de las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente y la mención de la causa que ha originado la solicitud, a saber: el recurso de nulidad intentado por la Sociedad CANALI S.P.A. contra la Resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concede a la Sociedad TEXTRON LTDA. el registro de la marca CANALI para amparar productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

A. El Consejo de Estado estima como relevantes para esta interpretación los siguientes hechos, transcritos del libelo de la demanda correspondiente al proceso interno: “a) Por solicitud presentada el 16 de diciembre de 1986, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de su oficina competente, previos los requisitos establecidos para la materia de registro de signos distintivos, profirió la Resolución No. 002242, del 23 de marzo de 1990, por la cual concedió el registro de la expresión CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto No. 755 de 1972 a la Sociedad TEXTRON,” hoy SOCIEDAD TEXTRON S.A., con domicilio en Santafé de Bogotá DC, También, pero cinco años más tarde de haber sido introducida la anterior solicitud, la Sociedad demandante CANALI S.P.A.: “b) presentó el 16 de diciembre de 1991, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de concesión y registro de la marca comercial CANALI, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional”, habiéndole sido denegados.

Según la transcripción de los argumentos del demandante, realizada por el organismo requirente: “c) La marca CANALI pertenece a la sociedad CANALI S.P.A., con domicilio principal en la ciudad de Milán, Italia, sociedad constituida y vigente según las normas de Italia. “d) El último registro lo obtuvo en Bolivia el 27 de abril de 1993, vigente hasta el año 2003.

Entre el primero y el último registro, CANALI S.P.A. ha protegido su marca en más de GACETA OFICIAL 30 países del mundo”, según expresa la demandante. “e) La sociedad CANALI S.P.A., no ha autorizado a persona alguna para usar la marca CANALI dentro del territorio colombiano, como tampoco la letra “e” característica. “f) La sociedad TEXTRON LTDA. después de haber obtenido el registro de la marca CANALI, ofreció la marca registrada a su titular en Milán, Italia, a cambio de obtener la licencia exclusiva de dicha expresión para Colombia y con el derecho de exportar para Venezuela, cuya respuesta, por parte de CANALI S.P.A., fue negativa”, también según las expresiones de la demanda recogidas por la alta jurisdicción consultante. “g) La sociedad Colombiana TEXTRON LTDA. está usando la marca para efectos publicitarios y así lo asegura el demandante en su escrito demandatorio.” Finalmente, manifiesta el demandante que “la Sociedad CANALI S.P.A. no sólo ha invertido en publicidad, hecho que por sí solo ha hecho la expresión CANALI notoriamente conocida, sino que además sus volúmenes de venta en el mundo entero han alcanzado cifras considerables que hablan por sí solas de la difusión de dicha expresión en el mundo entero”.

B. De igual manera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reproduce la transcripción de los argumentos de derecho realizada también por el Consejo de Estado de la República de Colombia, y expuestos por el demandante para respaldar la que denuncia como violación de la norma comunitaria: “Se violó el artículo 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, el cual establece que: “Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos” “Significa lo anterior que la marca debe especializar, individualizar y singularizar el producto e indicar el origen y procedencia del mismo, de manera que se pueda evitar toda confu- 30/03/98 3.48 sión con otros productos similares.

La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva y este elemento puede no concurrir, ya sea por que se trate de una denominación genérica o porque se confunda con otra ya existente; en síntesis, la marca debe revestir el carácter de originalidad suficiente, por el papel que le está asignado por la ley. “La norma acusada violó el artículo 58, literales a) y g), por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no examinó si la marca era o no engañosa para los medios comerciales o para el público en general.

Omitió igualmente la prescripción del literal g) que dice que no podrán ser objeto de registro como marcas, las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. C. Del texto de la demanda, este Tribunal Andino extracta asimismo el concepto de violación -tal como lo concibe la actora- del artículo 62 de la Decisión 85, cuya interpretación también es solicitada.

Se expresa textualmente que la impugnada: 1) “ viola igualmente el artículo 62 ibídem de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 60 y 61 del presente capítulo”. 2) Se estima que: “La División de Propiedad Industrial, al momento de realizar el correspondiente estudio de fondo, no puso de presente que la solicitud de concesión y registro de la marca CANALI, no se ajustaba a las disposiciones de los artículos 56 y 58 literales a) y g) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. 3) “Al omitir dicho requerimiento, en el sentido de no poner en conocimiento que la solicitud de registro de la marca antes mencionada no era susceptible de registro por existir una marca idéntica notoriamente conocida y, por lo tanto, no señaló, como era su deber, que la marca era confundible con otra, carece por GACETA OFICIAL lo mismo de la fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para la registrabilidad (artículo 56); y por lo tanto la oficina debió rechazar la correspondiente solicitud de registro (Artículo 64). 4) “Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, literal a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo que el acto administrativo aquí impugnado debe ser declarado nulo y como consecuencia debe ordenarse su cancelación ” D. Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario resumir, así sea sucintamente, la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

En efecto: Se opone ésta a las pretensiones contenidas en dicha demanda, y al mismo tiempo reconoce algunos hechos alegados; respecto de otros aduce que no fueron probados dentro del trámite administrativo. En su defensa enfatiza que en el procedimiento adelantado para ser expedida la resolución atacada de nulidad no se presentaron oposiciones.

De consiguiente, afirma, tal y como lo hiciera el propio Consejo de Estado en su día, mediante sentencia del 29 de julio de 1993, lo siguiente: “‘ si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición, la Administración no incurre en ilegalidad al concederlo ”’; y concluye que la concesión de la marca estuvo ajustada en un todo a Derecho.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, OBSERVA: QUE en los documentos remitidos por la alta jurisdicción consultante, no aparecen descritos otros hechos, distintos de los expuestos. QUE en la acción de nulidad interpuesta, la parte actora invoca como fundamento de Dere- 30/03/98 4.48 cho positivo de la misma los artículos 583 al 586 y 596 “pertinentes y concordantes del Código de Comercio, pertinentes -añade- de la Decisión 85; en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y en las demás normas sobre la materia”.

Concluyendo en que el “trámite será el propio a darse al proceso ordinario regulado por el Título XXIV, artículo 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 602 del Código de Comercio”, sin que el actor concrete qué disposición procesal andina atinente al recurso de nulidad propuesto, ampara a la demandante para defender el derecho que reclama ante el juez nacional.

QUE, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia establece textualmente lo siguiente: “Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente” Que por otra parte, el Consejo de Estado de la República de Colombia, juez comunitario en la presente consulta de interpretación prejudicial, está obligado a formular ésta cuando ante el alto organismo jurisdiccional solicitante se ventile un proceso en el cual deban ser aplicadas normas comunitarias, todo conforme a los artículos 29 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

QUE el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es, a su vez, el único órgano competente para interpretar por vía prejudicial las normas pertinentes al caso concreto, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de las mismas en el territorio de los Países Miembros, conforme lo exige el artículo 28 de dicho Tratado. QUE de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requirente, así como de los demás elementos aportados tanto por el alto organismo consultante como por el Tribunal en la presente sentencia -estos últimos extraídos de las actas procesales que cursan ante el juez nacional-, se desprende que es materia exclusiva del ordenamiento comunitario, y por tanto de la absoluta competencia de este órgano judicial suprana- GACETA OFICIAL cional, pronunciarse tanto acerca de aquellos signos que no pueden ser registrados, como respecto de las causales de nulidad y de cancelación de los mismos, reguladas bajo denominación y secciones diferentes en la Decisión 344 (véanse secciones IV y V del Capítulo V de dicha Decisión).

En razón de todo lo cual el Tribunal de la Comunidad Andina pasa a decidir, y al respecto C O N S I D E R A: I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION Ha sido solicitada por la jurisdicción consultante, a petición de la demandante, la interpretación de los artículos 56, 58 párrafos a) y g) y 62, de la Decisión 85. Por las razones que más adelante se exponen, considera el Tribunal que es su deber proceder también y prelatoriamente a la de la DISPOSICION FINAL UNICA, a la de la Disposición Transitoria PRIMERA y a la de los artículos 108 y 113, de la Decisión 344, por considerar pertinente la interpretación de estas normas frente a los alegatos del demandante, de que “el trámite será el propio a darse al proceso ordinario regulado por el Título XXIV, artículo 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 602 del Código de Comercio”; y, por ser esta suprema jurisdicción comunitaria la única competente para decidir cuáles efectivamente y en definitiva, son las normas del ordenamiento jurídico andino que van a ser objeto de interpretación, tal y como lo ha dejado sentado en jurisprudencia reiterada.

A. La interpretación solicitada por la máxima jurisdicción nacional requirente, a instancia de la demandada, fue exclusivamente de las siguientes normas: DECISION 85 Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que 30/03/98 5.48 puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;. g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo. B. Pero considera por su parte el Tribunal Andino que deben ser interpretadas también, y prelatoriamente, como se ha dejado expuesto, las siguientes: DECISION 344 SECCION IV DE LA CANCELACION DEL REGISTRO Artículo 108.- La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por la falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Asimismo, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta GACETA OFICIAL sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (Subrayados de la presente sentencia). SECCION V DE LA NULIDAD DEL REGISTRO Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

DISPOSICION FINAL UNICA.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional 30/03/98 6.48 Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.. (Subrayados de esta sentencia) II. NORMAS APLICABLES Conforme a lo previamente considerado, resulta claro para este Tribunal que: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.

(Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el proceso 4-IP-95, caso “GRANOLAJET”, que recoge la ya reiterada tradición jurisprudencial del Tribunal Andino, sentada a partir del fallo producido en el proceso 1-IP-94, “SOCIEDAD COMIDAS RAPIDAS Mc. POLLO S.A.”). Así, de los hechos y del derecho invocados en la demanda interna que suscitó la presente interpretación, se desprende que la Resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990 por la cual se concedió el registro de la marca CANALI a la Sociedad TEXTRON LTDA., fue expedida en vigencia de la Decisión 85 de la Junta del Acuerdo de Cartagena; pero en cambio la acción encaminada a obtener la nulidad de ese registro, intentada por la Sociedad CANALI S.P.A., se instauró a la luz de la Decisión 344, y debe GACETA OFICIAL por tanto ser resuelta conforme a la tramitación procedimental contenida en la Decisión 344.

En efecto, su PRIMERA Disposición Transitoria así lo dispone, al establecer que en lo relativo al uso y goce de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos, se aplicarán las normas contenidas en dicha Decisión. Por tanto, atributiva como lo es dentro de la normativa comunitaria andina la naturaleza del derecho sobre una marca, que además nace de un acto revestido entre otras de la característica de hallarse amparado por una presunción de legitimidad mientras no sea revocado o anulado por autoridad competente en uso de función jurisdiccional, esa ficción de legitimidad y a su vez de legalidad, reposa sobre la presunción previa de que en el procedimiento constitutivo del mismo, la administración concedente se ha ceñido escrupulosamente al principio de legalidad.

Con vista de lo cual considera unánimemente la doctrina, y lo consagran la mayoría de los sistemas de Derecho positivo incluido el comunitario, que merced a esa presunción de legalidad la autoridad emitente puede proceder, incluso coactivamente, a la ejecución directa e inmediata de la resolución adoptada. Al respecto comenta el profesor Jaime VIDAL PERDOMO: “Los actos de la administración se presumen legales, esto es, ajustados a las reglas cuyo cumplimiento les es obligatorio.

La consecuencia de esta presunción es la de que dichos actos deben ser obedecidos por las autoridades y los ciudadanos”. (Derecho Administrativo, página 313, Editorial Temis, Bogotá, 1972. Resaltados de la presente sentencia). Lo anterior no quiere decir, se insiste y aclara, que si la expedición del acto que concede los derechos sobre una marca se revelare como irregular, no pueda posteriormente -aun habiendo adquirido firmeza dicho acto en el proceso que se tramita ante la jurisdicción nacional, como sucedió en el caso de autos, según lo que se desprende de los hechos aportados al proceso por la alta jurisdicción consultante- ser “cancelado” o anulado con arreglo a procedimientos instaurados por el Derecho Comunitario Andino (artículos 108 y 113 de la Decisión 344).

Pero hasta tanto la autoridad competente, administrativa o judicial, no haga la correspondiente declaratoria en uso de la función jurisdiccional que le corresponda, no se interrumpirá el goce de ese derecho así constituido. 30/03/98 7.48 Pero, y conforme a lo expuesto supra, la solicitud dirigida a la supresión de dicho goce se rige en cambio por la norma de procedimiento vigente, no en el momento de ser expedido el acto que se impugna, sino por la imperante al tiempo en el cual se formula la petición. Dentro de este orden de ideas pasa el Tribunal a analizar: III.

EL CONCEPTO DE VIOLACION DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO. El concepto de violación de las normas cuya interpretación es solicitada al Tribunal Andino, está obviamente orientado a destacar la prohibición que pesa sobre la oficina nacional competente de que, con base en esa su facultad “atributiva”, pueda acceder al registro de un signo que carezca de distintividad por ser confundible con otro notoriamente conocido y registrado en el país o en el exterior para productos idénticos o similares.

En efecto, así se desprende de los artículos 56, 58 párrafos a) y g) y 62 de la Decisión 85. El texto de los dos primeros, transcrito en lo pertinente, es: Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;. g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

(Lo subrayado corresponde a la presente sentencia). GACETA OFICIAL La interpretación de los textos transcritos se encuentra respaldada por una abundante jurisprudencia, que en lo pertinente revela: “la marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.” (Sentencia de 29-08-97 emitida en el proceso 7-IP-96, “REMAVENCA”).

Añadiendo: “Con las consideraciones adicionales relativas a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal estima pertinente recoger en esta oportunidad lo dicho acerca de la marca notoria en los fallos de interpretación prejudicial 1-IP-87, 2-IP-94, y 5IP-94 (G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988, 163 de 12 de septiembre de 1994 y 177 de 20 de abril de 1995, respectivamente) cuyas partes también pertinentes se transcriben a continuación: “Marca notoria, según esta jurisprudencia ‘es la que goza de difusión’, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca ‘renombrada’, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria.

Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente. “Tiene especial interés en este proceso la noción de ‘marca notoria’, ya que ella está protegida por las normas que son materia de esta consulta, más allá de los límites de ‘la clase’ de producto o servicio o ‘regla de especialidad’, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.

El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior”, en relación con “productos o servicios idénticos o similares” no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad” (señalada sentencia del 29 de agosto de 1997).

Más aún, se desprende de los hechos precedentemente transcritos -sin entrar en modo 30/03/98 8.48 alguno a calificarlos- que la alegada violación de los párrafos a) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se circunscribe a la existencia previa, en el exterior, del registro correspondiente al signo en conflicto; lo que queda corroborado cuando el hoy actor acude más tarde, y por primera vez, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en solicitud de que le sea atribuido el signo CANALI; pero lo hace con posterioridad, se insiste, al registro previo de éste a favor de la Sociedad TEXTRON LTDA. En su consecuencia, por cuanto no se discute en el caso -sino más bien es reconocida- la identidad que existe entre los signos CANALI, es decir, el otorgado por la oficina nacional competente y aquel cuya reivindicación se solicita al amparo de los derechos que más tarde se pretende hacer valer, debe esta jurisdicción andina circunscribir su análisis al aspecto procedimental arbitrado por la legislación comunitaria en la causal específica relativa a la defensa de la marca notoria (último párrafo del artículo 108, Decisión 344), punto central de la controversia; procedimiento dirigido precisamente a que los administrados y concretamente el titular de una marca notoria, puedan hacer valer sus derechos.

Se procede en efecto a realizar dicho análisis en capítulo separado, no sin antes advertir que: Al Consejo de Estado de la República de Colombia, autoridad que la demandante consideró competente para intentar su acción en el proceso interno origen de esta consulta, le corresponde ahora -al calificar la legalidad o ilegalidad del acto impugnado- valorar asimismo los elementos de juicio con los cuales contó la División de Signos Distintivos para otorgar una marca de la cual aparentemente no existían antecedentes de registro locales, y cuya concesión no fue objeto de oposición alguna en la oportunidad correspondiente.

No habiéndose interpuesto contra ella recurso alguno ni administrativo ni judicial, adquirió en consecuencia firmeza en la vía administrativa aún sin haber agotado ésta, es decir, sin que hubiere llegado a “causar estado”. Marca CANALI que la demandante considera “notoriamente conocida”, lo que -conforme a su alegato- impedía el otorgamiento del registro de este signo a TEXTRON GACETA OFICIAL 30/03/98 9.48 LTDA. en la forma como se hizo, mediante Resolución No. 002242 del 23 de marzo de 1990. 1996 en el proceso 25-IP-95, caso “BONITA”).

(Los resaltados corresponden al presente fallo). En efecto, considera la parte actora que debería la alta autoridad judicial consultante pronunciarse acerca de si la oficina nacional competente al examinar la respectiva solicitud, verificó en ella el cumplimiento o no de los requisitos legales y si se ajustaba a los requerimientos de los artículos 56 y 58, en conformidad con el artículo 62 de la misma Decisión 85, texto este último del siguiente tenor: Como se ha dejado expuesto supra, corresponde ahora al Tribunal Andino interpretar y clarificar con precisión la naturaleza de las: Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo.

Pero ante tal solicitud considera el Tribunal Andino que el Consejo de Estado ha de tener en cuenta las consideraciones admonitorias contenidas en la sentencia del Tribunal Andino de fecha 18 de octubre de 1996, en la cual expresó: “Sinembargo, este Tribunal comunitario considera importante advertir el inconveniente de que al amparo de deficiencias en el planteamiento de una demanda, por indebida aplicación de la ley, puedan quedar sin tutela jurídica los derechos sobre una marca idéntica o similar, notoria y debidamente registrada en terceros países, en los que por imposibilidad técnica no se pudo detectar la identidad de marcas en tiempo oportuno por las oficinas nacionales competentes, con el consiguiente riesgo de confusión en el mercado comunitario.

Desde la expedición de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 122), el sentido finalista de la ley andina ha sido el de consolidar un sistema de administración comunitaria de la propiedad industrial, mediante el fortalecimiento técnico e intercambio de información entre las oficinas nacionales competentes. Qué importante sería que como culminación de ese proceso de avance, la ley positiva andina pudiera dar el paso hacia una protección comunitaria centralizada de las marcas en el mercado Subregional, con miras a amparar el interés de consumidores y empresarios del área andina”.

(Sentencia de fecha 18 de octubre de IV. ACCIONES CONSAGRADAS POR LA DECISION 344 PARA OBTENER LA CANCELACION O LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. Dejando de lado las previsiones contenidas en el mismo artículo 108 de la Decisión 344 para obtener -por vía de acción o de excepción- la cancelación del registro de una marca, en razón del no uso de ésta sin que mediare motivo justificado, resulta evidente que dicha Decisión consagra además en sus transcritos artículos 108 (párrafo final) y 113, dos recursos diferentes entre sí y también distintos del contencioso administrativo de anulación; aquellos instituidos para impugnar resoluciones internas ya firmes, en tanto que el contencioso administrativo que se ventila normalmente ante los tribunales internos versa exclusivamente sobre un acto que sólo ha “causado estado”, vale decir, que se ha limitado a apurar la vía gubernativa, pero que queda pendiente de firmeza por no haber sido cumplida todavía su revisión en vía judicial contencioso-administrativa.

Los recursos enunciados serían, en la vigente normativa andina: a) El regulado por el artículo 108 (párrafo final) llamado por éste “cancelación” del registro, que se interpone únicamente a instancia del “titular legítimo” de una marca notoria -notoria al momento de ser solicitado el registro posteriormente controvertido- y exclusivamente ante “la Oficina Nacional Competente” (Disposición Final de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena); es decir, ante el mismo órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial que emitió el acto más tarde impugnado.

Es la fórmula procedimental arbitrada por el legislador comunitario para que el titular legítimo de una marca notoria logre la cancelación del registro obtenido ilegalmente por otro. b) Pero existe además el recurso consagrado en el artículo 113, concebido por la propia GACETA OFICIAL Decisión como: “De nulidad del registro”, tampoco sometido a plazo alguno para interponerlo ante la “autoridad nacional competente” (expresión textual de la Decisión 344), la cual es, ya no exclusivamente “la Oficina Nacional Competente” como en el caso del 108, sino que dicha acción podría ser llevada ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Unica), las funciones jurisdiccionales sobre la materia, reguladas en dicho artículo; mas, librada esta acción específica a otra u otras personas naturales o jurídicas que demostraren su condición de “parte interesada”, con lo que se está ampliando la legitimidad para obrar.

(Véase a este respecto sentencia de 24 de septiembre de 1997, proceso 10-IP-97, “COLSUBSIDIO”, que mantiene una línea jurisprudencial recogida en el fallo emitido con motivo del proceso 04-IP-95 (G.O. No. 253 de 7 de marzo de 1997). Recurso este, el del 113, que procede únicamente por causales también “taxativas” consagradas en el texto legal comunitario, pero todas de “ilegalidad”; y constituyendo ellas -como puede apreciarse- numerus clausus para el intérprete y, se entiende, también para el juez en el momento en que le corresponda aplicarlas.

Al referirse a la marca notoria como causal de nulidad OTERO LASTRES afirma: “El cuarto y último ámbito en el que cabe reconocer efectos a la marca notoriamente conocida es el de la nulidad de las marcas registradas. En los Sistemas de Marcas que, como el español, reconocen efectos a la notoriedad en el nacimiento del derecho de la marca, se prevén dos acciones de nulidad de la marca registrada: la nulidad que resulta del ejercicio de la acción de impugnación por el usuario extrarregistral de la marca notoriamente conocida contra la marca confundible registrada posteriormente, y la nulidad del registro prevista para los supuestos en los que se inscribe una marca contraviniendo las prohibiciones de registro establecidas por la Ley. “En cambio en aquellos Sistemas que sólo reconocen los efectos de la notoriedad en la fase de registro, se suele prever una única acción de nulidad que tiene su fundamento en el registro de una marca infringiendo alguna de las prohibiciones de registro esta- 30/03/98 10.48 blecidas en la Ley.

Así ocurre con la Decisión 344, la cual, en plena coherencia con el no reconocimiento de efectos a la notoriedad en el nacimiento del derecho sobre la marca, regula una única acción de nulidad en el artículo 113 que se basa en la infracción de las prohibiciones de registro previstas, fundamentalmente, en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

(Resaltados añadidos). “En efecto, para lo que ahora nos interesa, el citado artículo 113 establece lo siguiente: “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión.. “c) El registro se haya obtenido de mala fe. “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1.

Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. “2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento. “La lectura de este precepto sugiere las dos siguientes reflexiones.

En primer lugar, y con respecto a las marcas notoriamente conocidas y renombradas, cabe indicar que se podrá ejercitar una acción de nulidad contra el registro de aquellas marcas que hubieren sido indebidamente concedidas por concu- GACETA OFICIAL rrir en el caso los presupuestos de aplicación de los impedimentos previstos en las letras d) y e) del artículo 83 o bien, como suele suceder frecuentemente, cuando la marca que vulnera los derechos del titular de la marca notoria o renombrada se ha inscrito de mala fe.

La segunda reflexión es que la acción de nulidad puede ejercitarse en cualquier momento, por lo que es imprescriptible. (OTERO LASTRES, José Manuel: “La Prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho marcario andino” en “MEMORIAS”, Seminario Internacional: “La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios”. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Quito. 1996. Páginas 253, 254 y 255.)” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa además: Como se desprende de la cita anteriormente transcrita, el comentario del distinguido profesor versa sobre la “única acción de nulidad” bajo ese nombre prevista como tal en el artículo 113 de la Decisión 344, pero la que por sus características -las cuales se explanan más adelante- tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo, normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, sin que por ello quede excluido el mismo del pensamiento del autor, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de una marca notoria; recurso contencioso judicial que -como se ha dicho- “agotada la vía administrativa”, se encuentra implícito en la correspondiente aplicación del artículo 108, párrafo final, cuando el ente público concedente de la marca accede o no a la cancelación de la misma.

Y cancelación que operaría por no haber sido tomado en cuenta la existencia de otra marca, notoriamente conocida, ya registrada en la Subregión (último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344). Obviamente, el ejercicio de esos recursos -administrativo y subsiguiente judicial-, incluido el trámite del “agotamiento de la vía administrativa”, estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional.

Aparte de que al establecer esta última norma, la del artículo 108 de la Decisión 344: “Asimismo, la oficina nacional competente can- 30/03/98 11.48 celará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro” (los resaltados son de la presente sentencia), está consagrando adicionalmente que la notoriedad debe juzgarse en ese único momento; y reconociendo además que la concesión del registro de una marca y el trámite procedimental encaminado a su cancelación, se rigen, respectivamente: la primera, por la legislación en vigor para el momento de concederse el registro, y la cancelación, en su aspecto estrictamente procedimental, consecuentemente por la tramitación correspondiente consagrada en la normativa vigente para el momento de interponer el recurso.

De otro modo, la frase resaltada en el texto transcrito resultaría innecesaria por obvia, pues no podría pensarse que una solicitud inicial pudiera ser admitida a trámite con arreglo a legislación ya derogada. Eso, de una parte, pero de la otra -y concretamente por lo que toca al caso de autos en trámite ante la jurisdicción colombiana-, la norma que se interpreta está asimismo consagrando la exclusiva y expresa competencia de la Oficina nacional respectiva para conocer de la solicitud de cancelación, sin que quede excluida la posterior y sucesiva revisión del acto cancelatorio o no, primero en la propia vía administrativa, y luego en la judicial mediante la acción de nulidad contencioso-administrativa, prevista en el Derecho interno, tal como se ha expresado supra.

Mas, debe tener en cuenta el organismo consultante que el recurso previsto en el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344 es la única vía para obtener la “cancelación del registro” de una marca notoria, sin que pueda llevárselo directamente ante otra autoridad distinta de la oficina nacional igualmente competente para concederlo y cancelarlo.

Si se sostuviere lo contrario, quedarían burladas las previsiones de Derecho interno destinadas a resguardar el derecho de defensa, entre ellas la posibilidad, y al mismo tiempo la obligación, de agotar la vía administrativa en la forma prevista por la legislación interna, siempre previa a la contenciosa en el caso del artículo 108, según las propias y prevalentes prescripciones implícitas en él. GACETA OFICIAL Por su parte, el artículo 113 ibídem reza: 30/03/98 12.48 Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca previa audiencia de las partes interesadas, cuando: se insiste, en razones de exclusiva ilegalidad, quedando el juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado -previa audiencia de las partes- a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jursdiccional en la materia, es decir, la competente conforme al Derecho interno de los Países Miembros (párrafo segundo de la Disposición Final Unica de la Decisión 344); a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

De lo expuesto se infiere que quien se sienta lesionado por la concesión del registro de un signo en contra de sus intereses: DE LA NULIDAD DEL REGISTRO b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre, de esa marca u otra confundible con aque-lla, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

(Subrayados del Tribunal) Como puede apreciarse de su simple lectura, esta norma consagra las causales de “nulidad” del registro de marca en forma diferente a la del último párrafo del artículo 108. En efecto, si bien son establecidas así mismo en forma taxativa, tal como las dos contenidas en el artículo 108, aquellas en cambio se encuentran inspiradas, como ya se ha expresado y ahora A) En el caso de ser titular de una marca notoria para el momento en que fuere solicitado por otro el registro de la misma, podrá alegar -si ésta hubiere sido concedida y registrada mediante actuación administrativa ya firme- la notoriedad previa de la suya, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344.

Este recurso administrativo deberá intentarlo solamente ante la Oficina Nacional Competente -es decir la concedente del registro inicial- en solicitud de cancelación, vale decir, de revocatoria por la propia administración, del acto de concesión de la marca correspondiente al signo igual, o que se preste a confusión con aquel del cual él es titular; para lo cual le bastará demostrar en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevalecer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita.

Y siempre en el bien entendido de que el pronunciamiento de la “Oficina Nacional Competente” al respecto, quedará también sometido a los otros recursos de revisión que pudieren haberse legalmente previsto para su tramitación no sólo ante la propia administración concedente, sino también ante la jurisdicción judicial, en vía contencioso-administrativa; y también cuenta habida de que -además del recurso comunitario descrito-, todos y cada uno de esos recursos administrativos y judiciales establecidos por el Derecho interno resulten procedentes dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, y compatibles asimismo con las normas comunitarias en análisis (artículos 108 y 113).

B) Podrá asimismo él “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también preeminentes normas comunitarias, acogerse GACETA OFICIAL 30/03/98 13.48 a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme al Derecho interno, su cualidad de “parte interesada”.

Se encuentra facultado en este caso para solicitar de la autoridad nacional competente la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad, entre las cuales -por vía de remisión, del literal a) del artículo 113 al párrafo d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 o de sus equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313- el haber sido otorgado el registro desconociendo que existía una marca notoria ya concedida en las condiciones reconocidas por la ley comunitaria.

En cambio, la legitimación activa en el artículo 113 se encuentra extendida a toda “parte interesada”; lo que podría incluir también a los interesados legítimos, concepto este último ya precisado, tanto por la doctrina universal, como por sentencias de este Tribunal. (Véase al respecto la citada “COLSUBSIDIO” de fecha 2409-97, así como la jurisprudencia en ella citada).

Finalmente, observa el Tribunal Andino que con las respectivas expresiones “cancelación” y “nulidad” consagradas en los textos transcritos, está acogiendo el legislador comunitario una respetable distinción doctrinaria, a menudo jurisprudencial y en ocasiones de Derecho positivo interno, que reposa sobre los conceptos de que la “cancelación”, “revocación” o “retiro” de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente).

En tanto que la nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional. c) El objeto del recurso previsto en el 108 específicamente para la defensa de una marca notoria, cabría sólo contra el acto administrativo registral de la que hubiere sido otorgada sin haber sido tomada en cuenta la identidad o similitud de la misma con otra “notoriamente conocida” de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

Se trata en suma de un acto firme sólo en la vía administrativa, firmeza adquirida conforme a las prescripciones del Derecho interno, pero sin que con arreglo a éstas resulte posible su revisión administrativa ni judicial. En síntesis, y conforme a la presente interpretación, presentan determinadas características los recursos contemplados en los artículos 108 y 113 de la Decisión 344, por lo que respecta a la protección de una marca notoria, en algunas de las cuales el Tribunal detiene su análisis: a) La legitimación para interponerlos corresponde en el caso del 108 (último párrafo) exclusivamente al “titular legítimo”; titular, por tanto, de un “derecho subjetivo administrativo” sobre marca notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro que se reinvindica. b) Por lo que toca al sujeto pasivo de dicho recurso, lo es en el 108 la “Oficina Nacional Competente”, o sea el “órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial” en cada País Miembro, tal como lo prevé la DISPOSICION FINAL UNICA de la Decisión 344. d) El contemplado en el artículo 108, tiene -como ya se ha dicho- la naturaleza de un recurso administrativo de revisión. En el 113 se trata de un recurso judicial de naturaleza semejante al que con ese mismo nombre, o con el de “invalidación”, se conoce en algunos de nuestros ordenamientos nacionales.

De manera que: e) Si se intentare ante el juez competente un recurso contencioso administrativo de anulación contra el acto (de cancelación o no) emitido por la Administración con base en el artículo 108 -norma dirigida en su párrafo final especialmente a proteger la marca notoria-, tal recurso versará sobre un acto que haya “causado estado”, firme por tanto en la vía administrativa, mas no “definitivamente firme” en ésta, puesto que aquel ha “causado estado” como consecuencia de haber agotado la vía gubernativa o jerárquica, lo que postula precisamente, y aunque aparentemente pudiere parecer GACETA OFICIAL 30/03/98 14.48 paradójico, la posibilidad de una nueva y posterior revisión, encomendada exclusivamente a la jurisdicción del Poder Judicial, distinta -como se ha visto- de la prevista en el artículo 113 de la Decisión 344; pero semejante en cambio a la que pudiere desprenderse por vía de interpretación de las prescripciones del 108 (párrafo final). a) Si es titular legítimo de la marca notoria para el momento en que fue solicitado por otro el registro de una similar o idéntica, podrá acudir ante la Oficina Nacional que hubiere otorgado dicho registro, en procura de su cancelación; todo conforme al artículo 108 (párrafo final) de la Decisión 344. f) El recurso contemplado en el artículo 108 no puede ser desencadenado de oficio, en cambio el del 113 sí. b) O, en su caso, podrá acudir ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme a las prescripciones del derecho interno para, acreditando su calidad de parte interesada, solicitar la declaratoria de nulidad basada en la causal de ilegalidad contemplada en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344, en armonía con el párrafo d) del artículo 83, o de su respectivos equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313. g) En el artículo 113, la acción es declarada expresamente imprescriptible.

De los términos del 108 se desprende, aunque implícitamente, que el recurso de cancelación que en él se establece, también es imprescriptible. De todo lo cual, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1. Jurisprudencia también constante de este mismo órgano judicial ha reiterado que es de la exclusiva competencia del Tribunal Andino determinar cuáles son las normas comunitarias cuya interpretación le corresponde realizar en razón de su pertinencia con el proceso interno en trámite ante el juez nacional consultante. 2.

El hecho de que el interesado no hubiere formulado “oposiciones” u “observaciones” a una solicitud de registro, no le impide al funcionario administrativo, sino que por el contrario constituye su deber, examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca. 3. Conforme a la ya tradicional jurisprudencia de este Tribunal, es aplicable, tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes. 4.

Quien se sintiere lesionado por la concesión del registro de un signo, que considere similar o idéntico a otro notoriamente conocido: 5. Estos recursos, ambos interpuestos contra actos firmes, son sinembargo de naturaleza diferente, por cuanto el de cancelación sigue siendo administrativo de revisión y el de nulidad en cambio judicial, aunque también de revisión, o de invalidación, intentado contra el acto administrativo concesorio del registro. 6.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino, al dictar la respectiva sentencia. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada de la presente decisión. Remítase asimismo copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO GACETA OFICIAL 30/03/98 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO 15.48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 20-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literales a) y h) y 73 literales b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio de los artículos 92 y 117 ibídem.

Caso: marcas “MANUELITA” vs “MANOLITA”. Expediente Interno Nº 3971. Quito, febrero 13 de 1998 VISTOS: La solicitud presentada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia para que se interpreten por vía prejudicial los artículos 71, 72, literales a) y h) y artículo 73 literales b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno por el cual la Sociedad MANUELITA S.A., pretende obtener la nulidad de la resolución número 1992 de 30 de junio de 1992, expedida por el jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca “MANOLITA” en favor de Pedro Samaniego Cely, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre dicha resolución no se presentó recurso administrativo alguno, quedando firme el acto en la vía administrativa. Los hechos considerados como relevantes por el Tribunal consultante son: “1º: El objeto principal de la sociedad MANUELITA S.A. está constituido por las siguientes actividades: la explotación de la industria del dulce y los negocios relacionados con los sectores agrícola, ganadero, piscícola, alimenticio, textil, metalmecánico, químico, farmacéutico, veterinario, financiero, bancario, crediticio, turístico, minero, siderúrgico, de las oleaginosas, las confecciones de ropa, la floricultura, la fruticultura, la horticultura, los plásticos, los combustibles y el gas, en los cuales puede invertir, importar o exportar, comercializar, transformar, distribuir y vender al por mayor y al detal ya sean los productos propios o ajenos o que las inversiones se realicen dentro o fuera del país. “2º: La actividad principal de la sociedad actora desde su constitución hasta la fecha, ha sido la explotación de la industria del dulce como consecuencia de ello, la fabricación y comercialización del azúcar. “3º: Desde 1.864 la actora ha venido utilizando en forma pública, eficaz e ininterrumpida en el comercio tanto el nombre comercial MANUELITA para identificarse en el mercado, así como la marca MANUELITA para distinguir sus productos.

Además que desde 1.986 y 1.987 adquirió la propiedad sobre el nombre comercial MANUELITA y la enseña comercial del mismo nombre, para distinguir GACETA OFICIAL todos los productos relacionados en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972. “4º: En cuanto a la marca MANUELITA, su uso generalizado e ininterrumpido y público y su gran difusión en el mercado ha logrado que el grupo de consumidores o usuarios de los productos de la clase 30, entre los cuales se encuentra el azúcar, la identifique o conozca a primera vista, convirtiéndose en esta forma en lo que la doctrina y la legislación conocen como marca notoria. “5º: Entre las expresiones MANUELITA y MANOLITA existen evidentes similitudes de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual que inducen al público a error o confusión”.

En la solicitud de interpretación, la Alta Autoridad Consultante, agrega que para sustentar los cargos de violación de las normas comunitarias, adujo la actora lo siguiente: “1º: No obstante haberse solicitado el registro de la marca MANOLITA bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Decisión aplicable es la 313 ibídem, vigente cuando se expidió la Resolución acusada. “Se violó el artículo 73 literal b) de dicha Decisión, porque el signo registrado MANOLITA enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en esta norma, ya que el nombre comercial MANUELITA de propiedad de la actora se encontraba y se encuentra debidamente protegido con anterioridad a la época en que se concedió el registro, de lo cual tenía conocimiento la Superintendencia de Industria y Comercio. “2º: Se violó el artículo 73, literales d) y e) ibídem, porque la marca MANUELITA era notoriamente conocida para el momento en que se solicitó el registro de la marca MANOLITA y aún más para el momento de su concesión, como se demuestra con la documentación que se anexa a la demanda. “3º: Se violó el artículo 72 literal h) ibídem, porque la concesión del registro de la marca MANOLITA para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 permite que se engañe tanto al público consumidor como a los me- 30/03/98 16.48 dios comerciales sobre la procedencia del producto, pues éstos creerán fácilmente que se trata de un producto producido o comercializado por la sociedad MANUELITA S.A. “4º: Se violaron los artículos 71 y 72 literal a) ibídem, porque no se cumple con el elemento de distintividad, entendido éste como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para distinguir o identificar en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los de otra”.

Las piezas procesales remitidas por el Tribunal Nacional, entre los cuales este Tribunal considera necesario referirse a la demanda presentada ante el Consejo de Estado por parte del apoderado de la Sociedad MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira, Valle; las contestaciones a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Señor Pedro Samaniego Cely.

SINTESIS DE LA DEMANDA HECHOS: a) Se hace una relación procesal del procedimiento del registro de la marca MANOLITA por parte del Señor Pedro Samaniego Cely, cuya solicitud data del 24 de noviembre de 1986, para productos de la clase 30 que comprenden: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados, comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.” Insertada la indicada solicitud de registro, la actual División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, rechazó mediante resolución Nº 007983 del 13 de septiembre de 1989, aquella por cuanto no se adjuntó el extracto de la publicación. Presentada la reposición y aceptada por resolución 8331 de 17 de octubre de 1990 se ordenó la publicación de la marca MANOLITA en la Gaceta de la Propiedad Industrial; trámite que culminó con la resolución ya referida.

GACETA OFICIAL b) La actora hace un prolijo historial de la Compañía Manuelita S.A. y se remonta a los años de 1864, para concluir que desde entonces ha venido “utilizando en forma pública, eficaz e ininterrumpida en el comercio tanto el nombre comercial MANUELITA para identificarse como empresario en el mercado, así como la marca MANUELITA para distinguir sus productos”.

Asevera que además de haber adquirido el nombre comercial por el uso, la sociedad “solicitó el depósito en la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio para facilitar la prue-ba sobre su titularidad y garantizar su propiedad”, hechos que constan bajo los Expedientes Administrativos Nros. 257.697 y 257.699.

Anota, en todo caso la actora que: “3.17. Mediante Resoluciones Nos. 003637 del 23 de julio de 1987 y 003586 del 16 de julio de 1987, la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito de la enseña y nombre comercial MANUELITA”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO a) Respecto a la legislación aplicable a la controversia nacional, la actora o demandante considera que es la Decisión 313, pese a que la solicitud de la marca impugnada MANOLITA lleva fecha 24 de noviembre de 1986, cuando regía la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (la cual estuvo vigente desde el 13 de julio de 1978 hasta el 11 de diciembre de 1991), y sin embargo el acto concesorio (30 de junio de 1992) se emite en la vigencia de la Decisión 313 (en vigor desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993).

Fundamenta su tesis en la sentencia interpretativa de este Tribunal dentro del Proceso 5-IP-94 y en la legislación Colombiana, particularmente los artículos 58 de la Constitución Nacional, 17 y 40 de la Ley 53 de 1987 que “establece las reglas generales de la aplicación de la ley en el tiempo”. b) Con respecto a la violación del artículo 73, literal b) de la Decisión 313, y con el antece- 30/03/98 17.48 dente de la jurisprudencia colombiana en el expediente 2988, dice la actora que para que dicha norma prospere deben cumplirse los siguientes requisitos: “-Que exista un nombre comercial a favor de un tercero debidamente protegido de conformidad con la Legislación Nacional. “-Que la Administración conozca de la existencia del nombre comercial en cuestión, por existir un depósito vigente a su favor. “-Que el signo a registrarse sea idéntico o similar al correspondiente nombre comercial. “-Que existan circunstancias que puedan inducir al público a error entre el nombre y el signo a registrarse”.

Al desglosar el análisis de cada uno de estos aspectos, recalca sus puntos de vista conforme a los cuales según el artículo 603 del Código de Comercio Colombiano, el derecho al nombre comercial se “adquiere por el primer uso sin necesidad de registro” por lo que dicho uso confiere al titular el “derecho de emplearlo en forma exclusiva” y que aplicado al caso sub judice se retrotrae ese derecho al momento de la constitución de la sociedad MANUELITA S.A., esto es al 25 de noviembre de 1947, la cual ha venido empleando desde entonces dicho nombre comercial.

El conocimiento del nombre comercial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la actora, fue debidamente advertido no “sólo a través del depósito del nombre respectivo ante la mencionada entidad, como se afirma por esta corporación, sino como en el presente caso, por ser un nombre notorio que pocos colombianos desconocen”; señalando, por otra parte, que el depósito del nombre y la enseña comercial se efectuó a través de las resoluciones Nos. 003637 del 27 de Julio de 1987 y 003586 de 16 de julio de 1987 expedidas por la División de Signos Distintivos, solicitudes presentadas el 26 de Junio de 1986, “es decir, con anterioridad a la fecha en la cual se solicitó el registro de la marca MANOLITA”, la que, como ya se señaló, fue solicitada el 24 de GACETA OFICIAL noviembre de 1986.

Respecto a la similitud de los signos controvertidos, señala que, “el presente caso, es claro que entre el nombre comercial MANUELITA y la marca MANOLITA existen evidentes similitudes visuales provocadas por semejanzas ortográficas, consistentes en que se trata de dos palabras compuestas por cuatro sílabas (MA-NUE-LI-TA y MA-NO-LITA), de estas sílabas son idénticas y se encuentran en el mismo orden, la primera, la tercera, y cuarta; en cuanto a la segunda sílaba está compuesta por consonante seguida de vocal, concluyéndose que las nueve letras que conforman la marca MANUELITA, siete son reproducidas en igual orden y sentido por la marca MANOLITA, lo que genera una evidente similitud visual y ortográfica entre los signos en conflicto”.

Añade la actora que “en cuanto a las similitudes fonéticas, éstas son aún más relevantes ya que partiendo de la base de que las marcas MANOLITA Y MANUELITA tienen igual número de sílabas, siendo idénticas tres de ellas, son además palabras graves por cuanto llevan el acento en la penúltima sílaba (LI), lo que conlleva a que se produzca una pronunciación similar en ambas expresiones. “Sobre la similitud conceptual, las marcas en conflicto expresan ideas similares, ya que se refieren a un nombre propio específicamente MANUELA, siendo MANUELITA Y MANOLITA ambos diminutivos del apelativo o sobrenombre del mismo”.

En relación con el cuarto presupuesto, deduce que hay lugar a inducir al público a error por cuanto los dos signos están protegiendo los productos de la clase 30. c) Violación del artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313. Como dato informativo, y no como parte de la acción, la actora aclara que con fundamento en el artículo 108 de la Decisión 344, se ha demandado por separado la cancelación de la marca MANOLITA en base a la notoriedad de su marca, acción en trámite bajo el Expediente 92-263.085, acudiendo a la jurisprudencia contencioso administrativa del Consejo de Estado que “ha considerado en casos análogos que es potestad del particular de acudir ante la propia administración 30/03/98 18.48 a fin de obtener la cancelación de un registro marcario y simultáneamente acudir directamente ante la jurisdicción contenciosa en ejercicio de la acción establecida en el Artículo 596 del Código de Comercio, solicitando igualmente su cancelación”.

Reitera que no cabe duda que la marca MANUELITA era “notoriamente conocida para el momento en que se solicitó el registro de la marca MANOLITA” como “se encuentra ampliamente demostrado”, pues el conocimiento de una marca “debe girar en torno a las personas que comercializan ese tipo de productos, al igual que las ventas realizadas en el mercado”.

Sobre la antigüedad de la marca MANUELITA en palabras de la accionante, “la misma se encontraba registrada bajo el Certificado Nº 14.135 desde el 12 de noviembre de 1941 para amparar productos de la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, vigencia que se extendió hasta el 22 de octubre de 1976. Igualmente, se registró esta misma marca bajo el Certificado Nº. 80.352 para amparar los productos de la clase 30 del Artículo 2º. del Decreto 755 de 1972, la cual estuvo vigente desde el 4 de julio de 1973 hasta el 4 de julio de 1988, y finalmente, se obtuvo un nuevo registro bajo el Certificado Nº. 139.755 (sic),vigente desde el 4 de octubre de 1993 (sic), hasta el 4 de octubre del 2003”.

Advierte que el conocimiento de la notoriedad de la marca MANUELITA está dado por la notoriedad misma de la marca, hecho que debió haber sido conocido por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio porque caso contrario se llegaría a la conclusión de que cuando el titular de una marca notoriamente conocida no presente observación u oposición al registro de una marca igual o similar solicitada por un tercero, lo que “derive como resultado que la Superintendencia de Industria y Comercio deba concederla no obstante conocer su notoriedad, dada la amplia difusión y público conocimiento que caracterizan a estas marcas notorias”, principio que lo respalda en la citada jurisprudencia del Tribunal Andino dentro del Proceso 5-IP-94, la que establece que el administrador o el juez cuando le corresponda apreciar la notoriedad de una marca “puede aplicar su propio conocimiento acerca de GACETA OFICIAL la notoriedad de la marca”. d) La violación del artículo 72, literal h) de la Decisión 313 también ha sido acusado en este caso, pues al haberse registrado la marca MANOLITA, se ha permitido crear una confusión sobre la procedencia del producto ya que los medios comerciales “creerán fácilmente que se trata de un producto producido o comercializado por la Sociedad Manuelita S.A.”.

CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Acepta, en primer lugar que la Decisión 313 “como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto ”. Rechaza cualquiera pretensión de considerar o aceptar que en el acto administrativo contenido en la resolución 1992 de junio de 1992 se hubiere violado norma alguna, y más aún sostiene que “la solicitud de la marca en comento no violenta las normas marcarias por cuanto es novedoso, visible y distintivo”.

ESCRITO PRESENTADO POR PARTE DEL APODERADO ESPECIAL DEL SEÑOR PEDRO MANUEL SAMANIEGO CELY El coadyuvante fundamenta su escrito en los siguientes aspectos: a) No existe confundibilidad entre los términos MANUELITA que es una expresión común y el vocablo MANOLITA que “constituye una expresión de fantasía, por lo cual carece de traducción”. b) Contradice la tesis de la actora sobre la violación del artículo 73, literal b) de la Decisión 313, respecto a la protección de un nombre comercial, pues la protección fundamentada en el depósito anterior del nombre y enseña comercial no existe “pues con su supuesta obtención no se otorgaron derechos de propiedad industrial a favor de la misma; el depósito por si mismo no constituye DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ”. 30/03/98 19.48 Respecto a la protección del nombre comercial es de su opinión que “nace única y exclusivamente con el uso; con fundamento en ese presunto derecho a favor de la demandante, se debió concurrir, a través de la oposición, demostrando el derecho que pudo ser violado, y si ésta no concurrió, mal podría pretenderse que la actuación sería ilegal, pues equivaldría a imponerse una obligación imposible a cargo de la administración, como sería la de investigar todos los nombres y enseñas comerciales usadas públicamente en Colombia, y que conociera o no hubiera podido ignorar el solicitante, todos los nombres y enseñas utilizados en Colombia y, por si ésto fuera poco, los derechos que pudieran resultar violados en una u otra forma a través del registro de la marca”.

Diferencia entre el acto anulable y el nulo, según se viole el artículo 72, en cuyo caso siempre será nulo, en tanto que cuando la infracción sea del artículo 73, “sólo será anulable en caso de haberse presentado oposición al registro”, o en otras palabras “si en el proceso de registro no se pone en conocimiento de la administración, a través de la oposición, la existencia del derecho que podría resultar violado”. c) En rechazo de las aseveraciones contenidas en la demanda en relación con la violación del artículo 73, literales d) y e) de la Decisión 313, advierte que la marca MANUELITA en la fecha de la solicitud y para la concesión de la marca MANOLITA, “no aparecía registrada en la División de Propiedad Industrial; de manera que la demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca MANUELITA”. d) Refiriéndose a la alegación de que MANUELITA es una marca notoria, el coadyuvante, aduce que “la marca notoria debe cumplir con el requisito de ser notoria y encontrarse en esa fecha [la del registro de mi mandante] registrada en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, sin perjuicio de su notoriedad actual, circunstancia esta última que en mi opinión también debe probarse, pues de no serlo, la protección que le confiere la ley carecería de sustento”.

Anota que la marca MANUELITA caducó el 4 GACETA OFICIAL de julio de 1983 “de manera que el signo MANUELITA pasó a engrosar las filas de vocablos con vocación marcaria para cualquiera que así lo quisiera anotar, obteniendo su registro”; y sin embargo ahora aparece registrada bajo el Número 145654 mediante solicitud presentada con posterioridad al registro de la marca MANOLITA, habiéndose otorgado con violación flagrante de la ley.

Justifica el otorgamiento de la marca MANOLITA por la carencia del registro de marca, enseña o nombre comercial idéntico o similar a esta marca. El Tribunal Andino por su parte, y sin que signifique calificación de los hechos internos, sobre lo cual tiene prohibición según el artículo 30 de su Estatuto, señala para esclarecer algunos aspectos fácticos los siguientes que aparecen del Proceso enviado en 1106 fojas útiles. 1.

Consta de la certificación de fecha 14 de noviembre de 1996 que la marca MANUELITA fue conferida mediante resolución de 30/03/98 20.48 22 de octubre de 1941, con vigencia del 22 de octubre de 1941 al 22 de octubre de 1951, para la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, teniendo como titular al Ingenio Manuelita S.A.. 2. Registro Nº. 80352, de la marca MANUELITA para productos clase 30; titular Manuelita S.A. con vigencia del 4 de julio de 1973 al 4 de julio de 1988 concedida por resolución Nº 02913 de 4 de julio de 1973. “En el expediente Nº 223214, se tramitó la renovación para el período comprendido entre el 4 de julio de 1983 al 4 de julio de 1988, concedida mediante resolución Nº 3644 de 18 de abril de 1985”.

La certificación lleva fecha 14 de Noviembre de 1996. 3. Certificado Nº 145.654, clase 30, marca MANUELITA, titular Manuelita S.A. resolución Nº. 20129 de 4 de octubre de 1993, expediente 92350280, se otorga la marca Manuelita por 10 años, para la clase 30, con vigencia hasta el 19 de noviembre del 2003. En síntesis, la marca MANUELITA registra, según el expediente el siguiente historial marcario: Certificado Resolución Vigencia Acto 14.135 Octubre 22 de 1941 Octubre 22 de 1941 Octubre 22 de 1951 Concesión 80.352 02913 (Julio 4 de 1973) Julio 4 de 1973 Julio 4 de 1988 Concesión 80.352 3644 (Abril 18 de 1985) Julio 4 de 1983 Julio 4 de 1988 Renovación 145.654 20129 (Octubre 4 de 1993) Noviembre 19 de 1993 Concesión Noviembre 19 del 2003 Del cuadro anterior se desprende que la marca MANUELITA no aparece registrada desde el 5 de julio de 1988 hasta el 4 de octubre de 1993. 4.

Nombre comercial: MANUELITA Consta el depósito y registro del nombre comercial mediante resolución Nº 3637 de 23 de julio de 1987 a favor de la Sociedad MANUELITA S.A., para “distinguir al empresario como tal, es decir, a la Sociedad Manuelita S.A., en todos los asuntos propios de su objeto social, relacionados con todos los productos expresa y tácitamente comprendidos en la clase 30 del Decreto 755 de 1972” (expediente 257.699), vigente a partir del 23 de julio de 1987. 5.

Marca MANOLITA Fecha de presentación de la solicitud: 24 de noviembre de 1986. GACETA OFICIAL Fecha de concesión: resolución Nº 1992 de 30 de junio de 1992. Iniciación de la vigencia 27 de julio de 1992. En certificación que reposa en el expediente de 14 de noviembre de 1996, se lee: “Que en el expediente Nº. 263.085, se tramita la cancelación por notoriedad de la marca MANOLITA, solicitada el 5 de julio de 1996, por la Sociedad Manuelita S.A., domiciliada en Palmira.

Valle. “Que mediante auto Nº. 4302 del 31 de julio de 1996, se admitió la solicitud de cancelación de la marca citada. Notificada por estado el 1 de agosto de 1996, al solicitante y mediante despacho comisorio Nº. 796 del 15 de agosto de 1996, enviado a la alcaldía municipal de Soacha Cundinamarca, se ordeno notificar personalmente el auto anterior al señor Pedro Leonel Samaniego Cely ”.

Mediante certificado Nº 139735 la vigencia de la marca MANOLITA es desde el 27 de julio de 1992 al 27 de julio de 1997. Se ha agregado, además copias de la acción de “cancelación por notoriedad contra el Registro de la Marca MANOLITA” ante el Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del apoderado de la Sociedad Manuelita S.A. en base del artículo 108 y sucesivos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En razón de todo lo expuesto anteriormente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos,

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según el artículo 28 del Tratado de su creación y que el Consejo de Estado de la República de Colombia, tiene facultad para requerir la mencionada interpretación, conforme el artículo 29 ejusdem, toda vez que las normas comunitarias a interpretarse son de aplicación dentro del proceso interno allegado para su resolución. 30/03/98 21.48 Que a este Tribunal, como se ha reiterado en fallos anteriores, le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas, por lo que está facultado para extender la interpretación a otras no comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que no resultaren aplicables al proceso interno al que ha dado lugar la consulta.

El Tribunal considera del caso, ampliar la interpretación a los artículos 92 y 117 de la Decisión 313. NORMAS A INTERPRETARSE: DECISION 313: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias GACETA OFICIAL pudiere inducirse al público a error;

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 30/03/98 22.48 Que en consideración a los hechos puntualizados y a las normas transcritas, el Tribunal consultado, estima procedente referirse en esta sentencia a los siguientes aspectos: I. NORMAS APLICABLES II.

REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE COMO MARCA III. REGISTRO MARCARIO IV. SIGNOS ENGAÑOSOS V. PROTECCION DE LOS NOMBRES COMERCIALES Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; VI. LA CONFUNDIBILIDAD “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

VIII. LAS MARCAS NOTORIAS Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”. “Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir. “Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro”.

VII. SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS IX. CONCLUSIONES I. NORMAS APLICABLES En el caso sublite el procedimiento de concesión de la marca MANOLITA se ha encontrado sujeto a la vigencia de dos legislaciones: la Decisión 85 para el momento de presentar la solicitud (24 de noviembre de 1986) y la Decisión 313 para la concesión del registro de la marca MANOLITA (resolución Nº 1992 de 30 de junio de 1992).

Bajo la primera se cumplieron algunos hechos o actos procesales por parte de la Oficina Nacional Competente como es el examen de forma y de fondo de la solicitud y la publicación del extracto previo a la aceptación del recurso de reposición, actos procesales que surtieron plenos efectos jurídicos y que tenían que ser respetados por la administración al encontrarse protegidos por una presunción de legalidad.

Durante este período no se presentaron oposiciones, por lo que erróneamente se habría procedido bajo el supuesto de que cumplido este lapso procesal, posteriormente se hubieran aceptado dichas observaciones u oposiciones en aplicación de la Decisión 313. Los actos que forman el conjunto del procedimiento administrativo para la concesión de la marca, no originan para el solicitante de la GACETA OFICIAL mar-ca MANOLITA sino una mera expectativa frente a su potencial derecho para que le confiera o no el registro.

No existió, desde el punto de vista sustantivo derecho alguno para el solicitante, el que se conformó mediante la resolución 1992 de 30 de junio de 1992, para cuyo análisis de otorgamiento el administrador tenía que aplicar la Decisión 313, vigente al momento de expedirse el acto concesorio, y bajo cuyas normas debía calificarse si la marca podría o no ser registrable según las disposiciones prohibitivas o impedimentos de registrabilidad que se desarrollan en las disposiciones de los artículos 71, 72, y 73 de la citada Decisión. En consecuencia, en este caso, la Decisión 313 tenía plena aplicación por cuanto bajo el régimen de su vigencia se produjo por parte de la administración, el acto concesorio del registro, sin perjuicio de cualquier otro recurso que posteriormente se hubiere interpuesto.

II. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE COMO MARCA Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran enumerados en el artículo 71 de la Decisión 313 que son los mismos que consagran el artículo 81 de la actual Decisión 344: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos estos que han tenido un amplio desarrollo analítico en varios casos de jurisprudencia de este Tribunal (casos: Procesos 27-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96, 22-IP-96 G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, 15-IP-96, 16-IP-96 G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, 20-IP-96 G.O. Nº 291 de 3 de septiembre de 1997, 25-IP-96, 32IP-96 y 5-IP-97 G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997, 10-IP-97 G.O. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997).

La perceptibilidad encierra la sola idea de que un signo puede ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos. Del propio concepto de marca que contiene el inciso segundo del artículo 71 de la Decisión 313, se desprende como una de las características especiales de un signo para constituirse en marca la posibilidad de que pueda distinguir unos productos pertenecientes a una persona 30/03/98 23.48 o empresa de los productos idénticos o similares de otra, con el fin de que el consumidor pueda a su vez identificar a los signos como tales así como a la fuente empresarial de origen de los productos o servicios.

La distintividad que deben reunir los signos tanto en su capacidad intrínseca como extrínseca evita cualquier confusión entre signos preexistentes o entre éstos y los productos que la marca protege. Como consecuencia de esa distintividad las normas comunitarias prohiben el acceso al registro de signos que entre ellos causen confusión al consumidor frente a productos iguales o semejantes que las dos marcas pretenden proteger.

Lo distintivo del signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, le convierte en un elemento identificador en el mercado que le permite al empresario desarrollar su actividad con la certeza de que sus productos impresos con la marca, van a ser reconocidos en el comercio y diferenciados de otros producidos por diferentes empresarios.

Estas características de distinguir, diferenciar e identificar que conciernen a la marca producen en el consumidor un convencimiento de que los productos adquiridos con esa marca a la vez que tienen un mismo empresario como fuente de origen o producción van a presentar la misma calidad, hecho que conduce al usuario a inclinarse en futuras ocasiones por esos productos identificados con la misma marca.

Si un signo se asemeja a otro o se confunde con los productos protegidos, pierde la facultad de poder ser distinguido por el consumidor y al desvanecerse el objeto marcario, el signo sí se convierte en irregistrable. La representación gráfica, como el tercer elemento esencial de un signo, concierne en mayor grado a la facilidad que el mismo presenta para efectos del registro y de la descripción que tenga que hacerse en la respectiva solicitud; bajo parámetro la representación gráfica no sería sino la imagen que se traduce del signo para efectos de la publicación registral.

Las palabras, conjuntos de colores, gráficos, etc., pueden ser registrados por tener a su vez la posibilidad de representación gráfica, circunstancia que no sucede, por ejemplo, con los signos olfativos. GACETA OFICIAL De todo lo dicho, puede deducirse que en la época moderna la marca es un elemento esencial dentro del intercambio de bienes y servicios, ya que, a través de una representación material del signo éste tiene capacidad propia de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los productos o servicios de otra, evitando crear en el consumidor una posibilidad de error o engaño, logrando transparencia dentro de la comercialización de objetos y bienes protegidos por una marca y evitando una competencia desleal entre productores.

III. REGISTRO MARCARIO Para los objetivos que se desarrollarán más adelante se interpreta el artículo 92 de la Decisión 313, el que define y establece como único sistema para adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca el respectivo registro en la Oficina Nacional Competente, descartándose que aun el uso inveterado de una marca no registrada, por notoria que fuera pueda dar lugar al origen del derecho sobre la marca y al ejercicio del ius prohibendi por parte de su titular.

La orientación atributiva al ejercicio del derecho sobre una marca, a diferencia de otros sistemas como el Anglosajón que corresponde al declarativo, permite única y exclusivamente gozar de “los derechos inherentes a la marca a quien la inscribe en el registro autorizado correspondiente”. El registro de la marca, tiene así un valor constitutivo, “en la medida que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 12-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996).

Reiterada y abundante es la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal respecto a que la única manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro. “Se exige el registro del signo por parte de la oficina nacional competente”, “la legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca, a quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente ”, “ la única forma de adquirir el derecho al uso de la marca es la de su inscripción en el registro ”, “ sólo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya 30/03/98 24.48 inscrito en el registro marcario correspondiente”, “ así, por virtud del acto de inscripción de una marca, su titular adquiere el derecho subjetivo de usarla para la identificación de su producto ” (Proceso 2-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996, 3-IP-95, G. O Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, 7-IP-95, G. O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, 32-IP-96).

Todos conforman los fallos indicados y otros, que han descartado la posibilidad de que el derecho al uso exclusivo de una marca se puede adquirir por otro medio que no sea el registro. Refiriéndose a otros medios para adquirir el dominio sobre bienes corporales reconocidos en la doctrina, el Tribunal dentro del fallo en el Proceso 08-IP-95 (G. O. Nº 231 de 17 de octubre de 1996), los ha descartado.

Dijo en efecto: “ se contrae a la petición de la actora para que se considere que la marca LISTER, ha ingresado en su patrimonio vía prescripción adquisitiva de dominio, para cuyo caso pudiera -según la actora- aplicarse las normas del Código Civil Colombiano y otras, que regulan esa institución jurídica, todo en razón del silencio que guardan las Decisiones comunitarias en esta materia y en aplicación del artículo 119 de la Decisión 313. “El Tribunal Andino ha considerado en varias sentencias que el derecho exclusivo al uso de una marca nace única y exclusivamente por el registro de la misma en la Oficina Nacional Competente, en virtud del sistema atributivo que se consagra en el régimen comunitario”.

IV. SIGNOS ENGAÑOSOS Cualquier signo que reúna los tres requisitos exigidos por el mencionado artículo 71 para que pueda ser marca debe enfrentar el examen de registrabilidad por parte de la Oficina Nacional Competente para su aceptación como tal. Si bien el signo puede ser perceptible, distintivo en forma aislada y susceptible de representación gráfica, llegaría en cambio a ser irregistrable en el caso de que el antedicho registro produzca determinados efectos negativos frente al consumidor (error, engaño, etc.) o llegare a afectar principios éticos o morales que impone la sociedad, o simbolice los distintivos patrios de un Estado, o perjudique intereses de terceros que ya han solicitado o registrado ese mismo signo para iguales o similares productos.

GACETA OFICIAL Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), son impedimentos que en definitiva se derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Si la ley ampara el sistema marcario, ese amparo legal debe estar dirigido a proteger al consumidor como el elemento primordial del círculo comercial signo – marca – producto, que representa el “interés general o público” (Proceso 12-IP-96 G.O. Nº 265 de 16 de Mayo de 1997 y Proceso 30-IP-96 G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997).

Como consecuencia de la protección marcaria, y dentro de otras facetas, el signo que resulte engañoso para los medios comerciales o para el público es irregistrable, engaño que debe entenderse “como la distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error”.

(Proceso 30-IP-96). Si los intereses protegidos por la marca son por un lado los del consumidor, y por otro los del propio empresario, y al concedérsele a éste por el registro el derecho al uso exclusivo del signo para sus productos, las reglas de la libre competencia marcaria y la publicidad e información que se obtiene de los productos y servicios a través de la marca, chocarían con la utilización de signos engañosos sobre los bienes protegidos trastornando de esta manera los objetivos marcarios y creando competencia desleal que un régimen de propiedad industrial no persigue ni puede garantizar.

La protección marcaria lleva implícita una transparencia comercial -al menos así debe entenderse- por lo que la información que recibe el público de los bienes y servicios puestos a su disposición debe estar alejada de cualquier “práctica que por lanzar al mercado indicaciones incorrectas o falsas sobre los productos, inducen a error al consumidor” (Procesos 2-IP-94, G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994, reiterado en Proceso 30-IP-96).

La registrabilidad de los signos que en forma 30/03/98 25.48 general induzcan al consumidor a un error evidente en cuanto a su procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, etc. atentaría también contra el productor o comerciante que legitimado en su derecho exclusivo opera dentro de las fronteras de la legalidad y de una sana competencia, situación que le sería adversa al permitirse el registro de un signo que se aparte de las reglas que regulan esa libre competencia. La circulación de bienes y servicios con signos marcarios de las características anotadas, distorsionaría los principios generales que ampara el Acuerdo de Cartagena en cuanto a la competencia comercial originada en el Capítulo VII de su texto recopilado mediante la Decisión 406, publicada en la Gaceta Oficial Nº 273 de 4 de julio de 1997.

(Proceso 30-IP-96). V. PROTECCION A LOS NOMBRES COMERCIALES Es a partir de la Decisión 311 (G.O. Nº 96 de 12 de Diciembre de 1991), cuando la norma comunitaria sobre Propiedad Industrial comienza a proteger los nombres comerciales frente al registro de signos marcarios que se asemejan y pudieran inducir al público a error. La protección al nombre comercial está prevista en la Decisión 313, en el literal b) del artículo 73, al disponer que no podrían registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Concordante con esta disposición, por su parte, el artículo 117 de la indicada Decisión define lo que debe entenderse por nombre comercial: “la denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial”. En el caso sub examine el enfrentamiento jurídico se entabla ante un nombre comercial “Manuelita” protegido por la legislación colombiana, es decir la legislación interna, mediante la expedición de un certificado de registro del 23 de julio de 1987 y ante una marca “MANOLITA” conferida mediante la resolución Nº 1992 de 30 de junio de 1992 del Jefe de la División GACETA OFICIAL 30/03/98 26.48 de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. estar revestida de su carácter preeminente y de aplicación directa.

El registro del nombre comercial “Manuelita” por parte de la Compañía Manuelita S. A., requiere referirse ahora a lo que es el nombre comercial y la razón social o la denominación de una empresa, aclarando de todas maneras que el nombre comercial hace relación directa a la actividad que ejerce una persona natural o jurídica; en tanto la “denominación o razón social” es la identificación subjetiva de una persona jurídica.

La marca se diferencia del nombre comercial en que aquella sirve para proteger bienes y servicios. Al no haber establecido la citada norma del artículo 117 de la Decisión 313 el registro del nombre comercial, como sí lo hace la legislación comunitaria categórica y expresamente con las marcas y los lemas comerciales, ha de concluirse en primer lugar, que el registro no impera como medio de obtener la protección al nombre comercial.

Descartándose la titularidad por la vía registral, la Decisión 313 se remitía al uso del nombre como requisito de protección, sin perjuicio, desde luego, de lo que dispusiera la legislación interna, que en este supuesto es complementaria de la ley comunitaria otorgándole la facultad para reglamentar todo lo concerniente al nombre comercial.

De lo cual se puede desprender que si la legislación nacional prescribió el registro como medio de obtener la protección, dicho registro no será en todo caso constitutivo del derecho, sino un medio eficaz de prueba de su uso. La referencia que el artículo 117 de la Decisión 313 hacía al Capítulo de Marcas “en lo que fuere pertinente” pudo haber creado la confusión sobre la necesidad de que el nombre comercial tenía que ser registrado para que se le confiriera un derecho exclusivo.

El propio inciso segundo del artículo 117 de la Decisión 313, diferencia lo que es un nombre comercial de una denominación social, cuando considera como figuras independientes asignadas por otras leyes a las personas jurídicas para su identificación y concediendo a las dos figuras la posibilidad de coexistencia. Parte de la doctrina sostiene que el hecho de que una empresa obtenga su constitución y aprobación como persona jurídica y adquiera su denominación o razón social no significa per se que tenga esa denominación como un nombre comercial en uso, toda vez que bien puede utilizar dicha razón o denominación como nombre comercial o emplear otra u otras denominaciones para designar la actividad comercial, aunque lo corriente es que la denominación social represente el nombre comercial pues al ejercitar la sociedad su actividad lo hace, en la mayoría de los casos, con su denominación social.

El uso del nombre comercial La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro. Así debe entenderse el inciso tercero del artículo 117 de la Decisión 313, el cual si bien dispone “que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente ”, permite sinembargo complementar el régimen de la protección del nombre comercial con la “reglamentación” que para el efecto establezca la legislación de cada País Miembro.

Existe una expresa remisión, en este caso, a la legislación nacional la que se aplicará en todo cuando no contradiga a la comunitaria, por Esta remisión a la legislación nacional, complementada con el artículo 120 de la indicada Decisión que disponía que “los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”, debía entenderse en el sentido de que el uso del nombre comercial confiere por sí derechos.

Pero no podía ampliarse con el criterio de que la legislación nacional tenía que exigir como requisito esencial el registro del nombre comercial, requisito, que como se anota, no está contemplado en la norma comunitaria. Se facultaba sólo a la legislación interna a proteger dicho uso sin necesidad del procedimiento de registro o, existiendo éste, a establecer uno en base al uso, que bien podía comprender un examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o con las marcas ya registradas, pues éstas, según el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, estaban impedidas de registrarse si eran idénticas o se asemejaban a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a GACETA OFICIAL error.

No habla esta norma de un nombre “registrado”, sino protegido, protección que en esencia radicaba en el uso y no en el registro. Si la norma hubiere querido establecer el requisito del registro tendría que haber hecho mención expresa de éste por ser una forma de adquirir un derecho. Al omitirse tal requisito, la protección nació del uso del nombre comercial, pudiendo los Países regular su registro como asunto formal y declarativo pero no constitutivo del derecho al uso exclusivo del nombre comercial.

Lo dicho en renglones anteriores también es aplicable a la Decisión 344. Definición de nombre comercial Los diferentes autores definen al nombre comercial como: “El elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de la otra”. (Ladas) Rotondi a su vez lo define como “una denominación impersonal y objetiva de la organización hacendal”.

Fernández Novoa, define el nombre comercial como: “Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa” (Citado por Juan Manuel Hernández López). Para el profesor José Masaguer Fuentes, el nombre comercial “es el signo o medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad empresarial” (Revista General de Derecho, “Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales, Valencia 1996, pág. 6956).

Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es “el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral”. El artículo 76 de la Ley de Marcas española, lo define como el signo distintivo que “sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares”. 30/03/98 27.48 La esencia del nombre comercial es la actividad que desempeña el titular de dicho nombre, por lo que la ausencia de una actividad impide que pueda hablarse de la existencia de un nombre comercial.

Nombres comerciales y marcas La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene por su uso. Y sobre la extensión, las marcas tienen un ámbito de protección en el país con relación a las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva.

(Bertone y Cabanellas. Editorial Heliasta SRL, 1989). Además, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios. El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es facultativo.

Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sinembargo será protegido sin necesidad de registro. Nombres comerciales y nombres sociales La confusión entre nombres sociales y nombres comerciales también puede presentarse en algunos casos, entendiéndose aquellos como los que individualizan a una persona jurídica considerada en sí misma y comprende las nociones de: RAZON SOCIAL: Es el nombre de la sociedad de personas.

DENOMINACION SOCIAL: Para designar las sociedades de capitales. (“Los retos de la Propiedad Industrial”, “Esquema del Nombre Comercial”, Ernesto Aracama Zorraquin, INDE- GACETA OFICIAL COPI-OMPI, 1996, pág. 202) El nombre social es un signo identificatorio de “quien actúa a los fines de la imputación jurídica de esa actuación; el nombre comercial -de alguna manera- se refiere a cómo y dónde se actúa, prescindiendo de la imputación misma de la actuación”.

(Garríguez, Joaquín “Curso de Derecho Mercantil”, 5ª Ed. pág. 218-219, cita de Aracama, obra mencionada). El profesor Fernando Cerdá Albero, admite que la denominación social “sirve para expresar inequívocamente la individualidad de su titular como sujeto de derechos y obligaciones nacidos de las relaciones jurídicas sociales”, para añadir que “como a toda persona jurídica también a la sociedad dotada de personalidad jurídica ha de hacerse extensible el reconocimiento del derecho al nombre” (“Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales”, Revista General de Derecho, Valencia, 1996, pág. 6959) No puede pretenderse la existencia de una sociedad sin la identificación propia que constituye su nombre social, el que nace, en virtud generalmente, de la inscripción en el registro mercantil.

En cuanto a la integración de las dos figuras nombre comercial y nombre social, dentro de las ramas del Derecho el nombre social forma parte del derecho comercial y más específicamente de la legislación societaria. El nombre comercial pertenece a la esfera del derecho de Propiedad Industrial. Las normas comunitarias guardan silencio sobre las denominaciones sociales como signos distintivos con una protección propia e individualizada y no confieren derecho alguno ni en el trámite de concesión de una marca o de un nombre o en el posterior ejercicio del derecho de nulidad, silencio que no significa la remisión tácita al derecho interno, pues aun en la prohibición del registro de nombre, la misma lo restringe a los de las personas naturales (artículos 73, literal f) de la Decisión 313 y 83 de la 344).

Una sociedad sólo puede tener una denominación social pero no hay inconveniente en que esa sociedad posea al mismo tiempo varios nombres comerciales (Profesor Jesús Gómez 30/03/98 28.48 Montero, “El Tratamiento a la marca en el tráfico jurídico mercantil”, Andema Madrid 1994, pág. 54). En igual sentido el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza expresa que “al titular de un negocio puede convenirle más actuar en su propio nombre; pero es muy posible que le beneficie asumir como nombre comercial una denominación distinta de su propio nombre, de pura fantasía, que afirme su personalidad y signifique una designación analógica a una especie de “nombre de guerra”, sin ninguna relación con su nombre propio, que tendrá entonces un ámbito exclusivamente privado y personal” (“Tratado de Derecho Industrial”, Segunda Edición, Editorial Civitas, pág. 847).

Requisitos del nombre comercial Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera así: DISTINTIVIDAD, tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa que no constituye el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca. El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”.

(Aracama, obra citada, pág., 205) Caracteres del nombre comercial Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha GACETA OFICIAL salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206).

El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público tenga del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significaría de por sí que se ha utilizado el nombre comercial, pues no hay impedimento para que subsista ese nombre social y que la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle dentro de un período de tiempo posterior. O bien puede la sociedad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien formula la observación a la marca o a otro signo por su anterior uso, uso que debe preceder al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio “prior tempore, potior iure”. Si la legislación interna de un País Miembro hubiere adoptado el registro del nombre comercial, según la Decisión 313 este acto constituiría la prueba de uso.

Signos que pueden constituir nombre comercial El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc. y así mismo estará impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y será oponi-ble por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad 30/03/98 29.48 de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres, o los signos sean genéricos de la actividad etc., aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos.

Defensa del nombre comercial El literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, relievando la importancia que para este distintivo tienen las normas internas. El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 73, literal b) de la Decisión 313, debe haberse usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente ha de regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre debe inducir al público a error para que se genere confusión, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara, confundibilidad que se analiza en renglones posteriores.

El Tribunal Supremo Español, al respecto ha manifestado: “El criterio para la concesión o no de nombres comerciales, con criterio análogo para las marcas, aunque algo más flexible, se basa en la posibilidad o no de confusión o falta de distinción en otros nombres comerciales o marcas anteriormente registradas, en función de la adscripción de las modalidades enfrentadas afines a productos de la misma área comercial o industrial que puedan equivocar a los consumidores, mediante un examen sencillo y a primera vista y en conjunto, sin entretenerse en su estudio detallado de los nombres enfrentados” (“El Tratamiento de la marca en el tráfico jurídico-mercantil”, José Luis Albacar López, Andema, España, 1993, pág. 93).

También podrían aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción sobre las marcas, así como GACETA OFICIAL los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad entre nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

El sistema legal de orden comunitario establecía para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción posterior de nulidad prevista en el artículo 102 de la Decisión 313, nulidad que puede decretarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

VI. LA CONFUNDIBILIDAD Determinar si entre dos signos distintivos existe confusión actual o presente o que pudiera darse en el futuro por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a reglas legales de ningún orden, admitiéndose esa determinación como una decisión unilateral y propia de la administración o del juzgador, criterio que sin ser arbitrario o abusivo se ha de complementar con las reglas que la doctrina y jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.

En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada, en aplicación del principio “in dubio pro signo priori”. El enfrentamiento entre “MANUELITA” y “MANOLITA” como punto de partida para establecer la confundibilidad, y por tratarse ambos signos de denominaciones, requiere de un análisis global o de conjunto de los signos, sin limitaciones en cuanto al número de sílabas, o sin minimizaciones de sus componentes o análisis extensivos o técnicos en otros campos, pues el examinador al colocarse en el lugar del consumidor medio y tratándose de productos de consumo masivo, debe percibir o asimilar que éste no efectúa en cuanto a marcas o signos un profundo examen de los mismos, sino que se guía por una imagen general, superficial y ligera de las marcas, y lo que percibe y recuerda a primera vista sería el elemento diferenciador que le sirve para determinar o no la existencia de confundibilidad. 30/03/98 30.48 La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, esto es que entre dos o más marcas la confundibilidad se genera por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

La confusión visual o gráfica es provocada por la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor debido a la similitud ortográfica que se origina por la igualdad en las letras, el número de sílabas, la posición o ubicación de las vocales y consonantes; la similitud de las primeras y últimas sílabas; la entonación o la acentuación de las mismas.

Una posible confusión visual o gráfica, considerando siempre al signo con una visión general del mismo, podría darse entre MANOLITA y MANUELITA, pues del examen global se desprende que se asemejan o se identifican las sílabas iniciales y últimas, a lo que se agrega que en el campo visual y más aún cuando la palabra es de cierta longitud, las sílabas intermedias llegan a confundirse más que a diferenciarse unas de otras perdiéndose la apreciación identificadora del signo, que llega o puede llegar a producir una misma impresión visual.

Si las denominaciones o las palabras que utiliza un signo tienen por su pronunciación correcta o incorrecta una percepción fonética que no llega a distinguir un sonido de otro, se habría producido la confusión auditiva entre dos signos, situación que impediría la registrabilidad de uno de ellos. Auditivamente las dos expresiones en análisis tienen una extremada similitud al sentido del oído que únicamente con una pronunciación acentuada, correctamente gramatical y fonética, que no es la común y corriente, podría diferenciarse el diptongo “NUE” del vocablo “NO”, dentro de la concepción fonética de los dos signos. En el tercer campo confusionista, esto es el ideológico, la similitud conceptual de los términos confrontados dentro de la acción de nulidad planteada internamente, deriva del diminutivo del nombre MANUELA o del de MANOLA, ambos referentes al nombre MANUELA, que al ser escuchados y elaborados mentalmente por el consumidor generan la misma idea, es decir, representan el nombre de una mujer.

Existiendo una posible confusión entre los signos distintivos confrontados en este análisis, GACETA OFICIAL tanto en el campo ideológico como auditivo, las dos denominaciones no podrían coexistir en el mercado, pues al tenor de la disposición del artículo 73, literal b) no pueden registrarse como marcas signos que se asemejen a un nombre comercial protegido y que den lugar a inducir al público a confusión, sea por la similitud o semejanza entre los signos, los productos y la actividad empresarial que el nombre protege, que en el supuesto de esta interpretación se refieren ambos a los productos de la clase 30 del Nomenclator Internacional de Niza (Carlos Fernández-Novoa, “Derecho de Marcas”, pág. 117).

La confundibilidad es impedimento de registro de signos distintivos idénticos o similares para los mismos o iguales productos, porque las coincidencias de esas circunstancias producirían entre los consumidores un error directo en cuanto a los productos que adquieren, con un signo igual o parecido; y un error indirecto en cuanto a la creencia o convicción de la procedencia empresarial de la marca, enturbiando, de cierto modo, su origen empresarial.

La confundibilidad choca también contra el principio de lealtad comercial y transparencia que deben regir en las transacciones comerciales, pues en el registro marcario prima preferentemente la tutela al concepto “pro consumitore”. VII. SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS La disposición del literal d) del artículo 73, de igual contenido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha llevado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresión “de un signo distintivo notoriamente conocido” hace relación sólo a las marcas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial (Manuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel Otero Lastres, Ricardo Metke).

El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace refe- 30/03/98 31.48 rencia el literal e) del artículo 73.

Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios.

Mirada la protección por el otro lado del derecho marcario, esto es, el titular, podría un tercero aprovecharse de la notoriedad de un signo, imitando o reproduciendo una marca notoria como un nombre comercial notorio, generando en ambos casos una utilidad inconmensurable, aprovechándose del sacrificio o del esfuerzo ajeno y en beneficio propio.

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 otorga, como se manifiesta anteriormente, protección al nombre comercial notoriamente conocido para enfrentarse mediante observación, a la inscripción de una marca posterior y a otros signos. Este artículo se refiere a los casos de reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido y, aplicando el principio universal de interpretación de la ley, los mencionados vocablos se entenderán “en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras”.

Recurriendo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, dichos vocablos significan: Reproducción: “Acción y efecto de reproducir o reproducirse. Cosa que se reproduce o copia original. Copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos”; hay reproducción, por ejemplo, cuando se solicita la inscripción de la marca “x”, frente a la marca “x” anterior.

Imitación: “Acción y efecto de imitar”. Imitar: “Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra”. Una imitación se daría, en el caso de existir una previa marca registrada como “tabul”, pretender registrar una nueva como “tabulón”. GACETA OFICIAL Traducción: “Acción y efecto de traducir. Obra del traductor. Sentido o interpretación que se da a un texto o escrito.

Figura que consiste en emplear dentro de la cláusula un mismo adjetivo o nombre en distintos casos, géneros o números, o un mismo verbo en distintos modos, tiempos o personas”. Transcripción: “Acción y efecto de transcribir”. Transcribir: “Copiar, escribir en una parte lo escrito en otra”. El tratadista Manuel Pachón trae el ejemplo de la marca célebre “HIS MASTER VOICE” (La voz del amo), formada por dichas palabras y el gráfico del perro oyendo un gramófono, reproduciéndose parcialmente el gramófono y un pájaro, omitiendo las expresiones denominativas (“El Régimen Andino ” pág. 252).

En estos casos estamos frente a una figura de identidad entre el signo oponente y la marca o signo opuesto, ya que reproducir, imitar, etc., en términos finales no es sino hablar del mismo signo. Si bien la norma del literal d) no hace referencia al riesgo de confusión entre signos similares, o entre la imitación o la traducción, es necesario aclarar que para que prospere la irregistrabilidad por observación, o la acción de nulidad, debe determinarse con un carácter pro-lijo si entre los signos confrontados se produce tal hecho.

VIII. LAS MARCAS NOTORIAS Concepto de marca notoria Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pág. 32). El profesor Manuel Areán Lalín ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”.

(“La Protec- 30/03/98 32.48 ción de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, pág. 268). El autor Ricardo Metke al definir a la marca notoria dice que es la “conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de uso intenso y constante” “(Revista Colombiana de la Propiedad Industrial”, Nº 5 año 1997, Bogotá - Colombia, pág. 152).

Por su parte el Tribunal Andino en el Proceso 1-IP-87 definió la marca notoria como aquella que “goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate”. En el Proceso 5-IP-94 (G.O Nº 177 de 20 de abril de 1995) el Tribunal precisó aún más esa definición, al expresar que: “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo”.

Para efectos de determinar o concretar el concepto de marca notoria, ésta debe tener difusión entre un grupo de consumidores del producto a los que la marca protege o ampara. El uso de la marca notoria no está coligado al concepto de la misma. Antecedentes para que una marca sea notoria El proceso que sigue una marca para constituir una clase especial que por su uso se convierta en notoria, tiene varios antecedentes entre los cuales puede citarse el uso continuo de la marca que produce una difusión intensa entre el público de los consumidores, uso que como anota Carlos Fernández-Novoa “es preciso que desemboque en un resultado que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de las mercancías”.

El registro de una marca por sí no confiere a ésta su carácter de notoria, hecho que se debe especialmente al esfuerzo de su titular en la difusión que haga de la misma entre el grupo consumidor. GACETA OFICIAL Otro aspecto que eleva a la categoría de notoria una marca, es la calidad de sus productos o servicios porque no se puede suponer una recepción especial por parte del consumidor si los productos o servicios que ampara no ostenten una calidad que a más de satisfacer las necesidades del adquirente, sirva de medio divulgador de la marca y del producto.

La marca tiene en esta forma, como expresa el Prof. Areán Lalín, “un magnetismo comercial o selling power”. En el campo comercial el consumidor es un gran difusor de una marca y lo hace en particular cuando el producto es de buena calidad y su precio competitivo, difusión natural de la marca que le puede otorgar la categoría de notoria entre los sectores interesados en los productos.

El uso de la marca por el titular, unido al prestigio de sus productos en el mercado y la divulgación de la misma tanto por el titular como por los propios consumidores, podrían constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria. Protección de la marca notoria La marca notoria, como se ha expresado, tiene un status comercial y jurídico diferente a una marca común y el buen crédito que ha adquirido en el mercado debe ser protegido frente a otro competidor que quiera inscribir una marca de tal carácter en otro país para aprovecharse, de este modo de ese goodwill que la marca notoria posee.

Las Decisiones 313 y 344 protegen a la marca notoria en el momento de la inscripción de otra posterior, facultando al titular a presentar observaciones (artículo 72 literales d) y e) y artículo 83 de la 344); y lo hacen también en el ejercicio del ius prohibendi para impedir que un tercero utilice un signo idéntico o similar (artículo 94, letra d) de la Decisión 313 y 104 de la 344); y por último se puede incoar acción de nulidad de la marca posteriormente solicitada o registrada si se han violado las normas comunitarias (artículos 102 de la 313 y 113 de la 344).

En cuanto al ejercicio del ius prohibendi, sólo se confiere exclusivamente al titular registral del derecho marcario para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice actos de uso con relación a productos o servicios idénticos o similares o distintos, para 30/03/98 33.48 los cuales haya sido registrada la marca. La protección de la marca notoria en la ley comunitaria no sólo se confiere al titular registral, sino a aquel que de acuerdo con el sistema legal requiera del uso como título marcario, extensión que difiere de la Decisión 85, en la cual sólo el titular registral podía hacer valer sus derechos.

La protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias o comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad y permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con los consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio o renombrado.

Ambito subjetivo de la notoriedad El Tribunal Andino ha reiterado que la notoriedad debe prosperar entre el grupo de consumidores del producto o el servicio de que se trate; es decir se reduce el conocimiento a un grupo específico de tales consumidores y no al público en general (Proceso 1-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988, 5-IP-94, 17IP-96 G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

El artículo 16, párrafo segundo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se refiere para tomar en cuenta la notoriedad de una marca, al “sector pertinente del público”, en tanto que en la Resolución de AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial) sobre la evaluación de la confusión en el derecho de marcas, el concepto de “consumidor” ha sido reemplazado por el de “público relevante”, que comprende “todas las personas que pueden ser afectadas por el uso de la marca, incluyéndose pero no estando limitadas a ADQUIRENTES, POTENCIALES ADQUIRENTES, USUARIOS Y OTRAS PERSONAS QUE ESTEN INVOLUCRADAS CON LOS PRODUCTOS O GACETA OFICIAL SERVICIOS ANTES, DURANTE O DESPUES DE SU VENTA” (Cita de Ricardo Metke en “Revista Colombiana de la Propiedad Industrial”, Nº 5, año 1997, Bogotá - Colombia, pág. 152).

Esta limitación en cuanto al grupo específico de consumidores o usuarios de la marca notoria es relevante para diferenciarlas de aquellas que la doctrina ha calificado de “renombradas”, “célebres”, “supranotorias” o de “alto renombre”, en las que el conocimiento de la marca no se circunscribe al grupo de consumidores o usuarios de los productos que la marca protege, sino que se extiende a un alto porcentaje de la población en general dentro de un país. En la marca notoria la extensión del conocimiento no ha sobrepasado “a los círculos interesados del correspondiente sector”; en tanto, que si ese conocimiento se ha “difundido entre la generalidad del público de los consumidores” estaríamos en presencia de la marca renombrada.

(Prof. José Manuel Otero Lastres, Memorias Seminario Internacional “La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios”, pág. 261). El Tribunal Andino en el fallo 1-IP-87, al referirse a este tipo de marcas expresó que “ la marca renombrada que antes se mencionó debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo den-tro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria.

Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente”. El conocimiento que de la marca notoria tenga el público consumidor, actual o futuro de los bienes y servicios que la marca ampara, no se ha de encasillar ni en el extremo que requiere la marca renombrada ni en un porcentaje reducido que lleve al extremo de poder denominarse o autocalificarse a toda marca de notoria, como parece que se pretende por parte de ciertos titulares de marcas.

El público relevan-te o el sector pertinente que conozca de una marca y, para poner un ejemplo, el de pinturas automotrices, no será sólo el de los productores, sino también el de los comerciantes de las mismas, los talleres automotrices de reparación y las ensambladoras de vehículos y también un sector de los conductores de automotores; toda esta cadena de interesados y usuarios pueden 30/03/98 34.48 dar nacimiento a la marca notoria.

El Profesor Manuel Areán Lalín al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que “el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1º de Diciembre de 1994 relativa a la marca “SHELL” (2 EIPR 1996, pág. D-45)”.

(“Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI – OMPI, Lima 1996, pág. 186). No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos protegidos.

Pero para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayoría de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilización, en tanto que utilización significa conocimiento.

La marca renombrada, según la doctrina, a más de una extensión mayor del conocimiento entre la población en general, justifica su existencia por la calidad elevada de los productos y por su acreditado “goodwill”, situaciones que llevan a estimar que el precio de los productos de una marca renombrada siempre será superior. A la marca renombrada se agrega, además de la notoriedad, “un elevado presti-gio o sea un goodwill muy alto, por asignársele una excelente calidad” y un conocimiento por “diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos” (Proceso 1-IP-87).

GACETA OFICIAL En algunos casos la diferenciación entre marca notoria y renombrada en cuanto a la extensión del público que las conocen puede ser de difícil evaluación. Para una marca de bienes de consumo masivo, en particular en ciertos países donde prácticamente existe el monopolio de los mismos (azúcar, sal, etc.), el consumo necesario de los mismos hace que la marca tenga una conocimiento generalizado no sólo en el sector sino en la población misma, y bien podría ser una marca notoria por la calidad de sus productos pero no una renombrada bajo ese mismo parámetro.

Ambito territorial de la notoriedad La legislación comunitaria regida por la Decisión 313 no exigía que la marca notoria sea usada en un País, aceptando tal categoría cuando la marca es tan solo conocida, y ésto en razón de que los adelantos científicos de los medios de comunicación han acelerado vertiginosamente la posibilidad que los hechos producidos en un País se conozcan y expandan inmediatamente en otro País y en otro Continente.

Una marca puede ser conocida a través de la televisión, internet, revistas o periódicos en un país determinado, cuando en éste apenas se haya iniciado su uso. Uso y conocimiento de la marca notoria no son requisitos concomitantes o simultáneos exigidos por la Decisión 313. “La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada basta que sea conocida, conocimiento que pueda devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la misma; sin que sea necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea en la marca notoria.

Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse” (Proceso 8IP-95). Según la Decisión 313 se requiere que el signo distintivo goce de notoriedad, bien en el País en el que se solicite el registro, en el comercio Subregional -entre dos Países Miembros del Grupo Andino- o en el comercio Internacional sujeto a reciprocidad, esto es en cualquier otro País (de origen de la persona natural o extranjera que pretenda hacer valer sus derechos en la Subregión) en el cual se conceda un 30/03/98 35.48 trato recíproco en iguales condiciones a un ciudadano de la Subregión en cuanto se refiera al tratamiento de la marca notoria, reciprocidad que puede hacer, bien de un Tratado bilateral o multilateral o que dicha reciprocidad naz-ca de una fuente legislativa interna, aunque el conocimiento de la marca notoria no tenga tal carácter en cada uno de los Estados partes.

(Prof. Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Colombia, 1995, págs. 248 y 249). De esta forma el reconocimiento o protección de la marca notoria no se limita, como en el caso de las marcas comunes u ordinarias, al país en el cual se haya conferido dicho registro, extendiéndose el principio de la territorialidad marcaria a la Subregión Andina o al campo internacional en las condiciones indicadas anteriormente.

El principio de la “territorialidad” adquiere una mayor dimensión en cuanto se trata de una marca notoria. La protección adquiere un carácter universal, pues cualquiera que sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado o el usuario extraregistral la esté empleando, puede hacer valer sus derechos conforme a las normas comunitarias andinas, siempre que el país conceda un trato recíproco.

En el Proceso 5-IP-94, al referirse el Tribunal al ámbito territorial de la notoriedad bajo la concepción de la Decisión 344, expresó lo siguiente: “De ahí que el titular o el poseedor de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.” Productos distinguidos con la marca notoria Los principios generales de “territorialidad” y “especialidad” sufrieron una excepción den- GACETA OFICIAL tro de la Decisión 85 al referirse a la marca notoria, pues en una marca común para que exista la confusión ésta debía concretarse o limitarse a productos o servicios comprendidos en una misma clase; en tanto en la marca notoria la confusión ha de producirse con productos o servicios idénticos o similares, no necesariamente de la misma clase, con lo cual la protección se aplica frente a marcas de productos “análogos, parecidos, equivalentes o semejantes. ‘Similar’, según el “Diccionario de Uso Español”, de María Moliner (Editorial Gredos, Madrid, 1986), “se dice de lo que tiene algunos aspectos o partes iguales que los de otra cosa con la que se compara”.

La similitud de que habla la norma se refiere a los productos, no a las marcas, o sea que la protección especial de la marca notoria no procede frente a marcas de productos disímiles, diversos o diferentes a los protegidos por aquella” (Proceso 3-IP-88, G.O. Nº 35 de 28 de octubre de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal” pág. 161, tomo I). Esta interpretación abarca la protección de la marca notoria bajo el régimen de la Decisión 85.

En cambio el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313, amplía los productos que pueden ser protegidos por el signo o marca notoria tanto a los idénticos o similares como a los distintos. Con la protección a productos o servicios distintos, el análisis de la confundibilidad se concretaría únicamente a los signos (reproducción, imitación, traducción o transcripción), pues los productos perderían importancia para ese efecto.

En el supuesto de productos idénticos o similares, sea de cualquier clase del nomenclátor, el análisis del riesgo de confusión puede presentarse entre los productos, requiriéndose en consecuencia examen en cuanto a la conexión que exista entre unos y otros o a su competitividad. El hecho de que la norma del artículo 73, literal d) no haga referencia al riesgo de confusión y que proteja a productos distintos, unido a la configuración del ius prohibendi de que habla el literal d) del artículo 94 de la Decisión 313 en los términos de que “pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzcan una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca” -conceptos idénticos a los empleados en la Decisión 344, artículo 104- ha llevado a afirmar a 30/03/98 36.48 tratadistas como los profesores Otero Lastres y Areán Lalín, que esas normas a la vez que protegen a las marcas notorias, extiende dicha protección a las renombradas, pues sólo en unas y otras, se puede dar la dilución de la fuerza distintiva del signo y la protección a productos diferentes.

Ni la Decisión 313 ni la 344 se refieren expresamente, como lo hacen otras legislaciones, a las marcas renombradas, pero si éstas tienen superior categoría comercial y un goodwill más elevado, no encuentra este Tribunal impedimento para que a las marcas renombradas se apliquen -mutatis mutandi- los criterios expuestos para las notorias. En otras legislaciones, como en el artículo 5, numeral dos, de la primera Directiva europea sobre aproximación de legislaciones de los Estados, de 21 de diciembre de 1988, al proteger al titular de la marca, se refería “a productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro ”.

Posteriormente, en el artículo 8, número 5, del Reglamento (CE) Nº 40/94 del Consejo de la Unión Europea de 20 de Diciembre de 1993, se dijo: “Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos”.

En el articulo 16.3 de los ADPIC, se hace relación también a la protección de marcas que cubran productos que no “sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada ” sin especificar, como lo hace la Decisión 313 o la 344 a marcas notorias, habiéndose considerado por parte de comentaristas, que esta disposición hace relación a las marcas “renombradas” aunque GACETA OFICIAL “el Acuerdo no emplee esta expresión”.

(Cita del profesor Monteagudo, por la doctora Ana María Pacón, en “Las marcas notorias en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC”, Seminario Nacional, Quito, Septiembre de 1997). En cambio el literal e) del articulo 73 de la Decisión 313, hace referencia exclusivamente a las marcas notoriamente conocidas, anotándose como impedimento para el registro posterior de una marca, que la misma sea similar a una marca anterior registrada y notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios, debiendo en este caso, producirse una confusión entre las marcas y productos.

No encuentra el Tribunal una razón suficiente para el añadido de este literal e), cuando puede entenderse que ya está previsto en el literal d), para el caso de confusión entre signos que protegen los mismos productos o similares. Titularidad de la marca notoria Para que opere la causal de irregistrabilidad a que hace referencia el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313, la marca notoriamente conocida debe pertenecer a un tercero; esto es si el distintivo notorio pertenece al solicitante de la nueva marca la prohibición no afectaría al mismo titular del signo notorio y de la marca por registrarse.

La pertenencia a un tercero no significa que la titularidad de la marca se ha generado por el registro, sino que ampara también a aquellos titulares en los que el sistema de adquisición del derecho está previsto por el uso de la marca, pues la norma no limita la tituluridad sólo en el Area Andina sino que se extiende al extranjero. De esta forma difiere el contenido del literal g) del artículo 53 de la Decisión 85, el cual exigía que la marca notoria fuere registrada y conocida en el país o en el exterior, y disposición que excluía a los titulares legítimos de marcas que adquirían su derecho por el mencionado uso.

Para el caso de la Subregión Andina en virtud del sistema atributivo o constitutivo del derecho marcario previsto en el artículo 92 de la Decisión 313, la marca notoriamente conocida debe estar forzosamente registrada, pues a base del registro nace el derecho exclusivo de la marca y el registro con el uso o difusión puede conducir a que una marca se convierta 30/03/98 37.48 en notoria.

El simple uso de una marca notoria no confiere derecho alguno al usuario extrarregistral como se da, a modo de ejemplo, en la legislación española, que, en determinados casos, podría llevar a situaciones injustas y de abuso por parte de quien registrare una marca notoria en un País, en otro País de la Subregión. En cambio fuera del Area Andina, el usuario extrarregistral de la marca notoria podría con éxito presentar observaciones al registro de otra marca idéntica o parecida a la suya, si su sistema legal contempla el uso como sistema de concesión marcaria.

En el caso sub judice la compañía MANUELITA S.A., pretende hacer valer sus derechos con la marca de esa denominación en base de ser titular de una marca notoriamente conocida en la República de Colombia. Sin embargo a pesar de que esta afirmación puede ser un hecho innegable, no aparece acreditada al momento de la solicitud de la marca MANOLITA, con lo cual el impedimento basado en esa notoriedad no tendría fundamento legal, debido a que para tal hecho se requiere, como se manifiesta, un registro previo.

No obstante el Tribunal sí puede advertir que pese a la inexistencia del registro de una marca notoria que tuvo su anterior registro y que ha venido siendo utilizado por muchos años, la obtención de un registro por un tercero de una denominación idéntica o similar para los mismos productos, si bien no transciende al campo marcario puede significar un aprovechamiento del nombre de la marca y un enriquecimiento sin causa justa que bordearía el campo de la competencia desleal.

Con una mayor apertura el artículo 6 bis del Convenio de París 1967, protege al titular de la marca notoria, no sólo por el registro, sino por el uso, amparando al extranjero usuario de una marca notoria que no tenga su registro en un segundo país en el cual un tercero pretenda registrar dicha marca. El artículo 16 del ADPIC protege a los titulares de una marca de fábrica o de comercio registrada, así como también admite la posibilidad de que los Miembros reconozcan derechos basados en el uso.

Prueba de la marca notoria La notoriedad o el renombre que adquiere GACETA OFICIAL una marca, como se indica en párrafos anteriores, proviene de hechos o circunstancias resultantes del esfuerzo del titular para promocionar su marca y sus productos entre un público o círculo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores, respectivamente.

Quien alega la notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada País Miem-bro tenga a su alcance el hecho de que su marca es notoriamente conocida, notoriedad que no se desvanece por el hecho de ser desconocida por el propio administrador o el juez y aun para el público que no es ni consumidor presente ni futuro de los productos o servicios protegidos por la marca notoria.

La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante: País Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad no presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterará en el “juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes” (Proceso 28-IP-96).

En varios fallos este Organo comunitario judicial ha recalcado la necesidad de que la notoriedad que es hecho fáctico quede sujeto a prueba (5-IP-94; 8-IP-95; 17IP-96, G. O. Nº 253 de 7 de Marzo de 1997; y el citado 28-IP-96). Por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio “notoria non egent probatione” no es aplicable para el caso de marcas notorias, sin perjuicio de que sí podría serlo en el supuesto de marcas “verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba.

Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria” (Prof. José Manuel Otero Lastres, Memorias Seminario Internacional “La Integración Derecho y los Tribunales Comunitarios”, 30/03/98 38.48 pág. 255).

La notoriedad de la marca es un hecho que si se controvierte debe probarse por “quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, de oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable al tiempo” (Proceso 5-IP-94), aspectos de procedimiento que en cuanto a su pertinencia y a su oportunidad corresponde analizar al juez consultante.

El artículo 84 de la Decisión 344 no establece, expresamente los medios de prueba, pero sí algunos criterios enumerativos -no taxativos-, que pueden guiar al juzgador para determinar la notoriedad de la marca, como son la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc.; aparte de otras pruebas directas que pueden evacuarse en el término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercadeo o encuestas sobre las marcas.

La autoridad correspondiente, para llegar a determinar la notoriedad puede valerse de uno de esos medios y no necesariamente de todos ellos; basta aquel que le sea convincente para tomar su determinación; y algunos de ellos solamente pueden ser proporcionados por la parte titular de la marca notoria y no por el propio juzgador, como sería el caso de evaluar las ventas, los consumidores, etc.

La sola afirmación del titular de una marca notoria de que la suya tiene tal característica, no ha de llevar a la administración o al juez a descartar la necesidad de probar la notoriedad para en base de ella rechazar el registro de una marca posterior, toda vez que la convicción de que una marca es notoria ha de producirse por la propia investigación de la administración sumada a la pruebas presentadas.

Surge la inquietud, en el caso de que no se presentaren observaciones y por tal el juez no cuente con los medios necesarios para demostrar que una marca es notoria, aunque tenga él por su propia convicción o conocimiento que el signo distintivo reúne tal condición. Igual situación puede plasmarse en el caso de anular la marca de oficio por parte de la autoridad respectiva.

El administrador frente a una situación GACETA OFICIAL de esta naturaleza, con el poder discrecional que tiene y en aplicación de su facultad de realizar el examen de registrabilidad, bien podría entonces, de oficio, requerir las pruebas necesarias al titular registral de la marca notoria y proceder en base de ellas a conceder o negar la marca posteriormente solicitada, sin que esto signifique una competencia propia de la oficina nacional respectiva sino una necesidad procesal indispensable para que su resolución tenga la debida fundamentación y motivación, como lo exige el artículo 85 de la Decisión 313 o el artículo 96 de la 344.

Una resolución con falsa motivación o deficiencias probatorias, conduciría a que el titular de la marca rechazada por el administrador, por ser irregistrable ante la existencia de una marca notoria, pueda más tarde solicitar su anulación, con las perspectivas de que tenga acogida en la fase judicial. Así lo ha expresado el Tribunal: “‘En el proceso objeto de esta interpretación, dirigido a establecer la notoriedad de una marca, se está frente a una situación en la que la función intermediadora del juez y su apreciación, cognición o juicio, puede resultar de la contradicción que se da como consecuencia de la acción de una de las partes y de la defensa de la otra.

En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica. (Subrayado de esta sentencia). “‘Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica.

Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del 30/03/98 39.48 consumidor’”. (Proceso 5-IP-94). En este mismo sentido se orientó el fallo dentro del Proceso 7-IP-96, al expresar que “la autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuer-do con las normas de la sana crítica”.

Resumiendo los criterios jurisprudenciales anotados, considera el Tribunal Andino que la administración o el juez, en su caso, bien pueden hacer practicar las pruebas que reafirmen el hecho de la notoriedad, si no se presentaren observaciones o tuviera que declararse posteriormente, de oficio la nulidad de una marca o signo registrado frente a una marca notoria anterior.

Momento en que la marca notoria debe tener tal calidad La notoriedad de una marca, como así lo ha expresado el Tribunal, conserva la dinámica propia de lo que constituye el comercio de bienes y servicios. Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro.

La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 344.

Para dilucidar este punto el Tribunal se remite a lo expresado en el fallo, dentro del Proceso 28-IP-96: “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse”.

En conclusión, como se anota en el Proceso 17-IP-96, la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo GACETA OFICIAL que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias.

A los fines de presentar observaciones y obstaculizar el registro de una marca, de acuerdo al artículo 82 de la Decisión 313, estaría facultado para tal acción procesal el usuario de una marca notoria aunque no se encuentre registrada, pues a éste también se extendería el legítimo interés que exige la norma para presentar observaciones, lo que no sucedería para el caso de nulidad del registro, porque para tal efecto es condición sine qua non que la marca se encuentre registrada.

Con los razonamientos que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA IX. CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser inscrito como marca, a más de cumplir con las exigencias legales de sus condiciones intrínsecas, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que señala la norma comunitaria. 2. Los signos engañosos para el público con respecto a la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación, no pueden ser registrables porque atentan contra la buena fe del consumidor y constituyen una práctica de competencia desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios. 3.

Conforme al sistema andino marcario la única forma o modo de adquirir el derecho exclusivo sobre el uso de la marca es el respectivo registro en la Oficina Nacional Competente. Ni aún el uso inveterado de la marca puede dar origen al mencionado derecho. No existiendo el registro previo, no podría hacerse valer el derecho de esa mar-ca ante una posterior solicitada o registrada, incluyendo a la marca notoria. 4.

Un nombre comercial anteriormente usado en forma personal, pública, ostensible y continua puede constituir un obstáculo pa- 30/03/98 40.48 ra el registro de una marca posteriormente solicitada o registrada. En este caso sería procedente la demanda de nulidad de dicha marca, siempre que se pruebe que el uso del nombre comercial reúne las condiciones precedentes, correspondiendo la carga de la prueba al impugnante, quien se valdrá para ese efecto de los medios probatorios previstos en la legislación interna. 5.

El juez debe determinar la relación entre el nombre comercial y la marca, debe establecer su confundibilidad tanto en cuanto a los signos en sí mismos como a las actividades y productos o servicios protegidos por el nombre o la marca, respectivamente. Para determinar la confundibilidad se recurrirá a los principios doctrinales y jurisprudenciales que al respecto se han enunciado en esta sentencia. 6.

El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, al igual que protege a la marca notoria lo hace para con todos los signos notorios (nombre comercial y lema comercial), porque al no excluir a éstos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del nombre notorio, que puede verse disminuido en su actividad si un tercero usa ese nombre o lo inscribe como marca en un segundo País donde dicho usuario ni usa el nombre ni ha registrado la marca. 7.

El H. Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del proceso interno 3971, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese con esta sentencia al Organismo citado en el numeral anterior, mediante copia sellada y certificada.

Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle GACETA OFICIAL 30/03/98 MAGISTRADO 41.48 Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 18-IP-97 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicitada por el Consejero Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor ISL Properties LTD. Marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta). Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Quito, 17 de febrero 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta petición en razón de que la Sociedad ISL Properties Ltd., por medio de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85, solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad de la resolución Nº. 6659 de 31 de marzo de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el Registro en su favor de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y Nº. 1344 de 3 de Julio de 1996, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia confirmó la precitada resolución Nº. 6659.

Como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicita ordenar a la referi- da División de Signos conceda en su favor el registro de la marca que le fue negado. Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a esta interpretación, los siguientes hechos tomados del escrito contentivo de la demanda: “1.- El 24 de noviembre de 1994, la sociedad actora solicitó el registro de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), para amparar los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones por parte de terceros dentro del término legal. “2.- Mediante el primero de los actos acusados, que fue confirmado por el segundo de ellos, la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca solicitada, previas las consideraciones principales que se transcriben a continuación: “TERCERO: Que la expresión WORLD CUP FRANCE 98” (ETIQUETA) cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad contenidas específicamente en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro con marcas de los signos que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cual- GACETA OFICIAL quier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado. “CUARTO: Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial.

Incluyendo la manera como pueda ser recibido por el comprador en general. Buscando entre otras cosas evitar que pueda confundir al consumidor sobre la procedencia de los bienes para los cuales ha de usarse. Además porque es un derecho de los Estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por terceros. “QUINTO: Que la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) reproduce el nombre de FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia. Y no se acreditó el permiso de las autoridades competentes del respectivo Estado.

Por lo que encuadra en la causal de irregistrabilidad mencionada en el tercer considerando”. “3.- Mediante el segundo de los actos acusados se confirmó el primero de ellos, con fundamento en las siguientes consideraciones: “La causal de irregistrabilidad, contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala que no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado.

El inciso final agrega: ´En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal´. “La consagración de esta prohibición busca evitar que existan signos que induzcan al público en el error de creer que existe entre los productos o servicios de que se trate, y la organización Internacional o Estado cuyo nombre se reproduce o imita una relación. “En lo relacionado con lo sostenido por el recurrente, referente a que el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 permite el registro de la expresión FRANCE, siempre y 30/03/98 42.48 cuando se encuentre como accesoria del distintivo principal, este despacho no comparte la interpretación de la norma efectuada por el recurrente. “Lo que en el inciso final de la disposición ha querido significar es que en ningún caso el nombre, la denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado, o de cualquier organización internacional pueden registrarse como distintivo principal en un signo. Y sólo podrán registrarse como elemento accesorio del distintivo principal, con permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización Internacional de que se trate. “Sobre el particular los doctores Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, acertadamente sostienen: ‘La prohibición puede ser obviada si el Estado u organización Internacional da autorización para usar el signo. No obstante, el nombre del Estado o de la organización internacional, su bandera o escudo sólo podrá usar como elemento accesorio del distintivo principal’.

(El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ed. 1995, pág. 224)”. “En contra de lo que sostiene el recurrente, en su solicitud del 24 de Noviembre de 1994, en la descripción de la marca mixta sí se incluye la palabra FRANCE, y no coloca ninguna exclusión. “Por lo anterior, es improcedente la práctica de las pruebas solicitadas por el recurrente, ya que ante la indudable claridad de la interpretación jurídica de la norma señalada, la posible existencia de marcas que correspondan a un diseño especial, dentro del cual usen el nombre de un Estado no demostraría nada de utilidad, para los efectos del trámite administrativo presente. “El 1 de agosto de 1995 el apoderado de la sociedad solicitante anexó al expediente, carta de autorización suscrita por la FEDERACION INTERNACIONAL DE FUTBOL ASOCIADO “FIFA”, en el cual otorga a ISL PROPERTIES LTD. el derecho para registrar mundialmente las marcas asociadas con los eventos de la copa mundo de fútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE, así como el emblema oficial WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98).

GACETA OFICIAL “Sin embargo, la autorización allegada, no reúne el requisito exigido por el literal j) del artículo 82 mencionado, ya que no proviene del organismo autorizado para hacerlo, que es la autoridad competente del respectivo Estado, y no la FIFA”. “4.- La demandante aduce en sustento de sus pretensiones anulatorias la violación, entre otras normas, de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que la expresión cuyo registro como marca se solicitó, cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y que la administración se equivocó al considerar que dentro del registro se reivindicaba la propiedad sobre el término FRANCE, ya que en dicha solicitud se indicó que las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión WORLD CUP 98, suprimiendo el término FRANCE.

Sostiene que aún aceptando en gracia de discusión que en la correspondiente solicitud no fue claro que se hubiera excluido de protección la palabra FRANCE, la Administración debió requerir a la actora para aclarar dicho punto, y no proceder a la denegatoria del registro de la marca. “Finalmente sostiene que aún aceptando que se solicitó protección sobre el término FRANCE, y que la administración no debía solicitar la aclaración de la solicitud, “ lo cierto es que el nombre en lengua castellana del nombre en cuestión no es FRANCE sino FRANCIA; y, además, la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, únicamente se refiere al nombre del Estado en lengua española, ya que de lo contrario, específicamente se hubiera incluido en esta causal no solamente el nombre del Estado correspondiente en español, sino su respectiva traducción en cualquier otro idioma. “5.- Por su parte, el apoderado judicial de la demandada manifiesta que los actos acusados no violan ninguna de las normas invocadas por la actora, y que ellos se fundamentan “ en lo normado en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe en forma expresa y taxativa el registro como 30/03/98 43.48 marcas que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, siendo procedente y pertinente recordar que según la jurisprudencia y la doctrina las causales de irregistrabilidad son de obligatorio cumplimiento”.

C O N S I D E R A N D O: Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. I. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS: Las normas solicitadas para interpretación prejudicial son las siguientes: Decisión 344: “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”; ( ) “Artículo 89: El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial GACETA OFICIAL 30/03/98 44.48 únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. encuadrar no obstante dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el art. 91 de la presente Decisión. Sobre este punto el Tribunal se ha pronunciado en varias sentencias que, para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige, para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

(Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96 y 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, últimamente reconocida en el Proceso 15-IP-97). “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.

II. INTERPRETACION DEL ARTICULO 81: Del inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, se comenta en la doctrina: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

(Ver procesos 20-IP-96, G.O. Nº. 291 de 31 de septiembre de 1997 y 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997). CONSIDERA el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: De la definición anterior se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo expuesto se desprende también, que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Sin embargo, aun cuando un signo reúna estos tres requisitos, no asegura su registro, ya que podría A) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. En la obra “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial” de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, se insiste en el criterio de que el signo sea perceptible “Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir” (pág. 195).

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

B) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servi- GACETA OFICIAL cios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.

C) La representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial. La representación gráfica, en suma, es una: “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77) III.

INTERPRETACION DEL ARTICULO 82 LITERAL j): Sobre la prohibición existente en el art. 82 literal j), tal como se señala en el proceso 15IP-97: “La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar, las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas;

( )” Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, señala que: “el segundo (fundamento) es para defender al consumidor, quien al ver estos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países 30/03/98 45.48 y organismos que ellos representan” (pág. 93). Sobre este punto hay que señalar que se trata de un acontecimiento mundial especial en el que un país solicitó al organismo Internacional FIFA la sede y cedió al mismo tiempo el derecho a usar su nombre, por lo cual Francia cede para la copa del mundo a la FIFA el derecho sobre WORLD CUP FRANCE 98.

Por lo cual el consumidor puede entender que efectivamente existe un respaldo directo de Francia a la FIFA para que esta comercialice el evento y todo lo que representa. La prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, tiene como objetivo el evitar que se induzca al público en error al creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la organización internacional o Estado cuyo nombre se reproduzca o imita.

En el caso que se analiza la situación difiere de los casos generales que pueden presentarse, porque los campeonatos mundiales de fútbol son hechos notorios, que en primer lugar, no requieren de prueba para confirmarlos y en segundo lugar el nombre de un País no se lo está tomando como denominación de origen como para pretender confundir al consumidor, sino únicamente como un nombre geográfico -sede de un evento mundial- que en ningún caso supone o va a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca son originarios de Francia o producidos por ese gobierno o autorizados su producción por el mismo, por el contrario la palabra France es una referencia orientadora.

En este caso el nombre del lugar o Estado es un elemento secundario porque lo importante es el evento que va a realizarse, ya que el lugar es un elemento variable y por tanto accesorio circunstancial, tal como se desprende de la práctica de los campeonatos mundiales o de olimpiadas. Con este razonamiento se hace necesario ver cual es el responsable de la organización de tal acontecimiento, como es la FIFA, cuyo Secretario General y Director Ejecutivo certifica que en 1987 “otorgó a” ISL Properties AG “el derecho para registrar mundialmente las marcas de fábrica asociadas con los eventos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia”.

En consecuencia, lo relevan- GACETA OFICIAL te de la marca no es FRANCE, sino el evento WORLD CUP FRANCE 98. No existe tampoco el elemento de beneficio o provecho de un tercero con la utilización del nombre FRANCIA, ya que de todos modos, con o sin esa indicación la gran mayoría del público sabe y conoce que el campeonato de fútbol del año 1998 se va a realizar en Francia, e imaginativamente al hablar de la copa mundial de fútbol del 98 intuye inmediatamente que es en ese País. Por esa razón el nombre Francia es accesorio del elemento principal del signo y no tanto por el gráfico en que se advierte dicho nombre en tamaño visual de mayor proporción que los otros vocablos.

Además la relación entre el País, la FIFA y entre ésta y la empresa ISL también es un hecho difundido que está a todas luces abierto al conocimiento generalizado del público quien, no sólo cree, sino está convencido de tal relación, debido a la multiplicidad de eventos de la misma naturaleza que se han producido en el transcurso de los años.

No existe el engaño o el error que ese hecho pueda originar en el público con la utilización del nombre FRANCIA, que es lo que pretende proteger la norma del artículo 82, literal j) la que constituyendo una restricción al registro marcario para su aplicación ha de examinarse para cada caso y conforme a las diferentes circunstancias. Al ser elemento secundario el nombre de FRANCE se cumple con lo establecido en el literal j) del art. 82, que dice: “( ) sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;”. IV. EFECTOS JURIDICOS DE LA REPRESENTACION En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la F.I.F.A., similar a la relación que existe en el “Merchandising”, definido como la: “ Explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría 30/03/98 46.48 potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas de mercaderías o de servicios de cualquier naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios ”.

(Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Ernesto Aracama Zoraquín, pág. 291). En la presente consulta el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France) y el sujeto pasivo, quien está llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forma la marca).

Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a “‘SL PROPERTIES AG’” el derecho para registrar mundialmente la marca, como queda dicho. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca.

En cuanto hace relación a la pregunta de si existió permiso de la autoridad competente del Estado -en el presente caso Francia- al organismo internacional F.I.F.A., para utilizar el nombre del país sede del evento durante su promoción, lo cierto es que si bien éste no existe al menos en los documentos allegados a la consulta de interpretación, ello no puede conducir a que se deduzca la falta de intención del país sede para otorgar la facultad de representación al organismo internacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura de la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera intervenido en el acto jurídico.

La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representa- GACETA OFICIAL do quien participa real y directamente en la formación del contrato. La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel.

Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado. A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que “El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre ésta y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación”.

Es indudable que de un examen cuidadoso sobre las relaciones entre el Estado francés (representado) y la F.I.F.A. (representante) se podrá establecer con claridad la existencia de la voluntad de ser representado, que animó al Gobierno francés al solicitar y acceder a la sede francesa para el evento de la Copa Mundial, hecho que para este Tribunal es de público, general e inveterado reconocimiento, hasta el punto de que su existencia no requiere de prueba. 30/03/98 47.48 Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir aquellos “que no alteran el aspecto general de la marca”, pueden ser modificados sin que esto implique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera. “El artículo 89, que se analiza no ha precisado, el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial.

Pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”. “El artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo con respecto al trámite o procedimiento de la inscripción de una marca, para llegar a la conclusión sobre el momento en que puede modificarse la solicitud inicial del peticionario. “( ) el artículo 89 de la Decisión 344, faculta a la oficina nacional competente a requerirle, en cualquier momento de la tramitación, las modificaciones que dicha oficina crea necesarias, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo o ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo “podrá”, éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva. Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud. La administración tendría, así mismo, la facultad según la norma citada, de solicitar o requerir al peticionario o solicitante que elimine o restrinja productos o servicios”.

(subrayado es nuestro) “Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación ( ), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro ( )”. “Las modificaciones requeridas por la oficina competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Decisión 344.

De serlo así, la oficina nacional notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades que la administración haya observado dentro de la solicitud y haya requerido su modificación. Este V. INTERPRETACION DEL ARTICULO 89: El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996; al referirse a este punto dice: GACETA OFICIAL plazo será prorrogable por 30 días más y por una sola vez.

La solicitud, en este supuesto no pierde su prioridad, y si ya se ha efectuado la publicación a la que se refiere el artículo 92, no será necesario una segunda, al menos para los efectos de computar el tiempo dentro del cual deben presentarse observaciones. “El inciso segundo del artículo 89, incluye expresamente los términos “en cualquier momento de la tramitación”, porque el silencio de la ley a este respecto habría significado que la administración no pueda actuar de la misma manera que el particular, ya que los actos de aquella deben ser expresamente reglados por la ley.

La tramitación de este segundo inciso comprende desde la presentación de la solicitud hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con lo cual concluyen o se suspenden sus atribuciones”. (Proceso 20-IP95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996) Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos en que se presenten observaciones, como en los que no se presenten. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.

Sin embargo no debe 30/03/98 48.48 presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 4.- En el caso de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), no se ha producido la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociada con un certamen de notorio conocimiento como es la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia, nombre este que constituye un elemento accesorio del evento principal. 5.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4083.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú