GACETA OFICIAL Año XV - Número 394 Lima, 15 de diciembre de 1998 del Acuerdo de Cartagena SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 10-IP-98.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literal c) y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALIÑOS EL CHEFF LTDA. contra el acto administrativo de rechazo de oposición de registro contenido en la Resolución No. 6868, de la marca de servicios “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta)”, comprendida ésta dentro de la Clase Internacional No. 41.

Proceso interno correspondiente al expediente N° 2688 Proceso 24-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 26, 54 y 56 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Actora: “PROMOTORA CEDEL C.A.”, e interpretación de oficio de los artículos 3, 4, 13 y 23 de la misma Decisión Proceso 29-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad RENTAR S.A. contra el acto denegatorio del registro de la marca de servicios “RENTAR (nominativa)”, para productos comprendidos en la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza (proceso interno No. 3610); e interpretación de oficio de los párrafos d) y e) del artículo 82 y del 95 de la misma Decisión Para nosotros la Patria es América 21 GACETA OFICIAL 15/12/98 2.36 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 10-IP-98 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal c) y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALIÑOS EL CHEFF LTDA. contra el acto administrativo de rechazo de oposición de registro contenido en la resolución No. 6868, de la marca de servicios “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta)”, comprendida ésta dentro de la Clase Internacional No. 41.

Proceso interno correspondiente al expediente N° 2688. Quito, 19 de Agosto de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal c) y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALIÑOS EL CHEFF LTDA., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 6868 de 30 de junio de 1993, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)”, a favor de la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para proteger servicios comprendidos en la Clase No. 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

A continuación procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto observa: A) RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La impugnada, resolución No. 6868 del 30 de junio de 1993, se fundamenta básicamente en el siguiente considerando transcrito junto con la parte propiamente resolutoria de la misma: “Que la observación presentada está incursa en la causal de rechazo que prevé el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues los elementos figurativos que integran la marca solicitada, nada tienen que ver con los mismos elementos de las marcas que sirven de base para la oposición. “

RESUELVE

Rechazar la observación presentada por la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEFF LTDA., domiciliada en Cali, Valle, Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.” B) LOS HECHOS Expuestos por la alta jurisdicción nacional consultante son: “a) La Empresa Societé des Produits Nestle S.A. presentó la solicitud de registro de la marca ‘GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA’ (etiqueta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972 y, publicado como fue el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad demandante presentó demanda de observaciones al registro de la marca, argumentando que era prioritaria solicitante de la marca EL CHEFF (etiqueta), que incluye un GACETA OFICIAL gorro de cocinero para distinguir servicios de la misma Clase 41; que ‘el signo GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA no ha sido aún registrado, que ‘existe confundibilidad entre los signos COCINERITO, CHEFF Y GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA desde los puntos de vista ideológico y visual’; que la marca solicitada, al igual que las de la demandante ‘ están conformadas por un atuendo compuesto de la persona y forma de un gorro, que evocan la figura de un cocinero ’, y que ‘ el grupo de consumidores que demanda la clase de productos y servicios a que pertenecen las marcas COCINERITO, EL CHEFF Y GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA, conocen la existencia en el mercado de las marcas de mi poderdante’.

“b) Mediante el acto acusado se rechazó la observación presentada por la sociedad demandante, previa consideración acerca de que ella ‘ está incursa en la causal de rechazo que prevé el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues los elementos figurativos que integran la marca solicitada, nada tienen que ver con los mismos elementos de las marcas que sirven de base para la oposición’.” Adicionalmente, el Tribunal observa que en el artículo segundo de la parte resolutiva del acto impugnado se dispone que “contra esta resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa”.

Así, la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEF LTDA inicia mediante apoderado el proceso contencioso a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicha resolución. 15/12/98 3.36 plió a cabalidad los requisitos formales pertinentes, la División de Signos Distintivos estimó que la misma se basó en una marca evidentemente distinta.

“Mi mandante es prioritaria solicitante del registro de la marca EL CHEFF (etiqueta), con base a la cual se formuló la demanda de oposición (observaciones), para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 Marca que consiste en el conjunto formado por la expresión ‘EL CHEFF’ escrita en letras características y especiales, que se encuentran dentro de un gorro de cheff muy especial, debajo del cual, en forma rectangular, aparece la expresión calidad y buen sabor.

“Conviene enfatizar que la marca cuyo registro se pretende evitar distingue la misma clase de servicios.” Agrega que tiene registradas otras marcas, tales como: “COCINERITO”, Clase Internacional No. 35; “EL COCINERITO (etiqueta)”, Clase Internacional No. 08; y, “EL CHEFF (etiqueta)”, Clase Internacional No. 39; y que: “La marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta), contra la cual se formuló la observación, es similar y confundible con las marcas antes citadas.

“La similitud se hace más evidente si se aplican los principios establecidos internacionalmente, que permiten apreciar la existencia de la semejanza entre las dos marcas, a saber: La comparación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias.” C) ESCRITO DE DEMANDA Asimismo, considera que se violó: Igualmente se permite resumir directamente el Tribunal otros argumentos expuestos por la parte demandante, la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALIÑOS EL CHEFF LTDA., frente a la que considera como una violación de las siguiente normas comunitarias: “1.- El literal c) del Artículo 83 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto, no obstante que la observación presentada por mi mandante cum- “El artículo 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la Dirección de Signos Distintivos no notificó al solicitante del registro de la marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta) sobre la oposición (observaciones) formulada por mi mandante, para que en un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables presentara los alegatos que estimare conveniente.” GACETA OFICIAL D) DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN Además, este Tribunal considera indispensable aportar así mismo parte de la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: “Es de mucha importancia destacar algunos apartes de la sentencia proferida el 5 de junio de 1.992 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso No. 53, actor: ETABLISSEMENT MARQUINT GRANDES MARQUES INTERNATIONALES en donde se expresa que en lo relacionado con el cotejo de las etiquetas y a efecto de examinar su confundibilidad, ‘ es claro que el examen y la confrontación deberá hacerse sobre la etiquetas atendiendo al contenido específico de las mismas como tales, o sea en su aspecto puramente gráfico y visual prescindiendo de las palabras o denominaciones ’.

“Si se efectúa un examen conjuntual de la marca figurativa solicitada y de las marcas figurativas registradas en las que se funda la observación, se concluye en forma evidente que éstas son distintas entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio; de una parte, la marca solicitada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., ‘GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA’ para distinguir servicios comprendidos en la clase 41a. de la nomenclatura vigente, es una etiqueta consistente en una banda dibujada de manera caprichosa que se desplaza en forma paralela a la parte inferior de una figura ovalada con el fondo oscuro y en cuyo interior se encuentran, UN GORRO COCINERO dibujado de manera especial y CINCO ESTRELLAS colocadas horizontalmente, en cualquier combinación de colores.

“Ahora bien, como lo sostiene el mismo demandante el conjunto de la marca EL CHEFF (etiqueta), o cocinerito clase 39a., certificado de registro No. 140918 cuyo titular es la sociedad demandante PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEFF LTDA., consiste en el signo formado por la expresión EL CHEFF escrita en letras ca- 15/12/98 4.36 racterísticas y especiales, que se encuentran dentro de un gorro de cheff muy especial, debajo del cual, en forma rectangular, aparece la expresión calidad y buen sabor.

“Igualmente, el conjunto de la marca EL COCINERITO (etiqueta) clase 8, certificado de registro No. 137898, de propiedad del demandante, consiste principalmente en el signo EL COCINERITO, la figura de un cocinero en posición de saborear un delicioso alimento en la figura que semeja un recipiente utilizado en la cocina, todo lo anterior dispuesto como sigue, incluyendo los colores, los cuales se reivindican: a la izquierda del conjunto aparece en la parte superior la figura de un cocinero visto desde el cuello hacia arriba del cual sobresale notablemente su gorro de color blanco, el cual se reivindica ’.

“Así las cosas, es claro que el conjunto de la marca solicitada frente al conjunto de las marcas registradas y fundamento del demandante, es novedosa, visible y suficientemente distintivo y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.” E) COADYUVANCIA DE SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Esta última, y ya en vía contenciosa-adminitrativa, pasó a ejercer la coadyuvancia de la Administración con motivo del proceso judicial impugnatorio de la decisión administrativa que otorgó el registro de su marca, exponiendo en lo fundamental: “ la marca solicitada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. es una marca totalmente figurativa y el demandante la hace aparecer como nominativa y como etiqueta siendo que es solo figurativa.

Otra cosa muy distinta es que para efectos de su fácil identificación se le hubiese dado el bautizo de ‘GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA’, lo que significa que dichas palabras forman parte de la marca, ya que la misma no contiene palabra alguna. Por otra parte, a pesar de que el demandante presentó demanda de observación contra el registro de la marca mencionada, no lo hizo con suficiente interés legal, debido a que GACETA OFICIAL entre las marcas del demandante y la marca solicitada por mi poderdante existen claras diferencias, como lo veremos más adelante.

( ) “Es evidente que la solicitud para la marca ‘EL CHEFF (Etiqueta)’, esa sí nominativa porque contiene la expresión ‘EL CHEFF’ y figurativa, para la Clase 41 de Productos Concentrados Argom-Aliños el Cheff Ltda., en la cual se fundamentó la observación y las demás marcas que ahora cita el demandante, estando fuera de término para hacerlo, ya que no argumentó estas otras marcas como fundamento de la demanda, como son: COCINERITO, ésta sí, totalmente nominativa, para la Clase 35, EL COCINERITO (etiqueta), ésta si nominativa porque contiene la palabra ‘COCINERITO’ y además figurativa para la Clase 8 y EL CHEFF (Etiqueta), ésta sí nominativa porque contiene la palabra ‘CHEFF’ para la Clase 39, son eminentemente disímiles a la marca solicitada por mi mandante ” (subrayado en el original).

Para proceder a realizar la interpretación solicitada, el Tribunal observa: En síntesis, de los hechos resumidos y contenidos en el expediente acompañado a la consulta, se desprende que el asunto principal, y del cual el Tribunal va a partir exclusivamente para desarrollar la presente interpretación, es la posible similitud que podría presentarse entre las marcas del observante PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALIÑOS EL CHEFF LTDA., y la marca otorgada a favor de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., por cuanto, en virtud del literal c) del artículo 83 de la Decisión 313, la Oficina Nacional Competente colombiana consideró que “ los elementos figurativos que integran la marca solicitada, nada tienen que ver con los mismos elementos de las marcas que sirven de base para la oposición.”, criterio reafirmado en el escrito de defensa presentado por la Superintendencia de Industria y Comercio ante la alta jurisdicción consultante.

F) EXAMEN DE PERITAJE En el expediente judicial enviado a este Tribunal, aparece el peritaje realizado por los señores Alvaro Aguilar Angel y Roberto Aguilar Díaz, en respuesta a un cuestionario sobre confundibilidad entre las marcas “GORRO CO- 15/12/98 5.36 CINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)” y las que constituyen el fundamento de la demanda, a saber: “EL CHEF”, “COCINERITO” y “EL COCINERITO”.

De dicho examen se desprende lo siguiente: “Las marcas registradas no tienen ninguna semejanza con la marca solicitada por la sociedad NESTLE S.A., la única semejanza podría consistir en el gorro del cocinero, pero, dado el tamaño y las leyendas que aparecen en las marcas registradas con la marca solicitada no puede deducirse que son iguales.

El gorro del cocinero es un emblema o signo distintivo de conocimiento y aceptación universal para dar la indicación de que se trata de un alimento para mejorar o dar cierto sabor especial a las comidas. ( ) “Así, apreciando en conjunto la marca no puede desprenderse que exista una imitación en razón a que son evidentemente distintas. “Las marcas registradas no dan lugar a confusión con el público consumidor.

Las marcas registradas tienen sus propias leyendas que hacen inconfundible su conocimiento por una persona del común. Además, se trata de marcas de alimentos para adobar las comidas, y en este tipo de alimentos las personas, que siempre en una familia ó en un negocio es la misma, tiene en cuenta que los aliños que vaya adquirir en el mercado sea EL CHEF ó EL REY ó el de su gusto, y es de remota posibilidad que se vaya a engañar ante la presencia en el mercado, de productos o servicios similares.” Finalmente, del examen realizado por los peritos, éstos desprenden como conclusión que: “Nuestro concepto es claro en que las marcas registradas y la marca solicitada no se presta para confusión, y por ende, se trata de una marca suficientemente distintiva, susceptible de representación gráfica y capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Dicho examen podría servir de guía al juez nacional, para determinar si la División de Sig- GACETA OFICIAL nos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó en forma correcta el artículo 83 de la Decisión 313, habiéndose fundamentado aquélla para rechazar la observación presentada, en la que consideró evidente diferencia entre la marca cuyo titular formular la respectiva observación, y la que fue objeto de esta última.

Con vista de todo lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, CONSIDERANDO 15/12/98 6.36 comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; ( )” “Artículo 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en la causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.” I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también competente para actuar como juez comunitario, como en el caso lo es la alta jurisdicción consultante, y en tanto dichas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; e igualmente conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos por el artículo 61 del respectivo Estatuto, complementario del Tratado últimamente señalado.

II. NORMAS COMUNITARIAS PERTINENTES Que, el texto de las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, es: DECISIÓN 313 “Artículo 83.- La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecido por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos: ( ) c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor Que con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, para lo cual considera conveniente examinar: III.

LA DILUCION DE LA MARCA El párrafo c) del artículo 83 de la Decisión 313 establece como causal para que la oficina nacional competente rechace de oficio las observaciones presentadas al registro de una marca el que “la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles” excluyendo el caso en que “la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta”.

El Tribunal con ocasión de la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial No. 31-IP-96 del 03 de Diciembre de 1997, expresó: “ A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en el artículo que se comenta hoy derogado por la Decisión 344 - que trata sobre la dilución en el artículo 104 sobre derecho al ius prohibendi que tiene el titular de una marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza distintiva de la marca.

GACETA OFICIAL “El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado.

(resaltado de la presente sentencia) “Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclator.

Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es el ‘cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos.” (Schechter, citado por Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377). “El profesor Fernández Novoa, ‘Derechos de Marca’, pág. 127 al tiempo de comentar la legislación española sobre la material indica que la ley prohibe registrar como marca ‘los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados’ para prevenir el riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada.” IV.

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 84 Cabe destacar que el artículo 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena será aplicable sólo cuando las observaciones presentadas al registro de una marca no se encuentren incursas en los casos de 15/12/98 7.36 rechazo de las mismas establecidos por el artículo 83. Es decir, que tal como se desprende literalmente del propio artículo 84 cuando éste -al regular lo relativo a las “observaciones”introduce la frase “no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior,” está expresando claramente que la aplicación de dicho artículo es subsidiaria en relación con las previsiones del artículo 83 y, por tanto, que de proceder en cambio la de este último, no cabe concesión del plazo previsto en el artículo 84, ni obviamente la realización de las notificaciones en éste previstas.

Así, en el presente caso, sólo de considerar el juez nacional que en virtud del examen comparativo de la marca opositora con la registrada no resultaban procedentes las causales de rechazo previstas en el artículo 83, entraría a regir con todas sus consecuencias el artículo subsiguiente. Pero en cambio, si estimare por el contrario ajustada a derecho la actuación administrativa al considerar que la solicitud encajaba en las causales de rechazo consagradas por el artículo 83, no era en modo alguno procedente notificación al solicitante del registro, en virtud de lo dispuesto expresamente por el artículo 84, que aclara: “Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos ” (resaltado del Tribunal).

V. LAS MARCAS EN CONFLICTO El Tribunal observa que las marcas en conflicto en el presente caso corresponden a diferentes tipos -una mixta y la otra gráfica- lo cual sin duda influye en el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador, tal como se expondrá posteriormente al desarrollar la jurisprudencia sentada respecto de ambos tipos de marcas: 1.- Las marcas mixtas Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto, llegar a precisar cuál de los dos elementos GACETA OFICIAL que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O. No. 39 del 29 de enero de 1989). 2.- Las marcas gráficas Por cuanto se aprecian exclusivamente a través del sentido de la vista, son definidos como signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada.

En el caso origen de la consulta podría parecer que de la solicitud de registro de la marca “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta), pudo haberse concluido erróneamente, que se trataba de una marca mixta, en cuanto había sido solicitada acompañada de una parte denominativa; pero observa el Tribunal que del expediente en cambio -y específicamente del facsímile acompañado, y de la solicitud misma así como del escrito presentado por NESTLE S.A. ante la jurisdicción consultante- aparece que se trata más bien de una marca exclusivamente GRÁFICA, ya que no existe elemento denominativo alguno que acompañe a la gráfica de la marca.

En efecto, el hecho de que se haya utilizado palabras en la solicitud de registro, se debe únicamente a la necesidad de describir la marca figurativa, para dar cumplimiento de ese modo a lo preceptuado por el literal b) del artículo 76, que exige, entre otros requisitos, “la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar”, y no que se haya pretendido hacer entender que la marca es mixta. 15/12/98 8.36 Se desprende el anterior criterio de la jurisprudencia del Tribunal Andino, la cual ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial No. 09-IP-94, sentencia emitida por este Tribunal el 24 de marzo de 1995, referente a la marca “DIDA”.

Gaceta Oficial No. 180 del 10 de mayo de 1995). Como consecuencia habrá de deducirse además que, para encajar la marca objeto de la presente interpretación en alguna de estas subclasificaciones, se deberá tomar muy en cuenta que el gráfico, que es en sí la marca, no debe evocar un concepto concreto, o, al menos, que, de su totalidad no se desprenda este concepto.

Pudiendo ser, por tanto, netamente gráfica una marca, que a pesar de estar compuesta por una o varias figuras de las cuales cada una evoque un concepto concreto, de su conjunto no se desprenda empero uno individual y específico. VI. EL RIESGO DE CONFUSIÓN Tal finalidad se concreta en el presente caso en la circunstancia de que la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de la resolución que otorga el registro de la marca “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)”, fundamentando su demanda -y tal como lo había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al contencioso- en el supuesto riesgo de confusión de la solicitada en registro con las marcas “COCINERITO”, Clase Internacional No. 35;

“EL COCINERITO (etiqueta)”, Clase Internacional No. 08; y, “EL CHEFF (etiqueta)”, Clase Internacional No. 39 y 41, previamente inscritas. Al respecto, la autoridad nacional competente, en el caso el juez consultante, deberá precisar o definir si entre las marcas existe similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el pro- GACETA OFICIAL pósito de determinar el “riesgo de confusión” entre ellas, de todo lo cual se desprenderá si fue bien aplicado o no por la Administración el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313.

Esta jurisdicción comunitaria, se ha esmerado en definir criterios generales que puedan orientar certeramente al juez nacional en la solución del caso concreto. Así, en Interpretación Prejudicial No. 21-IP-95 (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Quito, 1997, p. 353, caso “AFLOX”; sentencia publicada en Gaceta Oficial No. 233 de 19 de noviembre de 1996), ha sentado: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”. La citada sentencia del Tribunal y toda la jurisprudencia posterior, contiene reglas valiosas para ser tenidas en cuenta por la autori- 15/12/98 9.36 dad nacional competente, funcionario o -como en el presente caso- juez contencioso administrativo. En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnisismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: 1.- Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. GACETA OFICIAL 15/12/98 10.36 “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. expresión de la marca el concepto que el gráfico representa para el consumidor, en lugar de la que corresponde al elemento denominativo; ni tampoco en el caso de que el elemento gráfico fuera ostensiblemente predominante sobre la parte denominativa de la marca.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Con base en las consideraciones expuestas, “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”). 2.- Comparación de marcas mixtas con gráficas La complejidad de la comparación marcaria a los fines de determinar su distintividad y por ende eliminar el riesgo de confusión, es mayor si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el cual el conflicto se reduce a dilucidar si existe la denunciada similitud entre las marcas mixtas “COCINERITO”, “EL COCINERITO (etiqueta)” y “EL CHEFF (etiqueta)”, frente a la marca gráfica “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS, CON BANDA (etiqueta)”.

Sin embargo, es necesario tener presente como guía que en las marcas mixtas por lo general el elemento que sobresale es el denominativo, en razón de que las palabras constituyen el medio común por el cual el consumidor solicita determinados productos o servicios identificados con la marca, de tal manera que si entre una marca denominativa y una mixta existe similitud fonética, la confusión impediría su registro.

No se daría en cambio tal confusión en el supuesto de que se utilizara como EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.- Es obligación de la Oficina Nacional competente de cada País Miembro, verificar en todo caso si las observaciones formuladas a las solicitudes de registro de marca cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación comunitaria aplicable, que es en el de autos la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, concretamente, los consagrados en su artículo 83. 2.- Es criterio de este Tribunal que, para que la Oficina Nacional competente proceda a aplicar el artículo 84 de la Decisión 313, deberá previamente haber determinado que las observaciones presentadas a la solicitud de registro de una marca no se encuentran incursas en las causales de rechazo de aquellas previstas en el artículo 83. 3.- Al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto en el presente caso, el juez nacional competente deberá tomar en cuenta, para determinar la existencia del “riesgo de confusión”, la doctrina y jurisprudencia recogidas en la presente sentencia, referentes a las marcas mixta y gráfica.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia. Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 15/12/98 11.36 Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 24-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 26, 54 y 56 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Actora: “PROMOTORA CEDEL C.A.”, e interpretación de oficio de los artículos 3, 4, 13 y 23 de la misma Decisión. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Que el Juez considera como hechos relevantes los siguientes: En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. “La empresa MICROSOFT CORPORATION solicitó ante el Juzgado Undécimo de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se practicara una Inspección Judicial en la empresa PROMOTORA CEDEL, C.A., en fecha 27-02-1996, conforme a las normas de derechos de autor.

Del resultado de dicha Inspección Judicial la empresa MICROSOFT CORPORATION solicitó y obtuvo medida de Secuestro sobre los equipos de computación y procedió a demandar a la empresa CEDEL MERCADO DE CAPITALES, siendo declarada extinguida la instancia. V I S T O S: La solicitud del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que por intermedio de su Juez, Doctor Carlos Guía Parra, requiere de este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 26, 54 y 56 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que este Tribunal es competente para conocer dicha solicitud y el juez nacional de Venezuela para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Que la solicitud enviada al Tribunal, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

“La empresa CEDEL MERCADO DE CAPITALES procedió a demandar a la empresa MICROSOFT CORPORATION, por DAÑOS Y PERJUICIOS en este juicio, rechazando la medida de secuestro acordada por el Juez de Parroquia antes mencionado en la inspección referida a derechos de autor.” Este Tribunal con el fin de tener una visión global sobre los puntos controvertidos, estima GACETA OFICIAL conveniente referirse con más detalle a las piezas remitidas por el Juez Nacional junto con la solicitud de interpretación. En este sentido: SOLICITUD DE INSPECCIÓN JUDICIAL La empresa “MICROSOFT CORPORATION” solicitó, el 27 de febrero de 1996 ante el Juzgado Undécimo de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que se practique una inspección judicial en el establecimiento mercantil denominado “PROMOTORA CEDEL C.A.”, e igualmente se decrete el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de autor con fundamento en las resultas de la inspección y se ordene una experticia sobre el material secuestrado.

En fecha 27 de febrero de 1996, se constituye en las oficinas de la empresa “CEDEL MERCADO DE CAPITALES, C.A.”, ubicada en la dirección indicada por la empresa solicitante de la inspección, el Juzgado Undécimo de Parroquia del Área Metropolitana de Caracas, dejando constancia, entre otros hechos, de que a las puertas de la empresa se observaba un anuncio en el que se leía “CEDEL MERCADO DE CAPITALES C.A.”; la existencia de máquinas con copias de programas de la empresa “MICROSOFT”, de los cuales no se puso a la vista ninguna licencia de uso, razón por la cual se decretó y ejecutó medida de secuestro de conformidad con lo dispuesto en la Ley Venezolana Sobre Derecho de Autor.

La empresa “CEDEL MERCADO DE CAPITALES”, al momento de la práctica de la inspección judicial y de la medida de secuestro, no pudo hacer oposición, sino una vez que la práctica de la medida tuvo lugar, abriéndose una articulación probatoria en la que se promovieron pruebas, hecho al cual la firma “MICROSOFT” se opuso y promovió demanda simultánea ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la República de Venezuela.

DEMANDA DE LA EMPRESA MICROSOFT CORPORATION En la demanda interpuesta se alega que el Juzgado Undécimo de Parroquia del área Metropolitana de Caracas, a través de la práctica de la inspección judicial, dejó expresa constancia de que la empresa que funcionaba en la 15/12/98 12.36 mencionada dirección era “CEDEL MERCADO DE CAPITALES”, por declaración emanada de la persona notificada, e igualmente, que pudo constatar la violación de los derechos pertenecientes a su representada, en razón de lo cual se logró que se ordenara el secuestro de los programas de computación ilegalmente reproducidos.

En este sentido, solicita sea declarado el derecho exclusivo de su representada a la explotación de las obras de “Software” o “programas de computación” que producen y se publican con su nombre, es decir, el derecho a su explotación independientemente del cumplimiento de cualquier formalidad y se prohiba la violación de los derechos de reproducción mediante el uso no autorizado o la copia no consentida de los programas de computación, se conmine a multa, la destrucción de los ejemplares y el pago de una cantidad de dinero.

DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE LA EMPRESA CEDEL MERCADO DE CAPITALES La empresa “CEDEL MERCADO DE CAPITALES”, introduce demanda ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas contra la empresa “MICROSOFT”, sosteniendo ser un tercero afectado por la actividad de las partes, puesto que del acta de la inspección ocular y secuestro decretado, se evidencia que la medida cautelar recayó sobre bienes de una persona jurídica distinta a la controversia, es decir, sobre “CEDEL MERCADO DE CAPITALES C.A.” y no sobre “PROMOTORA CEDEL”, en razón de lo cual solicita indemnización de daños y perjuicios.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La empresa “MICROSOFT CORPORATION”, contesta la demanda basándose en que la demandante no fue un tercero en el proceso introductorio anticipado instado para resguardar los derechos autorales, ya que de la inspección judicial se evidenció y generó una presunción grave de violación de los derechos de explotación que sobre esos programas de computación tiene su representada, lo que trajo como consecuencia el secuestro de aquéllos cuyo uso no estaba autorizado, y que se encontraban incorporados a los discos duros de las computadoras.

GACETA OFICIAL Asimismo, que el artículo 111 de la Ley Sobre Derecho de Autor, dispone el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación “que pertenezca a la persona a la cual está o va dirigida la inspección previa a la medida”, ocurriendo lo mismo con la Decisión 351, la cual prevé como medida cautelar “el cese inmediato de la actividad ilícita”(artículo 56) que puede recaer sobre una persona distinta de aquélla contra quien se solicita, si la actividad existe, dada la necesidad de que la misma cese y se preserven las pruebas correspondientes.

Sostiene igualmente, que la parte demandante admite que los bienes secuestrados le pertenecen, y por inferida lógica, tal y como lo constató el Juzgado que practicó la inspección, los mismos contenían reproducciones no autorizadas, y por otra parte, que la inspección se llevó a cabo en consonancia con las facultades procesales que se le conceden a los titulares de derechos, y en especial, con apego a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Decisión 351, entre otros.

PREEMINENCIA DE LA NORMATIVA ANDINA Si bien en el presente caso se invocan las normas de la ley sobre el Derecho de Autor de la República de Venezuela y su Reglamento para fundar el pedido de las medidas cautelares para la protección de los derechos sobre los programas de ordenador, las normas comunitarias contenidas en la Decisión 351 de “Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos” tienen preeminencia sobre el derecho nacional y son las aplicables en estas materias consagradas en el Derecho Andino. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto el Tribunal entra a considerar el caso de autos.

CONSIDERANDO: I. LAS NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las normas objeto de interpretación y aplicables al caso, son las siguientes: DECISIÓN 351 “Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por: 15/12/98 13.36 ( ) - “Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.

( ) - “Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. “Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: ( ) l) Los programas de ordenador;

“Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: “a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; “b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; “c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;

“d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; “e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. GACETA OFICIAL “Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto. 15/12/98 14.36 “Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.” II.

DEFINICIÓN DE PROGRAMA DE ORDENADOR “En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales. La Decisión 351 dispone en el artículo 3 que: “A los efectos de esta Decisión se entiende por: “Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.

“Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.

“Artículo 26.- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal. “No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos.

“Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

“Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes: “a) El cese inmediato de la actividad ilícita. “b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente decisión, y “c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

“Programa de Ordenador (software): Por su parte, la Ley Venezolana sobre el Derecho de Autor, en su artículo 17 define el programa de computación como: “(omissis) La expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o función determinada, cualquiera sea su forma de expresarse o el soporte en que se haya realizado la fijación.” Según el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, tarea o resultado determinados.” (OMPI, “Glosario”, p. 54) Como puede observarse, las definiciones citadas son coincidentes al indicar que el programa de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que este pueda llevar a cabo una función determinada.

Así pues, a los efectos de la protección legal debe entenderse que la tutela sobre el programa de ordenador también comprende la documentación técnica y los manuales de uso. GACETA OFICIAL En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana indica expresamente en su artículo 28 que la protección incluye “diagramas de flujo, planos, manuales de uso y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.” III.

EL PROGRAMA DE ORDENADOR COMO OBJETO DE PROTECCIÓN AUTORAL Dentro de la gama de obras protegidas por la disciplina del derecho de autor, se encuentran incluidos los programas de ordenador o programas de computación. En el artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando se enuncian a modo ejemplificativo el conjunto de obras que pueden ser objeto de protección autoral, se hace directa referencia a los mismos.

Asimismo, la referida normativa comunitaria establece en su artículo 23 que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias (programas operativos y aplicativos). En consecuencia, al titular o titulares originarios y derivados de este tipo de creación del intelecto, le asisten los derechos morales y patrimoniales que constituyen el contenido del derecho de autor, los que para su goce durante el lapso previsto en la ley no requieren de un registro previo o inscripción ante la oficina nacional competente, toda vez que opera el principio de tutela o protección automática por el solo hecho de la creación consagrado en el Convenio de Berna, en su artículo 5,2; ya que como señala Delia Lipszyc “A diferencia de lo que ocurre en el derecho de propiedad industrial, el derecho de autor nace del acto de la creación y no del reconocimiento de la autoridad administrativa.” (LIPSZYC, Delia: “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p.68) IV.

AUTORÍA Y TITULARIDAD Partiendo del hecho de que el programa de ordenador es una creación intelectual protegida por el derecho de autor, el cual reconoce y garantiza una serie de derechos, es necesario determinar quien debe ser considerado legalmente su autor y a quien corresponde el ejercicio de tales derechos. Siendo esto así, conviene precisar en primer término la noción de autor.

La doctrina es con- 15/12/98 15.36 teste al señalar que en los países cuya legislación es de tradición latina, tal es el caso de los países miembros de la Comunidad Andina, se considera autor solamente a la persona física que crea la obra, excluyéndose de esta calificación a las personas jurídicas o morales. La Normativa Comunitaria Sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, Decisión 351, así lo reconoce al contemplar en su artículo 3 que autor es “la persona física que realiza la creación intelectual”.

Asimismo, la Decisión en referencia consagra una presunción de autor al establecer en su artículo 8: “Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra”. Al respecto señala MILLE “Los programas de computación exhiben normalmente en los envases, etiquetas y documentación de sus ejemplares, así como en sectores de su código fuente y salidas por impresoras y por pantalla las menciones de copyright usuales, generalmente en la forma prevista por el artículo III-1 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor”.

(MILLE, Antonio: “La piratería de los programas de computación. respuestas a las preguntas más frecuentes”, en: Tercer Congreso Iberoamericano Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, p. 779). Distinta a la situación que se presenta en el supuesto de la autoría, es la de la titularidad de los derechos de autor, en relación a la cual se deben distinguir dos aspectos a saber: la titularidad originaria y la titularidad derivada.

El titular originario será siempre una persona física y se corresponde, en consecuencia, con el autor. En tanto que titulares derivados “son las personas físicas o jurídicas que han recibido la titularidad de algunos de los derechos del autor. La titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho del autor (moral y patrimonial).

(LIPSZYC, Delia, ob. cit. p.127). El ejercicio de los derechos patrimoniales que se derivan de una determinada obra por una persona física o jurídica distinta del autor, reviste sus particularidades dependiendo que ésta sea producto del ingenio de un solo individuo o de varios, pudiendo presentarse en este caso a su vez tres supuestos: coautoria, obras en colaboración y obras colectivas.

GACETA OFICIAL Reviste fundamental importancia a los efectos del caso específico del programa de ordenador, lo pertinente a las obras colectivas. “ En la actualidad es raro concebir un programa de ordenador que no sea el resultado de diversas contribuciones individuales, generalmente de difícil o imposible identificación”. (TOBAR CARRION, Bernardo, en “X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales”, Quito, 1995, p. 371).

Por obra colectiva se entiende “Aquella creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona física o jurídica, quien la edita y divulga bajo su nombre, a partir de las contribuciones personales realizadas para tal fin por los autores que han participado en la elaboración, las que se funden en una creación única y autónoma”. (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 133).

Dada la naturaleza compleja de este tipo de obra, en la que es difícil determinar con precisión quienes fueron sus autores, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se ha pronunciado al respecto señalando que “Las obras colectivas participan necesariamente de la situación jurídica de las obras anónimas, aunque con la diferencia de que no existe a su respecto la hipótesis de que el autor revele su identidad” (OMPI: Comentarios al Proyecto de Disposiciones Tipos para Leyes en materia de Derecho de Autor”, Documento CE/MPC/ 1/2/-III, Ginebra, 1989, p. 36).

En tal sentido, el Convenio de Berna en su artículo 15,3 relativo a las obras anónimas y seudónimas establece: “Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquellas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor, con esta calidad, estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél ” De modo que, en el caso de los programas de ordenador, la titularidad del derecho patrimonial se rige por lo dispuesto en la ley donde se reclame la protección y, a falta de disposición expresa al respecto, deberá aplicarse, cuando corresponda, el régimen previsto para las obras colectivas, siendo entonces el productor quien 15/12/98 16.36 ostente esa titularidad, en el ejercicio de los derechos patrimoniales que la ley reconoce, salvo pacto en contrario.

V. DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES Dada la protección vía derecho de autor de esta clase de creaciones del ingenio, se reconocen derechos de orden moral y patrimonial a los titulares de los mismos. Estos derechos morales son inalienables e inembargables, imprescriptibles e irrenunciables conforme lo establece el artículo 11 de la Decisión 351 y son exclusivos y confieren los llamados derechos patrimoniales que especifica el artículo 13 de la misma Decisión. Con respecto a la primera categoría, esto es, “los que protegen la personalidad del autor en relación a su obra” (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 154), en los programas de computación o de ordenador, por tratarse en la mayoría de los casos de obras colectivas, se presentan dificultades en lo que a su ejercicio se refiere.

Tales dificultades se derivan del hecho de ser inalienables e irrenunciables, ya que al ser prácticamente imposible determinar la autoría en esta clase de obras, se dificulta el ejercicio directo del derecho por parte de su autor, razón por la cual han tenido que crearse fórmulas dirigidas a garantizar su ejercicio, tales como la presunción de autorización por parte de los autores al productor para la divulgación de la obra y la defensa de los derechos morales (solución adoptada por la legislación autoral de países como Perú y Venezuela, entre otros).

Por su parte, los derechos patrimoniales implican la facultad exclusiva del titular de realizar o abstenerse de realizar cualquier acto conducente a la explotación económica de que la obra pueda ser posible (en este caso, el programa de ordenador). En relación a esta categoría de derechos, la doctrina hace mención a una serie de características, que a su vez constituyen, en ciertos casos, diferencias respecto de los referidos derechos morales: a) Es un derecho de contenido ilimitado: Aun cuando en las leyes que regulan el derecho de autor se hace mención a los distin- GACETA OFICIAL tos derechos patrimoniales, debe entenderse que los mismos no están sujetos, como lo señala Delia Lipszyc, a número clausus (LIPSZYC, Delia. ob. cit., p.175); por lo que se comprende bajo esta denominación a cualquier forma de explotación de la que sea susceptible la obra. b) Estos derechos son independientes entre sí: Fundamental importancia reviste este punto, toda vez que el hecho de haber un titular autorizado o permitido la explotación de su obra, mediante licencia o cesión, no implica que se han consentido las restantes formas de utilización, para las cuales se requerirá de la correspondiente autorización. Por tanto, la licencia o cesión dada sólo surtirá efecto respecto de aquella forma de explotación que se encuentre debidamente especificada, y durante el lapso y lugar geográfico previsto. c) Las limitaciones o excepciones son de interpretación restrictiva: “ Están sujetas a número clausus.

Son específicas, a diferencia de los derechos, que son reconocidos con carácter genérico. Por tanto, mientras la ley no establezca expresamente determinada limitación, el derecho exclusivo del autor cubre toda forma posible de utilización de la obra, ya existente al momento de la sanción de la norma o que surja en el futuro como consecuencia del desarrollo tecnológico o de nuevas modalidades en la comercialización de obras y de productos culturales” (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 177) d) La autorización concedida por el titular de una obra para su uso, conlleva la obtención por parte del mismo de una remuneración. e) Es disponible, toda vez que es susceptible de ser transmitido a personas distintas de su autor o titular originario. f) Finalmente, cabe resaltar que el derecho patrimonial es temporal, y por tanto se extingue una vez cumplido su plazo de duración, que conforme a la Decisión 351 es el de la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Esta categoría de derechos, señala Delia Lipszyc “Son tantos como formas de utiliza- 15/12/98 17.36 ción sean factibles, no solo en el momento de la creación de la obra, sino durante todo el tiempo en que ella permanezca en el dominio privado” (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p.175); de donde se desprende que todas aquéllas actividades destinadas o dirigidas a la explotación por cualquier medio de la obra protegida sin la autorización previa del titular de los derechos, constituyen un uso ilícito del mismo, salvo que se trate de limitaciones al ejercicio de las facultades de orden patrimonial establecidas en las legislaciones respectivas.

En este sentido, la Decisión 351, en el Capítulo VIII “De los Programas de Ordenador y Bases de Datos”, artículo 26 (acápite), establece los hechos que no constituyen reproducción ilegal de un programa de ordenador, de forma que el derecho de explotación, tal y como se indicara anteriormente, sólo debe entenderse limitado al caso específico dispuesto en la ley.

Así, el titular goza del derecho de explotar la obra en la forma que le plazca, y solo éste podrá autorizar otro uso distinto al permitido expresamente en la ley, de modo que el derecho de explotación no conoce otras limitaciones que las establecidas en la misma. Delgado Porras señala que “dado que con la propiedad se protege el interés de la cosa ‘en la íntegra totalidad de sus posibilidades’ (Pugliati, cit. por Baylos) el monopolio de referencia se extiende a todas las posibilidades de explotación de la obra, sin que sea de aplicación a las mismas el principio de tipicidad legal, que parece necesario en la figura del privilegio y en aquellos sistemas que conservan residuos de ella (Área del copyright [ ) “La propiedad intelectual y la explotación videográfica”, ob. cit., por Delia Lipszyc, p. 176).

Tal principio adquiere especial significación en el caso de los programas de ordenador, toda vez que todas las posibles formas de explotación difícilmente podrían ser previstas. VI. LA COPIA DE SEGURIDAD El artículo 24 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena permite una copia o adaptación de un programa de ordenador de circulación lícita.

Sin embargo, para que la misma no constituya un acto de reproducción ilícita, es necesario que concurran los presupuestos establecidos en la norma respecti- GACETA OFICIAL va, es decir, que la copia sea indispensable para la utilización del programa, esto es, con fines de archivo destinada a sustituir la copia legítimamente adquirida cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.

En razón de la finalidad de esta excepción, el uso de la copia debe estar reservado para el propietario del ejemplar del programa en caso de que el mismo se deteriore o dañe, no pudiendo ser utilizado simultáneamente en otro ordenador, pues de lo contrario se estaría en presencia de un acto de reproducción ilícita. VII. INTRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA EN LA MEMORIA INTERNA DEL ORDENADOR Otra de las limitaciones al derecho de explotación, es la contenida en el acápite del artículo 26 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual hace alusión a la permisión de introducción de un programa de ordenador en la memoria interna del equipo para efectos de su exclusivo uso personal.

Así pues, se observa cómo en la norma se establece claramente que cualquier uso que no sea “exclusivamente personal”, constituye una infracción al derecho de explotación conferido por la legislación comunitaria andina. No obstante, en el aparte único del mismo artículo se establece expresamente que como consecuencia de lo anterior, no será lícito su aprovechamiento por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento de su titular.

La calificación de ilicitud dada al supuesto mencionado, obedece a que los derechos patrimoniales del autor son independientes entre sí, toda vez que la autorización concedida para una forma de explotación, como lo es el uso personal, no implica que quien haya obtenido la autorización pueda extender la misma a otras formas de explotación, como lo sería la utilización en redes, pues en ese caso se requiere que medie licencia del titular de los derechos, la cual “Tiene como función específica los límites y condiciones de la autorización concedida por el autor para que un tercero pueda ejercitar todo o parte de sus facultades exclusivas”.

(MILLE, Antonio: ob. cit. p. 782) 15/12/98 18.36 De forma tal, que el licenciatario sólo podrá explotar la obra única y exclusivamente en los términos que se establezcan en la licencia respectiva conforme a lo expresado en el artículo 31 de la Decisión 351, y quien no haya obtenido licencia no podrá explotar la obra, de modo que aquéllos que “a pesar de no haber obtenido una licencia del autor para ello copien o usen programas de computación incurren en las responsabilidades civiles que los regímenes de Derecho de Autor atribuyen a los usurpadores de las facultades exclusivas de los autores respecto de sus obras.” (Idem.

Pág. 784) VIII. LA POTESTAD EXCLUSIVA DEL TITULAR DE DERECHOS, PARA AUTORIZAR LA EXPLOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENADOR Como se indicara anteriormente, sólo el titular o titulares de los derechos sobre una obra, en este caso, un programa de ordenador, podrá explotarla o autorizar su explotación. En este sentido, el artículo 54 dispone que ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

De modo que, ninguna persona distinta al titular de los derechos sobre un programa de ordenador, podrá facultar o permitir su utilización, y todo acto así orientado, debe considerarse violación a la protección conferida por la normativa comunitaria andina. Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que “apoyo” es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión. En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o GACETA OFICIAL permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

X. MEDIDAS CAUTELARES Para Marysol Ferreyros, la importancia del sistema cautelar estriba en: “1. Muchas de las infracciones que se cometen tienen un carácter temporal y efímero, especialmente en las comunicaciones públicas no autorizadas. “2. Los ejemplares ilícitamente reproducidos o distribuidos, y los equipos utilizados para la reproducción ilegal, pueden ser desplazados u ocultados rápidamente.” (FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol.

“Las acciones y los procedimientos civiles”. El nuevo derecho de autor en el Perú. 1ra Edición. Perú, 1996. Pág. 512) Delia Lipszyc indica que “Las medidas cautelares que pueden ser solicitadas antes de ser promovida la acción y aún antes de que tenga lugar la infracción, tienen fundamental importancia, como dijimos, tanto para evitar la consumación del ilícito, como para asegurar medios de prueba, bien o el objeto del proceso (omissis).

La inmaterialidad de la obra y su don de ubicuidad determinan que una vez que ella ha sido difundida escapa a la custodia del autor o de sus derechohabientes y sea susceptible de ser apropiada, utilizada y transformada sin su intervención”. (LIPSZYC, Delia. ob. cit. Pág. 580) La Decisión 351, en su artículo 56, establece las medidas cautelares que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los países miembros de la Comunidad Andina con el fin de asegurar a plenitud el ejercicio de los derechos conferidos por la misma.

Entre esas medidas figuran la incautación, el embargo, el decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, cuando haya infracción de los derechos, y la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito. 15/12/98 19.36 Así pues, la autoridad nacional competente esta facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe en el uso de los programas de ordenador comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351 son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal.

Los procedimientos, oportunidad, legitimación del solicitante así como los requisitos para las medidas precautelares y la procedencia de la solicitud, se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio excepcional de “complementariedad” entre el derecho comunitario y el derecho nacional. Por las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

El programa de ordenador está protegido conforme a lo dispuesto en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en los mismos términos que las obras literarias, razón por la cual le es aplicable todo lo relativo al Régimen de Protección de Derechos de Autor. 2. Por lo general, los programas de ordenador son el resultado del trabajo de un gran número de personas, siendo difícil la determinación de la participación de cada una de ellas en su proceso de creación, por lo que deberá ser aplicado en cuanto a la titularidad de los derechos, lo que disponga la respectiva ley interna y, en su defecto, el régimen que para las obras colectivas haya sido establecido. 3.

El derecho patrimonial es de contenido ilimitado, razón por la cual su titular o titu- GACETA OFICIAL lares están facultados para autorizar cualquier forma de explotación de la que pueda ser objeto el programa de ordenador. 4. La transferencia de los derechos de explotación, o la licencia de uso o autorización de uso, deben constar en el contrato respectivo, y sus efectos se limitan a los modos de utilización que allí consten y demás modalidades expresamente convenidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Decisión 351.

La autorización o licencia concedida para llevar a cabo una o varias de las formas de explotación del programa de ordenador no incluye las restantes. 5. Constituyen limitaciones al derecho de explotación exclusiva del titular o titulares de los derechos sobre el programa de ordenador, la llamada copia de seguridad y la introducción del programa en la memoria interna del equipo, en los términos contemplados en los artículos 24, 25 y 26 de la Decisión 351. 6.

Sólo el titular o titulares de derechos sobre un programa de ordenador podrá autorizar su explotación. En razón de ello, ninguna autoridad o persona natural o jurídica podrá autorizar o permitir la realización de actos dirigidos a la misma. 7. Debe considerarse prestación de apoyo para la explotación no autorizada de una obra, el hecho por el cual una autoridad administrativa o judicial tolere o haga caso omiso de la violación que sobre los derechos de autor se realice, incurriéndose de esa manera en la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 54 de la Decisión 351. 8.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Decisión 351, la Autoridad Nacional está facultada para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejem- 15/12/98 20.36 plares producidos con infracción al derecho de autor y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito, a menos que se trate de un ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de dicha Decisión. De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso interno 19.650, al que se le notificará, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, mediante copia certificada y sellada.

Remítase copia debidamente certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 15/12/98 21.36 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 29-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad RENTAR S.A. contra el acto denegatorio del registro de la marca de servicios “RENTAR (nominativa)”, para productos comprendidos en la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza (proceso interno No. 3610); e interpretación de oficio de los párrafos d) y e) del artículo 82 y del 95 de la misma Decisión. Quito, 30 de setiembre de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 2.- “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial número 412 del Treinta (30) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1.995), no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros.

V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344. Se plantea la interpretación en vista de que la Sociedad RENTAR S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante el Consejo de Estado consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 9642 de fecha junio 08 de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega el registro de la marca “RENTAR (nominativa)” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

A) El Tribunal decide extractar directamente de la demanda, los siguientes hechos que el Consejo de Estado considera relevantes en su solicitud de interpretación prejudicial: 1.- “La sociedad RENTAR S.A., solicitó el registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 [de la Clasificación] Internacional de Niza, el día Primero (1ro.) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1.994), solicitud que se tramita bajo el expediente número 94054.861. 3.- “No obstante, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 9642 de Junio Ocho (08) de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió negar el registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 [de la Clasificación] Internacional de Niza. 4.- “Contra la resolución antes referida se interpuso el día Treinta (30) de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1.995) recurso de apelación. 5.- “A la fecha han transcurrido más de dos (2) meses, contados a partir del día en que se interpuso el recurso de apelación contra la resolución denegatoria del registro solicitado.

No obstante, no ha sido notificada aún decisión expresa sobre el citado recurso ni ha sido decretada la práctica de pruebas, por lo cual, conforme al Art. 60 del C.C.A., debe entenderse que la decisión es de carácter negativo.” B) Que en lo principal, los argumentos de Derecho expuestos por el demandante frente a la violación de la norma comunitaria, transcritos por el Tribunal Andino, son: 1.- “RENTAR no es ni un término genérico, ni un término descriptivo, ni un término que indique calidad, cantidad o especialidad de los servicios de la clase 35 Internacional y GACETA OFICIAL de todas formas no es un término ni usual ni corriente ni es el acostumbrado para distinguir los servicios de dicha clase 35. 2.- “La oficina de marcas se equivocó con error grave al considerar que el signo RENTAR es irregistrable por distinguir los servicios de la clase 35, pues no solamente violó, como quedará demostrado, sus propias políticas de registros marcarios, sino que con un inusual rigor de examen, hace aparecer un signo que cumple con todos los requisitos de registrabilidad como irregistrable disque por describir características especiales de los servicios que distingue.

“Nada más erróneo -aduce-, pues para llegar a esa conclusión hay que retorcer la norma para hacerla decir lo que ellos afirman.” 3.- Estima el actor que se violó el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 81 ibídem, y fundamenta su aseveración en los siguientes términos: “a.- La marca RENTAR para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35, cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, ya que es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

“Es perceptible por cuanto es accesible a los sentidos, se representa gráficamente a través de la escritura y además es suficientemente distintivo por cuanto en la citada clase 35 no existen otros signos RENTAR que se encuentren registrados. “b.- Siendo RENTAR, como es, registrable, la División de Signos Distintivos aplicó erróneamente el artículo 96, pues su obligación es la de ordenar el registro de la marca. 4.- Así mismo, considera que se violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto: “1.3.- Los servicios comprendidos en la clase 35 Internacional son: ‘Publicidad y nego- 15/12/98 22.36 cios’, servicios que comprenden diferentes actividades relacionadas directa o indirectamente con los restantes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

“No se puede decir que el signo RENTAR constituya un signo que pueda servir en el comercio para describir la especie o características de los servicios que distingue, y mucho menos que sea un signo exclusivo de la especie o características de tales servicios. “Si bien es cierto que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua, define el término RENTAR, como lo ha expuesto la División en la resolución atacada, no es menos cierto que no es el verbo rector y no es la alocución necesaria.

De acuerdo con la definición del diccionario la marca irregistrable sería RENTA ANUAL.” C) Que, por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario citar en lo pertinente la resolución No. 9642 que cursa en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la División de Signos Distintivos, la cual se fundamenta básicamente en los siguientes considerandos: “TERCERO: la expresión RENTAR cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal d) del Art. 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse.”.

“CUARTO: la legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente. “Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretenda utilizar como marca no puede consistir exclusivamente en una indicación que sirva para GACETA OFICIAL describir en el comercio las características de los productos o servicios para los cuales se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará, de otros iguales o similares. 15/12/98 23.36 cosa’.

Y esa es precisamente una característica de los negocios’” Finalmente, en vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos: C O N S I D E R A N D O: “QUINTO: el signo cuyo registro se solicita, RENTAR, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicará, de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que incluye: ‘publicidad y los negocios’.

De acuerdo con el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA por RENTAR se entiende: ‘(De renta) tr. Producir o rentar (sic) beneficio o utilidad anualmente una cosa’. Y esa es precisamente una característica de los negocios.” D) Que además este Tribunal considera indispensable resumir la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, reiteró: 1.- Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344;

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN El Tribunal estima que, conforme a los asuntos que serían resueltos por el juez nacional, deben ser interpretadas de oficio por esta jurisdicción andina, a más de las normas pertinentes entre las señaladas por el consultante, los párrafos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344: DECISIÓN 344 2.- “Es de insistir que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la expresión ‘RENTAR’ (NOMINATIVA) son válidas y acertadas al señalarse que: ‘ consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicará, de la clase 35a de la Clasificación Internacional de Niza que incluye la ‘publicidad de negocios’.

De acuerdo con el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA por RENTAR se entiende ‘(De renta) vr. Producir o rentar (sic) beneficio o utilidad anualmente una “Artículo 81.- Podrán registrase como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signo que: ( ) GACETA OFICIAL “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; ( )” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativas al estado de la técnica.

“Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su pu- 15/12/98 24.36 blicación, las respectivas Gacetas o Boletines de Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” “Artículo 147- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” Pero, entre los transcritos, el Tribunal no considera del caso proceder a la interpretación de los dos últimos artículos, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica jurisprudenciaéstos constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter internacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales; por tanto, ha considerado que: “Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.

“Se abstiene, pues, de proceder a su interpretación”. (Interpretación prejudicial No. 26IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA”, sentencia del 30 de julio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial No. 308 de fecha 28 de noviembre de 1997). QUE, por lo que se refiere a la interpretación de las normas comunitarias que rigen la registrabilidad de la marca solicitada en el caso concreto, el Tribunal se acoge a la jurisprudencia sentada por este órgano jurisdiccional, sintetizada en la sentencia del 23 de mayo de 1997 con motivo de un caso similar (interpretación prejudicial No. 05-IP-97, marca “RENTAR”), aplicando los principios cardinales en ella contenidos, pertinentes al caso concreto, en la forma que más adelante se explícita.

Pero antes GACETA OFICIAL deberá referirse al contenido de la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al punto -que considera de previa resoluciónrelativo a la necesaria motivación de los actos administrativos. Al respecto resulta pertinente la transcripción de reciente jurisprudencia, emitida en la acción de nulidad No. 04-AN-97 (sentencia del 17 de agosto de 1998), en la cual reiteró las consideraciones que sobre esta materia había realizado en el caso No. 01-AN-97 del 26 de febrero de 1998 (G.O. 340 del 13 de mayo de 1998) por considerar que ambas encuentran cabal aplicación al caso en estudio.

III. MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Se expresó de la siguiente manera en la últimamente señalada, decisión del 17 de agosto de 1998, identificada supra: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 05AN-97 en sentencia del 8 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998).

“La motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la 15/12/98 25.36 causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo. “La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de “manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69.

Rec. 277). “Según sentencia del mismo Tribunal, citada por Guy Isaac (‘Manual de Derecho Comunitario General’, Ariel Derecho, pág. 143), ‘la motivación tiene el fin de dar a las partes la posibilidad de defender sus derechos, al Tribunal de ejercer su control, y a los Estados Miembros como a todo nacional (interior), de conocer las condiciones en las cuales las instituciones aplican el Tratado’ (4.7, 1963, Alemania c/ Comisión, as. 24/62, Rec. 143).

“El objeto de la motivación es el ‘ de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada o si eventualmente está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez’ (‘Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas’, 1994-6, pág. 2572 asunto C-292/93 Norbert Lieben contra Willi S. Gobel y Siegrid Gobel).

“El acto impugnado puede ser anulado por varias causales ya sea por vicios de fondo o de forma. Estas causales de nulidad o anulabilidad del acto, se recogen en la disposición del artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal que abre la vía contenciosa comunitaria para que las Resoluciones de la Junta puedan ser declaradas nulas cuando fueren dictadas con ‘violación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder’, con lo cual se entiende que GACETA OFICIAL las causales de nulidad pueden referirse a vicios de fondo y de forma que son aceptados generalmente por la doctrina.

“Las frases precedentes, entre las cuales resalta el llamado vicio del acto por ‘desviación de poder’, aporte conceptual de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés a la doctrina del acto administrativo, refleja en el Derecho comunitario la tendencia doctrinaria y jurisprudencial a incorporar casi en bloque la teoría de las nulidades elaborada por el Contencioso Administrativo derivándola del Derecho civil.

Pero cabe destacar la relativa originalidad con la cual el Tratado de Creación del Tribunal (señalado artículo 17), reemplazó la enumeración de las típicas causales de nulidad (incompetencia, vicio de forma, ‘desviación de poder’ y ‘violación de ley’), surgidas del Consejo de Estado francés a través de un proceso jurisprudencial laborioso e inductivo, sustituyéndola por una implícita clasificación más racional, dentro de la cual la jurisprudencia del Tribunal Andino, en correspondencia con la doctrina, ha insuflado de contenido la ambigua y señalada causal de ‘violación de ley’, concretándola en dos vicios específicos relativos a la causa y al objeto del acto.

“Conforme a esa concreción jurisprudencial, los vicios que podrían afectar las Decisiones y Resoluciones impugnadas en vía de anulación, serían: la incompetencia; el vicio de forma; la desviación de poder; el falso supuesto de hecho o de derecho, que se entiende como carencia de una efectiva motivación (vicio en la causa); y, finalmente, como vicio en el objeto, la imposibilidad, ilicitud o indeterminación del contenido de aquellas especies jurídicas comunitarias emanadas de la Comisión o de la actual Secretaría General bajo los respectivos nombres de Decisiones y Resoluciones.

(Citadas sentencias de fechas: 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, casos ‘COLSUBSIDIO’ y ‘CANALI’, respectivamente). “Conforme a lo precedentemente expuesto, el acto administrativo carente de una efectiva motivación o contentivo de disgregaciones que sólo conduzcan a que los hechos no concuerden con el objetivo o esencia de la norma impugnada, o que estén tergiversa- 15/12/98 26.36 dos, alterados o interpretados erróneamente, lleva a la nulidad del acto.

“Sinembargo, la motivación no ha de pretender recoger todas y cada una de las condiciones o de las circunstancia o supuestos de hecho que hayan servido de base o de fundamento para la expedición del acto. Basta con que la motivación se reduzca a la esencia del razonamiento, interpretada ésta como la correspondencia jurídica y real entre la parte motiva y la parte declarativa del mismo, vale decir, entre el procedimiento constitutivo y la expresión de la voluntad del administrador.

Será suficiente que el acto en cuestión destaque lo esencial de los objetivos perseguidos por la institución y que ‘los elementos de hecho y de derecho’ que constituyen su objetivo ‘estén en armonía con el sistema normativo del que forma parte’ (Rec -9 Pág. 4153, caso: Reino de España contra el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas).

En el acto debe proporcionarse a los interesados las indicaciones necesarias acerca de si la Decisión o la Resolución se encuentran o no fundadas, de manera que éstos puedan ejercer con conocimiento de causa el derecho a la defensa. “Por la importancia del tema, merece mención la cita con la que Canasi recoge las reglas establecidas por el Consejo de Estado francés para la correcta motivación de los actos administrativos: ‘1a. regla: ‘Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone’, pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación de los demás casos. 2a regla: ‘Cuando un agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto.

La ausencia de motivos es entonces un vicio radical’. ‘Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante no es un motivo de interés público’. 3a regla: ‘Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes’. 4a regla: ‘Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos GACETA OFICIAL del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta’. 5a regla: ‘Los motivos alegados deben ser materialmente exactos’. 6a regla: ‘El motivo determinante invocado debe ser lícito’. 7a regla: ‘Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico’. 8a regla: ‘Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos determinantes son de orden político’.

Aquí se vincula con la célebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos’. 9a regla: ‘En principio el juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el motivo determinante ilícito; en efecto, debe comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone de manifiesto el motivo determinante.

En el hecho esto se produce muy raramente’. 10a regla: ‘El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos’. 11a regla: ‘La prueba del motivo determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente’.’ (José Canasi, “Derecho Administrativo’ Vol.

II, Parte especial, Editorial Depalma, págs. 174 y 175). “A los fines de determinar la falsa motivación de un acto, el juez debe analizar los hechos, para deducir de ellos si el motivo invocado tiene existencia real y material ‘porque la legalidad del acto se funda en la realidad de los hechos invocados’ (Jaime Vidal Perdomo, ‘Derecho Administrativo’, Editorial Temis, Bogotá 1972, página 328).

“La falsa motivación o falso supuesto, son términos contrarios al principio de veraci- 15/12/98 27.36 dad que rige todo acto administrativo, el cual debe cimentarse en antecedentes, hechos o supuestos verdaderos; quien juzga o emite un acto valiéndose de hechos falsos, está viciando la realidad fáctica de un proceso y la esencia de la motivación, circunstancias que darían lugar a la nulidad del mismo por contener un vicio intrínseco en su fundamentación. “El nombrado tratadista Vidal cita como ejemplo la nulidad de un acto, por estar fundamentado en un hecho que no existió; es el caso de aceptación de la renuncia de un funcionario que en verdad no ha renunciado.

En cuanto a la nulidad del acto fundamentado en un error de hecho o de derecho en los motivos, aporta el ejemplo de que se imponga una sanción a un empleado por un hecho que jurídicamente no constituye falta disciplinaria. “Impugnado un acto por falsa motivación correspondería a quien lo alega, desvirtuarlo dentro del juicio respectivo para de esta forma desvanecer la causal de invalidez del acto impugnado.

Cabe aclarar sinembargo, que un error en la motivación de hecho por sí solo no constituiría causa de invalidez del acto, si del contexto de los considerandos se desprende con claridad y objetividad cual es la intención del administrador y las razones que le han llevado a la expedición de dicho acto. Así el Tribunal de las Comunidades Europeas ha dicho: ‘sin embargo, este vicio de forma no puede conducir a la anulación del Reglamento N°569/86, dado que los demás considerandos de dicho reglamento proporcionan una motivación suficiente por sí misma para la instauración del régimen de vigilancia en él establecido.’ (Pág. 4168 - Volumen 1987-9, Caso Reino de España contra Consejo y Comisión de las Comunidades Europeas).” Con base en las precedentes consideraciones, el Tribunal estima: Es de la competencia del juez nacional determinar si la resolución impugnada se ciñe a los requerimientos de la norma comunitaria cuando ésta exige: “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observa- GACETA OFICIAL ciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” (artículo 96 de la Decisión 344, resaltado de la presente sentencia). 15/12/98 28.36 El Tribunal Andino pone de relieve: De una parte que la definición aportada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es la siguiente: “producir o rendir beneficio o utilidad anualmente una cosa”; en la cual no aparece por cierto la palabra “rentar” como lo pretende la impugnada. en tanto que la impugnada expresa: “TERCERO: Que la expresión RENTAR cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse.

“CUARTO: Que la legislación colombiana consagra el sistema distributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente. “Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no puede consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio las características de los productos o servicios para los cuales se utilizara.

Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleara de otros iguales o similares. “QUINTO: Que el signo cuyo registro se solicita RENTAR, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicara, de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que incluye la ‘publicidad y los negocios’.

De acuerdo con el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA por RENTAR se entiende: ‘(De renta) tr. Producir o rentar (sic) beneficio o utilidad anualmente a una cosa.’ Y esa es precisamente una característica de los negocios.” Resalta, por otra parte, el razonamiento contenido en la jurisprudencia del Tribunal Andino, razonamiento conforme al cual si la obligación de motivar viene impuesta legalmente y no se incorpora al acto, y además en forma satisfactoria, con arreglo a esa prescripción normativa, el acto puede quedar afectado incluso de nulidad absoluta si como consecuencia de la falsa motivación, priva al afectado del derecho de defensa.

Si el juez nacional, en ejercicio de su competencia comunitaria considerare no obstante debidamente motivado el acto recurrido en vía contenciosa administrativa, procederá a pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido con arreglo a los siguientes principios interpretativos de las normas: IV. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS Acerca de la marca la doctrina expresa: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, en esta ocasión considera: QUE de la definición anterior y de la contenida en el artículo 81 de la Decisión 344 se desprende cómo la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, el que siendo intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para GACETA OFICIAL que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia. QUE de lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser considerado marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el hecho de que un signo reúna estos tres requisitos -exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344- queda necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece específicamente en los artículos 82 y 83 ibídem, tal como lo ha expresado constantemente este Tribunal, y reiterado recientemente en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 11-IP-98 (marca PAVCO) por sentencia emitida el 3 de mayo del presente año. Y QUE, en concreto: a) La distintividad, función esencial de la marca, radica en identificar unos productos o servicios y distinguirlos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Asimismo, que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

El requisito de distintividad exige por tanto que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. b) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

Al respecto el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo 15/12/98 29.36 “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”: “Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

Este Tribunal considera asimismo, y conforme también a reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. c) Adicionalmente, la representación gráfica es, en definitiva, una “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Marco Matías ALEMAN, “Marcas”. Top Management, Bogotá, pág. 77). Es, por tanto, la representación gráfica un requisito formal atinente a la perceptibilidad, que viabiliza la publicación y el archivo de las marcas que fueron concedidas. Los anteriores conceptos han sido, unos acogidos otros elaborados y todos sentados y desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal.

(Véanse las interpretaciones prejudiciales Nos.: 04-IP-88 “DAIMLER”; 03-IP-90 “NIKE”; 03-IP-91 “HARINERA DEL VALLE”; 06-IP-93, 01-IP-94 “MAC POLLO”; y 02-IP-94. Gacetas Oficiales Nos. 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente; y en otras recientes sentencias.) V. GENERICIDAD Y USO COMÚN En desarrollo de la imprescindibilidad de la función “distintiva” de la marca, el Tribunal observa que el fundamento de la resolución denegatoria del registro del signo RENTAR descan- GACETA OFICIAL sa sobre el supuesto de calificar dicho signo tal como textualmente ella lo expresa, como “una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicará, de la clase 35 ”, es decir, para: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.” Al respecto es pertinente la aclaración que la doctrina realiza respecto de los signos usuales y genéricos, conforme a la cual resulta inútil tanto en la teoría como en la práctica la diferenciación entre signos usuales, necesarios y denominaciones genéricas y descriptivas.

“Teóricamente es posible hacer una diferencia entre signos usuales, necesarios y denominaciones genéricas y descriptivas. Así se ha hecho en la doctrina francesa que nosotros adoptamos en uno de nuestros trabajos. Hoy pensamos, de acuerdo con la opinión de AREAN LALIN y de FERNANDEZ NOVOA, que la distinción es artificial y no sirve para propósito alguno, toda vez que, el caso de denominaciones que originalmente constituían una palabra arbitraria y que con el devenir del tiempo se convierten en una indicación usual puede comprenderse dentro de las denominaciones genéricas, así la palabra no tenga tal significado en los diccionarios generales y así su significado provenga de una manera particular de hablar, llámese dialecto o calé.” (Manuel PACHON: “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda. Bogotá 1995, págs. 207 a 208).

En coincidencia con lo acotado, el Tribunal pasa a examinar lo relativo a la genericidad de los signos, y al efecto destaca: Conforme al Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es “lo común a muchas especies”, y GÉNERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. También es la “clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”.

Por su parte, ESPECIE es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”. La “genericidad” de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en re- 15/12/98 30.36 lación directa con los productos o servicios de que se trate. Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

Doctrinalmente se considera que las palabras pueden ser utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiriendo así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinados productos o servicios. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino: “Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase. O sea, que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca.” (Interpretación prejudicial No. 02-IP-89, G.O. 49, de noviembre 10 de 1989, sentencia referente a la marca “OFERTA”).

Ya en sentido restrictivo y conforme a la doctrina: “Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar”. (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76).

Un término es genérico entonces, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios de un determinado sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. De manera que no sería admisible que GACETA OFICIAL un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que utilizado éste en el lenguaje corriente pueda señalar características generales de los productos de un determinado sector de producción. El signo “RENTAR”, que nos ocupa en el caso de autos, por su parte y también conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa: “producir o rendir beneficio o utilidad anualmente una cosa”, por lo que no encaja en el análisis anterior, ya que no es utilizado de manera común por los empresarios para referirse a los servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.), servicios que se pretende proteger con el registro de dicha marca.

VI. MARCAS DESCRIPTIVAS Y MARCAS EVOCATIVAS Al respecto en las sentencias de interpretación prejudicial dictadas en los procedimientos Nos. 07-IP-95 (G.O. N° 189 de septiembre 15 de 1995), y confirmada en la 05-IP-97 (G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997), el Tribunal expresó: “ ‘ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca pueden ser registrables.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo.

Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFÉ para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios etc.

(Rangel Medina, David, ‘Tratado de Derecho Marcario’, 1960, págs. 273 y 356, op. cit.) En este sentido la doctrina coincide en 15/12/98 31.36 la validez para registro de las marcas evocativas’ ”. En resumen, el Tribunal Andino en dichas oportunidades, concluyó de lo citado: “No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.

Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”. (Subrayado de la presente sentencia). Criterio ratificado en Interpretaciones prejudiciales Nos. 04-IP-95, G.O. N° 253 de marzo 07 de 1997 y 18-IP-95, G.O. N° 231 de octubre 17 de 1996.

Con el fin de facilitar la labor interna del juez consultante, el Tribunal pasa a realizar -como lo hiciera en el señalado precedente jurisprudencial correspondiente a la interpretación prejudicial, caso “RENTAR”- algunas consideraciones acerca del registro del signo OFERTA, ésto en relación con lo expuesto tanto en aquella como en la presente sentencia, sin que ello constituya intromisión alguna en el derecho interno; así, pues, es conveniente recordar: 1.

La marca “OFERTA”.- El autor venezolano Víctor Bentata hace referencia a la marca OFERTA “originalmente registrada en Colombia para papel higiénico”, y que “fue posteriormente anulada por insuficiente distintividad (que el Consejo de Estado confundió con genericidad). Sobre la misma marca decidió además la Corte Andina de Justicia de Quito (1989), confirmando que esta marca no se confunde con ninguna clase de papel ni con ningún producto, lo cual le acuerda cierta novedad relativa.

Pero considerando la situación del mercado, puede también afirmarse que todos los bienes disponibles, si bien no ‘son’ OFERTA, por lo menos ‘están’ en oferta, con lo cual se produciría una confusión. Igual sucede con términos del mismo tipo tales como DEMANDA, SERVICIO O GANGA, afectados de la misma ambigüedad insuperable”. (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1994, pág. 162). 2.

El signo “RENTAR”.- Siguiendo el análisis precedente podríamos concluir en el presente GACETA OFICIAL caso que si bien es cierto que el signo “RENTAR” no se confunde con los productos o servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual le concede una novedad relativa, en cuanto al significado de la palabra “rentar” que tiene que ver con “producir o rendir beneficio o utilidad anualmente una cosa”.

En atención a las consideraciones precedentes, en el caso sub judice puede concluirse que sólo es posible la calificación del signo “RENTAR” como genérico en el supuesto de que el mismo sirva para designar en forma directa los servicios para los cuales ha sido solicitado, y en la medida en que se correspondan con la clase respectiva del nomenclator.

En el caso se formuló la solicitud para cubrir los ramos de “publicidad y negocios”, servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 35, la cual comprende “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.”. Conforme a dicho razonamiento sólo puede considerarse dicho signo como descriptivo en tanto se limite exclusivamente a hacer referencia directa a la especie, calidad, cantidad, destino -entre otros- de los servicios que pretende proteger.

Como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal y especializada doctrina, la expresión genérica puede identificarse cuando se pregunta ¿qué es? y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando la denominación genérica. Si se tratare de una denominación descriptiva puede ésta ser identificada cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando justamente la denominación descriptiva.

Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. El Tribunal, en su tantas veces citada sentencia de fecha 23 de mayo de 1997, ha considerado que la marca RENTAR en ese caso concreto “difícilmente se encasillaría en las denominaciones genéricas, pues ‘rentar’ no define al servicio de ‘finanzas y seguros’, ni constituye el género o la especie de esos servicios”, criterio que se ratifica en esta interpretación, dado que los servicios para los cuales está destinado el signo “RENTAR” en el presente caso (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina), no constituyen el género ni la especie de los mismos.

(Interpretación prejudicial No. 15/12/98 32.36 05-IP-97, caso “RENTAR”, Clase Internacional No. 35). Tal como lo ha expresado anteriormente el Tribunal: “Tampoco denotaría una de las cualidades, aptitudes o descripciones esenciales de esa clase de servicio, porque el consumidor al escuchar esa palabra, infiere varios conceptos, como rentar un departamento, un vehículo, producir una utilidad, generar réditos económicos, etc.

No es el supuesto de que para jugos de limón, por ejemplo, se ponga como marca ‘amargo’, pues ésta es una de las descripciones más aceptadas por el público sobre ese cítrico. “Sin embargo todo productor o fabricante o prestatario de servicios, persigue un objetivo económico que se traduce en generar una utilidad, un beneficio o lo que puede definirse en términos generales, en producir una renta.

El profesional, el jubilado, el ama de casa, el estudiante, etc. requiere de una renta para su supervivencia, y el término RENTAR también podría, con los modismos propios de cada País o Región, significar el hecho de obtener o dar una renta para que alguien viva o subsista. “El término o la denominación en discusión es usual para varias actividades sin que constituya la esencia de la utilización para la actividad financiera o económica”, también ha expresado el Tribunal en la sentencia que se viene transcribiendo; y mucho menos, agrega en esta oportunidad, para la especificación de servicios de “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; y trabajos de oficina” correspondientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual se está solicitando el registro de la marca “RENTAR” en el caso de autos.

“Repitiendo lo expresado por el Tribunal en el caso de la marca ‘OFERTA’, toda actividad económica persigue RENTAR, es decir producir frutos económicos; pero no toda actividad de RENTAR, significa generalmente producir réditos”. Además, y por otra parte, en la sentencia que venimos comentando, se incorporaron los conceptos relativos a las denominaciones con GACETA OFICIAL 15/12/98 33.36 insuficiente distintividad, puntualizando al respecto el Tribunal: necesaria para diferenciar un producto de otro.

VII. “DENOMINACIONES CON INSUFICIENTE DISTINTIVIDAD “Entre la genericidad, la descriptividad y la insuficiente distintividad existen relaciones o aproximaciones que dependen del criterio subjetivo del examinador y un signo puede estar a lo mejor impedido de registro por ser genérico e insuficientemente distintivo o por descriptivo e insuficientemente distintivo.

(Víctor Bentata).” “Existen denominaciones o signos, adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni de la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad.

Son signos ‘inherentes incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplica no tanto por nombrar el bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema.’ (Víctor Bentata, obra citada, pág. 159). “El autor últimamente mencionado, señala como signos de ‘dudosa distintividad las tradicionales representaciones del sol, del león, del toro’.

“Igualmente llega con su razonamiento a criticar que se admita que ‘los genéricos de productos sean registrables para productos de naturaleza diferente, por ejemplo AZÚCAR para vestido o CERVEZA para perfumes, sin tener en cuenta el elemento de insuficiente distintividad’. “La insuficiente distintividad de un signo para registrarse, y que como se manifiesta no es el caso de la genericidad ni la descriptividad positiva, en muchos de los casos será un tema de análisis y conocimiento profundo de materia sobre marcas por las tenues diferencias que pueden darse entre un signo cuando es genérico, descriptivo o de insuficiente distintividad.

VIII. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma; a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. En caso de no presentarse observaciones por terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” Considera el Tribunal: “Los signos genéricos y descriptivos tienen una insuficiente distintividad; pero no todo signo insuficientemente distintivo es por sí genérico o descriptivo.

“La diferencia entre el signo descriptivo y el insuficientemente distintivo, radica en que el primero denota el producto a través de sus cualidades, aptitudes o composición; el insuficientemente distintivo no denota ni describe el producto, sino que no tiene la fuerza La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen GACETA OFICIAL de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente, háyanse formulado o no observaciones al respecto.

Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Los actos administrativos requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquel, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, “en forma satisfactoria”, pudiendo por tanto quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que lo contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados. 2.

Considera asimismo el Tribunal Andino que la marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y de por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretende identificar tales bienes, en razón de lo cual el signo insuficientemente distintivo no es registrable. 3.

La genericidad de un signo impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de 15/12/98 34.36 que una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora lo ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para servir como marca. 4.

De acuerdo con el artículo 82 literal d), los signos descriptivos son irregistrables sólo en cuanto tengan una relación o calificación directa con los productos o servicios que se pretende proteger con la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca para productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad con respecto a los mismos, con lo cual queda descartada toda posibilidad de engaño al público consumidor. 5.

El hecho de que el interesado no hubiere formulado “oposiciones” u “observaciones” a una solicitud de registro, no le impide al funcionario administrativo, sino que por el contrario constituye para él un deber, examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 3610.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO GACETA OFICIAL Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. 15/12/98 35.36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 15/12/98 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú