GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XV - Número 412 Lima, 26 de febrero de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 10-IP-95.- Interpretación Prejudicial de los artículos 103, inciso 2º y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la acción de nulidad dentro de los procesos internos acumulados Nos: 1991, 1993, 2007, 2011, 2016, 2030, 2048 y 2071.

Actores Luis Carlos Sáchica y otros Proceso 07-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 84 de esta última, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED contra los actos administrativos contenidos en las resoluciones números 35971 y 507, denegatorios del registro de la marca de productos “EBEL SPA”, comprendida ésta dentro de la Clase Internacional Nº 03, en el proceso interno correspondiente al expediente Nº 3449; e interpretación de oficio del artículo 73, letra e), de la Decisión 313 10 PROCESO 10-IP-95 Interpretación prejudicial de los artículos 103, inciso 2º y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la acción de nulidad dentro de los procesos internos acumulados Nos: 1991, 1993, 2007, 2011, 2016, 2030, 2048 y 2071.

Actores Luis Carlos Sáchica y otros. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 103, inciso 2º y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente Dr. Ernesto Rafael Aríza Muñoz, en los procesos internos acumulados Nos. 1991, 1993, 2007, 2011, 2016, 2030, 2048 y 2071, en los que se pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 334 de 10 de abril de 1992 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y en la cual se fijan las tasas para la trami- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL tación de los procedimientos a que hace referencia la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La instancia jurisdiccional solicitante considera como hechos relevantes para proceder a la interpretación, los siguientes: 1º): “La Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la resolución Nº 334 de 10 de Abril de 1.992, por la cual se fijan las tasas para la tramitación de los procedimientos a que hace alusión la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2º): “En los expedientes acumulados nos. 1991 -actor: Emilio Ferrero Williamson; 2011 -actor: Juan Pablo Cadena Sarmiento; 2030 -actor: Ignacio Escobar Uribe; no. 2048 -actor: Germán Cavelier Gaviria, se invoca como violado el artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y para sustentar este cargo los actores aducen, en esencia, lo siguiente: a): “El artículo 120 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, que sirve de fundamento al artículo 1º., literal h), acápite 2º. de la Resolución acusada, autoriza a las oficinas nacionales competentes (en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio), para fijar las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos de solicitud de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, registro de marcas, nombres y enseñas comerciales, para las solicitudes de prórrogas, renovaciones, registro de cesión, licencias de uso, licencias de explotación, cambios de domicilio y nombre del titular.

“La Resolución demandada se excedió con respecto a la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que en realidad lo que creó fue un impuesto de mantenimiento, con el nombre de tasas de mantenimiento sobre la continuidad de los derechos ya concedidos, dándole así un alcance erróneo y un sentido equivocado a la norma comunitaria antes enunciada.

“La Decisión 313 no señala ningún procedimiento que se deba llevar a cabo 26/02/99 2.24 quinquenalmente por parte de los titulares de los registros de marcas y lemas comerciales para que sobre éstos se fijen tasas; los anteriores registros se conceden por períodos de diez (10) años y son renovables por períodos sucesivos de diez (10) años sin que durante las vigencias enunciadas se requiera algún procedimiento de mantenimiento. b): “Respecto de la renovación de los registros, la Resolución no. 334 de 10 de abril de 1.992 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, ha fijado en su artículo 1º. literal a) otras tasas, diferentes a los quinquenios estipulados en el literal h), acápite 2 ibídem. 3º): “En el expediente no. 2071, actor: Jorge E. Vera Vargas, se invocan como violados los artículos 120 y 103, inciso 2º de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y para sustentar este cargo el actor aduce, en esencia, lo siguiente: “El artículo 103, inciso 2º de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estipula que la falta de pago en las tasas es causal de caducidad del registro de una marca, pero que estas tasas deben estar determinadas en los términos que acuerde la legislación nacional de cada país miembro.

No puede la Resolución acusada, arrogarse una facultad privativa del Congreso Nacional, según los mandatos de la Constitución Política, deduciéndose de lo anterior que se necesita como requisito indispensable para hacer efectivas estas tasas la existencia de una ley que así se lo permita. “Mantener un derecho no es lo mismo que tramitarlo; al declarar las tasas de mantenimiento la Resolución acusada se extralimitó en la capacidad derivada del artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vulnerándola y sobrepasando así la facultad que le daba para señalar tasas durante el trámite de los procedimientos”.

CONSIDERANDO

Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3ª del Capítulo III del Tratado de GACETA OFICIAL Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de Decisiones Comunitarias.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación. I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA Sostiene la demandada que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir su resolución 334 de 10 de abril de 1992 por la cual fija las tasas para la tramitación de los procedimientos referidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se extralimitó en las competencias legales incurriendo en violación de normas constitucionales y se excedió con respecto a la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al crear un impuesto titulado “tasas de mantenimiento” sobre la continuidad de los derechos concedidos, dándole así un alcance erróneo y un sentido equivocado a la norma comunitaria.

Según la parte demandante la Decisión 313 debía ser desarrollada por las legislaciones internas de cada uno de los Países Miembros y que las competencias estatales cedidas a la Comunidad son de su ejercicio exclusivo y directo y no pueden ser delegadas ni devueltas a los Países Miembros y que de ello se deduce que las autoridades nacionales de los Países Miembros son ejecutoras de la política y de las normas de derecho de integración que expidan los órganos del Acuerdo, pero dentro de la órbita intranspasable que le haya sido asignada en el acto de su creación o la ley, de donde resulta -para la demandante- injurídico e insólito que un organismo de la administración colombiana como la Superintendencia de Industria y Comercio dicte una resolución como la acusada invocando como fundamento legal “las facultades que le confiere el artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de 26/02/99 3.24 Cartagena”.

Para la demandante ningún organismo del Estado Colombiano puede tener relación directa con ningún organismo internacional o supranacional, pues las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Presidente de la República y que ninguna autoridad colombiana puede actuar válidamente sino con apoyo en la Constitución y en las leyes nacionales, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio no podía disponer el pago de derechos o tarifas de índole fiscal por ser contrario a la Constitución, a la Ley y al Decreto Ley 149 de 1976 que establece las funciones de dicha Superintendencia, actuando injurídicamente al imponer cargas fiscales “pretextando haber recibido competencia para ello de un organismo supranacional”.

Entiende la demandante que es inadmisible que un órgano del Acuerdo de Cartagena aparezca determinando competencias de las actividades administrativas perteneciente a la estructura, lo cual resultaría inconcebible dentro de las concepciones constitucionales y de derecho internacional, por lo que habría que entender que el art. 120 de la Decisión 313 simplemente hace “una remisión a los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros para que, en cada uno de éstos, el organismo competente, de acuerdo con su constitución y sus leyes, sea el que establezca las tarifas causadas por la tramitación de procedimientos en el campo de la Propiedad Industrial”.

En suma según el demandante la resolución 334 de 1992, “para ser válida ha debido tener origen en el Congreso y no en una autoridad administrativa, pues dicha regulación es de naturaleza legislativa tanto en el ordenamiento jurídico comunitario como en el de los países miembros”. II. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA La Superintendencia sostiene que la expedición de la resolución 334 se ha cumplido en ejercicio de la facultad conferida por el art. 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual se basó en las siguientes consideraciones: “1.

Que el artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena faculta a las Oficinas de Propiedad GACETA OFICIAL Industrial para establecer las tasas necesarias para la tramitación de los procedimientos que contempla la norma comunitaria. “2. Que el Decreto Nº 575, expedido el 3 de abril de 1992, reglamentario de la Decisión antes citada, alude a los procedimientos para la solicitud de patentes de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, registro de marcas, nombres y enseñas comerciales, para las solicitudes de prórrogas, renovaciones, registro de cesión, licencias de uso, licencias de explotación, cambios de domicilio y nombre del titular.

“3. Que el artículo 121 de la Decisión 313 establece el compromiso de los Países Miembros de fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes, así como sus sistemas y servicios. “4. Que para el debido cumplimiento de los anteriores preceptos se hace necesario señalar las tasas aplicables en Colombia, en materia de propiedad industrial, ”.

Anota la parte demandada que el Acuerdo de Cartagena aprobado en Colombia mediante la Ley 8ª de 1993 dispuso en el artículo 27 (hoy 52) que: “ la Comisión aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías”. Es decir que “existe una disposición legal colombiana que delega en el Acuerdo de Cartagena la expedición de un régimen común en materia de propiedad industrial”, anotando además que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena reguló íntegramente la materia a que se refiere, vale decir la propiedad industrial.

Como excepciones a las pretensiones del demandante la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene lo siguiente: 1. “La Resolución 334 del 10 de abril de 1992 fue expedida, según afirma el demandante, en ejercicio de la facultad conferida a la Superintendencia de Industria y Comercio por el artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es 26/02/99 4.24 una norma supranacional y en consecuencia tiene preeminencia sobre el derecho interno. 2.

“La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de fecha 6 de febrero de 1992, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año IX - Número 101 el 14 de febrero de 1992, es entonces parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena según el artículo primero del Tratado constitutivo del Tribunal Andino de Justicia; en consecuencia, es una norma de aplicación inmediata y preeminente respecto de cualquier disposición interna. 3.

“Considerado el articulado de la Decisión 313, se observa que el legislador andino establece en ella el régimen común sobre la Propiedad Industrial, regulando globalmente la materia sobre la cual recae, es decir, los derechos que componen la propiedad industrial, los procedimientos para obtenerlos y el señalamiento de la autoridad competente para la fijación de las tasas para los mismos. 4.

“Encuentra pleno respaldo la facultad de la Oficina Nacional Competente para el señalamiento de las tasas a que haya lugar, por la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la Decisión 313, según lo indica su artículo 120. Pretender que es necesario acudir al derecho interno de los países para que se haga tal fijación, supondría justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. 5.

“La demanda, so pretexto de cuestionar la constitucionalidad de la Resolución 334, en la práctica cuestiona la constitucionalidad de la facultad conferida por el artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Cuando los actos administrativos sean emitidos por la autoridad competente en ejercicio de una facultad de tipo legal, el análisis que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo guarda relación con la determinación de si el acto se ajusta a la facultad y a los requisitos para su ejercicio y no con la constitucionalidad de la facultad, materia para la cual, en principio, no es competente”.

GACETA OFICIAL III. NORMAS A INTERPRETARSE DECISIÓN 313 Artículo 103 ( ) “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”. “Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Los anteriores artículos guardan relación con el artículo 145 de la Decisión 344 y con el art. 114, inciso 2º de la Decisión 344, cuyo texto es literalmente idéntico a los de las normas solicitadas en la interpretación. IV.

PREEMINENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO Por la complejidad e importancia del tema, resulta pertinente analizar la relación que guarda el Derecho Comunitario con el Derecho Interno. Dicho análisis se realiza con vista de los hechos contenidos tanto en la demanda, como en la contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En efecto, en los escritos respectivos se anuncia un supuesto conflicto entre la normativa andina -Decisión 313- y la normativa interna, lo que hace obligante el análisis del tema. La señalada suposición se enmarca dentro del ámbito de la “tributación” por vía de tasas en lo referente a los procedimientos contenidos en la Decisión 313, especialmente el establecido para que proceda la caducidad de la marca.

Resulta conveniente por tanto reiterar, antes que nada, los principios generales que determinan el valor de la legislación comunitaria, frente a normas -en este caso- del derecho interno colombiano. Es congruentemente pacífica, por reiterada, la jurisprudencia del Tribunal Andino al respecto: En el Proceso Nº 1-IP-87 se puntualiza la preeminencia del Ordenamiento Jurídico de la Integración Andina: “prevalece en su aplicación 26/02/99 5.24 sobre las normas internas o nacionales, por ser características esenciales del Derecho Comunitario”, se dijo; en este mismo proceso se cita el pronunciamiento aprobado durante el Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Lima, 29 mayo-5 junio 1980), en el cual se declara la “validez plena” de los siguientes preceptos: “a) El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales. b) El ordenamiento jurídico del Acuerdo, prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros, c) las Decisiones que impliquen obligaciones para los Países Miembros entran en vigor en la fecha que indiquen o, en caso contrario, en la fecha del Acta Final de la reunión respectiva, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento de la Comisión” Asimismo, y ya dentro del espíritu de los fallos más recientes, alienta en las sentencias de este Tribunal la precisión jurisprudencial de que la normativa comunitaria entra a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en los Países Miembros, como modo o manera expresos de poner de relieve el Tribunal, que esas normas no se “integran” dentro de los ordenamientos nacionales hasta el punto de confundirse con las que lo constituyen, sino que conserva sus características esenciales, entre ellas la de “primacía” calificada unánimemente por la doctrina de consustancial con, o de “existencial” para, este nuevo Derecho.

El efecto que tiene por tanto la norma comunitaria sobre el ordenamiento jurídico nacional del cual pasa a formar parte, es el desplazamiento de éste por aquella, o sea, la norma interna resulta inaplicable, en aras de la plena vigencia del precepto comunitario. Así lo ha señalado reiteradamente también este Tribunal en sus sentencias. Por ejemplo en el Proceso Nº 2-IP-88 ha declarado que “todo juez nacional que tenga que decidir en el marco de su competencia, tiene la obligación de aplicar íntegramente el derecho comunitario y de proteger los derechos que éste confiere a los particulares, dejando inaplicada toda disposición eventualmente contraria a la ley nacional, sea ésta anterior o posterior a la regla comunitaria”.

GACETA OFICIAL Las autoridades nacionales de los Países Miembros son también, en su consecuencia, ejecutoras de las políticas y de las normas de Derecho de la integración que produzcan los órganos del Acuerdo, por cuanto aquellos, mediante la firma en Bogotá de este “Tratado Internacional de Integración Económica” tuvieron como meta el promover un desarrollo equilibrado y armónico de nuestros pueblos, en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.

Así la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es norma de aplicación preeminente, directa e inmediata respecto de cualquier disposición interna, dado que forma parte del Ordenamiento Jurídico Andino, ostentando las señaladas características. En ella se regula precisamente el régimen común sobre Propiedad Industrial, los derechos que ésta implica, cómo obtenerlos, así como también el señalamiento de la autoridad competente para la fijación de tasas.

El acreditado tratadista argentino Giuliani Fonrouge expresa, ya desde una perspectiva financiera, que en el plano internacional existen “algunos organismos con facultades tributarias”. (FONROUGE Giuliani, DERECHO FINANCIERO, Ediciones Depalma, Buenos Aíres, 1970, pág. 384). Esto quiere decir que aparecen nuevas formas de determinaciones financieras que ofrecen una especie de tributos supranacionales independientemente de los fijados por los propios Estados que dieron nacimiento a esos organismos, si bien en el caso específico no se habla de tributos supranacionales -fijación de una tasa única para los Países Miembros, con el mismo monto y el mismo órgano emisor de la tasa-, porque sólo van encaminados a coadyuvar en el establecimiento de un régimen común de Propiedad Intelectual.

Por la situación de los países que conforman la Comunidad Andina, es ésta una tarea a largo plazo, que se consolida con la aplicación de normas -Decisión 313creadas con la misma delegación soberana que cada Estado cede al órgano supranacional para llegar a la anhelada integración. V. CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE PAGO (Artículo 103, inciso 2º) El artículo 103 de la Decisión 313, que es literalmente idéntico al 114 de la Decisión 344 establece como causales de caducidad de re- 26/02/99 6.24 gistro el que su titular no haya solicitado la renovación dentro del término legal y así mismo por “la falta de pago de las tasas en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

Resulta evidente que la legislación comunitaria ha referido la causal de falta de pago a la legislación del País Miembro. En el caso presente resulta que el Decreto Ley 149 de 1976 que establece las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y cuyo artículo 6, inciso f) señala entre ellas la de “tramitar y decidir los asuntos relacionados con la propiedad industrial”, está confiriendo a dicha Superintendencia la facultad de determinar los términos para la caducidad por falta de pago.

Aunque la Decisión 313 no contiene una disposición expresa como la final única de la Decisión 344 que establece que para los efectos de la misma se entiende como Oficina Nacional Competente al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial y como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto, resulta implícito y así lo ha deducido el Tribunal en su jurisprudencia que en la Decisión 313 la voluntad de la norma comunitaria es la misma, es decir la de dejar a la legislación nacional el designar al órgano encargado de la propiedad industrial, lo que se cumple en el citado Decreto Ley 149 de 1976, artículo 6º, inciso f).

VI. ESTABLECIMIENTO DE LAS TASAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS (Artículo 120) La norma comunitaria hace una clara remisión o reenvío a la legislación nacional de los respectivos Países Miembros al señalar que las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la Decisión 313.

La facultad o competencia atribuida por el artículo 120 de la Decisión 313 a las oficinas nacionales competentes es literalmente idéntica a la señalada en el artículo 145 de la vigente Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL Los vocablos Oficina Nacional Competente mencionados en las Decisiones arriba citadas se refieren a la entidad administrativa encargada de llevar el registro de la propiedad industrial y en tal sentido se pronunció el Tribunal en el Proceso 6-IP-89, G.O. Nº 50 de noviembre 17 de 1989, en interpretación de los artículos 7 y 44 de la Decisión 85 al reconocer la facultad de la Oficina Nacional que otorgó la patente para que pudiera declarar de oficio la nulidad de la misma.

El Tribunal en esa ocasión afirmó al respecto que: “Corresponde al derecho interno de cada País Miembro determinar cuál es la oficina nacional competente para otorgar las patentes la que además, según el artículo 44 de la Decisión, está facultada para declarar su nulidad En este caso el derecho comunitario andino confiere a un órgano interno de los Países Miembros una competencia de derecho comunitario.

La oficina nacional competente debe formar parte de la organización administrativa nacional de cada País Miembro y no de la organización judicial. El artículo 7 de la Decisión distingue claramente entre oficina nacional y órgano jurisdiccional. La primera al recibir la oposición del perjudicado debe remitirla al órgano jurisdiccional competente”.

El Tribunal con posterioridad consideró que la oficina nacional competente era el organismo que señalara la ley interna pudiendo ser cualquier autoridad del orden administrativo, judicial o incluso legislativo. Señala el Profesor Manuel Pachón que: “A conclusión similar llegó el Consejo de Estado colombiano cuando sostuvo que las tasas por prestación de los servicios concernientes a la propiedad industrial deberían ser fijadas por el Congreso colombiano, la Oficina Nacional Competente para los efectos del artículo 120 de la Decisión 313.

(Manuel Pachón, Zoraida Sánchez “El régimen andino de la propiedad industrial, Santafé de Bogotá, 1995, página 40). Sobre la cuestión relacionada con el alcance de los vocablos “Oficina Nacional Competente” dice la tratadista venezolana Hildegard Rondón de Sansó que: “Al respecto se observa que la oficina nacional competente ha sido determinada por 26/02/99 7.24 autoridad de cada país, como una oficina administrativa, generalmente el Registro de la Propiedad Industrial, lo cual plantea problemas de constitucionalidad ante la duda de si el carácter supranacional de la norma comunitaria se extiende a materias señaladas por el texto fundamental como de estricta reserva legal, como es el caso de la fijación de las tasas.

En otras palabras, surge la duda de si se impone la norma comunitaria para asignar competencias, o por el contrario, la misma queda bajo la potestad del órgano nacional que las fije, que en el caso específico de las tasas, es el congreso mediante ley ” (La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el régimen de Propiedad Industrial, Caracas Ed. Arte 1993, página 95, citada por Manuel Pachón ob.cit. pág. 41) Sobre este aparente problema el Profesor Manuel Pachón concluye: “En nuestro concepto, la norma comunitaria puede otorgar competencias a la Oficina Nacional Competente, inclusive aquellas que son de estricta reserva legal, por ser una atribución de la Comisión dictar un régimen uniforme de propiedad industrial, habiéndose deslegalizado todas las materias que a dicho régimen conciernen, incluyendo lo relativo a las tasas que se deben pagar”.

(ob. cit. pág. 41) De acuerdo con la norma comunitaria contenida en el artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena corresponde a cada País Miembro determinar en ejercicio de su soberanía cual es la oficina nacional competente para fijar las tasas a que ella se refiere, siendo por consiguiente el derecho nacional interno de dichos países el que hace la fijación de las tasas.

También lo señaló la Corte Suprema de Justicia de Colombia en sentencia del 1º de septiembre de 1988 “el país, permitiéndolo así su Constitución, ha puesto en manos de entidades supranacionales en aras de la integración, decisiones que, como soberano, le correspondería exclusivamente y que tienen una influencia muy profunda en su organización y en su pueblo El Acuerdo de Cartagena ha adquirido así competencias legislativas, respecto de materias determinadas, para que sean ejercidas de manera exclusiva por tal entidad, de forma tal que una vez limitadas sus potesta- GACETA OFICIAL des como lo fueron, el Congreso no podía reservarse competencias legislativas como condición para la operancia interna de las reglas comunitarias”.

Como también lo ha sostenido en reiteradas oportunidades el Tribunal Andino de Justicia “El ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales”. (Proceso 1-IP-87) En el mismo sentido se pronunció la Comisión del Acuerdo de Cartagena declarando como concepto válido que: “ el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros” (citado por el Tribunal en la Sentencia del 3 de diciembre de 1987, Proceso 1-IP-87) El Tribunal ha dicho en el caso 10-IP-94 G.O. Nº 177 de abril 20 de 1995 que: “El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria”. 26/02/99 8.24 La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de fecha 6 de febrero de 1992, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101 de 14 de febrero de 1992, es parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena según el artículo primero del Tratado Constitutivo del Tribunal Andino de Justicia y en consecuencia, es una norma de aplicación inmediata y preeminente respecto de cualquier disposición interna.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia en sentencia de 27 de febrero de 1975, Gaceta Judicial Nº 2393, pág. 29, señaló: “Creada una institución supranacional para la integración económica y con capacidad de dictar reglas regionales por encima del derecho interno (y a tal categoría pertenece la organización instituida por el pacto andino) éste ha de cumplirse en todas sus partes, tanto las que describen objetivos y mecanismos, como las que habilitan a sus órganos (la Comisión y la Junta principalmente) para expedir normas de plena eficacia en Colombia”.

La normativa comunitaria contenida en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena hace en su artículo 120 una remisión a los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros para que en cada uno de ellos el organismo competente de acuerdo con su Constitución y sus leyes sea el que establezca las tarifas causadas por la tramitación de procedimientos en materia de propiedad industrial.

Esta remisión está obviamente dirigida a las oficinas nacionales competentes que según se infiere de la Decisión 313 y se señala explícitamente en la Disposición Final Única de la Decisión 344 es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial. En el caso de la República de Colombia se trata de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyas funciones fueron fijadas por el Decreto Ley 149 de 1976, cuyo art. 6º, inciso f) señala la función de “tramitar y decidir los asuntos relacionados con la propiedad industrial”, y en el inciso p) la de “Llevar el registro industrial del país”.

La referida Superintendencia de Industria y Comercio dictó el 10 de abril de 1992 la resolución Nº 334 “por la cual se fijan las tasas para la tramitación de los procedimientos a que ha- GACETA OFICIAL ce alusión la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Resulta pues, que mediante el referido acto administrativo se estaba cumpliendo el requerimiento del artículo 120. 26/02/99 9.24 ciso 2º del artículo 103 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las tasas fijadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de los servicios que presta, relacionados con la propiedad industrial se entiende que deben ser los que considere “necesarios para la tramitación de los procedimientos” a que hace referencia la Decisión 313. 2. Las tasas por los servicios derivados de los procedimientos a que hace referencia el artículo 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deben ser fijadas por las respectivas oficinas nacionales competentes de los Países Miembros, con estricta sujeción a la ley comunitaria.

Sostienen los accionantes -haciendo un distingo entre tasas e impuestos- que la resolución 334 de la Superintendencia de Industria y Comercio se excedió respecto a la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que entre las tasas creó un “impuesto” de mantenimiento con el nombre de “tasas de mantenimiento” sobre la continuidad de los derechos ya concedidos dándole así un alcance erróneo y un sentido equivocado a la norma comunitaria, cuestión ésta que corresponde decidir a la jurisdicción nacional interna. 3.

Correspondía a las legislaciones nacionales designar el órgano que debe actuar como oficina nacional competente, entendiéndose como tal al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, lo cual está así señalado en forma explícita en la Disposición Final Única de la Decisión 344 y se infiere de la doctrina y jurisprudencia del Tribunal que tal entendimiento estaba implícito en la Decisión 313.

Evidentemente, el artículo 120 de la Decisión 313 se refiere expresamente a tasas, las necesarias para la “tramitación” de los procedimientos, es decir, los de solicitud de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, registro de marcas, nombres y enseñas comerciales, solicitudes de prórrogas, renovaciones, registro de cesión, licencias de uso, licencias de explotación, cambio de domicilio, nombres del titular.

La Decisión 313 no señala sinembargo procedimientos que deban llevarse a cabo quinquenalmente ni pago de tasas por anualidades, motivadas en el mantenimiento o la vigencia de los derechos protegidos mediante los procedimientos referidos en la Decisión, pero según el artículo 103 inciso 2), autoriza a la legislación nacional de los respectivos Países Miembros para que, a los solos efectos de la caducidad, fije los términos en los que debe realizarse el pago.

Por las razones que anteceden, 4. Las tasas fijadas por la Oficina Nacional Competente deben referirse exclusivamente a los procedimientos, por lo que cualquier otro concepto ajeno o desvinculado de ellos, es improcedente. El Consejo de Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al resolver los expedientes acumulados que han dado origen a la solicitud de interpretación prejudicial.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante el envío de copia sellada y certificada. Remítase asimismo, copia certificada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para la correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE CONCLUYE: Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 1.

La falta de pago de las tasas que es causal de caducidad debe sujetarse a la legislación interna conforme lo estipula el in- Gualberto Dávalos García MAGISTRADO GACETA OFICIAL Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. 26/02/99 10.24 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 07-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 84 de esta última, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED contra los actos administrativos contenidos en las resoluciones números 35971 y 507, denegatorios del registro de la marca de productos “EBEL SPA”, comprendida ésta dentro de las Clase Internacional Nº 03, en el proceso interno correspondiente al expediente Nº 3449; e interpretación de oficio del artículo 73, letra e), de la Decisión 313.

Quito, 07 de julio de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, S.A. y se niega el registro de la marca “EBEL SPA”; y 507 de 31 de marzo de 1995, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual fue confirmada la anterior. V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, requerida de este Tribunal por intermedio del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y relativa a los artículos 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy artículo 81 de la Decisión 344, y 84 de esta última Decisión. Que se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 35971 del 31 de diciembre de 1993, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la observación formulada por la Sociedad FABRIQUE EBEL A continuación procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen de los hechos y de las pretensiones de las partes ante el juez nacional.

Al respecto observa: A) LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS: Se fundamentan básicamente en los considerandos transcritos seguidamente en lo pertinente junto con la respectiva parte propiamente resolutoria del último de los actos impugnados. 1.- Resolución No. 35971 del 31 de diciembre de 1993 “PRIMERO.- Que el literal e) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad, ‘el que la marca solicitada sea similar hasta el punto de producir confu- GACETA OFICIAL sión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro’.

( ) “TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad en el caso que nos ocupa, implica comparar la marca que se pretende registrar y la anteriormente registrada. En opinión de este despacho, existen las semejanzas que esgrime el opositor, de tal manera que de coexistir en el mercado, induciría al público a error, particularmente si se considera que (se) entendería que los productos EBEL SPA, son de los mismos productores EBEL.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 2.- Resolución No. 507 del 31 de marzo de 1995 Textualmente expresa: “ ‘Tercer Argumento’ ” “La notoriedad de las marcas no es un concepto subjetivo, ni del solicitante ni del opositor, ni del sustanciador, ni mucho menos de la administración del Estado, que pueda ser manejado arbitrariamente; para establecer la notoriedad de una marca es necesario utilizar entre otros los criterios enunciados en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, criterios que no se cumplieron para calificar a la marca EBEL como notoria.” Expresando luego en uno de sus considerandos que: “Así las cosas, si alguien alega la notoriedad de una marca debe entrar a probarla en los términos establecidos por la ley; es decir, que quien alega la notoriedad está obligado a probarla, por lo que el Despacho estima que las pruebas aportadas y estudiadas conllevan a concluir que se halla debidamente demostrado el grado de difusión, publicidad y promoción, así como su uso, antigüedad y volumen de ventas, criterios mínimos y necesarios para considerarla notoria, y con tal 26/02/99 11.24 calidad la marca rompe el principio de especialidad y territorialidad de la misma y mal podría hoy este despacho conceder el registro de la marca EBEL SPA, para cualquiera de las 42 clases existentes en la clasificación internacional.

Para finalizar encontramos que hoy en día, para que una marca sea considerada como notoria no es necesario que sea ampliamente conocida en Colombia; este criterio adoptado por la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, responde a las necesidades del comercio internacional, en el sentido de evitar el indebido aprovechamiento de las prestaciones de un empresario por parte de otro, ya que si bien la marca no es conocida en Colombia -no siendo éste el presente caso-, el usurpador se puede beneficiar de un signo novedoso y bien elaborado de propiedad del legítimo titular.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “

RESUELVE

“ARTICULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No. 35971 del 31 de diciembre de 1.993, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos.” B) LOS HECHOS: Expuestos por la alta jurisdicción nacional consultante, considerados por ella como los relevantes para esta interpretación, los siguientes: 1.- “La Sociedad JAFER INTERNATIONAL COSMETICS LIMITED, solicitó el 13 de abril de 1987 ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca EBEL SPA para distinguir productos de la Clase 3a. de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- “El 19 de Octubre de 1992 se solicitó ante la misma División, el traspaso de la solicitud de la marca EBEL SPA a la Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED. 3.- “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la Socie- GACETA OFICIAL dad FABRIQUE EBEL S.A. con domicilio en 113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-De Fonds, Suiza, por intermedio de apoderado, presentó demanda de oposición, contra la solicitud de la marca EBEL SPA [formulada por EBEL INTERNATIONAL LIMITED, puntualiza el Tribunal Andino] para distinguir productos de la Clase 3a. de la Clasificación Internacional de Niza, oposición que se basó en que la Sociedad FABRIQUE EBEL S.A. es titular de la marca EBEL para distinguir productos de la Clase 14a. de la Clasificación Internacional, y que las Clases 3a. y 14a. de la Clasificación Internacional eran similares y por lo tanto las marcas resultaban confundibles.” 4.- “La Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, contestó oportunamente la oposición formulada con base en que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio ha concedido a favor de la [misma] Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED los registros de las marcas ADRE DE EBEL clase 3ª, COSMOPOLITAN DE EBEL clase 3ª y ULTRA GIRL DE EBEL clase 3ª; además es propietaria de la marca EBEL en la clase 3ª, en MÉXICO, BOLIVIA, ECUADOR y CHILE. 5.- “La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 35971 de 31 de diciembre de 1993 declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca [a EBEL INTERNACIONAL LIMITED].

Contra dicha Resolución se interpuso el recurso de apelación, la cual fue confirmada mediante Resolución núm. 507 de 31 de marzo de 1995.” C) ESCRITO DE DEMANDA: Se permite resumir directamente el Tribunal los principales argumentos expuestos por la demandante EBEL INTERNATIONAL LIMITED en la acción de nulidad interpuesta. En cuanto a la violación de normas legales, expone como norma supranacional violada, el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), por cuanto: 26/02/99 12.24 “ ya que como se demostró en las diferentes acciones, y como se desvirtuó en la respuesta a la demanda de oposición, la expresión EBEL SPA para distinguir productos de la clase 3a. de la Clasificación Internacional de Niza, sí debió ser registrada como marca, por cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley marcaria, teniendo en cuenta además que mi representada, la Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, es titular de múltiples marcas que llevan en su composición la expresión EBEL. y estas marcas son todas para distinguir productos de la clase 3a. de la Clasificación Internacional de Niza.

Fuera de ello no se tuvo en cuenta que la marca EBEL de FABRIQUE EBEL S.A. y la marca EBEL SPA de mi representada están destinadas a distinguir productos completamente diferentes ”. Al referirse a la relación de la Clase Internacional que están destinados a proteger las marcas confrontadas, expresa: “ mi representada tiene derecho a que se le conceda el registro, puesto que la marca EBEL SPA que ella solicita, no es idéntica y mucho menos va a producir confusión entre el público consumidor con respecto a la marca EBEL de la opositora, y teniendo en cuenta que han coexistido en el mercado durante aproximadamente diez años no sólo en Colombia sino en otros países como Chile, Perú, entre otros, en donde las marcas ‘EBEL’ están registradas para distinguir tanto productos de la clase 14a. a favor de la opositora como productos de la clase 3a. a favor de mi representada, sin que hasta el momento se conozca o se tenga conocimiento de que se haya presentado ninguna clase de confusión entre las mismas; mucho menos podemos pensar en que se presente tal confusión en marcas distintivas como son EBEL para la clase 14a. y EBEL SPA para la clase 3a.

Quedando así demostrado la gran diferencia que existe entre los productos que protege una y otra marca. De otra parte debe tenerse en cuenta también que los productos de mi representada los cuales están identificados en su gran mayoría con marcas formadas por la expresión EBEL y otra expresión adicional, son notoriamente conocidos para distinguir productos de la clase 3a. de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL “Además mi representada es titular en Colombia de los registros de marca mencionadas en el hecho SÉPTIMO (de la última de las resoluciones impugnadas), y es Titular de la marca EBEL para distinguir también productos de la Clase 3a. de la Clasificación Internacional en diferentes países como son Bolivia Certificado No. 44206 expedido en Septiembre de 1984; en México Certificado No. 307088 expedido en Mayo de 1985; en Ecuador Certificado No. 282285 de Mayo de 1985 (País éste Miembro del Pacto Andino, con el cual existe un trato especial).

“La Administración únicamente tuvo en cuenta los registros de la marca EBEL que tiene la Sociedad FABRIQUE EBEL S.A. para distinguir productos de la clase 14a., de la Clasificación Internacional, y no tuvo en cuenta los Registros de la marca EBEL para distinguir productos de la clase 3a. de la Clasificación Internacional pertenecientes a mi representada, los cuales están registrados en otros países, ni tuvo en cuenta que mi mandante tiene registros en Colombia de expresiones combinadas con la palabra EBEL para distinguir igualmente productos de la clase 3a. de la Clasificación Internacional, y que por lo tanto mi representada si tiene derecho a que se le conceda esta marca.” D) DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN: Este Tribunal considera indispensable aportar asimismo parte de la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Conforme a la cual: “ el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 [establecía textualmente] como causal de irregistrabilidad ‘el que la marca solicitada sea similar hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para las cuales se solicite el registro.’ (Se subraya).

“Como acertadamente se señala en la Resolución No. 507 del 31 de marzo de 1.995, en el expediente No. 240682 obran una serie de documentos aportados por el opositor que demuestran la notoriedad de la marca EBEL cuyo titular es FABRIQUE EBEL S.A., publicaciones que acreditan el uso de esta marca 26/02/99 13.24 en diversos países y diferentes idiomas e igualmente la relación de numerosos certificados que acreditan el registro de la marca EBEL en numerosos países del mundo.

( ) “Consideramos de mucha importancia para tener en cuenta al decidirse el proceso que nos ocupa, la referencia [a] algunos de los apartes consignados en la sentencia de interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia del 23 de febrero de 1.995, proceso 05-IP-94 y que a la letra dice: “‘ De los hechos materia del proceso administrativo resulta que la notoriedad de la marca es alegada por una parte que la considera constitutiva de su derecho a oponerse, y que está también controvertida por la otra parte.

Además, fundamento importante de la litis es precisamente el de determinar un hecho que tiene que ver con el estado de notoriedad que ostenta una marca. A quien alega o controvierte la notoriedad, pues, considera este Tribunal, debe aplicarse el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se discute es precisamente su existencia o inexistencia ’ (Se subraya).

“Se agrega más adelante en la misma sentencia de interpretación prejudicial: ‘ Corresponde a la autoridad administrativa o judicial competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo con los principios de la sana crítica, sin que sea dado a este Tribunal Comunitario establecer interpretaciones al respecto ’. “La Oficina nacional competente procedió a efectuar el respectivo examen de confundibilidad, concluyendo que EBEL SPA para distinguir productos de la clases 3a. de la clasificación internacional es irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 73 literales a) y e) de la Decisión 313 entonces vigente.” E) COADYUVANCIA DE “FABRIQUE EBEL S.A.”: Aparte de los hechos y argumentos expuestos por FABRIQUE EBEL S.A. al oponerse a la concesión del registro, la opositora pasó a ejer- GACETA OFICIAL cer la coadyuvancia de la administración con motivo del proceso judicial impugnatorio de las decisiones administrativas controvertidas en el proceso interno. Fundamentalmente expuso: “e) la sociedad demandante cuestiona la notoriedad de la marca EBEL de mi representada, alegando que dicha notoriedad no fue debidamente probada.

Sobre el particular me permito dirigir la atención del Despacho [sobre] todas y cada una de las pruebas presentadas ante la División de Signos Distintivos para demostrar la notoriedad de la marca EBEL en la Clase 14 de propiedad de FABRIQUE EBEL S.A. (hoy EBEL S.A.), las cuales reposan en el expediente administrativo 269.138, en el cual se expidieron las resoluciones demandadas, y en los expedientes 233.139 y 233.140, en los cuales mi representada ha demostrado en forma incontrovertible la referida notoriedad, y las cuales se mencionan y evalúan en las Resoluciones demandadas, sustentando y motivando así el reconocimiento de la notoriedad de la marca de mi representada.

“En dichos documentos se ha demostrado que la marca EBEL de propiedad de mi representada se encuentra válidamente registrada en el exterior en múltiples países, tales como Japón, Tailandia, Suecia, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, Irlanda del Norte y Gran Bretaña, Hong Kong, ante la Organización Mundial de Propiedad Industrial OMPI (registro que da protección en Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Egipto, España, Italia, Francia, Portugal, Italia, Liechtenstein y Mónaco, y dichos registros fueron obtenidos por mi representada desde mucho antes de que la sociedad demandante comenzara a apropiarse indebidamente de tal denominación para identificar sus productos.

En las pruebas aportadas por mi representada en los expedientes antes referidos, se aprecia claramente que la sociedad FABRIQUE EBEL S.A. (hoy EBEL S.A.) es creadora de la marca EBEL, que en diversos años se han efectuado cuantiosas inversiones en publicidad, que se han logrado impresionantes cifras de ventas de los productos en diversos años, y que por tanto dado el grado de difusión, conocimiento y aceptación de los productos identificados por dicha marca entre el público, le es perfectamente aplicable el calificativo de NOTO- 26/02/99 14.24 RIAMENTE CONOCIDA en el comercio internacional (notoriedad que necesariamente se hace extensiva al mercado colombiano, ya que en virtud de la globalización de las comunicaciones el consumidor colombiano tiene acceso a toda la información de los hechos que ocurren en el exterior) para distinguir productos de la Clase 14 (particularmente relojes).

En consecuencia, en virtud de la protección prevista para las marcas notorias en la legislación de propiedad industrial aplicable en Colombia, la sociedad FABRIQUE EBEL S.A. (hoy EBEL S.A.) tiene el derecho a impedir que terceras personas se apropien de la misma y del buen nombre y reputación que precede a las marcas notorias. ( ) “En relación con el antedicho riesgo de confusión, cabe señalar que algunas de las marcas registradas en Colombia por la sociedad demandante no sólo contienen la palabra EBEL dentro de ellas, sino que en su mayoría contienen la preposición ‘DE’ antes de dicha palabra (p. ej.

AGU DE EBEL, EXPRESIÓN DE EBEL, COSMOPOLITAN DE EBEL, ULTRA GIRL DE EBEL), circunstancia que hace que además de la similitud gráfica y fonética que por sí sola acarrea un riesgo de confusión, dé al consumidor la falsa impresión de que tales productos son productos DE EBEL, es decir, provenientes de la casa EBEL, que como se mencionó arriba es el nombre comercial de mi representada desde muchos años antes de que la demandante quisiera aprovecharse de su buen nombre confundiendo al consumidor en el sentido indicado.” Por otra parte, al analizar el argumento del actor referente a la relación entre la clase de productos que protegen ambas denominaciones, la Sociedad coadyuvante en el proceso interno, expone: “ La clase 3 contiene entre otros productos los perfumes, que son productos decididamente indicadores de status y que se venden no solamente ni esencialmente en droguerías o almacenes por departamentos o cajas de compensación como los cosméticos (también de la clase 3, que son los productos de la sociedad demandante) sino en GACETA OFICIAL boutiques y tiendas exclusivas donde se vende también ropa, accesorios y relojes (no propiamente cronómetros) los cuales muchas veces provienen de una sola casa.

Es mucho más común de lo que la apoderada de la sociedad demandante deliberadamente evita reconocer, el que una casa prestigiosa produzca a la vez sus líneas de perfumes, sus diseños exclusivos de relojes, su línea de ropa y su línea de accesorios. Para una muestra objetiva cito como ejemplo la casa Benetton, e invito a que se efectúe una visita a cualquiera de las muchas tiendas de dicha empresa que existen en Colombia para que se aprecie la gran línea de productos que bajo esa marca se vende, siendo de mencionar los relojes y los perfumes.

Ahora bien, yo me pregunto: Si uno entra a una boutique y ve en la vitrina un reloj marca EBEL (clase 14) y ya dentro del almacén mira los demás productos exhibidos y encuentra un perfume marca EBEL (clase 3) o con una indicación como “de EBEL”, acaso no piensa que se trata de productos que provienen de un mismo origen.” En síntesis: de los hechos resumidos y contenidos en el expediente enviado al Tribunal, se desprende que el asunto principal, y del cual éste va a partir exclusivamente para desarrollar la presente interpretación, es el tema de la NOTORIEDAD, por cuanto esta cualidad de marca notoria es el fundamento principal de la oposición al registro del signo EBEL SPA, y de la cual parte la administración para negar el registro de dicho signo. Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones 26/02/99 15.24 contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado.

II. NORMAS COMUNITARIAS PERTINENTES Pasa el Tribunal a determinar el contenido y alcance de las mismas, para dar cumplimiento a las prescripciones que al respecto le impone el artículo 30 de su Tratado de Creación, considerando al respecto: Que en el asunto que nos ocupa, el demandante sugirió al juez requirente, la interpretación de los artículos 71 de la Decisión 313 y 84 de la Decisión 344; y, de oficio, realiza el Tribunal la interpretación del artículo 73, párrafo e), de la Decisión 313; ésto, por cuanto “la finalidad de la interpretación prejudicial ha de ser la de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado”.

Criterio jurisprudencial que en esta oportunidad se confirma. (Interpretación prejudicial No. 02-IP-94, caso “NOEL”, de fecha 04 de Julio 1994). Que, en relación con los hechos y el derecho debatidos, es punto crucial en el proceso interno, determinar el sentido y alcance de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena destinadas a regir la emisión de los actos administrativos impugnados en anulación. Que verifica al respecto el Tribunal cómo la primera de las resoluciones impugnada (No. 35971) lleva fecha 31 de diciembre de 1993, vigente aún la Decisión 313; y la segunda (No. 507) fue emitida el 31 de marzo de 1995, ya vigente la Decisión 344.

Esta, en virtud de su Segunda Disposición Transitoria, entró a regir en los Países Miembros a partir del 01 de enero de 1994, pero disponiendo, con arreglo a su también transitoria Disposición Primera que: “Todo derecho de propiedad Industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsis- GACETA OFICIAL tirá por el tiempo en que fue concedido.” Disponiendo además y en cambio que: “En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” Que considera por tanto el Tribunal, tal como lo ha venido sentando en constante jurisprudencia (véase, a manera de ejemplo, las Interpretaciones prejudiciales 01-IP-94, caso “MAC POLLO”, de fecha 11 de octubre de 1994 y 02-IP-94, citado caso “NOEL”), que las normas contenidas en la Decisión 313, si bien no vigentes actualmente, sí lo estaban para el momento en que fue expedido el primer acto demandado, por lo cual en el análisis de legalidad de éste deben ser tomadas en cuenta.

Son pues las normas pertinentes de la Decisión 313 las que han de ser interpretadas, por que fue a la luz de las mismas que los hechos se produjeron y se cumplieron sus efectos, y así lo reconoció la administración ahora demandada cuando dictó la Resolución No. 507 de 31 de marzo de 1995, ya en vigencia de la Decisión 344, y consecuentemente también éstas en vigor para el momento que se inició la acción judicial que ahora se ventila ante la jurisdicción judicial interna.

De la Decisión 344 considera el Tribunal aplicable al caso concreto -como norma procesal que es y rige por tanto para los negocios en curso- las disposiciones relativas a la prueba de la marca notoria, y de ahí que proceda el Tribunal a interpretar así mismo el artículo 84. Que considera en cambio innecesaria la referencia del demandante, recogida por el consultante, al artículo 81 de la Decisión 344, realizada quizá sólo por el hecho de que es ésta la que se encuentra actualmente en vigor, pero que obviamente no es la que rige el caso concreto, a pesar de la identidad existente entre el texto de los artículos 71 de la Decisión 313 y 81 de la 344.

Innecesaria sobre todo si se tiene en cuenta el mandato contenido en la propia Disposición Transitoria de ésta, ya transcrita. Que, el texto de las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, y la que el Tribunal considera pertinente proceder a interpretar de oficio, son en suma: 26/02/99 16.24 DECISIÓN 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

( )” DECISIÓN 344 “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; y, “c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” Que, con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, para lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera conveniente examinar: GACETA OFICIAL III.

EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS Al referirse la doctrina al concepto de “marca” expresa: 26/02/99 17.24 en el artículo 81), sino además, no hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.” Y QUE, en concreto: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA: QUE de la definición anterior se desprende cómo la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representada aquella por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia. QUE de lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que sinembargo, no por el hecho de que un signo acumule estos tres requisitos, queda necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83; tal como lo ha sentado constantemente este Tribunal, y fue reiterado en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 11-IP-98 (marca PAVCO), mediante sentencia emitida el 03 de mayo próximo pasado, en la cual concluyó: “Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (contenido a) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

Al respecto -y tal como lo ha venido sentando incesantemente este Tribunal- el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”. “Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

Considera así mismo el Tribunal, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. b) En cuanto a la distintividad, función esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí sólo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además: que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, aparte de la novedad y de la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distin- GACETA OFICIAL guir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede registrarse como marca. 26/02/99 18.24 “LISTER”) de fecha 30 de agosto de 1996 (G.O. No. 231 de 17 de octubre de 1996); jurisprudencia que desarrolla en los siguientes términos: a) Concepto de Notoriedad.- c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal, que permite incluso la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.

Es, en definitiva, una “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”. Top Management, Bogotá, pág. 77). Todos los anteriores conceptos han sido acogidos o elaborados, sentados y desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal.

(Véanse, por vía de ejemplo, las sentencias correspondientes a las interpretaciones prejudiciales: 04IP-88, “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”; 03IP-90, “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”; 03-IP91, “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”; 01-IP-94, “MAC POLLO”; y 02IP-94, “NOEL S.A”. Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena Nos. 39, 70, 93, 164 y 163, respectivamente.

Y, últimamente, la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 14IP-96, “PROMOFERIAS”, del 11 de marzo de 1998). IV. LA MARCA NOTORIA Como ya ha sido puesto de relieve supra, el principal tema que se controvierte en el caso de autos es el relativo a la característica especial de marca notoria de la cual gozan ciertas denominaciones, punto que se discute en el caso enviado al Tribunal, y característica que se le atribuye a la marca EBEL, propiedad de FABRIQUE EBEL S.A., criterio el último que es acogido además por la administración recurrida y forma parte de las resoluciones internas denegatorias del registro del signo EBEL SPA.

A continuación pasa el Tribunal a realizar un extracto de la jurisprudencia que ha sentado en materia de marca notoria, la cual queda sintetizada de manera clara en algunas de sus sentencias, y especialmente la producida en la Interpretación prejudicial No. 08-IP-95 (caso El acogido por el Tribunal pone de relieve que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.” (Sentencia del 29 de agosto de 1997, emitida en la interpretación prejudicial No. 07-IP-96, caso “REMAVENCA”).

Adicionalmente, es pertinente citar el concepto que atribuye especializada doctrina al respecto, encabezada principalmente por Fernádez-Novoa -citado por Otero Lastres- quien define la marca notoria como: “ ‘aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores)’.

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marca: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio.” (Otero Lastres, conferencia “La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario andino”, Seminario Internacional: “La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios”, julio y agosto de 1996, “MEMORIAS” del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Quito-Ecuador, 1996, p. 241 y s.s.) Así mismo, el Tribunal estima pertinente recoger en esta oportunidad lo expresado acerca de la marca notoria en los fallos de interpretación prejudicial 01-IP-87 marca “VOLVO”, 02IP-94 marca: “NOEL”, y 05-IP-94 marca: “BENETTON” (G.O. Nos. 28, de 15 de febrero de 1988; 163 de 12 de septiembre de 1994; y, 177 de 20 de abril de 1995, respectivamente), cuyas partes también pertinentes se transcriben a continuación: “Marca notoria, según esta jurisprudencia ‘es la que goza de difusión’, o sea la que es GACETA OFICIAL 26/02/99 19.24 conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca ‘renombrada’, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria.

Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente. “Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que puede devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea en la marca notoria.

Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse. “Tiene especial interés en este proceso la noción de ‘marca notoria’, ya que ella está protegida por las normas que son materia de esta consulta, más allá de los límites de ‘la clase’ de producto o servicio o ‘regla de especialidad’, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.

El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 protege además a la ‘marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior’, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’ no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad’” (Señalada en sentencia del 29 de agosto de 1997).

“Entre la marca notoria y los productos que protege debe haber una identidad de tal naturaleza, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto. Así por ejemplo al evocar la marca Roll Royce, el consumidor restringido de esta marca conoce e identifica a vehículos. La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata.

Esta asociación signo-producto, en otros casos, es de tal magnitud o influencia en el consumidor que éste difícilmente acepta que con esa marca se puedan comercializar otros productos así sean distintos o disímiles a los ya registrados. Se estaría en estos supuestos frente a lo que la doctrina ha denominado ‘marcas mundialmente conocidas’ o ‘marcas renombradas’, que dentro de la Decisión 85 aún no habían sido consideradas. b) Protección Jurídica de la Marca Notoria.La marca calificada de notoria goza de una protección especial en relación con las demás marcas, por cuanto esta misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria.

La jurisprudencia del Tribunal al respecto reza: “ una marca está protegida dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado, o sea que la marca inscrita en Venezuela no surte efectos de registro en el Ecuador, a más del derecho de prioridad, esto es que quien solicita primero tiene derecho preferente al registro.

En cambio que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclator. “En el caso de comparación de signos para evitar la confusión, hay que tomar en cuenta que cuando la marca oponente es una marca notoria, el criterio que se aplica para el cotejo es muy riguroso y estricto, con el propósito de que, aún por una similitud o semejanza superficial o imperceptible, quiera un tercero aprovecharse del prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva que puede perjudicar en definitiva al consumidor.” (Interpretación prejudicial 08-IP-95.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, p. 307, caso: “LISTER”, sentencia publicada en la G.O. 231 del 17 de octubre de 1996). GACETA OFICIAL c) Prueba de la Marca Notoria Recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la jurisprudencia del Tribunal Andino: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas -usuarios o consumidores de la marca- podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

“Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. El hecho notorio, según anota PACHON, es aquel que es parte del saber humano, v.g., la capital de Francia es París. (‘El Régimen Andino de la Propiedad Industrial’, Bogotá 1.995, pág. 243, y ‘Revista de la Propiedad Industrial’ N° 1, 1988, Bogotá, pág. 90 y ss).

“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tenga que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

“El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota Pachón, sirve de base para un derecho, cual es convertir a un signo en notorio y cómo revestirle de protección judicial especial. “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o 26/02/99 20.24 administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental. “Cómo probar la exigencia del literal g) del artículo 58, de que las marcas sean ‘confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas?’.

El registro -y no el uso- debe probarse a través del título o documento respectivo; ¿y el hecho de ser notoriamente conocido?. A través de los medios probatorios que estén al alcance en los respectivos sistemas judiciales procesales de cada país. Sin embargo, el artículo 84 de la Decisión 344, establece algunos criterios que deberían ser tomados en consideración a los fines de determinar si una marca es notoriamente conocida, de tal modo que la prueba para la notoriedad se dirija a demostrar que se cumplen uno o varios, aunque no todos a la vez.

“La calificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica.” (Citada interpretación prejudicial 08-IP-95). De lo expuesto, el Tribunal concluye: En el presente caso, se ha sostenido que la marca EBEL está protegida por registro en diferentes países, y es notoriamente conocida no sólo en ellos sino también en Colombia, alegatos estos esgrimidos durante el procedimiento administrativo de oposición al registro, y que además a juicio de la administración hoy demandada quedaron comprobados, habiendo conducido al funcionario a la convicción de la notoriedad de la marca opositora, todo lo cual consta en el expediente administrativo aportado al Tribunal.

Corresponde ahora al juez de la causa decidir en la sentencia que ponga fin al proceso contencioso administrativo y de conformidad con el régimen probatorio establecido por las normas respectivas de su Derecho nacional, si confirma o no, con arreglo a Derecho, el criterio de la Administración, pero sujetándose en un todo a los que han sido expuestos GACETA OFICIAL en la presente sentencia, sólo interpretatoria de las normas comunitarias ya definidas como relevantes para el proceso interno. d) Momento en que la marca notoria debe tener tal calidad La notoriedad de una marca, como así lo ha expresado el Tribunal en varias de su sentencias, conserva la dinámica propia de lo que constituye el comercio de bienes y servicios.

“Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro. La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 344”.

(Interpretación prejudicial 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998, caso: “MANOLITA”, G.O. 332 del 30 de marzo de 1998). Adicionalmente, la sentencia que acaba de ser citada, para dilucidar este punto se remite a lo expresado en el fallo de interpretación prejudicial 28-IP-96 (sentencia del 31 de octubre de 1997, caso “CIEL”), conforme al cual: “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada.

La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse”. Como acertadamente se corrobora en la interpretación prejudicial 17-IP-96 (sentencia del 13 de diciembre de 1996, caso “EDWIN”), la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias.

A los fines de presentar observa- 26/02/99 21.24 ciones y obstaculizar el registro de una marca, de acuerdo al artículo 82 de la Decisión 313, estaría facultado el usuario de una marca notoria aunque ésta no se encuentre registrada, pues a él también se extendería el legítimo interés que exige la norma para dichos fines. e) Criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos En consonancia con la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal ha venido concretando algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios protegidos por las marcas confrontadas; así Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, coinciden en los siguientes puntos: 1.- “La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. 2.- “Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. 3.- “Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difu- GACETA OFICIAL sión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. 4.- “Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. 5.- “Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 6.- “Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). 7.- “Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). 8.- “Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o 26/02/99 22.24 idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. 9.- “Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable. Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional; siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste, pero sin entrar a analizarlos. 2.

No hay lugar al registro de marcas cuando las que se pretenda inscribir como tales, sean confundibles con otras notoriamente conocidas en el país en el que se solicita el registro o en el exterior, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro y siempre que además de ser notoria, se encontrare también registrada, así fuere en el exterior. 3.

La notoriedad de la marca es materia que, si se alega o se controvierte, debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, y ante la autoridad administrativa o judicial que esté conociendo de una solicitud de nulidad; o, de un procedimiento de oposición al registro de marca, como sucede en el presente caso.

Le corresponde entonces a la autoridad competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo con los principios de la sana crítica, siempre sometida esa revisión administrativa a la posibilidad del control posterior, también jurisdiccional, de la alta autoridad judicial consultante. GACETA OFICIAL De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 3421.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. 26/02/99 23.24 Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE La precedente sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial correspondiente al día 7 de julio de 1998, por los cinco Magistrados arriba mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

No la suscribe el Doctor Roberto Salazar Manrique por haber fallecido el día 24 de enero de 1999. Por tanto, en sesión judicial celebrada el día 26 del mismo mes bajo la Presidencia del Magistrado Dr. Juan José Calle y Calle se acordó que, conforme a las prescripciones del artículo 64 del Estatuto, queda suscrita por los cuatro Magistrados que actualmente conforman el Tribunal, por el Secretario del mismo, y a sellarla y depositarla en Secretaría. CERTIFICO.

Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.