Año XV - Número 419 Lima, 17 de marzo de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 22-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 9, 45 literales a), k), l) y 30, 43 y 44 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejero doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Autor: Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Interpretación de oficio de los artículos 9 y 51 de la misma Decisión. Expedientes internos Nº 3272 y 3274, Caso: SAYCO Y OTROS Proceso 34-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 83, literal a), 146 y 147 ibídem y 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del literal a) del artículo 82, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 4357, Actora: LABORATORIOS FARMACOL LTDA. marca “OMEPRAL” Proceso 38-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 102, 104, 143, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Nulidad del literal h) del artículo 24 del Decreto número 677 de 26 de abril de 1995. Expediente Interno No. 4743 14 27 PROCESO 22-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 9, 45 literales a), k), l) y 30, 43 y 44 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejero doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz,. Autor: Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Interpretación de oficio de los artículos 9 y 51 de la misma Decisión. Expedientes internos Nº 3272 y 3274, Caso: SAYCO Y OTROS. Quito, Noviembre 25 de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Néstor Rafael Ariza Muñoz, dentro del proceso de nulidad instaurado por la Sociedad de Autores y Compositores de Co- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL lombia, SAYCO, contra la Resolución Nº 1098 de 31 de octubre de 1994, expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia, relacionada con el reconocimiento de personería jurídica a la Sociedad Nacional de Autores y Editores “SONATA”, solicita a este Tribunal comunitario, interpretación por la vía prejudicial del artículo 45 literales a), k) y l), y de los artículos 43 y 44 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que este Tribunal, al admitir la solicitud reconoce la legitimación del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir la presente interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación de Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y que éste, a su vez, tiene competencia para resolver según el artículo 28 del mismo instrumento.

Que la consulta prejudicial se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, indicándose el nombre del juez nacional que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de las causas que han originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “ Mediante solicitud de 1º de junio de 1994 el Secretario General de la sociedad nacional de Autores y Editores “SONATA”, solicitó el reconocimiento de la personería jurídica y autorización de funcionamiento para dicha entidad.

“Surtido el trámite de rigor, la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial -Dirección Nacional del Derecho de Autor, expidió la Resolución núm. 1098 de 31 de octubre de 1994, por medio de la cual reconoció personería jurídica a “SONATA” como sociedad de gestión colectiva de derechos de autor sin ánimo de lucro e impartió aprobación de los estatutos, por considerar que reunía los requisitos de ley.” La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, demandó ante el Consejo 17/03/99 2.48 de Estado la nulidad de la Resolución 1098 de 1994, citada.

“5. Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “Se violó el artículo 45 literales a), k) y l) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prevén que para que la oficina nacional competente otorgue autorización de funcionamiento de la sociedad ésta debe obligarse a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas; y a cumplir con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los países miembros.

“La entidad demandada violó la norma precitada por cuanto SONATA no podía constituirse dado que no llenaba los requisitos antes señalados. En cuanto al número de socios, 39 de los que figuran en el listado son miembros de SAYCO. Los 9 editores que figuran en la lista de dicha sociedad no pertenecen a la misma actividad, toda vez que deben ser autores de obras musicales, o sea, creadores, titulares originarios y no derivados.

“De dicho listado se deben descontar los 39 socios pertenecientes a SAYCO y 9 editores, quedando la nómina reducida a 74 socios, lo cual viola las leyes internas existentes, dado que para que pueda funcionar la sociedad aludida se exige un número de 100 socios ”. Este Tribunal comunitario considera del caso referirse además a otros aspectos de la demanda, a la contestación de la demanda formulada por la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor y a la impugnación de la demanda presentada por la Sociedad Nacional de Autores y Editores “SONATA”.

Argumentos adicionales de la Demanda La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO mediante representante legal, en su libelo de demanda, señala que la Sociedad SONATA no llena los requisitos lega- GACETA OFICIAL les exigidos por la ley comunitaria, Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por las leyes internas colombianas, particularmente el artículo 12 de la ley 44 de 1993 sobre número mínimo de 100 socios requeridos para la constitución de una sociedad de gestión de derechos de autor, ya que de los 122 socios deben descartarse 9 editores no pertenecientes a la misma actividad, según la exigencia especial de la norma aludida y además porque según el literal e) del artículo 4º de la ley 23 de 1982, el editor “es titular a título derivado de los derechos que recibe del autor por virtud de la cesión que éste le hace.

No es titular originario.”, además según la actora deben descartarse 39 socios pertenecientes a la sociedad de gestión SAYCO que fueron considerados y presentados ante la Dirección citada como pertenecientes a SONATA sin haberse producido la renuncia o retiro de la Sociedad SAYCO, violándose el literal k) del artículo 45 de la Decisión 351 que exige como requisito para la autorización de funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, que la nueva sociedad se obligue a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieren renunciado previa y expresamente a ellas.

Agrega que los socios pertenecientes a SAYCO han venido recibiendo las liquidaciones correspondientes a su derecho de autor por parte de esa sociedad, para los años de 1993 y 1994. Establece que el procedimiento utilizado para la constitución de la sociedad SONATA fue violatorio de la normatividad jurídica tanto comunitaria como interna y en él se cometió fraude procesal.

Señala como concepto de violación por parte de la Resolución 1098 de 31 de octubre de 1994, que el acto fue expedido en forma irregular violando el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo colombiano y excediendo las facultades otorgadas a funcionarios públicos. Señala que por formar parte la Decisión 351 de la normatividad andina, según la Corte Suprema de Justicia colombiana, los países signatarios están sujetos a ella de manera directa por virtud del traslado de competencias que las partes contratantes hicieron voluntariamente en el Tratado constitutivo, por cesión o tránsito de prerrogativas de lo nacional a lo supranacional. 17/03/99 3.48 Expresa que la Dirección Nacional de Derechos de Autor no ha debido expedir la Resolución cuestionada y señala que existe una dicotomía no entendible en la Resolución al autorizar, por una parte, a SONATA para ejercer las atribuciones señaladas por la legislación autoral, y por otra, al disponer que el reconocimiento de SONATA no entraña “autorización de funcionamiento”.

Indica que la sociedad SONATA “no podía constituirse puesto que, además de no llenar el número mínimo de socios para tal fin, 39 de los que figuran en el listado entregado a la Dirección Nacional son miembros de SAYCO ”. De otra parte los 9 editores que figuran en la lista suministrada por SONATA “no pertenecen a la misma actividad” puesto que no reúnen el requisito exigido por la OMPI que define al autor como “la persona que crea una obra” en tanto que el editor musical no es titular de derechos de autor sino que realiza su función como mero intermediario en el proceso de difusión, careciendo de fuerza creativa, precisamente porque el autor “le ha cedido la explotación de unos derechos”, todo lo cual indica que la presencia de los editores musicales en SONATA no puede entenderse dentro del concepto legal de socios y que los editores de acuerdo con la convención de Roma de 1961 son más bien protegidos dentro de los “derechos conexos”.

Añade que del listado de socios de SONATA deberán adicionalmente descartarse los 39 de ellos pertenecientes a SAYCO que se hicieron figurar en el acto constitutivo de la sociedad pero que obedecieron a manipulaciones y violaciones legales y estatutarias de la sociedad SONATA. Indica que los socios de la entidad objeto de la Resolución acusada no podían pertenecer a otra entidad nacional o extranjera dedicada a la misma actividad, y su pertenencia era constitutiva de una inhabilidad e incompatibilidad para los socios.

Estima que tampoco se dio cumplimiento al literal l) del artículo 45 de la Decisión 351 que exige para la autorización de funcionamiento de una sociedad colectiva, el cumplimiento de los demás requisitos establecidos “en las legislaciones internas de los Países Miembros”. Por todo lo anterior solicita declarar la nulidad de la Resolución demandada y además pide la suspensión provisional de dicho acto por ser manifiestamente violatorio de normas legales y GACETA OFICIAL constitucionales colombianas y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Contestación de la Demanda La Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor, en la contestación a la demanda, destaca los siguientes argumentos en favor de la legalidad de la Resolución acusada: a) Se refiere al artículo 9º de la Decisión 351 para indicar que según esta norma una persona natural o jurídica distinta del autor puede ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas y que según la ley interna “los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos podrán transmitirlos a terceros en todo o en parte” (artículo 182 de la ley 23 de 1982).

Indica con base en la doctrina que cuando un autor ceda su derecho patrimonial a un tercero esta cesión coloca al cesionario en las mismas condiciones en las que se encontraba su cedente (Delia Lipszyc). Indica que la intención del legislador comunitario de 1993 fue la de “permitir que se pudieran asociar todos los titulares sin distinción alguna”, pues en caso contrario, la restricción a la libertad de asociación para los titulares derivados, estaría imponiendo limitaciones y restricciones al debido ejercicio y protección de derechos de autor.

Concluye a este respecto la Dirección de Derechos de Autor, que los editores musicales a quienes se les ha cedido parcialmente el derecho patrimonial por titulares de obras de esta naturaleza, han adquirido total o parcialmente la posición jurídica de su cedente y por tanto es posible que ellos puedan asociarse “como titulares derivados de derechos de autor con otros titulares de derechos de autor”. b) En cuanto a la prohibición contenida en el literal k) del artículo 45 de la Decisión 351, en el sentido de que las sociedades de gestión colectiva deben obligarse a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieren renunciado “previa y expresamente a ellas”, se refiere “a un requisito que debe ser cumplido para obte- 17/03/99 4.48 ner la autorización de funcionamiento que prevé el artículo 43 de la Decisión”.

Indica la demandada que el gobierno nacional no ha reglamentado el tema de la autorización de funcionamiento de la sociedades colectivas y por tanto la Dirección de Derechos de Autor no está habilitada legalmente para imponer o exigir la autorización de funcionamiento de que trata la Decisión 351, ya que ello requiere de un desarrollo legal y específico por lo cual la Dirección “no exigió el permiso de funcionamiento a la Sociedad Nacional de Autores y Editores SONATA”.

Agrega que no “obstante lo anterior, al momento de otorgar la personería jurídica a SONATA (esto es cuatro meses después de la solicitud), dicha Asociación se encontraba constituida por más de 100 socios que acreditaron ser titulares de derechos de autor. En concepto de la Dirección “en las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica impetradas ante la Dirección, ni la Sociedad de Actores y Compositores de Colombia, SAYCO, ni ninguna otra sociedad de gestión colectiva se constituye per se en tercero interesado ”, sin que sociedades existentes de gestión colectiva del mismo genero puedan impedir su conformación. Sinembargo indica que en el trámite la sociedad SAYCO tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos en forma plena.

Aduce que SAYCO fue la sociedad que precisamente se encargó de “suministrar la información de las renuncias que ante ellas se habían presentado por los socios que intentaban constituir la sociedad SONATA, renuncias que se presentaron conforme a las prescripciones estatutarias. Señala que la intención del artículo 4º de la Resolución 1098 de 1994 “no fue otra que la de advertir a la sociedad, que a pesar de haber sido constituida con posterioridad a la vigencia de la Decisión 351 de 1993, en manera alguna la eximía de solicitar la autorización de funcionamiento, una vez el gobierno nacional expida la reglamentación correspondiente”.

Para concluir explica que no existe la falsa motivación a que alude el actor y que la sociedad SONATA cumplió con todos los requisitos de ley habiendo velado la Dirección de Derechos de Autor por la legalidad de los hechos y GACETA OFICIAL por el acceso efectivo de los socios de SONATA a sus derechos subjetivos, respetando el derecho. Indica que no se consideran violados los requisitos del número mínimo de 100 socios y que no se incurrió en violación alguna al artículo 45, literal k) de la Decisión 351.

Impugnación de la Demanda por la Sociedad SONATA La Sociedad Nacional de Autores y Editores SONATA, mediante apoderado coadyuva a la contestación de la demanda impugnando los argumentos de la actora para indicar que SONATA cumplió los requisitos legales exigidos en el artículo 12 de la ley 44 de 1993, acerca del número mínimo de 100 socios y que los socios editores tienen para efectos legales la misma calidad de los autores, exigiéndose sólo que pertenezcan a una misma actividad que en este caso es la musical.

Indica que previo a la constitución de una sociedad de gestión colectiva no puede pretenderse que algunos de sus miembros hubieran renunciado de antemano a SAYCO y que la circunstancia de habérseles hecho las liquidaciones semestrales correspondientes no es indicativa de la intención del autor de permanecer afiliado a SAYCO. Explican que las renuncias presentadas a SAYCO “no se hicieron para cumplir con los requisitos de la Decisión andina 351 para funcionar, ya que en Colombia aún no se ha expedido autorización de funcionamiento a ninguna sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, derechos conexos, y las sociedades reconocidas funcionan con base en el otorgamiento de la personería jurídica” como ocurre con SAYCO.

Agrega que la personería jurídica no constituye autorización de funcionamiento. Por ello en la Resolución acusada el artículo 1º reconoce personería jurídica e imparte aprobación a los Estatutos de SONATA y el artículo 2º autoriza ejercer las atribuciones otorgadas a las sociedades de gestión colectiva e indica que quedarán sometidas a la inspección y vigilancia de la Dirección de Derechos de Autor, autorizando a la sociedad constituida para desarrollar su objeto social.

La coadyuvante presenta como excepciones la carencia de legitimación en la causa del actor puesto que la Resolución acusada es un acto administrativo de carácter particular y los legitimados para actuar deben ser quienes crean 17/03/99 5.48 lesionado su derecho y que ese derecho está amparado legalmente ya que al no existir disposición jurídica que ampare a SAYCO para que sus socios no renuncien a la misma, ésta carece de legitimación para actuar.

Con base en lo anterior la parte coadyuvante de la demandada solicita del Consejo de Estado desestimar la petición de nulidad y restablecimiento del derecho, formulada contra la Resolución 1098 de 1994. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONSIDERANDO: I. NORMAS JURÍDICA QUE VAN A INTERPRETARSE Además de las normas contenidas en la ley comunitaria, Decisión 351, artículos 43, 44 y 45 literales a), k) y l), estima del caso el Tribunal interpretar también los artículo 9 de la Decisión 351 citado en la contestación de la demanda, sobre titularidad de los derechos patrimoniales de autor por parte de una persona natural o jurídica distinta del autor y 51, inciso 1o. y literal b) de la misma norma, sobre atribuciones de la Oficina Nacional Competente.

“DECISION 351 “Artículo 9.- Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros. “Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros.

“Artículo 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento. GACETA OFICIAL “Artículo 44.- La afiliación de los titulares de derechos a una sociedad de gestión colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, será voluntaria, salvo disposición expresa en contrario de la legislación interna de los Países Miembros.

“Artículo 45.- La autorización a que se refiere el artículo anterior, se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que las sociedades de gestión colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que rigen estas sociedades en cada uno de los Países Miembros; k) Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas; l) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los Países Miembros ”.

“CAPITULO XII DE LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.” “ARTICULO 51.- Las Oficinas Nacionales de Derechos de autor y Derechos Conexos son competentes para: b) Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las asociaciones o entidades de gestión colectiva”. II. NATURALEZA Y FINES DE LAS ASOCIACIONES O SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA La filosofía de las sociedades de gestión colectiva se deriva de la doctrina y de la ley comunitaria; de ellas se desprenden sus atribuciones de administrar los derechos de los asociados según sus normas orgánicas, procurando los mejores beneficios para ellos, como los del fomento de la producción intelectual y el mejoramiento de la cultura.

Por conducto de estas entidades que se llamarán en adelante dentro de esta sentencia “Sociedades de Gestión” pero que se conocen también como So- 17/03/99 6.48 ciedades de Administración o Sociedades de Percepción o Asociaciones de Gestión, se realiza el ejercicio de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos. Dícese que “en un sentido lato, siempre que haya una actuación conjunta de un grupo de autores o de titulares de derecho de autor o conexos podría decirse que se está en presencia de esta actividad” como una forma de actuar “en interés de una pluralidad de autores o titulares de derechos”, que se efectúa “por un tercero, persona natural o jurídica al que cada uno de estos le haya otorgado los oportunos poderes de representación -gestión colectiva- por ‘agentes’”.

(Delgado Porras Antonio, “La Función de las Sociedades de Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos”. Condiciones necesarias para su cumplimiento, Curso de la OMPI sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, en Cooperación con el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y la Sociedad de Autores y Editores (SGAE), Quito, noviembre de 1995).

La existencia de la sociedad de Gestión Colectiva se justifica por la doctrina, por los siguientes motivos: a) El ejercicio individual del derecho de autor resulta de muy difícil cumplimiento frente a la diversidad de usos que de la producción artística o literaria se realiza a través de comunicaciones públicas como radio, televisión, salas de fiesta, tecnología digital, etc. b) Los derechos de simple remuneración concedidos a los artistas por la Convención de Roma y por las leyes nacionales no podrían llevarse a efecto sin la gestión colectiva. c) La existencia de un gran número de artistas, escritores y en general titulares de derechos de autor con una relativamente débil posición negociadora y contractual para salvaguardar los derechos de remuneración, requiere de una efectiva representación por conducto de las sociedades de gestión. d) La garantía para el usuario de poder obtener licencia de uso por parte de una sociedad de gestión, que representa a todos los artistas.

GACETA OFICIAL 17/03/99 7.48 En síntesis la administración colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos se justifica cuando tales derechos “no pueden ejercerse en la práctica de manera individual o cuando desde el punto de vista económico sea desventajosa” (Pérez Solís Miguel, “La Gestión Colectiva en los Umbrales del Siglo XXI: de los Derechos Conexos”, publicado en la Memoria del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Montevideo 1997, pág. 14). tistas o productores, el cual puede ser voluntario o por imperio de la ley.

Consideran los tratadistas que la relación entre la asociación y sus miembros se asimila a una concesión o a una “cesión fiduciaria” con respecto a los derechos patrimoniales que ceda (Delgado Antonio, “Gestión Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos”, citado por Antequera Parrilli, obra citada, pág. 697). La sociedad sólo podrá realizar las gestiones para las cuales el miembro o asociado haya accedido.

La existencia de estas sociedades se justifica aún más frente al progreso y desarrollo de la tecnología digital que permite almacenar una inmensa cantidad y combinación de categorías de obras y fonogramas y en general de datos combinado en sistemas de multimedia, sistemas en los que las sociedades de gestión están en mejor capacidad de seguir el rastro de las interpretaciones o ejecuciones de obras protegidas por derecho de autor, respecto de las cuales ha concedido licencia. Pueden ser miembros las sociedades de gestión colectiva, en términos generales, los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos, de otra advirtiéndose sí que no existe la posibilidad jurídica para que en una misma sociedad converjan miembros pertenecientes a una y otra categoría, como se indica más adelante en esta sentencia. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica las sociedades de gestión colectiva, aunque no reguladas en las convenciones internacionales, tienden a ser organizadas como instituciones de naturaleza privada en algunos países europeos, en Estados Unidos y en Latinoamérica, sin perjuicio de que puedan ser sometidas a autorización de funcionamiento, a fiscalización o vigilancia por parte del Estado, a la intervención para el señalamiento de tarifas, etc..

No participan estas instituciones de la naturaleza de sociedades mercantiles, por cuanto no están sujetas al aporte de capital de sus miembros, no se constituyen in tuitu personae, no tienen fines de lucro, lo cual no indica que estén impedidas de desarrollar actividades económicas o actos mercantiles. Para algunos las anteriores características hacen que las entidades de gestión sean consideradas más bien como asociaciones sui generis, sujetas a una regulación detallada (Véase Antequera Parilli Ricardo, Derechos de Autor, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Caracas, segunda Edición, 1998, págs. 688 y 689).

La Decisión 351 no define explícitamente la naturaleza privada o pública de estas sociedades. Considera el Tribunal importante referirse al artículo 51 de la Decisión 351 en concordancia con el artículo 1 de la misma normativa para indicar que cuando la ley habla de oficina nacional competente se entiende, por definición de la propia ley comunitaria en su artículo 1, que es el órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del derecho de autor y derechos conexos, cuya competencia está señalada en el capítulo 12 relativo a las oficinas nacionales competentes, cuando señala que éstas son competentes para ejercer las atribuciones allí conferidas en relación con esta materia y en particular al establecer que las sociedades de gestión colectiva están facultadas para ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de tales asociaciones o entidades de gestión. En la sociedad de gestión la relación jurídica entre ésta y sus miembros o asociados puede ser la del mandato con representación para la administración de los derechos de autores, ar- III.

OFICINA NACIONAL COMPETENTE No existe pues vacío en la ley comunitaria con relación a las facultades asignadas a las oficinas nacionales competentes para ejercer las atribuciones sobre derecho de autor, derechos conexos y entidades de gestión colectiva, de manera que para su puesta en ejecución por cada uno de los Países Miembros, no se requiere de reglamentación interna a manera de “complemento indispensable” que en opinión de este Tribunal sólo es aplicable frente a la ausencia de regulación en la norma comunitaria, como lo ha señalado jurispruden- GACETA OFICIAL cia anterior, tal como pasa a estudiarse en el siguiente aparte.

IV. RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA Y AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES DE GESTION En el proceso interno generador de la presente consulta se debate el tema de la distinción entre el reconocimiento de personería de una sociedad colectiva de gestión por la oficina nacional competente y la autorización de funcionamiento propiamente dicha, indicándose que por el primero se reconoce la existencia de tal personería y se permite a la sociedad ejercer su razón social una vez que la autoridad nacional competente declare formalmente constituida la sociedad.

Cosa distinta es la autorización de funcionamiento. Aunque las dos formas relacionadas con la constitución y funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva debieran estar comprendidas dentro de una sola actuación administrativa, para que la sociedad una vez nacida a la vida jurídica pueda ejercer su capacidad de actuación en forma plena, debe indicarse que, de todas maneras, una sociedad de gestión colectiva para que pueda ejercer las atribuciones que le señala la ley comunitaria debe estar previamente autorizada por la oficina nacional competente, según lo establece el artículo 43 de la Decisión 351, la que, para efectos de la función y vigilancia que el Estado debe ejercer sobre estas entidades, exige la correspondiente autorización de funcionamiento.

Ello indica la calidad de entidades de derecho privado, que tienen en la subregión, sujeta al control y vigilancia del Estado. La autorización de funcionamiento que en términos de la doctrina administrativa se conoce como un “acto condición”, hace que los sujetos de derecho para los cuales se declare que reúnen los requisitos exigidos por la ley, puedan ejercer sus atribuciones.

Se ha dicho que a través de la autorización se ejerce el control del acceso de estas organizaciones a la gestión autoral y de allí nace la vigilancia del Estado para asegurar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento exigidas en la ley. En la Decisión 351 se sigue el modelo de control no sólo formal de las sociedades de gestión, como lo indica el artículo 45 literales a) 17/03/99 8.48 a l), sino de fondo, como se desprende particularmente del artículo 45 literal f), que se ejerce tanto desde el comienzo de la vida de la sociedad (artículo 43), como a lo largo de ella (artículos 46, 47 y 50).

La autorización de funcionamiento no es el acto por el cual se da reconocimiento de la existencia jurídica de la sociedad, sino que constituye un acto administrativo de habilitación de la sociedad para que desarrolle su actividad dentro del marco legal establecido. El reconocimiento de personería en cambio está destinado a dar nacimiento a la sociedad como ente jurídico distinto de los socios individualmente considerados.

Podría decirse que la personería jurídica se produce en el momento en que se constituye legalmente una sociedad por el reconocimiento que de ella haga el Estado, pero por ese sólo hecho no puede entrar a funcionar sin la autorización previa del estado (Oficina Nacional Competente), que debe hacerlo una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley comunitaria.

Cuestión importante se suscita en el caso en estudio con la autorización de funcionamiento, pues la exigencia del literal k) del artículo 45 de la Decisión 351 en el sentido de que las sociedades de gestión colectiva deben obligarse a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión del mismo género, sino cuando hubieren renunciado previamente a ellas, se ha establecido que es un requisito que debe cumplirse para obtener la autorización de funcionamiento.

De manera que si por falta de desarrollo reglamentario de la ley comunitaria en el derecho interno para regular la autorización de funcionamiento se llegare a argüir -como lo ha hecho la Dirección General de Derechos de Autor- que la norma comunitaria no se ha podido poner en efecto, quedarían en suspenso y sin poder vinculante las determinaciones de la Decisión 351 relativas a los requisitos que deben cumplirse para la autorización de funcionamiento, entre ellos el del literal k) aludido.

Sobre este punto debe enfatizar el Tribunal, en primer lugar, que la norma comunitaria en estudio sí señaló claramente el régimen de autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, como se desprende de lo establecido en el artículo 43 de la misma Decisión en concordancia con el artículo 45, GACETA OFICIAL que asignan categóricamente a la oficina nacional competente la facultad de autorizar el funcionamiento de las sociedades previo el cumplimiento de requisitos tales como los contenidos en los literales k) y l) sobre obligación de los asociados de no aceptar miembros de otras sociedades de gestión del mismo género y sobre cumplimiento de los demás requisitos señalados en las legislaciones internas.

Es decir, cuando la ley comunitaria se refiere en concreto a las oficinas nacionales competentes identificándolas como las Direcciones de Derechos de Autor y a ellas les asigna la función de expedir las autorizaciones de funcionamiento, indudablemente debe entenderse que el tema está regulado a nivel comunitario, y a éste le es aplicable el principio ampliamente reconocido por este Tribunal de aplicación directa, inmediata y prevalente en cada uno de los Países Miembros.

Sobre el tema de la aplicación directa de la ley comunitaria el Tribunal ha sentado, a propósito de la obligatoriedad de la Decisión 344 de la Comisión sobre régimen de propiedad industrial, jurisprudencia que se reproduce a continuación en su parte pertinente por ser aplicable al caso controvertido internamente: “ tiene carácter obligatorio en los 5 países miembros y debe ser directamente aplicable en ellos por imperio de los artículos 2o. y 3o. del Tratado fundacional del Tribunal.

“Queda pues, al margen de cualquier duda, discusión o cuestionamiento, la vigencia y el carácter obligatorio de dicha Decisión, por imperio de las normas comunitarias citadas y por el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, como fuente de derecho primario, que, con las normas de derecho derivado contenidas en la Decisión 344, constituyen parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

La obligatoriedad de la Decisión 344 como norma de carácter comunitario se halla ratificada por el artículo 27, inciso 2o. del Acuerdo y el artículo 5o del Tratado de Creación del Tribunal. “La vigencia y obligatoriedad de la norma citada es producto de la libre voluntad de los países signatarios del Acuerdo y del Tratado de Creación del Tribunal, por ser la Decisión el desarrollo legislativo del Acuerdo, encomendado a la Comisión, la que, es- 17/03/99 9.48 tando compuesta por plenipotenciarios de los 5 Países Miembros, así lo ha determinado, pactado y convenido.

“Sus disposiciones en cuanto a patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas y nombres comerciales, marcas colectivas y denominaciones de origen tienen pues carácter obligatorio para los países pactantes. “Allí se contiene todo lo que los países miembros están obligados a hacer en la materia regulada. Conforme lo reconoce la misma legislación comunitaria (Decisión 344), todo lo no legislado por ella es remitido a la legislación nacional para que sus desarrollos se ajusten a reglas compatibles con la aplicación preferente del derecho comunitario, como se explica en el siguiente punto ”.

(Proceso 10-IP-94, Gaceta Oficial No. 177 de Abril 20 de 1995). De esta jurisprudencia deduce el Tribunal que el régimen de autorización de funcionamiento señalado en la Decisión 351 debió aplicarse en todos los Países Miembros a partir del 21 de diciembre de 1993 fecha en la cual entró a regir dicha normativa, en virtud de su promulgación en la Gaceta Oficial del Acuerdo Nº 145 (artículo 3o. del Tratado).

Allí se señala la diferencia entre constitución y autorización funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva, diferencia que también recoge el siguiente párrafo del doctor Antequera Parilli, en la obra citada pág. 706: “la organización aspirante a desempeñar atribuciones propias de la gestión colectiva una vez constituida con las formalidades anotadas, debe proceder a solicitar la autorización del Estado para su funcionamiento a través de la Dirección Nacional del Derecho de Autor”.

Es importante precisar el momento en que ha debido producirse la autorización del funcionamiento para poder establecer, dentro del caso en estudio, cuándo la nueva sociedad debió comprobar el número de socios y cumplir con la obligación de acreditar la renuncia de miembros pertenecientes a sociedades del mismo género, para poder determinar si en el caso concreto resultó válida o no la renuncia de los 39 socios que venían siendo miembros de la sociedad preexistente, SAYCO.

Corresponderá al juez nacional verificar, con base en las GACETA OFICIAL pruebas allegadas y a la luz de las normas del derecho andino citadas atrás (artículo 43 y 45 de la Decisión 351) si la Dirección General de Derechos de Autor de Colombia al dictar la Resolución 1098 de 1994 acusada, se ciñó a las exigencias para la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión contenidas en el ordenamiento jurídico de la subregión. V. CALIDAD DE AUTORES Y EDITORES, Y DIFERENCIACION CON LOS TITULARES DE DERECHOS CONEXOS.

Se debate en el proceso interno la distinta calidad del autor propiamente dicho de una obra y del editor de la misma, hasta el punto de que la demandante considera que los editores que figuran como miembros de la nueva sociedad de gestión no pertenecen a la misma actividad del autor ya que, según el actor, el editor es un mero intermediario en el proceso de difusión de una obra, carece de fuerza creativa y por esas circunstancias no puede formar parte éste de una sociedad de gestión, con lo cual el demandante asimila al editor más a un titular de derechos conexos.

Por ello estima el Tribunal indispensable referirse a la distinción entre derecho de autor como titularidad originaria, y al editor, como titularidad derivada. En primer lugar debe decirse que el derecho de autor nace para éste con la creación de la obra intelectual. Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el autor es la persona que crea una obra.

Esta definición coincide con la de autores como Antequera Parilli y otros, así como con el Proyecto de Ley de Derecho de Autor patrocinado por la Business Software Alliance (BSA) que hace recaer la protección de derecho de autor sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, de naturaleza literaria, artística o científica. La noción es recogida también por la Decisión 351 cuando en su artículo 3 define al autor como la persona física que realiza la creación intelectual.

La Protección al derecho de autor comienza pues en el momento de creación de la obra sin que para ello se requiera trámite o inscripción alguna. El autor es titular de su derecho per se hasta el punto de que el artículo 8 de la Decisión 351 señala que se presume autor a la persona cuyo nombre aparece indicado en la obra. Por eso se le califica como titular del derecho en 17/03/99 10.48 calidad de autor, lo cual no impide que una persona natural o jurídica sin ser creador de una obra pueda ostentar titularidad de los derechos patrimoniales de una obra a la luz de lo señalado en el artículo 9 de la Decisión 351.

De la naturaleza del derecho de autor se desprende que siendo el autor a quien le corresponde la titularidad originaria del derecho por ser creador de la obra, tiene la facultad de transferir a un derecho-habiente su derecho patrimonial. Ese derecho-habiente es quien adquiere la calidad de titular del derecho patrimonial en forma derivada.

Corresponde pasar a establecer ahora cómo se realiza la transmisión de un derecho a otra persona y qué calidad ostenta quien lo recibe. Sólo así, a la luz de la norma comunitaria, se podrá despejar la duda presente en el proceso interno, acerca de si en una misma sociedad de gestión colectiva pueden o no coexistir el autor y el editor. Sobre la naturaleza del acto por el cual se transfiere el derecho patrimonial de autor no existe coincidencia entre quienes se ocupan de este tema.

Para algunos (Planiol y Ripert, citado por Antequera) -los que conciben el derecho autoral como perteneciente a la propiedad intelectual- la transmisión se realiza como una venta, Para otros se trata de una delegación o autorización para el ejercicio del derecho patrimonial (Della Costa Héctor, citado por Antequera) y para otros, el fenómeno es el de una cesión especial, no exclusiva del derecho pecuniario por parte del autor o de un cesionario autorizado para ello.

El cesionario final del componente patrimonial de los derechos de autor adquiere el título en forma derivada, por medio de la cesión. Así lo reconoce expresamente el artículo 30 de la Decisión que se interpreta, al distinguir la cesión, de las licencias de uso de obras protegidas. Sea una u otra la tendencia que se acoja -puesto que el artículo 9 de la Decisión 351 deja este aspecto a la regulación de las legislaciones internas de los Países Miembros- lo cierto es que los derecho-habientes en su calidad de cesionarios se subrogan al autor para el ejercicio de los derechos patrimoniales cedidos, ocupan su lugar, por así decirlo, y por tanto mal puede afirmarse que siendo titulares tanto el uno como el otro, sean considerados como pertenecientes a actividades distintas.

No GACETA OFICIAL es aceptable pues para este Tribunal que los titulares originarios y derivados estén impedidos de participar como miembros de una misma sociedad de gestión colectiva. VI. INCOMPATIBILIDADES PARA LA AFILIACION. Los artículos 43 y 45 de la Decisión 351 exigen a las sociedades de gestión colectiva obtener la autorización de funcionamiento por parte de la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro, y dentro de los requisitos para obtenerla se establece, en el literal k) del último artículo citado, la obligación de no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género que no hubieren renunciado previa y expresamente a ellas, lo que entraña evitar la competencia entre sociedades de gestión. En el tema de la no concurrencia entre sociedades del mismo género, las tendencias doctrinales van desde la prohibición absoluta de autorizar el funcionamiento de sociedades de gestión paralelas en el mismo género de actividad, dotándolas de carácter público, como en Italia, donde ejercen una especie de actividad monopólica en su campo de acción, hasta las legislaciones que aceptan la existencia de una sociedad por categoría de obras y una sola sociedad para los derechos conexos (Alemania y Suiza).

En la subregión andina, sinembargo, se permite la coexistencia de diversas sociedades de gestión del mismo género pero en forma restrictiva obligando a la sociedad, como requisito para su autorización, a no aceptar miembros de otras sociedades del mismo género, del exterior o del país que no hubieren renunciado previa y expresamente a ellas, como lo determina el literal k) de la decisión 351.

La regla de la no competencia tiene por objeto evitar los efectos negativos que, como consecuencia de la coexistencia, se pueden presentar tanto para los titulares como para los usuarios de las obras que se pretenda proteger. La exigencia del literal k) del Articulo 45 citado de no aceptar a miembros que pertenezcan a otras sociedades del mismo género, en la práctica evita la inconveniente proliferación de las mismas.

La doctrina coincide en sostener que “Una de las condiciones básicas (e 17/03/99 11.48 incluso imperativas) que han de darse ” para alcanzar el objetivo “de no concurrencia de varias sociedades en el mismo sector de derechos gestionados o quizás mejor la de evitar, en lo posible, la existencia de organizaciones paralelas”. (Delgado Porras, Antonio, “La Función de las Sociedades de Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Condiciones necesarias para su cumplimiento”, documento preparado para el Curso de la OMPI sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Quito 1995, pág. 17). Si bien la sociedad de gestión colectiva debe regirse para su constitución por las leyes internas de los Países Miembros, es necesario que dentro de los estatutos se tomen en consideración los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Decisión 351.

De encontrar la oficina nacional competente que los miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo genero no hubieren renunciado previamente, debe requerir la renuncia antes de conferir la autorización o, en caso contrario debería proceder a concederla después de haber excluido de los socios que presenten incompatibilidades, salvo que no se llegue al número necesario que señale la ley interna.

En la materia concreta de esta consulta, la renuncia exigida en el literal que se comenta, debe producirse con anterioridad y como requisito indispensable para obtener la autorización de funcionamiento, de manera que para ese momento se haya perfeccionado legalmente el retiro de los miembros que vayan a conformar la nueva sociedad, con respecto de la sociedad antigua.

Sobre este particular considera el Tribunal que corresponde al Juez nacional determinar si en el caso concreto sometido a su definición se cumplieron, según la legislación interna los trámites y condiciones necesarios para la renuncia de la calidad de miembro. Queda pues a la apreciación del juez determinar el momento exacto en el que debió perfeccionarse la renuncia, habida cuenta de que según la narración de los hechos y las consideraciones de la Resolución 1098 de 1994 de la Dirección General de Derechos de Autor, demandada- lo que se hizo fue actuar sobre el reconocimiento de personería jurídica de la sociedad de gestión propuesta, advirtiendo que no se trataba de una autorización de funcionamiento, pero anotando, en forma equívoca, que la sociedad debía desarrollar su objeto en GACETA OFICIAL los términos de los estatutos aquí aprobados, con observancia de los preceptos que le impone la ley ” dentro de la cual se encuentra naturalmente la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de aplicación prevalente. 17/03/99 12.48 causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo”.

(Interpretación prejudicial Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) ”. VII. DEBIDA MOTIVACIÓN A diferencia de lo que sucede en virtud del artículo 95 de la Decisión 344, la 351 no expresa el requisito de motivación de los actos de la Oficina Nacional Competente. Esta circunstancia no significa que la concesión o negativa de la autorización pueda carecer de la debida motivación. En aplicación de los principios generales de derecho administrativo, este Tribunal estima del caso referirse a continuación al tema, como lo hizo en el Proceso 4-AN-97: “ La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación”.

Son estos principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en la interpretación prejudicial emitida con motivo del caso Nº 05-AN-97 del 8 de junio de 1998. (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998). “ la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la Corresponderá al juez nacional determinar si la Resolución impugnada cumple con el requisito de debida motivación de los actos administrativos, según las reglas del derecho interno. En desarrollo de lo anteriormente expuesto en esta sentencia, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

Las sociedades de gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos, son organizaciones de derecho privado destinadas a representar a los titulares de estos derechos en interés general de los asociados, que hacen posible el ejercicio colectivo de los derechos patrimoniales de autor y de derechos conexos. Pueden ser socios de las sociedades de gestión colectiva los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos de otra, pudiendo converger en una misma sociedad, titulares originarios y derivados de una misma rama de la actividad autoral. 2.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 1 y 12 de la misma norma, el ejercicio de las funciones de fomento y protección de los derechos de autor y derechos conexos corresponde a las oficinas nacionales competentes, sin que para la puesta en vigor de estas facultades se requiera reglamentación o complemento jurídico interno. 3.

Por medio de la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, los Países Miembros deben ejercer el control de acceso y la vigilancia de la gestión autoral de estas organizaciones, como GACETA OFICIAL lo prescriben los artículos 43, 45, 46, 47 y 51 de la Decisión 351. La normativa andina a este respecto goza de aplicación directa e inmediata, así como de preeminencia sobre el derecho nacional, desde la fecha en que entró a regir la Decisión 351, por virtud de su promulgación en la Gaceta Oficial del Acuerdo. 4.

En desarrollo de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 9 de la Decisión 351, así como de la doctrina más generalizada, en virtud del fenómeno jurídico de la cesión de derechos, pueden pertenecer a una misma sociedad de gestión colectiva tanto los titulares originarios de derechos de autor como los titulares derivados de los derechos patrimoniales respectivos. 5.

Como requisito para la autorización de funcionamiento de la sociedades de gestión colectiva por parte de la oficina nacional competente de cada País Miembro, según lo establecido en los artículos 43 y 45 de la Decisión 351, tales oficinas tienen la obligación de no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, que no hubieren renunciado previa y expresamente a ellas, para dar cumplimiento a la regla de la no competencia entre sí, a fin de evitar los efectos negativos de la coexistencia de sociedades de gestión para los titulares y usuarios de las obras que protegen. 6.

Corresponde al juez nacional establecer si en el caso bajo su estudio se dio cumplimiento a los requisitos señalados por el artículo 45 de la Decisión 351, particularmente el referido al perfeccionamiento de la renuncia de los miembros que estaban llamados a conformar la nueva sociedad, 17/03/99 13.48 desligándose jurídicamente de la sociedad antigua.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro de los procesos Nº 3272 y 3274. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 17/03/99 14.48 PROCESO 34-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 83, literal a), 146 y 147 ibídem y 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del literal a) del artículo 82, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 4357, Actora: LABORATORIOS FARMACOL LTDA. marca “OMEPRAL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de Quito a los tres días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, formula solicitud para que se proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 93, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 83, literal a), 146 y 147 ibídem y el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación de conformidad con el artículo 29 del citado Tratado de Creación del Tribunal, y ella cumple con los requisitos del artículo 61 del Estatuto del Tribunal. Que la consulta tiene su origen en el expediente 4357 en el cual la actora LABORATORIOS FARMACOL LTDA. pretende alcanzar la nulidad de los artículos 2º y 3º de la Resolución 25416 de la Superintendencia de Industria y Comercio del 26 de noviembre de 1996, por la cual se declararon fundadas dos oposiciones presentadas a la solicitud de registro de la marca OMEPRAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y al mismo tiempo se declaró infundada otra oposición y se negó el registro de la marca OMEPRAL.

Que la instancia jurisdiccional consultante considera como hechos relevantes para la interpretación, los siguientes: “1o: La sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA., solicitó el registro de la marca OMEPRAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5. “2o: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentaron oposiciones y observaciones por parte de LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A. quien alegó ser titular de la marca OMEPRAL, clase 5;

ASTRA AKTIEBOLAG quien argumentó ser titular de la marca MOPRAL, clase 5; y LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A. quien adujo ser titular de la marca OMEPRAX SYNTHESIS, clase 5. “Tramitadas las oposiciones la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 25416 de 26 de noviembre de 1996, por medio de la cual declaró infundada la oposición formulada por LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. dado que basó su oposición en marcas que no se encontraban registradas y declaró fundadas las oposiciones formuladas por ASTRA AKTIEBOLAG y LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A., manifestando que los registros de las marcas MOPRAL y OMEPRAX SYNTHESIS se encuentran vigentes hasta noviembre 21 del año 2004.

En consecuencia negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL “3o: Contra la citada Resolución se interpuso recurso de apelación, sin que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se hubiera pronunciado expresamente sobre el citado recurso.

“4o: Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “1.- Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca OMEPRAL consiste en un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica.

Igualmente, ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 5, elaborados y comercializados por LABORATORIOS FARMACOL LTDA., de los productos y servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por cualquier otra empresa. “2.- Se violaron los artículos 93 y 95 ibídem, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos, al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca OMEPRAL, clase 5, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada era confundible con las marcas MOPRAL y OMEPRAX SYNTHESIS, para distinguir los mismos productos. 17/03/99 15.48 sión de letras, de la denominación genérica OMEPRAZOLE, es susceptible de ser usado y registrado como marca y, por lo mismo, de acuerdo con los principios universales sobre la materia, no resulta confundible con los signos MOPRAL Y OMEPRAX SYNTHESIS.

“El hecho de que los signos precitados además de consistir en modificaciones al término OMEPRAZOLE, sean marcas distintivas de productos farmacéuticos que exigen un manejo especializado y que sólo pueden ser comercializados mediante prescripción médica, reduce al máximo la pretendida y supuesta posibilidad de confusión alegada por las sociedades opositoras y acogida por la División de Signos Distintivos.

“Por lo anterior, la marca solicitada no incurre en causal de irregistrabilidad sino que por el contrario es perfectamente procedente su registro para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza. “3.- Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, pues de haberlo hecho, habría advertido que, en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fue expedido el acto administrativo denegatorio del registro solicitado, concedió, a nombre de diferentes titulares, el registro de varias marcas que consisten en la modificación del signo OMEPRAZOL u OMEPRAZOLE.

“No tuvo en cuenta que los signos OMEPRAL, MOPRAL Y OMEPRAX SYNTHESIS, todos distintivos de productos de la clase 5, constituyen típicas modificaciones al signo OMEPRAZOL u OMEPRAZOLE, genérico de la misma clase de productos. En reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituye una modificación a un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca distintiva de los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo genérico o descriptivo.

CONSIDERANDO: “El signo OMEPRAL al estar constituido por la modificación, mediante la supre- Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial las normas que con- “Tal observancia conduce a la no salvaguardia de los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el caso sub examine corresponde a LABORATORIOS FARMACOL LTDA”.

GACETA OFICIAL forman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de una instancia judicial de un País Miembro como lo es el caso del alto órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa de Colombia y en tanto dichas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

I. NORMAS POR INTERPRETARSE Que las normas comunitarias cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83 literal a) ibídem y los artículos 146 y 147 ibídem y 5º del Tratado de Creación del Tribunal. Que este Tribunal considera necesario incluir en la interpretación el artículo 82, literal a).

En cambio, estima improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares. Asimismo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro.

Por lo antedicho la presente interpretación se limita a los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 17/03/99 16.48 “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

II. CONCEPTO DE MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 exige que los signos para poder ser registrados como mar- GACETA OFICIAL ca deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. No obstante aunque hay signos que reúnen estos requisitos no pueden ser registrados en razón de estar incursos en alguno de los impedimentos que señalan los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión, como causales de irregistrabilidad de las marcas.

Conforme al inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha dicho que “se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y reputación que determinada marca representa”. (OMPI, El Papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores, Ginebra 1983, página 3) El Tribunal interpretando el artículo 81 de la Decisión 344 ha dicho que éste “resalta una de las funciones esenciales de la marca como es la de diferenciar o distinguir e identificar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Si una marca carece de esta característica o función diferenciadora, teniendo ambos productos distinto origen empresarial, no tendría razón de ser dentro del comercio ”. 17/03/99 17.48 que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios”.

(Proceso 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) III. DE LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE COMO MARCA: a) “La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos. “El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”;

“Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114). “La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.

“Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos” Añade que: “la noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca.

El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer B) “En cuanto a la distintividad, función esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. “Además: que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, ade- GACETA OFICIAL más de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca”.

(Proceso 10-IP-96, G.O. N° 349, de 19 de junio de 1998). Se establece como pauta básica general de registrabilidad para todo signo, el que tenga capacidad distintiva. El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter aquel signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características esenciales.

Sin embargo, la marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y por ello ser, aunque en menor grado distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivos, y se tornan irregistrables. 17/03/99 18.48 BRAUN & CAPITAINE opinan que “cuando se dice que la marca debe ser distintiva, debe entenderse que la marca debe distinguir el origen o la proveniencia, y no la naturaleza o la industria del producto”.

Y luego agregan que la marca debe ser distintiva en si misma, es decir novedosa, excluyéndose a los signos simples y debe ser distintiva objetivamente, es decir, no parecida a otras. Más recientemente MATHELY ha sostenido que “el carácter distintivo, exigido para la validez de la marca, consiste entonces en la capacidad del signo de identificar un objeto a fin de permitir al público reconocerla.

Aunque luego afirma que el carácter distintivo no debe ser confundido con la novedad ni con la especialidad”. Este autor asimila la novedad de un signo a su nivel creativo, a su fantasía. (Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aíres, 1989, página 108) C) “La susceptibilidad de representación gráfica es sobre todo un requisito formal para el registro, cuya finalidad consiste en que la oficina nacional competente conserve un soporte documental que le permita comparar la marca con otras ya registradas y con aquellas cuyo registro se solicite en el futuro, a efectos de determinar si existe o no riesgo de confusión, y proceder en consecuencia”.

(Proceso 27IP-97, G.O. 369 de 3 de septiembre de 1998) “La representación gráfica, en definitiva, es una “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Marco Matías ALEMÁN “Marcas” Top Management, Bogotá, pág 77) Hay autores que han afirmado que el carácter distintivo es el requisito esencial y que engloba tanto a la novedad como a la especialidad. LABORDE es de la opinión de que para que una marca sea distintiva tiene que ser “suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”.

IV. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO Para ROUBIER dicho carácter “puede no pertenecerle -sea porque la marca se confunde con otras marcas ya existentes, y que existen como se dice anterioridades- sea porque se trata de signos usuales genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y que no pueden por ello ser apropiados”.

(Roubier, Paúl, le Droit de la Propiete Industrielle, París, 1954, T. II, pág. 559) El artículo 82, literal a) de la Decisión 344 prescribe que no podrán registrarse como marca los signos que no cumplan los requisitos señalados como esenciales en el artículo anterior. El artículo 82 es la consecuencia del artículo precedente puesto que un signo que carezca de uno de los tres requisitos esenciales está inhabilitado para ser susceptible de registro, es decir, constituye una prohibición. GACETA OFICIAL Las características de perceptibilidad y representación gráfica son básicas e inherentes para una marca al igual que la distintividad, pero es ésta característica en especial la que nos ha de ocupar en su análisis para la presente interpretación, por las condiciones que supone para su cabal cumplimiento.

En lo que se refiere a signos no registrables: “Básicamente hay dos causas que impiden que un signo pueda ser registrado. La primera de ellas es que el mismo carezca de poder distintivo y por tanto, de entidad marcaria. La ley identifica cuatro categorías, las designaciones necesarias, los signos que han pasado al uso general, la forma y el color de los productos.

La segunda causa está en las prohibiciones que la ley establece de registrar signos a pesar de su poder distintivo”. (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aíres, 1989, página 61). El artículo 83 de la Decisión 344 literal a) en lo que se refiere a marcas idénticas o similares a otras ya registradas, establece que no pueden ser registradas “como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros,” sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para su registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 17/03/99 19.48 trata de expresiones derivadas de las denominaciones genéricas OMEPRAZOLE y OMEPRAZOL, inapropiables por cualquier persona.

No obstante, la esencia de la marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. Esto es aplicable no solo con relación a marcas de distintos titulares, sino también con relación a marcas de un mismo titular. Tal prohibición rige para las marcas ya registradas o para solicitudes presentadas con anterioridad, que se refieran a signos idénticos o similares que protejan o vayan a proteger los mismos o iguales productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda llevar o inducir al público a error, entendiéndose que tales productos para que se origine la confusión puedan pertenecer a la misma o diferente clase del nomenclator.

Es una de las formas clásicas de la confusión y no ofrece más dificultad que la determinación misma de la posibilidad de confusión. Si el signo tiene que ser distintivo para su registro atenta contra dicha distintividad la confusión, o el riesgo de confusión que puede producirse ante dos signos ya registrados o anteriormente solicitados. V. LA CONFUSIÓN Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca OMEPRAL (solicitada) frente a las marcas MOPRAL y OMEPRAX SYNTHESIS, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza “ortográfica y fonética que induce al público consumidor a un error”, criterio administrativo que se fundamenta en la disposición antes citada que prohibe el registro de estos signos. La parte demandante aduce que las marcas OMEPRAL, MOPRAL Y OMEPRAX SYNTHESIS no son confundibles, lo cual estaría corroborado por el hecho de encontrarse registradas, a nombre de diferentes titulares y que múltiples marcas distintivas de productos comprendidos en la clase 5 incluyen los radicales OME, PRA, o AZOLE.

Estos prefijos son comunes para los productos farmacéuticos, pues se “Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.

El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales GACETA OFICIAL 1-IP-87, 4-IP-88, y más recientemente, en la interpretación 2-IP-94”. (Proceso 5-IP-94, G.O. N° 177 de 20 abril de 1995). “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994) 17/03/99 20.48 Similitud Auditiva: Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar.

Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión. Reglas para decidir la Confusión: Según la doctrina y jurisprudencia del Tribunal, se establece las siguientes reglas para decidir la confusión en el caso de conflicto entre dos signos. Cotejo Sucesivo: “El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial) debe llevar a cabo para llegar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión, ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los Procesos 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, y Proceso 4-IP-94”.

“El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro”.

(Proceso 2-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996) La confusión según la doctrina y jurisprudencia del Tribunal, se puede presentar por similitudes ortográficas, auditivas y conceptuales. Similitud Ortográfica: Es quizás, la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.

Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea. Esto es lógico puesto que en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente a si a las marcas en pugna. Probablemente las verá separadas en el tiempo y en el espacio. En el presente caso hay que tener en cuenta la regla de la comparación total de los signos, en razón de que una de las marcas opuestas es OMEPRAX SYNTHESIS, y no solamente OMEPRAX como se hace relación en la impugnación a la demanda.

Preponderancia de las semejanzas: El objetivo primero de la ley de marcas es evitar la coexistencia de marcas confundibles, como medida de protección al consumidor evitándole el error o confusión en la adquisición de bienes y servicios de marcas similares o iguales que le puedan ocasionar tal error o confusión. Por ello en el cotejo “debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias”, ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica BREUER MORENO “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

En el presente caso materia de la interpretación hay que tomar en cuenta una circunstancia específica que es la que se refiere a los productos farmacéuticos. GACETA OFICIAL Los Productos Farmacéuticos Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos. Durante muchos años en estos conflictos el juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que “el consumidor es el más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta ”.

Eran factores que impedían la confusión por la intervención de médicos con receta o un consejo, y la modalidad de expendio de dichos productos. Esta jurisprudencia fue luego modificada. Ya no se realizaría el cotejo según el grado de atención que prestaría el consumidor. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo.

En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna. El juzgador trataba así de evitar la confusión posterior a la compra, la confusión que podría producirse al tomar el medicamento del botiquín. El criterio a aplicar no sería benévolo, sino “circunstancial” que estará influido por la mayor o menor gravedad de la ingestión indebida del producto medicinal que designan (contraindicaciones, carácter tóxico, etc.) por el contralor que exista para su expendio, y eventualmente también por otras razones.

En la práctica, la aplicación de este criterio circunstancial significó el total abandono del criterio benévolo y la aplicación de uno riguroso, dado que la ingestión equivocada de cualquier producto medicinal puede producir efectos nocivos, o como se dijo, por estar “en juego signos que identifican comercialmente medicamentos que tienen particular proyección sobre la salud”.

Sin embargo, se vislumbra una vuelta a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es el que marcariamente interesa. Si no hay confusión en ese momento parece difícil que se produzca después. No hay ninguna razón que autorice a pensar que quien tuvo un cuidado especial al comprar no lo tenga después. 17/03/99 21.48 En sentencia de la Excma.

Cámara Argentina que trae Otamendi, a pesar de reconocer que no postulaba “un regreso al antiguo criterio benévolo sostuvo que lo más adecuado es no ir más allá, con relación a los productos medicinales, de exigir una razonable diferenciación de las designaciones, para determinar, lo cual el juzgador deberá aplicar las tradicionales pautas sentadas por el Tribunal respecto de la generalidad de las categorías de Nomenclator oficial”.

Y agregó el juez sentenciante: “El derecho judicial que sugiero tiende -a que quien deba tomar un medicamento adquiera verdadera conciencia del peligro que corre si lo hace por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaqueles de las farmacias están llenos de específicos contenidos en envases similares o con denominaciones parecidas, así que lo que corresponde es que no compre el remedio sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso recuerdo que le queda de alguno que cierta vez tomó. Si los jueces estimulásemos la confianza de esa persona en el sentido de que las similitudes son inexistentes, habríamos contribuido sin desearlo, a afianzar una actitud moderna que la medicina moderna intenta combatir”.

(Otamendi Jorge, Derecho Marcario, páginas 180,181 y 182). El señalar una diferencia entre las diversas marcas que pertenecen a la clase 1, 4 y 5 que se refieren a productos químicos y farmacéuticos es básica, ya que dentro de las mismas se encuentra asentado el precedente de beneficiar al público en general a obtener un producto que fácilmente identifique alguna de sus propiedades químicas.

Es muy válido que una casa farmacéutica corra el riesgo que al obtener derechos de registro de una marca existan otras que sin ser idénticas a la suya puedan ser similares y exista cierto riesgo de confusión por haber usado las primeras letras del químico más importante en su medicamento. La naturaleza de las marcas de productos farmacéuticos dan a conocer al público y a sus comerciantes una cualidad que tiene el producto, de esta manera si son aceptadas por la Oficina Nacional Competente diferentes marcas de medicamentos similares en sus radica- GACETA OFICIAL les por señalar una de las bondades del medicamento, no se puede pensar que se limite el registro de marcas farmacéuticas que tienen una misma finalidad.

Por ejemplo si una casa farmacéutica decide el tener una exclusividad en el registro marcario con el nombre de un medicamento no debe usar la combinación de letras de uno de los compuestos del mismo ya que otros tienen el mismo derecho de registrar un nombre que sin ser idéntico al primero sea confundible por utilizar una combinación de letras del mismo componente químico genérico resultando por ello confundibles.

“Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 13-IP-97, G.O. 329 de 9 de marzo de 1998) El Tratadista mexicano David Rangel Medina, expresó que: “Es en el campo de la química, de la farmacia y de la biología en general donde suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por denominaciones evocativas que, sin contrariar la prohibición legal de adoptar como marcas los vocablos generalmente usados para nombrar los productos a que la marca está destinada, pueden al mismo tiempo prestar al médico, al farmacéutico y en general al técnico en el ramo industrial de que se trate, el servicio inapreciable en estos tiempos en que los productos de laboratorio se multiplican, de sugerirles para los fines terapéuticos y del despacho de drogas cuál es la composición de las diversas especialidades ” “En la composición de las marcas de este género -escribe Da Gama Cerqueira- sobre todo en la industria farmacéutica, es común el empleo de radicales sacados de palabras 17/03/99 22.48 de uso común, de prefijos y sufijos, para formar con ellos nombres originales por medio de procesos lingüísticos de yuxtaposición y aglutinación. Otras veces, se procede por la supresión de letras o sílabas de palabras conocidas o por la intercalación o transposición de sus elementos.

En la industria de medicamentos es común el empleo de radicales, de nombres de substancias químicas, como CALCI, CALC, IOD, BROM, LACTO, LACTI, CARBO, FER, BISM, ARBS, PEPTO, GLUC, FOSF, SULF, etc., los cuales, ligados a otros elementos, forman denominaciones especiales, como calcigenol, iodinjectol, bromural, lactipan, bismanión, arsan, peptocalcio, glucal, fosfatán, sulfargil.

Otras veces, la radical se refiere al órgano (pulm, hepato, oto), dando lugar a marcas como pulmoquinín, hepabilín, otalgán, o a la propia enfermedad (bronchi, gastr, pio), o también al modo de aplicar el medicamento (trans, endo, etc.), formando denominaciones como transpulmín, endopulmín, y otras”. “Todas estas radicales, prefijos y sufijos -sigue diciendo el autor brasileño- siendo de uso común no pueden constituir objeto de derecho exclusivo.

Lo cual, sin embargo, no significa que se deba conceder el registro de marcas susceptibles de confusión con otras ya registradas, so pretexto de que están compuestas de elementos vulgares, porque el derecho de usarlos no excluye la necesidad de evitar confusión entre las marcas y los productos. Es cierto que el número limitado de esos elementos no permite la formación de marcas absolutamente distintas, habiendo cierta semejanza entre las que se componen con los mismos radicales y sufijos.

De ahí resulta que las cuestiones entre marcas de tal especie no pueden ser examinadas con el mismo rigor que se justificaría en relación a denominaciones completamente arbitrarias ”. (David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, págs. 273 y 274) Básicamente hay que tomar muy en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en lo que se refiere al registro de una marca, puesto que al tomar un prefijo del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario; es decir, que al juzgar registros de marcas de productos farmacéuticos se debe GACETA OFICIAL tomar en cuenta estas características específicas para el tema.

Y por ende la oficina nacional competente debe tomar en cuenta éstas en todos los casos en las que se los solicite. A manera ejemplificativa citaremos algunas de las jurisprudencias del Tribunal sobre este tema: Proceso 13-IP-97 DERMALEX, Gaceta Oficial N° 329 de 9 de marzo de 1998; Proceso 21-IP-95, AFLOX, Gaceta Oficial N° 233 de 19 de noviembre de 1996;

Proceso 18-IP-95, SULFAPLATA, Gaceta Oficial N° 231 de 17 de octubre de 1996. Marcas Farmacéuticas: Con referencia a las marcas farmacéuticas, el Tribunal dentro del Proceso 13-IP-97 expreso: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que se supone una excepción a los principios generales anteriormente señalados, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales”.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre-Noviembre 1993, pág. 10389). Estos prefijos o sufijos entre otros son: prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, derma, efor.

La doctrina española ha sostenido criterios diferentes respecto al riesgo de confusión entre marcas de productos farmacéuticos. Una parte de la doctrina estima que la posibilidad de confusión es menor, pues la venta o expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales. 17/03/99 23.48 Otro criterio jurisprudencial es el de que en las marcas farmacéuticas debe utilizarse los mismos criterios de comparación que en otro tipo de marcas, con independencia de los productos que distinguen, restándole importancia al hecho de que se expendan mediante receta médica pues esta circunstancia no agrava ni reduce la semejanza que podría darse entre las dos marcas enfrentadas.

El Tribunal Supremo en sentencia de mayo de 1986 bajo la influencia de la primera corriente, aceptó el registro de las marcas LAXATIN y LEXICAN, en donde se expresó que: “El eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la calificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, octubre-noviembre 1993, página 10392).

En el otro lado se declararon incompatibles las marcas SENAFLOR y SANIFLER, HINEX e INEX, NIDEX, ZYPLAST y CIAPLAST, FIAPLAST y DIPLAS con la argumentación de que: “La dispensión rápida que pudiera seguirse de una equivocación en su adquisición pudiera entrañar graves consecuencias afectantes a la salud”. (Proceso 13-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998) VI.

OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA En lo que se refiere a los artículos 93 y 95, materia de ésta interpretación, una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma.

A partir de ésta, los terceros que tengan intereses legítimos sobre la solicitud, pueden oponerse al registro del signo mediante “observaciones”, las que se pueden presentar en los siguientes 30 días hábiles improrrogables contados desde la fecha de la publicación (art. 93). De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a GACETA OFICIAL partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (art. 95).

Vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. La facultad otorgada a la oficina nacional competente, de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de “observaciones” compromete al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de aquellos no lo libera de la obligación legal de este examen.

En efecto, el fin y objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de marcas. Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, independientemente de que el interesado haya solicitado o no la aplicación de ellas.

VII. EL INTERÉS LEGÍTIMO Condición sine qua non para que la observación sea aceptada por la oficina nacional competente es la de que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo. (Proceso 2-IP-94, G.O. N° 163 de 12 de septiembre de 1994).

El artículo 95 de la Decisión 344, posibilita la presentación de observaciones, es decir, concede legitimación activa para tal hecho, a quien tenga “legítimo interés” y quien tenga tal interés no puede ser otro que quien se siente perjudicado. Más como definición de lo que es y significa legítimo interés, Marco Matías Alemán en su obra “Marcas” (ob.cit. pág. 115) trae algunos ejemplos útiles de las personas a quienes les asiste tal legítimo interés, y anota que el “legítimo interés debe existir por parte del observante al momento de presentarse la observación, y como ya lo dijimos debe ser acreditado dentro del memorial de observación. Le asiste legíti- 17/03/99 24.48 mo interés a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro del país donde se solicita el registro, o haya sido solicitado primero la marca en un país miembro diferente a aquel en que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido (ya sea por una solicitud válidamente presentada en otro país miembro o por haber identificado con la marca productos o servicios en una exposición); igualmente le asiste legítimo interés al titular de un derecho de autor, etc.” citado en el Proceso 32-IP-96, Gaceta Oficial N° 279 de 25 de julio de 1997.

Entre las personas legitimadas, Fernández Novoa cita al “titular anterior de una marca registrada y el solicitante anterior de un registro de marca: uno y otro podrán invocar cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 11 y siguientes y, de manera particular, la titularidad de una marca anterior que genere la existencia de riesgo de confusión o bien de riesgo de asociación ” (“Derecho de Marcas”, Madrid, 1990, pág. 154).

Según Metke “cumple con el requisito de legítimo interés no sólo quien alegue un derecho particular que pueda resultar quebrantado con la concesión del registro de marca (causales de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83), sino el que pueda efectuarse aun en forma indirecta, por ejemplo al verse privado de la posibilidad de usar un término genérico o de uso común para sus productos (causales consagradas en el art. 82)”.

(ob. cit, pág. 108, Marco Matías Alemán, MARCAS) VIII. RESOLUCIÓN SOBRE LAS OBSERVACIONES La actitud de la administración no se ha de concretar únicamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la “denegación o concesión” del registro deberá realizar un análisis de la solicitud de registro frente a las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

No proceder al análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud y omitiendo las mismas, dar paso a la concesión o negación del registro llevaría a la nuli- GACETA OFICIAL dad por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la contravención de “cualquiera” de las disposiciones de la Decisión que se interpreta.

El artículo 95 obliga a notificar la resolución solamente al peticionario pero este Tribunal cree y estima que existiendo un oponente con legítimo interés también debería notificarse dicha resolución a éste, confiriéndosele los derechos procesales de acuerdo a la legislación interna de cada País Miembro si ésta lo convierte en parte del proceso o simplemente en coadyuvante de la administración, en cuyo caso su actuación culmina con la simple presentación de las observaciones.

En los Procesos ya referidos 27-IP-95 y 12-IP96, el Tribunal fijó su criterio manifestando que: “la facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. 17/03/99 25.48 “ Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”. (Proceso 13-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998) Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Para que un signo se considere apto para el registro marcario debe reunir las tres condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 2. Que el signo reúna los tres requisitos básicos, no significa que esté asegurado su registro; antes se tomará en cuenta que éste no se halle incurso en alguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o negar la solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones como en los que no se presenten. 4. La autoridad competente para emitir registros de marcas en cada País Miembro de la Comunidad Andina, deberá analizar eficientemente y de manera objetiva todas las solicitudes de registros marcarios, a fin de unificar sus actos y de esa manera no sacrificar la aplicación uniforme de las normas comunitarias. 5.

Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra ya registrada GACETA OFICIAL 17/03/99 para los mismos productos o servicios respecto de las cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, debe ser rechazado el registro, en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 6.

En un conflicto entre un signo registrado -derecho adquirido- frente a otro por registrarse o solicitado -mera espectativa-, el funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 7. Para el registro de marcas de productos farmacéuticos, la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro deberá remitirse a la jurisprudencia comunitaria para analizar la confundibilidad entre un signo ya registrado y uno solicitado.

Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial del Ordenamiento Jurídico Andino, al dictar la respectiva sentencia. Notifíquese esta interpretación al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera mediante el envío de copia certificada y sellada de la misma.

Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. 26.48 Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La precedente sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial correspondiente al día 3 de diciembre de 1998, por los cuatro Magistrados arriba mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

No la suscribe el Dr. Roberto Salazar Manrique por haber fallecido el día 24 de enero de 1999. Por tanto, en sesión judicial celebrada el día 26 del mismo mes, bajo la Presidencia del Magistrado Dr. Juan José Calle y Calle, se acordó que, conforme a las prescripciones del artículo 64 del Estatuto, quede suscrita por los tres de los cuatro Magistrados que actualmente conforman el Tribunal, por el Secretario del mismo, y a sellarla y depositarla en Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 17/03/99 27.48 PROCESO 38-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 102, 104, 143, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Nulidad del literal h) del artículo 24 del Decreto número 677 de 26 de abril de 1.995. Expediente Interno No. 4743. En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los arts. 102, 104, 143, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se origina dentro del proceso interno por el que se pretende obtener la nulidad del literal h) del artículo 24 del decreto No. 677 de 26 de abril de 1995, expedido por el Gobierno Nacional Colombiano, por parte del abogado Francisco Acosta De la Rosa, obrando éste en su propio nombre. cuanto la expresión acusada desconoce los derechos de titulares legítimos que ven desprotegidos sus derechos ante una certificación que tan solo es informativa para la solicitud de un registro sanitario.

“El artículo en comento consagra el derecho exclusivo de uso de una marca la cual se adquiere únicamente con la obtención del registro ante la oficina competente, razón por la cual no se puede conferir derecho alguno a la sola certificación de encontrarse en trámite una marca como lo está haciendo la expresión demandada. “2.- La expresión acusada tal como se encuentra redactada permite el uso de marcas no registradas, lo cual atenta contra los titulares de derechos válidamente obtenidos.

“Dentro de este mismo artículo se viola la competencia que por ley le fue asignada a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, pues se faculta al INVIMA para expedir registros sanitarios con marcas que tan solo están en trámite. I. ARGUMENTOS DEL ACTOR El 26 de abril de 1995 el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política expidió el Decreto núm. 677, por el cual se reglamentó parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el control de calidad, Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, etc., junto con otras disposiciones.

Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, según expresa el juez consultante, adujo el actor lo siguiente: “1.- Se violó el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por “3.- Se violó el artículo 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión acusada permite a terceros usar expresiones similares que se prestan a confusión, desconociéndose los derechos que tienen los titulares legítimos frente a los terceros.

“4.- Se violó el artículo 143 ibídem, dado que la expresión acusada contiene una permisión a la vulneración de derechos legalmente constituidos y amparados por acuerdos y tratados internacionales. “5.- Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, por cuanto al expedir la norma acusada no se tuvo en cuenta el compromiso que tienen los Países Miembros de garantizar la mejor apli- GACETA OFICIAL cación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344 y de revisar los procedimientos administrativos para salvaguardar los derechos de obligaciones que corresponden a los particulares” El Tribunal, cree necesario, además de lo expuesto por el juez consultante, referirse a otras argumentaciones producidas por el actor en su escrito de demanda.

II. ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE En su escrito el actor argumenta lo siguiente: 1.- La expresión “o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite” permite al solicitante de un registro sanitario “aportar una certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual conste que ese mismo solicitante del registro sanitario a su vez ha solicitado el Registro de la Marca con el cual pretende identificar el producto objeto de la solicitud de Registro Sanitario” 2.- Sostiene que la certificación entregada por la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga derecho alguno al solicitante de la marca sobre el signo que se pretenda registrar como tampoco representa un título constitutivo de derechos, pues el solo trámite no significa que deba ser concedido el registro de la marca. 3.- Al ampararse en una resolución que concede el registro sanitario y que contiene una marca similar a la de un posible competidor “legaliza su competencia desleal aprovechándose de la confusión que se genera de las dos confusiones” para obtener grandes utilidades sin mayor esfuerzo. 4.- En virtud de lo dispuesto en el literal h) del artículo 24 de Decreto 677 de 1995 se está permitiendo que al solicitante de un registro sanitario le sea expedido éste con la marca similar o idéntica a la que ha solicitado ante la Superintendencia, y amparar la comercialización de producto “aprovechándose de la confusión de las marcas y en detrimento del titular legitimo de la marca amparado por un acto administrativo que se presume legalmente adquirido”, violándose inclusive el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia “pues contradice la protección que el estado debe darle 17/03/99 28.48 a quienes legítimamente han obtenido el registro de una determinada marca” y que gozan de la exclusividad del uso de la misma. 5.- Indica que se viola el artículo 102 de la Decisión 344 del Comisión del Acuerdo de Cartagena, según el cual se adquiere el derecho al uso únicamente con la obtención del registro de la marca, y que la certificación de encontrarse en trámite el registro no confiere derecho alguno, por lo que “la exigencia tal como se encuentra redactada permite el uso de marcas no registradas a personas que por regla general en forma inescrupulosa atentan contra los titulares de los derechos válidamente obtenidos”. 6.- Otorgándose el registro sanitario al solicitante con la simple certificación de que el registro de marca se encuentra en trámite -lo que constituye una mera expectativa- se desprotege a terceros quienes no podrían cuestionar las marcas con las cuales se expide un registro sanitario. 7.- Se acusa la violación del artículo 104 de la Decisión 344 que consagra los derechos de titulares legítimos de propiedad industrial especialmente los literales a) y d).

III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA El Ministerio de Salud de la República de Colombia, al contestar la demanda, entre otros puntos, abarca los siguientes: 1.- Ante el argumento del actor de que se permitiría que personas inescrupulosas, con base en la certificación que da la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, soliciten y obtengan un registro sanitario ante el INVIMA con lo cual podrían entrar al comercio del producto y abusar de marcas antes registradas, provocando lo que se denomina competencia desleal, manifiesta que esta tesis mas que de orden jurídico “consiste en un análisis sobre hipotéticas consecuencias que traería la aplicación de la norma demandada, es decir el demandante argumenta la violación del articulo 61 Constitucional, basándose únicamente en razones de conveniencia en lo que su aplicabilidad se refiere y suponiendo, en todo caso, la mala fe de las personas que estarían en disposición de incurrir en tales conductas abusivas” (lo subrayado del texto original).

El argumento GACETA OFICIAL de la actora constituye una apreciación subjetiva acerca de las consecuencias que acarrearía la aplicabilidad de la norma demandada. 2.- El artículo que se demanda en nulidad guarda perfecta concordancia con el artículo 237 de la Constitución Política por lo que sus razones son simplemente un supuesto de beneficios o inconvenientes que acarrearía la inaplicabilidad de su texto. 3.- Sostiene que ni la norma demandada ni el resto de artículos que conforman el cuerpo normativo del Decreto 677 de 1995 “impulsan, ocasionan o permiten el uso de la marca de un medicamento a personas distintas de sus titulares o de terceros autorizados para el efecto”, haciendo un análisis de varias de sus disposiciones y afirmando que lo que busca el literal impugnado es precisamente preservar el principio de exclusividad de uso de una marca o nombre comercial, ya que en esa norma se exige que si el titular de una marca es un tercero deberá éste presentar la autorización para su uso, inclusive para el caso de medicamentos extranjeros. 4.- Indica que el artículo 68 del Decreto, cuando regula el tema de los nombres de los medicamentos, dispone que no se otorgará el registro sanitario cuando se vaya a utilizar un nombre o una marca que induzca a engaño a los consumidores y que en el artículo 100 se regula el trámite de la revisión oficiosa “que puede adelantar el INVIMA sobre un producto que ya se encuentra amparado por un registro sanitario, estableciendo como una de las causales por la cual procede esta revisión, el hecho de que el producto no se esté comercializando bajo las normas vigentes sobre las materias, es decir, cuando el producto se comercialice acudiendo a practicas de competencia desleal”. 5.- Anota que según el artículo en estudio puede darse el caso que si se ha expedido el Registro Sanitario “el INVIMA tiene facultad de revisar las condiciones bajo las cuales se concedió u otorgó, de modo que si una vez conferido dicho registro se advierte que el nombre o la marca bajo la cual éste se expidió, es de propiedad de otra persona o corresponde o es de similares características a las de un producto ya existente en el mercado, tiene el INVIMA la facultad de revocar el registro sanitario expedido y/o de promover la acciones judiciales pertinentes”. 17/03/99 29.48 6.- Niega que el decreto 677 le otorga al INVIMA la facultad de atribuir a un particular el derecho al uso de la marca o de un nombre comercial. 7.- Respecto a la mala fe argumentada por el demandante advierte que dicha norma “no va dirigida a las personas que pretendan mediante maniobras fraudulentas, llevar a cabo determinados actos de competencia desleal”, pues con la norma se persigue el permitir “a las personas de bien llevar a cabo dos tramites simultáneos: uno del registro de una marca y otro el de la obtención de un registro sanitario, de un medicamento, agilizando así los tramites requeridos para ejercer una actividad comercial”.

Agrega que si algunas personas abusan de los derechos y manipulan la ley, esos hechos no constituyen una causal de ilegalidad de la norma sino mas bien problemas de valores éticos y morales de los individuos y de su comportamiento en sociedad.

CONSIDERANDO

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, por vía “prejudicial”, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional como lo es en el caso la alta jurisdicción colombiana consultante, conforme a lo establecido por los arts. 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo Cartagena.

V. NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE DECISIÓN 344 “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al públi- GACETA OFICIAL co a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.” “Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.” “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica. 17/03/99 30.48 nistrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” Se transcribe el literal h) del artículo 24 del Decreto 677, no con fines interpretativos, la que se encuentra prohibida para este Tribunal según el articulo 31 de su Tratado de creación, sino como un método de comprensión del alcance de dicha norma: “Artículo 24.- De la evaluación legal.

La evaluación legal comprende el estudio jurídico de la documentación que se allega por parte del interesado para la concesión del registro y su conformidad con las normas legales que se regulan dichas materias. La información y documentación que debe presentar el peticionario para esta evaluación es la siguiente: ( ) h) Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual conste que la marca está registrada a nombre del interesado o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite.

Cuando el titular de la marca sea una tercero deberá adjuntarse la autorización para el uso de la misma” VI. NORMAS INAPLICABLES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO Reiteradamente este Tribunal ha rechazado la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, fundamentadose en que: Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” “De conformidad con el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, es el juez nacional quien decide sobre las normas respecto de las cuales ha de solicitar la interpretación. Sin embargo, en desarrollo del principio de colaboración entre el Órgano Jurisdiccional Competente y el Comunitario Consultado, éste Tribunal ha señalado la facultad que le asiste para precisar las normas, sugeridas o no por el requeriente, cuya interpretación resulta necesaria para la correcta solución del caso interno de que se trate.

(Proceso 01-IP-94, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 164 del 2 de Noviembre de 1994, Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994 y Proceso 7-IP-98). “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos admi- “Así mismo el Tribunal ha sostenido que las normas por interpretar deben ser aquellas que GACETA OFICIAL el juez nacional aplicará para la resolución del caso sometido a su jurisdicción. “Con fundamento en lo inmediatamente expuesto, el Tribunal Andino se inhibe de interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, remitiéndose para este efecto a las consideraciones contenidas en los fallos dictados dentro de los Procesos 20-IP-96, G.O. Nº 291 del 3 de septiembre de 1997; 21-IP-96, G.O. Nº 318 del 26 de enero de 1998; 15-IP-97, G.O. Nº 314 del 18 de diciembre de 1997.

En dichos fallos se indicó que las citadas normas constituyen compromisos de los Países Miembros entre sí y de éstos en relación con la Comunidad, de forma que su aplicación o violación no puede solicitarse o aducirse, según el caso, cuando los particulares controvierten una resolución de contenido individual emitida por la oficina nacional competente.

“Se agrega que el anterior razonamiento guarda perfecta armonía con el sistema de acciones dispuesto al interior del Tratado de Creación del Tribunal Andino, pues la cobertura y naturaleza jurídica de las mencionadas normas implica que su quebranto se discuta a través de la acción de incumplimiento dispuesta por los artículos 23 y siguientes de dicho Tratado y únicamente por quienes se encuentran legitimados para ello” (Proceso 30-IP-98, marca CAROLINA).

VII. DERECHO AL USO EXCLUSIVO SOBRE UNA MARCA. (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 102 DE LA DECISIÓN 344) Dentro de las tendencias generalizadas a la protección de un signo, en las corrientes marcarias se presentan dos sistemas diferenciados: el uno, que protege a la marca únicamente por su uso, (sistema declarativo) y el otro, que sólo confiere el derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

(sistema atributivo) Entre los primeros, cabe citarse el sistema Anglosajón, y entre los segundos el que se consagra en la Decisión 344, en el cual el derecho nace en virtud únicamente de su registro, que adquiere de este modo, el carácter de constitutivo del derecho. 17/03/99 31.48 El registro de un signo, no descarta en ningún momento la posibilidad de que en un mercado subregional como el Andino y dentro de una competencia mercantil, subsistan marcas, esto es distintivos de productos y servicios que permitan diferenciarse unos de otros para evitar su confundibilidad, que no se encuentren registrados.

Entonces, desde el punto de vista jurídico de la registrabilidad como fuente de protección, las marcas pueden ser registradas y no registradas. Las primeras son protegidas por las normas comunitarias y su titular adquiere el uso exclusivo frente a ese signo para poder oponerse a terceros a que lo utilicen sin su autorización. En el caso de marcas extrarregistrales, y concretados al campo andino, su usuario, no podría pretender en ningún momento que se le confiera la protección legal marcaria y que pudiera obtener de la autoridad respectiva que el titular de un signo registrado idéntico o igual deje de utilizarlo, aunque dicho uso fuere anterior al registro marcario.

El Art 102 de la Decisión 344 señala claramente que es a partir del registro, entonces que la legislación comunitaria y consecuentemente la interna, otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, es decir cuando se haya inscrito en la respectiva Oficina Nacional Competente como lo ha señalado en numerosos procesos este Tribunal.

“La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal” (Proceso 10IP-94, Gaceta Oficial N. 177 de 20 de abril de 1995).

Cabe señalar que dentro de los derechos conferidos por el registro de una marca, se anota el de su uso exclusivo, aunado al de negociar y autorizar el uso a terceros de este derecho por ser éste de índole real mueble como lo tiene el titular de cualquier derecho subjetivo de propiedad. Especialmente se adquiere el derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca como así señala el literal a) del artículo 104 de la Decisión 344.

Existe, en consecuencia, una protección por el GACETA OFICIAL indebido y abusivo uso de la marca, lo que implicaría llevar al público a errores o confusión. Por otro lado, la ley comunitaria contempla en la Decisión 344 bajo el título “De La Nulidad del Registro” acciones procesales que propenden a privilegiar un sistema adecuado de protección, a fin de que se otorgue derechos sólo a los que han procedido con buena fe y dentro del procedimiento se haya cumplido con todos los requisitos formales y de fondo que la norma exige para el registro de una marca.

El titular registral tiene en su haber el ius prohibendi, es decir el derecho a impedir que terceros puedan utilizar el mismo signo para productos iguales o similares, uso que convergería en un error o confusión entre el público consumidor por el uso indebido de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios iguales o semejantes.

La jurisprudencia de este Tribunal, acorde con lo dispuesto en el artículo 102 de la Decisión 344, que guarda armonía con lo que expresaban los artículos 72 de la Decisión 85 y 92 de la Decisión 313, y con otros sistemas de protección marcaria, ha sentenciado, que de los derechos inherentes que se confieren a una marca sólo goza quien tenga inscrito el signo en el correspondiente registro a cargo de la Oficina Nacional Competente.

(Proceso 10-IP-94, G.O. No. 177 de 20 de abril de 1995) El registro nace en virtud de un acto administrativo unilateral del “Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho” Y esta exclusividad, al decir de algunos autores no es sino “la facultad condicional de excluir a otros del uso de un producto particular” (Proceso 5-IP-94, G. O. No. 17 de 20 de abril de 1995, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Tomo IV, pág. 44) En esta misma dirección, dentro del asunto 20-IP-97 (G.O. No 332, de 30 de marzo de 1998, Marca MANUELITA), este Tribunal, al referise al registro marcario dentro del ámbito de la Decisión 344, dijo: 17/03/99 32.48 “( ) Se interpreta el artículo 92 de la Decisión 313, el que define y establece como único sistema para adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca el respectivo registro en la Oficina Nacional Competente, descartándose que aun el uso inveterado de una marca no registrada, por notoria que fuera pueda dar lugar al origen del derecho sobre la marca y al ejercicio del ius prohibendi por parte de su titular.

“El registro de la marca, tiene así un valor constitutivo, “en la medida que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 12-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996). “Reiterada y abundante es la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal respecto a que la única manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro.

“Se exige el registro del signo por parte de la oficina nacional competente”, “la legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca, a quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente ”, “ la única forma de adquirir el derecho al uso de la marca es la de su inscripción en el registro ”, “ solo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente”, “ así, por virtud del acto de inscripción de una marca, su titular adquiere el derecho subjetivo de usarla para la identificación de su producto ” (Proceso 2-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996, 3-IP-95, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 7-IP-95, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 32-IP-96).

Todos estos fallos han sido enfáticos en descartar la posibilidad de que el derecho al uso exclusivo de una marca se pueda adquirir por otro medio que no sea el registro. “Refiriéndose a otros medios para adquirir el dominio sobre bienes corporales reconocidos en la doctrina, el Tribunal dentro del fallo en el Proceso 08-IP-95 (G.O. N° 231 de 17 de octubre de 1996), los ha descartado.

Dijo en efecto: “ se contrae a la petición de la actora para que se considere que la marca LISTER, ha ingresado en su patrimonio vía prescripción adquisitiva de dominio, para cuyo caso pudiera -según la actora- aplicarse las normas del Código Civil Colombiano y otras, que regulan esa institución jurídica, todo en razón del silencio que guardan las Decisiones comunita- GACETA OFICIAL rias en esta materia y en aplicación del artículo 119 de la Decisión 313.” En síntesis y de acuerdo con las normas comunitarias y la jurisprudencia de este Organismo, quien tenga registrado un signo como marca es el único que goza de los privilegios legales que dicha norma le confiere y es titular, a la vez, del ius prohibendi, elemento esencial para que el derecho al uso exclusivo sobre un signo tenga efectiva realidad proteccionista dentro de la comercialización de bienes y servicios.

Así mismo la única oficina nacional que puede registrar una marca y dar al signo tal categoría es, según la norma de la Disposición Final ÚNICA de la Decisión 344, la encargada del Registro de la Propiedad Industrial. En consecuencia, en armonía con la Decisión 344 los entes gubernamentales deben conciliar y armonizar sus actos con miras a la protección de la marca registrada, evitando que se permita el uso de productos o servicios que no se encuentran debidamente registrados y que puedan dar lugar a confusión o error entre esos productos y los signos ya registrados.

VIII. DERECHOS QUE CONFIERE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. El procedimiento de registro de un signo como marca se inicia con la respectiva solicitud que el interesado deberá presentar ante la Oficina Nacional Competente que es la encargada del Registro de la Propiedad Industrial (Disposición Final ÚNICA de la Decisión 344).

Dicha solicitud, cumplidos los requisitos formales y exigencias a que se refiere la Decisión 344 en el capítulo V, Sección II, es admitida por la respectiva Oficina Nacional, trámite que concluye, en la fase administrativa, bien con el otorgamiento del registro o con su denegación. El solicitante, entonces, adquiere, no el derecho al uso exclusivo de la marca, sino en primer lugar una mera expectativa frente al posible otorgamiento de su derecho.

Sinembargo, nacen para sí dos derechos fundamentales que están consagrados en la propia norma comunitaria reguladora del derecho 17/03/99 33.48 marcario. En primer término adquiere el derecho de prioridad, es decir, que su solicitud por haber sido presentada con anterioridad prevalece sobre otras posteriores, fundamentándose en el aforismo romano prior tempore potior iure.

(artículo ) Como consecuencia de esta prioridad marcaria, el solicitante, de acuerdo con los artículos 93 y 94 de la Decisión 344, puede presentar observaciones a un signo que se asemeje o sea igual al suyo y que, conforme al literal a) del artículo 83 ibídem, pueda causar un error o confusión en el público consumidor, tratándose de idénticos o iguales productos o servicios.

Con mayor razón y con ese fundamento, se señala: “ que el titular de una marca idéntica o similar de productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ello se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial N. 177 de 20 de abril de 1995) Con respecto al derecho de prioridad o la prevalencia dentro del registro marcario, este Organismo, dentro del Proceso 4-IP-94, (G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995), expresó: “PREVALENCIA O PRIORIDAD DE LA SOLICITUD.“La sola presentación de la solicitud se encasilla dentro de la teoría de las meras expectativas frente a la adquisición del derecho subjetivo a la marca Sin embargo el hecho de la presentación configura, según el artículo 63 de la Decisión 85, un derecho de prelación. Se deduce, entonces, que quien presenta primero una solicitud de marca tiene un mejor derecho a la misma, que quien lo hace después. “Este principio general, sufre actualmente dos excepciones en el régimen comunitario andino: La prioridad subregional andina en materia de solicitud de registro y la prioridad en el caso de presentarse productos y servicios en exposiciones en el territorio nacional y reconocidas oficialmente.

(artículos 97 y 103 de la Decisión 344). GACETA OFICIAL 17/03/99 34.48 “La oposición como un planteamiento formulado ante la oficina nacional competente, para que ésta rechace la solicitud o dé paso preferente a una solicitud anterior, no tiene condicionamientos especiales en cuanto al sujeto activo de la oposición: puede hacerlo cualquier persona.

Diferente es la hipótesis de que la oposición tenga protección jurídica si ella cumple con las condiciones y circunstancias que las normas exigen para la oponibilidad de un signo”. La solicitud marcaria, en consecuencia, no confiere el derecho al uso exclusivo sobre la marca y por lo tanto, la autorización por parte de otra oficina interna al uso de un signo no registrado para productos que van a circular en el mercado, lo que podría devenir en una confusión con los ya registrados, no estaría dentro de la concepción de una protección a la marca registrada, ni tampoco dentro del concepto de “robustecimiento de derecho” al que se refiere el articulo 146 de la Decisión 344.

Así mismo, el solicitante prioritario, puede intentar la acción de nulidad, en el supuesto de que su derecho hubiere sido vulnerado en la tramitación de un registro marcario. Así resolvió este Organismo dentro del proceso 26-IP98 (G.O. No. 344 de 28 de mayo de 1998), marca ESCADA, cuando, en sus conclusiones, expresó: En razón de que en la área subregional andina prima el registro marcario como fuente de protección legal, si otras oficinas nacionales exigen para la comercialización de los bienes y servicios requisitos que no incidan directamente sobre el registro marcario o sobre el procedimiento registral, son válidos siempre y cuando no haya una intromisión en el campo estrictamente marcario, sino mas bien se refieran a aspectos posteriores que miren a la calidad o condiciones higiénicas del producto para su comercialización. Estos nuevos requisitos no deberán en ningún caso o supuesto contradecir las normas sobre propiedad industrial.

“2.- La prioridad establecida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 en caso de concurrencia de solicitudes, implica una secuencia cronológica en cuanto al pronunciamiento definitivo de la Oficina Nacional Competente, bien sea de aceptación o de rechazo, teniendo que ser resuelta primero la que no tuvo antecedentes locales; y comprendidas también las solicitudes andinas amparadas por una prelación, por cuanto, la prioridad se consagra en favor de la primera solicitud en introducirse en el país donde se pide el amparo del signo distintivo.

“3.- A tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en armonía con la PRIMERA Disposición Transitoria, la contravención a la subordinación señalada en la precedente conclusión, acarrea como consecuencia la nulidad por vicio de procedimiento en el registro de la marca concedida antes de ser resuelta una solicitud previamente formulada sobre el mismo signo”.

Sin embargo estos derechos que sobrevienen de la admisibilidad de la solicitud, no confieren al solicitante la facultad de prohibir a terceros el uso de signos similares o iguales para los mismos o semejantes productos, facultades éstas derivadas del ius prohibendi, de que goza únicamente, como se ha dicho, el titular marcario. Por otro lado, si con dichos requisitos de comercialización, las oficinas nacionales procuran robustecer la protección a los productos signados con una marca o a quienes tengan una solicitud de registro, no comportarían tales actos una contradicción con el sistema marcario subregional, porque se debe admitir, que el registro confiere únicamente el derecho al uso exclusivo de un signo, y que quien lo tiene registrado posee las acciones pertinentes para hacer respetar dicho derecho.

Pero esto no puede extenderse a una prohibición absoluta dentro de un País Miembro para que, aparte de productos registrados, no puedan existir otros cuyo signo sea únicamente utilizado y no registrado y con el mismo proceda a la comercialización si no se genera confusión en el mercado a causa de un registro marcario preexistente. No hay en la normativa Subregional Andina, una disposición que prohiba la circulación de bienes y servicios que lleven una marca no registrada.

La inexistencia de una prohibición absoluta en ese sentido, pues de existir a lo mejor podría contrariar los principios de la libre circulación de bienes y servicios, faculta o permite la comercialización de productos y servicios sin marca, los que no se encuentran protegidos por las normas comunitarias y pueden GACETA OFICIAL ser sujetos de acciones por los titulares inscritos cuando los productos y signos sean objeto de confusión. Además, frente a la realidad, se ha visto que la concesión de un registro marcario puede tomar años en su fase procedimental, y hasta tanto, no se podría utilizar el signo sin registro para productos que pueden merecer la autorización de otro tipo de registros o autorizaciones para efectos netamente comerciales.

Quien lanza un producto al mercado sin tener una marca registrada corre el riesgo de ser objetado por el titular registral, pero esto no quiere significar que entre el registro marcario y otras autorizaciones de comercialización deba existir una unidad inseparable, que los segundos dependan exclusivamente del primero. Esta posible confusión o uso desleal o ilegítimo de un signo no registrado, daría lugar a que el titular registral, pueda acudir ante la autoridad respectiva para solicitar la prohibición de dicho uso conforme a lo que se dice en el articulo 104, que es motivo de análisis inmediato.

Debe diferenciarse muy claramente que una cosa es el ámbito del registro marcario, y otra la protección que los gobiernos dispensan al consumidor para que los mismos productos signados con una marca o sin ella, tengan acceso al comercio cuando cumplen los requisitos técnicos, sanitarios o la formulación química o farmacéutica necesaria. Se quiere decir con esto, que aún el producto registrado con una marca podría no tener acceso al comercio si el mismo incumple con el tipo de normas indicadas.

El registro otorga el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no confiere per se el permiso de comercialización del producto en cuanto a su baja calidad o al incumplimiento de ciertos requisitos que no miran al proceso de registro sino al producto en sí mismo o a sus condiciones internas. Además, es necesario considerar que el registro marcario puede ser impugnado por la acciòn imprescriptible de nulidad, cuando con su uso se cree confusión entre los signos y los productos.

Entonces extremar el condicionamiento del registro de comercialización o control de calidad o cualquier otro, sólo para productos registrados,y no para solicitados o de simple uso, sería una medida que si bien pue- 17/03/99 35.48 de derivar en el campo marcario para que el titular accione sus derechos, no infringiría ni afectaría a tales derechos los que se mantendrían incólumes frente a actos de competencia desleal ante el uso de productos no registrados en los que se cree confusión con otros registrados.

Proteger por otras normas diferentes a las marcarias, a los productos registrados o solicitados, es un avance en las legislaciones internas frente a la concepción general del derecho marcario para que se propenda a que si bien no todos, pero la mayoría de productos lleven un registro, representa un amparo en beneficio del empresario de avalar su esfuerzo y del consumidor para evitar que se vea forzado a adquirir productos sin marca, cuyo origen desconoce.

De esta tendencia no se colige que todo producto debe tener la marca o que todo empresario deba registrar sus productos o que sólo deben circular legítimamente productos signados con una marca. La ilegitimidad nace o se produce si se presentare la confusión entre productos registrados y no registrados, para cuyo efecto, como se insiste, permanece abierta la posibilidad de defensa para el titular marcario.

También la ilegalidad de la comercialización de productos marcados o sin marca, se produciría cuando su fórmula o consistencia material no refleja el verdadero contenido del producto. Habría un verdadero engaño al público consumidor si éste adquiere el producto convencido de que tiene un aditamento especial para tal o cual uso exclusivo y en verdad no lo tiene.

Y esta situaciòn se da tanto para productos con marca registrada o no. En defensa del consumidor y evitando este engaño, en los diferentes países y a nivel universal, se le protege con leyes o normas que no tienen que ver ya con el registro, sino con el cumplimiento de los requisitos que el mismo fabricante expresa contener el producto y con otras, que se originan en la estandarización de requisitos de elaboración o fabricación. Explicaría este punto, el siguiente ejemplo: se confiere como registro la marca XXX para productos lácteos.

Pero el titular para comercializar y dar fama a su marca, advierte a través de etiquetas o aún de la simple propaganda, que su producto contiene un aditamento para aliviar o corregir defectos estomacales o gástricos o que el producto contiene un mínimo porcentaje de grasas. El re- GACETA OFICIAL 17/03/99 36.48 gistro está conferido y la oficina nacional competente ya no tiene sobre el producto que la marca distingue ningún seguimiento posterior.

Pero para evitar engaños existen otras oficinas que se encargan de analizar si el producto contiene lo que el empresario realmente está ofreciendo o si reúne ciertas normas mínima de higiene o no contiene sustancias tóxicas o bacterias que afecten la salud pública. Estos y otros aspectos no tocan ni lesionan al derecho marcario, porque la marca sigue subsistiendo en el registro, sino mas bien hacen relación a un proceso posterior e independiente como es la comercialización del producto bajo condiciones y requisitos propios no derivados del registro sino del campo de expendio del producto pero que pueden constituir competencia desleal.

Otra sería la situaciòn si a pretexto de controlar la calidad o el contenido del producto, una oficina nacional diferente a la debidamente autorizada para ello, cancelara el registro o no permitiera el uso pacífico de la marca por razones alejadas estrictamente de la esfera marcaria. Y como principio general, debe advertirse que la cancelación o la nulidad del registro no debe tener otras causales que las propias establecidas en la normas comunitarias. dos con una marca, entonces, están dirigidas, también a la protección marcaria que anima el espíritu de la Decisión 344.

Lo que sí debe dejarse en claro es que ningún otro requisito condicionado para la comercialización o el expendio de productos tiene el carácter de registro marcario, o que dichas oficinas puedan pretender asimilar esos consecuentes requisitos al derecho al uso exclusivo sobre un signo, o eliminar con esos requisitos los derechos que se confieren al titular de una marca o conferir al solicitante derechos que no se contemplan en la norma comunitaria y que se miran como aspectos estrictamente de orden marcario.

El artículo 14 dice: “Los productos cosméticos sólo podrán comercializarse si en el envase o en el empaque figuran con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones que se detallan a continuación: Si una norma interna de otro orden que la marcaria, no viola los derechos consagrados en ésta última, ni invalida, restringe o elimina los derechos conferidos al titular marcario, podría coexistir con la de origen comunitario, en el bien entendido caso de que la libre circulación de mercancías, también permite que productos no registrados con marcas, puedan circular dentro de un mercado nacional o subregional.

Si esas mismas normas internas analizadas en su integridad, abren la posibilidad de anular ciertos permisos por crear alguna confusión en el mercado con productos registra- Vale la pena tomar como referencia la Decisión 312 (Gaceta Oficial No. 276 de 14 de Julio de 1997), sobre “Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos”, que exige el Registro Sanitario para “los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión Andina (artículo 3), y para cuya expedición deberá darse previo cumplimiento de los requisitos previstos en esa Decisión. En el artículo 4 de la misma Decisión se reitera esta exigencia como necesaria para “la comercialización” de productos, lo cual es diferente al trámite para la obtención de una marca.

El artículo 7 señala la información general que se debe presentar a la autoridad nacional competente con una solicitud de registro sanitario, y el literal a) hace mención al “nombre del producto o grupos de cosméticos para el cual se solicita el registro o inscripción” y el literal c) se refiere al “nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de la comercialización del producto (autorizado por el fabricante), establecido en la Subregión”. a) Nombre o razón social del fabricante y del responsable de la comercialización del producto cosmético, establecido al interior de la Subregión. Podrán utilizarse abreviaturas, siempre y cuando pueda identificarse fácilmente en todo momento a la empresa.

Deberá indicarse la ciudad y el País de origen”. Por otro lado en el artículo 11, inciso primero se lee ”Para las modificaciones del nombre comercial del producto, del titular y del fabricante, se deberá notificar a la autoridad nacional competente anexando los respectivos documentos”. Del contenido de esas normas bien se desprende que para obtener el Registro Sanitario para la comercialización de cosméticos a nivel subregional no se exige el registro de la marca o la solicitud de registro, porque dicha comer- GACETA OFICIAL cialización es un tema diferente al asunto marcario, que difiere de éste por sus objetivos y propósitos.

De lo cual se desprende que el registro sanitario puede conferirse a productos con marcas o sin ella, siempre que se cumplan las especificaciones técnicas que en esa Decisión se enumeran (artículo 8). En lo concerniente a la comercialización interna, será la legislación nacional la que imponga los requisitos propios para dicha comercialización, en el bien entendido de que esas normas no podrán contrariar a las comunitarias respecto al registro marcario, como tampoco pueden hacerlo las comunitarias que no se refieran específicamente al Régimen Común sobre la Propiedad Industrial (Decisión 344).

Todos los productos registrados con marcas para su comercialización tienen que obtener un registro sanitario, pero no todo registro sanitario se concederá exclusivamente a productos amparados por una marca, si el registro sanitario es exigido dentro de un País Miembro. Pueden revisarse asimismo las Decisiones 418, (Gaceta Oficial Nº 284 de 31 de julio de 1997) sobre “Expedición de Registro o Inscripción Sanitaria”; la 437 (G.O. Nº 347 de 17 de junio de 1998) que contiene el “Reglamento de Aplicación de la Decisión 418” y la Decisión 436 (G.O. Nº 347) sobre la “Norma Andina para el Registro y Control de Plagicidas Químicos de Uso Agrícola”, que se refieran aspectos de la comercialización de varios productos a nivel subregional.

IX. DERECHOS DEL TITULAR MARCARIO (EL IUS PROHIBENDI). (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 104 DE LA DECISIÓN 344) El titular de una marca, como se ha expresado, tiene el derecho al uso exclusivo de la misma. En la protección jurídica a la exclusividad del uso de la marca radica la esencia del derecho marcario. El titular marcario desprovisto de una protección que le permita hacer un uso efectivo de su derecho subjetivo y de no contar con elementos en defensa del mismo, estaría imposibilitado de hacer frente a quienes utilizan el mismo o igual signo en el mercado lo que puede devenir en un perjuicio para su marca.

Un derecho así, constituiría un derecho inoperante al momento de su violación. Dentro del derecho a la exclusividad del uso que el registro otorga a su titular, se han consi- 17/03/99 37.48 derado doctrinariamente dos facetas: la negativa y la positiva. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca, imprimir los productos con la marca, comercializarlos, etc., fase que se contemplaba en las Decisiones 311 (artículo 96) y 313 (artículo 95) suprimidas en la actual 344, lo que sin embargo, no significa que todas ellas sean inexistentes, pues fluyen del propio concepto, objeto y fines que persigue una marca.

Si alguien registra un signo como marca, es para vender sus productos imprimiéndoles con la misma, o con su utilización -en actos de comercio como la publicidad o la importación o exportación de bienes y servicios- actos que como anota el Dr. Marco Matías Alemán, no surgen por la circunstancia del registro marcario, sino por el objeto de la marca en forma general.

(“Marcas. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, Top Managment, pág. 102) La otra cara de la exclusividad, y la más amplia e importante desde el punto de la garantía para el titular es la fase negativa, que implica estar facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares de los que él es titular.

En primer término, el ius prohibendi es una facultad que se consagra únicamente en favor del titular marcario, es decir, conforme al Derecho Andino, a quien tenga registrado el signo como marca. Para que pueda operar ese derecho de actuación por parte del titular contra cualquier tercero, éste debe obrar sin el consentimiento del titular.

A contrario sensu, si de por medio existe dicho consentimiento, el titular estaría impedido o no tendría legitimación para actuar en contra del usuario autorizado. La premisa que contempla el artículo 104 para impedir el uso de un signo por terceros, es que la marca registrada por el titular sea idéntica o similar al signo que se encuentra utilizando el tercero y que los productos o servicios, así mismo, sean idénticos o semejantes a la marca registrada, salvo el caso de marcas notorias.

Los enunciados de esta norma son ad exemplum de las facultades básicas que el ius prohibendi atribuye al titular de la marca, pues el literal e) de esa disposición deja abierta la posibilidad de actuación para cualquier GACETA OFICIAL otro acto que “por su naturaleza o finalidad, pueda considerarse análogo o asimilable” a los otros indicados en ese precepto legal.

El literal a) de la norma comentada, prohibe al tercero, “usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje”, aplicación que puede efectuarse sobre el mismo producto, sobre sus envases o envoltorio. En caso de servicios, la identificación de la marca, se realiza a través de la publicidad, y la prohibición se enfrentará cuando en ese medio se utilice el signo. Los términos “usar” o “aplicar” se refieren a la prohibición de fijar o denominar los productos “con un signo que se le asemeje”, entendiéndose que todo uso de la marca lleva, en principio, la aplicación del signo, pero no toda aplicación del signo en los productos, puede significar, desde un primer inicio el uso del producto en el mercado.

La intención del legislador comunitario es defender al titular tanto de quien aplica la marca a los productos y da a terceros para la venta, como de quienes adquieren y revenden esos productos. La acción se podría intentar contra el autor intelectual de la imitación o reproducción de la marca como contra quienes introducen los productos con marcas imitadas o con signos iguales o semejantes que causen confusión en el consumidor.

El signo utilizado por el tercero puede ser registrado o simplemente usado en condición de marca, y puede referirse a nombres comerciales, denominaciones de origen o a un lema comercial o frases de propaganda etc. Para otros actos en que se utilicen los signos iguales o semejantes o los mismos, pero no tengan la intención de emplearse como marcas, y sean actos de buena fe, el artículo 105 prevé la posibilidad de que terceros puedan utilizarlos sin que para ello se requiera la autorización del titular.

El simple uso por parte de un tercero de un signo idéntico o igual al registrado no es la única condición para dar origen al ejercicio del ius prohibendi. Ese uso debe llevar a dos hechos: “a un error” o a “originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca”. Estos condicionamientos no son copulativos, sino disyuntivos: lo uno o lo otro.

Para determinar el “error” o la “confusión” la oficina encargada de solventar estos casos, 17/03/99 38.48 según lo determine la ley nacional, deberá abarcar todo lo que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal ha dicho sobre el “riesgo de confusión”, es decir, debe proceder al análisis de los signos registrados frente a los usados tanto en su carácter extrínseco (confusión ideológica, gráfica o auditiva) como intrínseco frente a los productos o servicios de que se trate.

Es decir la base o fundamento para solicitar una medida prohibitiva, es la misma que puede surtir efectos para demandar la nulidad de una marca por violación de la causal de registro contemplada en la letra a) del articulo 83 de la Decisión 344. Se analizarán los signos en su integridad o en su conjunto, sin limitaciones o desmembraciones, siendo procedentes las reglas de comparabilidad con base más en las semejanzas que en las diferencias, la ubicación de las vocales y consonantes, los prefijos y sufijos comunes o genéricos, la forma de pronunciación de las denominaciones, la competitibidad o la conexión existente entre los productos que las dos marcas identifican, etc.

De donde puede deducirse que la sola petición formulada por el titular de que se prohiba el uso del signo por el tercero (sea registrado o no), no es per se la condición única para que la autoridad proceda en tal dirección. De no darse las circunstancias de confusión o error entre signos y productos, no habría lugar a que proceda la acción de no uso del signo. Se trata en este caso, no de una simple posibilidad de confusión, como puede suceder en el momento del registro, sino ya de una efectiva y real confusión debida u originada por el uso de los dos signos en el mercado, hecho que será necesario probar en la etapa procesal correspondiente.

La norma en comento, contempla las siguientes posibilidades: la utilización de signos idénticos para productos idénticos; signos idénticos para productos similares; signos similares para productos idénticos y signos similares para productos iguales o similares. En el primer caso, la prueba del error o confusión no será necesaria, pues en esa identificación de signos y productos la confusión se determina per se.

En los otros casos, como se dice, la prueba de la confundibilidad es indispensable. Para que opere la prohibición de todos modos, es necesario que los productos se encuentren dentro del comercio, porque mientras no exista GACETA OFICIAL la producción o comercialización de productos, no se genera en ningún momento la confusión o error en el público consumidor, ya que lo no producido o comercializado no confunde, o dicho en otros términos, lo que no existe dentro del campo material de la producción, no es objeto de análisis para establecer un error o confusión. En lo concerniente a la otra posibilidad, o sea, la de originar situaciones que puedan ocasionar perjuicios al titular de la marca, dicho perjuicio, como advierte el Profesor Manuel Pachón, debe ser injusto o contrario a la ley por cuanto existen perjuicios que no son indemnisables por que la ley los consciente, como sucede con la competencia leal.

Dentro de estos perjuicios que el uso de una marca semejante suele provocar, puede referirse al empleo por terceros de la marca o signo semejante en publicidad, situación que no queda comprendida en el signo de confusión (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial” ediciones jurídicas Gustavo Ivañes, Bogotá 1995, Pág. 277) El origen de estos perjuicios puede remontarse a los conceptos de lo que significa la buena o mala fe, de donde se deriva también lo que significa la competencia desleal, que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.

En el Proceso 30-IP-97 (Gaceta Oficial No. 35 de 14 de julio de 1998), caso CAROLINA, este Tribunal dijo: “I. PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y CONCEPTO DE MALA FE “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un 17/03/99 39.48 concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. “La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.

“En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva. “El concepto de mala fe, por el contrario, mantiene la connotación tradicional como la intención de causar un perjuicio.

Por lo anterior, hoy por hoy no puede afirmarse que la contrapartida de la buena fe es la mala fe, pues una persona pudo no haber cumplido con los deberes antes indicados, en especial el de diligencia, y no por ello resulta válido afirmar que obró con el propósito de lesionar un interés ajeno. “La mala fe significa, según la Enciclopedia Jurídica OMEBA, el “procedimiento artero, falto de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño, con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”.

Además se agrega que “en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley”. (pág. 929). “En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas (Editorial Heliasta, S. R. L, Buenos Aires, 16ava. Edición, págs. 265 y 266), se define a la mala fe como la “intención perversa.

Deslealdad. Doblez. Alevosía. Conciencia antijurídica al obrar. Dolo. Convicción íntima de que no se actúa legítimamente ya por existir una prohibición legal o una disposición contraria; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio. “Para la Academia la mala fe en su acepción forense constituye ‘malicia o temeridad con que GACETA OFICIAL se hace una cosa o se posee o detenta algún bien”.

“De los conceptos anteriores se observa con claridad que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.

“Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.

“El Tribunal, en la acción de incumplimiento dentro del Proceso 2-AI-96, al analizar el contenido de la buena fe, expresó: “En el orden de los negocios, de las relaciones contractuales y de los sistemas jurídicos de corte capitalista está siempre presente el principio de la buena fe. Es común afirmar que el contrato comercial lleva consigo una relación de buena fe (bona fides) cuya base reside en la confianza.

“El postulado de la buena fe es esencial dentro de las relaciones jurídicas y económicas. Las partes en la vida de los negocios deben contar con la seguridad de que la confianza que tengan depositada en la persona con quien contratan, no puede quedar frustrada y que en caso contrario, quien resulte defraudado debe gozar de protección jurídica”.

“La buena fe referida al cumplimiento de la obligación, lleva incorporados los elementos de 17/03/99 40.48 fidelidad y compromiso de cooperación, como principios de ejecución contractual. (Betti Emilio, “Teoría General de las Obligaciones”, citado por Hernando Gutiérrez y otros en “El Principio de la Buena fe en el Contrato de Seguros..

Revista Universitas Bogotá, No. 76, junio de 1989) (G.O. No. 289 del 27 de agosto de 1997)”. “La universalidad del principio de la buena fe y de la necesidad de sancionar a quien actúa con el propósito de inferir daño a otro o con el convencimiento de infringir un deber legal, reglamentario o contractual, no sólo está consagrada en los distintos ordenamientos nacionales, sino también rige en las relaciones privadas o públicas que sobrepasan las fronteras de los Estados.

“Bajo esta perspectiva, y en relación con el derecho marcario, resulta muy aleccionadora la referencia que hace Jorge Otamendi, en su Obra “Derecho de Marcas” (pág. 314), a propósito del tema de la piratería marcaria, como es el caso de quien registra marcas de terceras personas. La jurisprudencia Argentina, en el caso “Mosquito”, afirmó que: “Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo, LA BUENA FE que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional, exhorbita las fronteras; para ella no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero.

La prueba está, que hay que proteger en tales casos, no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe.” En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro sólo se dispuso en la Decisión 344, pues en las Decisiones anteriores no existía norma sancionadora expresa en este sentido.

“El literal c) del artículo 113 de la mencionada Decisión en verdad constituye un significativo avance toda vez que impide la subsistencia de un registro que, no obstante la apariencia de legalidad, se ha obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o que tienda a la desviación de la función del derecho subjetivo de uso exclusivo de una marca (numeral 2°)”.

GACETA OFICIAL La Decisión 344 no hace referencia categóricamente a las consecuencias de una competencia desleal ni trae definición alguna al respecto. Solo en el artículo 131, al referirse a las denominaciones de origen es categórico en este aspecto: “El derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor”. Sinembargo este Tribunal, dentro del proceso 30-IP-96 (G.O. 399 del 17 de octubre de 1997), no dejó de considerar la filosofia general que sobre la competencia leal hace el Acuerdo de Cartagena: “Pero a la vez que se procura tutelar el interés del público consumidor, la norma que impide el registro de signos que inducen a error protege el interés de los competidores en el mercado de productos similares, buscando amparar al productor frente a eventuales prácticas de competencia desleal.

El Convenio de la Unión de París, en su artículo 1.2 declara que “la protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o de denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal” (el destacado nos corresponde).

El artículo 10 bis del propio Convenio define la competencia desleal “como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial; y, de manera ejemplificativa, cita algunos casos, a saber: 1) actos que creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un competidor; 2) aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un competidor; 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de 17/03/99 41.48 fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

“La represión a las prácticas restrictivas a la libre competencia dentro de la Comunidad Andina tiene como fundamento jurídico originario el Capítulo VIII “Competencia Comercial” del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), codificado por la Comisión de la Comunidad Andina, mediante Decisión 406, sustitutiva de la Decisión 236 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo No. 273, de 4 de julio de 1997.

Así, el artículo 105 del Acuerdo estableció que “ la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión ”. La represión a las prácticas restrictivas a la libre competencia ha sido tratada parcialmente por el legislador comunitario con la expedición de las Decisiones 283, 284 y, especialmente, la 285 (substitutivas de la Decisión 230) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta última (285), denominada “Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de libre competencia”, faculta a los Países Miembros o a las empresas que tengan interés para que soliciten a la Junta la autorización que legitima la aplicación de medidas tendientes para prevenir o corregir las amenazas de perjuicios o los perjuicios a la producción o exportaciones, que se deriven de prácticas restrictivas de la libre competencia originada en la Subregión o en las que intervenga una empresa que desarrolla su actividad económica en un País Miembro.

Entre las prácticas restrictivas, entre otras, se encuentra “la aplicación en las relaciones comerciales, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros”. Con esta clase de normas ha pretendido el legislador eliminar conductas que no se ajusten a las que practican la generalidad de los comerciantes y, en definitiva, atenten contra los usos mercantiles honestos.

Es atribución de las legislaciones internas regular situaciones de competencia desleal que sean producidas por el engaño a los medios comerciales y al público consumidor con ocasión de la utilización de frases publicitarias desleales”. La segunda posibilidad o facultad que el ius prohibedi confiere al titular marcario se tradu- GACETA OFICIAL 17/03/99 42.48 ce en la prohibición para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. un daño económico o comercial injusto, o producen una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de su marca.

El literal b) del artículo 104 extiende la prohibición no sólo al acto de vender sino también al de “ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma” (debería entenderse con la misma). Estos actos de comercio pueden ser ejecutados por un tercero -no titular de la marca- con la intención de comercializarlos con igual o similar marca que la registrada por otra persona, siempre y cuando los productos o servicios sean similares a los de la marca registrada.

“Pues bien, solamente con respecto a las marcas registradas notoriamente conocidas y a las marcas renombradas se puede dar un uso de las características especificadas en este precepto. En efecto, el uso por un tercero de un signo aplicado a productos o servicios diferentes de aquellos para los que se ha registrados la marca anterior, solamente puede inducir a error o confusión, o puede originar un daño económico o injusto, o diluir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, si la misma ha conseguido un grado de difusión y de reconocimiento como el de la marca notoriamente conocida o el de la marca renombrada” (Seminario Internacional: “La Integración, Derechos y Los Tribunales Comunitarios”, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, MEMORIAS, 1996, Pág. 253).

De no existir una prohibición que se extienda al tercero que de buena o mala fe adquirió los mismos o similares productos con marcas idénticas o semejantes, la efectiva defensa del titular sería inocua, pues se burlaría dicha defensa por parte del imitador, vendiendo a terceros esos productos entregándolos al mercado por su intermedio. El tercero adquirente podrá, según las legislaciones internas entablar contra su vendedor las acciones que le fueren pertinentes.

El literal d) del artículo 104 en análisis, toca el aspecto negativo del derecho de marca, prohibiendo al tercero: “d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca” Este Tribunal, coincide con lo expresado por el profesor José Manuel Otero Lastres, quien al comentar el texto de esta disposición expresa: “De la simple lectura de este precepto se desprende que el titular de una marca registrada puede ejercitar su “ius prohibendi” contra los terceros que sin su consentimiento usen un signo que, aun aplicándose a productos o servicios distintos a los suyos, pueden inducir al público a error o confusión, o le pueden causar Respecto al contenido del término “dilución”, y aunque no es materia de controversia nacida del contexto de la demanda, y más bien como ampliación, el Tribunal se remite a lo expresado en el caso 31-IP-96, marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (ETIQUETA), sentencia de 3 de diciembre de 1997 (G.O. 318 del 26 de enero de 1998): “A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en el artículo que se comenta hoy derogado por la Decisión 344 - que trata sobre la dilución en el artículo 104 sobre derecho al ius prohibendi que tiene el titular de una marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza distintiva de la marca.

“El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno GACETA OFICIAL cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado.

“Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclatura.

Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es el ‘cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos.” (Schechter, citado por Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377). “El profesor Fernández Novoa, ‘Derechos de Marca’, pág. 127 al tiempo de comentar la legislación española sobre la materia indica que la ley prohibe registrar como marca “los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados” para prevenir el “riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada.” La norma del artículo 104 de la Decisión 344, no concreta respecto a qué medidas puede adoptar el titular marcario ni ante quien oponer las mismas.

Recurriendo a la misma normativa comunitaria contenida en la Decisión 344, e interpretando analógicamente su artículo 25 referente a las acciones que posee el titular de una patente, bien podría el titular marcario demandar daños y perjuicios contra quien, sin su consentimiento hubiere efectuado, a titulo de marca, cualquier de los actos ya referidos.

Esa misma norma, habla de la posibilidad de entablar “cualquier otra acción” y ésta puede referise a acciones de tipo civil o penal, como la falsificación, imitación, usurpación o alteración de la marca, etc. Todo esto no obsta para que el titular pueda recurrir a medidas precautelares o medidas de cesación, que puedan ser previstas en las legislaciones internas, las que se aplicarán frente a este vacío comunitario, 17/03/99 43.48 acogiéndose al principio del régimen excepcional de la “complementariedad” entre el derecho comunitario frente al derecho nacional, previsto en el artículo 144 de la Decisión 344, con el propio alcance que la Jurisprudencia de este Tribunal ha conferido al mismo y que se ha analizado entre otros, dentro de los Procesos 2-IP-88, G.O. No. 33 de 26 de Julio de 1996 (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo I, Buenos Aires 1994, pág. 147); 6-IP-94, G.O. No. 170 de 23 de enero de 1995 (“Jurisprudencia ”, Tomo IV, págs. 22 y ss); 10-IP-94, G.O. No. 177 de 20 de abril de 1995, (Tomo IV de “Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina”, 1997, Quito, p. 75);

Proceso 9-IP-94, G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, (“Jurisprudencia ”Tomo IV, pág.100,) y últimamente dentro del Proceso 2-IP-97, sentencia de 29 de Julio de 1998). Dentro del mencionado Proceso 2-IP-88, este Tribunal hizo un extenso análisis de este punto, el mismo que fue retomado en los Procesos 2-IP-97y 9-IP-97. En esa ocasión dijo: “En consecuencia, para que la legislación nacional preexistente pueda coexistir con la comunitaria pese a la aplicación preferente de esta en todo lo relativo a un asunto reglado, se requiere que verse sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto por la comunidad, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Decisión 85, con los delitos contra la propiedad industrial o con la reglamentación del llamado “nombre comercial” temas que ella no trata.

Pero si el asunto o materia se encuentra regulado en la Decisión, ha de entenderse, en sana lógica, que lo está íntegramente, en su totalidad, de suerte que no resulta admisible la aplicación simultánea de normas nacionales por razonables y pertinentes que estas puedan parecer. De otro modo no podría existir un régimen único y uniforme en la Subregión -objetivo esencial del derecho de la integración- al permitirse que este resulte modificado, tergiversado o adicionado en alguna forma por la legislación nacional, la cual carece de competencia para ello.

“ No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella. En tal sentido debe preci- GACETA OFICIAL sarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración”. Dentro del Proceso 10-IP-94 (Gaceta Oficial No.177 de 20 de abril de 1995), este Organismo al referise al mismo punto, dijo: “El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena ” No menciona tampoco la norma citada del artículo 104, ante qué oficina o autoridad se podrán plantear esas acciones y por el silencio comunitario, será la que se establezca en la propia legislación interna.

X. ALCANCE DEL ARTÍCULO 143 DE LA DECISION 344 Norma que ha tenido una amplia y concordante interpretación por parte de este Organismo. Así, en el Proceso 06-IP-94 (G. O. No. 170 de 23 de enero de 1995, “ Jurisprudencia ”, Tomo IV, págs. 21 22) el Tribunal al determinar el alcance de esta norma dijo: “El artículo 143, emerge históricamente de la Decisión 311, en que aparece por primera vez, otorgando a los Países Miembros la facultad de fortalecer los derechos de Propiedad Industrial “siempre que no contravengan disposiciones de la presente Decisión (art. 119); la Decisión 313, no sólo facultaba a los Países Miembros a fortalecer sino a ampliar “los derechos 17/03/99 44.48 de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión, cuando así lo consideren pertinente” (art. 118); en la actualidad, la Decisión 344, dispone: “Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.

“El “fortalecimiento” del que habla el artículo anterior, es lógico entender, se encuentra inscrito dentro del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, pues la incorporación de normas nacionales debe ser complementaria al espíritu del “Régimen Común” y nunca contraria al mismo, (lo que no tendría sentido en un régimen comunitario), ya que por ello en esta misma norma permisiva, se establece a su vez el compromiso, de los Países Miembros de informar a la Comisión sobre tales medidas; compromiso este que se entiende, asumen los países para unificar las medidas de fortalecimiento al Régimen Común de Propiedad Industrial de la subregión, en una unidad de criterios que partiendo de los 5 países signatarios comulguen plenamente con el marco jurídico del Acuerdo de Cartagena necesariamente y no conspiren contra él, pues es este último caso resultaría que no se trata de fortalecer sino al contrario, de debilitar su esencia y filosofía. Así se declara.

“En cuanto a fortalecer el Régimen de Propiedad Industrial por “acuerdos internacionales” como reza el artículo 143 de la Decisión 344, no debemos olvidar aún cuando sea sólo a manera de mención doctrinal, la existencia del “Convenio de París” que para la Protección de la Propiedad Industrial tienen suscrito la mayoría de los países del mundo en su última versión de 14 de Julio de 1967; así como también, entre otros, el “Convenio de Berna” (1971);

“La Convención de Roma” (1961); el “Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados” conocidos como “Tratado IPIC” (1989); el “Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” conocido como “Acuerdo TRIPS”. Todos ellos convergentes con el espíritu común de defensa y protección de los GACETA OFICIAL derechos emergentes de la Propiedad Intelectual y que para ser aplicados en los países del grupo andino, deben guardar absoluta concordancia con el espíritu de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

“Al respecto el Tribunal Andino en el Proceso 3-IP-94, en la sentencia dictada el 25 Julio de 1994 dijo: “Del primero de ellos (se refiere a los artículos 143 y 144 sobre los que versaba dicha sentencia) se desprende que los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales y sus acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en la presente Decisión. Pero se añade en este artículo el compromiso de informar a la Comisión acerca de las medidas que al efecto tomen.

Como vemos en esta parte final del artículo 143, la norma comunitaria reafirma el camino de la complementariedad entre ambos derechos sólo exigiendo que la Comisión debe ser informada acerca de cualquier medida de este tipo, y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, entiende que al haber remitido ese fortalecimiento a la legislación nacional, con el sólo compromiso de informar sobre las medidas que se adopten en este caso, se consolida la interrelación entre el derecho de integración y el derecho interno de los Estados Miembros en materia de propiedad industrial”.

“En consecuencia queda claro que esta complementariedad e interrelación dentro de la facultad de fortalecer el Régimen Común de Propiedad Industrial que el artículo 143 de la Decisión 344 reconoce a los Países Miembros, está inscrita precisamente en la interrelación, complementariedad y armonía jurídica que, para ser aplicables, deben necesariamente guardar las normas nacionales o los acuerdos internacionales de cualquier categoría con el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, cuyo Régimen Común de Propiedad Industrial, se trata cabalmente de fortalecer en el sentido exacto de la palabra”. 17/03/99 45.48 Industrial en la Decisión 344 hoy vigente, pueden, si desean, hacer uso de su facultad legislativa para fortalecer dicho régimen mediante disposiciones legales o acuerdos internacionales (artículo 143); mientras que, de otra parte, están obligados a legislar sobre asuntos de propiedad industrial, no contemplados en la norma vigente (artículo 144).

“Desde la interpretación prejudicial 1-IP-87 y posteriormente en la 2-IP-88, sentadas en vigencia del artículo 84 de la Decisión 85 (equivalente al 144 de la Decisión 344 hoy vigente) este Tribunal reconoció el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países y en la segunda de ellas señaló que “en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable”.

Resaltó además el Tribunal la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo sin embargo que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario.

“Con el mismo sentido interpretativo enunciado en los términos anteriores por la jurisprudencia del Tribunal, ha de entenderse, en los países miembros, la respectiva aplicación de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344. Así se desprende de las interpretaciones consignadas en los Procesos 3-IP-94 y 6-IP-94 referentes a los artículos citados.

De ellas se deduce lo siguiente: Asimismo, con referencia al tema en tratamiento, en el Proceso 10-IP-94 expresó: - Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“De los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 emerge claramente que si bien los países signatarios están obligados a cumplir con las disposiciones que se establecen sobre Propiedad - Esto deja claro que sí conservan facultad legislativa en la forma y condiciones que disponen, respectivamente, los artículos 143 y 144 de la citada Decisión. GACETA OFICIAL - Estas disposiciones legales internas que sí pueden dictar los países miembros del Acuerdo, sin embargo, deben guardar relación de armonía, complementariedad e interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, la que en su caso, será de prevalente aplicación. “En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por “fortalecer los derechos de propiedad industrial” a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.

“Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de “hacer más fuerte o vigoroso”. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se funda -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional.” Como resultado de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 17/03/99 46.48 CONCLUYE: 1.- El registro de una marca ante la oficina nacional competente de cada uno de los Países Miembros, es el único sistema para otorgar al titular el derecho al uso exclusivo de una marca.

Ninguna otra oficina tiene esa capacidad o potestad administrativa. 2.- Los requisitos que otras oficinas nacionales exijan para la venta o comercialización de los productos, no pueden contener normas que violen o limiten o restrinjan el derecho al uso exclusivo de una marca o que impongan nuevos requisitos dentro del campo marcario. 3.- Registrada una marca, un País Miembro puede exigir permisos posteriores para la comercialización de esos productos, que miren, entre otros conceptos, la defensa de la salud de los consumidores, sin que esas oficinas encargadas de dichos permisos puedan violar o lesionar los derechos que las normas comunitarias confieren al titular marcario. 4.- Las condiciones subsecuentes al registro de una marca para la comercialización de un producto, es asunto diferente al registro de la misma, y en tanto no contradigan las normas comunitarias sobre el registro marcario, serán validas. 5.- Las autorizaciones que dentro de un País se impongan como requisitos para el expendio de productos, podrán ser otorgados tanto para productos registrados con una marca como para los que no la contengan. 7.- El hecho de que se autorice la comercialización de un producto sin marca, no significa que el titular marcario pierda las facultades que le confiere el ius prohibendi para oponerse a la comercialización de ese producto similar o idéntico que se encuentra identificado con un signo que pueda producirle confusión o error dentro del campo de la libre competencia. 8.- Todos los productos registrados con marcas para su comercialización tienen que obtener un registro sanitario, pero no todo registro sanitario se concederá exclusivamente a productos amparados por una marca, si el registro sanitario es exigido dentro de un País Miembro.

GACETA OFICIAL 9.- La protección que otra oficina nacional, distinta de la encargada del registro marcario, pudiera dar a la comercialización de productos registrados como marca, se encuadraría dentro del espíritu de fortalecimiento del derecho marcario al que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación para la sentencia que dicte dentro del proceso interno Nº 4743.

En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. Remítase así mismo copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 17/03/99 47.48 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La precedente sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en sesión judicial correspondiente al día 22 de enero de 1999, por los cuatro Magistrados arriba mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

No la suscribe el Dr. Roberto Salazar Manrique por haber fallecido el día 24 de enero de 1999. Por tanto, en sesión judicial celebrada el día 26 del mismo mes, bajo la Presidencia del Magistrado Dr. Juan José Calle y Calle, se acordó que, conforme a las prescripciones del artículo 64 del Estatuto, quede suscrita por los tres de los cuatro Magistrados que actualmente conforman el Tribunal, por el Secretario del mismo, y a sellarla y depositarla en Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.