GACETA OFICIAL del Acuerdo deCartagena Año XV - Número 428 Lima, 16 de abril de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-98.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio de los artículos 5, 13 literales c), d) y e), 27 y 28 de la Decisión 344.

Expediente Interno Nº 3913. ACTORA: The Procter & Gamble Company. PATENTE DE INVENCION: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA” Proceso 25-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 párrafos a), f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 108 y 113 de la Decisión 344.

(Marca “PINTUBLER”, Proceso Interno No. 3631, incoado por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.) Pág. 1 16 PROCESO 12-IP-98 Solicitud de interpretación prejudicial de los Artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio de los artículos, 5, 13 literales c), d) y e), 27 y 28 de la Decisión 344.

Expediente Interno Nº 3913. ACTORA: The Procter & Gamble Company. PATENTE DE INVENCION: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”. Quito, 20 de Mayo de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha presentado ante este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el segundo inciso del artículo 29 del Tratado de creación del Tribunal.

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según los artículos 28 y 29 del Tratado de su creación. Causa que origina la solicitud.La Sociedad The Procter & Gamble Company, por intermedio de su apoderado, deman- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL da ante la jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 2374 del 1º de noviembre de 1.994 y 2203 del 28 de diciembre de 1.995, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio; por medio de la primera se negó el privilegio de patente para la solicitud presentada por la sociedad demandante y por medio de la segunda se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando lo expuesto en la anterior resolución. Hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial.El Consejo de Estado considera relevantes para esta interpretación los siguientes hechos: “1.

La Sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó la patente de invención para “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”. “2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó observación alguna contra la misma. “3. Surtido el trámite de rigor la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 2374 de 1o. de noviembre de 1.994, negó la patente solicitada, con fundamento en la falta de novedad, toda vez que se encontró que la patente US 4’435.307 publicada el 6 de marzo de 1.984, titulada “DETERGENT CELLULASE” afectaba la novedad de la invención porque comprende un aditivo detergente para una composición granulada de limpieza que contiene una celulasa fúngica producida por una cepa de Humicola Insolens o Humicola grisea (variedad Thermoidea). 16/04/99 2.32 “Se violaron los artículos 1º, 2º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, si dicha nueva creación tiene altura inventiva y es susceptible de aplicación industrial.

“En esta oportunidad la aplicación industrial del invento no fue cuestionada y el objeto de la invención es nuevo y tiene altura inventiva, contrario a lo que argumentó la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición, en cuanto que lo reivindicado en la solicitud no constituía materia nueva que significara un aporte tecnológico, puesto que ya estaba comprendido en el estado de la técnica.

Es decir, que como no era nuevo, no cumplía con el requisito de patentabilidad señalada por los artículos 1º y 2º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “La existencia de la patente estadinense no destruye en absoluto la novedad de la solicitud, ya que dicha patente sólo enseña cómo producir las mezclas complejas de las cuales sólo una fracción tiene la utilidad en el contexto del cuidado de los géneros, Se tomó tal decisión sin ahondar en mayores detalles, que las solicitudes por pertenecer al mismo campo tecnológico y por tener en común la palabra celulosa, eran dos solicitudes prácticamente iguales y que la existencia de la primera anulaba la novedad requerida en la segunda.

(sic) “Se violó el artículo 29 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Superintendencia no fundamentó el rechazo de la solicitud de la patente en un “examen definitivo”, tal y como lo ordena dicha norma, sino que fundamentó su rechazo en un único examen.” “4. Contra la Resolución referida la actora interpuso recurso de reposición, siendo resuelto éste a través de la Resolución núm. 2203 de 28 de diciembre de 1.995, mediante la cual se confirmó la anterior y se declaró agotada la vía gubernativa.

Otras consideraciones y argumentos de la parte actora.- “5. Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: Que en criterio de este Tribunal, es conveniente referirse a otras consideraciones adicionales de la actora, contenidas en la demanda GACETA OFICIAL de nulidad de las resoluciones citadas anteriormente, así como en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicial, las cuales considera de importancia para efectos de esta sentencia: 1.

Arguye la actora que hubo vulneración total o parcial de derechos adquiridos de terceros, ya que no se le requirió por escrito al solicitante para que hiciera valer sus derechos dentro del término establecido por el Artículo 27 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuando establece que si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos que restaren novedad a la solicitud en estudio, como sucedió en el presente caso, existe la obligación por parte de la Administración de poner en conocimiento del solicitante dicho hecho, con el fin de que él aclare lo pertinente o haga valer los argumentos correspondientes.” (El subrayado es del Tribunal). 2.

Señala que la patente extranjera mencionada no enseña medios para producir una celulasa que tenga las propiedades definidas en la solicitud colombiana, por lo cual ésta constituye un paso claro adelante en el Arte de los Detergentes y en lo único en que las dos invenciones se identifican es en el campo de la tecnología que aplican. Expresa que existe un “error técnico del Examinador al identificar la celulasa de la Patente U.S. 4’435.307 como necesariamente utilizable en las composiciones de la solicitud denegada y al identificar un solo compuesto, tal como la celulasa, con la totalidad de la composición detergente definida en la invención denegada”. 3.

Con respecto al Concepto Técnico 782, que constituyó el fundamento para el rechazo de la solicitud de patente, no fue jamás notificado al peticionario (subrayado de la parte actora), razón por la cual éste no pudo nunca desvirtuar la opinión equivocada del señor Examinador de patentes acerca de la novedad de la invención, ni controvertir las pruebas allegadas en su contra por la Superintendencia, ni allegar las suyas, con lo cual muy seguramente se habría evitado la expedición de la Resolución número 2374, por lo cual señala que el procedimiento se- 16/04/99 3.32 guido en esta oportunidad fue evidentemente irregular, por violación del derecho de defensa. 4.

Así en la práctica, la decisión del técnico al cual corresponde el examen del caso y la decisión de la autoridad a la cual atribuye la ley competencia para otorgar las patentes de invención, no se diferencian y constituyen en realidad una misma decisión. 5. Agrega que conforme con al artículo 29 de la Decisión 344, existe un examen definitivo que permite al Superintendente de Industria y Comercio, no versado en aspectos técnicos para determinar la novedad de las invenciones, “formarse un criterio” sobre la materia y adoptar una decisión acertada.

Y anota que si la ley habla de un examen definitivo, debe existir otro que no lo sea y es este examen anterior al definitivo el que debe ponerse en conocimiento del peticionario en caso de que no fuere favorable, o fuere parcialmente favorable, con el objeto de que los examinadores puedan conocer sus argumentaciones y expedir la resolución que pone fin a la actuación mediante la concesión o el rechazo parcial o total de la solicitud.

Tacha la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio de violatoria del Artículo 29 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto negó la solicitud de patente con base en un examen que no podía ser el definitivo, ya que no existía otro que lo hubiera precedido. Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.Este Tribunal estima además necesario citar varios apartes de la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a la cual se pretende que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y denuncias de la actora: 1.

Señala que según el concepto técnico 782, en la patente US 4’435.307 se mencionaba un aditivo detergente para una composición granulada de limpieza que contiene una celulasa fúngica, también reivindicada para la aplicación en una composición para limpieza y que la única diferencia entre la patente US y la solicitada es que en aquella se GACETA OFICIAL reivindicaba una mezcla la cual debía su actividad precisamente a la presencia en ella de la celulasa en cuestión, y en esta solicitud se habla de la endogluconasa en estado puro y lo que se pretendía reivindicar como novedoso es solo un componente endogluconasa particular de la celulasa de la Patente US 4’435.307.

Indica que sin necesidad de esfuerzo alguno, ni ser un experto en la materia, el utilizar una materia prima con un mayor grado de pureza en la fabricación de un producto para limpieza no significa un aporte tecnológico al estado de la técnica existente. De ahí, que la patente US 4’435.307 afecte, de manera suficiente, la novedad de la creación propuesta por el peticionario.

(El subrayado es del Tribunal). 2. Observa que “Respecto a la afirmación que hace el demandante según la cual en la composición no se excluye la utilización de otras celulasas, es importante aclarar que ellas no están definidas en las reivindicaciones antes transcritas.” 3. Indica que la Superintendencia se ajustó al procedimiento establecido por la Decisión 344 para la obtención de privilegio de patente.

No acepta el argumento relativo a la notificación del concepto de fondo, como quiera que solo se trata de un informe que sirve para ilustrar la decisión final, contra la cual proceden los recursos de ley; quedando la oportunidad al interesado de controvertir la decisión adoptada. Tampoco acepta la exigencia de un término de traslado para alegar sobre la patentabilidad de la solicitud, como quiera que ningún término otorga la norma en mención. En el presente caso, el interesado interpuso recurso de reposición, luego no es cierto que el derecho de defensa fue flagrantemente irrespetado.

(El subrayado es del Tribunal). El artículo 27 de la Decisión 344, establece, en su segundo párrafo, que se requerirá por escrito al solicitante sólo cuando exista una vulneración parcial o total de derechos adquiridos por terceros o que se necesiten datos o documentaciones adicionales y a juicio de la Oficina Nacional Competente no fue la intención del legislador andino dar oportunidad legal al solicitante para que antes de la expedición de la decisión definitiva alegara, con base en el examen de fondo.

Ella se 16/04/99 4.32 aplica en el evento en que, por ejemplo, se ha mencionado en forma equivocada el nombre del inventor, caso en el cual se requiere al solicitante para que subsane la información y allegue la documentación respectiva. No de otra forma se explica el hecho de que la norma se refiera a “vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentos adicionales o complementarios”; tan es así, que si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del término señalado su solicitud se considerará abandonada”.

(El subrayado es del Tribunal). Conceptos Técnicos.El Tribunal considera relevante destacar que la Oficina Nacional Competente emitió dos conceptos técnicos, el Nº 782 del 29 de septiembre de 1.994 y el Nº 139 de Marzo 15 de 1.995. En dichos conceptos el examinador técnico de patentes consideró que la invención solicitada no era novedosa con respecto al “abstract” o resumen de la patente US 4´435.307, por cuanto el componente considerado como tal, era la celulasa y además agregó que el uso de la celulasa en composiciones detergentes no constituye ninguna invención por ser conocido con anterioridad.

Además, la Oficina Nacional Competente consideró que no eran objeto de discusión los medios para producir una celulasa que tenga cualquiera de las propiedades definidas en las reivindicaciones, pues estos pertenecen a otro ámbito tecnológico que no corresponde al objeto de la solicitud; agrega que las composiciones detergentes no se pueden caracterizar por la forma de producir la celulasa o sus aditivos y que las enzimas citadas en las reivindicaciones no pueden ser inventadas pues constituyen materia existente en la naturaleza, las que se utilizan para ser mezcladas con los demás componentes.

Informe Pericial sobre el cuestionario de la parte actora.Este Tribunal considera conveniente referirse a continuación, a las opiniones expuestas por los peritos en el informe pericial que solicitó la sociedad demandante dentro del proceso judicial interno: GACETA OFICIAL Señalan los peritos que la Resolución que niega la presente solicitud está basada en el Concepto Técnico No. 782, en el cual se encuentra la patente U.S. 4’435.307 de marzo 06 de 1.984, bajo título “Detergent Cellulasa”, como antecedente que afecta la novedad de la invención. En cuanto a la existencia de la Patente estadounidense, ésta se basa en el citado “abstract” de la patente norteamericana, pero ello no implica que haya sido la única fuente tenida en cuenta por el Examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio para emitir su informe de evaluación sobre la solicitud de patente.

(El subrayado es del Tribunal). Especifican que la información del “abstract” o resumen de la Patente, es muy vaga para emitir un juicio tan particular como para entender a cabalidad la invención puesto que allí se afirma que se produce la celulasa a partir de la Humicola Insolens, pero no se da información sobre el proceso de obtención, ni sobre la composición específica del producto.

(El subrayado es del Tribunal). Señalan que la patente U.S. 4’435.307 plantea el uso de una enzima celulótica derivada de la Humicola Insolens, así como de fracciones de la misma, designadas como ACXI, con un aditivo detergente reductor de la aspereza. Hacen alusión a la limitación que las preparaciones de celulasa (hasta el momento contenidas en el arte anterior) fueren mezclas complejas de las cuales solo una cierta fracción tuviese una función efectiva, con la consecuente afección en el incremento del costo de la celulasa sobre el detergente por el requerimiento de altas cantidades de ésta en la formulación del mismo para la obtención del efecto deseado, y señalan que en la solicitud colombiana se citan varias patentes que se refieren a las celulasas como agentes reductores de dureza y con otras funciones en composiciones detergentes, como antecedentes de la invención, una de ellas la patente US 4’435.307.

A la pregunta de si el hallazgo de la patente solicitada permite ahora producir la celulasa a costos efectivos, y si él significa un avan- 16/04/99 5.32 ce técnico respecto del arte anterior, el peritazgo responde que acorde con los planteamientos citados en el enunciado de este ítem, el principal aporte o avance a nivel técnico es la obtención de la endogluconasa de la celulasa más concentrada, como ingrediente activo por medio de técnicas de recombinación de DNA, es decir, que en esencia su aporte al arte de la técnica es el método de obtención del aditivo concentrado para detergentes a menores costos comparativos.

(El subrayado es del Tribunal). Con respecto a la cuestión de que si de los extractos de las dos invenciones puede deducirse la existencia de invenciones distintas, señalan que con los elementos de análisis proporcionados por estos dos resúmenes, no puede concluirse que se refieren a dos invenciones iguales o diferentes. (El subrayado es del Tribunal).

CONSIDERANDO: I. ALCANCE DE LAS NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS El Tribunal reitera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de creación es el Juez Nacional quien está facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial, sin perjuicio de lo que este Tribunal ha venido sosteniendo en el sentido de que para cumplir con la finalidad de la interpretación esto es “de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trata, el acervo de normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado,” queda al criterio de este Tribunal determinar “cuales son las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente.” (Proceso 01-IP-94, G.O. Nº 164 del 2 de Noviembre de 1994 y Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 del 12 de Septiembre de 1994).

De acuerdo con ese criterio, el cual no pugna en ningún momento contra la indispensable y necesaria cooperación entre la jurisdicción comunitaria y la nacional, así como tampoco contra el espíritu de la norma comunitaria en mención (Artículo 29 del Tratado de Creación), por considerar que existe una íntima relación entre las normas cuya interpretación ha sido GACETA OFICIAL solicitada y los argumentos que se esgrimen en el proceso interno, este Tribunal estima conveniente proceder a la interpretación, además de las normas señaladas por el consultante, las disposiciones de los artículos 5, 13 literales c), d) y e), 27 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En particular, el artículo 27 sirvió de base para los recursos de reposición y la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la Sociedad The Procter & Gamble Company, además de los comentarios e interpretación que hiciera la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto al citado artículo, por lo cual es de vital importancia pronunciarse sobre él. Las normas requeridas en interpretación prejudicial y las que este Tribunal, considera pertinente interpretar, son las siguientes: “DECISIÓN 344 CAPITULO I DE LAS PATENTES DE INVENCION SECCIÓN I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina Nacional Competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente 16/04/99 6.32 que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

“Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener: ( ) c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. “Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes.

El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras. “Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos;

“d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; “e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; ( ) “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el GACETA OFICIAL caso, la Oficina Nacional Competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

“Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. “Artículo 28.- La Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

“Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.” II. NATURALEZA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal se refiere una vez más a la jurisprudencia sentada sobre la materia, como consecuencia de que en el escrito de contestación a la demanda por parte de la Oficina Nacional Competente se cataloga a la interpretación prejudicial como prueba: “Causa extrañeza a este Tribunal comunitario, que después de haber aclarado repetidamente y con precisión la naturaleza y alcances de la interpretación prejudicial, aún pueda considerarse por la Oficina Nacional Competente de un país que esta figura constituye una pieza probatoria.

En primer lugar nótese que la función del Tribunal es la de 16/04/99 7.32 interpretar la ley y no la de probar su existencia: esto último no corresponde ni a la naturaleza de sus atribuciones ni a la del ordenamiento jurídico comunitario cuya existencia no requiere de prueba. “Cabe observar que si la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el juez nacional al Tribunal Comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del derecho de integración, puede y debe ser formulada de oficio, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.

La consulta prejudicial, en cambio es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba” (Proceso 4-IP-97, Gaceta Oficial Nº 329 del 9 de marzo de 1.998). III. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL RÉGIMEN COMÚN ANDINO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.En la Sección Primera, del Capítulo Primero de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 1º, 2º, 4º y 5º, se consagran, bajo el título “DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD”, lo que la doctrina y jurisprudencia internacionales (entre otras, la argentina, española y mexicana) han denominado “requisitos OBJETIVOS de patentabilidad”.

Para efectos de analizar tales requisitos, conviene señalar el ámbito general del Derecho de Patentes que ha sido considerado por varios tratadistas especializados en la materia. Así, en la mayoría de las legislaciones se ha considerado que para obtener un privilegio de patente, se deben reunir ciertos requisitos determinados por las normas que regulan la materia; la doctrina más generalizada señala requisitos objetivos, subjetivos y formales que deben confluir en una solicitud de patente, para ser sometido a estudio por parte de la Oficina Nacional Competente.

Los requisitos subjetivos, se refieren a las características del solicitante de la patente; los formales están directamente vinculados con las GACETA OFICIAL características que deben contener los documentos que se anexan a la solicitud y con las que ella misma debe tener; por su parte, los requisitos objetivos, son los que se refieren al objeto mismo para el cual se solicita la patente -sea ésta un producto o un procedimiento- y son los de mayor importancia, pues a ellos alude la norma comunitaria al referirse a los criterios de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Estos últimos han sido llamados comúnmente “requisitos de patentabilidad”, aunque quizás la expresión más adecuada sea la de “requisitos objetivos de patentabilidad”. 16/04/99 8.32 tonio y FERNANDEZ NOVOA Carlos; La Modernización del Derecho Español de Patentes, De. Montecorvo S.A., Madrid - España, 1.985, páginas 50 - 51). Así las cosas, en el artículo 1º de la Decisión 344, el legislador andino ratificó lo dispuesto en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer que es requisito indispensable para la patentabilidad de una invención el que ésta sea novedosa, añadiendo la característica de tener nivel inventivo y además de ser susceptible de aplicación industrial, que constituyen los tres requisitos objetivos de patentabilidad.

Noción de Invención.La mayoría de legislaciones comparten la idea de evitar una definición positiva de lo que significa en términos jurídicos una “patente de invención”, quizás por el temor fundamentado en que una definición legal pueda, con el transcurrir de los años, quedarse atrás frente a los avances tecnológicos y limitar de esta forma la libre apreciación del Juez, quien en últimas deberá analizar el contexto legal para efectos de determinar qué constituye patente y qué no. Nuestra legislación comunitaria andina no se apartó de esa tendencia global y pese a que en la Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo, sobre invenciones, se estableció una definición legal (artículo 12), en el momento de adoptar el texto legal de la Decisión 344, el legislador andino, antes que una definición entró a precisar los requisitos de patentabilidad (artículos 1 al 5); por otro lado delimitó el concepto de invención por la vía negativa, considerando qué objetos no deben considerarse como invenciones (artículo 6) y estableció prohibiciones de patentabilidad para aquellas invenciones que rompan con los preceptos allí considerados (artículo 7).

Para este Tribunal, es conveniente resaltar lo que el Profesor José Antonio Gómez Segade indica con respecto al concepto de invención; así, él considera que si bien el legislador no definió lo que es invención, ello no quiere decir que exista total libertad para tipificar la invención; por el contrario, lo que se pretende es que el concepto de invención sea aséptico, despojado de juicios de valor, los cuales sólo se admitirán para efectos de determinar qué es o no patentable.

(GOMEZ SEGADE, José An- El Tribunal Andino se refirió al alcance general de este artículo en sentencia de interpretación prejudicial dentro del proceso 6-IP-94, cuando señaló que para que exista patente de invención deben confluir los tres requisitos esenciales previstos en esta norma comunitaria. El Tribunal hace aplicables al presente caso las siguientes consideraciones formuladas en el Proceso citado: “En la evolución legislativa comunitaria (desde la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344)), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de invención, añadiéndose además: el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente.

Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concepción de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de privilegio de patente.” (Proceso 06-IP-94, Gaceta Oficial Nº 170 del 23 de enero de 1.995) La norma comunitaria en mención es clara al determinar tales requisitos para patentar una invención en cualquiera de los Países Miembros y a su vez el legislador andino los describe individualmente en los artículos 2º, 4º y 5º, cuyo texto puede profundizarse en particular al analizar las normas solicitadas en interpretación prejudicial, como se hace enseguida.

La Novedad y el estado de la técnica.- (Artículo 2º) La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario, para efectos de GACETA OFICIAL delimitar y precisar el espacio temporal que con relación a un patrón establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico determine si una patente es o no nueva.

Siguiendo la doctrina española, liderada por José A. Gómez Segade y Carlos Fernández Novoa, podemos afirmar que la patente se concederá sólo si la invención contenida en la solicitud corresponde a un aporte técnico que enriquezca objetivamente el acervo tecnológico en beneficio general, es decir si tal invención es nueva y hace aporte positivo a dicho enriquecimiento.

Al tenor del artículo 2º de la Decisión 344, vemos que se ha consagrado una presunción iuris et de iure, que no permite prueba en contrario, pues si se determina que una invención está comprendida en el estado de la técnica, no será nueva y por ende no podrá ser patentable. (Obra citada, página 69) A manera de parámetro legal comparativo en materia de patentes, el legislador andino suministra una herramienta fundamental para efectos de llevar a cabo el análisis de patentabilidad de una invención respecto a su novedad; así, al determinar en el artículo 2º de la Decisión 344, lo que comprenderá el estado de la técnica, precisa que éste estará conformado por todo lo que haya sido accesible al público, por cualquier medio, antes de la fecha de prioridad, o de la fecha de la solicitud presentada.

Al respecto el Tribunal Andino en su jurisprudencia, se ha referido a la novedad, en el Proceso 6-IP-89 (G.O. Nº 50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que: “Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad. 16/04/99 9.32 “La novedad requerida para una u otra patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer.

En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan solo mejorarlo. “La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la Oficina Nacional Competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente.

Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la Oficina Nacional Competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad. Este Tribunal agrega ahora que la fecha de presentación de la solicitud de patente no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita.

En conclusión, siguiendo la doctrina española citada anteriormente, este Tribunal considera que para efectos de determinar si una invención es NUEVA o no, se deben observar las siguientes reglas: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

GACETA OFICIAL 16/04/99 10.32 b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad.

Siguiendo lo anotado por el Doctor Manuel Pachón, para efectos de determinar quien es el técnico medio que realizará el análisis de patentabilidad, vemos que la propia norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades.

“El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo: un zapatero si la invención se refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al campo de la química, etc ” (“El régimen andino de la propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, página 62) d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.

El Nivel Inventivo.- (Artículo 4º) Para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, el legislador comunitario trazó en el artículo 4º de la Decisión 344, el criterio para formarse un juicio acertado, considerando que tal apreciación se podrá derivar del hecho de que para una persona “del oficio” normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención constituye un “paso” más allá de lo existente.

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que La Susceptibilidad de Aplicación Industrial.(Artículo 5º) El artículo 5º de la misma Decisión con referencia a la “aplicación industrial” nos dice que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por ésta a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano sólo es útil si se puede poner en práctica.

Así las cosas, la concesión de patentes de invención debe ser una actuación que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnología. Además es necesario indicar que esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplica- GACETA OFICIAL ción industrial.

El Tribunal se ha referido al tema en la sentencia expedida a propósito del Proceso 11-IP-95. Análisis de los artículos 1º, 2º, 4º y 5º de la Decisión 344 en conjunto.Las consideraciones anteriores suponen que el establecimiento de los tres requisitos objetivos de patentabilidad tienen el carácter de ESENCIALES para el otorgamiento de un privilegio de patente, el cual no podrá concederse si llegase a faltar alguno de ellos; donde “LA NOVEDAD” tiene el carácter predominante, sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2º de la misma Decisión no deja lugar a dudas cuando establece: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Según lo anotado por el tratadista Robert M. Sherwood, se puede afirmar que la Patente es el derecho temporario a excluir a otros de utilizar una invención nueva y útil; tan es así que el citado autor indica entre los antecedentes históricos de las patentes el elemento de la novedad ya que el otorgamiento de patentes en su concepción original era potestad discrecional del Rey, en especial en los estados italianos del Renacimiento y que “A comienzos del siglo XVII en Inglaterra se hizo la aclaración de que las patentes no eran admisibles para productos conocidos, sino solamente para nuevas invenciones”.

(El subrayado es nuestro). Conviene en el presente caso retomar la posición adoptada por este Tribunal según la cual “Cualquier concesión de patente al margen de lo establecido en los primeros artículos de la Decisión 344 sería nula y no se puede forzar interpretación o estimación subjetiva al margen del mandato claro y terminante de los artículos 1º, 2º y siguientes de la Decisión 344 que son cabalmente las primeras disposiciones de la norma comunitaria, porque constituyen el marco general de referencia sobre patentabilidad.” “Por lo que antecede, la novedad, el nivel ó altura inventiva y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación para el otorgamiento de patente de invención “sean 16/04/99 11.32 de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología…” (El subrayado es del Tribunal en el presente caso) (Ver Proceso 06-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial Nº 170 del 23 de enero de 1.995) Como herramienta adicional para la interpretación en conjunto de las normas objeto de análisis, son de interés las consideraciones del Dr. Manuel Pachón en cuanto a la novedad como requisito de patentabilidad; se refiere al artículo 16 de la Decisión 344, complementario de los artículos 1 y 2 de la misma Decisión, para indicar que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Para el citado autor, esta norma se debería haber colocado entre los requisitos de patentabilidad y no al regular el procedimiento de concesión de la patente, con lo cual este Tribunal hace suyas las consideraciones al respecto y para efectos de un análisis correcto y sistemático de las normas del régimen común de propiedad industrial, concluye que dentro de los requisitos de patentabilidad se deberá incluir la norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 344 aun cuando el contenido de la norma es controvertido por la doctrina.

(obra citada, página 54). IV. EXAMEN DE PATENTABILIDAD - ARTÍCULOS 27 y 29 DE LA DECISIÓN 344 En las Secciones III y IV del Capítulo I de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se encuentran previstas las normas de Procedimiento para la obtención de Patentes de Invención. Específicamente en la Sección IV, se prevén las normas concernientes al “Trámite de la Solicitud” y con respecto a esta Sección, en la cual se encuentran los artículo 27 y 29, que serán objeto de análisis por parte de este Tribunal, se ha considerado conveniente realizar una interpretación sistemática, funcional y teleológica de los artículos en mención para efectos de determinar el alcance de las normas de procedimiento que prevé la Decisión 344 en este punto.

Este Tribunal considera que del análisis de las normas en cuestión, la posición jurispruden- GACETA OFICIAL cial que se adopte permite esclarecer aspectos del procedimiento de patentes, con respecto a las garantías procesales, los términos y plazos previstos en la norma comunitaria, dirigidos a garantizar los derechos emanados del régimen común de propiedad industrial.

Así las cosas, para este Tribunal es oportuno referirse al procedimiento o trámite que se prevé en la Sección IV, del Capítulo I, de la Decisión 344: De la lectura de los artículos 21 a 29 de la Decisión 344, se desprende el procedimiento a seguir por parte de la Oficina Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina: 1.

La Oficina Nacional Competente, una vez admitida a trámite la solicitud, deberá revisar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación, si se han cumplido los requisitos formales que se señalan en la Decisión 344, más exactamente los contenidos en la Sección III del Capítulo. (Artículo 21º). 2. Hecho el examen de forma anterior, la Oficina Nacional Competente determinará si la solicitud cumple o no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido con ellos se le requerirá por una sola vez al solicitante para que complemente su solicitud o responda a las observaciones que le haga la propia Oficina, respuesta que deberá darse por parte del solicitante dentro del término legal de treinta días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado tan solo una vez, por un período igual y sin que pierda su prioridad.

Finalizado el plazo sin contestación alguna por parte del solicitante, se declarará abandonada la solicitud. (Artículo 22º). 3. Terminado el examen de forma que se haga a la solicitud, y si éste es favorable, la Oficina Nacional Competente publicará el aviso correspondiente dentro de 18 meses contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se haya reivindicado.

Publicación ésta que reviste carácter público y por ende podrá ser consultada. (Artículos 23º y 24º). 4. Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para opo- 16/04/99 12.32 nerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley comunitaria quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias.

(Artículo 25º). 5. Si se llegaren a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de treinta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) “haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención…”, facultándolo la norma comunitaria para que incluso cambie la modalidad de la solicitud (por ejemplo, la convierta en solicitud de modelo de utilidad), fraccione su solicitud en dos o más solicitudes, etc. de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Decisión 344.

(Artículo 26º). 6. Una vez concluida esta etapa del trámite, es decir, vencidos los plazos previstos, la Oficina entrará a determinar si la solicitud es o no patentable. Durante este examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso-administrativo: - Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros. - Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarios.

En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional Competente de requerir por escrito al solicitante para que “…dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que consi- GACETA OFICIAL dere pertinentes o presente la información o documentación requerida.” En este sentido, del tenor literal de la norma en mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente.

En este último caso deberá entenderse que “la información o documentación necesarias” requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344.

(El subrayado es del Tribunal). De esta forma quiso el legislador andino dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.

Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales Competentes se nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan continuar adelante con su labor de ejecutores primarios de las normas de propiedad industrial, labor que reviste máxima dedicación y cuidado. Además el legislador andino dispuso en el artículo 28 de la Decisión 344, que la Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan su concepto sobre los requisitos de patentabilidad previstos en las normas andinas de propiedad industrial sobre la inven- 16/04/99 13.32 ción contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes, pero que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias. 7.

Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo

27. GACETA OFICIAL Reivindicaciones en la Solicitud de Patentes.Para comprender el examen de patentabilidad que realiza el técnico sobre la solicitud de una patente de invención, este Tribunal se permite hacer las siguientes consideraciones: En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con actividad inventiva. En la jurisprudencia argentina, por ejemplo, las reivindicaciones han sido dotadas de un mayor valor jurídico, respecto de lo técnicamente dispuesto e ilustrado en la solicitud de patente, con lo cual éstas se han convertido en el elemento delimitador de los derechos del inventor o solicitante.

La descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La legislación comunitaria andina en materia de patentes es clara al respecto y establece en los literales c), d) y e) del artículo 13 de la Decisión 344, que las solicitudes de patentes deben tener, entre otros requisitos, los siguientes: - Descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona versada 16/04/99 14.32 en la materia pueda ejecutarla (este requisito va en relación con el artículo 4º de la misma Decisión 344, para efectos de que el examinador pueda determinar si existe o no nivel inventivo); - Una o más reivindicaciones que PRECISEN la materia para la cual se solicita la protección; y de otra parte, - Un resumen con el objeto y finalidad de la invención. La intención del legislador andino al establecer en forma detallada la manera en la cual se debe presentar la solicitud de patente, fue la de reunir los requisitos señalados en el artículo 13, citado.

Del cumplimiento exacto de tales requisitos se permitirá llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. Estos requisitos permitirán determinar el OBJETO, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. Las reivindicaciones, por su efecto jurídico y su alcance sobre la definición de una invención, son determinantes que no pueden ser variadas o adicionadas ex post por el solicitante para argüir novedad una vez culminado el trámite de patentabilidad.

Recuérdese que de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 344 el alcance de la protección patentaria se determina según el tenor de las reivindicaciones, mientras que la descripción de la invención servirá el propósito de interpretar a aquellas. De acuerdo con las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: GACETA OFICIAL 1.

El artículo 1º, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo, y la susceptibilidad de aplicación industrial son de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 2. La novedad de la invención a que se refiere el artículo 2º de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 3.

El artículo 4º de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 4.

Las normas de trámite o de procedimiento previstas en la Decisión 344, deben ser observadas a cabalidad por parte de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros o en su defecto por el juez competente que examine el caso, so pena de incurrir en violación del ordenamiento jurídico comunitario y por ende en incumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo.

Para el efecto deberá tomarse en cuenta lo previsto en la parte considerativa de esta sentencia que determina el alcance práctico de las normas procedimentales en la actuación administrativa. 5. Según lo establecido por el artículo 27 de la Decisión 344 el examen de fondo de 16/04/99 15.32 una solicitud de patente tiene por objeto establecer si la invención es o no patentable.

Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente se encuentre la posible existencia de vulneración total o parcial de derechos de terceros o la necesidad de información adicional, deberá requerir al solicitante para que haga valer sus argumentos y aclaraciones pertinentes y para que presente información complementaria a la de la solicitud en estudio, que le permita contar con una cabal apreciación para el análisis de fondo de la solicitud de patente. 6.

En el trámite de solicitudes de patentes, deberá distinguirse entre el examen de fondo y el examen definitivo, cuando hay lugar a él, al tenor del artículo 29 de la Decisión 344. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán separar las etapas procesales de uno y otro examen, cuando fuere el caso, de manera que el examen definitivo se produzca una vez que la parte solicitante allegue la documentación que le sea requerida o haga valer sus argumentos; de lo contrario deberá declararse abandonada la solicitud.

Si la Oficina Nacional Competente no considera del caso solicitar información o argumentación adicional, el examen de fondo deviene en examen definitivo. 7. Dentro de los requisitos que debe contener una solicitud de patente, las reivindicaciones constituyen el elemento jurídico determinante de la invención, y no podrán ser variadas por el solicitante con posterioridad al trámite de la patente. 8.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación del Ordenamiento Jurídico Andino, al dictar la respectiva sentencia. Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante el envío de copia certificada y sellada de la misma.

Remítase asimismo copia certificada y sellada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. GACETA OFICIAL 16/04/99 16.32 Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 25-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 párrafos a), f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 108 y 113 de la Decisión 344.

(Marca “PINTUBLER”, Proceso Interno No. 3631, incoado por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.) Quito, 03 de marzo de 1999 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Manuel Urueta Ayola, solicita la interpretación prejudicial del artículo 56 y 58, párrafos a), f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y demás disposiciones comunitarias pertinentes. Procede a absolverla, previo resumen de los hechos y de los planteamientos de las partes ante el juez nacional, resumen que se realiza en los siguientes términos: A) La resolución impugnada: Es la N° 12481 del 31 de diciembre de 1990, emanada de la antigua División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio), y se fundamenta exclusivamente en el siguiente considerando, que se transcribe a continuación con la correspondiente parte resolutoria de la misma: “CONSIDERANDO: “Que la solicitud de Registro de MARCA contenida en las presentes diligencias, reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

(D. 1190/78). “

RESUELVE

“ARTICULO PRIMERO: Concédese el Registro de la MARCA PINTUBLER (ETIQUETA) CONSISTENTE EN UN CHORRO DE PINTURA QUE CAE SOBRE LA EXPRESIÓN: ‘PINTUBLER’, TAL COMO SE APRECIA EN LA ETIQUETA. DICHO CHORRO SERÁ DE COLORES VARIADOS DE ACUERDO A LA PINTURA QUE CONTENGA EL TARRO RESPECTIVO. SEGÚN MODELO ADJUNTO.” GACETA OFICIAL Por otra parte, cursa en autos una resolución administrativa, la No. 11175 del 29 de junio de 1995 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, no mencionada por el demandante ni por el consultante pero que, como se verá más adelante, su análisis por el juez nacional podría tener importancia dentro del proceso interno. Su texto es el siguiente: “CONSIDERANDO: “Que la solicitud de renovación de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

“

RESUELVE

16/04/99 17.32 cual concede el registro de la marca PINTU BLER (ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 2a del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad PINTU - BLER DE COLOMBIA LTDA. “4°) La marca otorgada a PINTU-BLER DE COLOMBIA LTDA., mediante la resolución aquí impugnada es ilegal, por cuanto la marca PINTUBLER + GRÁFICA no es distintiva, toda vez que ésta en su parte nominativa reproduce la marca PINTUFLEX y la marca notoria PINTUCO.” Estima el Tribunal que respecto de este punto hay que considerar también el hecho de que la marca PINTUBLER fue concedida en 1990 y la demanda de nulidad se interpone cinco (5) años después. “ARTICULO PRIMERO: Conceder la renovación del registro de: LA MARCA MIXTA: PINTUBLER (ETIQUETA) C) La demanda: “VIGENCIA: Del 31 de DICIEMBRE de 1995 HASTA EL 31 de DICIEMBRE del 2005.” Conforme a lo ya anunciado, procede este Tribunal a resumir los argumentos expuestos por la parte demandante, COMPAÑÍA PINTUCO S.A.: B) Los hechos: La alta jurisdicción consultante concreta el contenido de la solicitud de nulidad, en los siguientes términos: “1°) La sociedad PINTU-BLER DE COLOMBIA LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca PINTU BLER (ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 2a. de la Clasificación Internacional de Niza.

“2°) Mediante la resolución 12481 de 31 de Diciembre de 1990 la División de Signos Distintivos otorgó el registro de la marca PINTU BLER (ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 2a de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad PINTU-BLER DE COLOMBIA LTDA. “3°) El apoderado de la sociedad demandante, SOCIEDAD COMPAÑÍA PINTUCO S.A., presenta la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, Sección Primera, esgrimiendo los argumentos jurídicos por los cuales debe declararse nula la resolución demandada, la 1.- Que la recurrente impugnó el registro de la marca PINTU-BLER (ETIQUETA) fundamentándose en el hecho de que con el transcurso de los años la actora ha venido explotando sus derechos de propiedad industrial con base en la marca PINTUCO y específicamente en el radical PINTU, y que el uso reiterado de la misma por más de 39 años ha hecho que la marca PINTUCO adquiera la categoría de “notoria”. 2.- Que la importancia del radical PINTU consiste en que ha adquirido relevancia comercial gracias a los esfuerzos realizados por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. para que el consumidor distinga los productos y marcas de esa Compañía a través de las expresiones que hagan uso de dicho radical, lo que le permite a aquél asociar todas esas marcas y concluir en que tienen la misma procedencia empresarial. 3.- Que la marca PINTUCO es ampliamente conocida en el mercado colombiano no sólo por los especialistas del ramo sino en general por el público consumidor.

Afirma que es un hecho notorio que la marca PINTUCO GACETA OFICIAL es notoriamente conocida por todos los colombianos, gracias a la promoción que la demandante ha efectuado de la misma y a la calidad de sus productos. Continúa afirmando que ésta es la razón por la que, además de utilizar marcas que identifiquen específicamente sus productos, ella siempre hace uso de la marca PINTUCO a efecto de imprimirles a éstos un factor de calidad. 4.- Que desde el punto de vista ideológico también se presenta confusión, por cuanto un consumidor al apreciar en el mercado las dos marcas, podría considerar que los productos provienen de un mismo fabricante en razón de la utilización del radical PINTU.

Este elemento sicológico, que los consumidores potenciales aprehenden o captan entre el signo y el producto, es el que esgrime a su favor la sociedad PINTU-BLER DE COLOMBIA LTDA. para lograr sus pretensiones procesales. En la mente de los consumidores la marca PINTUBLER les trae a la memoria como origen empresarial de ese producto, la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.; y adicionalmente les representa también unas características, un grado de calidad y por supuesto el prestigio o buena fama del producto distinguido con la marca PINTUFLEX, ésta propiedad de la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. 5.- Que la expresión PINTUBLER de la marca figurativa PINTUBLER es similar y por tanto confundible con la marca notoria PINTUCO, porque para nadie es un secreto que la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. ha hecho notoria la marca PINTUCO, de tal manera que el público consumidor asocia dicha expresión a las marcas y productos de dicha compañía; es así como al existir en el mercado la marca figurativa PINTUBLER, el público consumidor inmediatamente la identificará, en criterio de la recurrente, con las marcas PINTUCO y PINTUFLEX de la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. 6.- Que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio en varias ocasiones ha reconocido a las marcas de la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. su fuerza distintiva, habiendo rechazado solicitudes de registro de marca, por utilizar expresiones similares a las registradas por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. 16/04/99 18.32 7.- Que aun cuando la marca cuya nulidad se demanda posee un gráfico, no es plenamente distintiva de las marcas pertenecientes a la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. La confusión puede darse teniendo en cuenta las semejanzas, antes que las diferencias -expresa- pues la similitud entre dos marcas depende de los elementos semejantes y no de los que son distintivos.

Concluye en que la marca registrada es el resultado de una serie de imitaciones. 8.- Que -agrega- la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. tiene registrada tanto en Colombia como en otros países de la Comunidad Andina y del resto del mundo, tanto la marca PINTUCO como otras que contienen el prefijo PINTU, lo que pretende demostrar acompañando un listado ad hoc.

D) La defensa de la administración: Sostiene que la resolución impugnada se emitió conforme a derecho y ajustada a las disposiciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, insistiendo en los siguientes puntos: “ es pertinente hacer un examen conjuntual de ‘PINTUFLEX’, ‘PINTUCO’ y ‘PINTUBLER (etiqueta)’, tomando como un todo el vocablo o expresión. Y es evidente que no existen entre las marcas en comento semejanzas que, de coexistir en el mercado, generen confusión y dificultad de identificación de los productos entre los consumidores.

“Así lo reiteró este Despacho en su momento al señalar en la Resolución No. 12481 -impugnada- que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en debate en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles, de donde se deduce que a pesar de que la marca solicitada reproduce parcialmente la registrada, en aquella sobresale la terminación ‘BLER’ que le imprime una nota de distintividad y novedad respecto de ésta.

“Tanto la Doctrina como la Jurisprudencia han aceptado que si las expresiones coinciden [en] el radical, siendo éste un término de uso común, como en el caso que nos ocupa en el que los dos vocablos que se comparan GACETA OFICIAL comparten la expresión ‘PINTU’, la cual es muy frecuente para distinguir los productos de la clase segunda del artículo 2° del Decreto 755 de 1972”, el signo es registrable.

“En otras palabras, se convierte en un radical de uso común, no siendo, por tanto, susceptible de apropiación individual. Teniendo las dos marcas sólo un radical común, por lo mismo las dos desinencias difieren entre sí de una manera sustancial, confiriéndole novedad al conjunto, [por lo cual] debemos concluir que tomando como un todo los vocablos PINTUFLEX, PINTUCO y PINTUBLER, no existe entre ellos similitud en el aspecto gráfico, ortográfico fonético que conllevaría a confusión o dificultad de identificación por parte del consumidor si coexistieran en el mercado.” Y añade: “Ahora bien, es primordial tener en cuenta que como se puede constatar en los documentos que obran en el expediente N° 288972, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del extracto de esta solicitud de registro marcario en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones a la mencionada solicitud de registro, especialmente por la sociedad ahora demandante COMPAÑÍA PINTUCO S.A., con domicilio en Medellín, Colombia.” Con vista de todo lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, C O N S I D E R A N D O: I. Competencia del Tribunal Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 de su 16/04/99 19.32 Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

II. Normas comunitarias objeto de la interpretación Pasa el Tribunal a determinar el contenido y alcance de las mismas, para dar cumplimiento a los requerimientos del artículo 30 de su Tratado de Creación, y al respecto CONSIDERA: Que en el presente caso el demandante solicitó del juez consultante la interpretación de los artículos 56 y de los párrafos a), f) y g) del 58, ambos de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a los cuales añade el Tribunal la de los artículos 108 y 113 de la Decisión 344, en atención a que “la finalidad de la interpretación prejudicial ha de ser la de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando, restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado”; criterio que una vez más queda confirmado.

(Interpretación prejudicial 02-IP-94, caso “NOEL”, sentencia de fecha 04 de julio de 1994, G.O. 160 del 21 de julio de 1994, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Tomo III, 1992-94, pág. 145). Que en relación con los hechos y el derecho debatidos, es punto crucial en el proceso interno determinar el sentido y alcance de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena destinadas a regir la emisión de los actos administrativos impugnados en anulación. Que la resolución demandada es de fecha 31 de diciembre de 1990, emitida cuando se encontraba vigente aún la Decisión 85; que el recurso de nulidad lleva fecha 19 de diciembre de 1995 y, por tanto, fue introducido estando ya en vigor la Decisión 344.

En efecto, esta última comenzó a regir en los Países Miembros -conforme a lo dispuesto por su SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA- a partir del 01 de enero de 1994, previa advertencia, con arreglo a su también transitoria disposición PRIMERA, de que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la GACETA OFICIAL 16/04/99 20.32 presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido”; precepto que dispuso: “En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

( ) Que, en su consecuencia, el Tribunal considera, tal como lo ha venido manifestando reiteradamente, que si las normas contenidas en la Decisión 85 hoy derogada se encontraban vigentes para el momento en que fue expedido el acto demandado, el análisis de la legalidad de éste ha de hacerse a la luz de aquellas. Mas considera asimismo el Tribunal que han de ser tenidas en cuenta ciertas normas de la Decisión 344, ya en vigencia al momento en el cual fue iniciado el proceso que ahora se ventila ante la jurisdicción interna y, por tanto, aplicables a éste.

“f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

( )” DECISIÓN 344 Conforme a lo previamente considerado, resulta claro para este Tribunal que: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.

(Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en la interpretación prejudicial 04-IP-95, caso “GRANOLAJET”, que recoge la ya reiterada tradición jurisprudencial del Tribunal Andino, sentada a partir del fallo producido en la sentencia 01-IP-94, caso “SOCIEDAD COMIDAS RÁPIDAS Mc. POLLO S.A.”). Que, finalmente, el texto de los preceptos cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, y el de los que de oficio el Tribunal considera pertinente proceder a interpretar, son: DECISIÓN 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

( ) “Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

GACETA OFICIAL ( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” Disposiciones Transitorias “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” Que con vista de los artículos transcritos, y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por este Tribunal, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, para lo cual estima conveniente examinar: III.

MATERIA RECURRIBLE: La normativa andina contempla la existencia de dos recursos diferentes entre sí y también distintos en algunos aspectos del contencioso administrativo de anulación ordinario interno, tal como se lo conoce y regula en el Derecho nacional de los Países Miembros. Son los siguientes a) El de cancelación, regido por el artículo 108, el cual puede ser interpuesto únicamente por el titular legítimo de una marca notoria para el momento de ser solicitado el registro posteriormente controvertido.

Se interpone exclusivamente ante la oficina nacional competente, es decir, ante el mismo órgano administrativo que emitió el acto más tarde impugnado. De lo que se desprende claramente cómo el legislador andino estableció este procedimiento para que el titular legítimo de una marca amparada por la protección que a la notoriedad le conceda la legislación vigente en el momento en que se concede el nuevo registro, logre obtener la cancelación, por el órgano administrativo emitente, del registro logrado ilegalmente por otra persona de una marca idéntica o similar a la de aquel legítimo titular, que haya sido reputada como notoria; 16/04/99 21.32 b) Además el recurso de nulidad, que se encuentra consagrado en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para cuya interposición no se fija plazo alguno. También, y por otra parte, se desprende de la norma que no es de la exclusiva atribución de la “oficina nacional competente” el conocimiento de este recurso, porque al referirse a la “autoridad nacional competente” está disponiendo implícitamente que puede ser interpuesto ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Única), las funciones jurisdiccionales sobre esa materia, reguladas por dicha norma.

Resalta del texto, que este ultimo recurso puede ser intentado por quien demuestre su calidad de “parte interesada” con lo cual está ampliándose la legitimidad para obrar, haciéndola extensiva a los “interesados legítimos”, y no sólo a los titulares de derechos subjetivos, pero quedando sí excluidos los “simples interesados”, conceptos todos que han venido siendo depurados por la jurisprudencia andina, y específicamente en las sentencias de fecha 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente dictadas en los procedimientos de interpretación prejudicial correspondientes a los casos 10-IP-97 (“COLSUBSIDIO”) y 28-IP-95 (“CANALI”), y últimamente reiterada en el Proceso 04-AN-97 (“CONTRACHAPADOS”), sentencia del 17 de agosto de 1998, en los siguientes términos: “ la habilitación para intentar demandas está conectada con tres situaciones procesales básicas: la de los titulares de derechos subjetivos (de índole civil o administrativa), la de los interesados legítimos y la de los simples interesados, situaciones que van escalonadas en un orden progresivo de amplitud, siendo la más restringida la primera y de máxima extensión la de los simples interesados.

Es así mismo esa la terminología generalmente admitida y que acoge el también artículo 19 del Tratado de Cochabamba, próximo a entrar en vigencia, y reformatorio del que actualmente rige el funcionamiento del Tribunal Andino. ( ) “La más afortunada conceptualización de esas tres situaciones habilitantes para in- GACETA OFICIAL tentar una acción de nulidad, ha sido realizada en la doctrina italiana a partir de las enseñanzas del profesor Enrico GUICCIARDI de la Universidad de Pavía, y han sido recogidas y explicitadas en la doctrina latinoamericana especialmente por el tratadista argentino Miguel MARIENHOFF.

La referida distinción descansa en la que correlativamente existe entre las fuentes de las cuales tales situaciones jurídico-procesales emanan, a saber: las normas de relación en el caso de los derechos subjetivos; y las de acción, origen estas últimas de los intereses legítimos y soporte igualmente de la correspondiente al simple interesado.

“El concepto de derecho subjetivo, considerado por la doctrina como una de las nociones más manoseadas por la literatura jurídica de todos los tiempos, se tradujo en numerosas y variadas definiciones que parecían hasta contradictorias, pero que a la postre revelaron sinembargo cómo todas descansaban sobre el uno o el otro común denominador de las doctrinas elaboradas al respecto: los elementos voluntad e interés; lo que permitió al eminente tratadista francés Roger BONNARD concretar finalmente para el Derecho administrativo otra definición que conjugaba ambos elementos, y conforme a la cual se entiende por derecho subjetivo un ‘poder de exigir condicionado por la existencia de una obligación jurídica, establecida en interés de un sujeto activo y en contra de un sujeto pasivo.’ El Tribunal observa: “Primero. De las frases destacadas por la presente sentencia en la definición anterior, se desprende cómo su eminente autor ha concretado en ella los elementos voluntad (‘poder de exigir’) e interés (‘de un sujeto activo’), unificando de esta manera las múltiples y dispares nociones que la habían precedido;

“Segundo. La doctrina ha señalado [que] la noción de derecho subjetivo encuentra en las ‘normas de relación’ su fuente natural, en la medida en que éstas son concebidas por el Derecho administrativo como las destinadas a vincular o relacionar -de ahí su nombre- a los administrados con la Administración, y en que les sirven por tanto como 16/04/99 22.32 fundamento para exigir de esta última el cumplimiento de obligaciones establecidas en interés de ellos por dichas normas;

( ) ”Tiene también importancia destacar además que la noción de derecho subjetivo sólo encuentra su exclusivo origen en normas de relación, porque pone de relieve las limitaciones que el concepto entraña, al no permitir que se extienda la habilitación para recurrir en vía de anulación a quienes se encontraren en especiales situaciones de hecho equivalentes a las que en derecho público y comunitario tienen los titulares de derechos subjetivos, en razón de que las Decisiones y las Resoluciones les lleguen a resultar aplicables y les causen perjuicio sin que una norma de relación, a ellos especialmente dirigida, los ampare.

Es sin más, el caso de los interesados legítimos. “Finalmente, si como se ha expuesto supra, la titularidad de derechos subjetivos constituye la situación más restringida en materia de legitimación activa, en razón de que, tal como en el Derecho privado, se requiere que ésta derive de expresas normas de relación preexistentes. Quedarían, en su consecuencia, excluidos del acceso al recurso de anulación los interesados legítimos, a pesar de que pudieren encontrarse en la especial situación de hecho de que esas normas les son aplicables y les causan perjuicio, lo cual resultaría notoriamente inequitativo en términos de justicia contencioso-administrativa o comunitaria, dirigidas como se encuentran estas jurisdicciones a la protección del interés general o colectivo y comunitario, respectivamente.

“De ahí, como ya se ha expuesto, la tendencia general de los ordenamientos jurídicopositivos a extender la legitimación para el ejercicio del control de la legalidad mediante recursos de anulación, a quienes posean intereses legítimos derivados de normas de acción que, por definición, y al contrario de las ya definidas normas de relación, son las exclusivamente dirigidas a perseguir el interés general o colectivo, caso omiso de intereses puramente individuales o subjetivos.

“Se justifica esa extensión, como se ha dicho, en razón de que si bien los interesados GACETA OFICIAL legítimos no derivan su actuación procesal de normas de relación, de suyo vinculantes y pre-existentes, se encuentran sinembargo, pero frente a las normas de acción, en una especial situación de hecho, la que provoca que su esfera jurídica individual se vea más afectada por los actos de la Administración irregularmente dictados, que aquella de las personas naturales o jurídicas que no se encuentren en similar situación de hecho, ni tampoco ligadas al ente emisor por una norma de relación como sí sucede en el caso de los derechos subjetivos de índole administrativa.

De ahí que esa misma y especial situación de hecho se traduzca en lo que la doctrina concibe como un ‘interés calificado’ para recurrir y, en su consecuencia, que defina la noción de ‘interés legítimo’ como ‘la proyección procesal’ de ese interés calificado.” Resta advertir que el artículo 113 consagra causales taxativas y de estricta ilegalidad, para que pueda ser interpuesto este recurso, del cual resaltan también dos aspectos adicionales: a) En el caso de marcas notoriamente conocidas y renombradas, existe la posibilidad de interponer esta acción de nulidad contra el registro de aquellas que hubieren sido indebidamente concedidas al incurrir en los impedimentos, todos de ilegalidad, previstos en el artículo 83 de la Decisión 344 y, por lo que toca al caso de la marca notoria, se encuentra éste específicamente contemplado en sus parágrafos d) y e); b) Es una acción que puede ser ejercida en cualquier momento.

Como ha quedado expresado, las causales de nulidad del registro de una marca se encuentran inspiradas en razones de exclusiva ilegalidad, por lo que el juzgamiento de los vicios que pudieren afectar al acto impugnado se encuentra encomendado a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, que sólo podrá ejercerla previa audiencia de los afectados.

Además, la normativa andina exige el requerimiento procesal de interesado legítimo, quien es, conforme a las prescripciones del artículo 16/04/99 23.32 113, el habilitado para recurrir ante la autoridad nacional competente -administrativa o judicial conforme a lo que establezca el derecho interno-, acreditando su calidad de parte interesada.

En relación con este recurso, el Tribunal Andino se ha pronunciado en la sentencia de interpretación prejudicial del 13 de febrero de 1998, emitida en la interpretación prejudicial 28-IP-95, (caso “CANALI”, G.O. del Acuerdo de Cartagena 332 del 30 de marzo de 1998), en la siguiente manera jurisprudencia del Tribunal: La “nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por la autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional.” Una vez analizados en la forma general expuesta estos recursos contemplados por la normativa andina, es necesario que este Tribunal insista en el hecho de la existencia de dos actos administrativos, cuya identificación se hace de seguidas, y de los cuales el juez nacional deberá determinar cual de ellos constituye la materia exactamente recurrida y recurrible en el proceso interno: 1.

La impugnada resolución N° 12481 del 31 de diciembre de 1990, emitida por la antigua División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, que concedió a PINTUBLER DE COLOMBIA LTDA. el registro de la marca “PINTUBLER (etiqueta)” destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Internacional N° 2; y, 2.

La posterior resolución N° 11175 del 29 de junio de 1995, cuyo texto consta en autos, emitida por la ahora División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, la cual concedió asimismo la renovación por diez años de la marca a la misma compañía, prolongando su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2005; acto cuya existencia no aparece mencionada por el recurrente, tal como se dejó expresado supra.

GACETA OFICIAL IV. Legitimación activa: Insistiendo ahora sobre el tema específico de la legitimación, el Tribunal Andino manifestó en la interpretación prejudicial 04-IP-95: “Cuando se trata de marcas, la expresión ‘el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente ’ ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun dentro de la amplitud que el Derecho comunitario dá a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero no a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión ‘cualquier persona’, en tratándose de patentes.” (Sentencia del 15 de diciembre de 1996, caso “GRANOLAGET”.

G.O. del Acuerdo 253 del 02 de marzo de 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996, pág. 296). El Tribunal, en la interpretación prejudicial No. 10-IP-97 del 24 de setiembre de 1997, hizo una enumeración de las personas que pueden proponer este recurso de nulidad: “Según el tratadista Breuer Moreno las siguientes son las personas que pueden interponer una acción de nulidad de registro marcario: “a) El titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente, por ser confundible con otra que gozaba de prioridad.

“b) El interesado directo en el caso de que se hubiere ‘sustraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera’, y en tal caso ‘el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado’. “c) Titulares de nombres comerciales o civiles. “Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u 16/04/99 24.32 otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’ ”.

(Fallo publicado en G.O. 308 del 28 de noviembre de 1997, caso: “COLSUBSIDIO”) Por otro lado, en el señalado artículo 113 de la decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”. En el caso de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente -administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedimiento establecido en la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público. En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de “parte interesada”, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente.

Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor. En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.

De lo mencionado hasta aquí se concluye que, antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de “parte interesada” cuando la peti- GACETA OFICIAL ción de nulidad provenga de un particular. Este, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro.

Así se pone de relieve en distintas sentencias de interpretación prejudicial como las ya citadas, producidas en los procedimientos de interpretación correspondientes a los casos 28IP-95 y 10-IP-97, de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente. V. Requisitos de registrabilidad: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado también incesantemente acerca de la exigencia de estos requisitos, pero considera conveniente realizar una breve síntesis de los mismos, también en el presente caso: En efecto, la legislación andina de propiedad industrial consagra los siguientes requerimientos para que un signo pueda convertirse en marca: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad o posibilidad de representación gráfica.

La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil. De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se 16/04/99 25.32 entiende la “descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Edit.

Top Management, Bogotá). Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, sentados, acogidos y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal. (Véanse las interpretaciones prejudiciales Nos.: 04-IP-88 “DAIMLER”; 03-IP-90 “NIKE”; 03-IP-91 “HARINERA DEL VALLE”; 01-IP-94 “MAC POLLO”; y 02-IP-94. Gacetas Oficiales Nos. 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente; y en recientes sentencias Nos.: 14-IP-96 “PROMOFERIAS” y 27-IP-97 “TENNIS”.

Gacetas Oficiales Nos. 363 del 11 de agosto de 1998 y 369 del 03 de setiembre de 1998, también). En síntesis, la exigencia de esos requisitos está encaminada a evitar la confusión entre marcas. VI. La confundibilidad: Pues bien, la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Se comprende cómo -de presentarse confusión entre marcas- se estaría induciéndo al público consumidor a incurrir en error de consentimiento al poner en peligro su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro. Por ello el ordenamiento jurídico andino ha reconocido a la función distintiva de los signos un papel fundamental para el registro de la marca, en ausencia de la cual se incurre en causal de irregistrabilidad.

Abundante y reiterada ha sido la jurisprudencia del Tribunal Andino sobre el punto: “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”.

(Senten- GACETA OFICIAL cia que puso fin a la interpretación prejudicial No. 21-IP-95, relativa a la marca “AFLOX”, publicada en G.O. 273 del 19 de noviembre de 1996). “El artículo 58 literal f) de la Decisión 85, prohibe el registro de marcas que sean confundibles con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado, para productos o servicios comprendidos en la misma clase.

Esta norma ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otra, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase, como es el caso presente. Esta protección se contempla dentro de la regla de la especialidad, la que permite que sobre un mismo signo recaigan dos o más derechos de marcas pertenecientes a diferentes titulares, siempre que cada una de esas marcas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.” (Interpretación prejudicial 09-IP-94, marca “DIDA”, publicada en G.O. 180 del 10 de mayo de 1995).

En relación con el tema específico del riesgo de confusión, ha expresado también la jurisprudencia del Tribunal: “ Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.” En esta misma sentencia ha dejado sentado además el Tribunal: “En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 57 de la Decisión 85 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales.

La función distintiva es la característica 16/04/99 26.32 más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.

El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344 hoy vigente -además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica- concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos, papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera, al no darse tal circunstancia, se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca.” (Interpretación prejudicial 05-IP-94, marca “BENETTON”, G.O. 177 del 20 de abril de 1995).

Ya en cuanto a la confundibilidad por similitud ideológica, gráfica y sonora, el Tribunal observa: 1. Similitud ideológica La similitud ideológica se da entre signos que evocan la misma o similares ideas. Señala Otamendi que esa similitud ideológica: “Es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.

Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc ”.

(Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 152). De modo que pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, si evocan la misma o similar idea. 2. Similitud ortográfica La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compa- GACETA OFICIAL rarse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria.

(Ver interpretación prejudicial 20-IP95, del 16 de octubre de 1996, caso: ”MONO”, G.O. 236 del 26 de noviembre de 1996. Tomo V de la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, pág. 55) 3. Similitud fonética Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud puede depender de la identidad en la sílaba tónica, coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros.

Sinembargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. VII. CRITERIOS GENERALES DE APRECIACIÓN DE LA SIMILITUD MARCARIA Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario y al juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: a) Cotejo de conjunto de las marcas que se comparan: Este criterio se contrapone, en primer lugar a la posibilidad de descomponer las marcas cuestionadas, y, en segundo lugar, el procedimiento matemático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud.

En efecto lo importante es tener una visión de conjunto de todos los elementos integrantes de la marca, con el objeto de no destruir su unidad fonético auditiva ni gráfico-visual; por ello es importante poner atención preferente a los elementos caracterizadores de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe el consumidor ante el nombre que funciona como marca. 16/04/99 27.32 imagen dejada por la una, si ésta recuerda la imagen de otra. c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias.

Efectivamente, la similitud entre dos marcas no depende de las diferencias entre ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. VIII. Comparación de marcas denominativas con mixtas: Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado en la sentencia de interpretación prejudicial 04-IP-94 del 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta” (G.O. del Acuerdo de Cartagena 189 del 15 de setiembre de 1995): “La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas.

Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto. Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación.” Criterio que también ha sido reafirmado en las interpretaciones prejudiciales 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995, caso “DIDA” (G.O. 180 del 10 de mayo de 1985) y recientemente en la 10-IP-98 del 19 de agosto de 1998, caso “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA etiqueta” (G.O. 394 del 15 de diciembre de 1998).

IX. PREFIJOS DE USO COMÚN: b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. El consumidor en general observará las marcas en forma separada, y no simultánea, lo que le permitirá conocer a través de la impresión o Existen determinados prefijos que se han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad.

Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería GACETA OFICIAL concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.

La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.

En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la suficiente distintividad para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado.

Finalmente, y por otra parte, es necesario mencionar que el hecho de que la marca “PINTUBLER” fuera concedida en 1990 y la demanda de nulidad se planteara cinco años después, posiblemente lleve a la conclusión de que la coexistencia de estas dos marcas se base en el uso y no únicamente en el registro, provocando que el público vaya eliminando la confundibilidad y reconociéndole capacidad distintiva.

Adicionalmente, el Tribunal, respecto al argumento de la administración demandada, según el cual el actor no presentó, en su momento, las oposiciones a la solicitud de registro de la marca “PINTUBLER”, ratifica el criterio sostenido incesantemente, y en múltiples casos acogido por la propia administración recurrida, conforme a la cual: La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación 16/04/99 28.32 legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración ahora recurrida dentro del caso de la marca “RENTAR (nominativa)”, proceso interno No. 3610 (Interpretación prejudicial 29IP-96 del 30 de setiembre de 1998.

G.O. del Acuerdo de Cartagena No. 394 del 15 de diciembre de 1998). Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente, háyanse formulado o no observaciones al respecto.

De las consideraciones precedentemente expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Deberá la alta jurisdicción consultante determinar con carácter previo, si el recurso intentado cumple las condiciones de legitimación activa y demás previstas en el ordenamiento jurídico interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos como el de autos, requisitos que se encuentran contemplados así mismo en el ordenamiento comunitario andino en materia de marcas, conservando éste su prelatoria aplicación sobre aquel, en cuanto corresponda. 2.

Cumplido lo expresado en el párrafo anterior, corresponde acudir a las normas vigentes para el momento en el que se emitió el correspondiente acto administrativo, para verificar dentro de un proceso de impugnación si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido. 3. Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad GACETA OFICIAL del signo, háyanse formulado o no “observaciones” por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario. 4.

El registro de una marca será cancelado de oficio o a petición de parte, por la Oficina Nacional Competente, para lo cual esta calidad de parte debe ser acreditada, la que abarcaría a los titulares de derechos subjetivos y cuando más a los interesados legítimos. 5. La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente -sin caer en la arbitrariedad, como reiteradamente lo ha dejado establecido este Tribunal Andino- por el administrador o por el juez, sujetándose ambos, en todo caso, a las reglas de comparación de marcas y a los campos en que pueda producirse tal confusión, criterios expuestos y analizados prolijamente en éste y en precedentes fallos del Tribunal. 6.

Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en pugna, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas más que de las diferencias. Además cuando tenga que ser apreciada la similitud entre marcas denominativas y mixtas se debe determinar cuál de los dos elementos es el que predomina, siendo generalmente el denominativo. 7.

Existen prefijos de uso común para identificar determinados bienes o servicios que no pueden ser apropiados, y que al formar parte de una denominación pasa a ser, el sufijo que los acompaña, el que va a dotar 16/04/99 29.32 a las marcas respectivas del suficiente poder distintivo que les permita la coexistencia pacífica en el mercado con otras que contengan el mismo prefijo de uso común. De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 3631.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia también certificada y sellada del fallo, a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoiza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO