GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XVI - Número 466 Lima, 6 de agosto de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 40-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83 literales a) y d); y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por ENTERPRISE RENT-A CAR COMPANY contra el acto denegatorio del registro del signo “ECAR”, destinado a proteger servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (Proceso Interno No. 2543); e interpretación de oficio de los párrafos a), d) y e) del artículo 82, 93 y 95 de la Decisión 344, así como de los artículos 3 y 5 del Tratado de Creación del Tribunal Proceso 11-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 113, 128, 144 y Disposición Final Unica de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4704.

Actor: Sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A. (Marca “LELLI”) Pág. 1 9 1 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 40-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83 literales a) y d); y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por ENTERPRISE RENT-A CAR COMPANY contra el acto denegatorio del registro del signo “ECAR”, destinado a proteger servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (Proceso Interno No. 2543); e interpretación de oficio de los párrafos a), d) y e) del artículo 82, 93 y 95 de la Decisión 344, así como de los artículos 3 y 5 del Tratado de Creación del Tribunal Quito, 28 de abril de 1999 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente Dr. Ernesto Muñoz Borrero, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, párrafos a) y d), así como del 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Que se plantea la interpretación en vista de que la sociedad ENTERPRISE RENT-A CAR COMPANY, por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 0947597 de fecha 09 de enero de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por la que niega el registro del signo “ECAR”, solicitado para proteger servicios comprendidos en la Clase No. 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Procede por tanto este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto OBSERVA: Que resulta insuficiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial allegada y de seguidas la complementa con una síntesis de la propia demanda y de otros recaudos procesales, no sin antes advertir que esta jurisdicción comunitaria ha prevenido incesantemente acerca de la importancia del informe sucinto de los hechos que le corresponde hacer al consultante.

En efecto, ya en decisiones emitidas desde el propio comienzo de su funcionamiento, y constantemente reiteradas luego, ha expresado: “Tanto la relación como el informe elaborado por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquella, quien es en definitiva la que habrá de aplicar la interpretación del Tribunal al caso concreto.

Sinembargo, por vía de amplitud y pese a que no se han cumplido cabalmente todos los requisitos previstos en el artículo 61 del Estatuto, el Tribunal procede a absolver la presente consulta excepcionalmente y en beneficio de la celeridad de la justicia, y ya que es posible extraer y precisar de los documentos remitidos por el juez nacional, tanto las normas de derecho comunitario que tienen relación con el procedimiento principal, como los hechos pertinentes.” (Sentencia de 25.V.88, emitida en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 01-IP-88, que había sido precedida a su vez por la del 03.XII.87.

Véase: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 06/08/99 2.32 Tomo I, 1994, págs. 100, 105, 126 y 40; y, Tomo III, págs. 97, 180 y 181. Y, últimamente en la interpretación prejudicial 19-IP-96 del 18 de junio de 1998, caso: “MARGARINA PREDILECTA (etiqueta)”. Para decidir, el Tribunal igualmente observa, A) El acto impugnado: Es la resolución No. 0947597, y se fundamenta básicamente en los considerandos pertinentes, que se transcriben seguidamente junto con la respectiva parte propiamente resolutoria: “PRIMERO.- de conformidad con lo que dispone el Art. 96 de la Decisión 344, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de registrabilidad y otorgar o denegar el registro de una marca;

“SEGUNDO.- la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no tiene distintividad original y designa además la calidad del servicio.” En consecuencia: “QUINTO (sic).- Se deniega el registro de la marca solicitada.” Por tanto, el Tribunal procederá, en la parte propiamente interpretativa de la sentencia, a referirse a la debida motivación de los actos administrativos, para que el juez consultante pueda determinar si la resolución impugnada carece de la debida y suficiente motivación, por lo que se interpretará adicionalmente el artículo 95 de la Decisión 344.

B) Los hechos: Los considerados por este Tribunal como relevantes para la presente interpretación, son: 1.- La sociedad ENTERPRISE RENT-A CAR COMPANY solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro del signo “ECAR” el 08 de setiembre de 1994, solicitud a la cual le fue asignada el No. 50231; GACETA OFICIAL 2.- Fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 356 del 27 de febrero de 1995 (pág. 73), correspondiente a las solicitudes de registro presentadas en setiembre de 1994.

El término para que terceros presentaran observaciones venció el 10 de abril de 1995, sin que persona alguna hubiera presentado observaciones al registro de la marca; y 3.- El 11 de enero de 1996 se notificó al solicitante del registro del signo “ECAR” con la resolución No. 947597, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial dentro del trámite de registro No. 50231-94, por la que, se deniega el registro de dicho signo. C) El escrito de demanda: Los argumentos esgrimidos por el demandante están relacionados básicamente con el procedimiento establecido para el registro de marcas por un reglamento interno ecuatoriano expedido para la aplicación de la Decisión 344, argumentos que el Tribunal resume de la siguiente manera: Solicita la actora que se declare la nulidad de la resolución denegatoria del registro del signo “ECAR”, para lo cual se fundamenta en el artículo 34A (agregado mediante reformas al Reglamento de la Decisión 344, publicadas en el Registro Oficial ecuatoriano No. 473 del 30 de junio de 1994), según el cual: “Vencido el término previsto en el Art. 93 de la Decisión 344, si no se hubieren presentado observaciones, la Dirección nacional de Propiedad Industrial realizará el examen de registrabilidad en el término de 15 días, vencido el cual si no hubiere objeción alguna se entenderá que el signo es registrable y se extenderá el correspondiente registro.” De lo expuesto, concluye el recurrente: “ el examen de registrabilidad de la marca ECAR se realizó nueve meses después de la fecha [en] que venció el término de observaciones, por lo tanto [se incurrió en] violación expresa del procedimiento establecido, puesto que habiendo fenecido el término de 15 días que el Director Nacional de Propiedad Industrial tenía para realizar el examen de la registrabilidad, conforme a lo dispuesto en el Art. 34A antes citado se entendía que la marca era registrable 06/08/99 3.32 y que debía extenderse el registro correspondiente.” Resulta pues de especial importancia para el Tribunal referirse en el presente caso a las características intrínsecas del Derecho Comunitario, especialmente a la de su aplicación directa y preferente respecto del Derecho Interno, en razón de que la norma en la que la actora fundamenta su demanda -reglamento de la Decisión 344- establece un procedimiento, que si bien agilizaría el trámite de registro marcario, se corre el grave riesgo de no efectuar el examen de registrabilidad so pretexto de que el término para realizarlo, de 15 días fijado por la norma interna ecuatoriana, ha transcurrido; con lo cual podría estarse violando el procedimiento establecido en el artículo 95 de la Decisión 344.

Por tanto, el Tribunal considera del caso interpretar también los artículos 3 y 5 de su Tratado de Creación, puntos que más adelante se desarrollarán. D) Contestación de la Demanda: Además, este Tribunal considera indispensable transcribir parte de la contestación que diera a la demanda la Administración, en el proceso judicial interno: 1.

Director Nacional de Propiedad Industrial “ la resolución mediante la cual se rechaza la solicitud presentada al registro de la marca de fábrica (sic) denominada ‘ECAR’ guarda conformidad con lo que dispone el Art. 82 lit. a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de la Junta (sic) de Cartagena, pues no tiene distintividad original y designa además la calidad del servicio, por lo que es válida y legal.” Fundamenta “la legalidad de la Resolución impugnada en el art. 82 lits. a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 2.

Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca Considera que la “demanda debe hacerse extensiva al propietario del registro de la Marca ‘ECAR’ quien tiene interés directo en el mantenimiento de la Resolución impugnada.” GACETA OFICIAL Además estima que: “La resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida.” Finalmente, niega “pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad.” 3.

Procurador General del Estado Califica la demanda como improcedente “por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. Además, alega la: “Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.” 06/08/99 4.32 man el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto esas mismas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y QUE igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como -parcialmente por las razones expuestas supra- con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado.

II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN El Tribunal observa: Lo precedentemente expuesto le permite al Tribunal concluir en que los temas a tratar en la presente interpretación se reducen, en cuanto al fondo, a la evocatividad, descriptividad y especialmente a la genericidad, en relación con el signo cuyo registro ha sido solicitado (“ECAR”) y a los servicios que se pretende amparar con dicho signo (Clase No. 42).

Pero previamente resulta importante destacar, sin que ello signifique intromisión por parte del Tribunal Andino en el Derecho Interno, sino por el contrario realizar un análisis en Derecho Comunitario de la relación existente entre el procedimiento -complementario- establecido por el Reglamento ecuatoriano de la Decisión 344 y esta última, dado que los argumentos de la actora están referidos a la violación del procedimiento marcario establecido en dicho Reglamento, para todo lo cual considera este Tribunal necesario referirse a los principios generales que orientan la normativa andina, y especialmente los de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario, contenidos en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, cuya interpretación también pasa a realizar.

Con vista de todo lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina examina el caso de autos, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que confor- QUE las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, y las que el Tribunal considera pertinente interpretar de oficio, son: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL “Artículo 3.Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

( )” “Artículo 5.Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. “Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación.” DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comer- GACETA OFICIAL cializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. 06/08/99 5.32 QUE, con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponda, acerca de los puntos pertinentes regidos por dichas normas.

III. DEBIDA MOTIVACIÓN Según el aparte único del artículo 95 de la Decisión 344, vencido el plazo de treinta días concedido al interesado para contestar las observaciones, la Oficina Nacional Competente debe decidir acerca de las observaciones presentadas y, expresamente y en definitiva sobre la concesión o denegación del registro, lo cual “notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Con relación a la necesaria motivación de los actos administrativos, la cual traduce las razones que llevaron al órgano emisor a tomar una decisión, este Tribunal estima necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieron en su sentencia 04-AN-97 (caso CONTRACHAPADOS), criterios reiterados en las sentencias de interpretación prejudicial 29-IP96 del 30 de setiembre de 1998 (caso “RENTAR, nominativa”) y 35-IP-98, del 30 de octubre de 1998 (caso “GLEN SIMON”), toda vez que ellas son aplicables, en lo pertinente, al caso en estudio: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la Resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficien-cia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación”.

Estos principios generales se desprenden de la tradicional jurisprudencia del Tribunal, ratificada también en la interpretación prejudicial emitida con motivo GACETA OFICIAL del caso No. 05-AN-97, sentencia del 08 de junio de 1998. (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) Así, ante la exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar el registro de un signo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas una vez que las conozca.

“ la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo”. (Interpretación prejudicial 04AN-97, del 17 de agosto de 1998) No obstante, “la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales de basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en el Proceso No. 04-AN-97 de este Tribunal Andino) En razón de lo expuesto, es el juez nacional quien debe determinar si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria cuando la misma exige que el registro o denegación se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. Como consecuencia del examen de la motivación, si el juez nacional en el ejercicio de sus facultades, estima debidamente motivado el acto administrativo denegatorio del registro del signo “ECAR”, procederá a pronunciarse sobre el fondo del asunto objeto de la controversia, ciñéndose a tal efecto a los principios que se 06/08/99 6.32 desprenden de la interpretación de las normas comunitarias, en la forma indicada por este Tribunal Andino. IV.

LA NORMA COMUNITARIA Y EL DERECHO INTERNO: Aplicación Directa y Preferente Resulta obligante, como se dijo anteriormente, acoger en esta ocasión los criterios jurisprudenciales, relativos a la aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario, recogidos y sentados en la sentencia emitida con motivo de la interpretación prejudicial 29-IP-95 del 08 de noviembre de 1996, caso: “ROPATEX”, (G.O. 242 del 22 de enero de 1997.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996, pág. 150), según la cual: En la Comunidad Andina el principio de aplicabilidad directa del Derecho comunitario se deriva tanto de las disposiciones precisas de éste como de la jurisprudencia interpretativa del mismo. Es, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.

Así, lo establece el artículo 3 del Tratado de creación del Tribunal, al decir que: “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. Al respecto, nuestra jurisprudencia ha desarrollado, a partir de la sentencia de nulidad de fecha 10 de Junio de 1987 (G.O. 21 del 15 de julio de 1987), el principio de la aplicación directa, al establecer: “Que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”.

Así mismo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, al referirse al principio de la aplicabilidad directa declaró que por el mismo “se entiende que las reglas del Derecho comunitario deben desplegar la plenitud de sus efectos de manera uniforme en GACETA OFICIAL todos los Estados miembros, a partir de su entrada en vigor y durante la duración de su validez.” (Sentencia del 09 de marzo de 1978, asunto 106/77, Simmenthal, Rec. 1978).

En el procedimiento del examen de la actuación administrativa del Director Nacional de Propiedad Industrial, que se cuestiona en el proceso interno, la parte actora arguye que “ el examen de registrabilidad de la marca ECAR se realizó nueve meses después de la fecha [en] que venció el término de observaciones, [que] por lo tanto [incurrió en] violación expresa del procedimiento establecido, puesto que habiendo fenecido el término de 15 días que el Director Nacional de Propiedad Industrial tenía para realizar el examen de la registrabilidad, conforme a lo dispuesto en el Art. 34A se entendía que la marca era registrable y que debía extenderse el registro correspondiente.” El texto del referido artículo 34A del Reglamento ecuatoriano a la Decisión 344 establece en efecto lo siguiente: “Vencido el término previsto en el Art. 93 de la Decisión 344, si no se hubieren presentado observaciones, la Dirección nacional de Propiedad Industrial realizará el examen de registrabilidad en el término de 15 días, vencido el cual si no hubiere objeción alguna se entenderá que el signo es registrable y se extenderá el correspondiente registro”.

La jurisprudencia de este Tribunal Andino relativa a las normas internas complementarias de las supranacionales, ha sido constante y reiterada al establecer, desde la vigencia de la Decisión 85, y concretamente en la interpretación prejudicial 02-IP-88 del 25 de mayo de 1988 (G.O. del Acuerdo 33 del 26 de julio de 1988. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág.139), refiriéndose en aquella ocasión específicamente al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria, que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y de ningún modo la entraben o desvirtúen”. 06/08/99 7.32 A partir de la citada jurisprudencia el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”. Esta jurisprudencia, aplicable también al actual artículo 144 de la Decisión 344, ha sido reiterada por el Tribunal.

Así, en el caso 10-IP-94, el pronunciamiento del Tribunal compatibilizó la jurisprudencia sentada a partir del año 1988 con el actual artículo 144 de la Decisión 344, en los siguientes términos: “ El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.” Como lo ha expresado el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (caso 02-IP88): “No se puede admitir en consecuencia que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella ”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

Así mismo, en sentencias de interpretación prejudicial 03-IP-94 del 25 de julio de 1994, caso “SLIM FAST” (G.O. 162 del 09 de setiem- GACETA OFICIAL bre de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 165), 06-IP-94 del 09 de diciembre de 1994 (G.O. 170 del 23 de enero de 1995. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 1) y 10-IP-94 del 17 de marzo de 1995 (G.O. 177 del 20 de abril de 1995.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 54), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 -relativo al fortalecimiento por parte de las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial- en los siguientes términos: “ Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas, con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344, para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los Países Miembros. “Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’.

De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos, ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su Preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas 06/08/99 8.32 económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.

(Subrayados de la presente sentencia). Finalmente, a las consideraciones anteriores ha de agregarse necesariamente que el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial por parte de los Países Miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.

Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en el artículo 96, no es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simplemente basta para dar tratamiento uniforme al examen de registrabilidad de las marcas, estando vedado a los Países Miembros establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria.

Y en el caso, parece haber sucedido todo lo contrario al consagrarse una suerte de silencio administrativo interpretado en sentido positivo; con la gravedad de que, si así fuere en efecto, pondría en peligro la seguridad jurídica al atentar contra derechos adquiridos legítimamente por terceros, y al privar a la administración de pronunciarse en una especie de pérdida de competencia, proscrita ésta por sentencia emitida el 07 de diciembre de 1998, en el proceso 03-AI-97 (G.O. del Acuerdo de Cartagena No. 410, del 24 de febrero de 1999), cuando fue rechazado el argumento que esgrimiera la demandada según el cual, por el hecho de haber dejado la actora de recurrir ante el Tribunal en el plazo que le señala la norma comunitaria, perdió aquella la “competencia” para hacerlo.

Así lo expresó, en efecto, este órgano jurisdiccional andino: GACETA OFICIAL “La parte demandada plantea como excepción previa que la Secretaría General sería incompetente para interponer la acción de incumplimiento contra Colombia, por cuanto debió haber demandado ante el Tribunal dentro de los dos meses siguientes a partir de la publicación de la Resolución 453 de 1997, realizada el 13 de febrero de 1997 en la Gaceta Oficial -cosa que no ocurrió- para no perder su competencia en razón del vencimiento del término. ( ) “ de acuerdo con la evolución jurisprudencial, recogida en sentencias 02-AI-96 y 04AI-96 y que culmina con la sentencia 03-AN97 (Gacetas Oficiales 291, 307 y 343 de setiembre 03 de 1997, noviembre 28 de 1997 y mayo 26 de 1998, respectivamente), se desprende que la Junta (hoy Secretaría) podía iniciar la acción aún después del plazo señalado en el artículo 24 si el país reclamante no lo hiciere, con el objeto de asegurar de todas maneras la finalidad de vigilancia y control judicial de la legalidad andina.” De lo anterior, y una vez aclarada, por el juez consultante, la situación subordinada de la norma nacional (Reglamento interno a la Decisión 344), frente a la supranacional comunitaria (Decisión 344), tendrá él que decidir sobre la improcedencia de la aplicación de dicho Reglamento.

V. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, establece: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Al referirse la doctrina al concepto de “marca”, señala: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un 06/08/99 9.32 bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA, en el presente caso: QUE de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia que más adelante se detalla. QUE el artículo 81 de la Decisión 344 exige que para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el hecho de que un signo cumpla con estos requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aun dentro de alguna de las otras prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente este Tribunal, y reiterado últimamente en el procedimiento de interpretación prejudicial 11-IP-98 del 03 de mayo de 1998, caso “PAVCO” (G.O. 359 del 04 de agosto de 1998).

Y QUE, aún más en concreto, a) En cuanto a la distintividad, función así mismo esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándo- GACETA OFICIAL se por sí mismo de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y de la especialidad. La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. b) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos. Al respecto el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”.

“Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114). El Tribunal Andino considera asimismo, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.

Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal pero también indispensable, que permite tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad industrial, y se la concibe como la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77). 06/08/99 10.32 Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, acogidos, sentados y desarrollados, como ha sido expresado supra, por la ya constante jurisprudencia de este Tribunal sentada al respecto. (Véanse, por vía de ejemplo, las sentencias correspondientes a las interpretaciones prejudiciales: 04-IP-88, “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”; 03-IP-90, “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”; 03-IP-91, “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”; 01IP-94, “MAC POLLO”; y 02-IP-94, “NOEL S.A”.

Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena Nos. 39, 70, 93, 164 y 163, respectivamente. Y, últimamente, en las sentencias que pusieron fin a las interpretaciones prejudiciales 14-IP96, “PROMOFERIAS”, del 11 de marzo de 1998 y 32-IP-97, del 02 de octubre de 1998, caso: “TERMINATOR”). Con base a lo anteriormente expuesto, el Tribunal pasa a desarrollar: VI.

LA DISTINTIVIDAD Esta, como función esencial de la marca, radica en diferenciar productos o servicios pertenecientes a una persona o empresa, de otros, haciendo posible que el consumidor los distinga. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con éstos o con las características de los mismos, identificando asimismo el origen empresarial de unos y otros.

Ha sido constantemente reiterada la jurisprudencia del Tribunal Andino a este respecto, a partir de su sentencia de interpretación prejudicial en el caso 01-IP-87 del 03 de diciembre de 1987, caso “VOLVO” (G.O. No. 28 del 15 de febrero de 1988. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág. 99); expresó también posteriormente en la interpretación prejudicial 22-IP-96 del 12 de marzo de 1997, caso “EXPOMUJER” (G.O. No. 265 del 16 de mayo de 1997.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996, pág. 344) lo siguiente: El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene “los tres elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro. Entre ellos, la distintividad o capacidad para distinguir un producto o servicio de otro, es la base fundamental para identificar un bien y di- GACETA OFICIAL 06/08/99 11.32 ferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo.

La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores, el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño.” carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo exclusivamente en su acepción gramatical.

En sentencia más reciente emitida con motivo de la interpretación prejudicial 04-IP-98 del 17 de agosto de 1998, caso “OPTIPAN” (G.O. del Acuerdo 375 del 07 de octubre de 1998) el Tribunal ha dejado ratificado su criterio. “Igualmente, como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, deben equipararse a las denominaciones genéricas stricto sensu, las denominaciones que poseyendo una grafía parcialmente distinta o incorrecta son el equivalente fonético o gráfico de una denominación genérica; así como los signos gráficos que evoquen en el consumidor el mismo concepto de una denominación genérica.” (Manuel PACHON, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”.

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá, 1995, páginas 207 a 213. Los resaltados, salvo la expresión latina, son de la presente sentencia). Por otra parte, y por cuanto el acto administrativo impugnado fundamenta la denegatoria del registro del signo “ECAR” en el hecho de que “la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el art. 82, párrafos a), d) y e) de la Decisión 344 pues designa la calidad del servicio” que se pretende proteger con la marca, consecuentemente considera el Tribunal indispensable analizar el concepto de genericidad, en los siguientes términos: VII.

LA GENERICIDAD Conforme al párrafo e) del artículo 82 de la Decisión 344, no podrán ser objeto de registro marcario los signos destinados en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, a designar de forma común o usual los productos o servicios que se pretenda amparar con dichos signos. Conforme al Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es “lo común a muchas especies”, y GÉNERO el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”.

También es la “clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”. Por su parte, ESPECIE es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes.” La “genericidad” de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

Una denominación no tiene el En sentido estricto y conforme a la doctrina: “Por denominación genérica debe entenderse aquella que, con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la marca, designa el género o la especie de los productos o servicios que se quiere distinguir con ella. Y, también conforme a la doctrina, se considera que una expresión es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica.

Los principios expuestos forman parte del acervo jurisprudencial del Tribunal Andino. Así, en la sentencia dictada dentro de la interpretación prejudicial 03-IP-95 del 07 de agosto de 1995, caso “TUTTI-FRUTTI” (G.O. 189 del 15 de setiembre de 1995. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 148), respecto de la denominación genérica el Tribunal expresó: “ la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, tanto las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar.

Tanto en la noción de género como en la de especie, GACETA OFICIAL que trae el Diccionario de la Real Academia, la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie), a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.” (Criterio ratificado en las interpretaciones prejudiciales 14-IP-95, G.O. 230 del 16 de octubre de 1996, 18-IP-95, G.O. 231 del 17 de octubre de 1996 y recientemente en la 16-IP-98 del 10 de setiembre de 1998, caso “SALTIN”, G.O. 398 del 22 de diciembre de 1998).

En consecuencia, un signo solicitado para registro es genérico cuando los empresarios de un determinado sector económico lo utilizan para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo identifica dichos bienes. De manera que no sería admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que, utilizado en el lenguaje corriente, señalara las características generales de bienes de un determinado sector de producción. No encaja sinembargo en este análisis el signo “ECAR”, que nos ocupa en el caso de autos, por cuanto no se utiliza de manera común para referirse a los servicios de la Clase 42, con lo cual, en criterio de este Tribunal, dicho signo no atenta ni contraviene lo dispuesto en los párrafos a), d) y e) de la norma comunitaria contenida en el artículo 82 de la Decisión 344, disposiciones en las que la administración hace descansar su negativa a la concesión del registro solicitado.

VIII. EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de esa solicitud. Los terceros que acrediten un interés legítimo, tienen la posibilidad de oponerse al registro del signo mediante “observaciones”, que pueden ser presentadas dentro de los treinta días hábiles siguientes (artículo 93).

De formularse “observaciones”, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, hagan valer sus alegatos ”, expresa 06/08/99 12.32 textualmente la norma (artículo 95). Vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones presentadas y acerca de la aceptación o denegación del signo como marca.

En efecto, para el caso de no haber surgido estas últimas, el artículo 96 deja claramente consignado cómo “vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” (resaltado de la presente sentencia).

De lo expuesto puede apreciarse así mismo que la, facultad, -entendida ésta en el sentido de “competencia exclusiva”- imperativamente otorgada a la oficina nacional competente por la ley comunitaria, para proceder al examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario.

La ausencia de “observaciones” no libera por tanto al funcionario de la obligación de realizar el examen de fondo. La finalidad de la norma es, por el contrario, la de concebir éste como un requerimiento indispensable del proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo ha expresado el Tribunal en reiterada jurisprudencia; doctrina jurisprudencial ampliamente acogida además por las oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros, en los cuales han tenido oportunidad de pronunciarse.

Finalmente, resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben ser tomadas en cuenta para realizar el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente consagradas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, independientemente de que el interesado haya denunciado o no la supuesta violación de las mismas: el mandato en ellas contenido es de obligatorio acatamiento para el funcionario y para el juez cuando éstos se abocan, en su caso y respectivamente, al análisis de los requisitos necesarios para obtener el registro de una marca.

Con base en las consideraciones expuestas, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: GACETA OFICIAL 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación, sólo o adicionalmente, de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional; aunque siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste, sin entrar a analizarlos. 2.

El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, y, como tal, de aplicación obligatoria por los órganos del Acuerdo, por todos los Países Miembros, por los funcionarios que en éstos ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, y aun por los particulares. 3. Los actos administrativos requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquel, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría el acto administrativo quedar afectado hasta de nulidad absoluta, colindante con la inexistencia, si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados. 4.

El artículo 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena está inspirado en los principios fundamentales de aplicación directa de la ley comunitaria, sin complemento legislativo interno y de preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma comunitaria, determinación que necesariamente deberá realizar el juez nacional consultante respecto del reglamento a la Decisión 344, vigente aquél en ese momento, en el cual la actora fundamenta su demanda. 5.

Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no “obser- 06/08/99 13.32 vaciones” por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario. 6.

Considera también el Tribunal Andino que la marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretende identificar tales bienes, en razón de lo cual el signo insuficientemente distintivo no es registrable. 7.

Un signo solicitado para registro es genérico cuando los empresarios de un determinado sector económico lo utilizan para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo identifica dichos productos o servicios. De manera que no sería admisible que un sólo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que utilizado en el lenguaje corriente señalara las características generales de bienes de un determinado sector de producción. 8.

Al proscribir el riesgo de confusión dentro del registro marcario, el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el empleo al cual han sido destinados.

El juez consultante, al emitir su respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada en la presente sentencia, respecto de las señaladas normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andna para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.

GACETA OFICIAL 06/08/99 Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE 14.32 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO PROCESO 11-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 113, 128, 144 y Disposición Final Unica de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4704.

Actor: Sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A. (Marca “LELLI”). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecinueve días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Manuel Urueta Ayola, en oficio 213 de 24 de febrero de 1999, de los artículos 81 y 83, literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso Nº 4704 instaurado por la Sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A., mediante el cual pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 20787 de 2 de noviembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por la cual se concedió el registro de la marca “LELLI” a favor de la sociedad SMITHERS OASIS DE COLOMBIA LTDA, para distinguir productos de la clase 42; del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y, teniendo en cuenta: V I S T O S: Se trata de la Resolución Nº 20787 de 2 de noviembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Re- Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. El acto administrativo demandado. GACETA OFICIAL pública de Colombia, por la cual se concedió el registro de la marca “LELLI” a favor de la sociedad SMITHERS OASIS DE COLOMBIA LTDA, para distinguir productos de la clase 42 (Clasificación Internacional de Niza), que se refiere a “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”. 1.2.

Los hechos considerados relevantes: El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos: 1.2.1. El 27 de noviembre de 1984 se constituyó la sociedad comercial LELLI QUIMICA C.A., por varios socios de apellido Lelli y de origen italiano y cuyo objeto social declarado fue el de “realizar por su propia cuenta y por cuenta de otros, toda clase de inversiones y actos de comercio en relación con la fabricación, compra, venta y distribución de cualquiera (sic) productos químicos en general ”.

Posteriormente la sociedad cambió su razón social por CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A., la cual se encuentra vigente. 1.2.2. La sociedad actora empezó a exportar a Colombia desde 1991 espumas florales y productos químicos para la horticultura y para la industria de las flores, a través de su vinculada LELLI EXPORT C.A. 1.2.3. En 1993, y en razón de la buena aceptación que tuvieron los productos exportados los señores Lelli resolvieron crear en Colombia una sociedad de responsabilidad limitada a la que denominaron LELLI DE COLOMBIA LTDA. con el objeto de realizar “la introducción y comercialización de insumos para cultivos de flores y elementos necesarios para éste y otros renglones agrícolas ”. 1.2.4.

La CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A. tiene registradas sus marcas para amparar productos de las clases 1, 20 y 42 de la clasificación internacional en Chile, Argentina, Estados Unidos y Venezuela. En Colombia la marca es conocida desde el año de 1990. 06/08/99 15.32 1.2.5. La SOCIEDAD SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., con domicilio en Yumbo, Colombia, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 18 de julio de 1995 el registro de la marca LELLI para distinguir productos comprendidos en la clase 42 internacional.

La solicitud fue radicada bajo el expediente Nº 95031777 y mediante la Resolución Nº 20787 de 22 de noviembre de 1995 se otorgó el registro correspondiente con el certificado Nº 181217. 1.2.6. La parte demandada considera que el registro se ajusta a derecho pues la solicitud del tercero interesado cumplió con los requisitos exigidos por la ley y que además la parte demandante no se opuso a la mencionada solicitud de registro, ni presentó recursos en la vía gubernativa ni tampoco demostró, en ninguna forma, ser titular de un registro marcario anterior a la fecha de la Resolución acusada o de una solicitud sobre la misma presentada con anterioridad a la de la Sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA..

Tampoco la demandante ha solicitado en Colombia el depósito del nombre comercial o de la enseña en que destaque la expresión LELLI. 1.2.7. El tercero interesado, esto es la Sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., al contestar la demanda opone como excepción a la misma la falta de legitimación en la causa, haciendo ver que la empresa venezolana CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A. pretende la protección del nombre comercial de LELLI DE COLOMBIA LTDA., a pesar de que se trata de una persona jurídica diferente.

Además, expone que el signo registrado a su favor es totalmente diferenciable del nombre comercial anteriormente mencionado, fuera de que según la legislación colombiana para que el nombre comercial sea oponible a terceros debe haberse efectuado su depósito ante la autoridad competente. Teniendo de presente lo anteriormente relacionado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, para lo cual inicialmente precisa:

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De conformidad con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, es función suya, entre otras, la de inter- GACETA OFICIAL pretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, corresponde interpretar las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, más los artículos 113 y 128 de la misma Decisión, normas mencionadas por el actor en el proceso interno y adicionadas por El Tribunal, junto con la Disposición Final Unica, de la misma Decisión, las cuales deben interpretarse en concordancia con el artículo 144; todo ello, en procura de una interpretación sistemática de la normatividad comunitaria.

En consecuencia, las normas a ser interpretadas en esta sentencia se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83, literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 06/08/99 16.32 bros, siempre que dadas las circunstancia pudiere inducirse al público a error.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

( ) “f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente ”. 3.3.

Artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe. “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miem- “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: GACETA OFICIAL “1.

Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. “2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento ”. 3.4.

Artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. 3.5.

Artículo 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. 3.6. Disposición Final UNICA de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

“Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia ”. 4. CONSIDERACIONES Corresponde, entonces, realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando, entre otros, los aspectos referentes a los requisitos 06/08/99 17.32 para el registro de marca, la distintividad, la protección de nombre comercial; la falta de oposición al Registro de marca de fábrica y la legitimación activa para solicitar la nulidad de un registro; así como los de la nulidad del registro y lo concerniente a la definición del concepto de “Autoridad Nacional Competente” frente al de “Oficina Nacional Competente”, temas éstos que resultan de la aplicación de las normas cuya interpretación prejudicial se pretende. 4.1.

Requisitos de registrabilidad. Son numerosos los procesos en los cuales El Tribunal se ha referido, al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, a las tres características básicas o requisitos que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

El Tribunal ha sostenido de antiguo, que de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella. La perceptibilidad y la representación gráfica también señaladas en el artículo interpretado, son condiciones que permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, puesto que el signo debe materializarse mediante una forma escrita, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.); razón por la cual, si al momento de ser presentado para registro un signo no cumple con las condiciones intrínsecas señaladas en el artículo 81 de la Decisión 344, no puede ser registrado como marca. 4.1.1.

La distintividad. Es, sin embargo, el requisito de la distintividad, especialmente por ser el que se define como elemento principal del signo en relación con la función que éste debe cumplir, el que mayor análisis ha tenido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Con relación a él ha dicho El Tribunal en reciente sentencia, ratificando posiciones expresadas en muchos otros fallos: “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, GACETA OFICIAL es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.

De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

“La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la “descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Edit.

Top Management, Bogotá). “Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, sentados, acogidos y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal. (Véanse las interpretaciones prejudiciales Nos.: 04-IP-88 “DAIMLER”; 03-IP-90 “NIKE”; 03-IP-91 “HARINERA DEL VALLE”; 01-IP94 “MAC POLLO”; y 02-IP-94. Gacetas Oficiales Nos. 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente; y en recientes sentencias Nos.: 14-IP-96 “PROMOFERIAS” y 27-IP-97 “TENNIS”.

Gacetas Oficiales Nos. 363 del 11 de agosto de 1998 y 369 del 03 de setiembre de 1998, también). “En síntesis, la exigencia de esos requisitos está encaminada a evitar la confusión entre marcas ”.1 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. 06/08/99 18.32 Ahora bien, es preciso aclarar que no todo signo marcario que cumpla los requisitos enantes referidos, aún siendo suficientemente distintivo, tiene asegurado su registro en forma automática.

En efecto, los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 imponen la necesidad de verificar si el signo no se encuentra incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que ellos contemplan. Por ello el juez nacional, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar cuidadosamente si el signo que se pretende registrar como marca, o cuyo registro se impugna, ha cumplido con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica, pero además, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. 4.1.2.

La confundibilidad. La función principal de la marca, se ha dicho, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. La posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría lo que ha venido en llamarse el “riesgo de confusión”.

Este se presenta en los consumidores, cuando por la identidad o similitud de los signos entre los que deben escoger, se encuentran ante la eventualidad de sufrir un error de juicio por la dificultad de distinguir acerca del origen empresarial de los bienes y de optar por uno u otro, de acuerdo a su libre determinación. A fin de eliminar, o cuando menos reducir, el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error” (literal b), artículo 83 Decisión 344).

GACETA OFICIAL 06/08/99 19.32 Con idéntico propósito El Tribunal ha venido haciendo especial énfasis en sus providencias sobre el cuidado que se debe tener por el juez o el administrador al realizar el “análisis de confundibilidad”, ya que éste es el instrumento idóneo para zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra o a un nombre comercial y si, por ende, puede aquélla ser registrada o no. Ha dicho: se estaría propiciando que los consumidores incurrieran en errores de tal magnitud que comprometieran, incluso, su libertad de consentimiento.

Esta es la razón por la cual el ordenamiento jurídico andino y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia, han otorgado a la función distintiva de las marcas un papel fundamental, cuya ausencia inhibe la registrabilidad. “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.

Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia2”.

Sobre este punto El Tribunal ha señalado: El riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas (determinadas por la apreciación visual), fonéticas (derivadas de la percepción auditiva) y, conceptuales (producidas por la diferente apreciación ideológica). Es entendible que al presentarse confusión entre los signos 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. “Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.

El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP87, 4-IP-88 y más recientemente, en la interpretación 2-IP-94, a las cuales se remite la presente sentencia. “En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 56 de la Decisión 85 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales.

La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.

El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente -además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica- concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no GACETA OFICIAL darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca”. 3 4.1.3.

El cotejo marcario. La determinación de si un signo es distintivo o no, en relación con otro, o lo que es igual, si genera o no riesgo de confusión, debe hacerse por el administrador, o por el juez, en su caso, con el mayor cuidado, tomando como derroteros a seguir tanto las normas comunitarias como lo que sobre su aplicación ha venido enseñando este Tribunal.

Su jurisprudencia ha elaborado criterios orientadores de tipo general que sirvan tanto al administrador como al juez nacional, y por sobre todo a éste, en sus tareas de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de signos marcarios en conflicto, para dilucidar si se presenta o no la posibilidad de confusión entre ellos.

A este respecto, El Tribunal se limita ahora a recordar, ratificándolas, las reglas aludidas, según aparecen bien recogidas en la sentencia 10-IP-98, en la que se dijo: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurispru3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23-II-95.

Proceso Nº 5-IP-94. Caso: “BENETTON”. En G.O.A.C. Nº 177 del 20-IV-95. 06/08/99 20.32 dencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 GACETA OFICIAL G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.4 Los conceptos atrás mencionados, por su importancia para realizar cabalmente la comparación entre los signos, implican que el juez nacional deberá tomar en cuenta, al hacer la comparación de las marcas comprometidas en la litis, las reglas que doctrinaria y jurisprudencialmente se han venido decantando, advirtiendo que ellas son aplicables también, cuando la comparación se realiza entre una marca y un nombre comercial, como es el caso que atiende ahora El Tribunal; reglas y características que se resumen a continuación: 4.1.3.1.

Cotejo de conjunto. Regla que impone, primero, la obligatoriedad de no descomponer las marcas en conflicto y que proscribe, además, el procedimiento matemático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud o disimilitud. Lo importante es que se tenga una visión global, de conjunto, de todos los elementos y factores integrantes de la marca, con el objeto de no destruir su unidad fonética, auditiva, ni ideológica.

Esta la razón por la que debe ponerse atención preferente a los elementos caracterizadores de cada denominación, de los cuales suele depender, en la práctica, la primera impresión o impacto que recibe el consumidor ante el nombre que funciona como marca. 4.1.3.2. Cotejo sucesivo y no simultáneo. Como el consumidor, en general, observará las marcas en forma separada, sucesiva y no simultánea, lo cual le permitirá conocer a través de la impresión o imagen dejada por la más próximamente apreciada, si ésta le recuerda la imagen de la otra, el juez, colocado en la misma posición del consumidor deberá, igualmente, observar las marcas en conflicto en forma sucesiva. 4.1.3.3.

Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias. La similitud entre dos marcas no depende de las diferencias entre ellas, sino de los elemen4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98.Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. 06/08/99 21.32 tos semejantes o de la semejante disposición de tales elementos.

Esta regla utilizada en el cotejo marcario enfatiza en cuáles son las semejanzas entre los signos, puesto que es allí donde mayormente se advierte el riesgo de confusión. 4.2. La protección del nombre comercial. Es a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuando empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.

En el literal b) del artículo 73, de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. En el caso presente la demanda contenciosa, por medio de la cual se pretende la anulación del registro marcario LELLI otorgado a SMITHERS OASIS DE COLOMBIA LTDA., se fundamenta entre otras disposiciones comunitarias en la que se acaba de mencionar, pues se alega que esta marca no ha debido ser registrada en razón de que existía un nombre comercial que se usaba con anterioridad a la concesión del registro en referencia. Existiendo tales razones de hecho y de derecho, se impone realizar la interpretación prejudicial solicitada y a ello se procede seguidamente.

En múltiples providencias emitidas por El Tribunal, en las cuales se interpretó, bien, la disposición contenida en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, ora, la establecida en el subrogatorio literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ha sentado precisa jurisprudencia al respecto, en términos y con los alcances que ahora, nuevamente, se ratifican.

En tales providencias El Tribunal ha sostenido con respecto a esta norma: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o re- GACETA OFICIAL gistrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

“Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sis- 06/08/99 22.32 tema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.5 Consecuente con estas posiciones jurisprudenciales, el juez nacional, al realizar el análisis comparativo entre el nombre comercial notorio o la marca notoria, con la denominación marcaria impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquéllos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encuentra acreditado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca, según el caso, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para, si hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al cotejo las mismas reglas y criterios de comparación que se han dejado expuestos para la comparación de signos marcarios. 4.3.

Reproducción de Signo Distintivo notoriamente conocido. Según lo que establece el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Advierte la norma comentada que esta causal de irregistrabilidad es aplicable con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en los que se destine a productos o servicios distintos.

El Tribunal sobre esta materia ha desarrollado en varias de sus providencias el criterio de que esta norma debe ser analizada en concordancia con el artículo 84 de la Decisión 344 que determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida. Ha dicho al respecto: “Este Tribunal considera que nada impide que los anteriores criterios sean aplicables 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98. GACETA OFICIAL también a la situación contemplada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión citada, respecto de otros signos notoriamente conocidos, entre ellos el nombre comercial. “De otro lado, conviene retomar la tesis de este Tribunal según la cual la notoriedad es una situación que debe ser probada por quien la alega; en tal sentido este Tribunal estableció que corresponde al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, “ apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica.

Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino tam-bién en interés general del consumidor.” (Proceso 5-IP-94, Gaceta Oficial No. 177 del 20 de Abril de 1994). “De esta forma el examinador marcario deberá tener en cuenta varios factores para determinar la notoriedad de una marca: su difusión al interior de un grupo de consumidores; su uso intenso y una determinada calidad de productos, entre otros ”.6 Finalmente con respecto a los signos notoriamente conocidos es del caso traer a colación lo que El Tribunal, de manera amplia e ilustrativa expuso en el proceso 20-IP-97: 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 7-VIII-98. Marca RIO CLARO (nominativa). En G.O.A.C. Nº 393 de 14-XII-98. Véase también sobre este particular lo dicho en la sentencia de 18-III98. Proceso 1-IP-97. Caso LA NACION, LA NOTICIA INDEPENDIENTE. En G.O.A.C. Nº 344 de 28-V-98, en la cual se afirma: “Asimismo se violó, según el demandante, el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 por cuanto el signo registrado mediante la resolución acusada es una reproducción o imitación del signo distintivo del periódico “LA NACIÓN”, notoriamente conocido en Colombia desde 1949.

Considera el Tribunal que corresponde al juez nacional apreciar en el proceso interno dicha notoriedad de acuerdo a las reglas pertinentes en materia probatoria allegadas en el proceso interno”. 06/08/99 23.32 “La disposición del literal d) del artículo 73, de igual contenido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha llevado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresión “de un signo distintivo notoriamente conocido” hace relación sólo a las marcas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial (Manuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel Otero Lastres, Ricardo Metke).

“El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73.

Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios.

“Mirada la protección por el otro lado del derecho marcario, esto es, el titular, podría un tercero aprovecharse de la notoriedad de un signo, imitando o reproduciendo una marca notoria como un nombre comercial notorio, generando en ambos casos una utilidad inconmensurable, aprovechándose del sacrificio o del esfuerzo ajeno y en beneficio propio.

“El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 otorga, como se manifiesta anteriormente, protección al nombre comercial notoriamente conocido para enfrentarse mediante observación, a la inscripción de una marca posterior y a otros signos. “Este artículo se refiere a los casos de reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido y, aplicando el principio universal GACETA OFICIAL 06/08/99 de interpretación de la ley, los mencionados vocablos se entenderán “en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras ”.7 adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.

Por nombre propio se entiende ‘el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia’. 4.4. Utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc. De conformidad con el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables los signos que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos.

Esta disposición, tal como se desprende de su redacción textual, solamente opera respecto de personas naturales y por lo tanto, no es, en manera alguna, aplicable en relación con personas jurídicas o morales o con personas ficticias. Las hipótesis normativas que se contemplan permiten advertir que no es registrable como marca ni el nombre completo de una persona natural, esto es, su nombre y apellidos, ni su apellido, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato.

“A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”.8 En similar sentido OTAMENDI, partiendo de la base de que esta protección relativa al nombre sólo es aplicable con respecto a las personas físicas, enseña que ellas: “ tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre.

La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido?. ¿o también se refiere al apellido en forma individual?. “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio ” Es evidente que existiendo, por otra parte, en el mismo Estatuto normativo disposiciones que protegen el nombre comercial de las personas morales, su razón social, etc., es a ellas a las que debe darse aplicación cuando quien reclama o se opone a la utilización del nombre completo, o de parte de él, es una de tales personas; de tal manera que en este caso no podría hablarse de nombre propio sino de razón social o nombre comercial, según el caso.

( ) “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia.

Apellidos como ‘Lindbergh, Reuteman o Vilas’, no son comparables a ‘Pérez, González o Díaz’. En una palabra nadie tiene porque utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es La doctrina encuentra justificada la prohibición de registrar nombres propios de personas naturales, tal como lo hace la norma interpretada.

Sobre el particular se rememora la opinión del tratadista Manuel PACHÓN quien expone: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13-II-98. Marcas “MANUELITA” vs “MANOLITA”. Proceso 20-IP-97. En G.O.A.C. Nº 332 de 30-III-98. 24.32 8 PACHON MUÑOZ, Manuel.

Manual de Propiedad Industrial. Edit. Temis. 1984. pág.

96. GACETA OFICIAL atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca ‘Churchill’ dijo: ‘Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia’”.9 También es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia señalan acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc..

De consuno tratadistas y jueces indican que quien tiene tal derecho es el titular del nombre o sus herederos. OTAMENDI, a este respecto expone que: “La Corte Suprema ha explicado que la ley protege a quien eventualmente pueda verse afectado por el uso como marca de su nombre o retrato y a sus herederos hasta el cuarto grado. Porque éste es un derecho subjetivo cuya finalidad tiende a proteger la posesión del nombre que sea objeto de un hecho como el que indica la ley y debe ser, por tanto, conferido única y exclusivamente a quienes ella indica”.10 06/08/99 nocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: • Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. • Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. • El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas. • La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición final Unica, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional. • El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario. 4.5.

Nulidad de Registros Marcarios: acción procedente; caducidad; autoridad nacional competente y titulares de la acción. El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Unica del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley.

La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente co9 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. AbeledoPerrot. Buenos Aires. 1989. pág. 96. 10 OTAMENDI, Jorge. Ibídem. pág. 98. 25.32 Los anteriores comentarios y apreciaciones tienen respaldo, primero, en la legislación objeto de la interpretación que se realiza y, luego, en la copiosa jurisprudencia del Tribunal, a la cual se hace referencia puntualizadamente en los siguientes acápites: GACETA OFICIAL 06/08/99 4.5.1 Sobre la legitimación activa. de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente, administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedimiento establecido en la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público. En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de “parte interesada”, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente.

Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor. En relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad de un registro marcario establecida en el artículo 113 de la Decisión 344, El Tribunal ha manifestado, teniendo en cuenta que la ley dispone que la acción se adelanta “de oficio o a petición de parte interesada”, lo siguiente: “Según el tratadista Breuer Moreno las siguientes son las personas que pueden interponer una acción de nulidad de registro marcario: “a) El titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente, por ser confundible con otra que gozaba de prioridad.

“b) El interesado directo en el caso de que se hubiere ‘sustraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera’, y en tal caso ‘el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado’. “En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.

“c) Titulares de nombres comerciales o civiles. “Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’”.11 “De lo mencionado hasta aquí se concluye que, antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de “parte interesada” cuando la petición de nulidad provenga de un particular.

Este, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro. Así se pone de relieve en distintas sentencias de interpretación prejudicial como las ya citadas, producidas en los procedimientos de interpretación correspondientes a los casos 28-IP-95 y 10-IP97, de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente ”.12 Y en otro fallo de reciente data, El Tribunal ratificó y complementó lo anterior diciendo: “Por otro lado, en el señalado artículo 113 de la decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”.

En el caso 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97. Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI-97. 26.32 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. GACETA OFICIAL 06/08/99 4.5.2. Sobre las causales para intentar la acción de nulidad. cuentran inspiradas en razones de exclusiva ilegalidad, por lo que el juzgamiento de los vicios que pudieren afectar al acto impugnado se encuentra encomendado a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, que sólo podrá ejercerla previa audiencia de los afectados”.14 En cuanto a este tema, el artículo 113 dice que procede decretar la nulidad del registro en virtud de la acción de nulidad, cuando quiera que se presente una o algunas, de las siguientes causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe. “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

“2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización”. Sobre el alcance y contenido de las antecitadas causales, pero sobre todo, de su taxatividad, El Tribunal tiene señalado: “Resta advertir que el artículo 113 consagra causales taxativas y de estricta ilegalidad para que pueda ser interpuesto este recurso ” 13 Agregando en otro aparte de la misma sentencia que: “Como ha quedado expresado, las causales de nulidad del registro de una marca se en13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. 27.32 4.5.2.1. Sobre el principio de la buena fe en el registro de las marcas. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también, cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.

El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella. Así, el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 erige en causal de nulidad el hecho de haber obtenido un registro marcario infringiendo el principio de la buena fe, conducta infractora que para el caso se tipifica en la realización de una cualquiera de las acciones previstas en la norma comentada o de cualesquiera otras que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o ilegal, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal. 14 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. GACETA OFICIAL Por lo anterior, el juez al analizar el caso concreto deberá estudiar si en el contenido ejemplificativo del literal c) del artículo 113, relativo a la consecución del registro mediante una actuación de mala fe, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras situaciones que, en todo caso, constituyan el ejercicio de una conducta realizada de mala fe. 4.5.3.

Sobre la competencia y el procedimiento. Intimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Unica, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional.

En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. Así sentó jurisprudencia sobre el particular el Tribunal Comunitario: “También, y por otra parte, se desprende de la norma que no es de la exclusiva atribución de la “oficina nacional competente” el conocimiento de este recurso, porque al referirse a la “autoridad nacional competente” está disponiendo implícitamente que puede ser interpuesto ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Única), las funciones jurisdiccionales sobre esa materia, reguladas por dicha norma”.15 15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. 06/08/99 28.32 En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse.

Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional.

Ha dicho el Alto Juez Comunitario: “La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.” 16 Los anteriores conceptos son desarrollos de lo que se ha venido diciendo por parte del Tribunal en cuanto se refiere a la competencia y el procedimiento para la acción de nulidad, y especialmente para diferenciarla del procedimiento de “cancelación”.

Sobre el particular es pertinente reproducir seguidamente lo que se dijo en una de las primeras sentencias en que el tema fue tratado: “Como puede apreciarse de su simple lectura, esta norma consagra las causales de “nulidad” del registro de marca en forma diferente a la del último párrafo del artículo 108. En efecto, si bien son establecidas así mismo en forma taxativa, tal como las dos contenidas en el artículo 108, aquellas en cambio se encuentran inspiradas, como ya se ha expresado y ahora se insiste, en razones de exclusiva ilegalidad, quedando el 16 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97.

Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI-97. GACETA OFICIAL 06/08/99 juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado -previa audiencia de las partes- a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, es decir, la competente conforme al Derecho interno de los Países Miembros (párrafo segundo de la Disposición Final Única de la Decisión 344); preeminentes normas comunitarias, acogerse a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme al Derecho interno, su cualidad de “parte interesada”.

Se encuentra facultado en este caso para solicitar de la autoridad nacional competente la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad, entre las cuales -por vía de remisión, del literal a) del artículo 113 al párrafo d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 o de sus equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313- el haber sido otorgado el registro desconociendo que existía una marca notoria ya concedida en las condiciones reconocidas por la ley comunitaria.

“De lo expuesto se infiere que quien se sienta lesionado por la concesión del registro de un signo en contra de sus intereses: “A) En el caso de ser titular de una marca notoria para el momento en que fuere solicitado por otro el registro de la misma, podrá alegar -si ésta hubiere sido concedida y registrada mediante actuación administrativa ya firme- la notoriedad previa de la suya, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344.

“Este recurso administrativo deberá intentarlo solamente ante la Oficina Nacional Competente -es decir la concedente del registro inicial- en solicitud de cancelación, vale decir, de revocatoria por la propia administración, del acto de concesión de la marca correspondiente al signo igual, o que se preste a confusión con aquel del cual él es titular; para lo cual le bastará demostrar en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevalecer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita.

Y siempre en el bien entendido de que el pronunciamiento de la “Oficina Nacional Competente” al respecto, quedará también sometido a los otros recursos de revisión que pudieren haberse legalmente previsto para su tramitación no sólo ante la propia administración concedente, sino también ante la jurisdicción judicial, en vía contencioso-administrativa; y también cuenta habida de que -además del recurso comunitario descrito-, todos y cada uno de esos recursos administrativos y judiciales establecidos por el Derecho interno resulten procedentes dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, y compatibles asimismo con las normas comunitarias en análisis (artículos 108 y 113).

“B) Podrá asimismo él “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también 29.32 “Finalmente, observa el Tribunal Andino que con las respectivas expresiones “cancelación” y “nulidad” consagradas en los textos transcritos, está acogiendo el legislador comunitario una respetable distinción doctrinaria, a menudo jurisprudencial y en ocasiones de Derecho positivo interno, que reposa sobre los conceptos de que la “cancelación”, “revocación” o “retiro” de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente).

En tanto que la nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional”17. Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna. 17 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13-II-98. Proceso 28-IP-95. Marca “CANALI”. En G.O.A.C. Nº 332 de 30-III-98. GACETA OFICIAL 4.5.4. Sobre la caducidad de la acción. Acerca de que se trata de una acción que no tiene establecido un término de caducidad, o lo que es igual, que es imprescriptible, el Juez de la Comunidad también ha formulado su interpretación en variadas providencias, diciendo: “En la Decisión 85 no se establecía expresamente que la acción de nulidad tuviera un plazo de prescripción, por lo que en aplicación del artículo 84 de la misma, este asunto pudo remitirse a la legislación nacional o “al derecho interno ante el silencio, en este punto, del derecho comunitario” (ver Procesos 3-IP-88 G.O. Nº 35 de 28 de Octubre de 1988 y Proceso 4-IP-88 G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989).

“Por su parte, la Decisión 344, en el inciso segundo del artículo 113 consagra la “imprescriptibilidad” de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular marcario el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros.” 18 18 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97. Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI-97. 06/08/99 30.32 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir no sólo los requisitos esenciales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 sino además, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos elaboradas por El Tribunal y ratificadas y recomendadas en la presente sentencia. Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son, el cotejo de conjunto de los signos en conflicto, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas antes que de las diferencias.

Tercero: Entre las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, figura la similitud del signo solicitado como marca con un signo notoriamente conocido o que pueda producir confusión con una marca notoriamente conocida. A la protección del nombre comercial y de otros signos distintivos se han hecho extensivas las mismas ventajas que la notoriedad confiere a la marca con lo cual el régimen comunitario de propiedad industrial pretende evitar que coexistan en el mercado nacional y subregional signos que induzcan a error al consumidor o que puedan generar actos de competencia desleal.

GACETA OFICIAL Cuarto: Quinto: Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria. Para determinar o establecer la confundibilidad de una marca y un nombre comercial se aplicarán las mismas reglas que ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal para la comparación de dos marcas.

No son registrables los nombres completos, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de las personas naturales distintas del peticionario o que sean identificadas por la generalidad del público como distintas al peticionario. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o firma o sujetos de la caricatura o retrato, y en cabeza también de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.

Sexto: La acción de nulidad intentada debe cumplir las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos como el de autos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos del derecho interno. Séptimo: Conforme al Derecho Comunitario Andino el registro de una marca será anulado de oficio o a petición de parte, por la Autoridad Nacional Competente, según la atribución de competencia realizada por la ley nacional.

En todo caso si la atribución se efectúa en una dependencia ad- 06/08/99 31.32 ministrativa, el ejercicio de tales funciones comportará el desarrollo de funciones jurisdiccionales por parte de ésta, todo ello en cumplimiento de lo que establece la disposición final Unica de la Decisión 344. Las causales de nulidad son las señaladas taxativamente en el artículo 113 de la Decisión citada y cuando deba aplicarse la relacionada con la mala fe (literal c)) deberá tenerse en cuenta que ella sólo opera en relación con los actos administrativos de registro de una marca que se hayan cumplido durante la vigencia de la Decisión 344.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4704, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 06/08/99 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú