Año XVI - Número 583 Lima, 17 de julio del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 45-IP-2000.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso Interno Nº 5392.

Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FITNES” (Mixta) Proceso 36-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 93, 95 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Actor: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL & CIA. LTDA. Marca: “AMERICAN STAR QUALITY”. Proceso interno correspondiente al expediente N° 4874 6 Proceso 34-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literales a), f) y g); 74 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 58-2000. Marca: “FINADYNE” Proceso 40-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 4645, promovido por la Empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: GOSSY 20 PROCESO 45-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso Interno Nº 5392.

Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FITNES” (Mixta). Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de junio del año dos mil. VISTOS: Contencioso Administrativo, Sección Primera, entidad que ha requerido de este Tribunal, por intermedio del Magistrado Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la interpretación prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo El auto admisorio de la solicitud, proferido por este Tribunal el 9 de junio del año en curso: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES: Para realizar la interpretación solicitada el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tomará en cuenta los siguientes antecedentes o hechos relevantes, señalados por el Juez consultante o extractados del expediente remitido con tal finalidad: 1.1. Las partes en el proceso interno. Es demandante en el proceso interno que se cumple ante la autoridad judicial consultante la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 17/07/2000 2.24 rior. 1.3.

La demanda y las contestaciones a la misma. 1.3.1. Fundamentos de la demanda. La Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. al fundamentar su demanda, estima que la Superintendencia de Industria y Comercio violó por falta de aplicación el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que ella es titular en Colombia de la marca prioritaria “FINESSE”, confundible, a su entender, con la marca “FITNES” (mixta) por razón de sus aspectos visual y fonético.

También comparece a contestar la demanda, en calidad de tercero interesado en las resultas del juicio, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Asevera que, de una parte, su composición ortográfica es semejante pues imprime una misma visión de conjunto que no permite su diferenciación y, de otra, porque la marca “FINESSE” se pronuncia “FINÉS” y al compararla con la marca “FITNES” se aprecia una acentuada similitud fonética, pues, mientras que el fonema de la primera está caracterizado por la f y la vocal i, el segundo es idéntico (NES). 1.2.

Actos demandados en el proceso interno. 1.3.2. Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia. La entidad demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, organismo que profirió los actos administrativos cuya legalidad se impugna. Se demandan, con el fin de obtener su nulidad, las siguientes Resoluciones expedidas por la citada Superintendencia: 1.2.1.

La Nº 27388 de 28 de octubre de 1997, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por el solicitante y se revoca la Resolución Nº 20092 de 23 de julio de 1997 (que le había dado prosperidad a la oposición y negado el registro), se declaran infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y se otorga el registro de la marca FITNES (mixta) a favor de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para distinguir productos de la clase 32 de la clasificación internacional de Niza. 1.2.2.

La Nº 3461 del 14 de septiembre de 1998, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte observante y se confirma la Resolución mencionada en el numeral ante- La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda sostiene que con la expedición de las Resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de norma alguna de la Decisión 344.

Aduce que el procedimiento seguido y la conclusión adoptada se ajusta perfectamente a la normatividad comunitaria y a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas “FITNES” (mixta) y “FINESSE” en debate, se concluyó en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no llevaría a error al público consumidor.

Concluye que, en consecuencia, la marca “FITNES” para la clase 32 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente al fundamentar los actos administrativos acusados, refiriéndose a la ex- GACETA OFICIAL presión “FITNES” (mixta), la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, es suficientemente distintiva. 1.3.3.

Contestación de la demanda por parte del Tercero Interesado. La Sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contesta la demanda coadyuvando la posición de la Superintendencia en cuanto afirma la legalidad del proceso administrativo de concesión del registro y de los actos administrativos demandados. Hace énfasis en que la forma caprichosa y característica como se encuentra escrita la marca “fitNes” (mixta), constituye un elemento predominante dentro de la marca solicitada, por cuanto la letra utilizada es idéntica a la letra que se emplea para la marca notoriamente conocida en el mercado colombiano NESTLE, que además forma parte del nombre comercial SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A..

Niega que la marca solicitada “FITNES” sea similarmente confundible con la marca “FINESSE” ya que el elemento figurativo de la marca solicitada le otorga suficiente distintividad frente a la marca opuesta desde el punto de vista visual, permitiendo al consumidor distinguir las marcas entre sí. Respecto a la confundibilidad desde el punto de vista fonético sostiene que la marca “fitNes”, tiene una pronunciación más fuerte y corta, y que la presencia de la consonante “T” en el sufijo, obliga al pronunciarse a hacer una pausa en la mitad de la pronunciación. Y que la marca “FINESSE”, por constar de tres sílabas tiene una pronunciación mucho más prolongada y que por sus consonantes “N” y “SS” su sonido es mucho más suave y sonoro.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de su Tratado de Creación. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 17/07/2000 3.24 El Tribunal procederá a interpretar la norma comunitaria indicada por el juez consultante, esto es, el literal a) del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es, como se dijo la disposición del ordenamiento jurídico andino que la Sociedad actora considera vulnerada por la concesión del registro.

Su texto se transcribe a continuación: 3.1. Artículo 83. Decisión 344 Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal Comunitario a resolver la solicitud de interpretación prejudicial que se le plantea, para lo cual abocará principalmente el tema de la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión con otros ya registrados o solicitados para registro, que es el aspecto al que se refiere la norma a ser interpretada. 4.1.

Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión. (Artículo 83, literal a) de la Decisión 344). La norma comunitaria en referencia, regula lo concerniente al riesgo de confusión, entendiéndose por tal el efecto de tomar una cosa por otra, lo que podría suceder por la similitud o semejanza entre dos marcas, o por la completa identidad de las mismas.

La posibilidad de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos o servicios que ellos protegen. Semejanza que puede llevar a los consumidores GACETA OFICIAL a error o confusión induciéndolos a adquirir esos productos o servicios, sin caer en cuenta que provienen de empresas diferentes. El Tribunal ha sostenido que la confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, toda vez que, inevitablemente, la confusión en la oferta de productos con marcas similares o idénticas genera error en el consumidor.

Tal error, por ser esencial, desde el punto de vista jurídico, vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto al que ella distingue. Ha reiterado también el Tribunal que el signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos puesto que, además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto, por medio de la identificación marcaria, también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por lo anterior, las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro en la forma prevenida en el literal a) del artículo 83, comentado. 1 El signo que se intente registrar para que tenga la vocación de llegar a convertirse en marca, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por la marca debidamente inscrita, o solicitada prioritariamen-te, la cual goza de la protección legal conferida por el registro (o por la priori1 2 Sobre este tema de la confundibilidad entre los signos puede consultarse, entre muchas, la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en el Proceso 21-IP-96, proferida el 1-XII-97, G.O.A.C. Nº 318 de 26-I-98, Marca: GOLOSIA..

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-98, sentencia de 17-VIII-98, G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. Marca: OPTIPAN (nominativa). También pueden consultarse los Procesos 43-IP-98, del 19-III-99. Marca: FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04-X-99 y 55-IP-99 de 26-I-2000. Marca: FARLIN (mixta), publicada en G.O.A.C. Nº 539 del 28-II-2000. 17/07/2000 4.24 dad, en su caso) y por tanto otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.2 El examen que se efectúa para definir si un signo que se solicita para registro está afectado del riesgo de confusión, se denomina “cotejo marcario” o “examen de registrabilidad” y es un procedimiento al que la doctrina y la jurisprudencia han otorgado la máxima importancia, construyendo reglas orientadoras que deben ser aplicadas siempre que se trate de resolver una petición de tal naturaleza. 3 En el caso que ahora ocupa la atención del Tribunal Comunitario se sostiene que la marca “FITNES” cuyo registro ha concedido la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, es confundible con la marca “FINESSE”, anteriormente registrada siendo este el motivo principal por el cual se pretende obtener la nulidad del registro de la marca primeramente mencionada.

La definición que debe dar el juez nacional, por tanto, debe recaer sobre si existe o no la alegada confundibilidad para lo cual tendrá necesariamente que realizar el examen o cotejo correspondiente. El cotejo o comparación entre dos signos, para efectos de determinar si existe riesgo de confusión o similitud que conduzca al error, debe partir de la identificación de la clase de marca.

En el presente caso la marca “FITNES” tiene características de marca mixta, por tener intercalada una “N” mayúscula cuyo extremo derecho se prolonga horizontalmente sobre las letras “e” y “s” de la forma característica de la conocida marca “NESTLE”. Esta precisión es importante en la medida en que en la comparación entre marcas mixtas o entre éstas y las denominativas debe examinarse, según las aludidas reglas, cuál de los dos elementos es el predominante (si el denominativo o el gráfico); siendo, por lo general, la parte denominativa la que tiene la mayor importancia. De otra parte, como en el presente caso la Oficina Nacional Competente ha determinado que entre la marcas “FITNES”, cuyo registro fue concedido, y “FINESSE”, la opositora, no existe confundibilidad fonética, opinión que es 3 Pueden consultarse a este respecto los Procesos 1-IP87, sentencia de 3-XII-87, en G.O.A.C. Nº 28 de 15-II-88, caso AB VOLVO, MARCA VOLVO. 1-IP-98, sentencia de 17-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98, Marca: EXPOSISTEMAS (mixta).

GACETA OFICIAL refrendada por la beneficiaria del registro quien sostiene que su marca es de pronunciación más corta, en dos sílabas y con mayor fuerza por la letra “t” que la diferencia suficientemente de la pronunciación más suave y prolongada de la palabra “FINESSE”, debe el Juez Consultante apreciar si se da o no la alegada confundibilidad, a efectos de lo cual, el Tribunal recuerda que para el análisis de signos desde el punto de vista fonético, resulta útil la aplicación de algunas de las reglas que, aunque no están contenidas en la legislación comunitaria, han sido recopiladas por la doctrina y la jurisprudencia; entre ellas se destaca: “a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”. 4 17/07/2000 5.24 dad o semejanza de los signos capaces de inducir al público a error.

SEGUNDO. La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución de la Oficina Nacional Competente a la cual corresponde realizar el cotejo entre las marcas que se reputen confundibles y definir en sede administrativa. Sin embargo, esta decisión está sometida, según el caso, a una nueva revisión, ésta de carácter judicial, por parte del Juez que sea competente conforme a la Legislación Nacional interna.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Proceso Interno Nº 5392. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Organismo Comunitario, notifíquese la sentencia al Tribunal consultante, mediante copia sellada y certificada.

Remítase asimismo, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Por las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO. El literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tiende a evitar el riesgo de confusión que pudiera producirse por la identi4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 8-IP-2000. Sentencia de 4-II-2000. En G.O.A.C. Nº 539, del 28-II-2000. Marca FITNES. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 17/07/2000 6.24 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 36-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 93, 95 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Actor: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL & CIA. LTDA. Marca: “AMERICAN STAR QUALITY”. Proceso interno correspondiente al expediente N° 4874. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, a los 16 días del mes de junio del año 2000 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA cual se resuelve negativamente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anteriormente mencionada.

V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados; Con vista de todo lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo re-ferencia, tanto a los hechos como a las pretensiones de las partes ante el juez nacional, tal como son reseñados por el juez consultante. a) Los hechos Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción requirente, en cuanto se encuentra obligada a formular la consulta, y a acatar la interpretación que de las normas supranacionales realiza este Tribunal Andino en la presente sentencia-, pero, además, en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; por lo demás, se encuentra ajustada la solicitud a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto;

Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL & CIA. LTDA., demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 25.524, del 30 de setiembre de 1997, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo número 95-53.420.

En igual forma, pretende la demandante la nulidad del acto administrativo presunto por el 1. La sociedad ISAAC MIZRAHI & CO. L.P. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “AMERICAN STAR QUALITY” para distinguir productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el expediente administrativo núm. 95-53420; 2.

La INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL & CIA. LTDA., domiciliada en Santa Fe de Bogotá, formuló observaciones contra la referida solicitud, alegando ser titular, entre otros, de los registros correspondientes a las marcas “AMERICA”, “AMERICANA” y “AMERICAN HOUSE”; 3. Mediante resolución No. 25524, de fecha 30 de setiembre de 1997, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada por INDUAMERCOL & CIA. LTDA., y por tanto, concedió el registro como marca de la denominación “AMERICAN STAR QUALITY”, a favor de la sociedad ISAAC MIZRAHI & CO.

L.P.; 4. Contra la mencionada resolución se interpuso el correspondiente recurso de apelación, GACETA OFICIAL y dado que transcurrieron más de dos meses desde su interposición sin que éste haya sido resuelto, debe entenderse, de conformidad con el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo colombiano, que la decisión de la Administración es de carácter negativo, conforme lo señala la sociedad demandante. 17/07/2000 7.24 tículo 102 de la Decisión 344, por cuanto “la resolución acusada no garantiza los mejores derechos de mi mandante (en especial el derecho al uso exclusivo) adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes, sobre las marcas AMERICANA, clase 24, y AMERICANA y AMERICAN HOUSE, clase 20; derechos que no podían ser desconocidos por actos administrativos posteriores”. b) El escrito de demanda c) Contestación de la Demanda INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL & CIA. LTDA., denuncia la violación, por parte de la Administración demandada, de normas del ordenamiento jurídico andino, y concretamente, específicas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Fundamenta su demanda en los supuestos y argumentos que de seguidas se exponen. Efectivamente, considera como normas violadas al momento de expedir el acto administrativo ahora impugnado, las siguientes: - El artículo 81, por cuanto la marca “AMERICAN STAR QUALITY” carece de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 24; - Los artículos 93 y 95 en concordancia con el párrafo a) del articulo 82, por cuanto, al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca “AMERICAN STAR QUALITY”, clase 24, se determinó, “sin ser lo correcto, que la marca solicitada no era confundible con las marcas base de las observaciones”; - Considera además, que la “similitud fonética o auditiva se presta para que la marca AMERICAN STAR QUALITY genere confusión sonora con las marcas AMERICAN HOUSE, AMERICA y AMERICANA.

Adicionalmente, el hecho de que en la marca cuya nulidad se pretende, a continuación de la expresión AMERICAN, se incluyan las palabras STAR QUALITY, no elimina el alto riesgo de confusión con las marcas AMERICAN HOUSE, AMERICA y AMERICANA, de propiedad de mi representada, lo cual da lugar a que el consumidor medio crea, por lo menos, que se trata de productos o servicios provenientes de la misma organización empresarial”; y, Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por cuanto en la emisión del mismo, la facultad concedida a la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

En definitiva, argumenta, que: - “De los documentos obrantes en el expediente 95.53420 y contentivo de la actuación administrativa llevada a cabo por la Oficina Nacional Competente, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.” - Considera asimismo que si “se efectúa un examen conjuntual de las marcas registradas relacionadas por el demandante, se concluye en forma evidente que éstas son distintas entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio”. - Por tanto, concluye en que resulta “ claro que la marca registrada a favor de la sociedad ISAAC MIZRAHI & CO, L.P, frente a las marcas registradas y fundamento del demandante, es novedosa, visible y suficientemente distintiva y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.” Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Andino C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE - Finalmente, argumenta que se violó el ar- GACETA OFICIAL INTERPRETACIÓN El texto de las que fueron señaladas por el consultante a tal fin, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ).” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una mar-ca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga vales 17/07/2000 8.24 sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Con base en los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, los temas que suscitan las normas cuya interpretación procede de seguidas a realizar el Tribunal Andino, tienen que ver con: II.

LA MARCA La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.

(Criterio sentado en abundante jurisprudencia, y, últimamente recogido, en la sentencia 04-IP2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”. Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000). Del anterior concepto, que recoge los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas, se desprenden, ya más en concreto, los siguientes: a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, necesariamente para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable su materialización o exteriorización, que los transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

En consecuencia, la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que GACETA OFICIAL pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y a la vez la asimila con facilidad. Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

De ahí que sea exigible asimismo la característica de la, b) Suficiente distintividad El artículo 81 se refiere a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro como marca, y lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de los mismos. Derivado del tema de la distintividad, e íntimamente ligado a él para los efectos del caso de autos, se encuentra el relativo a la confundibilidad marcaria, tema que se pasa a desarrollar en el subsiguiente punto III de la presente sentencia. c) Susceptibilidad de representación gráfica Tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación. Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(“MARCAS”, Top Management. Bogotá. Pág. 77). III. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA 17/07/2000 9.24 Efectivamente, el signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida -condición sine qua non para obtener la calidad de marca- como porque de permitirse el registro se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y así mismo el del público consumidor.

La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador. De tal manera que, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, acudiendo, para averiguarlo, a reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han venido elaborando a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, a partir de los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massa-ger Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998, y sentencia emitida en la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca “FAIRBANKS mixta”). Corresponderá por tanto al juez nacional consultante determinar si el signo registrado “AMERICAN STAR QUALITY”, del que se pretende su cancelación por vía de anulación de la resolución concesoria, reúne los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica, y principalmente, para el caso, si es distintivo respecto de las marcas “AMERICANA”, “AMERICA” y “AMERICAN HOUSE”, con fundamento en la existencia de las cuales fue interpuesto el respectivo recurso.

Para tal determinación, deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir a través de su jurisprudencia, a los fines de que el exami- GACETA OFICIAL nador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto. Efectivamente, como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; d) Deben tenerse así mismo en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Aún más, en relación con dichos criterios, el Tribunal ha distinguido: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. En el presente caso resalta esa importancia, dado que al corresponder la marca “AMERICAN STAR QUALITY” a las compuestas, requiere necesariamente que en su análisis se tomen en cuenta todos los elementos que la conforman, por cuanto dicho análisis no puede proceder con desmembración alguna que atente contra su naturaleza.

Así mismo, en la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor tampoco analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Finalmente, y por lo que corresponde a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos 17/07/2000 10.24 semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”; respecto de las reglas para la determinación del riesgo de confusión, pueden verse, entre otras, las sentencias de interpretación prejudicial -entre las primeras que tratan del tema- la No. 01-IP-87, publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; y, entre las recientes, la No. 40-IP-99, aprobada el 26 de noviembre de 1999, marca “LAUREL”.

IV. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS El establecido por la norma comunitaria, es el siguiente: Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de GACETA OFICIAL fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente. De lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde adicionalmente al consultante, determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas.

De todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, y en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales bienes; en razón de lo cual el que resultare insuficientemente distintivo no es registrable. 2º De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase y respecto de la cual pueda también desprenderse confusión -servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios-, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. 17/07/2000 11.24 trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 4º La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia, y entre los cuales resalta principalmente, para el caso, el relativo al análisis de conjunto de las marcas.

Por su parte el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación que, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario, ha sido realizada por el Tribunal en esta sentencia, la cual se ordena notificarle mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítasele también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 3º Al regular el riesgo de confusión dentro del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 17/07/2000 12.24 PROCESO 34-IP-2000 Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literales a), f) y g); 74 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 58-2000. Marca: “FINADYNE”. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y tres días del mes de junio del año dos mil; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador. iniciado en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha, así como copia igualmente certificada del expediente Nº 58-2000, asignado al recurso de apelación de sentencia propuesto ante la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.

VISTOS: Sostiene la demandante en ese proceso judicial, que la marca solicitada para registro carece de distintividad, puesto que ella tiene registrada y en uso la marca de fábrica FINALIN, conferida por el Estado ecuatoriano el 29 de diciembre de 1961 bajo el Nº 890, para proteger “Un producto farmacéutico para uso humano y veterinario”.

Expresa, que resulta evidente la similitud entre las palabras FINALIN y FINADYNE ya que no solamente son semejantes sino casi idénticas y, además, que se encuentran destinadas a proteger productos de la misma naturaleza, comprendidos por la misma clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Que la solicitud recibida por este Tribunal el 3 de mayo del año 2000, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, habiéndose en consecuencia admitido la causa a trámite. 1.

ANTECEDENTES Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante, ha señalado los siguientes: 1.1 Las Partes Comparece en calidad de demandante la Sra. Esmeralda Costa viuda de García, quien se opone al registro de marca de fábrica “FINADYNE” solicitado por SCHERING CORPORATION. 1.4 Contestación a la demanda La compañía SCHERING CORPORATION, por su parte, ha manifestado: 1.2 Acto demandado En proceso que se adelanta en la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, bajo el Nº 58-2000, se pretende, en vía judicial de segunda instancia, obtener pronunciamiento acerca de la oposición al registro de la marca FINADYNE, solicitada por LABORATORIOS SCHERING CORPORATION, para proteger productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3 La demanda La actora se opone al registro de la marca de fábrica FINADYNE, obrando del expediente copia certificada del juicio verbal sumario Nº 8-81, “Niego que la opositora sea propietaria de la marca FINALIN.

“Niego que la opositora haya usado la marca FINALIN en productos veterinarios, higiénicos, dietéticos, emplastos, material para vendajes, material para empastar dientes, cera dental, preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos; niego especialmente que la opositora haya usado la marca de fábrica con relación a preparaciones veterinarias.

“Niego que la marca que se pretende registrar sea confundible con la marca Finalín que se afirma se halla registrada por la actora. GACETA OFICIAL “Niego que las normas citadas por la actora en su oposición sean aplicables en el presente caso, tanto más cuanto que el art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica se halla derogado por el Decreto Supremo Nº 1257.

“Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Decisión 85: ( ) “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

“f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para 17/07/2000 13.24 productos o servicios comprendidos en la misma clase; “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares” “Artículo 74.- El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales”.

“Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.” En consecuencia, este Tribunal comunitario es-tima que las materias a desarrollarse con motivo de la interpretación prejudicial requerida son a su vez las siguientes:

3. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispuso, que sólo pueden ser registrados como marcas " los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos". Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar como marca pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de otro. 3.1 Novedad Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados.

Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio. Acerca de la novedad y de la originalidad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, " que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no GACETA OFICIAL es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.

La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). 3.2 Visibilidad La marca es considerada doctrinariamente como un signo que no subsiste por si mismo mientras no se aprecie objetivamente la vinculación o unión entre ese signo y un producto o servicio, contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo - producto.

Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla.

Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean "visibles", calidad que es la única que normalmente permite la identificación. 3.3 Distintividad Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales que intrínsecamente debe reunir un signo para contar con la protección jurídica. Coinciden sí en conceder importancia a la "fuerza distintiva" del signo con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado "aptitud distintiva suficiente", condición que se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros; o sea, de aquellos a los que la marca no protege, individualización y diferenciación o identificación que corresponde al consumidor.

Este carácter distintivo está directamente relacionado con los productos o servicios que va a 17/07/2000 14.24 distinguir, y mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto. Al hablar de las características de las marcas -novedad, visibilidad y distintividad- se especifican sus atributos, cualidades y funciones de las mismas dentro del mundo comercial.

La marca busca distinguir unos productos y servicios de otros, ya que: “Si bien el saber quien es el fabricante del producto será para muchos esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió.” (Derecho de Marcas.

Jorge Otamendi, pág.10, segunda edición). De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deben ser "suficientemente distintivos". Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca.

“Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando”.

(Jurisprudencia reiterada en los Procesos 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP-93, 1-IP-94 y 2-IP-94, Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150, 164 y 163).

4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO El literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, atiende al interés general frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres o que puedan causar engaño al consumidor. La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden GACETA OFICIAL público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resultaren perjudicados los factores en la intermediación y circulación de los bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas.

Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados en los cuales los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que les son ofrecidos. En el orden público, por definición general de la ley, ésta se presume dictada en beneficio colectivo; existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada.

A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger, por un lado, al productor, al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado, que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado, mediante su esfuerzo legítimo, en la conquista de mercados para sus productos; y, por otro, al consumidor, quien juega un papel importante dentro del derecho marcario; relievándose que precisante y como protagonista de ese derecho, su opinión es decisiva para llegar a determinar las preferencias sobre el producto o servicio de que hará uso, para defender su autonomía a fin de que en el proceso de selección de los bienes y servicios que consume, no se vea sujeto a confusión o engaño y tenga acceso a la mejor calidad de los productos que se expenden en el mercado.

Una medida como esta se orienta hacia la protección tanto del consumidor como del productor como interés general de la comunidad.

5. LA CONFUNDIBILIDAD El art. 58 literal f) se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado; prohibe la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión. 17/07/2000 15.24 Uno de los elementos esenciales de una marca como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado.

Esta limitación se hallaba establecida en el artículo 58 literales a) y f), normas que tienen por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado productor sin que esto sea real, o que fue fabricado de una manera especial, o que tiene una calidad o cualidad específicas que el consumidor ya conoce.

6. LA NOTORIEDAD La intención de la norma del artículo 58 literal g) es clara. Marca notoria es la que goza de difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena señaló el sentido y alcance de esta disposición de la Decisión 85 en la sentencia de 3 de diciembre de 1987, dictada en el Proceso 1-IP-87 (G.O. N° 28 del 15 de febrero de 1988), al expresar: "La marca notoria esta protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de productos o servicios o "regla de la especialidad", siempre que, además de ser notoria, este también registrada, así sea en el exterior.

En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase". El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad".

GACETA OFICIAL El literal g), como se aprecia, concede protección amplia a la marca notoria, más allá del límite de la clase -regla de la especialidad-, pues se extiende a productos o servicios "idénticos o similares", catalogados incluso en diferentes clases. 17/07/2000 16.24 por el derecho interno, produce que la norma nacional que sea contraria a la comunitaria, o que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista.

7. USO DE LA MARCA La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el "registro" de la marca ante la respectiva oficina nacional competente. El derecho exclusivo a la marca lo tiene únicamente el titular de la misma, quien está en la facultad de defenderlo frente a todo aquel que pretenda violentarlo.

(artículo 74 de la Decisión 85). En defensa del uso exclusivo de una marca, su titular puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos, las que según el artículo 74 de la Decisión 85 son las contempladas en las respectivas legislaciones nacionales de los Países Miembros (indemnización de daños y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaria por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc.).

8. LA NORMA COMUNITARIA Y LA LEGISLACION NACIONAL De conformidad con lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 85, "los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros". Por el contrario, los asuntos o materias que el Reglamento regula quedan sustraídos de las competencias nacionales, con excepción, claro está, de aquéllos casos en que se faculta a los Gobiernos de esos Países, para expedir normas específicas, adaptadas a las necesidades nacionales.

Debe concluirse, en consecuencia, que la Decisión 85 cubre de manera integral los asuntos sobre propiedad industrial que abor-da y, en tal sentido, en cuanto a esas materias, se habría de producir la derogación tácita o implícita del derecho nacional referente a las mismas. Este efecto derogatorio, aceptado en general No es en consecuencia admisible, que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario definidos en la Decisión 85, o que pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por lo tanto arbitraria del régimen común. No puede admitirse, tampoco, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella.

En tal sentido, tampoco sería admisible que se agreguen por intervención de autoridad nacional, otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de aquellos derechos, pues dicha acción sería equivalente a desconocer la eficacia propia del derecho comunitario.

9. LA APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO El Tribunal hace referencia a la aplicación de la Ley en el tiempo, debido a que a la fecha de expedición de esta sentencia, se encuentra vigente en la Subregión Andina la Decisión 344 aprobada por la Comisión de la misma, norma sobre propiedad industrial posterior a la Decisión 85, marco este último en la cual se han llevado a cabo los actos administrativos inmersos en esta controversia.

En este contexto, en la sentencia dictada en el Proceso 2-IP-94, publicada en la Gaceta Oficial Nº 160, de 21 de julio de 1994, este Tribunal ha manifestado: “los autores modernos desde la obra de Paul Roubier suelen referirse al problema central del derecho transitorio, para enunciar tres posiciones con respecto a la acción de una ley en el tiempo: la retroactividad misma, su efecto inmediato y la supervivencia de la ley antigua.

En el presente se está frente a GACETA OFICIAL las dos últimas posiciones sobre este tema, las cuales nos dan la orientación para definir las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena que han de interpretarse. “No obstante reconocer lo complejo de dar aplicación a estas dos opciones, es indispensable referirse a la existencia de un doble fenómeno: de un lado la supervivencia de la ley antigua, y del otro la aplicación inmediata de la ley nueva.

Debe aludirse a ellos porque ambos han sido considerados en la técnica de legislar adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que deja a salvo los derechos concedidos por la legislación pre-existente, para permitir que en lo relativo a su uso, goce y ejercicio se dé aplicación a las normas contenidas en la nueva ley, como ha sucedido precisamente con los artículos 85 de la Decisión 85 y los transitorios Cuarto de la Decisión 313 y Primero de la Decisión 344”.

Este Tribunal de Justicia comunitario, ha llevado a cabo un examen prolijo de esta temática en varias de sus actuaciones, en otra de las cuales, la relativa a su sentencia emitida en el proceso 15-IP-99, marca “BELMONT”, de 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O. Nº 528 de 26 de enero del 2000, ha expresado: “A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal.

Nacen y mueren y, además, en el momento del nacimiento y de la muerte, suscitan problemas específicos, ya que su personali-dad tiende a veces a rebasar el instante preciso en que se verifican esos dos acontecimientos. “El estudio de la vigencia temporal de la ley es, por consiguiente, la determinación del período de tiempo durante el cual tiene la ley carácter obligatorio, cuándo entra en vigor una ley, cuándo cesa de estarlo y en virtud de qué circunstancias rige a veces relaciones jurídicas nacidas fuera de su período de vigencia o, a la inversa, no rige relaciones jurídicas que nacieron en el período mencionado.

(SANCHEZ-COVISA HERNANDO, Joaquín, ‘La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico 17/07/2000 17.24 venezolano’. Ediciones de la Contraloría General de la República. Caracas, 1976. Página 95, 118 y siguientes)”. “Lo práctico y recomendable resulta ser entonces que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través de las clásicas Disposiciones Transitorias, las que en efecto también aparecen tanto en la Decisión 313 como en la 344, cuyo texto idéntico, es el siguiente: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” “Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cam-bio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos quedan sometidos al régimen de la nue-va Decisión. Este Tribunal, al respecto ha manifestado también: “las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.” (G.O.A.C. Nº 241 del 20 de enero de 1997, sentencia emitida en la interpretación prejudicial 08-IP-94, reiterando así lo expresado en la interpretación 01-IP-94, citado caso “MAC POLLO (etiqueta)”.

10. MARCAS FARMACEUTICAS En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de dos marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que a este respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado en el Proceso 13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el regis- GACETA OFICIAL tro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

El Tribunal ha referido jurisprudencialmente en este ámbito, las reglas siguientes utilizadas para la practica del examen de fondo por parte de las autoridades nacionales, por su carácter altamente orientador: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". (Pedro C. Breuer Moreno, ‘Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio’, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mencionado tratadista ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 17/07/2000 18.24 “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Además es importante destacar, que en este contexto este Tribunal adicionalmente ha considerado, vista la importancia de proteger al consumidor de productos farmacéuticos, destinados al cuidado de la salud, que: “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada deno- GACETA OFICIAL minación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.

(Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995). Con base en los fundamentos expuestos, 17/07/2000 19.24 excepto aquellos que por no estar previstos o haber sido delegados por esta Decisión, pueden ser válidamente regulados por el derecho nacional o interno del respectivo País Miembro. C O N C L U Y E: 6. El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la naturaleza de tales productos respecto del público al que están destinados puede ocasionar daños por efectos de la confusión. 1.

Conforme a lo establecido en el artículo de 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para poder ser registrado como marca, debe reunir las condiciones de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, codificado, la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 58-2000. 2.

No es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, al tenor de lo dispuesto por el artículo 58, literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia a la Corte Superior de Justicia de Quito, mediante copia sellada y certificada.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 3. El juez nacional habrá de determinar si exis-te o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, en lo posible, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, al momento de comparar dos marcas nominativas como las involucradas en este proceso. 4. La oficina nacional competente está en la obligación de verificar si una solicitud de registro de marca cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y debe rechazar la que no cumpla con alguno de ellos. 5.

En este específico caso, los asuntos relativos a la "propiedad industrial" se encuentran sujetos a los preceptos de la norma comunitaria contenida en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Remítase así mismo copia de aquella a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 17/07/2000 20.24 PROCESO 40-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 4645, promovido por la Empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: GOSSY.

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de junio del dos mil. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el doctor Manuel S. Urrueta Ayola, Consejero Ponente en el Proceso Interno Nº 4645, promovido por la Empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, en el que se impugna la Resolución Nº 10547 de 22 de marzo de 1994, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta GOSSY, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LTDA. Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “1º) La sociedad INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LTDA. presentó solicitud de registro de la marca GOSSY para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se tramitó bajo el expediente núm. 93 393.511 y, publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.

“2º) En el expediente administrativo antes mencionado no obra constancia de que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio haya practicado el examen de fondo de la solicitud previsto en el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma para ese entonces vigente. “3º) Mediante el acto cuya nulidad se impetra, esto es, la Resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994, la mencionada División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la solicitud de registro cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes y concedió el registro de la marca GOSSY a favor de la sociedad solicitante.

“4º) Al omitir el examen de fondo y conceder el registro de la marca GOSSY, la entidad demandada no tuvo en cuenta la existencia de la marca GOZZO, solicitada con anterioridad por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y registrada a su favor y que también distingue todos los productos de la clase 30, al igual que ocurre con los de la marca GOSSY registrada a favor de la INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LIDA.

“5º) La entidad demandada estaba obligada a denegar el registro de la marca GOSSY, por cuanto ésta encuadra en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que ella se asemeja, en forma que puede inducir al público a error frente a la marca GACETA OFICIAL GOZZO, registrada a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., para distinguir productos de la misma clase 30 de la Clasificación Internacional.

“6º) La sociedad accionante interpuso recursos de reposición y apelación contra la Resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994, los cuales fueron rechazados por la Superintendencia demandada mediante Resolución núm. 007899 de 21 de marzo de 1997, por considerar que la recurrente no era parte interesada dentro del trámite del registro. “7º) Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que, la actuación administrativa por ella adelantada, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

“Por último, señala la entidad que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate ‘GOSSY’ (mixta) y ‘GOZZO’ se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y, por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio; lo anterior, se reafirma el hecho (sic) de que la marca Gossy es mixta y en el cual (sic) se incluye como elemento adicional, la figura de un animal vacuno, que la hace aún más distintiva frente a la marca ‘GOZZO’”. 17/07/2000 21.24 licitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto Organismo Jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez Comunitario, como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinentes a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va a interpretar son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

CONSIDERANDO: Los puntos a que se va a contraer esta sentencia y que se relacionan con las normas transcritas cuya interpretación se requiere son: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, es competente para so- a) La irregistrabilidad de signos semejantes GACETA OFICIAL b) La confundibilidad de signos c) El examen de registrabilidad II.

LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que, en relación a derechos de terceros, “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”. La norma comunitaria establece como causal de irregistrabilidad la confundibilidad por identidad o semejanza de los signos. La confundibilidad se determina entre una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero y la que se pretende registrar, cuando se trata de los mismos productos o servicios o de productos y servicios respecto de los cuales el uso de la misma marca en el mercado, podría inducir al público a error.

En el presente caso la autoridad competente de Colombia, mediante la resolución impugnada concedió el registro de la marca mixta GOSSY, en tanto que la sociedad demandante es titular de la marca GOZZO solicitada con anterioridad y registrada con el número 154.454 de 15 de marzo de 1994, para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, para amparar productos de la misma clase con la marca GOSSY.

Como a juicio de la demandante es evidente que las marcas GOSSY y GOZZO son confundibles, dadas las similitudes existentes entre las denominaciones enfrentadas y debido a que una y otra amparan productos idénticos, debe el Juez Nacional realizar el correspondiente análisis, para determinar si se confirma el acto de registro o se decreta su anulación. 17/07/2000 22.24 parámetros para guiar al juzgador hacia su determinación, no obstante, una justa apreciación depende de la voluntad y criterio exclusivos de quien debe tomar la decisión, la que en ningún momento puede definirse por su sólo arbitrio, sino ha de seguir una vía de análisis, tecnicismo y comparación que le permita pronunciarse acerca de la existencia o no del riesgo de confusión entre los signos. Este Tribunal al respecto ha dicho lo siguiente: “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. (Proceso 2-IP-94, G. O Nº 160 de 21 de julio de 1994)” IV. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 96 de la Decisión 344, establece que vencido el plazo para presentar observaciones al registro de una marca solicitada, si éstas no se hubieren presentado, la Oficina Nacional Competente debe proceder a realizar el examen de registrabilidad y como consecuencia de éste otorgar o denegar el registro de la marca, resultado que deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada que debe ser notificada al peticionario.

En el expediente sometido por la instancia consultante, no obra constancia de que la División de Signos Distintivos haya practicado el examen de fondo de la solicitud previsto en el artículo 93 de la Decisión 344. III. LA CONFUNDIBILIDAD DE SIGNOS El que la autoridad competente llegue a precisar entre dos marcas con similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, la existencia del “riesgo de confusión” o “la similitud confusionista”, es para la doctrina y la jurisprudencia de este Organismo uno de los aspectos más complejos en lo que se refiere al procedimiento de inscripción de marcas.

Es verdad que se han establecido criterios o Al respecto cabe recordar lo expuesto por este Tribunal en la Sentencia producida con motivo del caso 25-IP-98 correspondiente a la marca Pintuco, en la cual expresó: “La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de ‘observaciones’ compromete más al funciona- GACETA OFICIAL rio en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración ahora recurrida dentro del caso de la marca ‘RENTAR (nominativa)’, proceso interno Nº 3610 (Interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30 de setiembre de 1998.

G.O. del Acuerdo de Cartagena Nº 394 del 15 de diciembre de 1998)”. Según el artículo 96 que se interpreta, el examen de registrabilidad de las marcas, lo debe realizar la autoridad administrativa de la Oficina Nacional Competente y de su criterio dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El Tribunal ha enfatizado en que dicho examen “en ningún caso puede ser arbitrario”, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas que deberán ser tenidas en cuenta.

Al respecto el Tribunal ha dicho: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.

(Proceso 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997). Al interpretar la misma norma el Tribunal Andino en el proceso 27-IP-95 señaló: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. 17/07/2000 23.24 “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”. ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

“Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83”. Por las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

De las prohibiciones de registro determinadas en el artículo 83 de la Decisión 344 y específicamente la consignada en el literal a), se desprende que la condición “semejanza” de una marca con otra anteriormente solicitada o registrada, constituye una causal para rechazar su registro, a fin de no transgredir el principio de “prioridad” que rige en el derecho comunitario de marcas y patentes.

La norma comunitaria citada es clara al disponer la irregistrabilidad como marca de los signos, que en relación a derecho de terceros, sean idénticos o semejantes de manera tal que puedan inducir al público a error. 2. La determinación de la identidad o semejanza entre dos signos marcarios en el examen de registrabilidad es atribución de la Oficina Nacional Competente, a la cual corresponde realizar el cotejo entre las marcas que se reputen confundibles.

Para el efecto se debe analizar los signos en su conjunto y si de este análisis resulta una semejanza ortográfica o fonética que pueda inducir a error al consumidor, debe denegarse la solicitud de registro. 3. El artículo 96 de la Decisión 344 prescribe que al vencimiento del plazo para presentar observaciones si éstas no se hubiesen GACETA OFICIAL efectuado, la oficina nacional competente debe proceder al examen de registrabilidad y luego de éste a otorgar o denegar el registro de la marca, hecho que deberá ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Expediente Interno 4645, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 17/07/2000 24.24 Remítase igualmente, copia similar de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú