Año XVIII - Número 696 Lima, 9 de agosto del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 19-IP-2001.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a), d), e) y h); 83, literales a), d) y e) y artículo 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito 1 (Quito) de la República del Ecuador, Expediente Interno 4359-852-97-ED. Actora: Sociedad UNILEVER N.V. Marca: DISEÑO SANDUCHE Proceso 38-IP-2001.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno No. 5678. Actor: Industria de Diseño Textil SA. INDITEX SA. Marca: ZARA PROCESO 19-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a), d), e) y h); 83, literales a), d) y e) y artículo 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito 1, (Quito) de la República del Ecuador, Expediente Interno 4359-852-97-ED. Actora: Sociedad UNILEVER N.V. Marca: DISEÑO SANDUCHE.

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d), e) y h); 83, literales a), d) y e) y artículo 95, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Eloy Torres, Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía UNILEVER N.V., de nacionalidad holandesa, por intermedio de apoderado, en acción subjetiva de plena jurisdicción que pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 0960584, de 21 de julio de 1997, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza la observación presentada por UNILEVER N.V. y concede el registro de la marca gráfica “DISEÑO SANDUCHE” a favor de Colgate-Palmolive Company.

Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal conteni- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL do en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

HECHOS RELEVANTES Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: a) “Que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la resolución administrativa Nº 0960584, violó los artículos, 81, 82, literales a), d), e) y h); 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 y el artículo 95, inciso 2 ibidem, en concordancia con el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado y 20 del Reglamento de Aplicación a la misma ley. b) “El signo gráfico “DISEÑO SANDUCHE” registrado como marca, a favor de ColgatePalmolive Company no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por las marcas mixtas “SIGNAL 2” de propiedad de UNILEVER N.V.; y además su registro está impedido por las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. c) “El Director Nacional de Propiedad Industrial, al conceder el registro del signo gráfico “DISEÑO SANDUCHE” a la compañía norteamericana, otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca, al tenor de lo dispuesto por el artículo 81 inciso 2 de la Decisión 344 por no gozar de suficiente distintividad frente a los signos mixtos “SIGNAL 2”, registrada por la compañía holandesa UNILEVER N.V. además de que su registro y eventual uso, causarían un engaño al público consumidor y a los medios comerciales, respecto del origen empresarial. d) “Entre los signos “SIGNAL 2 (marca mixta)” de UNILEVER N.V. y ‘DISENO SANDUCHE’ (marca figurativa) de Colgate Palmolive Company, existe semejanza capaz de inducir al público a error, pues la porción de pasta de dientes que forma parte de las marcas SIGNAL 2 es reconocida por los consumidores.

Existen regis- 09/08/2001 2.24 tros de la marca SIGNAL 2, que son anteriores a la solicitud presentada por Colgate Palmolive Company. Las marcas fueron registradas para proteger productos idénticos (pasta de dientes). “La tercera beneficiaria del acto administrativo impugnado COLGATE PALMOLIVE COMPANY, manifiesta que el conflicto se plantea ante una marca gráfica y una denominación mixta, en la que el diseño de la marca de UNILEVER, es parte integrante de un conjunto mayor, compuesto por diversidad de elementos nominativos, todo lo cual crea diferencias substanciales con la marca registrada por Colgate-Palmolive Company.

Para hablar del concepto de marca imitada, es necesario analizar las marcas en conflicto en su conjunto y no fragmentadamente o separadamente. De allí que un análisis de esta naturaleza, es decir fragmentario, puede inducir evidentemente a conclusiones erróneas. Si observamos las marcas en su conjunto, podemos encontrar que entre la una y la otra no existen elementos legales que puedan inducir a confusión. La presencia del elemento gráfico (que no es igual) en las marcas registradas por UNILEVER no puede inducir a confusión. La presencia del elemento gráfico contiene una parte normativa, verbal u numérica que es SIGNAL 2 y que es el elemento que más resalta en el conjunto.

Se concluye que el signo registrado por Colgate Palmolive Company lo que pretende es justamente evadir a través del consumidor la idea de una pasta dental, lo cual es admitido como marca según la doctrina”. El Tribunal consigna en miras a ampliar los puntos señalados por el Consultante, otros aspectos de las siguientes piezas procesales: Demanda presentada por UNILIVER N.V. ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Reitera la confusión y semejanza entre los signos en colisión, en razón de que el “consumidor no realiza ningún cotejo de marcas, y tal comparación sólo podría operar con el recuerdo que tiene de lo percibido en el pasado. La persona que ha de apreciar el riesgo de confusión no debe comparar en forma simultánea las marcas, pues ese examen se alejaría de lo GACETA OFICIAL que en realidad haría el consumidor al momento de adquirir el producto.” (el subrayado del texto original) Refuta la argumentación sostenida por la Oficina Nacional Competente que en su resolución admite que por ser marcas de “distinto tipo” no puede haber confusión, pues “si bien la complejidad de la comparación marcaria es más acentuada cuando se trata de marcas de diferente especie (denominativas versus mixtas, gráficas versus mixtas y denominativas versus gráficas), ello no obsta para que pueda darse una “similitud confusionista” entre marcas de diversa categoría” (el resaltado del texto original).

La confundibilidad entre las marcas se presenta porque “la semejanza es tal que puede inducir al público a error, pues la porción de pasta de dientes que forma parte de las marcas SIGNAL 2, es reconocida por los consumidores”, más aún cuando las marcas fueron solicitadas para productos idénticos como es pasta de dientes. Atribuye a la marca SIGNAL 2, la calidad de notoria, agregando que “los criterios para determinar la semejanza de los signos no pueden ser aplicados de la misma manera que cuando se trata de marcas que no gozan de esa peculariedad…” El registro de la marca por parte de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, a criterio de la actora “no es el resultado de una mera coincidencia, sino que es muy probable que pueda ser una forma aprovechada de promocionar y beneficiarse de la alta difusión y good will de la marca SIGNAL 2”. 09/08/2001 3.24 Contestación de la coadyuvante, la compañía COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

La mencionada compañía domiciliada en el Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, por medio de apoderado, se hace parte en el proceso, con las siguientes fundamentaciones: El conflicto planteado se concreta entre una marca gráfica y una denominación mixta en la que el diseño “de la marca de UNILEVER es parte integrante de un conjunto mayor, compuesto por diversidad de elementos denominativos todo lo cual crea diferencias sustanciales con la marca registrada por Colgate-Palmolive Company”.

Analizadas las marcas en conjunto no se encuentra elementos legales que puedan inducir a confusión. La presencia del elemento gráfico (que no es igual) en las marcas registradas por UNILEVER no puede considerarse como elemento determinante de incompatibilidad entre las marcas en conflicto, pues las prioritarias tienen además una parte denominativa y numérica que es el elemento que más resalta en el conjunto.

Tampoco entre los elementos gráficos existe similitud, pues la una representa la pasta de dientes con cepillo y la denominación SIGNAL 2, “que es el elemento que más resalta en el conjunto”; en tanto que la otra, tiene la representación de un diseño sánduche, sin adición de denominación alguna, parte gráfica que también le hace distintiva.

Según la norma del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, “basta una reproducción PARCIAL para que pueda configurarse el impedimento de registro. En consecuencia si un signo distintivo es notoriamente conocido no se podrá otorgar el registro a otros que constituyan una reproducción suya, aunque ésta sea parcial”. No admite la observación de la actora en el sentido de que la resolución de la Oficina Nacional no se encuentra debidamente motivada, y acuden a la definición que en ese sentido proporciona el tratadista de Derecho Administrativo Rafael Bielsa (tomo II, pag. 33 y ss) “Un acto es motivado en derecho cuando la parte dispositiva o resolutiva es precedida de una exposición de razones o fundamentos que justifican la decisión respecto a los efectos jurídicos”, exigencia cumplida en la resolución impugnada.

Impugna la validez de la resolución administrativa por no ser debidamente motivada de acuerdo con el inciso segundo del artículo 95 de la Decisión 344 y por lo tanto no cumple con las exigencias de motivación requeridas. Señala que el signo no es en ningún momento genérico sino representa una figura cilíndrica imperfecta formada por “tres franjas de colores, es decir, una figura de fantasía que no evoca de manera directa el género, categoría, GACETA OFICIAL especie o naturaleza del producto que pretende distinguir.

Este diseño no pretende ser exactamente igual (por eso es de FANTASIA) a una porción de pasta dental extraída de un tubo o recipiente contenedor de ese producto”.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino, para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va a interpretar son las siguientes: DECISION 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles, de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) “No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) d) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el mercado para designar o para describir la espe- 09/08/2001 4.24 cie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…) h) “Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; GACETA OFICIAL 09/08/2001 5.24 e) “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. signo permanece como una mera idea o concepto intelectual o imaginativo, no se traduce en algo material susceptible de apreciación objetiva o real y lo intangible deja de ser perceptible.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; La esencia marcaria descansa en la distintividad entre los signos que cubren diferentes productos en un mercado determinado, a fin de que el consumidor diferencie y distinga un producto o servicio de diferentes titulares. Si la pretensión marcaria reposa o radica en que un titular pueda enviar al mercado sus productos con una nota característica definida y propia como es el signo, éste para que cumpla esa finalidad, tiene que ser diferente a los demás, lo que se logra con el carácter distintivo.

Si el signo no prospera diferenciándose de los demás o de los productos no encarnaría en esta condición registral. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. II. PUNTOS A TRATARSE EN ESTA INTERPRETACIÓN a) Requisitos esenciales de un signo para ser registrado como marca b) Signos genéricos, descriptivos y evocativos c) Signos engañosos d) Signos usuales e) La confusión marcaria f) Marcas notorias g) Marcas mixtas y marcas gráficas h) Motivación de la resolución administrativa III.

REQUISITOS ESENCIALES DE UN SIGNO PARA SER REGISTRADO COMO MARCA De la definición de marca transcrita. contenida en el artículo 81 de la Decisión 344, se desprenden los requisitos que debe reunir un signo para que pueda registrarse como marca, y son: la perceptibilidad, la distintividad y el ser susceptible de representación gráfica. La perceptibilidad es la posibilidad de que el signo pueda ser percibido por uno de los sentidos y para tal objeto el signo puede ser sensible por medio de palabras, gráficos, conjunto de palabras o colores.

Solamente con una posibilidad sensorial el consumidor podrá conocer, diferenciar y catalogar los signos. Mientras un La distintividad de un signo puede mirarse desde el punto de vista intrínseco, o sea esa la condición per se para que pueda identificar unos productos de otros. No poseen esta cualidad signos que describen la especie, la calidad, el género del producto; los que consisten en la forma usual de los productos o sean el término común con el cual se designa en el comercio los productos o servicios.

En tanto que la distintividad extrínseca permite diferenciar unos signos de otros en su apariencia externa. No podrán bajo esta premisa registrarse signos que se confundan entre ellos por ser similares o idénticos, o se asemejen a un nombre o lema comercial, etc. El signo que no pueda distinguirse de los demás o que represente o se confunda con los productos que cubren o son designados por el signo, está vedado al registro marcario, por no cumplir con la condición y esencia distintiva.

Con un signo distintivo el público consumidor tiene la capacidad de conocer los signos como tales así como la fuente empresarial, evitando un error en la adquisición de bienes y servicios. “Lo distintivo del signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, le convierte en un elemento identificador en el mercado que le permite al empresario desarrollar su actividad con la certeza de que sus produc- GACETA OFICIAL tos impresos con la marca, van a ser reconocidos en el comercio y diferenciados de otros producidos por diferentes empresarios” y al consumidor esa distintividad le protege del error directo o indirecto en la adquisición de bienes o servicios, pues de este modo sabrá con certeza qué bien o servicio adquiere.” (Proceso 20-IP-97, G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998, marca MANUELITA) La representación gráfica del signo tiene que ver con la posibilidad de su impresión por medio de palabras, conjunto de palabras o colores, gráficos, etc., que pueda ser transmitido tanto en la solicitud como en la publicidad oficial para que terceros tengan la posibilidad de conocer y enterarse del signo que se trata de registrar a efectos de hacer valer sus derechos.

Signo carente de esta facilidad gráfica de orden material impediría que terceros conozcan la imagen y características y el contorno del signo. Sin el poder de representación gráfica el signo tampoco podría ser utilizado insertándole en los productos o envoltorios con los cuales se comercializa un bien. Signos carentes de estas condiciones no pueden ser registrados tanto por no reunir dichos requisitos exigidos en la definición de marca, y en caso de reunirlas requiere además no incurrir en las prohibiciones que contienen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 las que han sido implantadas atendiendo a consideraciones de orden público y en defensa de los derechos de terceros.

IV. SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS Para fijar la dimensión genérica o descriptiva de un signo, hay que relacionarlo con los productos o servicios que el mismo proteja, pues el signo considerado en forma aislada sin conexión con los productos no tiene significación dentro de las prohibiciones contempladas en las normas comunitarias.

Deriva de todo esto, el hecho de que signos genéricos o descriptivos pueden ser registrados para unos productos con los cuales el signo es perfectamente identificable y registrable. El artículo 82 incluye, aunque no menciona como causal de irregistrabilidad a los signos genéricos y aquellos que “puedan servir en el comercio para designar o para describir la es- 09/08/2001 6.24 pecie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

En todos estos casos el signo no guarda una identidad frente a los productos para que pueda ser objeto de identificación en el mercado, por reunir condiciones o informaciones que permitirán al consumidor distinguir el producto. Dentro del Proceso 27-IP-95 (G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997, marca “EXCLUSIVA”) al referirse a este tema el Tribunal sentenció: “La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tenga conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir” El Tratadista Fernández Novoa, acoge la definición de la denominación genérica del profesor Manuel Arean Lalín, como la que “designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación” (“Derecho de Marcas”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, Pág. 72).

Por su parte el profesor Alfredo Cedeño Cerviño, define a los signos genéricos, habituales o usuales como aquellos “que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar” “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pagina 76).

Para el profesor José Manuel Otero Lastres, se entiende por denominación genérica “aquella que sirve para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio” (MEMORIAS del seminario Internacional “La Integración, Derecho y Los Tribunales Comunitarios”, Quito, 1996, página 237).

GACETA OFICIAL Si el nombre del signo es el mismo del producto o forma parte de la especie, a más de carecer de la capacidad distintiva entre producto y signo, al conceder una marca con una denominación de ese tipo, se estaría perjudicando a los demás empresarios, a quienes se les estaría obstaculizando en la posibilidad de utilizar ese término que representa la denominación genérica del bien.

Tampoco se admite, que como regla para prefijar el concepto de genérico, se deba recurrir al significado de éste en el diccionario, porque la genericidad proviene esencialmente de esta vinculación entre productos y signos, es decir, entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse. Serán genéricos términos como “sillas” “cama”, “pan” “dulce” para esa clase de productos pero a lo mejor registrables para vehículos, alfombras, relojes, etc.

La norma del articulo 82, literal d) contiene la prohibición encaminada al registro de signos descriptivos, que son aquellos que “indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente”. Para Otero Lastres, la denominación descriptiva “informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio” (obra citada, página 237) Para que opere la negativa de registro de estos signos, la descripción de los mismos debe ser la esencial del producto o del servicio y no una de orden secundario, de modo tal, que comunique directa e inmediatamente la naturaleza del producto de que se trate.

Por el contrario, si el signo sólo invoca una característica de orden secundario o accidental, el signo es registrable. Dentro de esta clase de signos, se añaden los signos evocativos, no existiendo entre éstos y los descriptivos un límite preciso de diferenciación. Sin embargo, el signo evocativo, aunque puede constituir una marca débil es susceptible de registro por reunir las condiciones previstas 09/08/2001 7.24 en el artículo 81 ya examinado.

La diferencia entre estas dos clases de signo radica en que los descriptivos dan a conocer al consumidor el producto de que se trata, en tanto los evocativos “poseen la habilidad de transmitir una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginario. Ejemplo de ellos son los que se refieren a productos utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate…” (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Jorge Otamendi, “Derechos de Marcas”).

En este último tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender de que productos se trata con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil. V. SIGNOS ENGAÑOSOS Al referirse a signos marcarios directamente se induce a la idea de comercio de bienes y servicios, el que debe traducirse dentro de prácticas de competencia leal entre los propios empresarios para evitar que el consumidor sea sumido en posibles engaños, errores o equivocaciones La prohibición contenida en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 está dirigida a precautelar el interés general o público, frente al engaño que el consumidor podría soportar por el registro de una marca sea por la calidad, características o aptitud del producto o sobre la fabricación misma.

Seria engañoso para el público publicitar un signo para joyas que tengan relación con la palabra o significado de oro, cuando son productos de fantasía. Fernández Novoa, señala que para determinar si un signo es engañoso o provoca el “riesgo de engaño” se deben considerar dos circunstancias: la primera “consiste en relacionar la denominación o signo solicitado como marca con productos o servicios para los que se ha presentado la correspondiente solicitud” es decir, que la denominación será engañosa cuando proporciona una información errónea en relación con los productos o servicios que la marca va a cubrir.

GACETA OFICIAL El segundo criterio, hace relación al público consumidor y a los medios comerciales, es decir al consumidor medio, “dotado de las normales facultades perceptivas y que se guía por apreciaciones visuales o auditivas normales”. (Derecho de Marcas”, página 95 y 96) Los casos o causales para que un signo puede inducir a engaño al público se hallan detallados ejemplificativamente en la norma del literal h) del articulo 82, tales como la naturaleza, procedencia el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud de los productos o servicios.

En todos estos supuestos y en otros, debe producirse un engaño al público por esos motivos. Sin la existencia del engaño no se configuraría la prohibición. Avalar el registro de signos engañosos constituiría un contra sentido dentro del libre comercio de bienes, el que es protegido por la ley siempre que se proceda dentro de prácticas honestas y leales del comercio.

Y el engaño está relegado a cualquier protección comercial. VI. SIGNOS USUALES Las mismas argumentaciones sostenidas para impedir el registro de signos genéricos pueden aplicarse al caso en que los signos a registrarse sean de aquellos constituidos por palabras de uso común que sirvan para designar a los productos o servicios, etc. Dentro del proceso 27-IP-97 (G.O. Nº 369 de 3 de septiembre de 1998, marca TENNIS) este Tribunal expresó: 09/08/2001 8.24 la marca para productos que tengan relación con el mismo.

Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño.” (ver proceso 33IP-95, marca “PANPAN PAN PAN”, G.O. Nº 257 del 14 de abril de 1997) Para que esta causal constituya un impedimento del registro, también es necesario que entre el signo y el producto exista esa conexión o relación directa, que provenga del nombre común o usual que se ha dado a una palabra dentro del ámbito comercial para distinguir al producto.

El signo no sería sino en estos casos el nombre del producto. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Según la norma interpretada, esto es el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, en cuanto se refiera a palabras de uso común o usual, es necesario establecer si ese vocablo o término es el realmente utilizado como el común para designar a los productos por el lenguaje corriente o las costumbres comerciales, para distinguir ese producto y no exista otra palabra con la cual ese producto pueda ser designado, privando a los competidores el uso del mismo para sus productos.

De este modo se protege a los demás empresarios que sin contar con ese término común o usual se privarían de poder designar a sus productos. Este monopolio lingüístico también es impedido por el literal e) del artículo 82. VII. LA CONFUSION MARCARIA “Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos.

Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre La función esencial de un signo es identificar los productos o servicios que compiten en un mercado determinado.

Esta función carecería de un objeto real y práctico si los signos y productos de varios empresarios tuvieren un rasgo de similitud o semejanza que imposibilitaría al público distinguirlos entre sí y por su origen empresarial. Esa semejanza da lugar a lo que se ha denominado “el riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, que configurándose entre dos signos de diferentes titulares condena al signo posteriormente solicitado o registrado a impedir su registro o anular el registro, con base en el principio “prior tempore, potior iure”.

GACETA OFICIAL Signos similares o idénticos que cubran los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto a los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, no pueden ser registrables si en el consumidor se produce o se puede producir posteriormente un error en la adquisición del bien o producto o el error en cuanto a la fuente u origen empresarial.

La confundibilidad marcaria, sea directa o indirecta, limita la coexistencia de los signos dentro de un mercado, protegiéndose de este modo al titular marcario que con tal confundibilidad vería frustrado su esfuerzo de imprimir distintividad en su signo frente a los competidores. La protección está dirigida también a favor del consumidor, evitándole adquirir en un primer momento un bien, para en un segundo acto adquirir, por error, otro bien signado con una marca similar o idéntica, creyendo ser la misma o del mismo origen empresarial.

“Si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante con los productos o servicios de igual o semejante naturaleza ofrecidos por otra empresa o persona, para su cumplimiento el titular de la marca debe contar con un poder de exclusión referido a la utilización del signo, es decir con un conjunto de facultades en virtud de las cuales pueda oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Ciertamente, si se permitiera la titularidad de una marca en cabeza de dos o más personas para distinguir, dentro de un mismo mercado nacional, productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría avalando la existencia de un verdadero riesgo de confusión toda vez que los consumidores de los bienes de que se trate difícilmente podrían distinguir el origen empresarial de unos y otros, lo que necesariamente acarrearía un vicio del consentimiento -error- a la hora de celebrar los negocios jurídicos que conducen a la adquisición de los productos o a la contratación de los servicios.

“… si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio re- 09/08/2001 9.24 quiere de la mayor diligencia y prudencia.” (criterio ratificado dentro del proceso 45-IP98, G.O. Nº 581 de 12 de Julio 2000, marca IMPRECOL.

Ver procesos 34-IP-2000, G.O. Nº 583 de 17 de julio de 2000, marca FINADYNE; 36-IP-2000 G.O. Nº 583 marca AMERICAN STAR QUALITY; 40-IP-2000, marca GOSSY y 45 IP-2000 FITNES, G.O. Nº 583 de 17 de julio 2000 y 70-IP-2000 marca PLATINOL, G.O. Nº 642 de 15 de febrero del 2001) “Doctrinariamente se ha sostenido, y así se ha pronunciado este Tribunal, que la confusión o el “riesgo de confusión” entre dos signos puede originarse por similitudes gráficas, ortográficas, conceptuales o ideológicas o fonéticas, tomando en consideración de todos modos al signo en su conjunto o su integridad sin divisiones, fragmentaciones o mutilaciones de la palabra, o de sus letras, porque el comprador no realiza un examen pormenorizado o meticuloso de la marca, sino más bien adquiere una idea de los signos y su constitución o integración a primera vista, y esa primera impresión es la que le permite analizar esa marca con otras, que las coteje en forma sucesiva, dependiendo en todo caso la forma de distribución o disposición de los productos en el mercado.

El juzgador que pretenda proteger al consumidor en el otorgamiento de una marca, para su análisis debe ponerse en la situación de aquel o aceptar la idea de cómo analizaría un comprador un determinado producto, considerando si los productos son o no de consumo masivo y que tipo de consumidores acceden al producto o servicio analizado, esto es un consumidor medio, especializado o profesional.” (Proceso 60-IP-2000) “Para el caso concreto cabe hacer hincapié en la regla doctrinaria relativa a que para analizar a los signos debe tenerse en cuenta “las semejanzas y no las diferencias que existan” (BREUR MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág 351 y ss).

Si las semejanzas son más definitivas y penetrantes en la comparación y no aparece entre los dos signos una diferencia definida que contraste a los mismos, resultando con elemental evidencia que existen más semejanzas que diferencias, la utilización de los signos en el mercado puede crear una confusión entre el público.” GACETA OFICIAL Decidir si entre dos signos iguales o semejantes existe una confusión que induciendo a error pueda impedir un segundo registro, constituye un proceso de examen subjetivo de la administración o del juez, que de ningún modo puede tener el carácter de arbitrario o simplista, sino todo lo contrario, debe guiarse por normas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para el efecto y han sido recogidas, ampliadas y reiteradas en las propias sentencias de este Órgano Judicial.

(Proceso 60-IP-2000) VIII. MARCAS NOTORIAS Son aquellas que debido a ciertas condiciones especiales, han adquirido un estatuto jurídico que sobrepasa los criterios de la territorialidad que rige para las marcas comunes (el registro sólo se protege dentro de un país determinado) y de la especialidad (no sólo productos similares sino también distintos y diferentes).

La marca notoria es el fruto del esfuerzo del titular de prestigiarla entre las demás ya sea por la publicidad, las ventas, y sobre todo por la calidad de la mercadería, lo que automáticamente genera en una mayor clientela del producto o del bien, resaltando su conocimiento entre un grupo consumidor. Por eso, el tratadista Carlos Fernández Novoa, la define como aquella que “goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pág. 32) El Tribunal ha elaborado su propio concepto de marca notoria manifestando que es la “que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo” (Proceso 5-IP-94, G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995, marca BENETTON, ratificado en Proceso 20-IP-97).

La marca notoria para alcanzar el “magnetismo comercial” o “selling power” a decir del profesor Manuel Arean Lalin, deberá recorrer un camino comercial de prestigio, dedicación y esfuerzo por parte del titular, con un uso continuo y sobre todo deberá mantener un standard de calidad que se refleje en la vocación del consumidor hacia esa marca.

Es verdad que la norma comunitaria exige para que una marca 09/08/2001 10.24 adquiera esta categoría especial, que sea solamente conocida en un País Miembro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, pero resulta difícil pretender que el público adquiera el conocimiento de un signo y capte las condiciones de un producto si éste no es comercializado en un territorio determinado.

(Proceso 20-IP-97, marca MANUELITA). La sóla aseveración del titular de una marca de que la misma es notoria no es antecedente suficiente y necesario para que la oficina nacional o la autoridad judicial la acepte como tal. Dentro del respectivo proceso administrativo o judicial quien alegue dicha notoriedad asume la carga de la prueba, contando para ello con los medios probatorios que el derecho interno ponga a su alance (Proceso 20-IP-97, ratificado en Proceso 8-IP-98, G.O. Nº 338 de 11 de mayo de 1988, marca HERMES;

Proceso 41IP-98, G.O. Nº 450 de 21 de junio de 1999, marca SUPERMANI). Como contrapartida a este punto, el Tribunal, dentro del Proceso 8-IP-98, dijo: “La declaración del funcionario administrativo de que una marca es notoria derivada de su simple intuición o información o por un conocimiento general que tenga sobre una determinada marca, no es suficiente para que la misma sea notoria.

Esa declaración, como acto administrativo puede ser impugnada o recurrida de acuerdo con los trámites procedimentales de cada País Miembro.” “El antecedente para que el juzgador declare la notoriedad de la marca y ese hecho sirva para rechazar una solicitud, ha de ser el producto o la consecuencia de un análisis, procedimiento o investigación que haya tenido lugar previamente y que con las pruebas presentadas por las partes lleven al juez a la convicción de que la marca tiene o reúne las condiciones para poder calificarse de notoria”.

(Proceso 28-IP-96, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998, marca CIEL) “La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante: País Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad” (Pro- GACETA OFICIAL ceso 20-IP-97).

El administrador o el juez coadyuvarán, con su iniciativa o investigaciones a obtener el resultado necesario para calificar a una marca de notoria. (Proceso 5-IP-94) A más de los medios de prueba que se establecen en el artículo 84 de la Decisión 344, como la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc., el titular se puede valer de otros medios directos como sondeos de opinión, encuestas, declaración de testigos, etc.

No es necesario valerse de todos los medios puntualizados en la norma indicada, sino de algunos de ellos, los que variarán de acuerdo a las circunstancias. Como es la propia norma comunitaria la que vislumbra algunos medios de prueba, es evidente que para determinar la calidad de marca notoria, ésta tiene que ser probada debida y satisfactoriamente dentro del proceso administrativo o judicial, porque caso contrario no tendría razón de ser la norma del articulo 84. 09/08/2001 11.24 nar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias”.

El artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere a situaciones en las cuales se puede invocar la notoriedad como obstáculo para el registro de una marca y que fueron considerados dentro de la interpretación prejudicial del Proceso antes citado (20-IP-97): “Recurriendo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, dichos vocablos significan: Reproducción: “Acción y efecto de reproducir o reproducirse.

Cosa que se reproduce o copia original. Copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos”; hay reproducción, por ejemplo, cuando se solicita la inscripción de la marca “x”, frente a la marca “x” anterior. Imitación: “Acción y efecto de imitar”. Un punto necesario dentro del proceso de reconocimiento o investigativo sobre la calidad de marca notoria, es el concerniente al hecho de fijar en qué momento una marca debe tener dicha calidad, en razón de que un signo pudo haber sido notorio en el pasado y dejarlo de ser con el transcurso del tiempo; o inversamente un signo que no fue notorio adquirió tal condición posteriormente.

Este es punto esencial, pues si la marca notoria puede anular el registro de una marca común registrada con anterioridad o con posterioridad a la notoria, o aun sin registro en aquellos Países que no tienen el sistema atributivo marcario, entonces el conocer cuándo la marca fue notoria será la resultante para que prospere o no la acción planteada por el titular de la notoria en defensa del derecho al ius prohibendi que confiere todo registro marcario.

Cabe en este tema, recordar la jurisprudencia comunitaria andina, dentro del Proceso 17-IP96. (G.O. Nº 253, de 7 de marzo de 1997, marca EDWIN): “La marca notoria tiene que ser anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y como notoria”, agregando en el proceso 20-IP-97 “lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impug- Imitar: “Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra”.

Una imitación se daría, en el caso de existir una previa marca registrada como “tabul”, pretender registrar una nueva como “tabulón”. Traducción: “Acción y efecto de traducir. Obra del traductor. Sentido o interpretación que se da a un texto o escrito. Figura que consiste en emplear dentro de la cláusula un mismo adjetivo o nombre en distintos casos, géneros o números, o un mismo verbo en distintos modos, tiempos o personas”.

Transcripción: “Acción y efecto de transcribir”. Transcribir: “Copiar, escribir en una parte lo escrito en otra”. “El tratadista Manuel Pachón trae el ejemplo de la marca célebre “HIS MASTER VOICE” (La voz del amo), formada por dichas palabras y el gráfico del perro oyendo un gramófono, reproduciéndose parcialmente el gramófono y un pájaro, omitiendo las expresiones denominativas (“El Régimen Andino ” pág. 252).

GACETA OFICIAL “En estos casos estamos frente a una figura de identidad entre el signo oponente y la marca o signo opuesto, ya que reproducir, imitar, etc., en términos finales no es sino hablar del mismo signo. “Si bien la norma del literal d) no hace referencia al riesgo de confusión entre signos similares, o entre la imitación o la traducción, es necesario aclarar que para que prospere la irregistrabilidad por observación, o la acción de nulidad, debe determinarse con un carácter prolijo si entre los signos confrontados se produce tal hecho.

“ IX. MARCAS MIXTAS Y MARCAS GRAFICAS Las marcas mixtas son las compuestas de una o varias palabras y el añadido de elemento gráfico (una o varias imágenes). En esta clase de marcas es necesario llegar a determinar cuál es el elemento predominante que le da individualidad, y predomina en el signo, vale decir, si es la palabra o el gráfico.

El Tribunal se ha inclinado a través de su jurisprudencia a sostener que por regla general, es la denominación la que prevalece sobre el gráfico, toda vez que la palabra es de la que se vale el consumidor medio para solicitar y adquirir un producto. El gráfico puede servir, además, en algún momento, para imprimir alguna distintividad ante otros signos semejantes que amenorizará o eliminará la confundibilidad.

La marca gráfica es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista a fin y a más de producir efectos visuales tiene la capacidad de reflejar ideas o conceptos. Dentro de este tipo de marcas se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca una figura que carece de significado, sugiere en la mente del consumidor la simple y llana imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores.

El otro subtipo, es la marca figurativa que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica. En este tipo de signos gráficos, queda protegido tanto el gráfico en sí como el concepto que directamente evoca, lo cual impide el registro de las denominaciones con las 09/08/2001 12.24 que se expresa ese concepto”.

Así, para individualizar en el mercado un cierto género de mercancías, puede utilizarse, por ejemplo, la imagen de un barco de vela, de un caballo de color blanco, de una lechera. En tales supuestos, el público de los consumidores pedirá las mercancías correspondientes con los nombres de “barco de vela”, “caballo blanco” y “la lechera”. El tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. El ejemplo de la marca “la voz de su amo” permite aclarar lo que se ha manifestado: del gráfico concreto consistente en la representación de un “perro al lado de un viejo gramófono” se ascendió al concepto general de “animal junto a un viejo gramófono”, lo cual impidió que se pudiese registrar un gráfico consistente en otro animal (un gato) junto a dicho aparato”.

(Carlos Fernández Novoa, Fundamentos del Derecho de Marcas”, pag. 29 y ss. y Dr. José Manuel Otero, obra citada, página 235) Ver Proceso 09-IP-94, marca DIDA, G.O. Nº 180 de 10 de mayo 1995) La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre; el producto es conocido con el nombre o la expresión o evocación del gráfico.

La comparación entre marcas puramente gráficas no puede hacerse por ninguna expresión o denominación, pues aquellas carecen de ésta; lo que no sucede con las marcas mixtas. El análisis se limita únicamente a la visión global que representan las imágenes en estudio, es decir a la comparación de los signos gráficos entre sí, sin expresión de idea o concepto.

Fernández Novoa, al respecto anota: “Al analizar las marcas gráficas hay que tener en cuenta el impacto visual que las marcas producen en la mente de los consumidores. Estas marcas son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos: las marcas gráficas hablan un lenguaje universal.

De este modo, la cuestión decisiva consiste en determinar si GACETA OFICIAL 09/08/2001 13.24 las marcas comparadas producen o no en el consumidor la misma impresión visual” (obra citada, pag. 226). fico no denota el concepto, ni la similitud auditiva ni gráfica de la denominación prevalente en la marca mixta. Las semejanzas entre esta clase de marcas se darán por la identidad o la similar impresión visual que la imagen produzca en la mente del consumidor, tomando en consideración el signo en su totalidad, sin dispersión ni división alguna, apuntando siempre a que la confundibilidad depende más de las semejanzas que las diferencias.

La similitud gráfica es lo que predomina en la comparación de las marcas puramente gráficas o de las mixtas si en éstas el gráfico es el predominante. Enfrentándose para el caso una denominación y una marca gráfica figurativa, que tiene o puede evocar alguna idea que en todo caso no es la misma de la palabra de la marca opuesta. Si el gráfico de la marca de esta naturaleza no tuviere ninguna representación o concepto, no cabría ninguna comparación con una denominación. “..Si a pesar de las variaciones introducidas por el tercero en la figura constitutiva de una marca anterior, se continúa suscitando en la mente de los consumidores la misma impresión visual, deberá concluirse que existe semejanza entre las dos marcas gráficas comparadas” (Fernández Novoa, obra citada, página 227).

“En el caso de las marcas gráficas figurativas, la expresión que denote la figura será el elemento central de comparación; por ejemplo la idea central es un árbol, aunque esta figura adopte cambios o modalidades gráficas diferentes o sofisticadas, la idea será la misma.” Obsérvese, en efecto, que la sentencia sostiene con carácter general la doctrina de que en este tipo de marcas la idea o concepto representado por las marcas prima o prevalece sobre los elementos gráficos que componen cada una de las marcas comparadas” (Fernández-Novoa, obra citada, página 229).

En el caso materia de esta interpretación, y aplicando la doctrina sobre las marcas mixtas y gráficas, se tiene por un lado el signo oponente SIGNAL 2, compuesto además por un gráfico indicativo de un cepillo de dientes con la pasta colocada sobre el mismo. En esta marca lo que prevalece es la estructura gramatical compuesta por la expresión SIGNAL y el número 2, y ésta será la posible forma de solicitar y diferenciar la marca.

En el otro lado y como signo impugnado se encuentra un gráfico, que se le ha denominado DISEÑO SANDUCHE, es una marca gráfica figurativa. La expresión o vocalización del grá- Se hace necesaria entonces la comparación de una denominación con un gráfico. El profesor Fernández Novoa, siguiendo una corriente jurisprudencial española, anota los requisitos que deberá reunir la marca gráfica, admitiendo, en primer lugar la posibilidad de comparación entre una denominación y un gráfico.

Dice: “Obsérvese, en efecto, que la misma enumera con relativa precisión los requisitos que han de concurrir en la marca gráfica comparada: ésta ha de evocar una significación inequívoca (sin peligro de ambigüedad) y directa (inmediata y desprovista de cualquier matiz analítico); la marca gráfica ha de representar, además, un solo concepto y una sola expresión. Pero se comprende sin dificultad el que estos requisitos conciernen exclusivamente a la marca gráfica (primer término de la comparación), pero no se refieren de modo alguno a la marca denominativa (segundo término de la comparación)”.

En cuanto a la marca denominativa se exige que “la denominación sea evidente, espontánea y completa de la imagen en que consiste la marca gráfica”. “A modo de conclusión cabe, por tanto, formular la siguiente pauta: una marca gráfica será semejante a una marca denominativa siempre que la marca gráfica evoque de manera inequívoca y directa un concepto y la marca denominativa constituya, a su vez, la denominación evidente, espontánea y completa de ese concepto” (obra citada, página 237).

El Tribunal, dentro del Proceso 14-IP-97, (G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca FIGURATIVA) dijo: “La clasificación anterior es de utilidad para establecer la forma de comparación de mar- GACETA OFICIAL cas según el tipo de que se trate, con el objeto de determinar la existencia de confundibili-dad o posibilidad de error para el consumidor, que pueda derivarse de ellas.

En sentencia de 2 de abril de 1973 citada por Fernández Novoa en la obra mencionada, el Tribunal Supremo Español sostuvo que para rechazar la existencia de confusión entre una marca gráfica solicitada y otra que se le opone “basta el simple cotejo visual de las figuras o representaciones gráficas que constituyen cada uno de los registros enfrentados por iniciativa del registro para apreciar una diferencia tal en sus elementos y en sus conjuntos, como para alejar la menor sospecha racional de que puedan inducir a confusión o error en el mercado”.

Esto indica que al analizar las marcas gráficas propiamente tales debe tenerse en cuenta el impacto visual o golpe de vista que ellas puedan producir en los consumidores ” “La comparación para la segunda categoría de marcas gráficas, es decir las figurativas, requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores.

De esta suerte, el análisis de la marca deberá hacerse por la comparación gráfica aplicando las reglas de cotejo entre marcas puramente gráficas por una parte y además realizando la comparación conceptual, toda vez que la posibilidad o riesgo de confusión en esta clase de marcas puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también por la semejanza conceptual de la idea que la marca gráfica suscite.” “La regla para definir la confundibilidad entre esta clase de marcas se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Así, a pesar de que pueda haber diferenciación en los rasgos de figuras que al compararse tienen trazos y delineaciones diferentes, en su conjunto pueden suscitar comparativamente una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión…” 09/08/2001 14.24 Corresponde a este tipo de marcas las siguientes reglas de comparación que el Tribunal recoge de la obra citada del profesor Fernández Novoa: “ La semejanza de las marcas figurativas en plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios antes apuntados para comparar las marcas puramente gráficas.

Si la comparación de las marcas figurativas arroja un saldo negativo, no deberá concluirse, sin más, que no existe riesgo de confusión entre las marcas figurativas comparadas. Antes al contrario, en esta hipótesis el riesgo de confusión existirá cuando los signos gráficamente dispares evocan, sin embargo, el mismo concepto concreto. Esto significa que el titular de una marca figurativa puede invocar el ius prohibendi inherente al derecho de marca cuando un tercero utiliza o pretende utilizar como marca un signo que si bien gráficamente se diferencia del signo más antiguo, evoca, no obstante, el mismo concepto concreto evocado por el signo gráfico más antiguo.

El riesgo de confusión con una marca figurativa puede, además, surgir en un supuesto ulterior; a saber: cuando un tercero utiliza o pretende utilizar una marca denominativa que denota el mismo concepto concreto evocado por la marca figurativa”. (Obra citada, pág. 227). “A la comparación de las marcas gráficas, sea que se les considere propiamente tales o a las figurativas, les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, particularmente la de que para determinar la confusión deberán analizarse las marcas en su conjunto; que los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; que quien practique la comparación se coloque en el lugar del eventual consumidor y finalmente, que deben tenerse en cuenta las semejanzas que se aprecien en los signos antes que las diferencias, como parece ser, la técnica aplicada por las Oficinas Nacionales Competentes en la mayoría de los casos.” “La marca gráfica debe ser suficientemente definida y precisa para garantizar su distintividad sin que sea necesario compararla con signos semejantes para entender su significado.

GACETA OFICIAL “Según Bertone y Cabanellas “De ningún modo los derechos del titular de una marca gráfica se extienden a las infinitas variaciones de representación que esa figura pueda tener. Sin embargo, no es necesario que los dibujos sean exactamente iguales para que el titular de la marca registrada pueda hacer valer su exclusividad, y basta que exista imitación con posibilidad de confusión”.

(“Derecho de Marcas”, Tomo II, pág. 65, Edit. Heliasta S.R.L., Buenos Aires).” Bajo estos conceptos el Juez consultante determinará si el gráfico en una de las marcas, representa la idea directa de la expresión denominativa de la marca mixta SIGNAL 2, para llegar a la conclusión sobre la confundibilidad. De igual modo precisará si el gráfico constituye un signo genérico de los productos que la marca cubre, considerando que son los siguientes: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”.

Con respecto al gráfico y por haber sido atacado de genérico, descriptivo y engañoso, se analizará si la expresión visual del mismo o su concepto contiene estos impedimentos, tomando en consideración los productos cubiertos por la marca. Un pronunciamiento positivo impedirá el registro. Pero si el gráfico aunque fuera evocativo o figurativo, no representa ni invoca ni es la representación del producto en sí mismo, ni denota sus características esenciales, ni engaña al público sobre la procedencia, el modo de fabricación, etc., ni representa un término común o usual, entonces podría ser registrado.

Como se ha manifestado, el signo evocativo, es decir, el que puede llegar a descubrir o describir el producto por medio del método deductivo es registrable; por ejemplo, no sería registrable un gráfico que represente directamente un pan, para productos de ese género o especie. Cabe recordar que la marca debe usarse tal cual ha sido registrada sin alteraciones de formas, colores, o diseños.

“Con lo que respecta a la descriptibilidad de los signos un signo gráfico tampoco será 09/08/2001 15.24 distintivo si él significa la representación o descripción del producto que la marca va a amparar, pues el público solicitaría el bien o servicio con la traducción del gráfico en palabras que serían descriptivas del mismo producto protegido (Proceso 32-IP-96).

“Si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta, la resultante es que predomina o sobresale en la mixta la denominación, procede entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas. “El gráfico que no constituya elemento esencial, dominante y preferencial de la marca para diferenciarla de otra, tampoco podría ser analizado como elemento diferenciador con otra marca denominativa.” (Ver Proceso 55-IP-99, G.O. Nº 539 de 28 de febrero 2.000, marca FARLIN y Proceso 10-IP-98 marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta) G.O. Nº 394 de 15 de diciembre de 1998).

X. MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Requisito para la validez de un acto administrativo constituye su motivación. La ausencia, o la falsa o indebida o una motivación parcial, puede ser causal de anulabilidad del acto o de nulidad, de acuerdo a la gravedad del vicio. El sujeto activo de la impugnación del acto -el administrado- debe conocer con exactitud cuáles son las razones, motivos y fundamentos por los cuáles la administración ha negado su petición o la ha rechazado.

Ese desconocimiento puntual en la motivación le coloca al administrado en una situación de indefesión que atenta aun contra las normas del debido proceso. El Tribunal, en varias sentencias se ha referido a la motivación como requisito en la fundamentación de un acto administrativo. Ha dicho en el proceso 04-AN-97 (G.O. Nº 373 de 21 de septiembre de 1998): “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones GACETA OFICIAL fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5-AN-97 del 8 de junio de 1998 G.O. Nº 361 del 7 de agosto de 1998; en el proceso 59-IP-2000, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2000, marca MAX MARA, y últimamente en el Proceso Nº 102-IP-2000 marca OMNILIFE).

Analizado el procedimiento registral El Tribunal, en otro fallo, señaló: 09/08/2001 16.24 del juicio interno, debe analizar si en la Resolución impugnada, esto es, la No. 0960584 de 21 de julio de 1997, la administración se ha pronunciado fundamentándose o sustentándose en motivación suficiente y necesaria, aunque no extensa, de las razones, causas y motivos que le llevaron a tomar esa decisión, aclarando que la negativa de la concesión de una marca o la concesión de la misma no implica falta de motivación pese a que con esos hechos se contradiga una determinada pretensión. La oficina nacional competente cuando examina el registro marcario y concede o niega una marca fundamenta su procedimiento en las normas comunitarias, que le facultan expresamente a aceptar o rechazar una solicitud marcaria, según se cumplan o no las exigencias previstas en la Decisión 344.

Dicho acto administrativo no implica de modo alguno una violación o incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, sino la expresión de un acto administrativo que acoge en las propias normas comunitarias el camino de solución o de reparo, como es el planteamiento de la acción de nulidad, si la marca hubiere sido conferida en violación o infringiendo cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344, concordante con el artículo 113 de esa Decisión. (Proceso 32-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997, Marca DESEO’S) De todo lo expuesto, “Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado “mediante resolución debidamente motivada”, es decir explicando las razones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración a tomar la resolución en un determinado sentido.

Esta motivación debe ser veraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar una apariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar el principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetando de una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir que éste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en un momento dado y de creerlo conveniente, oponerse a la misma, con fundamento en el derecho de defensa.” (Proceso 48-IP-99, marca PIEDEMONTE, G.O. Nº 528 de 26 de enero 2000) El Juez Consultante antes de proceder a la resolución sobre el fondo del asunto materia EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Para que un signo pueda ser registrado como marca, a más de cumplir con las exigencias legales de sus condiciones intrínsecas, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que señala la norma comunitaria. 2. Los signos genéricos, o descriptivos, cuando éstos señalan las características esenciales de un producto, son irregistrables, por carecer de suficiente distintividad, requisito esencial para el registro de un signo como marca. 3.

Los signos engañosos para el público con respecto a la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación, no pueden ser GACETA OFICIAL registrables porque atentan contra la buena fe del consumidor y constituyen una práctica de competencia desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios. 4. En las marcas mixtas predomina generalmente el elemento denominativo, y éste servirá de comparación para determinar la confundibilidad con otras marcas de la misma naturaleza. 5.

Para la comparación de las marcas gráficas, sea que se les considere propiamente tales o a las figurativas, les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, particularmente la de que para determinar la confusión deberán analizarse las marcas en su conjunto. 6. En las marcas puramente gráficas, la comparación con otras de la misma especie o en las mixtas cuando predomine el gráfico, se hará por la expresión visual entre los dos signos, tomando en consideración el conjunto global del signo. 7.

En las marcas gráficas o figurativas, la comparación con otra marca mixta donde predomine la denominación o la expresión lingüística, o con una marca denominativa, se realizará por medio de la expresión que denote el gráfico o la evocación del mismo, debiendo coincidir enteramente la palabra y la expresión del gráfico. 8. Una marca gráfica será semejante a una marca denominativa siempre que la marca gráfica evoque de manera inequívoca y directa un concepto y la marca denominativa constituya, a su vez, la denominación evidente, espontánea y completa de ese concepto 9.

La motivación de un acto administrativo es elemento esencial para la validez del mismo, cuya omisión o insuficiencia puede acarrear a su anulación. 10. La concesión o la negativa del registro de una marca por parte de la oficina nacional competente no implica una violación o incumplimiento del ordenamiento jurídico andi-no, sino la expresión de un acto adminis- 09/08/2001 17.24 trativo que de estar viciado en la aplicación de normas sustanciales o procedimentales referidas en la Decisión 344, ésta prevé la defensa que puede realizar el interesado para proteger o convalidar su derecho a través de las acciones que la misma norma comunitaria pone a su alcance. 11.

Quien invoque la notoriedad de una marca debe probar su existencia en forma debida y satisfactoria dentro del proceso administrativo o judicial, siendo necesario que dicha notoriedad debe preceder a registro de una marca posterior. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1 de Quito, Primera Sala, de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso Nº 4359-852-97- ED., de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al Tribunal Consultante mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 09/08/2001 18.24 PROCESO 38-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno No. 5678. Actor: Industria de Diseño Textil SA. INDITEX SA. Marca: ZARA. Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los once días del mes de julio del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado, mediante oficio No. 0751 de 20 de abril del 2001, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 30 de mayo del 2001, dentro del expediente interno No 5678.

VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite según auto proferido el 13 de junio del 2001. 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, los siguientes: 1.1 LAS PARTES Es demandante la sociedad Industria de Diseño Textil, S.A. Inditex S.A. representada por su apoderado Juan Pablo Cadena Sarmiento. La demanda se dirige contra la Nación, representada por el Señor Superintendente de Industria y Comercio. 1.2 ACTOS DEMANDADOS EN EL PROCESO INTERNO Y OBJETO DE LA DEMANDA Se pretende la nulidad de las Resoluciones Nos: 52388 de 30 de diciembre de 1994, 012211 de 30 de abril de 1997, expedidas por el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 01759 de 11 de febrero de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Se pretende con la acción intentada, que se declare la nulidad de la Resolución No 52388 por la cual se negó el registro de la marca ZARA; y se declare adicionalmente, la nulidad de las Resoluciones No 012211 y 01759, confirmatorias de la inicial. I.3 HECHOS Y FUNDAMENTO DE DERECHO DE LA DEMANDA.

HECHOS: La sociedad INDITEX S.A., por medio de apoderado judicial, solicitó el 13 de abril de 1993, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ZARA, para proteger los productos comprendidos en la clasificación internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro de la marca ZARA fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No 408 del 26 de septiembre de 1994.

Dentro del término legal no fueron presentadas observaciones por parte de terceros. Mediante Resolución 52388 de 30 de diciembre de 1994, el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, niega el registro de la marca ZARA por encontrarla similar a la marca SARY, previamente registrada, que ampara los productos comprendidos en la clase 25 de la mencionada clasificación internacional de Niza.

Inditex S.A. presentó recurso de reposición, y en subsidio apelación, contra la Resolución 52388. El primero, se decidió mediante Resolución No 012211 de 30 de abril de 1997, confirmando en todas sus partes la Resolución 52388. GACETA OFICIAL Por Resolución 01759 de 11 de febrero de 1999 se decidió el recurso de apelación contra la Resolución 52388 de 30 de diciembre de 1994, confirmándola en todas sus partes. 09/08/2001 19.24 protegidos por la marca previamente solicitada o registrada, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; presupuestos legales que no se cumplen en el presente caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.4 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Fundamenta el demandante su acción, en que los actos administrativos demandados violaron las siguientes normas legales y comunitarias: Los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que del cumplimiento de estos requisitos esenciales y de que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, depende que el signo que se pretende registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto.

Para establecer si la expresión ZARA era registrable como marca, la Superintendencia de Industria y Comercio debía estudiar si cumplía con los tres requisitos enunciados y si no se encontraba incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83. En razón de que la marca ZARA cumple con todos los requisitos esenciales para obtener su registro, especialmente con el requisito de la distintividad, entendida ésta, como la capacidad intrínseca y extrínseca que tiene el signo para identificar un producto, es decir que no se confunda con aquello que va a identificar, en otras palabras, que no sea el nombre o término común que utiliza el consumidor para distinguir el correspondiente producto y que además, no se confunda con otras marcas solicitadas o registradas por terceros con anterioridad para identificar sus productos.

El artículo 83 literal a) de la Decisión 344, determina que los presupuestos legales para la tipificación de esta causal son: Que el signo a registrarse se asemeje a la marca previamente solicitada o registrada, de forma que pueda inducir al público a error; y que éste ampare los mismos productos o servicios La demandada contesta oponiendo la siguiente excepción: legalidad de los actos administrativos acusados, por cuánto con la expedición de las resoluciones 52388 del 30 de diciembre de 1994, 012211 del 30 de abril de 1997 y 1759 de 11 de febrero de 1999, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Señala que, del expediente No 93.382.132 contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud del registro de la marca ZARA, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Manifiesta que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ZARA solicitada, frente a la marca SARY ya registrada, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen.

Señala que, si se aprecian las marcas ZARA y SARY en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error.

En consecuencia, la marca ZARA es irregistrable, no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no es suficientemente distintiva. GACETA OFICIAL

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la Jurisdicción Colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por la juez consultante, esto es los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que a continuación se insertan textualmente. DECISIÓN 344 Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” Artículo 83.- “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 09/08/2001 20.24 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA CONSIDERADO COMO MARCA El inciso primero del artículo 81 de la Decisión 344 señala los requisitos que un signo debe cumplir para que pueda registrarse como marca siendo éstos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Es perceptible un signo cuando existe la posibilidad de que el consumidor pueda apreciarlo, captarlo o distinguirlo por cualquiera de los sentidos, particularmente por el de la vista que permite al público identificar un signo de otro. De las características que determina el artículo 81 de la Decisión 344, la más importante es la distintividad, puesto que permite identificar, singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión tanto entre los signos registrados, como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca.

Algunas de las prohibiciones constantes en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, hacen referencia a la condición distintiva que debe reunir el signo; así, existe prohibición de registrar un signo como marca cuando ésta sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, puesto que la función que la marca desempeña, esto es la de distinguir un producto o servicio de otro u otros, estaría afectada.

No tienen la característica de distintividad por ejemplo, las palabras genéricas, usuales o comunes del producto que va a proteger la marca, las denominaciones que describan al producto, las que consistan en un color aisladamente, las que sean confundibles con otras ya registradas. “Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es esencial en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva GACETA OFICIAL 09/08/2001 suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse”.1 nen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.

Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a).” El tercer requisito que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para que un signo pueda ingresar al registro marcario, es la susceptibilidad de representación gráfica, es decir la posibilidad de que el signo pueda ser impreso.

La representación gráfica puede darse mediante palabras, gráficos, signos compuestos, que permitan la materialización externa para el registro, publicación y archivo de la marca. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD “Corresponde al administrador o a la autoridad la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión, quienes tienen, para tales fines un poder discrecional en el ejercicio subjetivo de su juzgamiento, mas no gozan de un poder absoluto y arbitrario.

Eso significaría que frente al análisis de dos signos se ha de aplicar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han propuesto para la comparación marcaria que abarca tres campos: el gráfico o visual, el auditivo o fonético y el conceptual o ideológico. De producirse la confusión entre la marca registrada y la marca solicitada, en uno de los aspectos mencionados, se fallará preferentemente a favor de la primera que ha generado para su titular un derecho adquirido”.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 enumeran las causales por las cuales un signo no puede registrarse como marca y el literal a) del 82, impide el registro de signos que “no puedan constituir marca conforme el artículo anterior”, es decir, aquellos que no sean perceptibles, distintivos o no sean susceptibles de representación gráfica.

SIGNOS CONFUNDIBLES. Un signo que carece de fuerza distintiva es irregistrable, conforme al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. La prohibición antes señalada, tiene su fundamento en la propia función que la marca desempeña. Al existir entre dos signos una similitud, se impedirá al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, por lo que, el signo se torna entonces en irregistrable debido al riesgo de confusión que existe.

“La regla más aceptada para efectuar el cotejo marcario es la de que los signos deben analizarse en su conjunto, en forma global y no sintética y sin cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple. “La confusión o el riesgo de confusión no implica entonces la certeza de tal hecho entre marcas y productos sino la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada.” 1 21.24 “De este análisis de conjunto captará el examinador la impresión o la visión generalizada de una marca frente a la otra, impresión que le inclinará para aceptar o descartar la confusión en cualquiera de los campos señalados.” 2 “El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provie- Con fundamento en las consideraciones anteriores, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso No 33-IP-95, pág, 205. 2 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo Vl, Proceso No 32-IP-96, págs, 108,109.

GACETA OFICIAL CONCLUYE: Primero: Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no puede considerarse como apto para el registro marcario. Segundo: Tampoco serán registrables lo signos que se encuentren incursos en una cualquiera de las causales o prohibiciones de irregistrabilidad precisados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Tercero: Un signo que se confunda o que conlleve la posibilidad de confusión con otro ya registrado o solicitado, no podrá constituirse en marca, conforme al artículo 83, literal a) de la Decisión 344. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso 5678.

Notifíquese esta sentencia a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada y re- 09/08/2001 22.24 mítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 09/08/2001 23.24 GACETA OFICIAL 09/08/2001 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú