Año XVIII - Número 716 Lima, 18 de setiembre del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 51-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 5942. Actor: sociedad RHONE POULENC AGRO. Marca: “BLITZ” Proceso 43-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 8, 13, 14, 21, 27, 28, 29, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

Patente de Modelo de Utilidad: Tanque Compuesto. Expediente Interno 6070-99. Actor: Gunter Probst Otto PROCESO 51-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 5942. Actor: sociedad RHONE POULENC AGRO. Marca: “BLITZ” Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el doctor Camilo Arciniegas Andrade Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

El auto del 18 de julio de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal; Comparece como demandante la sociedad RHONE POULENC AGRO, y como parte demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Se pretende con la demanda, que se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 4879, del 24 de marzo de 1998; Nº 9274, del 21 de mayo de 1999; Nº 15023 de 30 de julio de 1999, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las que se niega el registro de la marca BLITZ, solicitada por parte de Rhone Poulenc Agro, puesto que la sociedad Atencio y Compañía Maracaibo C.A., la tiene registrada bajo la clasificación de servicios Nº 42 consistente en una “Promoción especial con ofertas sensacionales para su ganado”, por tanto, se requiere se deje sin efecto las resoluciones señaladas, y se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio restablecer el derecho a registrar la marca BLITZ, en la case 5 1 para “Productos para destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas” y ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

La demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, rechaza los fundamentos de la demanda expresando que los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante. El tercero interesado, que realizó las observaciones para el registro de la marca BLITZ, no presentó alegato alguno.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez con- 1 A saber: “CLASE 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” 18/09/2001 2.24 sultante, esto es, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente. DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) CONSIDERACIONES Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, los requisitos de registrabilidad, la suficiente distintividad, la irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos, la confundibilidad que puede inducir al público a error.

II. LA MARCA: DEFINICION, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE SIGNOS La marca es el resguardo jurídico que se otorga a un bien inmaterial, que sirve como instru- GACETA OFICIAL mento para distinguir un bien o servicio de los demás, protegiendo así a los empresarios, para que terceras personas no se aprovechen de su esfuerzo, inversión y de la reputación que gozan sus productos o servicios; y por otra parte, protege a los consumidores, cuando adquieren un producto o servicio para que puedan determinar el origen o procedencia, evitando que éstos confundan bienes o servicios de una empresa con los de otra.

El ordenamiento comunitario, y en especial el tema a tratarse, marcas, ha buscado lograr que las relaciones comerciales en el que desarrollen sus actividades económicas se realicen bajo un marco de libertad, justicia, equilibrio y de competencia leal, además de ser un sistema que ofrece protección al titular de una marca respecto de los demás bienes que se encuentran en el mercado, como también busca la libre orientación que pueden tener los consumidores al escoger una marca, puesto que podrán seleccionar e identificar bienes y servicios de otros, constituyendo función esencial o primordial la marca, el de distinguir en el mercado los productos o servicios mercantilizados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra, permitiendo que los signos no se confundan en el mercado frente a otros idénticos o similares.

El tratadista Carlos Fernández-Novoa 2 manifiesta que “La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en diversos lugares ” 18/09/2001 Distintiva: individualiza y diferencia los productos o servicios que una marca protege frente a otros.

Garantizadora: orienta en la garantía de la calidad uniforme. Proteccionista: con respecto al interés del titular, como del consumidor. Publicitaria: refiriéndola a la propaganda de la marca, puesto que fortalece su fuerza distintiva con respecto de las demás que se encuentran en el mercado. III. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, señala los tres requisitos básicos que un signo debe reunir para ser registrado como marca, los cuales son: la distintividad, perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Siendo la marca un bien inmaterial que se encuentra representado por un signo, que distingue un producto o servicio de otros, requerirá de medios para que el consumidor pueda individualizarlo y distinguirlo. Resaltaremos cada uno de los requisitos, exigidos en el artículo 81: - La distintividad es considerada por la doctrina y la jurisprudencia como un requisito fundamental que permite determinar la registrabilidad de un signo, puesto que este debe ofrecer individualización y singularización, diferenciándolas de variados productos o servicios que se encuentre en el mercado.

La marca cumple algunas funciones, que se encuentran directamente relacionadas con los requisitos. Estas funciones, como algunos doctrinarios 3 las señalan, son: El profesor Carlos Fernández-Novoa indica que “Para conferir a un signo la protección jurídica propia de la marca es suficiente que el signo posea fuerza distintiva con respecto a una clase de productos o servicios.” 4 Indicadora: de la procedencia, origen del producto o servicio, de la calidad. 2 3 “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Pág. 21. Editorial Montecorvo S.A. Madrid. 1984. Entre los que mencionaremos a Jorge Otamendi “Derecho de Marcas” Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires 1989, Págs. 8-12. 3.24 Toda marca debe reunir esta capacidad diferenciadora, que ampara el derecho de elección de los consumidores y tutela los intereses del titular de la marca en un mercado de libre competencia, este requisito es la esen4 “Fundamentos de Derecho de Marcas” Pág. 24.

Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984. GACETA OFICIAL cia misma de la marca, puesto que el consumidor diferencia y compara el origen, la calidad, precios, etc. Al respecto, el Tribunal ha observado que: “la distintividad, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.” 5 18/09/2001 - La susceptibilidad de representación gráfica del signo se refiere a la descripción material que da a conocer las características del signo que se quiere registrar, es la característica expresiva que requiere para poder registrarse como marca, pudiendo hacerse por medio de figuras, palabras, signos, y otros.

La susceptibilidad de representación gráfica es la “que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse ‘ una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’”, así lo ha manifestado el Tribunal en su sentencia 03-IP-2001.8 - La perceptibilidad es la capacidad que debe tener todo signo para ser captado por uno de los sentidos.

Como se ha manifestado, la marca debe volverse tangible para que pueda ser percibida, apreciada o captada por cualquiera de los sentidos, sólo entonces se podrá registrar por ser materialmente perceptible. “La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor.” 6 “La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.

Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.” 7 5 6 7 Proceso 17-IP-97. Marca: GINO CAPORALLE.

Publicada en la Gaceta Oficial del 26 de Junio de 1998. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO VI. Pág. 104. 1997. Proceso 32-IP96, caso: DC’OS vs DESEO’S. G. O. Nº 279 de 25 de julio de 1997. Proceso No. 66-IP-2000, Marca:. Marca: “Cabeza de un ejemplar vacuno” publicado en la Gaceta Oficial No. 613 del 26 de octubre de 2000. 4.24 IV.

PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO: IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES O IDENTICOS QUE LLEVEN AL ERROR Un signo a más de contemplar los requisitos ya señalados, no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La Sala solicitante ha requerido también la interpretación del artículo 83, literal a), el mismo que se refiere al amparo que se otorga tanto a la buena fe del consumidor como al empresario, fabricante o comerciante que tiene registrado un signo. La protección se da frente a los impedimentos para registrar signos que se asemejen o sean idénticos de tal forma que puedan inducir a error al consumidor, a una marca anteriormente registrada, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El error a que puede estar inducido el consumidor es el que trata de evitar esta norma al no permitir que se registre un signo con las características que la norma comunitaria indica. 8 Publicado en la Gaceta Oficial No. 676 del 6 de junio de 2001, Marca: “DIPLOMATICO”. GACETA OFICIAL El registro de una marca ampara al signo del llamado riesgo de confusión o confundibilidad marcaria, que se genera cuando se cree tomar una cosa en vez de otra, cometiéndose un error, por lo que un signo que se confunda con otros no puede acceder al registro como marca, puesto que no cumpliría su función distintiva.

Entre los medios señalados por este Tribunal para establecer parámetros de confundibilidad tenemos que: “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. 9 En la doctrina encontramos variantes de la confusión, así tenemos que se puede hablar de confusión directa e indirecta, la primera se refiere cuando un comprador adquiere un producto o servicio determinado creyendo que está comprando otro, en cambio la confusión indirecta se da cuando un comprador cree que el producto o servicio que puede adquirir pertenece a la misma línea de productos o servicios de un fabricante u origen determinado, que en realidad es distinto al que los fabricó o de los que ofrece el servicio.

V. MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS Establecidas las reglas sobre los riesgos de confusión que se pueden dar, este Tribunal destaca la necesidad de realizar la comparación entre el signo a registrarse y el signo registrado, en razón de que una de las marcas está registrada para ciertos servicios de la clase 42 10, que se refiere a servicios y la otra se 9 10 Proceso 2-IP-94.

Marca: Noel. Publicado en la Gaceta Oficial No. 160 de 21 de julio de 1994. A saber: “Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase.” 18/09/2001 5.24 solicita para registrar un producto para la clase 5, para colegir si entre ellos resulta alguna conexión competitiva, que pueda llevar a error confusionista al consumidor medio.

Para Jorge Otamendi la “marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a otro producto ” 11. Como productos se entienden artículos, cosas materiales que han sido elaborados por la producción del hombre. Definidas las marcas que amparan los bienes o servicios en este caso, el juez consultante deberá tener en consideración si ambas marcas se aplican para distinguir artículos o servicios de la misma esencia, clase y naturaleza 12 que podría llevar al consumidor a cometer error en su adquisición. Al respecto indica Marcos Matías Alemán al referirse a este artículo cuya interpretación se solicita que “busca determinar si los productos o servicios designados por cada una de las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, finalidades a que se destinen, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión entre el público consumidor, con independencia de las clases en que se encuentren agrupados.” 13 En atención al caso consultado el Tribunal manifiesta lo citado por Ivor D‘Aldano Mogollón Rojas, al considerar las diferencias que existen en la protección de marcas de productos, diferencias que el Juez con base en lo expuesto en esta sentencia deberá analizar al dictar su fallo, así el autor citado expone: “Bajo este Régimen Comunitario Andino se ha llegado a aceptar 11 12 13 “Derecho de Marcas”.

Pág. 20. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Germán Cavalier en su libro “Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales” Pág. 60, Editorial Temis, Bogotá 1962, expone: “La clase es un concepto primordialmente ordenatorio, secundariamente fiscal, influido por la afinidad de los artículos y manufacturas. La clase marcaria es un orden que comprende diferentes artículos arreglados según ciertas semejanzas o analogías; es una denominación genérica.

La naturaleza es un concepto estricto, lo que constituye la íntima razón de ser una cosa, lo que hace que una mercancía sirva para satisfacer esta o aquella otra determinada necesidad del hombre o de la industria.” En su libro “Marcas, Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios.” Pág. 91 Top Management International. Bogotá Colombia.

GACETA OFICIAL la existencia junto con las Marcas para los Bienes, de las denominadas Marcas de Servicio. El hecho es que el razonamiento planteado para la aceptación del Registro de tales Marcas, es que los Servicios pueden llegar a ser comprendidos en los Bienes por vender y por comercializar. En el sentido de que los Servicios sean ejecutados en el proceso de realización de tales Bienes (y hasta en el proceso mismo de comercialización de otros Bienes distintos).

Por lo que la persona que realiza tal servicio se encuentra legitimada para proceder a registrar una Marca que identifique tal Servicio o prestación. Lo esencial es que se denote la intervención personal o técnica de una determinada o cualificada personalidad, en el proceso del Servicio, lo que le asignará una cualidad o condición específica a los Bienes puestos en el comercio por tal ente.”14 Lo que indica que los productos y los bienes se diferencian tanto por su particular aplicación como por su intencionalidad o finalidad.

El derecho al registro de la marca se desarrolla y limita en las categorías oficiales de los bienes y servicios clasificados en un determinado grupo del nomenclator, por lo que cada marca está destinada a una determinada clase que sirve para identificar a cada producto o servicio, según el caso, pero el consumidor no distingue entre clases sino entre productos o servicios, así si éstos se distinguen unos de otros no se producirá confusión. 18/09/2001 a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro correspondiente a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Finalmente este Tribunal considera oportuno remitirse a la jurisprudencia 15 que también fija orientaciones de manera analógica, puesto que no hace la relación de diferenciación entre productos y servicios, pero que podría aplicarse en atención a la materia del caso a interpretar, la cual la se la expone de manera resumida: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos sintetizan”: 14 15 “Propiedad Intelectual”. Pág. 222. Editores Vadell Hermanos, Caracas, 1997. Publicada en la Gaceta Judicial No. 236 de 26 de noviembre de 1996, del Proceso 20-IP-95, Marca: Mono. 6.24 Por todo lo que antecede, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Los signos que no reúnan las características o requisitos esenciales e intrínsecos GACETA OFICIAL de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no pueden ser considerados aptos para el registro marcario. 2.

La característica distintiva de las marcas está orientada a individualizar y diferenciar los productos y servicios de otros distintos que se encuentren en el mercado, induciendo a los consumidores a un mercado libre y competitivo. 3. Si el signo se ajusta a los requisitos señalados, no deberá tampoco incurrir en ninguna de las causales establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 para poder tener acceso al registro. 4.

El artículo 83, literal a), determina la existencia o no del riesgo de confusión, la que deberá establecer, con respecto a lo considerado en esta sentencia sobre las reglas de comparación de signos, si existe el riesgo a que se puedan confundir las marcas que protegen a los productos y servicios, y de esto, si el consumidor medio y el empresario, propietario de la marca de servicio registrada, serían perjudicados. 5. 6. 7.

El examinador deberá determinar la similitud entre dos signos marcarios, tomando en cuenta la clase a la que pertenecen en el nomenclator, como los criterios expuestos para establecer la conexión competitiva. La determinación del riesgo de confusión entre la marca registrada y la marca de producto a registrarse se basará en el correspondiente examen comparativo, del que deberá tenerse en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, señalados en esta sentencia. La concesión o negación de una marca dependerá del criterio subjetivo del Juez o de la administración pertinente, que no podrá ser arbitrario, sino que procederá de acuerdo a la normatividad vigente, jurispruden- 18/09/2001 7.24 cia, doctrina y a lo establecido en esta sentencia. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5942, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La Sala consultante deberá dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia dentro del Proceso Nº 5942. Notifíquese al mencionado Tribunal, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 18/09/2001 8.24 PROCESO 43-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 8, 13, 14, 21, 27, 28, 29, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

Patente de Modelo de Utilidad: Tanque Compuesto. Expediente Interno 6070-99. Actor: Gunter Probst Otto. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil uno; se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial requerida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador, instancia que por intermedio del Presidente de la Segunda Sala, doctor Ernesto Muñoz Borrero, la eleva ante este Órgano Comunitario, dentro del expediente interno 6070-99 MP, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente recibido el 11 de junio del 2001, previas las siguientes consideraciones: VISTOS: La mencionada solicitud cumple los requisitos establecidos en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 4 de julio del 2001. 1.

ANTECEDENTES Son hechos relevantes para la interpretación, los siguientes: 1.1. Las partes: El actor es el señor Gunter Probst Otto. Los demandados son el Director de Propiedad Industrial y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. El coadyuvante de la parte demandada es la sociedad Industria de Acero de los Andes S.A. 1.2.

Los hechos: - El 4 de abril de 1994, Industria de Acero de los Andes S.A. solicitó de la Dirección Na- cional de Propiedad Industrial, la concesión de la patente del modelo de utilidad denominado “TANQUE COMPUESTO”. - La Dirección de Propiedad Industrial procedió a publicar su extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 363, puesta en circulación el 28 de febrero de 1996. - El 30 de mayo de 1996, mediante Resolución N° 333-96 DPI.DP., la referida autoridad resolvió registrar en el libro de protocolo el modelo de utilidad con las características detalladas en la solicitud SMU 95-057 denominada: “TANQUE COMPUESTO” y se expidió el título N° MU 96-032. 1.3.

Objeto y fundamentos de la demanda: El actor pretende que al amparo del artículo 52 de la Decisión 344 se declare la nulidad de la Resolución N° 333-96 DPI.DP., por la cual se concede la patente del modelo de utilidad N° MU 96-032 correspondiente al denominado “TANQUE COMPUESTO” otorgada por la Dirección de Propiedad Industrial, a favor de Industria de Acero de los Andes S.A. por contravenir a los artículos: 1; 2; 4; 8; 13, literal a), c), d) e inciso final; 14, literal a) y c); 21; 27; 28; 29; 54; y 55 de la Decisión 344.

También pretende el actor que se condene al Estado al pago de daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la patente y la condena a los demandados del pago de costas procesales y honorarios de sus abogados. El demandante alega que para la concesión de la patente de modelo de utilidad concedida no se efectuó el debido examen sobre la patentabilidad del modelo de utilidad, ya que ese tipo de tanques de almacenamiento de combustibles metálicos revestidos con plástico y otros materiales, como fibra de vidrio, han sido fabricados por él por varios años.

GACETA OFICIAL 18/09/2001 9.24 Afirma que son productos que se encuentran en el estado de la técnica, que su utilización es de dominio público, conocidos desde hace más de medio siglo y generalmente utilizados desde hace más de tres décadas. - 14 literal c), porque la memoria descriptiva debía mantener una numeración continua y los dibujos no debían contener explicaciones de acuerdo con el Reglamento de la Decisión 344.

Argumenta que a través de la patente ilegalmente concedida la empresa Industria de Acero de los Andes S.A. pretende impedir que otras personas produzcan y comercialicen estos tanques conocidos desde hace muchos años atrás. - 21, porque no sólo se omitió la verificación del cumplimiento del artículo 13 sino también el del artículo 21 en cuanto se refiere al examen formal.

Manifiesta que su legítimo interés está dado por la lesión grave que está soportando como consecuencia del otorgamiento de una patente de un producto manifiestamente conocido. Señala que la concesión de patente viola los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión: - 13 literal a) y 8, porque no contiene la identificación del inventor del denominado “TANQUE COMPUESTO”; sólo se hace referencia como su propietaria a Industria de Acero de los Andes S.A., sin que se especifique la persona natural que tenga la calidad de “inventor”, que sería el sujeto protegido por el Derecho de Propiedad Industrial. - 13 literal c), porque ni en la solicitud presentada originalmente ni la denominada “Memoria Técnica-Ampliación” explican de una manera clara cuál es la invención; al contrario se limita a señalar una serie de opciones de un conocido tanque de combustible. - 13 literal d), porque las reivindicaciones deben ser delimitadas y determinadas y no ser tan amplias e imprecisas que no sean capaces de delimitar el alcance de la protección como las reivindicaciones que constan en la memoria técnica referida. - 13 inciso final, porque la solicitud no cumple con los requisitos de los literales a), c), d) del artículo 13 por lo cual no debió admitirla a trámite, ni asignarle fecha de presentación. - 14 literal a), porque no se acompañó a la solicitud el poder o cesión de derechos que el inventor (persona natural) le otorgó a Industria de Acero de los Andes para que comparezca.

La solicitante de la patente nunca acreditó dicha cesión de derechos. - 27 y 28, porque el examen de fondo no fue realizado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, según se desprende del expediente, en el cual no obra informe o reporte alguno que analice la patentabilidad del invento. - 29, porque según su contenido, si el examen definitivo (cuya existencia debe necesariamente obrar en el expediente) es favorable, se otorgará el título y si es parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas.

Aparentemente se habría aceptado la reivindicación originalmente presentada, pero la misma es ambigua ya que dice: “Se reivindica derechos sobre el producto Tanque Compuesto, descrito anteriormente”, por lo que no puede constituir una reivindicación válida. - 1, 2, 4, 54 y 55, porque el llamado “TANQUE COMPUESTO” es un producto conocido por la técnica ya que en 1964 todos los tanques enterrados para almacenamiento de combustible eran hechos de acero y Underwriters Laboratories, de Estados Unidos, publicó una especificación para tanques de almacenamiento llamada: “Standard for Steel Underground Tanks for Flamable Combustible Liquids UL 58” (Standard de tanques de acero enterrados para líquidos inflamables y combustibles).

Posteriormente el 2 de febrero de 1966 se hizo una revisión del Standard UL 58 para establecer estándares de tanques de almacenamiento no metálico de fibra de vidrio reforzados con plástico. - Señala que con posterioridad se hicieron más estudios que dieron lugar a las distintas opciones de construcción de los tanques y por lo tanto a distintos modelos estándar en los años 1973, 1989, 1993, 1996, tales como el UL 1746 que consiste en un tanque de acero con el recubrimiento de fibra de vidrio con reforzamiento de plástico.

GACETA OFICIAL Por lo anterior, el actor concluye, que el modelo de utilidad de “TANQUE COMPUESTO” no fue nuevo y que al momento de ser solicitado estaba en el estado de la técnica. 18/09/2001 10.24 nanciera y operativa, pero que, en todo caso, vigilará las actuaciones en este proceso al amparo de lo mandado en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 1.4.

Contestaciones a la demanda: 1.4.4. En la audiencia de conciliación, dentro del trámite realizado en lo Contencioso Administrativo, los demandados presentaron las siguientes excepciones y argumentos: INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A. 1.4.1. - Alega falta de personería debido a que el Estudio Jurídico de Patentes y Marcas Julio C. Guerrero B. Cía. Ltda., no es ni puede ser un abogado, tampoco procurador judicial y por ende el poder otorgado a favor de dicha sociedad por parte del señor Gunter Probst Otto, es nulo.

Director Nacional de Propiedad Industrial: - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Alega que la solicitud de Modelo de Utilidad “TANQUE COMPUESTO” de Industria de Acero de los Andes cumplió con todos los requisitos legales. - Argumenta, así mismo, que la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 363 de abril de 1995 fue realizada debidamente y que una vez que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuó los exámenes definitivos de la documentación, resolvió registrar el modelo de utilidad de las características detalladas en la solicitud SMU 95057 denominada TANQUE COMPUESTO.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó desestimar la demanda. 1.4.2. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI): Coadyuvante de los Demandados: - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Afirma que, como bien lo señaló el Presidente del IEPI, la patente de modelo de utilidad fue concedida legalmente. - Agrega que, el actor confunde los conceptos de patente de invención y patente de modelo de utilidad, porque las normas de las patentes de invención deben aplicarse en lo estrictamente necesario, en tales modelos la novedad debe ser relativa y dado que el modelo de utilidad era novedoso en Ecuador, cumplía con este requisito. - Finalmente reconvino al actor al pago de daños y perjuicios.

En consecuencia, pidió desestimar la demanda. 1.5. Contestación a la Reconvención: - Niega los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda. - Ratifica la resolución de concesión de la patente N° MU 96-032 correspondiente al modelo de utilidad denominado TANQUE COMPUESTO, materia de impugnación. En consecuencia, pidió rechazar la demanda. 1.4.3.

Procurador General del Estado: - Manifiesta que le corresponde al IEPI comparecer directamente en el juicio por ser una persona de derecho público con patrimonio y autonomía administrativa, económica, fi- Existió demanda de reconvención planteada por Industria de Acero de los Andes S.A.. - El reconvenido negó las pretensiones del reconventor. - Afirmó que la novedad en el caso de los Modelos de Utilidad es absoluta y no relativa, ya que si no lo fuera daría lugar a la piratería de los modelos de utilidad conocidos en el exterior y no promovería la creación nacional sino que serviría más bien para designar el registro de títulos que solo serán útiles para los fines especulativos de los amigos de lo ajeno. GACETA OFICIAL - En lo que respecta al poder otorgado a favor del Estudio Jurídico de Patentes y Marcas JULIO C. GUERRERO B Cía. Ltda., es un mandato y no una procuración judicial, que es una figura jurídica distinta.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL EL Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Tratado de su creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal estará referida a los artículos 1, 2, 4, 8, 13, 14, 21, 27, 28, 29, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena requeridos en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Adicionalmente, el Tribunal interpretará, de oficio, el artículo 52 de la Decisión 344 referido a la Nulidad de la Patente, el cual es expresamente invocado por el actor en su demanda. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. 18/09/2001 11.24 “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Artículo 8 “El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente.

“Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. “Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas. “Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.” Artículo 13 “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: Artículo 2 “a) Identificación del solicitante y del inventor;

“Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “b) El título o nombre de la invención; “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. “Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pue- GACETA OFICIAL da detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes.

El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras. Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos;

“d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; “e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, “f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. “La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” Artículo 14 “A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: “a) Los poderes que fueren necesarios;

“b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, 18/09/2001 12.24 Artículo 27 “Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. “Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” Artículo 28 “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.” Artículo 29 “Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.” Artículo 52 “c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.” “-La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que: Artículo 21 “a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” “b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales. GACETA OFICIAL “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento.

“Cuando las causales indicadas anteriormente sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda. “La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente.” Artículo 54 “Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

Artículo 55 “No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. “Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético”. Artículo 56 “Son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente”. 4.

CONSIDERACIONES Procede, en consecuencia, el Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para 18/09/2001 13.24 lo cual analizará los siguientes aspectos relacionados con las patentes de los modelos de utilidad: Creaciones susceptibles de protección, objetos que no son susceptibles de protección; normas sobre patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad: novedad y estado de la técnica, nivel inventivo; el derecho de la patente: el inventor y titular de la patente; requisitos y trámite de las solicitudes; y nulidad de la patente. 4.1.

Patentes de los modelos de utilidad en la legislación comunitaria andina: El primer antecedente del reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad está en Alemania dentro de la Ley de 1 de junio de 1891 que crea un mecanismo para la protección a invenciones menores; es decir a aquellas creaciones industriales que no superaban el riguroso examen de patentabilidad, concretamente en lo que se refiere al nivel de altura inventiva, pero que para efectos prácticos esas mejoras sí justificaban, para sus autores, algún tipo de tutela.1 Cabe señalar, sin embargo, que algunos autores sostienen que el antecedente original de esta institución está en el Derecho inglés, particularmente en la legislación que regulaba los dibujos y modelos industriales, “useful designs”, a partir del año 1842.

Aunque dicho argumento no tiene un fundamento distinto al puramente terminológico, ya que los modelos de utilidad surgen como una nueva categoría inventiva, que como se verá más adelante, difiere de los dibujos, diseños y modelos industriales. En la actualidad, los países que recogen esta figura, a pesar de haber transcurrido más de un siglo desde aquella primera Ley, no superan el medio centenar, contando, además las dos organizaciones supranacionales que adoptaron la protección del modelo de utilidad: La Organización Africana de la Propiedad Industrial (Acuerdo Bangui de 2 de marzo de 1977 que dedica el 1 Ver al respecto: VAREA SANZ, Mario.

“El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, Ed. Arazandi. PamplonaEspaña, 1996 pp. 41, 41; y, BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal”. Ed. Civitas, segunda edición. Madrid-España. 1993. pp 791. GACETA OFICIAL anexo II a los modelos de utilidad) y la Comunidad Andina.

La legislación comunitaria andina recoge por primera vez esta figura en la Decisión 311 que entró en vigor en los cinco Países Miembros del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991. Posteriormente esta Decisión fue sustituida por la Decisión 313, luego por la Decisión 344 y ahora por la Decisión 486, todas contentivas del Régimen de Propiedad Industrial.

El tema se encuentra regulado en capítulo aparte denominado “modelos de utilidad”, a continuación de las normas que rigen las patentes de invención y antes de las que se refieren a los diseños industriales; por lo que cabe señalar, que en todas las Decisiones citadas, desde el principio, nuestro derecho comunitario quiso distinguirlos de aquéllas y de éstos, con los que suele en ocasiones confundírseles.

Esta ubicación nos da la idea de una graduación respecto de la consideración inventiva que el modelo de utilidad tiene frente a las patentes de invención (“inventos mayores”); es decir, que es menor (“inventos pequeños”) y a los diseños industriales que no exigen nivel inventivo puesto que no son inventos, sino combinaciones de formas y colores que se incorporan a un producto industrial para darle una apariencia especial y que sirven de tipo o patrón de fabricación del mismo sin que cambie su destino o finalidad; su valor es estético y no proporciona una utilidad o una ventaja al producto como sí lo hace el modelo de utilidad.

La importancia de que el modelo de utilidad esté regulado por una norma comunitaria radica en la homogeneidad que brinda para coordinar en el interior de la Comunidad los diversos mecanismos de protección de las invenciones menores, sobre todo por el interés económico que hay detrás de los mecanismos de protección de las invenciones, ya que el modelo de utilidad permite acceder a la protección exclusiva, (pero de una manera más rápida y menos costosa) 2, tanto a quienes desarrollan creacio- 2 En ciertos países se dice que es menos costosa y más rápida la obtención de la patente de modelo de utilidad que la de una invención, mientras que en el ordenamiento jurídico andino el trámite es igual al establecido para las patentes de invención. 18/09/2001 14.24 nes que reflejan una menor actividad inventiva como a aquellos cuya actividad inventiva está limitada por diversos factores tales como: infraestructura, cortos ciclos de actualidad de sus productos, etc.; promoviendo así la investigación y el desarrollo. 4.1.1.

Concepto de modelo de utilidad: En términos generales y recogiendo las concepciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales expresadas en esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva. No obstante, vale la pena señalar que existen distintas concepciones legales sobre modelo de utilidad en el mundo: Unas, que lo consideran como una especie inventiva; otras, que parten de su carácter de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención; esas, en que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y estas, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención.3 También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a procedimientos.

Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente. Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones 3 Ver notas y clasificación de los distintos conceptos legales en VAREA SANZ, Mario.

“El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, Ed. Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 99-102. GACETA OFICIAL menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical. En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor, cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención. De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que “Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ”, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. 4.1.2.

El tratamiento que se da en la actualidad al modelo de utilidad en el ordenamiento jurídico andino: Si bien es cierto que el artículo 54 de la Decisión 344 no definía al modelo de utilidad, sino 18/09/2001 15.24 que más bien utilizaba la frase “se concederá patente de modelo de utilidad a ”, en la Decisión 486, se modificó y se dio fuerza a la concepción de esta figura, cambiando la frase anterior por “se considera modelo de utilidad ”, lo cual lo transforma en un concepto legal dentro del ordenamiento jurídico andino. Sin embargo, es preciso mencionar que sólo se elevó a concepto la descripción anterior sobre los objetos materia de modelo de utilidad y todo lo demás se mantuvo igual, de manera que la concepción, en esencia, no ha cambiado, manteniéndose la delimitación horizontal y vertical de la Decisión 344.

De lo expuesto, se desprende que los elementos que integran el modelo de utilidad en el ordenamiento jurídico andino son: a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. 4) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende. 4.2.

Creaciones susceptibles de protección por medio de patente de modelo de utilidad: De acuerdo con el artículo 54 de la Decisión 344, una invención es registrable como modelo de utilidad siempre que se trate de una invención de forma que mejore las prestaciones anteriormente conocidas de objetos preexistentes. En esta norma se regulan todos aquellos requisitos o características que debe reunir la creación, como son: novedad, forma definida y utilidad.

GACETA OFICIAL La novedad del modelo de utilidad se expresa en el artículo 54 cuando dice que: “se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma ” (el subrayado es del Tribunal). Este requisito es común tanto al modelo de utilidad como a las invenciones, con la salvedad de que se valora con criterios menos rígidos la actividad inventiva del autor, en cuanto a que es un aporte técnico más modesto que el de una invención. Algunos autores expresan que junto a la novedad hay otros requisitos positivos que van de la mano con ella como es la originalidad, el estado de la técnica, el acceso y/o divulgación que destruyen o arruinan la novedad del invento para el que se reclama la exclusiva.4 La forma definida, como ya se ha expresado, es un requisito básico y fundamental de los modelos de utilidad.

Se trata de una forma, claramente reivindicable que manifiesta características diferenciables de cualquier otra y que puede ser: “una configuración o disposición de los elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ”. Los términos configuración o disposición, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, son sinónimos.

Disposición es la acción y efecto de disponer, por lo que disponer significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente; en tanto que configuración es la disposición de las partes que componen una cosa y le dan una peculiar figura.5 En consecuencia, la forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas o distribución distinta de los elementos que componen la cosa u objeto, o arreglo de componentes que se agregan de manera que le dan una característica distinta al mismo, una peculiaridad en su figura.

Por ejemplo, constituye una invención: el teléfono; quien creó el sistema de la comunicación oral por teléfono, inventó algo nuevo, hasta entonces inexistente y concibió una genuina 18/09/2001 16.24 invención; al paso que la substitución de la manivela por el disco o la substitución del disco por teclas en el aparato telefónico, constituyen modelos de utilidad, por cuanto se trata de mejoramientos o innovaciones realizadas sobre un objeto conocido.

En cuanto a la utilidad, siguiendo el mismo ejemplo citado, la disposición y orden de elementos nuevos le han aportado al teléfono una configuración distinta a la inicial, modificaciones en su elaboración que le proporcionan beneficios, perfeccionándolo para el mayor confort y hacia un modo de uso más práctico del objeto; es decir que el cambio no sólo se da con fines estéticos sino que implica una ventaja técnica. 4.3.

Objetos que no son susceptibles de protección por una patente de modelo de utilidad: El Artículo 55 de la Decisión 344 contiene básicamente aquellos objetos que están excluidos de la protección de una patente de modelo de utilidad; es una norma de excepción. Contiene una delimitación del concepto por la vía negativa, en la que se establece, en primer lugar, una prohibición de patentabilidad de los objetos que no pueden ser protegidos bajo una patente de modelo de utilidad tales como: los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. En segundo lugar, se señalan los objetos que no se consideran como modelos de utilidad.

La prohibición va encaminada hacia objetos que pudiendo ser modelos de utilidad no lo son porque la norma expresamente así lo establece. En este caso están los procedimientos que en otros países, como en China, si están considerados como modelos de utilidad, ya que su legislación los incluye dentro de las invenciones menores; para el ordenamiento andino, empero, no lo están por expresa disposición legal.6 En cambio, no se consideran modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, 4 5 VAREA SANZ, Mario.

“El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, Ed. Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 344 y 345. Definiciones dadas en el Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Pp. 379 y 539. 6 Derecho chino, Ley de Propiedad Intelectual, arts. 22 y 25. Otros ejemplos de la registrabilidad de invenciones menores en forma general como modelos de utilidad son las legislaciones alemana y danesa.

GACETA OFICIAL pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético, porque no cumplen con uno de los requisitos primordiales del modelo de utilidad, que es precisamente su aporte utilitario o uso práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil. Los objetos de carácter puramente estético, de apariencia, pueden eventualmente ser protegidos bajo otras formas de protección, como los diseños industriales, si para ello reúnen los requisitos que establecen las normas vigentes. 4.4.

Normas sobre patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad: El artículo 56 de la Decisión 344 establece la aplicabilidad a los modelos de utilidad, de las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. La parte actora en su escrito de demanda, hace referencia a los artículos 1, 2 y 4 entre otros, como normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad.

Evidentemente, las normas citadas son pertinentes para ser aplicables a los modelos de utilidad, debido a que en dichos artículos se establecen los requisitos de patentabilidad de las invenciones, los que también deberá acreditar quien pretenda patentar un modelo de utilidad, pero, desde luego, con las adecuaciones que las diferencias entre unas y otros determinen.

En consecuencia, para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”, definiendo de esta manera el concepto de novedad.

A este respecto conviene recordar que, José Antonio Gómez Segade al tratar sobre la asociación del estado de la técnica con la novedad, dice: “Hay que comparar, por lo tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica”, lo cual implica que se 18/09/2001 17.24 debe tomar en cuenta todo el contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad y no sólo las reivindicaciones, con todo el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.7 De otra parte, Mario Varea Saenz, al realizar la comparación entre la novedad y el nivel inventivo, se pronuncia así: “se dice que tiene actividad inventiva cuando supera una comparación con lo anterior, concebido como un todo”.

Por lo tanto, la novedad y el nivel inventivo del modelo de utilidad serán el resultado de comparar con el estado de la técnica; vale decir, que lo ya conocido, como lo determina el artículo 4 de la Decisión 344, no debe resultar obvio o evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Sin embargo, con respecto a “lo ya conocido”, surge la polémica en los modelos de utilidad, cuando ciertas legislaciones como la Española y la Argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: “ el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España”; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que “incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos”.8 En el ordenamiento andino no cabe la noción de “novedad relativa” aplicable a los modelos 7 8 Ver Proceso 1-IP-96, Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997.

GOMEZ SEGADE, José Antonio. “La Ley de Patentes y modelos de utilidad”. Ed. CIVITAS. Madrid-España, 1988. GACETA OFICIAL de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros.

Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el ordenamiento jurídico andino, en sentir del Tribunal, es absoluta o universal; es decir comprende el estado de la técnica a nivel mundial. La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cual ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica.

De lo anterior se desprende a su vez, la susceptibilidad de aplicación industrial que es precisamente el objeto que tienen que cumplir las patentes de invenciones industriales, ya que es el fundamento del Derecho de Patentes como instrumento impulsor del progreso técnico – industrial, como razón genérica, que en el caso de los modelos de utilidad se expresa en el Art. 54 de la Decisión 344 al señalar: “que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”. 18/09/2001 ción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.

En consecuencia la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, tal como lo señala el artículo 4 de la Decisión 344.

Varios autores, dicen que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad. 9 Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad 10. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso 9 Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: “ en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfac- 18.24 10 VAREA SANZ, Mario.

“El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, pp. 393. Ver también para mayor amplitud: OTERO LASTRES en “El modelo de utilidad” pp 167. LACRUZ BERDEJO en “Bienes inmateriales” pp. 79 y GOMEZ SEGADE “Modelo de utilidad” pp. 4315. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio.

Pp. 655 y 1036. GACETA OFICIAL del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas. En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.

Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. 4.5. El derecho a la patente: De acuerdo con la sección II “De los titulares de la patente” y en especial del artículo 8, el derecho de patente pertenece al inventor o a su causahabiente.

El inventor, siguiendo las líneas de la doctrina y la jurisprudencia es siempre una persona natural; debido a que la actividad inventiva proviene de la mente humana, sólo puede ser una persona física. José Antonio Gómez Segade manifiesta que el derecho de la invención como bien inmaterial, posee un doble contenido: personal y patrimonial.

Así: “Desde el punto de vista personal, la invención otorga a su autor el derecho personalísimo a ser reconocido como autor de la invención”. Mientras que desde el punto de vista patrimonial, el derecho del inventor tiene como contenido esencial el derecho a la patente. 11 Sin embargo, aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponer- 18/09/2001 19.24 se a su mención en la patente si así lo desea (Art.11). La cesión de los derechos de patente puede ser anterior al otorgamiento de la patente, cuando junto con la solicitud se adjunta el escrito de transmisión anticipada de los “posibles “ derechos de patente, porque hasta que no sean concedidos por la Oficina Nacional, son una mera expectativa.

En todo caso, el juez nacional debe tomar en cuenta que si la solicitud de la patente se refiere a una invención que ha sido sustraída al inventor o a sus causahabientes, ya sea en virtud de obligaciones contractuales o legales que deriven en la consecuencia de que el titular de la patente sea una persona distinta a la del solicitante (generalmente el inventor o su causahabiente), quien tenga legítimo interés podrá reclamar la calidad de verdadero titular de la patente ante cualquier autoridad judicial competente, en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente (Art. 9).

Pero, generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica. En consecuencia, la declaración de los derechos de patente confiriendo su protección, sea como modelo de utilidad o invención, pertenece al inventor o a su causahabiente y es transferible por todos los medios que el Derecho establece y reconoce.

Su identificación es un requisito indispensable al momento de presentarse la solicitud. La patente de modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención, pero como se trata de una invención menor que generalmente queda obsoleta con mayor rapidez que los inventos, la duración de la protección es de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.12 4.6.

Requisitos y trámite de las solicitudes: Para la obtención de la concesión de una patente de modelo de utilidad, habrá de presen- 11 GOMEZ SEGANDE, José Antonio. “La ley de patentes y los modelos de utilidad”. Ed. CIVITAS. Madrid-España. 1988. Pp: 66. 12 Art. 57 de la Decisión 344. GACETA OFICIAL tarse una solicitud análoga a la del artículo 13 para las patentes de invención. Una vez que la solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.

A la solicitud se deben acompañar los documentación señalados en el artículo 14, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o el solicitante, el inventor y el titular de los derechos sean personas distintas; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

En el primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica. Si del examen de forma (artículo 21) aparecieran defectos formales la Oficina Nacional Competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o realice las complementaciones del caso, so pena de que su solicitud se declare en abandono. 18/09/2001 20.24 cripción con la cual guardan concordancia, de forma tal que el alcance de las reivindicaciones se justifica por el contenido de la descripción. En el resumen, última pieza fundamental, deberán expresarse el objeto, la finalidad y la información técnica sustancial del contenido de la solicitud para que sea publicado el aviso correspondiente.

Por lo anterior, son, a juicio del Tribunal, tales requisitos, junto con los demás contenidos en el artículo 13, necesarios e imprescindibles, hasta el punto de que la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito. Es deber de la Oficina Nacional Competente o del Juez Nacional, en su caso, observar si se ha cumplido con todos los requisitos, pues de no ser así, la patente concedida podría estar afectada por una causal de anulación. Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 23, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

Uno de los requisitos de forma exigidos es precisamente el de la descripción, el cual no puede ser omitido en ninguna solicitud. Como ha señalado la doctrina la descripción posee una gran trascendencia, porque es la vía a través de la cual los círculos interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención, y porque constituye un factor relevante al fijar el ámbito del derecho de patente, pues la descripción deberá ser tenida en cuenta al interpretar las reivindicaciones.13 Mientras no se publique, el expediente debe estar guardado bajo confidencialidad, no pudiendo ser consultado por terceros, a menos que el solicitante autorice expresamente dicha consulta.

Otra pieza fundamental, son las reivindicaciones debido a que delimitan el campo de la patente, concretan la regla técnica que se desea patentar. Deben ser lo suficientemente claras y concisas. Su fundamento está en la des- Si no hay opositor y se han vencido los plazos anteriormente citados, de conformidad con el artículo 27, corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pudiendo requerir el informe de expertos o de organismos 13 GOMEZ SEGANDE, José Antonio.

“La ley de patentes y modelos de utilidad”, Ed. Civitas, pp. 81. Y también FERNÁNDEZ NOVOA, Modernización, pp. 139. Consecutivamente a la publicación, quien tenga legítimo interés puede ejercer su derecho de oposición, por medio de observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención dentro de los treinta días siguientes a la publicación. GACETA OFICIAL científicos o tecnológicos e incluso de otra u otras Oficinas Nacionales Competentes de los demás Países Miembros o de terceros países (Art. 28); es decir, que la información proporcionada por el solicitante debe ser verificada por la Oficina Nacional Competente de forma que no quede duda alguna de su patentabilidad, por medio de la utilización de todos los medios posibles a su alcance, sobre todo porque el informe sobre el estado de la técnica es la pieza más importante del procedimiento de concesión de la patente.

De conformidad con el artículo 29, una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es favorable en su totalidad, se otorgará la patente; si sólo es favorable parcialmente se otorgará el título por aquellas reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se denegará dicho título. 4.7. Nulidad de la patente: La nulidad es un modo de extinción del derecho concedido por la patente mediante el cual quien aparecía como “legitimado” para ejercitar el derecho exclusivo pierde esa facultad.

“ Supone la verificación patológica del título concedido, cuya presencia afecta de forma definitiva a la validez de la misma, convirtiéndose desde el primer momento en un elemento obstativo de la regular inscripción aunque el mismo se detecte con posterioridad incluso a la caducidad del derecho concedido; no siendo posible la sanación del defecto por el transcurso del tiempo.” 14 En el artículo 52 de la Decisión 344, se establecen dos causas de nulidad cuales son: a) Que haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; y b) Que se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

El literal a) se refiere a casos tales como cuando el objeto de la solicitud no es susceptible de 14 VAREA SANZ, Mario. “El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, pp. 621. 18/09/2001 21.24 protección mediante patente de modelo de utilidad y ésta se le otorga, contradiciendo lo establecido, por ejemplo, en los artículos 6, 7 y 55 de la Decisión 344; o cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera el derecho o careciera de título o poder habilitante para solicitar la protección; o cuando, en fin, se ha otorgado la patente sin cumplir con los requisitos de patentabilidad.

En cambio, el literal b) se refiere a casos tales como cuando puedan contener elementos que se quieran reivindicar como propios y en realidad sean anteriores al modelo de utilidad pretendidamente novedoso; o cuando no describan la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un técnico sobre la materia o cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud del modelo.

La nulidad puede ser total, en cuyo caso se niega la patente o parcial, si se deniegan ciertas reivindicaciones o una parte de ellas. Los efectos de la nulidad, sea de la patente o de alguna o algunas de las reivindicaciones son los de considerarlas sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. Con los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: De acuerdo con la legislación comunitaria, la patente de modelo de utilidad se concede a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos espacialmente definidos, que se introduce en algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto distinto al objeto preexistente o a alguna parte del mismo, aportándole una utilidad, un efecto técnico, una ventaja o beneficio adicional que antes no tenía, permitiendo un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma.

GACETA OFICIAL 18/09/2001 SEGUNDO: Son aplicables al modelo de utilidad los requisitos de patentabilidad exigidos para las patentes de invención como son la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La exigencia de la novedad para los modelos de utilidad ha de aplicarse con la misma intensidad que para las patentes de invención. Lo conocido no es susceptible de protección. Criterio que debe ser aplicado en forma universal y absoluta, sin posibilidad de atenuar o corregir el mismo.

CUARTO

QUINTO

SEXTO: El inventor es una persona natural, física, en la cual se ha desarrollado la capacidad inventiva. Los derechos conferidos por la patente pertenecen a éste o a su causahabiente pudiendo ser cedidos a otras personas naturales o jurídicas. Entre los requisitos indispensables de forma previstos en la ley comunitaria se cuentan tanto la descripción clara y suficiente de la regla técnica que compone el modelo de utilidad, de manera que un técnico en la materia pueda ejecutarla sin problema, como la identificación del inventor y la expresión determinada y concisa de las reivindicaciones sobre las cuales se solicita la protección. El examen de fondo de la solicitud de patente de modelo de utilidad realizado por la Oficina Nacional competente es de gran trascendencia, porque en él debe constar el informe o los informes pertinentes que revelen si dicha innovación está o no comprendida en el estado de la técnica y si cumple con los requisitos de patentabilidad.

SÉPTIMO: El juez nacional, en caso de una acción de nulidad de patente de modelo de utilidad, deberá observar si se ha cumplido con los re- 22.24 quisitos de forma y de fondo previstos en la Decisión 344; en especial, lo referente a los modelos de utilidad y a las normas sobre patentes de invención aplicables a éstos. También si la solicitud que fundamenta la patente se ha basado en información falsa o inexacta.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia en el proceso Nº 6070-99 MP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debiéndose dar cumplimiento, además a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal (Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Notifíquese. Remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 18/09/2001 23.24 GACETA OFICIAL 18/09/2001 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú