Año XIX - Número 914 Lima, 1 de abril de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 109-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y h), 83, literales a) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e), 84 y 102 eiusdem.

Parte actora: sociedad BRINKER INTERNATIONAL INC. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. Expediente interno: N° 6523-99 L.Y.M. Proceso 12-IP-2003.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: “AMARYL”. Expediente interno N° 7008 Proceso 5-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales b) y d), 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 84 y 102 eiusdem.

Parte actora: ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS -EAN-. Marca: “EAN INTERNATIONAL mixta”. Expediente interno N° 5307 PROCESO N° 109-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a y h, 83, literales a y d, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e, 84 y 102 eiusdem.

Parte actora: sociedad BRINKER INTERNATIONAL INC. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. Expediente interno: N° 6523-99 L.Y.M. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de marzo de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 34, 81, 83, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 71 de la Decisión 313 de dicha Comisión, formu- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL lada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de septiembre de 2002, así como la ampliación de dicha solicitud, llevada a cabo a través de la notificación s/n del 14 de noviembre de 2002, relativa a los artículos 82, literales a y h, 83, literales a y d, y 93 de la Decisión 344 de la citada Comisión del Acuerdo de Cartagena, y a los artículos 134, 135, literales a e i, 136, literales a y h, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión en referencia; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho La actora alega en su demanda que: “En la Gaceta de la Propiedad Industrial Núm. 368 correspondiente al mes de septiembre de 1995, pág. 53, se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca de servicios CHILIS Y DISEÑO presentada por el señor Christian Mancheno Egas, solicitud Núm. 60792-95, para proteger los siguientes servicios: restaurantes, cafeterias (sic), bares, banquetes y otras actividades afines, pertenecientes a la clase internacional Núm. 42” (Clase 42: “restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”); que “Con fecha 24 de marzo de 1997, BRINKER INTERNATIONAL, INC., propietaria de la prestigiosa y notoriamente conocida marca de servicios CHILI’S y DISEÑO, presentó observaciones contra el registro de la marca CHILIS Y DISEÑO ”; que “Las observaciones se fundamentaron principalmente en … a. La identidad de las marcas; b. La notoriedad de la marca de servicios CHILI’S en el mercado mundial; y c. El amparo de los servicios por parte de la marca solicitada, respecto de los cuales su uso induciría al público a error o confusión con la marca de servicios CHILI’S de propiedad de mi representada”; y que “Mediante Resolución Núm. 0970571 de 29 de junio de 1999, notificada el 5 de julio del mismo año, el Director Nacional de Propiedad 01/04/2003 2.32 Industrial resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca de fábrica CHILIS Y DISEÑO”.

La actora alega también que “… es la propietaria de la prestigiosa y notoriamente conocida marca de servicios CHILI’S Y DISEÑO, la misma que se encuentra registrada en varios países del mundo … marca que protege los servicios prestados por restaurantes que se encargan de procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, pertenecientes a la clase internacional Núm 42.

La marca CHILI’S como es público y notorio ha adquirido un altísimo prestigio y reputación internacional gracias a las ingentes inversiones efectuadas por BRINKER INTERNATIONAL, INC. … Adicionalmente … es la propietaria de la marca CHILI’S en el Ecuador, Registro Núm. 6248-98 de 23 de noviembre de 1998 para proteger productos de la clase internacional Núm. 16” (Clase 16: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”); que “De conformidad con el Art. 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la persona que tiene un INTERÉS LEGÍTIMO puede presentar observaciones al registro de una marca.

En consecuencia, BRINKER INTERNATIONAL, INC. presentó observaciones contra el registro de la marca CHILIS Y DISEÑO por tener un interés legítimo, cuya tutela jurídica le facultó presentar su reclamo ante la Administración”; y que “Por ello, no era necesario que mi representada demuestre (sic) la existencia de registro alguno que determine derechos sobre la marca CHILI’S en el Ecuador, para presentar observaciones contra la marca CHILIS solicitada por el señor Christian Mancheno Egas”. 1.2.

Cuestión de derecho La actora denuncia la violación de los artículos 81 y 83, literales a y d, de la Decisión 344, a cuyo efecto argumenta que “… la denominación CHILIS Y DISEÑO, solicitada para registro por el señor Christian Mancheno Egas carece de novedad y distinguibilidad. Aún más, constituye GACETA OFICIAL la reproducción exacta y total de la marca CHILI’S de propiedad de BRINKER INTERNATIONAL, INC. … mi representada observó el registro de la denominación CHILIS Y DISEÑO, ya que es obvio que confrontada con la marca CHILI’S Y DISEÑO de su propiedad, son idénticas y confundibles a primera vista al no ser la denominación CHILIS Y DISEÑO suficientemente distintiva, es indudable que se incurrió en causal de irregistrabilidad … La marca CHILIS solicitada por el señor Christian Mancheno Egas iba a inducir al público a error o confusión por ser idéntica a la marca CHILI’S, tanto más cuanto estaba destinada a proteger los mismos servicios de restaurante y expendio de comida.

El consumidor confundido asociaría un mismo origen empresarial de tales servicios, provocando así un grave e injusto perjuicio a BRINKER INTERNATIONAL, INC. con relación a su afamada marca CHILI’S este hecho constituye un acto de competencia desleal que afecta los derechos de mi representada. De otro lado, es evidente que el señor Christian Mancheno Egas intenta aprovecharse de manera ilegal de la fuerza distintiva, del valor comercial, de la fama y notoriedad que la marca CHILI’S Y DISEÑO representa en el mercado.

Estos argumentos tampoco fueron considerados por el Director Nacional de Propiedad Industrial para expedir una resolución cuya motivación no tiene fundamento legal alguno”. Finalmente, la actora señala que “Las normas del Acuerdo de Cartagena protegen expresamente a la ‘marca notoria’ … protegen del riesgo de confusión a la marca ‘notoriamente conocida’ y registrada en el país o en el exterior, más allá de los límites de la ‘clase’ de producto o servicio o ‘regla de especialidad’ … De lo expuesto se desprende que la autoridad competente debió negar el registro de la denominación CHILIS Y DISEÑO, en razón de que va a originar confusión con la marca ‘notoriamente conocida’ CHILI’S y DISEÑO de propiedad de BRINKER INTERNATIONAL, INC.”. 2.

Contestaciones a la demanda 2.1. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratifica la Resolución N° 0970571, materia de la impugnación, “pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 01/04/2003 3.32 2.2. El Director de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del Estado, señala que “ el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa cuyo representante legal es su Presidente”, y que, a tenor del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, “… corresponde al personero legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”. 2.3.

El Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y sostiene que “el observante no demostró la existencia de registro alguno que determine derecho sobre la marca CHILI’S para la Clase Internacional No. 42. como tampoco aprobado (sic) la notoriedad invocada en su escrito de observación conforme lo dispone el Art. 34 (sic) de la Decisión 344 … la marca solicitada cumple los requisitos estipulados en el Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por consiguiente la marca no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones estipuladas (sic) en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 ”. 2.4.

Y el señor Christian Mancheno Egas niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y argumenta que “el observante no había demostrado la existencia de registro alguno que determine derechos sobre la marca CHILI’S en el Ecuador para la clase internacional 42, así como tampoco probó la notoriedad de dicha marca, razones por las cuales la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (le) concedió el registro de la marca …”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 34, 81, 82, literales a y h, 83, literales a y d, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 71 de la Decisión 313 de la citada Comisión, así como los artículos 134, 135, literales a e i, 136, literales a y h, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión en referencia;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación GACETA OFICIAL se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 32 y 33 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, las actuaciones correspondientes al trámite de registro del signo “CHILIS Y DISEÑO” así como la emisión de la Resolución N° 0970571, del 29 de junio de 1999, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial, fueron llevadas a cabo en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que el Tribunal no encuentra pertinente la interpretación prejudicial de las disposiciones establecidas en los artículos 71 de la Decisión 313, y 134, 135, literales a) e i), 136, literales a y h, y 146 de la Decisión 486;

Que, una vez examinado la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal tampoco encuentra pertinente la interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 34 de la Decisión 344; Que, en cambio, es pertinente la interpretación de las disposiciones señaladas en los artículos 81, 82, literales a y h, 83, literales a y d, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente interpretar de oficio las disposiciones contempladas en los artículos 83, literal e, 84 y 102 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 01/04/2003 4.32 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. GACETA OFICIAL Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 01/04/2003 5.32 “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una per- GACETA OFICIAL sona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes o servicios que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes o servicios de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca. De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”;

N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279, del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450, del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el 01/04/2003 6.32 Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto o servicio designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definiti- GACETA OFICIAL 01/04/2003 7.32 va, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la identidad y semejanza. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva III. De los signos engañosos Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (Sentencias dictadas en el Proceso N° 35-IP98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y en el Proceso N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa in totum y no podrá ser registrada. Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha distinguido entre la “semejanza” y la “identidad” de los signos en los términos siguientes: “ la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos” (Sentencia dictada en el Proceso N° 22-IP-2001, del 13 de junio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año, caso “ERA”).

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a utilizar un servicio determinado en GACETA OFICIAL la creencia de que está adquiriendo o utilizando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor o el usuario atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos o servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, 01/04/2003 8.32 pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor o el usuario supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o proveedor.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “CHILIS y diseño” y “CHILI’S y diseño”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

GACETA OFICIAL 01/04/2003 9.32 Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas. de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

En el caso de autos, y a fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En cambio, en el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los servicios en cuestión. En efecto, si tales servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de usuario y su grado de atención al momento Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Proceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los Procesos 30IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + GRÁFICA”; 50-IP2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limita- GACETA OFICIAL ción del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág. 90)” (énfasis añadido).

V. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. 01/04/2003 10.32 Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, en sintonía con la pronunciada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun cuando no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada GACETA OFICIAL sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto, la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

VI. Del procedimiento de observaciones al registro de marca solicitado El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

A propósito de la disposición prevista en el artículo 93, inciso segundo, de la Decisión en referencia, el Tribunal ha señalado que se “ amplía la observación al registro de una marca fuera de las fronteras nacionales como medio de lograr en algún posterior momento la institucionalidad de la marca comunitaria. La figura prevista a partir de la Decisión 344 no contempla —a diferencia de la nueva normativa que regula la materia— otras exigencias, sin por ello admitir que esta observación andina 01/04/2003 11.32 implique una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás. No al argumento de la República del Perú sobre una excepción al principio de territorialidad supuestamente establecido en el artículo 93 de la Decisión 344, sino que la ampliación del concepto de territorialidad que consagra el inciso segundo de dicha norma, hace referencia únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de marcas presentadas en cualquier País Miembro puedan permitir a su titular presentar observaciones en los demás países de la Subregión, siendo siempre la Oficina Nacional competente quien decida respecto a la procedencia o no de dichas observaciones” (Sentencia dictada en el Proceso 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú).

Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con una marca notoria, siempre que se halle probada la notoriedad de ésta.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El GACETA OFICIAL Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

VII. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre esta posibilidad de obrar, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 01/04/2003 12.32 3º No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate. 4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre marcas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios.

Para esa determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, toda vez que se hace legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5° La comparación entre signos susceptibles de inducir a error en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 6° El signo debe ser suficientemente apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

A objeto de garantizar las funciones del signo marcario, el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohíbe, entre otros supuestos, el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o CONCLUYE GACETA OFICIAL 01/04/2003 13.32 registrada por un tercero, tiene por objeto distinguir un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas. conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos y servicios en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, en el caso de autos, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el servicio identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 8º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, será aplicable con independencia de la naturaleza del producto o servicio de que se trate y de la clase a que pertenezca uno u otro, puesto que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca que ha probado su notoriedad y el aprovechamiento injusto de su prestigio. 9º Se reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344. 7° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Comunitario, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE GACETA OFICIAL 01/04/2003 14.32 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO PROCESO 12-IP-2003 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Marca: “AMARYL”. Expediente interno N° 7008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los seis días del mes de marzo del año dos mil tres. República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad INSTITUT PASTEUR. 1.2 Actos demandados.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Manuel S. Urueta Ayola. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 16 de enero del año 2003 atendió suficientemente las exigencias establecidas por el artículo 125 de su actual Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue resuelta su admisión a trámite por medio de auto de 12 de febrero del 2003. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la La interpretación se plantea en razón de que la sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones: - Nº 25859, de 29 de diciembre de 1995, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, negó el registro solicitado respecto de la marca AMARYL en la Clase Internacional 5, para distinguir “un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes” solicitado por la actora; - Nº 001834, de 28 de enero de 1997, en la cual, la misma División, al resolver el recurso de reposición planteado, confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 26938, de 26 de octubre del 2000, emitida esta vez por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, ratificó igualmente la resolución Nº 25859 en todas sus partes.

GACETA OFICIAL 01/04/2003 15.32 Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, conceda el registro de la marca solicitada. 6. La sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. 1.3 Hechos relevantes. 7.

El 28 de enero de 1997 fue decidido el recurso de reposición interpuesto, por medio de Resolución Nº 001834 que confirmó la Nº 25859. La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 15 de septiembre de 1992, la sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca denominada “AMARYL”, destinada a amparar “un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes” comprendido en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.

La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 385 de 17 de septiembre de 1993. 3. La sociedad INSTITUT PASTEUR presentó oposición al registro, argumentando ser propietaria de la marca STAMARIL, registrada para distinguir únicamente “vacuna termoestable contra la fiebre amarilla”, Clase 5. 4. La firma ONSEM presentó igualmente oposición al registro solicitado, argumentando ser titular de la marca ARMERYL que distingue productos de la Clase 5.

Ambas oposiciones fueron posteriormente desistidas, en vista de la limitación en la cobertura acordada para el registro requerido. 5. El 29 de diciembre de 1995 el Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 25859, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INSTITUT PASTEUR y, negó el registro solicitado. 1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. 8.

El 26 de octubre del 2000, el mismo Organismo expidió la Resolución Nº 26938 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó la resolución impugnada, declarando así agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, con domicilio en Frankfurt Am Main, constituida bajo las leyes de Alemania, por intermedio de apoderado manifiesta que presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro para la marca “AMARYL” destinada a amparar “un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes”, perteneciente a la clase internacional Nº 5; solicitud respecto de la cual la sociedad INSTITUT PASTEUR, formuló oposición con base en la marca “STAMARIL” de su propiedad.

Sostiene la actora que “si se cotejan en su conjunto la marca nominativa AMARYL, con la mixta STAMARIL, también clase 5, se concluye que las mismas presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, que hacen que la una marca no sea confundible con la otra, puesto que la marca AMARYL cumple con los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto a que no es genérica, ni descriptiva, ni se refiere a un objeto o servicio determinado.” Al argumentar la violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 señala que “ de otra parte, el análisis de confundibilidad entre dos signos debe adelantarse teniendo en cuenta los productos que ambos signos distinguen, pues será en función de tales productos que se presente confusión entre el público consumidor; por esa razón debemos analizar ahora si los productos que distingue STAMARIL y los que pretende distinguir AMARYL, son los mismos o son de aquellos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

GACETA OFICIAL Agrega que “ a su turno la marca AMARYL pretende distinguir ´un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes‘. Con la sola lectura de los productos enfrentados se aprecia que no son los mismos productos. Desde ese punto de vista no se cumple el segundo presupuesto de hecho de la norma citada.” Considera finalmente, que “el funcionario que practicó el estudio de confundibilidad de los productos, lo hizo sin tener en cuenta las limitaciones específicas de los productos que distinguen los signos enfrentados y en una actuación, difícil de calificar, le asignó a la marca STAMARIL una gama de productos que no distingue, sin tener en cuenta los antecedentes de dicha marca, especialmente el hecho de que la marca STAMARIL no distingue todos los productos farmacéuticos sino únicamente “una vacuna termoestable contra la fiebre amarilla”.

Manifiesta que “ el análisis del examinador oficial fue efectuado a la ligera, por decirlo menos y sin el rigor que una materia como esta amerita”. En apoyo de sus fundamentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 1-IP-87. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Argumenta que “al efectuar el examen sucesivo y comparativo con la marca AMARYL frente a la marca STAMARIL, se evidencia que son semejantes entre sí, existiendo confusión en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado llevarían a error al público consumidor, habida cuenta que el producto tendría el mismo origen.” Manifiesta también que “si se aprecia las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas ”. 01/04/2003 16.32 Concluye solicitando que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

En apoyo de sus fundamentos, la Superintendencia refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 2-IP-95, 22-IP-96 y 14IP-98. No obra prueba demostrativa de la existencia de contestación a la demanda dada por parte del tercero interesado, la sociedad INSTITUT PASTEUR, la que parece ha desistido de su oposición al conocer de la limitación que sobre cobertura de productos tuvo la denominación cuyo registro se pretendía, concretado para distinguir únicamente “un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Conforme ha sido expresamente solicitado, este Tribunal procederá a la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, considerando de importancia para la complementación del concepto, interpretar adicionalmente, de oficio, la disposición del artículo 81 de la misma Decisión, con base en la facultad establecida en el artículo 34 del Tratado de su Creación. En consecuencia, los textos de las disposiciones a ser interpretadas son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- GACETA OFICIAL cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”

3. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados en otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción 01/04/2003 17.32 sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. GACETA OFICIAL Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 01/04/2003 18.32 respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

5. REGLAS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS Todo lo anteriormente expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas establecidas para realizar el cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 3. 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3 Pedro C. Breuer Moreno, “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 01/04/2003 19.32 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

6. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O LA CONEXION COMPETITIVA ENTRE BIENES O PRODUCTOS “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Este Tribunal toma muy en cuenta los siguientes criterios doctrinarios y jurisprudenciales relacionados con la similitud o no de los productos, plasmados en sentencias dictadas por el Organismo, referentes a la conexión competitiva que suele darse entre los mismos: “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 4 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”.5 Señala el Tribunal, que las situaciones aludidas se encuentran ligadas con el grado de atención del consumidor.

De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez está muy relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto; del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

7. MARCAS FARMACEUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el 13-IP-97, por ejemplo ha dicho: 5 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996;

Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389).” Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” 6 Los criterios para el análisis que permita establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso para las marcas farmacéuticas, puesto que 6 Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 01/04/2003 20.32 se trata de un caso especial donde se encuentra en juego la salud humana. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrado como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4.

La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal, para establecer la conexión competitiva entre los productos, ya que al existir alguna conexión entre ellos la similitud de los signos impediría el registro de la marca solicitada. 5.

Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identifi- GACETA OFICIAL 01/04/2003 21.32 cación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 7008 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del aludido Instrumento. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO N° 05-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 84 y 102 eiusdem.

Parte actora: ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS -EAN-. Marca: “EAN INTERNATIONAL mixta”. Expediente interno N° 5307. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, doce de marzo de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Manuel Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “La sociedad EAN INTERNATIONAL presentó solicitud de registro de la marca EAN INTERNATIONAL para distin- GACETA OFICIAL guir servicios de creación y desarrollo de estructuras, patrones de números, identificación de datos y símbolos de códigos de barras para la identificación de productos, servicios y ubicaciones; desarrollando formatos y patrones de un computador a otro computador de información comercial; consultoría profesional (no comercial); programación de computadores, comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza.

Solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 400 de 29 de abril de 1994”; que la entidad demandante “ presentó observaciones contra el registro de la marca, basándose en el hecho de ser la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS -EAN- una institución ampliamente reconocida en el país, dedicada a la información y capacitación de los negocios, tanto en el sector público como privado, mediante la investigación, enseñanza y divulgación de la ciencia y técnicas administrativas, además de ofrecer y desarrollar programas de formación profesional a nivel universitario en pregrado y postgrado en la demanda de observaciones se llamó la atención en el hecho de encontrarse íntimamente relacionadas las actividades desarrolladas por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN, con loS (sic) servicios o actividades para los cuales EAN INTERNATIONAL solicitó el registro de la marca cuya anulación se pretende”.

Agrega el consultante que “Mediante la Resolución núm. 22301 de 27 de agosto de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición formulada por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN- y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada por EAN INTERNATIONAL, por considerar que no existe relación o similitud de servicios entre los que se quieren amparar, teniendo en cuenta que estos desarrollan actividades complementarias diferentes, lo que no generaría confusión entre el público consumidor, por lo cual no consideró procedente realizar un estudio de confundibilidad ”.

Recurrida en apelación, la Resolución N° 22301 fue confirmada mediante la N° 3325, del 14 de septiembre de 1998. 1.2. Cuestión de derecho La parte actora denuncia en su demanda la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la 01/04/2003 22.32 Comisión del Acuerdo de Cartagena “… dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio ignoró que la marca EAN INTERNATIONAL carece de la suficiente fuerza distintiva para identificar los servicios comprendidos en la clase 42 para los cuales fue solicitada y concedida … la marca EAN INTERNATIONAL es confundiblemente similar con el signo EAN.

Por esta razón, dicha marca no es idónea para distinguir en el mercado los servicios comprendidos en la clase 42, prestados por EAN INTERNATIONAL, de los servicios prestados por la ESCUELA DE ADMINITRACION DE NEGOCIOS –EAN-, difundidos y comercializados bajo el rótulo EAN. Además, por tratarse de servicios afines, presentan conexidad real, induciendo al consumidor de los mismos a error grave e inevitable, pues bien puede pensar que unos y otros son prestados por la misma entidad”.

La actora denuncia igualmente la violación de “los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 81, 83, literal b), y 128, ibídem … por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca EAN INTERNATIONAL, clase 42, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada no era confundible con el signo EAN que es el signo o enseña con el cual la ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS –EAN-, identifica sus establecimientos”.

Argumenta además que “La ESCUELA … es una institución que, aun cuando sin ánimo de lucro, se caracteriza por ser una organización empresarial dedicada a la prestación de los servicios educativos para los cuales fue constituida, razón por la cual, en lo que concierne al nombre y enseña con que se identifica, tiene la misma protección que en materia de Propiedad Industrial le brinda la ley a cualquier tipo de establecimiento u organización empresarial … que, por remisión expresa del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a los nombres comerciales (y enseñas) les son aplicables ‘las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas’ de la susodicha Decisión … que en la clasificación internacional de Niza, adoptada por los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, se encuentran debidamente categorizados todos los productos y/o GACETA OFICIAL servicios existentes, incluso los que son producidos o comercializados por personas o empresas no calificadas como comerciantes, v.gr. los servicios de educación formal, culturales, recreativos, deportivos o de beneficencia y otros análogos, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que se caracterizan por no ser mercantiles … la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que en los signos en conflicto predomina el elemento denominativo, razón por la cual la posibilidad de inducción al público a error es altamente considerable … es importante mencionar otras razones por las cuales la marca EAN INTERNATIONAL es confundible con el signo EAN … Dicha confusión se presenta en todos los sentidos, a saber: a) Identidad Visual.

Los referidos signos son confundibles visualmente. b) Identidad Ortográfica. Dichos signos coinciden en la identidad, número y orden de las letras que configuran su componente principal: EAN. c) Identidad Auditiva. El componente principal de los referidos signos presenta idéntica pronunciación fonética d) Identidad Ideológica. Los citados signos presentan la misma idea conceptual”.

Por último, la actora denuncia que “ no se tuvo en cuenta que el signo EAN, usado por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN-, es notoriamente conocido en el país y que, por lo mismo, su protección abarca la prohibición de registrar cualquier signo que constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, del mismo … Es importante advertir que en este caso específico, caracterizado por el hecho de ser el signo EAN notoriamente conocido en el país, a efectos de impedir el registro de cualquiera otro similar (total o parcialmente), no se requiere que se encuentre previamente registrado”. 2.

Contestaciones a la demanda 2.1. Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación, “ que con la expedición de los actos administrativos acusados la entidad no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de confor- 01/04/2003 23.32 midad con las atribuciones legales otorgadas toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la denominación ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS EAN y la marca registrada EAN INTERNATIONAL (MIXTA) se concluye que si bien existen algunas semejanzas entre sí, estas no conllevan ni inducen a confundir al publico consumidor, pues no hay relación o similitud en los servicios que prestan, habida cuenta que la marca EAN INTERNATIONAL (MIXTA) distingue servicios comprendidos en la clase 42 de la nomenclatura vigente ”; que “la Escuela de Administración de Negocios, ‘EAN’, es una institución sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la formación y capacitación de los recursos humanos que requieren el desarrollo de la empresas (sic) y negocios, tanto en el sector público como el privado, mediante la investigación, enseñanza, divulgación de la ciencia y las técnicas administrativas, servicios ubicados en la clase 41”; y que “En consecuencia, la marca EAN INTERNATIONAL para la clase 42 es registrable conforme a lo expuesto en la Decisión 344 y cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria”. 2.2.

Por su parte, la empresa EAN INTERNATIONAL, por medio de apoderado, contesta la demanda en los siguientes términos: “ no nos consta que la ESCUELA DE ADMNISTRACIÓN DE NEGOCIOS E.A.N. goce de gran prestigio nacional ni que los programas que dice ofrecer hayan sido aprobados, en nuestra opinión la ESCUELA … no puede aducir en su favor los criterios de confundibilidad marcaria por cuanto no se configuran los requisitos formales contenidos en la ley para poder reivindicar dichos criterios”; que “los supuestos fácticos contenidos en el artículo 81 se fundamentan en que el signo que se solicita en registro no sea confundible con otros signos PREVIAMENTE REGISTRADOS O SOLICITADOS para distinguir los mismos o similares productos o servicios”; que “el criterio de distintividad solo (sic) es predicable entre marcas”; que “al momento de solicitarse el registro de la marca EAN + GRAFICA no existía ninguna solicitud o registro anterior de marca similarmente confundible con aquella, a nombre de tercero alguno”; que “en Colombia el sistema imperante es el atributivo, de conformidad con el cual el derecho sobre una marca se obtiene no por su uso sino por su registro ante la oficina nacional competente”, que “ los servicios que pretende dis- GACETA OFICIAL tinguir la ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS E.A.N. son propios de la clase 41 internacional y que estos son diferentes a los servicios de la clase 42”; que “EAN INTERNATIONAL utiliza su marca EAN INTERNATIONAL + GRÁFICA en más de 90 países a través de sus diferentes miembros”, por lo que señala que “Los dos anteriores hechos evidencia (sic) que la marca EAN INTERNATIONAL + GRÁFICA es notoriamente conocida”.

La empresa interviniente alega, por último, que no se ha incurrido en violación del artículo 93 de la Decisión 344, “más aún si se toma en cuenta que la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS E.A.N. presentó su observación, esta fue admitida a trámite y resuelta por la administración”; que, en cuanto a la presunta violación de los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, “la ESCUELA … no puede considerarse de manera alguna como una empresa de las que trata el Código de Comercio, razón por la cual no puede aplicársele a ella las normas sobre nombres y enseñas comerciales previstas en dicho ordenamiento para los comerciantes”; que, en cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal d, de la Decisión 344, “la ESCUELA … no es un comerciante y que en consecuencia de ella no son predicables derechos sobre los signos, nombre comercial y enseña comercial”; y que “la ESCUELA … no es titular de ningún registro de marca anterior a los derechos de mi representada.

Así mismo … no es titular de NINGUNO (sic) DERECHO MARCARIO ANTERIOR a los derechos de mi representada de que s (sic) pueda predicar la condición de MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación 01/04/2003 24.32 del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 418 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 84 y 102 eiusdem.

Las normas a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamen- GACETA OFICIAL te conocido en el país en el que solicita el registro o el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a 01/04/2003 25.32 partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. GACETA OFICIAL 01/04/2003 26.32 El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca. De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”;

N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279, del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450, del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

GACETA OFICIAL A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aún en el caso de que no exista similitud 01/04/2003 27.32 entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

IV. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido Se entiende por nombre comercial el signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

GACETA OFICIAL Este Tribunal ha establecido al respecto que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).

El artículo 83, literal b, de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de un signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem. Por su parte, el artículo 128 citado prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

De los textos que anteceden se desprende que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial, a más de su registro, puede ser consecuencia de su uso efectivo. En todo caso, el ámbito de la protección del nombre comercial, derivado de su uso o registro, ha de extenderse al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a la actividad económica que pretende distinguir.

De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de 01/04/2003 28.32 los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate” (Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP-98, ya citada).

En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el Proceso 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).

V. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo, previo a la solicitud de la marca ya registrada. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

GACETA OFICIAL “De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. “Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha establecido que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (Sentencia correspondiente al Proceso N° 3-IP-98, ya citada).

VI. Del procedimiento de observaciones al registro de la marca solicitado El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Así, tendrán interés legítimo para presentar observaciones, ante la tentativa de registrar un signo idéntico o similar, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya 01/04/2003 29.32 protegido por el derecho industrial. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

VII. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente configura el úni- GACETA OFICIAL co acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre esta posibilidad de obrar, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración sufi- 01/04/2003 30.32 ciente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 4° Se entiende por nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros. El derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su registro o de uso efectivo. De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. 5° Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso indicado corresponderá a quien lo alegue. 6º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o ya solicitada para registro, o de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan GACETA OFICIAL formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 7º Se reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también 01/04/2003 31.32 copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 01/04/2003 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú