Año XIX - Número 955 Lima, 24 de julio de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 34-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 6525. Actor: BAVARIA S.A. Marca: MALTA REGIONAL (mixta) Proceso 47-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 69 y 70 de la Decisión 85, y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85.

Parte actora: THE HEARST CORPORATION. Marca: “MECANICA POPULAR”. Expediente Interno No. 7024 Proceso 50-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1, Quito, de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador.

Actor: KAO KABUSHIKI KAISHA. Marca: “CBOND”. Proceso interno N° 6960-00-LY PROCESO 34-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d), y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 6525. Actor: BAVARIA S.A. Marca: MALTA REGIONAL (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio de dos mil tres. los 81, y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6525. VISTOS: Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto del 14 de mayo de 2003.

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 0460, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, recibida en este Tribunal en fecha 25 de marzo de 2003, sobre los artícu- Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1.

Las partes La parte actora es la sociedad BAVARIA S.A., la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 19 de julio de 1993, la sociedad C.A. CERVECERIA REGIONAL, solicita el registro de la marca MALTA REGIONAL (mixta), a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para identificar todos los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de Colombia, la sociedad BAVARIA S.A., presentó observaciones aduciendo que el signo MALTA REGIONAL (mixta) incurre en causal de irregistrabilidad por los siguientes motivos: “(i) carecer de distintividad, (ii) ser descriptiva y (iii) genérica para los productos de la Clase 32 Internacional”.

Mediante Resolución No. 9572 de 27 de marzo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declara infundada la observación presentada por la sociedad BAVARIA S.A. y concede el registro de marca MALTA REGIONAL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad C.A. CERVECERIA REGIONAL.

La sociedad BAVARIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada. Mediante Resolución No. 002117 de 30 de enero de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 9572 y concedió el recurso de apelación interpuesto por BAVARIA S.A. 24/07/2003 2.24 Posteriormente, mediante Resolución No. 7167 del 22 de abril de 1999, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 9572, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad BAVARIA S.A. -demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las mencionadas Resoluciones Nº 9572, 002117, y 7167. Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro correspondiente a la marca MALTA REGIONAL (mixta) concedida a favor de la sociedad C.A. CERVECERIA REGIONAL para distinguir los productos de la Clase 32 solicitada.

Señala la demandante que los actos administrativos cuya nulidad solicita son violatorios de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, al no haber sido aplicados correctamente en el presente caso puesto que el signo en cuestión “ (i) carece de distintividad para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y (ii) que es genérica y descriptiva de los productos de la Clase 32 Internacional.” Aduce la actora que “( ) el signo MALTA REGIONAL (mixta) en la Clase 32 Internacional, bajo análisis, carece de distintividad por contener exclusivamente elementos genéricos y descriptivos que no le aportaban al mismo la capacidad de diferenciar los productos o servicios para los cuales se destine, de productos o servicios idénticos o similares que se encuentren en el mercado.

El signo en sí mismo, no es capaz de diferenciar una malta producida en una determinada región, de otra de su misma especie y lugar de producción”. (Las negrillas y subrayado son de la demandante) La demandante argumenta que “La palabra MALTA significa cebada que, germinada artificialmente y tostada, se emplea en la fabricación de cerveza, igualmente, se utiliza la expresión para una bebida de cebada denominada MALTA.

Igualmente la palabra REGIONAL indica que pertenece a una determinada región o porción de territorio determinada por caracteres étnicos o GACETA OFICIAL circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno etc.”. Por tal motivo, añade la actora que “Es evidente que dentro del signo en referencia, la palabra REGIONAL está calificando a la palabra MALTA, dándole una connotación específica al indicar que proviene de algún lugar específico.

Si bien es cierto que el solicitante de la marca MALTA REGIONAL (mixta) manifestó expresamente su intención de incluir la expresión MALTA como explicativo dentro del conjunto marcario, esta circunstancia no disminuye sino que por el contrario aumenta significativamente la irregistrabilidad de dicho signo por cuanto el único término que quedaría sujeto al privilegio de exclusividad sería la expresión REGIONAL la cual a todas luces carece de todos los elementos que la ley establece para ser entendido como un signo distintivo ( ) Al realizar el análisis siguiendo los criterios y pautas establecidas jurisprudencialmente, es evidente que el signo es exclusivamente la designación de la especie de uno de los productos incluidos en la Clase 32 Internacional (MALTA) y de una de sus características o informaciones (REGIONAL).

Así pues, el público al enfrentarse al producto inmediatamente tendrá conocimiento respecto de la naturaleza y de la proveniencia del producto”. Por tal motivo, considera la actora que “Al concederse el privilegio de exclusividad del signo MALTA REGIONAL (mixta) se está confiriendo a su titular el derecho exclusivo sobre las palabras MALTA y REGIONAL, ambas de uso común dentro de la lengua española y aplicables directamente a los productos de la Clase 32 Internacional”.

Finalmente, concluye BAVARIA S.A. que “Esa Honorable institución, no deberá perder de vista el hecho de que el signo marcario usualmente se utiliza con elementos adicionales no distintivos que la acompañan. De hecho, en la generalidad de los productos se indica además de la marca, el origen empresarial, el lugar y fecha de presentación etc.

De allí que es evidente que la marca MALTA REGIONAL (mixta) siempre irá acompañada del lugar de producción, generando una identificación inmediata del público entre el producto, la marca y la región de la cual proviene. (p.e. MALTA REGIONAL producida en la Sabana de Bogotá, no será más que la indicación de la especie y las características del producto que se pretende distinguir)”. 24/07/2003 3.24 La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 82, 93 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 84, 136, y 206 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia. 2.3.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “( ) de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 antes referida, el Superintendente de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 9572 del 27 de marzo de 1996 declarando infundada la observación presentada por la sociedad Bavaria S.A. y concediendo el registro de la marca ‘MALTA REGIONAL’ (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 (sic) de la nomenclatura vigente a favor de la sociedad CERVECERÍA REGIONAL”.

Añade la demandada que “Efectuado el examen de la marca ‘MALTA REGIONAL’ se concluye que es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad, ello teniendo en cuenta el tamaño y colocación de los elementos que componen el signo ‘MALTA REGIONAL’ (etiqueta) hay un predominio de la expresión REGIONAL; siendo evidente que el signo MALTA REGIONAL no constituye una designación que describa las características de los productos de la clase 32”.

Por tal motivo, concluye la demandada que “Las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. GACETA OFICIAL

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, y 82 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo que, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, no se interpretarán los demás literales del artículo 82 por no estar referidos al caso concreto.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 24/07/2003 4.24 a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate ( )” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

De la misma manera, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. En reiterada jurisprudencia este Tribunal ha señalado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de un signo como marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Artículo 82 Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal ha señalado: “No podrán registrarse como marcas los signos que: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de GACETA OFICIAL los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto). La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). Cabe señalar que la capacidad distintiva del signo debe analizarse con referencia al mercado y a la comercialización de los productos o servicios que pretende distinguir.

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (MATÍAS ALEMÁN, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77) 24/07/2003 5.24 II. LA MARCA DENOMINATIVA Este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia el concepto de marca denominativa o verbal, indicando que es aquella compuesta por una o más letras, números, palabras, frases, o combinaciones de ellos, que constituyen un conjunto legible y pronunciable. Estas marcas pueden estar formadas por distintos tipo de denominaciones conocidas como de fantasía o caprichosas, arbitrarias, evocativas o sugestivas, entre otras.

Denominación de fantasía es aquella conformada por palabras, vocablos, o denominaciones creadas con el expreso propósito de emplearlas como marcas. Se tata de un vocablo que puede no tener un significado alguno o cuyo significado los consumidores desconocen, aunque puede evocar alguna idea o concepto. Denominación arbitraria es aquella conformada por uno o más vocablos o términos que ya existen y tienen un significado en el lenguaje.

Estos vocablos funcionan como marca al ser aplicados arbitrariamente a productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado. Denominación evocativa o sugestiva es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad, cualidad, función, o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica.

Estas denominaciones son capaces de funcionar como marcas si son suficientemente arbitrarias u originales. III. DE LA MARCA MIXTA En cuanto a las marcas mixtas, este Tribunal ha señalado que las mismas se componen de elementos denominativos y gráficos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta.

Sobre el particular señala la Doctrina que: “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a com- GACETA OFICIAL prender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”.

(AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887). En autos se observa que el signo MALTA REGIONAL (mixta) se encuentra constituido por dos elementos, como son la parte denominativa y la parte gráfica, es decir, se trata de un signo mixto. En tal sentido, en el presente caso, la judicatura consultante deberá concentrarse en distinguir entre las partes que conforman el signo en controversia, apreciando los elementos gráficos, fonéticos, visuales, la idea que evoca, etc.

IV. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o intrínsecas basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de funcionar como una marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344.

En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario. En el presente caso, el juez consultante deberá evaluar si el signo en controversia se encuentra contemplado en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, que prohiben el registro como marca de signos que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 81; de signos genéricos y descriptivos, y de los signos que sean comunes o usuales.

V. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO GENÉRICO Con relción a los signos genéricos ha dicho el Tribunal que “( ) son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344”.

(Proceso 24-IP-03, de 21 de mayo de 2003. Marca: MISKY). 24/07/2003 6.24 Según Jorge Otamendi los signos genéricos son “designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece el objeto. Es el caso de las palabras ‘automotor’, ‘motor’, ‘máquina’, ‘mueble’, entre tantos otros”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abelo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 71) De la misma manera, ha dicho este Tribunal sobre el signo genérico que: “La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-03, G.O.A.C. Nº 917 de 10 de abril de 2003. Marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17IP-03, ya citado). Conforme también lo ha expresado el Tribunal, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001. Marca: LASER). En consecuencia, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran exclusivamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

Sin embargo, es preciso señalar que no todo signo es genérico, en relación con toda clase de productos o servicios, GACETA OFICIAL 24/07/2003 7.24 sino con referencia a ciertos y determinados productos. VII. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO COMÚN O USUAL VI. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO DESCRIPTIVO El literal e) del artículo 82 prohibe el acceso al registro marcario del signo que consista exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate.

Es decir, aquella expresión que se utiliza habitualmente para la designación del producto o servicio al cual se desea identificar; en estos casos el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. Las denominaciones descriptivas hacen referencia de manera exclusiva a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica.

En este sentido, Manuel Pachón señala que: “Las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son aquellas que, con anteriordad a la fecha de la solicitud de marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trate”.

(Pachón, Manuel. Manual de Propiedad Industrial, Temis, Bogotá, 1984, p. 102). El Tribunal a este respecto ha manifestado que: “La naturaleza de un signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

(Proceso 07IP-95. G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995. Marca “COMODISIMOS) Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran exclusivamente a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. Cabe señalar que, la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos que el signo va a proteger.

Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos descriptivos o genéricos que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser protegidos, por lo que pueden acceder al registro marcario.

Dicha prohibición no sólo abarca al signo denominativo sino también al gráfico, asi lo ha dicho el Tribunal “La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico”.

(Proceso 22-IP-2003. G.O.A.C. Nº 928, de 12 de mayo de 2003. Marca: SOFT TAILS). De otro lado, la doctrina añade una consideración adicional que debe tenerse presente al tratarse el tema de marcas comunes o usuales, la cual consiste en la vulgarización de la marca. En efecto, señala Marco Matías Aleman que “se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados.

Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva”. (MATÍAS ALEMÁN, Marco. Ibid. Ob. Cit. p. 84). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y sus- GACETA OFICIAL ceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 82 de la Decisión 344. Segundo: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por varias letras, números, palabras o frases, que integran un conjunto pronunciable, y pueden o no tener significado conceptual.

Tercero: Cuarto: Quinto: Sexto: Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo y un elemento gráfico. En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo en algunos casos, puede suceder lo contrario, es decir, que el elemento gráfico sea el predominante.

No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos, cuando se refieran, exclusivamente a la cualidad aplicable al nombre del bien que se pretende distinguir. Por el contrario, sí podrán ser objeto de registro los signos que, aunque sean genéricos o descriptivos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros distintos a su utilización caracterísitica.

No son registrables como marcas los signos que se encuentren formados exclusivamente por uno o más vocablos o expresiones utilizados en el lenguaje corriente o en el uso 24/07/2003 8.24 comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 24/07/2003 9.24 PROCESO N° 47-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 69 y 70 de la Decisión 85, y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85.

Parte actora: THE HEARST CORPORATION. Marca: “MECANICA POPULAR”. Expediente Interno No. 7024. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de junio de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de “la disposición transitoria primera y el artículo 99 de la Decisión 344 y los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 y 5º del Decreto 753 de 1972”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 24 de abril de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.- Demanda 1.1.

Cuestión de hecho Según el consultante, “El 14 de agosto de 1970, THE HEARST CORPORATION, solicitó el registro de la marca nominativa MECÁNICA POPULAR para distinguir productos contenidos en la clase 18 del Decreto 1707 de 1931 ”; que “El 11 de mayo de 1971 la actora modificó la solicitud inicial en el sentido de que el registro de la marca se concediera para los productos contenidos en la clase 16 del Decreto 2379 de 1970.

La Administración expidió el registro 74.688, con vigencia de 10 años a partir del 3 de junio de 1971, publicado el 21 de junio de 1971 ”; que “El 2 de junio de 1981 la actora pidió la renovación por cinco años más del registro 74.688 de la marca MECÁNICA POPULAR, que fue concedido mediante la Resolución 60.573 de 21 de junio de 1981. El 2 de abril de 1986 nuevamente solicitó la renovación del registro de marca por cinco años más, concedido del 3 de junio de 1986 al 3 de junio de 1991”.

Finalmente, el consultante señala que “El 6 de junio de 1991, la actora pidió la renovación del registro de marca por cinco años, que fue negado mediante resolucion (sic) 4558 de 28 de febrero de 1995 por considerar la Superintendencia que la solicitud fue extemporánea. Contra esa decisión se interpusieron los recursos de reposición y apelación, que fueron resueltos negativamente”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante indica que, según la actora, “… se violaron la disposición transitoria primera y el artículo 99 de la Decisión 344 y los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 y 5º del Decreto 753 de 1972, por las siguientes razones: La Decisión 85 no estableció un término para que el titular de la marca presentara la solicitud de renovación, por lo que debió aplicarse la norma nacional que regulaba la materia.

Para dichos efectos, la Administración aplicaba el artículo 5º del Decreto 753 de 1972 que establecía que la renovación del registro de una marca o la prórroga de una patente debía solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento del registro o de la patente. En el presente caso la marca fue otorgada mediante registro 74688 a partir del 21 de junio de 1971, por diez años.

Su primera renovación se hizo mediante la Resolución 6573 de 7 de octubre de 1982 para el período del 21 de junio de 1981 al 21 de junio de 1986. Es decir, que la vigencia del registro marcario partía del día 21 de junio del año respectivo y no del 3 de junio. La segunda renovación se presentó el 6 de junio de 1986 y dio originó (sic) a que la Administración incurriera en error al considerar que debió solicitarse el 3 de junio.

No tuvo en cuenta que la petición se efectuó para el período del 21 de junio de 1986 al 21 de junio de 1991; es decir GACETA OFICIAL que la solicitud fue oportuna y no extemporánea”. Afirma el consultante que, a juicio de la actora, “Al determinarse que la vigencia del registro 74.688 de la marca MECÁNICA POPULAR, otorgado mediante Resolución 247 de 21 de junio de 1971 se contaba del 3 de junio de 1971 al 3 de junio de 1981, la Superintendencia violó la disposición transitoria primera de la Decisión 344, que en su inciso final establece que en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad concedidos válidamente se aplicarán las normas de esta Decisión. Por lo tanto, la Superintendencia debió aplicar esta norma”; que “De otro lado, si se considerase extemporánea la solicitud de renovación bajo la Decisión 85, forzoso es concluir que al no ser decidida dicha petición bajo el régimen de la misma, la petición quedó automáticamente amparada por la situación regulada en el artículo 99 y la disposición primera transitoria (sic) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues esta norma se encontraba vigente al momento de decidir la renovación”; y que “Además, la Decisión 344 otorgó un período de gracia para la renovación que se hizo aplicable a todas las que se encontraban en curso al momento de su vigencia”. 24/07/2003 10.24 no a los ordenamientos anteriores a ella”; que “si una renovación se inició en vigencia de una ley anterior, pero el acto administrativo que otorga o niega la renovación se produce bajo la vigencia de un nuevo ordenamiento, la legalidad deberá ser ajustada al nuevo ordenamiento si él establece que ello sea así”; que “al no haber sido decidida la petición de renovación en vigencia de la Decisión 85, la administración está obligada a adoptar el nuevo régimen cuando ese régimen regula la situación que se encuentra en curso para el momento de su decisión”; y que “ aún en el evento de que se llegase a considerar que la solicitud fue extemporánea bajo la decisión 85, forzoso es concluir, que al no ser decidida dicha petición bajo el régimen de la misma, dicha petición quedó automáticamente amparada por la situación regulada en el artículo 99 y por la primera disposición transitoria de la Decisión 344 por cuanto es ésta la norma que se encontraba vigente al momento de decidir la renovación … En efecto, si bien se puede llegar a considerar que bajo la Decisión 85 era necesario para la renovación de la marca la presentación oportuna, no lo es menos que bajo el régimen de la Decisión 344 … se otorgó un período de gracia para la renovación, que se hizo aplicable a todas las renovaciones que se encontraban en curso para ese momento”. 2.

Contestación a la demanda Asimismo, en su demanda, la actora añade que “ la Superintendencia de Industria y Comercio decidió la última solicitud de renovación presentada por la sociedad THE HEARST CORPORATION el 6 de Junio de 1991 mediante Resolución No. 4558 de fecha 28 de febrero de 1995 … En dicha resolución la superintendencia consideró que la solicitud de renovación fue presentada extemporáneamente, sin tener en cuenta que para el momento de expedir su decisión la regulación vigente era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la Disposición Transitoria Primera de dicha decisión era clara en cuanto a la normatividad aplicable a las renovaciones ”; la actora precisa además que, según la sentencia que invoca, pronunciada por este Tribunal en el expediente N° 54-IP-99, “… si una resolución se dicta dentro de la vigencia de la Decisión 344 en lo atinente al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de las marcas anteriormente registradas como es el caso de la solicitud de renovación en comento, la resolución debe estar ajustada a dicha legislación y El consultante indica que “La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda porque con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que, según la demandada, “ la solicitud de renovación del registro de la marca MECÁNICA POPULAR, Clase 16 fue presentada extemporáneamente, por haber expirado el término de vigencia del registro 74.688, puesto que la norma aplicable en ese momento era el artículo 5° del Decreto 753 de 1972”; y que “ la solicitud de renovación de la marca se presentó el 6 de junio de 1991 extemporáneamente, porque el registro de la marca expiró el 6 de junio de 1991.

El posible error de fecha en que puso (sic) incurrirse en la publicación de la vigencia inicial de la marca no legitima al actor para prorrogar el término de la misma, el cual está debidamente determinado GACETA OFICIAL en el registro 74688 y en las resoluciones 5859 de 1988 y los actos acusados”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son “la disposición transitoria primera y el artículo 99 de la Decisión 344 y los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 y 5º del Decreto 753 de 1972”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas contenidas en los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como el artículo 99 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, al tiempo que, por la razón invocada, no tiene atribuida competencia para interpretar la norma nacional prevista en el artículo 5 del Decreto 753 de 1972;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 104 y 105 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal no encuentra pertinente la interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 24/07/2003 11.24 así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 de la Decisión 85, cuyos textos son del tenor siguiente: DECISIÓN 85 “Artículo 69.- El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años”.

“Artículo 70.- Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro”. “Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”.

DECISIÓN 344 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

I. De la aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la GACETA OFICIAL 24/07/2003 12.24 situación nacida bajo el imperio de la norma anterior. la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

En el ámbito de la Decisión 344, su Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable al caso de autos, de cuyos elementos se desprende que, para la fecha en que se solicitó la última renovación del registro de la marca “MECANICA POPULAR”, se encontraba en vigencia la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que el certificado de registro N° 74.688, correspondiente a la marca “MECANICA POPULAR”, fue otorgado el 3 de junio de 1971; que sus dos primeras renovaciones ocurrieron íntegramente bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y que su tercera renovación, solicitada en fecha 6 de junio de 1991, aún bajo la vigencia de la citada Decisión, fue resuelta negativamente mediante la Resolución N° 4558, del 28 de febrero de 1995, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, ya bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión, al igual que los recursos ejercidos en su contra y las Resoluciones pronunciadas a su respecto, de fechas 21 de marzo de 2000 y 26 de octubre del mismo año. Ahora bien, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de renovación del registro de una marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que II.

De la duración del registro de una marca, según la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena El artículo 69 de la Decisión en referencia establece que el registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento, y que el citado registro podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años.

A propósito de la regulación que antecede, el Tribunal ha advertido que “existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo.

En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propia del trámite de registro.

Estas materias o puntos podrían ser objeto de otras acciones que la norma comunitaria consagra como es el caso de la nulidad del registro” (Sentencia dictada en el expediente 13-IP95, de 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 207, del 29 de abril del mismo año, caso “GAMBRO”). GACETA OFICIAL Y en lo que concierne a la extinción o renovación del registro marcario, el Tribunal ha dicho que “El titular de una marca tiene dos posibilidades frente al transcurso del tiempo: o renovar su marca o dejarla extinguir por la falta del ejercicio de ese derecho.

En este segundo caso —falta de renovación—, la marca podrá ser apropiada por cualquier persona e inscrita nuevamente. La renovación se hará en relación con esa misma marca y con respecto a los mismos productos que anteriormente protegía. La renovación de una marca, se ha de sujetar a su trámite y requisitos a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido, cuando la marca haya cumplido (o antes) su período legal de existencia ” (Sentencia dictada en el expediente 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo del mismo año, caso “DIDA”).

En efecto, según el Tribunal, “La marca se extingue cuando haya expirado el plazo de su vigencia (5 años en la Decisión 85), y para que ese derecho no caduque es necesario que la solicitud de renovación se presente antes de que fenezcan los 5 años del registro, con lo que se entiende que es la solicitud la que debe presentarse dentro de ese período, aunque la resolución de renovación pueda dictarse luego de transcurrido el término de vigencia de la marca” (Sentencia dictada en el expediente 13IP-95, ya citada).

En definitiva, “cualquiera que fuera la fecha del acto administrativo por el cual se confiere la renovación, ésta comenzará a surtir efecto a partir del día siguiente a la expiración del plazo legal de su vigencia anterior, fecha desde la cual también se computará el período para las sucesivas renovaciones” (Sentencia dictada en el expediente 13-IP-95, ya citada).

III. Requisitos para ejercer el derecho de renovación del registro de una marca, según la Decisión 85 El artículo 70 de la Decisión citada prescribe que, para tener derecho a la renovación, el titular de la marca deberá demostrar, ante la oficina nacional competente, que ha venido utilizando la marca en cualquiera de los Países Miembros. Por tanto, la renovación del registro de una marca depende de la presentación oportuna, por 24/07/2003 13.24 parte de su titular, de la solicitud correspondiente, así como de la prueba del uso del signo. Y ya que lo que se pretende es evitar que el titular de una marca monopolice un signo que no usa, el solicitante deberá probar el uso efectivo y no simbólico o esporádico de la marca, al menos en uno cualquiera de los Países Miembros.

Sobre el requisito del uso de la marca, el Tribunal ha precisado que “la utilización de la marca de que trata el artículo 70 de la Decisión 85, debe relacionarse directamente con la función propia del signo marcario, que no es otra que la de distinguir, en la práctica, un determinado producto o servicio que está en el mercado, frente a los consumidores.

Que se ha cumplido dicha función es algo que debe demostrarse concretamente en la realidad de los hechos, indicando circunstancias de tiempo y lugar, tal como se desprende del texto del artículo 70” (Sentencia dictada en el expediente 01-IP-91, de 8 de febrero de 1991, publicada en la G.O.A.C. N° 78, del 10 de marzo del mismo año, caso “SASONED”).

IV. De la supremacía del ordenamiento comunitario. De los asuntos de propiedad industrial no regulados en el ordenamiento comunitario El Tribunal tiene establecido que “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Sentencia dictada en el expediente 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

En lo que concierne al régimen común de propiedad industrial, y a propósito del principio de complementariedad contemplado en el artículo 84 de la Decisión 85, el Tribunal ha declarado que “no es admisible en ningún caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión 85, o que se pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del GACETA OFICIAL régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella.

En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración … ” (Sentencia dictada en el expediente 02-IP-88, de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior. 2° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de renovación del registro de una marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 3° De conformidad con la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la renovación del registro de una marca depende de la presentación oportuna, por parte de su titular, de la solicitud correspondiente, así como de la prueba del uso del signo. A estos efectos, el solicitante deberá probar el uso efectivo y no 24/07/2003 14.24 simbólico o esporádico de la marca, al menos en uno cualquiera de los Países Miembros. 4° Es inadmisible, como ya lo ha sostenido este Tribunal, la modificación, agregación o supresión, por parte de la autoridad nacional, de elementos del régimen de propiedad industrial ya disciplinados en el ordenamiento jurídico comunitario, así como la vigencia de normas nacionales que lo contradigan.

En particular, es inadmisible la agregación, por parte de la autoridad nacional, de requisitos distintos a los contemplados en el ordenamiento comunitario para el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, o para la extinción del ya concedido. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 24/07/2003 15.24 PROCESO 50-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1, Quito, de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador.

Actor: KAO KABUSHIKI KAISHA. Marca: “C-BOND”. Proceso interno N° 6960-00-LY. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los cuatro días del mes de junio del año dos mil tres. fundada la observación presentada por la firma YARDLEY & COMPAÑY LIMITED. 1.3 Hechos relevantes En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1, Quito, de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Dr. Luis Berrazueta Erazo.

Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, han podido ser destacados los siguientes aspectos: VISTOS: a) Los hechos Que la solicitud recibida por este Tribunal el 29 de abril del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto del 21 de mayo del año 2003. - El 24 de marzo de 1998, la firma KAO KABUSHIKI KAISHA presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “CBOND” como marca, para amparar productos de la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma KAO KABUSHIKI KAISHA, siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI; el Director Nacional de Propiedad Industrial del mismo Instituto y, el Procurador General del Estado. Se identifica como tercero interesado a la firma YARDLEY & COMPANY LIMITED. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 974967, de 13 de enero del 2000, expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, mediante la cual se negó el registro como marca para la denominación “C-BOND”, destinada a amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y declaró - El extracto de la solicitud, a la cual le correspondió el número del trámite 86329-98, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 400, de mayo de 1998. - Contra dicha solicitud presentó observación la firma YARDLEY & COMPANY LIMITED, con base en la marca de su propiedad “BOND STREET”, que protege también productos de la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza. - La firma KAO KABUSHIKI KAISHA dio respuesta oportuna a la observación presentada. - El 13 de enero del 2000, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº974967, por medio de la cual negó el registro de la denominación solicitada, argumentando la existencia de confusión con la marca “BOND STREET” de propiedad de la sociedad YARDLEY & COMPANY LIMITED. 1 Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

GACETA OFICIAL b) Escrito de demanda La firma KAO KABUSHIKI KAISHA, por intermedio de apoderada manifiesta que presentó solicitud de registro como marca para la denominación “C-BOND”, respecto de la cual, como ha sido ya dicho, la sociedad YARDLEY & COMPANY LIMITED formuló observación con base en la marca “BOND STREET” de su propiedad. Entre los fundamentos de derecho manifiesta, que la aludida solicitud no contraviene lo dispuesto por los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, por cuanto “la marca C-BOND constituye un signo perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, siendo una marca de fantasía suficientemente distintiva.” Afirma que “la marca C-BOND es una marca famosa y notoriamente conocida” argumentando también que la actora “es una compañía que goza internacionalmente de gran fama y prestigio, distinguiéndose por la calidad de sus productos, los cuales han adquirido gran fama, teniendo registrada su marca en varios países alrededor del mundo, incluyendo la República del Perú, país miembro del Pacto Andino”.

Al referirse al artículo 83 de la Decisión 344, considera que “existe una gran diferencia entre las marcas en controversia, lo que hace de ellas denominaciones totalmente distintas. El término BOND STREET es un término descriptivo que constituye el nombre de una calle cerrada en Londres, misma que está asociada con moda y elegancia, en tanto que la marca de mí representada es un término de fantasía.” Sostiene, finalmente, que “la apreciación realizada por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, respecto de que las marcas en controversia son similares y confundibles es por demás subjetiva, pues no existe argumento legal suficiente para aceptar la observación presentada por YARDLEY & COMPANY LIMITED y rechazar el registro solicitado por mí representada.” c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, al dar contestación a la demanda opone las siguientes excepciones: 24/07/2003 16.24 1.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Ratificación de la Resolución Nº 974967, por cuanto guarda conformidad con las legislaciones andina y nacional. Solicita sean acogidas sus excepciones y consecuentemente rechazada la demanda interpuesta. El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta también la demanda y opone, por su parte, las siguientes excepciones: 1.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haberse observado las formalidades de Ley. 3. Improcedencia de la acción, pues la actora carece de fundamento legal para el efecto. 4. Caducidad de derecho de la actora y, prescripción de la acción de conformidad con el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.

Solicita, adicionalmente, el rechazo de la demanda. El Procurador General del Estado manifiesta, que “corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. Señala además casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales. d) Tercero interesado La sociedad YARDLEY & COMPANY LIMITED, firma inglesa observante de la solicitud de registro, con base en la marca de su propiedad BOND STREET, por intermedio de apoderado contesta la demanda sosteniendo que “…. la resolución impugnada está ajustada a derecho, que el signo solicitado es un signo no susceptible de registro, pues el mismo viola disposiciones de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina; que la marca solicitada es idéntica a la marca registrada por su representada, que el signo solicitado protege los mismos productos, niega que el GACETA OFICIAL término C-BOND sea marca notoria y famosa, niega los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por la actora, solicita se declare infundada la demanda”. 24/07/2003 17.24 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Los textos de las normas a ser interpretadas son, consecuentemente, los siguientes: Para fortalecer sus argumentos hace referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como el 8-IP-94, 10-IP-94, 2-IP-95 y 12-IP-96. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial requerida ha sido formulada, según así lo expresa la Instancia Nacional Compareciente, con base en las disposiciones de los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y conforme al artículo 33 de la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Organismo observa que el pedido se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, razón por la cual procede a atender el pedido oficializado. Además, este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, ha solicitado, por medio de oficio Nº 208, de 10 de marzo del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena razón por la cual la actuación de este Tribunal Comunitario se limitará a la consideración de las referidas disposiciones.

( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

GACETA OFICIAL La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. 24/07/2003 18.24 La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias. Las marcas caprichosas o de fantasía, contrariamente, no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. El tratadista Jorge Otamendi considera que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede evocar alguna idea o concepto; definiéndola como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 2 Entre las marcas de fantasía se encuentran también las marcas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que van a distinguir o mismo de la actividad que desarrolla su titular”.

Este Tribunal ha determinado también como signos evocativos, a aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéri2 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abelledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 29. 1989. GACETA OFICIAL 24/07/2003 19.24 cas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.

El carácter genérico de una denominación, por sí mismo no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o del servicio al cual está llamada a aplicarse - incluidas todas sus características - según la clase para la cual fue solicitado el registro.

Comparación de marcas en conflicto Frente a un conflicto marcario presentado entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, el juzgador deberá proceder a la comparación de las mismas y, a determinar la existencia o no del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para ese propósito.

Debido a que en la controversia interna en análisis se alude a marcas evocativas y a descriptivas, es preciso aclarar que el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable, no así el signo descriptivo.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

7. REGLAS DE COMPARACION DE SIGNOS La doctrina considera la aplicación de las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario; a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 4. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 24/07/2003 20.24 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5 Con fundamento en las consideraciones anteriores, 5 4 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, aquel no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Se consideran registrables los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar al signo con el producto o con el servicio que anuncia. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. 3.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 24/07/2003 21.24 República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6960-00-LY, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al aludido Tribunal mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1, Quito, de lo Contencioso Administrativo, de la Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 24/07/2003 22.24 GACETA OFICIAL 24/07/2003 23.24 GACETA OFICIAL 24/07/2003 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú