Año XX - Número 961 Lima, 4 de agosto de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 40-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 91, 92 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: FINO mixta.

Actor: LLOREDA S.A. Proceso interno Nº 5943 Proceso 46-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY. Patente: DETONADORES CON CONDUCTORES DE ENTRADA DE LINEAS MULTIPLES.

Proceso Interno Nº 6751 Proceso 55-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “QUESITRIX”.

Proceso interno N° 7337 PROCESO 40-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 91, 92 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: FINO mixta.

Actor: LLOREDA S.A. Proceso interno Nº 5943. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil tres. abril de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 91, 92 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 5943.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 15 de El auto de veintiocho de mayo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad LLOREDA S.A. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; interviene como tercero interesado la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. I.A.S.A., y como tercero coadyuvante de la parte actora la sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A. La sociedad LLOREDA S.A. pretende se declare la nulidad de la siguiente Resolución: • Nº 12868 de 8 de julio de 1999, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, concede el registro de la marca FINO mixta a favor de INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA, para distinguir aceites comestibles comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y “declara infundadas las observaciones presentadas por LLOREDA S.A. y FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S. A. GRASCO S.A.”.

La sociedad actora LLOREDA S.A., como consecuencia de la nulidad impetrada y, a título de restablecimiento de derecho, solicita ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, cancele el referido registro. 04/08/2003 2.32 en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 458 de 31 de marzo de 1998, “la sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A. y la sociedad LLOREDA S.A. presentaron observaciones” al registro de la marca solicitado. Por Resolución Nº 20230 de 30 de noviembre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia declaró: “fundada la observación presentada por LLOREDA S.A. fundada la observación presentada por FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A.”, y negó el registro de la marca FINO mixta solicitada por INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA.

La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA interpuso en contra de la mencionada Resolución recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 03140 de 25 de febrero de 1999 en la que, confirma la Resolución Nº 20230 de 30 de noviembre de 1998, y el segundo, el de apelación, resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 12868 por la que revoca la Resolución Nº 20230, “declara infundadas las observaciones presentadas por LLOREDA GRASAS S.A. y FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A.”, y concede el registro de la marca FINO (mixta), declarando agotada la vía gubernativa. 2.

Hechos 3. Fundamentos jurídicos de la demanda Los señalados por el consultante en el oficio Nº 0677 de 18 de marzo de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FINO (mixta) para distinguir “sólo aceites comestibles” productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 29. Carne, pescado, aves de caza; extractos de carne; frutas y legumbres El apoderado especial de la sociedad LLOREDA S.A. interpone recurso de nulidad contra la referida Resolución Nº 12868 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, en los siguientes términos: Que la Superintendencia mediante el acto administrativo acusado violó por falta de aplicación, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Que la sociedad LLOREDA S.A. es titular en Colombia de la marca EL FINÍSIMO, registrada GACETA OFICIAL bajo el Nº 71.505, y que la marca EL FINÍSIMO y la marca FINO (mixta) “son confundibles, dado que la marca objeto de esta demanda reproduce parcialmente la marca prioritaria (FINISIMOFINO) y que una y otra amparan idénticos productos”.

Que es el elemento denominativo el que tiene preponderancia en la marca FINO “en tratándose de marcas mixtas, su parte denominativa es la predominante y caracterizante, pues en la práctica es mediante la palabra que el público consumidor solicita y pide el producto de su preferencia”, por lo tanto la comparación de marcas debe hacerse en razón de sus elementos denominativos.

Que para efectos del cotejo, es necesario tomar en cuenta que la marca EL FINÍSIMO distingue un aceite comestible, que es el mismo producto que ampara la marca FINO y que “por tratarse de productos alimenticios de consumo popular el consumidor no presta un alto grado de atención para su selección el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión distintiva”, por lo que la comparación marcaria debe ser más rigurosa.

Argumenta que las denominaciones FINO y FINÍSIMO “son confundibles por razón de su aspecto visual, por razón de su aspecto fonético y por razón de su aspecto conceptual”, por lo que la confundibilidad “por tan solo uno de los aspectos señalados es razón suficiente para impedir el registro de la segunda marca” y que “al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del art. 83 de la Decisión 344, la Administración estaba en obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia denegar (sic) la marca mixta FINO” por lo que al “conceder el registro violó directamente, por falta de aplicación el citado literal a) del art. 83 de la Decisión 344”.

Sostiene que también se violaron las normas contenidas en los artículos 88, literal e), 91 y 92 de la Decisión 344, en concordancia con el literal e) del artículo 14 del Decreto 117 de 1994 y 65 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. “no presentó con la solicitud de registro de la marca el documento que acredita su personería no se hizo constar por el notario, ni por el cónsul, que habían tenido a la vista las pruebas que acreditaran la existencia de la sociedad 04/08/2003 3.32 otorgante en ausencia de dicho requisito, la Administración está obligada a dar aplicación del art. 91 de la Decisión 344 y notificar al peticionario para que el (sic) plazo que allí se indica, subsane la irregularidad”, y que “a pesar de que la solicitud adolecía de dicha irregularidad, la Administración no dio aplicación al mencionado artículo 91, lo que implica la violación, por falta de aplicación, de tal artículo, en concordancia con el art. 88, literal e) de la Decisión 344 Asimismo violó el art. 92 de la Decisión 344, por aplicación indebida, pues a pesar de que la solicitud no reunía los requisitos formales, ordenó su publicación”. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Indica que “con la expedición de la Resolución nº 10547 del 22 de marzo de 1994 (sic) expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Manifiesta que “el Jefe de la División de Signos Distintivos (sic) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 12868 del 8 de julio de 1999, concediendo el registro de la marca ‘FINO’, para distinguir aceites y comestibles productos (sic) en la clase 29 de la clasificación internacional que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Argumenta, basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las GACETA OFICIAL marcas registradas en debate ‘FINO’ (mixta) frente a ‘LA FINA’, ‘LA FINA CHIFFON’ y ‘EL FINISIMO’ se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio”.

Indica que la marca ‘FINO’ (mixta) “cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”. Finalmente, sostiene que “la resolución acusada expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas ”. La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. I.A.S.A., tercero interesado, dentro del proceso contesta a la demanda en los siguientes términos: Que dentro del trámite de registro de la marca FINO probó la existencia de la sociedad solicitante y presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio “una acción de Cancelación por No Uso del Registro No. 71.505, para la marca EL FINÍSIMO (mixta) la cual se encuentra en trámite”.

Por lo que propone como defensa “la cancelación de la marca EL FINISIMO (mixta) con base en el (sic) cual se pretende la nulidad del certificado de registro para la marca FINO (mixta) dentro de este proceso”, por cuya razón solicita que “no se decida la presente acción de nulidad, hasta tanto la Oficina Nacional Competente, no se pronuncie sobre la cancelación por No Uso del registro de la marca EL FINISIMO (mixta), de cuyo resultado depende asimismo la decisión que se tome en el presente proceso”.

Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio “al expedir los actos acusados no violó la disposición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, toda vez que las marcas en conflicto no son susceptibles de inducir al público a error ”. Argumenta que “el cocinero delgado de la marca registrada es parte integrante y primordial dentro de su marca y debe dársele el valor que le corresponde teniendo en cuenta su carácter figurativo y no meramente abstracto”, en cambio, “ el signo registrado se compone de 04/08/2003 4.32 elementos gráficos característicos y figurativos que en nada se parecen al signo de mi representada, de los cuales se destacan la rama de olivos ligeramente inclinada hacia la izquierda, dentro de un cuadrado perfecto” argumentando finalmente que “ en el presente caso dicha similitud no es capaz de inducir al público a error siendo los signos enfrentados perfectamente diferenciables”.

También sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha violado el artículo 88 literal e) de la Decisión 344 en vista de que “la sociedad peticionaria presentó dentro del trámite de registro, un documento de poder otorgado por escritura pública en el que la Notaría Pública deja constancia de la existencia de la sociedad y la calidad de la persona que firma el poder como su representante”.

Por último indica también que no se violaron los artículos 91 y 92 de la Decisión 344, pues dentro de la solicitud de registro “la administración al revisar los requisitos formales, concluyó que la solicitud cumplía con dichos requisitos y por lo tanto no requirió al solicitante ni otorgó un plazo a este para subsanar las eventuales irregularidades de forma”.

La sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A., como tercero coadyuvante de la parte actora, adhiere a la demanda sosteniendo: Que es titular de los registros de marcas en Colombia de LA FINA, LA FINA (mixta), LA FINA SIFÓN, LA FINA REAL, LA FINA CHANTILLY, LA FINA CHIFFON, PALMA FINA, LA FINA, marcas que son conocidas entre el público consumidor y fueron registradas con anterioridad a la marca FINO (mixta).

Que se violó los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, en vista de que la marca FINO (mixta) “no es suficientemente distintiva de la marca LA FINA y LA FINA (MIXTA) así como tampoco, es suficientemente distintiva de la marca EL FINÍSIMO cuya titularidad la detenta LLOREDA S.A. la existencia de una mínima posibilidad de confusión, basta para que la autoridad competente rechace el registro de la marca solicitada se aceptó el registro de una marca que no solo reproducía de manera integra (sic) los elementos fonéticos, gramaticales e ideológicos de la marca de la parte actora, sino GACETA OFICIAL que igualmente reproduce dichos aspectos que se encuentran implícitos en las marcas de mi poderdante”.

Que igualmente se violó el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 debido a que se concedió el registro de una marca “permitiendo que lleve al público consumidor a ser engañado sobre el origen, calidad y procedencia de los productos que pretende amparar la sociedad INDUSTRIA DE ACEITE S.A., IASA., con el registro de su marca FINO (MIXTA)”, así como el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 debido a que “no se consideró en ningún momento la existencia previa de las marcas LA FINA, LA FINA (MIXTA) y EL FINÍSIMO ”.

Luego dice que “Es evidente que al otorgarse el registro de la marca FINO (MIXTA) y al ser confundibles por no diferenciarse ésta, suficientemente de las marcas previamente registradas por mi representada y por la parte actora, se crea el riesgo de confusión en el mercado que consume los citados productos”. Argumenta que entre las marcas LA FINA y LA FINA (MIXTA) con la marca FINO (MIXTA) “existe similitud en sus aspectos visual, fonético e ideológico ”.

“En consecuencia a partir de la identidad ideológica, fonética y visual que se presenta entre la marca objeto de nulidad, FINO, y la marca notoria de nuestro poderdante, LA FINA, se concluye fácilmente que al ser apreciadas sucesivamente por el consumidor, éste formará en su mente una única e idéntica idea, lo cual puede llevarlo perfectamente a admitir un mismo origen comercial y por lo tanto la confusión de una idéntica procedencia”.

Asimismo argumenta que “existe identidad de los productos que identifican las marcas por lo tanto, aumenta así la posibilidad de confusión dado que los consumidores pueden pensar que se trata de una variación del producto de nuestro poderdante es decir, que en este caso no se puede hablar de similitud sino de igualdad entre las marcas en conflicto, toda vez que ambas pretenden distinguir los mismos productos de la Clase veintinueve todo lo cual hace presumir que existe una ‘conexión competitiva’ entre los productos identificados por las marcas en conflicto, sobre todo cuando se trata exactamente de los mismos productos de la misma naturaleza”.

También sostiene que se violó el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 “debido a que esta 04/08/2003 5.32 marca había ya adquirido reconocimiento, como marca notoria al haber sido comercializada desde hace varios años dándole una distntividad que se basa en la extensión de su mercadeo por lo tanto el acto administrativo que concedió el registro de la marca FINO (mixta), otorga como marca a un tercero una expresión que es confundiblemente similar con una marca notoria previamente solicitada”, así como el artículo 102 de la Decisión 344 diciendo: “ Cuando un derecho es exclusivo significa que pertenece únicamente a la persona que lo detenta y no a alguien más. En el caso de una marca significa que solamente el titular de la misma puede hacer uso de ella y que cualquier tercero debe abstenerse de interferir con el goce y explotación de ésta”.

Finalmente solicita que se declare la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca FINO (MIXTA). Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 91, 92 y 102 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, GACETA OFICIAL por lo tanto, corresponde interpretar las disposiciones solicitadas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 91, 92 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio se interpretará el artículo 84 de la misma Decisión, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; 04/08/2003 6.32 e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

( )” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 91.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.

Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada”. ( )” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( ) “Artículo 92.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación por una sola vez”.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un sig- GACETA OFICIAL no conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

En el Derecho Comunitario Andino el signo, mientras no esté registrado, no constituye marca a diferencia del nombre comercial que, como una excepción al régimen, su derecho emerge tanto de su registro como de su uso. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consi- 04/08/2003 7.32 deran signos perceptibles aquéllos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. GACETA OFICIAL Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Matías Alemán, Marco, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

Funciones De la definición de la marca se desprenden las siguientes funciones: 1. De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor Otamendi “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (Otamendi, Jorge, p. 9). 04/08/2003 8.32 2. De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad, que permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tienen calidad uniforme, en el sentido de que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que obtuvo en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. 3.

De publicidad, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca “FINO mixta” cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales correspondientes a los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con las funciones que le son propias.

II. SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro GACETA OFICIAL del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).

En el presente caso, como se trata de dos marcas mixtas, a los efectos del cotejo se debe proceder con una etapa previa, cual es la de determinar en cada una de ellas cual de los elementos: el denominativo o el gráfico prevalece, para recién después efectuar el procedimiento de cotejo marcario, entre los elementos que resulten prevalecientes a los efectos de determinar la posibilidad de confusión o confundibilidad.

Corresponderá por tanto a la Autoridad Nacional Consultante determinar a cual de las categorías señaladas corresponde el signo “FINO mixto” y actuar en consecuencia. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS La Decisión 344, en su artículo 82 literal h) hace referencia a la posibilidad de que los signos 04/08/2003 9.32 induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los de similares o idénticos pertenecientes a otro empresario.

El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002, marca CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienen a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Matías Alemán, Marco, ob. cit. p. 85) Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distor-sión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999) GACETA OFICIAL IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, pertenecientes a una misma o diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que amparan y que pueden inducir a error o a engaño al consumidor. El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). 04/08/2003 10.32 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En efecto, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, en base a la doctrina ha señalado GACETA OFICIAL que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud entre FINO (mixta) y FINÍSIMO (mixta), y los signos que hace valer el coadyuvante LA FINA, LA FINA (mixta), LA FINA SIFÓN, LA FINA REAL, LA FINA CHANTILLY, LA FINA CHIFFON, PALMA FINA, LA FINA, es ideológica, ortográfica o fonética.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir 04/08/2003 11.32 que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob.cit., p. 215). 2.

El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y s.s.). V. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y GACETA OFICIAL asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (ob.cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. (Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Proceso 7-IP-96, caso “REMAVENCA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 299 de 17 de octubre de 1997).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto.

(Proceso 01-IP-87, marca: “VOLVO”, publicado en la G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988). También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa cali- 04/08/2003 12.32 dad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial.

(Proceso 77-IP-2000, marca: “PURO VARELA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001). La notoriedad de la marca no se presume deben ser probadas las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, GACETA OFICIAL publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996).

VI. REQUISITOS FORMALES PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO El procedimiento de registro de una marca está contemplado en la Sección II del Capítulo V de la Decisión 344, donde el artículo 87 contempla los requisitos exigidos para la solicitud de un registro marcario y el artículo 88 especifica cuáles son los documentos que deben presentarse junto con la respectiva solicitud.

En consecuencia la solicitud de registro debe cumplir con los requisitos formales allí contemplados y para el caso de que la oficina nacional competente, al realizar el análisis de la solicitud, advierta que esta no cumple con los mismos deberá notificar al peticionario para que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación subsane las irregularidades, pudiendo dicho plazo ser ampliado por una sola vez por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.

Si en este plazo no se subsanan las irregularidades, la solicitud será rechazada, caso contrario, la oficina nacional competente ordenará la publicación de la misma, por una sola vez, abriéndose de esta manera el plazo de los treinta días hábiles siguientes para que quien tenga legítimo interés presente las observaciones que correspondan.

VII. USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cual- 04/08/2003 13.32 quier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 344.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, Marca: DERMALEX, publicado en G.O.A.C. N° 481 del 13 de septiembre de 1999). Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene que: “La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.

Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge. ob. cit. p. 231). VIII. MARCAS DÉBILES El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil, así acontece cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto la doctrina enseña: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, GACETA OFICIAL debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). También dice que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”.

Refiriéndose al mismo tema el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge. ob.cit. pp. 191 y 192). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.

SEGUNDO: Los signos denominativos son los que utilizan expresiones acústicas o fonéticas 04/08/2003 14.32 formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están estructuradas.

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

TERCERO: No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate, toda vez que desnaturaliza la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los de similares o idénticos pertenecientes a otro empresario, al inducir una falsa apreciación de la realidad.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad. Ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente, en el caso que nos ocupa, GACETA OFICIAL a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, derivadas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudieran darse.

SEXTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo, y ha logrado el reconocimiento del mismo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume deben ser probadas las circunstancias que le dan ese estatus. El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. A diferencia del hecho notorio que no requiere de prueba, la difusión y reconocimiento de una marca hasta el punto de considerarla como notoria debe ser probado en sus distintos elementos que la configuran, como de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

SÉPTIMO: La solicitud y el procedimiento de registro deben cumplir con los requisitos formales y establecidos en la Sección II del Capítulo V de la Decisión 344. La solicitud de registro debe cumplir con los requisitos formales contemplados en el artículo 87 de la indicada Decisión, y para el caso de que la oficina nacional competente, al realizar el análisis de la solicitud, advierta que esta no cumple con los mismos deberá notificar al peticionario para que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación subsane las irregularidades, pudiendo dicho plazo ser ampliado, sin que la solicitud pierda su prioridad.

Si no se subsanan las irregularidades, la solicitud será rechazada, caso contrario, se ordenará su publicación, abriéndose de esta manera el plazo para la presentación de observaciones. 04/08/2003 15.32 NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil.

En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contiene, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5943, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 04/08/2003 16.32 PROCESO Nº 46-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY Patente: DETONADORES CON CONDUCTORES DE ENTRADA DE LINEAS MULTIPLES. Proceso Interno Nº 6751. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil tres. te de invención para la creación denominada DETONADORES CON CONDUCTORES DE ENTRADA DE LÍNEAS MULTIPLES.

VISTOS: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 05247 de 14 de marzo de 2000, resolvió negar el privilegio de invención luego de realizar el examen de fondo, pues concluyó que existen dos documentos que contienen indicios que afec-tan desfavorablemente el nivel inventivo de la patente solicitada, determinando que existen características comunes con: 1) la solicitud de la patente de los Estados Unidos núm. 3.939.772 denominada BLASTING CAPS INITIATABLE BY THERMAL DETONATION ENERGY OF AN EXPLOSIVE GAS MIXTURE AND BLASTING SYSTEM (Cápsulas explosivas iniciales por energía de detonación térmica de una mezcla de gas explosiva y el sistema explosivo), cuyo inventor es DAVID T. ZEBREE; y 2) la patente de los Estados Unidos núm. 3.447.463 denominada DUAL IGNITION EXPLOSIVE ARRANGEMENT (Disposición explosiva de ignición doble) cuyo inventor es ARTHUR ALFRED LAVINE.

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, contenida en el Oficio Nº 0586, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, recibida en este Tribunal en fecha 8 de abril de 2003, sobre los artículos 1, 2, y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6751.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 4 de junio de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la sociedad THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY, la que actúa mediante apoderado. La sociedad THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY mediante apoderado interpuso recurso de reposición contra la Resolución antes mencionada. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Mediante Resolución No. 13845 de 30 de junio de 2000, el Superintendente de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 05247, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.2 Fundamentos de la demanda 2. Hechos La sociedad THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las Resoluciones No. 05247 y 13845. También pretende que se ordene a la Superintendencia El 2 de febrero de 1996, la sociedad THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY, mediante apoderado, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia la paten- GACETA OFICIAL de Industria y Comercio que “se sirva ordenar la concesión de la patente de privilegio de invención para DETONADORES CON CONDUCTORES DE ENTRADA DE LINEAS MULTIPLES Y SU METODO PARA LA INICIACIÓN; y se ordene a la entidad demandada expedir el correspondiente certificado de patente, el cual debe ser publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial para los efectos pertinentes ( ) Si se considera que no es posible otorgar la (sic) reivindicaciones solicitadas; que se otorgue la patente de invención en las reivindicaciones que en nada afectan a las patentes base de la negativa y que supuestamente afectan el nivel inventivo de la patente solicitada”.

(Las negrillas son de la demandante) La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 1, 2, 4, 52, y demás concordantes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en los artículos 2, 52, 53, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo de Colombia. Señala la demandante que los actos administrativos demandados violan el ordenamiento jurídico andino en materia de propiedad industrial, en particular los artículos 1, 2 y 4 de la citada Decisión 344 porque “( )de conformidad con ellos la Administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, si dicha creación tiene altura inventiva y es susceptible de aplicación industrial”.

Añade la demandante que con relación a la afirmación por parte de la administración referida a que la invención para la cual se solicita la patente de invención carece de nivel inventivo, al tener como fundamento la existencia de la solicitud de patente de los Estados Unidos número 3.939.772 cuyo inventor es David T. Zebree, “Se puede establecer inequívocamente que la Patente solicitada es diferente; dista en todos sus aspectos de la Patente de Zebree y tiene suficiente nivel inventivo para que sea otorgada.

La Resolución impugnada está falsamente motivada y sus consideraciones no se ajustan a los presupuestos del artículo 4 de la legislación comentada; puesto que la invención solicitada tiene un importante nivel inventivo ( ) En resumen, la referencia de Zebree no ofrece sugerencia alguna de utilidad para un detonador con dos o más conductores de entrada, como se reclama en nuestra solicitud”. 04/08/2003 17.32 Con relación a la patente de los Estados Unidos número 3.447.463 cuyo inventor es Arthur Alfred Lavine, sostiene la actora que ”( ) las granadas de la referencia Lavine, son productos de un tipo totalmente diferentes al de los detonadores, con respecto a las cantidades de material utilizadas y de la función requerida y, que cualquier parecido entre ellos es pura coincidencia. Por esta razón, la referencia Lavine no puede considerarse como parte del arte anterior contra la cual se juzgue nuestra invención y no puede ser vista junto con una referencia, tal como la de Zebree, que pertenece exclusivamente a los detonadores ( ) Como ha quedado demostrado anteriormente la existencia de las patentes estadounidenses no destruyen el nivel inventivo de la solicitud; porque como quedó demostrado la patente solicitada, no solamente es diferente; si no que tiene un sistema de operación con objetivos distintos y perfectamente novedosos.

El examinador simplemente se limitó a dar por un hecho que las solicitudes por pertenecer al mismo cuerpo tecnológico y por tener en común la palabra detonadores eran prácticamente iguales. No tuvo en cuenta que la patente objeto de la solicitud tiene un nivel inventivo evidente del estado de la técnica y es particularmente vital dentro del ramo de los explosivos.

Además quedó plenamente demostrado que la patente objeto de la solicitud se diferencia totalmente de las patentes de los Estados Unidos base de la negativa”. 2.3 Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia a través de su Oficina Jurídica, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “La normatividad supranacional contenida en la Decisión 344 entonces vigente en su artículo 1 consagra que los países miembros de la comunidad andina (sic) otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente nº 96-044.555 el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que GACETA OFICIAL el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”.

Añade la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de la presunta violación del artículo 2 de la Decisión 344, que “Es de reiterar como se sostuvo acertadamente en el examen de fondo llevado a cabo por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que las anterioridades encontradas a saber: las patentes de invención 3.939.772 publicada 24 de febrero de 1976 y 3447453 del 3 de febrero de 1969 que afectan el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención en debate y tal como consta en el concepto técnico Nº 499 del 31 de agosto de 1999.

(sic) son prueba (sic) suficiente de que su objeto se deriva de manera evidente de lo conocido en la fecha de presentación de la solicitud.” 04/08/2003 18.32 llas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 1 Finalmente, con relación al artículo 4 de la citada Decisión 344 señala la demandada que “Según se desprende del contenido de la actuación administrativa contenida dentro del expediente nº 96-4555 en debate, es posible utilizar la cápsula utilizada (sic) en la anterioridad 3.939.772, sin hacer prácticamente ningún cambio fundamental, solo realizando ciertos ajustes, empleando los dos cordones como entrada de la señal de ignición. Esto es lo que se deduce a partir del estado de la técnica y esto es lo que cualquier persona del nivel medio versada en el arte, pero con el conocimiento del estado de la técnica haría para resolver lo que plantea como problema técnico el solicitante.

En consecuencia, las resoluciones acusadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan a pleno derecho y no violentan normas legales en materia de propiedad industrial contenidas en la Decisión 344 como lo aduce la parte demandante en el escrito contentivo de la demanda instaurada contra la Superintendencia de Industria y Comercio”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto aqué- “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio GACETA OFICIAL normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTE La norma comunitaria andina en materia de propiedad industrial no define qué es una invención, o en qué consiste una invención, limitándose a establecer los requisitos que debe cumplir el invento para poder obtener una patente.

En la medida en que la patente constituye un derecho de exclusiva, la norma comunitaria andina materia de análisis, en su artículo 1 establece requisitos taxativos y concurrentes para concederla: el invento debe ser novedoso, debe tener nivel inventivo y debe ser susceptible de aplicación industrial. Asimismo, las patentes pueden ser de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología. Señala la doctrina que una invención puede definirse como “una solución a un problema de la técnica, o más propiamente como una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica” (LORENZINI, Jaime.

El régimen de propiedad industrial en la OMC. Conosur Ltda. Santiago: 2000, p. 124). Asimismo, que la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición, Editorial Civitas.

Buenos Aires: 1993, p. 695). Por su parte, este Tribunal ha manifestado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Proce- 04/08/2003 19.32 so N° 21-IP-2000.

PATENTE: DERIVADOS DE BILIS HUMANA. G.O.A.C. N° 631 de 10 de enero de 2001). En este sentido, al tratar el tema de invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar los requisitos de patentabilidad en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. a) Novedad El requisito de novedad, establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica.

Al respecto, la norma comunitaria señala que el estado de la técnica incluye el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público (de manera oral o escrita) antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. De no ser nueva, se estaría concediendo un derecho de exclusiva injustificado; asimismo, se estaría privando a la colectividad de un bien que pertenece al patrimonio común. Con el objetivo de evitar esta situación, el legislador andino ha determinado la novedad mediante una presunción iuris et de iure, la misma que ha sido recogida de la doctrina en materia de propiedad industrial: “ si una regla técnica está comprendida en el estado de la técnica, se presume que no es nueva, sin que sea posible ninguna prueba para demostrar la novedad de semejante invención en el estado de la técnica” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos y otros.

La Modernización del Derecho Español de Patentes. Editorial Montecorvo S.A. Madrid: 1984. p.70). En este marco, este Tribunal ha manifestado que “ ( ) la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si se encontrare al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan podido obtener, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión 344” (PROCESO N° 43-IP-2002.

PATENTE: Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada. G.O.A.C. No. 870 de 9 de diciembre de 2002). GACETA OFICIAL En conclusión, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que debe observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica (Entre otros: PROCESO N° 43IP-2002, ya citada; y PROCESO 6-IP-89.

PATENTE: Aparato de Sujeción. G.O.A.C. N° 50 de 17 de noviembre de 1989). b) Nivel Inventivo Este requisito se encuentra establecido en el artículo 4 de la Decisión 344 que determina que una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, y si no ha derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Por tanto, se tendrá por cumplido el requisito cuando la invención no derive de manera evidente del estado de la técnica para un experto medio en la materia. El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. En otras palabras, una invención puede ser nueva pero no reunir el requisito de altura inventiva por derivar de manera evidente del estado de la técnica.

Con el fin de verificar el cumplimiento del citado requisito será necesario, en consecuencia, analizar si, a juicio del experto, los conocimientos integrantes del estado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de las solicitudes de patentes anteriores no publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen.

Por ello, se ha indicado en la doctrina que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar la actividad inventiva (FERNÁNDEZ NOVOA, 04/08/2003 20.32 Carlos. Ibid. Ob. Cit. p. 87. Recogido en la sentencia del PROCESO N° 43-IP-2002, ya citada).

El Tribunal se ha pronunciado sobre estos particulares en los términos siguientes: “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(PROCESO N° 12-IP-98. PATENTE: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA. G.O.A.C. No. 428 de 16 de abril de 1999). c) Aplicación Industrial La norma comunitaria en materia de propiedad industrial establece que la invención debe ser susceptible de aplicación industrial. A tal efecto, la doctrina ha señalado que la palabra industria “ debe interpretarse en el sentido más amplio posible, y no limitarla al sentido jurídico que se le dé en ciertas leyes especiales - en consecuencia, debe considerarse toda actividad humana que se aplica sobre la naturaleza y la materia”.

(PACHÓN, Ma- GACETA OFICIAL nuel. Manual de Propiedad Industrial. Editorial Temis. Bogotá: 1984. p. 18). Añade el mismo tratadista que si el objeto de la invención se puede fabricar, estamos frente a un producto, en cambio, si el objeto de la invención se puede utilizar, se trata entonces de una patente de procedimiento. (PACHÓN, Manuel.

Ibid. Loc. Cit.) Finalmente, este Tribunal ha manifestado que la finalidad que se persigue mediante este requisito es que “ la invención constituya, además de un avance técnico, un aporte significativo en el desarrollo de la industria y de la actividad productiva en general, procurando de este modo beneficios económicos a quienes la exploten”.

(PROCESO N° 43-IP-2002, ya citada). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La normativa andina en materia de propiedad industrial establece que la patentabilidad de una invención, sea de producto o de procedimiento, se halla sometida a los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Segundo: Por novedad, debe entenderse de acuerdo con el artículo 2 de la Decisión 344 que la invención no debe estar comprendida en el “estado de la técnica”, el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción oral u escrita o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

Tercero: La invención cumplirá el requisito de nivel inventivo cuando no resulte evidente del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate, el cual deberá hallarse 04/08/2003 21.32 provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Y será susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en cualquier actividad o en los servicios.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 04/08/2003 22.32 PROCESO 55-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “QUESITRIX”. Proceso interno N° 7337 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil tres. nación “QUESITRIX” como marca, requerida por la firma PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V.; En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade. - Nº 00805, de 29 de enero de 1998, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y, VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 20 de mayo del año 2003 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. - Nº 1411, de 30 de enero del 2001, por la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto y reafirma lo decidido en la Resolución Nº 26885.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, declare fundada la oposición presentada y anule el certificado de registro concedido. 1.3 Hechos relevantes. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 26885, de 29 de noviembre de 1996, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró infundada la observación presentada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y, concedió el registro para la denomi- Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.

El 12 de octubre de 1995, la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V. presentó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación “QUESITRIX” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase internacional Nº 29. 1 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 425, de 30 de noviembre de 1995. 1 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. GACETA OFICIAL 3.

El 16 de enero de 1996, fue formulada observación al registro por parte de la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., argumentando ser propietaria de la marca “NESTLE TRIX” que ampara productos de la Clase Internacional Nº 30. 2 4. El 29 de noviembre de 1996, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución Nº 26885, rechazó la demanda de observación presentada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y, ordenó el registro de la marca solicitada “QUESITRIX”. 5.

Contra ésta Resolución se presentaron, oportunamente, recursos de reposición y de apelación. 6. El 29 de enero de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución Nº 00805 que confirmó la primera resolución. 7. El 30 de enero del 2001, la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación, emitió la resolución Nº 1411, por medio de la cual decidió confirmar nuevamente la resolución Nº 26885. b) Escrito de demanda La firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. con domicilio en Vevey, Canton de Vaud, Suiza, por medio de apoderado manifiesta que presentó observación al registro de la denominación “QUESITRIX”, como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 29, argumentando ser propietaria de la marca “NESTLÉ TRIX” que distingue productos comprendidos en la Clase Internacional 30.

Entre los fundamentos de derecho sostiene, que han sido violados los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344. Al aludir a la violación del artículo 83 literal a), argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio “fraccionó y descompuso las mar2 Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. 04/08/2003 23.32 cas.

De haber analizado los signos en su conjunto, habría llegado a la conclusión que por el hecho de compartir la partícula TRIX, los signos se hacen confundiblemente semejantes, pues dicha expresión es de fantasía, por lo cual no es posible imitarla o copiarla sin generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.” Al referirse a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, considera que la marca solicitada para registro “a pesar de ser perceptible y susceptible de representación gráfica, no es distintiva por ser confundiblemente semejante a otra registrada con anterioridad.” Expresa en relación con la violación del artículo 82 literal h), que tomando en cuenta que el signo solicitado ampara productos de la clase 29, “es necesario anotar que para aquéllos que no son productos lácteos, dicha marca es engañosa”; considerando entonces que se ha producido una “falta de aplicación” de la norma por parte de la administración. Afirma, por otra parte, que respecto de los productos que distingue la marca solicitada, comparándolos con aquellos amparados por los de su representada, “se encuentran relacionados con ellos, pues ambas clases comprenden artículos alimenticios que se distribuyen dentro de los mismos canales de comercialización. De manera que es posible afirmar que las dos marcas distinguen productos respecto de los cuales el uso de aquéllas puede causar riesgo de confusión y de asociación.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Argumenta que “efectuado el examen comparativo de las marcas QUESITRIX, clase 29 y NESTLE TRIX, clase 29 (sic), se concluye que no arrojan confusión entre sí y pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa o indirecta entre ellas, porque si bien comparten algunas letras, el resto de su expresión les otorga fuerza distintiva suficiente que permite diferenciarlas.” GACETA OFICIAL 04/08/2003 24.32 Manifiesta que “la expresión “QUESITRIX” goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los bienes que pretende amparar con dicha marca.” ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 7-IP-95 y 15-IP-96.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS Finalmente, sostiene que los actos administrativos acusados “no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” d) Tercero interesado La sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V., con domicilio en San Salvador, El Salvador, ha contestado la demanda por medio de apoderada, sosteniendo que la Superintendencia de Industria y Comercio no viola el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, por cuanto la marca registrada no es confundible con la solicitada pues “al examinar las marcas en conjunto evitando el fraccionamiento, observamos que las denominaciones QUESITRIX (nominativa) y NESTLE TRIX no son semejantes.” Manifiesta también, que “Las marcas en conflicto no son confundibles, tampoco son semejantes.

Además, están compuestas por prefijos (sic) de uso común y generalizado que no pueden entrar en el cotejo marcario, porque no son objeto de apropiación exclusiva y excluyente por persona alguna, dado que son de dominio público.” Para fortalecer sus argumentos hace referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como el 1-IP-87, 9-IP-94 y 49-IP-99.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado de este Tribunal, por medio de oficio Nº 0582, de 24 de febrero del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base, según se manifiesta, en las disposiciones del artículo 122 del Tratado y en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No obstante las aludidas imprecisiones en que ha incurrido la Instancia Nacional consultante, este Tribunal aprecia que el pedido se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se transcribe seguidamente los textos de las normas de la Decisión 344 a ser interpretadas: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualida- GACETA OFICIAL des o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 04/08/2003 25.32 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquél. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por una o varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la natura- GACETA OFICIAL leza, cualidades y funciones del correspondiente producto.

Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son signos que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) La marca gráfica, es definida como un signo visual porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa. 04/08/2003 26.32 re uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es titular aquel.

El Tribunal al respecto ha expresado: Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. 3 c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Organismo ha manifestado adicionalmente: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Entre las prohibiciones para el registro de un signo se tiene a las determinadas en el artículo 82 de la Decisión 344. Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de otro.

La prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquie- “Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor”. 4 3 4 Proceso 07-IP-95, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Tomo IV, pág. 166. Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 04/08/2003 27.32 en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. GACETA OFICIAL “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 6. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 04/08/2003 28.32 “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7

8. CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS En recientes sentencias dictadas por este Tribunal, al referirse a la conexión competitiva que se da entre productos o entre servicios, se ha señalado que: “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 6 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”.8 Este Tribunal señala que lo trascrito anteriormente se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas.

Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o 7 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Según lo determina el artículo 82 literal h) de la misma Decisión, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 3.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por dichas mar- 04/08/2003 29.32 cas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios protegidos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7337, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 04/08/2003 30.32 GACETA OFICIAL 04/08/2003 31.32 GACETA OFICIAL 04/08/2003 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú