Año XX - Número 995 Lima, 9 de octubre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 68-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y de los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito.

Marca: RYKA. Actor: MAVESA SA. S.A. Proceso interno Nº 2873-465-96-WM Proceso 74-IP-2003.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artículos 56, 58, literales a), f) y g), y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca: “A + gráfica”. Expediente Interno: N° 3286 PROCESO 68-IP-2003 Interpretación prejudicial de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y de los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito.

Marca: RYKA. Actor: MAVESA S.A. Proceso interno Nº 2873-465-96-WM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez, recibida en este Tribunal en fecha 27 de junio de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno Nº 2873-465-96-WM.

El auto de seis de agosto del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno La demanda es incoada por la mandataria de MAVESA S.A. y son demandados, de acuerdo al consultante, el Director Nacional de Propie- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL dad Industrial, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y como tercero beneficiario, interviene la empresa RYKA INC. 2.

Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 492-TDCA-DQ-1S-2873-ML de 21 de noviembre de 2002 y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: Que el 13 de noviembre de 1992, la empresa RYKA INC. solicitó el registro del signo RYKA (diseño) para distinguir productos de la Clase Internacional 25. (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 350 de noviembre de 1992, MAVESA S.A. presentó observación al registro solicitado por ser propietaria de la marca de fábrica RIKESA que distingue productos de la Clase 29. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por Resolución Nº 0947985 de 13 de febrero de 1996 resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca solicitado. 09/10/2003 2.28 Alega que entre el signo que se pretende registrar y su marca “existe similitud visual, fonética y auditiva (sic), lo que trae consigo que las marcas se confundan a primera vista …la identidad de las marcas llevaría necesariamente a confusión en el público consumidor quien será fácilmente inducido a error, engañándose de esta manera al público consumidor, respecto de la procedencia de los productos pues inevitablemente creería que se trata de los de mi representada”.

Argumenta que su marca “es notoriamente conocida en el Ecuador” por lo que al registrarse la denominación RYKA similar a RIKESA se “estaría beneficiando indebidamente de la fama y prestigio de la marca de mi representada. Esta actitud se conoce dentro del derecho marcario como ‘competencia desleal’”. 4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegada del Procurador General del Estado contesta a la demanda y deduce las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;

(ii) ilegitimidad de personería del demandado; (iii) nulidad del proceso; (iv) improcedencia de la acción; (v) legitimidad del acto administrativo impugnado dictado por el Director Nacional de Propiedad Industrial; y, (vi) caducidad del derecho y prescripción de la acción. 3. Fundamentos jurídicos de la demanda Indica que MAVESA S.A. es propietaria de la marca de fábrica RIKESA para proteger “pasta para untar”, marca que se encuentra registrada en Venezuela desde el 25 de abril de 1986.

Sostiene que la denominación RYKA no es suficientemente distintiva y que “no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incurriendo por tanto en las expresas causales de irregistrabilidad establecidas en el Artículo 83 literales a), d) y e); Artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; indica además que “la solicitud presentada por la compañía Rika, Inc. para registrar RYKA no cumple con los caracteres legales de la marca RIKESA que son especialidad, originalidad y eficacia distintiva”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contesta a la demanda. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, tampoco contesta a la demanda. La compañía RYKA INC. manifiesta que “el recurso interpuesto carece de todo fundamento de hecho y de derecho” y que “la resolución impugnada es perfectamente legal y válida porque las marcas en controversia no son similares ni en lo gráfico ni en lo visual (sic) y además protegen productos de distinta naturaleza”, por lo que pide “ rechazar el recurso y confirmar la vigencia y validez de la Resolución del Director”.

CONSIDERANDO

GACETA OFICIAL Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante Decisión 500);

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82 y 84 de la Decisión 313 por ser estas las disposiciones sustanciales aplicables en el caso de autos, toda vez que la solicitud de la concesión del registro de la marca RYKA se efectuó durante la vigencia de la Decisión 313, se presume que las observaciones también se realizaron en vigencia de esta misma Decisión, aunque la concesión del registro y el rechazo de las observaciones se produjeron en vigencia de la Decisión 344.

Sin embargo respecto de los requisitos y procedimiento de observaciones la norma aplicable es la Decisión 313, advirtiéndose además que los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82 y 84 han sido reproducidos en los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 respectivamente, por cuya razón se interpretarán las normas contenidas en los indicados artículos de la Decisión 313, cuyos textos son: Decisión 344 Disposiciones Transitorias Primera.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad 09/10/2003 3.28 con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate: ( )”. “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o GACETA OFICIAL internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )” “Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada”. “Artículo 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada”.

I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el 09/10/2003 4.28 tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de sus efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental, de conformidad a la disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena precedentemente transcrita.

Al respecto Francesco Messineo dice: “La teoría que tiende a afirmarse cada vez más, es la teoría llamada de los hechos pasados (facta praeterita), o hechos consumados, esto es, situaciones ya maduradas. Esta teoría ha sido formulada diciendo que el juez no puede aplicar la nueva norma a hechos pasados (consumados). Una aplicación semejante realizará el juez (arbitrariamente), si desconoce las consecuencias ya verificadas del hecho pasado y sólo porque el hecho del cual dependen aquellas consecuencias no es conforme a la norma nueva.

A la inversa, se debe considerar que está consentida la aplicación de la nueva norma (retroactividad), siempre que las consecuencias del hecho consumado sean consideraras en sí mismas y se pueda prescindir de la valoración de ese hecho consumado; o sea, siempre que no sea necesario asumir el hecho consumado como presupuesto de tales consecuencias”.

(Messineo, Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, Tomo I, Traducción Sentis Melendo, VII Edición, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1969, p. 91). Este Tribunal también ha señalado que “ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derecho A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (PROCESO 38-IP-2002. GACETA OFICIAL MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002). También es pertinente señalar lo manifestado por este Tribunal de Justicia en la sentencia recaída dentro del Proceso 4-IP-95, al referirse a los efectos de la determinación de la norma vigente con relación al acto administrativo: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas” (Proceso 4-IP-95.

Marca: GRANOLAJET, G.O.A.C No. 253 de 7 de marzo de 1997). En el caso de autos, de la solicitud formulada y de sus anexos se desprende que la solicitud de registro como marca del signo RYKA fue presentada el 13 de noviembre de 1992, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial de noviembre de 1992, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 313; la observación formulada por MAVESA S.A. al registro de la marca RYKA no tiene fecha de presentación pero, de acuerdo a lo dispuesto por la Decisión 313 en su artículo 82, esta debía ser efectuada a los 30 días hábiles siguientes a la publicación, es decir en vigencia de la Decisión 313.

La concesión del registro del signo y el rechazo de la observación se efectuó el 13 de febrero de 1996, en vigencia de la Decisión 344. En consecuencia, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La autoridad nacional competente establecerá de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto. II. LA MARCA Y SUS REQUISITOS En base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313 reproducido posteriormente en el artículo 81 de la Decisión 344, 09/10/2003 5.28 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada y asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. GACETA OFICIAL La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313 que es idéntico a lo previsto por el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una des- 09/10/2003 6.28 cripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”.

(Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 71 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión 313, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 71 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca RYKA cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 72 y 73, de la referida Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS La Decisión 313, en su artículo 72 literal h), reproducido en el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es GACETA OFICIAL distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002, marca CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85) Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999). IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE CONFUSIÓN Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313, reproducidas en el artículo 83 de la Decisión 344, buscan fundamentalmen- 09/10/2003 7.28 te, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 73 de la Decisión 313, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos GACETA OFICIAL tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, ya citado). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la valoración de los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto 09/10/2003 8.28 los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, en base a la doctrina ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confu- GACETA OFICIAL sión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 215). 2.

El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 09/10/2003 9.28 efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, señala: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos”. (Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

La conexión competitiva El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a Se debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y s.s.). Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud, entre RYKA y RIKESA, es ideológica, ortográfica o fonética.

GACETA OFICIAL en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. También deberá considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo deberá analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA) Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o 09/10/2003 10.28 sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, cuando se dan los criterios de conexión competitiva los mismos que deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada, por el juez consultante.

V. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente de la publicidad y del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

Conforme lo dispone el artículo 73 literal d) de la Decisión 313, reproducido en el artículo 83 literal d) de la Decisión 344, y en relación al caso controvertido ante la Jurisdicción Nacional Consultante, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos y constituyan la reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido en el País en que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados que pertenezca a un tercero con independencia de la clase.

Con relación al caso, en la doctrina, José Manuel Otero Lastres dice: “El signo oponente, GACETA OFICIAL que ha de pertenecer a un tercero que puede ser registrado o solamente usado, debe reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, puede ser una marca u otro signo distintivo, como por ejemplo, un nombre comercial. En segundo lugar, debe ser notoriamente conocido por los sectores interesados.

Y, en tercer lugar, debe ser notoriamente conocido en cualquiera de los siguientes espacios territoriales: el país en el que el tercero solicita el registro, el comercio subregional o el internacional sujeto a reciprocidad”. “En cuanto a los productos distinguidos por el signo cuyo registro se solicita y por el signo notoriamente conocido opuesto como impedimento, cabe señalar que pueden ser idénticos, similares o distintos.

En caso de que sean idénticos o similares, sean estos últimos de la misma o diferente clase del Nomenclátor, se producirá riesgo de confusión, aunque no lo diga expresamente la norma”. (Otero Lastre, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 251). El Tribunal ha señalado que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de especialidad y territorialidad generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.

La protección de la marca notoria se da aún cuando no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y del signo cuyo registro ha sido solicitado; dicha protección más que dirigirse a evitar el riesgo de confusión, busca, como se indicó, prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo y la reputación o el prestigio de aquélla.

De acuerdo al literal e) de la Decisión 313, la protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier registro de un signo, se extiende –en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre los mismos- con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento, toda vez que se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la distintividad o a la reputación de aquélla. 09/10/2003 11.28 VI.

OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA Y EXAMEN DE REGISTRABILIDAD De los artículos 82 y 84 de la Decisión 313, similares a los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

En la Decisión 313 no se especifica quiénes son las personas que tienen interés legítimo, mientras que el mencionado artículo 93 de la Decisión 344 dispone que tendrán interés legítimo para presentar observaciones el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial.

También tendrán interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. La oficina nacional competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.

Finalmente, se exige que la resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivada, es decir, que GACETA OFICIAL exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa. 09/10/2003 12.28 criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. Las situaciones jurídicas concretas dentro del ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los TERCERO: No será registrable como marca el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate, toda vez que desnaturaliza la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de similares o idénticos de otra, al inducir una falsa apreciación de la realidad.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que, es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al del Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejado de toda arbitrariedad, que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos derivadas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudieran darse.

GACETA OFICIAL SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el consultante deberá analizar si entre ellos se da o no el fenómeno de conexión competitiva.

SÉPTIMO: No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo distintivo notoriamente conocido en el País en que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados, y que pertenezca a un tercero, con independencia de la clase.

La protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier registro de un signo, se extiende –en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre los mismos- con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento, toda vez que se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la distintividad o a la reputación de aquélla.

OCTAVO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro. 09/10/2003 13.28 La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2873-465-96-WM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Claudio Sosa Voysest MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 09/10/2003 14.28 PROCESO Nº 74-IP-2003 Interpretación prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artículos 56, 58, literales a), f) y g), y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca: “A + gráfica”. Expediente Interno: N° 3286. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de septiembre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a y h, 83, literales d y e, y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 31 de julio de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según la Resolución 15734, “la sociedad AMERICAN BRANDS … presentó solicitud de registro de la marca A CON LA FIGURA DE UN PIELROJA (ETIQUETA), para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª. del artículo 2° del Decreto 755 de 1.972”. Del texto de la demanda, reformada por la actora, se desprende que la solicitud de registro fue presentada el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos.

La Resolución agrega que “publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial … la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., y la Sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. formularon oposición dentro del término legal”; y que en el expediente administrativo “reposa un desistimiento de la oposición presenta- da por el apoderado de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.”.

El consultante informa que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad demandante, el día 17 de abril de 1986, dentro del término legal, presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca A + GRAFICA (acompañada de la figura de un indio pielroja) … argumentando que es la titular en Colombia de la marca PIELROJA + GRAFICA para los mismos productos para los cuales se solicitaba el registro de la marca A + GRAFICA; además de la semejanza entre esta (sic) y la marca PIELROJA + GRAFICA por ser confundible con ella por la gráfica, puesto que ambas marcas utilizan figuras de cabezas de indios de gran similitud.

Finalmente, sostuvo que la marca PIELROJA + GRAFICA es notoriamente conocida en Colombia en relación con los productos de la misma clase, como quiera que distingue productos de gran consumo popular (cigarrillos) hace 75 años, razón por la cual el público consumidor incurriría en error por caer en una confusión directa o indirecta originada la similitud visual e ideológica de las marcas en cotejo, según la terminología marcaria”.

Manifiesta además el consultante que “Mediante la Resolución núm. 15734 de 2 de septiembre de 1993, el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por COMPAÑÍA COLOMBIANA DE PROTABACO S.A. (sic) y en consecuencia negó el registro de la marca A + GRAFICA (acompañada de la figura de un indio pielroja) a la sociedad AMERICAN BRANDS INC, para distinguir productos de la clase 30, basándose en que tanto en la marca que se pretende registrar como en la marca anteriormente registrada el elemento denominativo como el gráfico es confundible, puesto que existen semejanzas que puedan (sic) inducir al público en error y, por GACETA OFICIAL consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión”; y que “Inconforme con la decisión antes mencionada el apoderado de la sociedad AMERICAN BRANDS INC interpuso en su contra recurso de apelación, el cual fue resuelto, mediante resolución núm. 2389 de 1 de noviembre de 1994, revocando en todas sus partes el contenido de la resolución en comento y concediendo el registro de la marca A + GRAFICA (acompañada de la figura de un indio pielroja) para distinguir productos de la clase 30 internacional”.

Cabe referir adicionalmente que, según la parte actora, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. “fue titular hasta el año de 1988, de los registros marcarios para la marca nominativa PIELROJA”; que “fue titular hasta el año de 1992, de los registros marcarios números Todos ellos para la marca gráfica INDIO”; que “fue titular hasta el año de 1984, de los registros marcarios números Todos ellos para la marca nominativa PIELROJA”; que “fue titular hasta el año de 1984, del registro N° 33.512, marca PIELROJA + GRAFICA clase 34”; y que “es actualmente titular de la marca INDIO (GRAFICA), registro N° 80.7 para distinguir productos de la clase 34, y vigente hasta el 19 de agosto de el (sic) 2003”. 09/10/2003 15.28 es cierto, ella no se puede predicar de la marca INDIO (GRAFICA), no renovada para amparar productos de la clase 30; la Administración estaba en la obligación de realizar el cotejo marcario y determinar el grado de confundibilidad frente a las marcas INDIO (gráfica) y PIELROJA + GRAFICA, existentes en otras clases y en especial, frente a la marca notoriamente conocida INDIO (GRAFICA) clase 34”; y que “la Superintendencia se encontraba en la obligación de efectuar el cotejo marcario, frente a la marca INDIO (GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA por cuanto la marca solicitada (sic) se presta a confusión ya que reproduce la parte esencial de las mismas, que es el INDIO PIELROJA, notoriamente conocido”.

La actora denuncia también la “Violación del artículo 82 literal h) de la Decisión 344”, toda vez que “el otorgamiento del registro de la marca ‘A’ ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA para amparar productos de la clase treinta (30) internacional, permite que se engañe tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que éstos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., y que dicha compañía se ha dedicado o ha incursionado en el ramos (sic) de las bebidas alcohólicas”. 1.2.

Cuestión de derecho En su demanda, la actora denuncia la “Violación de los artículos … 81 y 82 literal a) de la Decisión 344”, puesto que “Es incuestionable la existencia de la confundibilidad entre las marca (sic) INDIO (FIGURA) Y PIELROJA + GRAFICA de mi representada y la confundibilidad de la marca A ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA concedida mediante la Resolución aquí impugnada”; que “la marca gráfica A ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, es confundible con las marcas notorias INDIO (GRAFICA) Y PIELROJA + GRAFICA por cuanto la primera reproduce el elemento principal de las segundas, razón por la cual adolece de distintividad”; que “desde el punto de vista ideológico también se presenta confusión entre las marcas anteriormente mencionadas por cuanto las dos evocan una misma idea, cual es el INDIO PIELROJA, que durante el transcurso del tiempo ha identificado el producto cigarrillos PIELROJA fabricado por mi poderdante”; que “Las anteriores normas han sido violadas por cuanto la confundibilidad sí existe.

Si bien En la demanda se denuncia además la “Violación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344”, por cuanto “si la División de Signos Distintivos, reconoció la notoriedad de la marca INDIO (FIGURA), expreseamente (sic) reconoció la notoriedad del signo distintivo CABEZA DE UN INDIO PIELROJA, con el cual la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS S.A., ha identificado su producto de cigarrillos PIELROJA”.

Por otra parte, en la citada demanda se señala que “El uso reiterado del signo consistente en la figura de un INDIO PIELROJA por más de setenta (70) años ha llevado a que éste sea notorio dentro del territorio nacional”; que la “COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. desde el momento de su creación ha encaminado todos sus esfuerzo (sic) en acreditar su producto principal CIGARRILLOS PIELROJA, identificándolo con el signo consistente en la figura de un INDIO PIELROJA, logrando así que los consumidores asocien la figura de un indio PIEL ROJA con este producto, es decir que la relación del consumidor con el producto queda representada por la impresión del signo en su memoria”; y GACETA OFICIAL 09/10/2003 16.28 que “al momento de presentarse la solicitud de la marca A ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA el 5 de marzo de 1982, el signo consistente en la figura de un indio pielroja ya era notoria dentro del mercado nacional porque constituye el elemento esencial y característico de las marcas notorias INDIO (GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA”. registro otorgado a la firma en comento no afecta en nada la marca registrada por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE PROTABACO S.A (sic), respecto de su cigarrillo PIELROJA, pues no existen semejanzas entre una y otra, siendo lícita la actuación adelantada por la Superintendencia demandada en la aceptación e inscripción de la marca A + GRAFICA”.

Por último, denuncia la actora la “Violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344”, visto que “las marcas INDIO (GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA, de propiedad de mi poderdante cumplen a cabalidad cada uno de los criterios que la Ley ha establecido para establecer si una marca es notoriamente conocida”. Y señala que “Las causales de nulidad anteriormente reseñadas son igualmente predicables de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto las aquí expuestas reproducen las de aquella Decisión”.

CONSIDERANDO

2. Contestación a la demanda 2.1. El consultante da cuenta de que “el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Por su parte, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “… la Decisión 313 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; y que “el registro de la marca opositora en que se fundamentó la oposición de propiedad de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., ahora demandante, solamente estuvo vigente hasta el 20 de diciembre de 1.988, sin que hubiera renovado por (sic) su titular, por lo que no se daban los presupuestos contenidos en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena para negar el registro de la marca …”. 2.2.

El consultante informa también que el curador ad-litem del apoderado general de la sociedad AMERICAN BRANDS INC. “aduce que el Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literales a y h, 83, literales d y e, y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 398 y 399 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, sin embargo, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y, en consecuencia, interpretar de oficio, en lugar de los solicitados, los artículos 56, 58, literales a), f) y g), y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser éstas últimas las disposiciones sustanciales principalmente aplicables en el caso de autos.

Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: GACETA OFICIAL Decisión 85: “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

(…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

( )”. “Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y 09/10/2003 17.28 en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que tanto la solicitud de registro como marca del signo “A + gráfica”, presentada el 5 de marzo de 1982, como la oposición formulada por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., el 17 de abril de 1986, se efectuaron bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa que fuera aprobada en el XIII Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión, celebrado entre el 27 de mayo y el 5 de junio de 1974.

Por otra parte, la Resolución 15734, denegatoria del registro solicitado, fue emitida el 2 de septiembre de 1993, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del GACETA OFICIAL 09/10/2003 18.28 Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992, mientras que la Resolución 2389, que resolvió el recurso de apelación y concedió el registro del signo como marca, fue emitida en fecha 1 de noviembre de 1994, esto es, bajo la Decisión 344 de la citada Comisión, en vigencia desde el 1° de enero de 1994, según su Disposición Transitoria Segunda. cedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 08-IP-94, de 14 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 241, del 20 de enero de 1995, caso “COMODISIMOS”; criterio reiterado en la sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-95, de 15 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso “GRANOLAJET”).

En este contexto, cabe hacer referencia al tratamiento que este Tribunal ha venido otorgando al problema de la aplicación de la ley en el tiempo, materia en torno a la cual ha hecho, entre otras, las siguientes precisiones: “a partir del 6 de abril de 1992 (en interpretaciones prejudiciales Nos. 01, 02 y 03-IP-92 y 01, 02, 04, 05 y 06-IP-93, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nos. 106, 112, 122, 137, 140, 147 y 150), se ha venido considerando que cuando la interpretación solicitada se refiere a una norma como la Decisión 85, que ya fue sustituida, el Tribunal no podría emitir criterio, porque la Decisión dejó de pertenecer al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

En tal sentido, esta Alta Jurisdicción Andina ha venido consecuentemente declarando improcedente el requerimiento, en razón de que no puede producirse la interpretación por haber sobrevenido una ‘sustracción de materia’ ”; por lo que, a su juicio, la citada jurisprudencia “corresponde al problema de la ‘vigencia in abstracto de la ley’; en cambio, a partir de su otra señalada decisión de 4 de julio de 1994 (Proceso 2-IP-94), se comienza a insistir más sobre el segundo aspecto de la ‘vigencia in concreto’, siempre en el bien entendido de que los dos problemas forman parte del mismo tema de la vigencia temporal de la ley, que los unifica al actuar como común denominador de ambos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 01-IP94, de 11 de octubre de 1994, publicada en la G.O.A.C. N° 164, del 2 de noviembre del mismo año, caso “MAC POLLO SU POLLO RICO etiqueta”).

Finalmente, a los efectos de precisar cuál es la norma vigente para la fecha de expedición del acto administrativo y, en consecuencia, aplicable para juzgar sobre su legalidad, el Tribunal ha declarado que será aplicable “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Sentencia dictada en el expediente Nº 28-IP95, del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, caso “CANALI”).

Posteriormente, en casos en que había sido derogada una Decisión comunitaria y se debía precisar el ordenamiento jurídico aplicable a las providencias administrativas que dieron lugar a la expedición de los certificados de registro, el Tribunal señaló que “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un pro- Sobre la base de esta orientación jurisprudencial, el Tribunal ha señalado, en salvaguardia de la seguridad jurídica, que “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso” (Sentencia dictada en el expediente Nº 38-IP2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC”).

Por otra parte, desde la perspectiva de la doctrina: “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto deroga- GACETA OFICIAL torio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor…” (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486).

En definitiva, la instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso sub examine, en el cual se observa, como ya se indicó, que la introducción de la solicitud de registro del signo “A + gráfica” fue realizada bajo la vigencia de la Decisión 85, mientras que la resolución denegatoria del registro fue pronunciada en vigencia de la Decisión 313, y la que finalmente lo otorgó fue dictada bajo la vigencia de la Decisión 344.

II. De los requisitos para el registro de un signo como marca El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no define al concepto de marca, pero establece los requisitos que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro. Según la norma citada, los requisitos son la novedad, la visibilidad y la suficiente distintividad.

De cumplir el signo con estos requisitos, habrá lugar a identificar y distinguir por su intermedio en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. En lo que concierne a los requisitos exigidos por la Decisión 85 para el registro de un signo 09/10/2003 19.28 como marca, el Tribunal ha hecho las siguientes precisiones: En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado o que haya sido solicitado con anterioridad para registro.

La novedad no se refiere a la inexistencia de un uso anterior del signo, sino a que éste sea apropiado en relación con el producto o servicio que pretende distinguir, e inconfundible respecto a las marcas ya registradas o a los signos ya solicitados para registro y destinados a amparar la misma clase de productos o servicios. El Tribunal ha declarado sobre el particular que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’ (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Sentencia dictada en el expediente Nº 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo del mismo año, caso “DIDA”).

En segundo lugar, la Decisión 85 exige que el signo sea visible, esto es, que pueda ser captado a través del sentido de la vista e identificado por los consumidores o usuarios de los productos o servicios que pretende amparar. Por ello, se consideran signos visibles aquellos que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

A con- GACETA OFICIAL trario, este requisito descarta que los signos exclusivamente auditivos, táctiles, olfativos o gustativos puedan ser objeto de registro. Y, en tercer lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Por tanto, el artículo 56 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De las marcas denominativas, gráficas y mixtas A propósito de la estructura de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar.

Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas, en las cuales la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; las figurativas, en las cuales la figura “suscita en el consumidor 09/10/2003 20.28 no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., * pp. 29 y ss.).

Y las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

GACETA OFICIAL IV. De los signos engañosos El literal a del artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe el registro como marca de los signos que: (i) sean contrarios a las buenas costumbres; (ii) sean contrarios al orden público; y, (iii) puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate.

En el caso sub examine, es preciso señalar que el demandante denuncia la vulneración del literal h del artículo 82 de la Decisión 344, relativo únicamente a la causal de irregistrabilidad citada en el punto (iii), por lo que el Tribunal se limitará a examinar la última parte del ya mencionado literal a de la Decisión 85. Esta norma prohíbe el registro de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso o empleo de los respectivos productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide el registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario y, de este modo, enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos … se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor … el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos 09/10/2003 21.28 en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir” (Sentencias dictadas en los expedientes N° 35IP-98 y 38-IP-99, publicadas en las G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”, y N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

V. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. El artículo 58 de la Decisión 85 consagra otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en su literal f, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, siempre que, además, esté destinado a proteger los productos o servicios comprendidos en la misma clase.

A propósito de esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Por tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, por lo que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos GACETA OFICIAL en disputa, y si éstos se destinan a proteger los productos o servicios de la misma clase.

Por lo tanto, la prohibición de registro se halla limitada por la regla de la especialidad, de modo que un signo podrá ser registrado, así sea confundible con otros, si cada uno de ellos está destinado a amparar una clase o variedad diferente de productos o servicios. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, 09/10/2003 22.28 pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En el caso de signos puramente gráficos, cabe citar la orientación de la doctrina, según la cual, a diferencia de las marcas nominativas, las gráficas “son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos …”.

Por otra parte, la doctrina también destaca que las marcas puramente gráficas “han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores”; y que, en el caso de signos gráficos que evoquen un concepto idéntico o semejante, la idea evocada en las figuras será el elemento central de la comparación, ya que el “concepto representado por las marcas prima o prevalece sobre los elementos gráficos que componen cada una de las marcas comparadas” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., pp. 226 a 229).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

GACETA OFICIAL 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En relación con la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista ha precisado lo siguiente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. 09/10/2003 23.28 can en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

VI. De la marca notoria Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “REMAVENCA”).

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 58, literal g, de la Decisión 85, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se le extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. En efecto, al interpretar el artículo 58, literal g, el Tribunal ha manifestado que “Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior.

La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que puede devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea en la marca notoria. Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse.

( ) identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre del mismo año, caso “LISTER”). La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparez- Asimismo, el Tribunal ha señalado que “El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, protege GACETA OFICIAL además a la ‘marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior’, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad’ ” (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, ya citada).

Por tanto, de conformidad con la norma ahora interpretada, se encuentra prohibido el registro del signo confundible si, además de ser idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En cuanto a la atribución del carácter notorio a una marca, el Tribunal ha dicho que: “No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores.

Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria” (Expediente Nº 08-IP-95, ya citado). Asimismo, el Tribunal ha establecido que “Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro.

La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma …” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-97, de 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo del mismo año, caso “MANOLITA”).

Por ello, el Tribunal ha precisado que “En una acción de 09/10/2003 24.28 caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

Por tanto, de invocarse el conocimiento notorio de una marca para oponerse al registro de un signo idéntico o semejante, el interesado deberá probar que la notoriedad de aquélla existía para la fecha de la solicitud de registro del signo. En efecto, “El hecho de que la marca fue o es notoria ha de establecerse no en la fecha de la demanda de nulidad de la Resolución del registro de la marca cuestionada, sino al momento en que fue solicitada y tramitada … Por lo tanto la marca notoria tiene que ser anterior a la nueva marca por registrarse” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-96, de 13 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso “EDWIN”).

En resumen, el Tribunal ha manifestado que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada debidamente conforme a los medios procesales internos de cada país” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

VII. De la oposición al registro de un signo como marca El Capítulo III, Sección II, de la Decisión 85, disciplina el procedimiento de registro de un signo como marca. En particular, según los artículos 65, 66 y 67 de dicha Decisión, si la solicitud de registro no hubiese merecido observaciones por parte de la oficina nacional competente o, de haberlas habido, si han sido complementadas en debida forma, la Administración deberá ordenar la publicación de un extracto de la solicitud, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro, para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona pueda hacer oposición al registro solicitado.

De formularse oposiciones dentro del plazo señalado, la oficina nacional competente GACETA OFICIAL deberá tramitarlas de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro. De no formularse tales oposiciones, o de ser rechazadas éstas, la citada oficina deberá expedir el correspondiente certificado de registro. La Decisión 85 exige, por tanto, la existencia de un simple interés en quien pretenda oponerse al registro de un signo como marca, criterio de legitimación que será restringido en las Decisiones posteriores, puesto que en ellas se exigirá demostrar un interés legítimo, del cual se encuentra provisto tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien haya formulado primero la solicitud.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, y si no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 58 eiusdem. 3º En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4° No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características o aptitud para el empleo o uso del producto o servicio de que se trate. 09/10/2003 25.28 5º De conformidad con el artículo 58, literal f, de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 6º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 7° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada.

De invocarse el conocimiento notorio de una marca para oponerse al registro de un signo idéntico o semejante, el interesado deberá probar que la notoriedad de aquélla existía para la fecha de la solicitud de registro del signo. 8º De conformidad con los artículos 65, 66 y 67 de la Decisión 85, si la solicitud de registro no hubiese merecido observaciones por parte de la oficina nacional competente o, de haberlas habido, si han sido complementadas en debida forma, la Administración deberá ordenar la pu- GACETA OFICIAL blicación de un extracto de la solicitud en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro, a objeto de que, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona pueda hacer oposición al registro solicitado, por lo que basta al efecto el simple interés. De formularse oposiciones dentro del plazo señalado, la oficina nacional competente deberá tramitarlas de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro.

De no formularse tales oposiciones, o de ser rechazadas éstas, la citada oficina deberá expedir el correspondiente certificado de registro. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también 09/10/2003 26.28 copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Claudio Sosa Voysest MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 09/10/2003 27.28 GACETA OFICIAL 09/10/2003 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú