Año XX - Número 1013 Lima, 14 de noviembre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 76-RO-2003.- Recurso por Omisión interpuesto por la República del Perú contra la Secretaría General de la Comunidad Andina por no haber emitido pronunciamiento sobre la Resolución Nº 145 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador.

Proceso 86-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 5394. Actor: WARNERLAMBERT COMPANY. Marca: DERMALUB Proceso 88-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A.; Marca: “LOTO”. Proceso interno N° 6495 Proceso 96-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las normas previstas en los artículos 81, 82, literal d), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Caso: marca “BODY GEAR PETROLERO mixta”. Expediente Interno N° 6123 PROCESO 76-RO-2003 Recurso por omisión interpuesto por la República del Perú contra la Secretaría General de la Comunidad Andina por no haber emitido pronunciamiento sobre la Resolución Nº 145 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el seis de octubre de dos mil tres. Perú interpone Recurso por Omisión en contra de la Secretaría General de la Comunidad Andina por no haber emitido la Resolución a que estaba obligada. VISTOS El Oficio Nº 218-2003-MINCETUR/VMCE de 4 de agosto de 2003, recibido en este Tribunal el 13 de agosto de 2003, por el cual el Vice Ministro de Comercio Exterior de la República del El auto de cuatro de septiembre de 2003, por el cual el Tribunal admitió a trámite el recurso y ordenó su notificación a la Secretaría General para que en el término de 10 días presente las explicaciones sobre su conducta omisiva.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 14/11/2003 2.36 El escrito SG-C/0.5/1660/2003 de 17 de septiembre de 2003, por el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina, presentó sus explicaciones sobre su conducta. que, por facsímil Nº SG-X/2.15.19/015/2003 de 14 de enero de 2003 la Secretaría General “actuando de manera irregular concedió 30 días hábiles adicionales al Gobierno ecuatoriano ”. 1.

Antecedentes El 22 de abril de 2003 por facsímil Nº 67-2003MINCETUR/VMCE/DNINCI, el Perú “inició los trámites previos para la interposición de la demanda por omisión, solicitando el pronunciamiento de la Secretaría General al amparo del artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal ”. sostiene que, habiendo transcurrido treinta días desde la solicitud, “la Secretaría General no ha cumplido con emitir la Resolución que resuelve nuestra denuncia de fecha 2 de octubre de 2002.

Y que más bien mediante facsímil Nº SG-F/2.15.19/687/2003 de 30 de abril de 2003 la Secretaría General solicitó al Gobierno del Perú se sirva dar a conocer los productos que pudieran estarse viendo afectados con la Resolución Nº 145 del COMEXI”. 1.1. Las partes Es parte demandante la República del Perú en su condición de País Miembro de la Comunidad Andina, y demandada la Secretaría General de la Comunidad Andina. 1.2.

La demanda Por Oficio Nº 218-2003-MINCETUR/VMCE de 4 de agosto de 2003, la República del Perú interpone Recurso por Omisión en contra de la Secretaría General de la Comunidad Andina, basándose en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: Fundamentos de hecho La actora indica que el 2 de octubre de 2002 mediante Oficio Nº 63-2002-MINCETUR/VMCE/ DNINCI presentó ante la Secretaría General “una denuncia contra el Gobierno ecuatoriano al haber expedido la Resolución Nº 145 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador-COMEXI mediante la cual se establece la correlación de la nómina de mercaderías de prohibida importación y de aquellas que requieren de autorización previa para su importación”, solicitud que fue admitida a trámite por la Secretaría General por nota SG-X/4.2.1/00132/2002 de 14 de octubre de 2002, otorgando a la República del Ecuador 20 días hábiles para emitir los descargos pertinentes.

Argumenta que la Secretaría General “solicitó información adicional que debió ser requerida al inicio del procedimiento administrativo, y de ninguna manera luego de haber transcurrido más de 6 meses de presentada nuestra denuncia”, información que mediante facsímil Nº 108-2003MINCETUR/MCE/DNINCI de 3 de junio de 2003, fue remitida conforme a lo pedido.

Finalmente, manifiesta que “luego de haber aportado todas las pruebas requeridas así como haber transcurrido más de nueve (9) meses desde que fue presentada nuestra denuncia, la Secretaría General no ha emitido la Resolución a que está obligada de conformidad con la Decisión 425, poniendo en grave riesgo el prestigio y la imparcialidad que debe tener ese Órgano Subregional”.

Fundamentos de derecho En fecha 22 de noviembre de 2002 por facsímil Nº 342-2002MINCETUR/VMCE/DNINCI el Gobierno de Perú amparado en el artículo 54 de la Decisión 425 solicitó el pronunciamiento de la Secretaría General “toda vez que el plazo concedido al Gobierno ecuatoriano había vencido en exceso sin haberse obtenido respuesta alguna por parte de dicho País Miembro”.

Que mediante facsímil Nº SG-X/2.15.191/5612002 de 27 de noviembre la Secretaría General concedió un plazo adicional de 10 días para que el Gobierno del Ecuador presente los descargos y la documentación que considere necesaria, y Como fundamentos de derecho la República del Perú se ampara en los artículos 28, 49, 52 y 54 de la Decisión 425, el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 131 del Estatuto del Tribunal.

Solicita que se admita a trámite el Recurso por Omisión “declarándolo FUNDADO en su momento y ordenando a la Secretaría General de la Comunidad Andina emitir la Resolución que resuelve nuestra denuncia de fecha 2 de octubre de 2002 en contra de la República de Ecuador”. GACETA OFICIAL 1.3 Explicaciones de la Secretaría General Por escrito SG-C/0.5/1660/2003 de 17 de septiembre de 2003 la Secretaría General acude al Tribunal “con el fin de contestar el recurso por omisión interpuesto por la República del Perú”.

Antecedentes La relación de hechos presentada por la Secretaría General es similar a la de la República del Perú, a las que se agregan como hechos importantes: Que, el 18 de marzo de 2003 mediante fax 117, el Gobierno del Ecuador “anunció que la Resolución 145 del COMEXI, materia del reclamo del Perú, fue sustituida por la Resolución 183 ” que fue remitida a la Secretaría General el 2 de julio de 2003 por oficio 03 2892 DININ.

La Secretaría General puso en conocimiento del Perú la nueva Resolución 183 a la que el Gobierno del Perú no dio respuesta. Finalmente indica que el 4 de septiembre de 2003, el Gobierno del Perú remitió fax 751-2003MINCETUR/VMCE/DNINCI, “a través del cual solicita a la Secretaría General que continúe con el trámite administrativo, para lo cual aportó ciertas consideraciones que fundamentarían su reclamación en relación son las Resoluciones 182 y 183”.

Fundamentos de la contestación Sostiene que “la norma interna adoptada por Ecuador (Resolución 145 del COMEXI), que dio origen a la reclamación de la República del Perú, fue expresamente derogada”, por lo que la solicitud, por parte del Perú de emitir Resolución “carece de todo fundamento, en razón de que con la adopción de las Resoluciones 182 y 183 del COMEXI se produjo una sustracción de la materia sobre la que versó la reclamación original” y que para continuar la investigación solicitada por la República del Perú “era necesario que confirmara y fundamentara su reclamación con base en los nuevos elementos que aporta la Resolución 183”.

Indica que la nueva reclamación por parte del Perú respecto de las Resoluciones 182 y 183 del COMEXI tuvo “lugar el 4 de septiembre pasado, es decir con posterioridad a la interposi- 14/11/2003 3.36 ción del recurso por omisión” sobre la cual la Secretaría General debió emitir su pronunciamiento una vez agotado el procedimiento previsto en la Decisión 425.

La Secretaría General argumenta que sus actuaciones “se han guiado por el ‘principio de uso de los procedimientos y formalidades para lograr el cumplimiento de los objetivos de la norma y racionalización de la actividad administrativa’, conforme al cual la Secretaría General debe asegurarse de que las exigencias en materia de procedimientos administrativos y de formalidades sean interpretadas en forma razonable y usadas sólo como instrumentos para alcanzar los objetivos de la norma, conforme lo prevé el artículo 5 del Reglamento de Procedimientos Administrativos”, razones por las cuales otorgó al Ecuador los plazos antes mencionados.

La Secretaría General se “opone a las pretensiones de la demanda y solicita que se declare infundada la pretensión de la República del Perú dirigida a obtener un pronunciamiento de este órgano comunitario sobre una denuncia que se refería a una norma actualmente derogada” y solicita “la expresa condena en costas a la parte demandante por haber planteado un recurso que carece de fundamento”.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal es competente para conocer del presente Recurso por Omisión en virtud de lo previsto en el artículo 37 de su Tratado de Creación, concordante con las normas del Capítulo IV del Título III de su Estatuto en las que se regula lo relativo al Recurso por Omisión; Que se han observado las formalidades inherentes a dicho recurso, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado; y Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a: 1.

Naturaleza jurídica del Recurso por Omisión El Recurso por Omisión o Inactividad persigue hacer cesar la inactividad y compeler, ya sea al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría General cuando GACETA OFICIAL se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a cumplir con su conducta de emitir el pronunciamiento.

En consecuencia, el recurso por omisión está previsto para los casos en los que los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir una disposición de derecho comunitario no lo hacen y de esta manera infringen la normativa comunitaria al abstenerse de actuar. El tratadista Guy Isaac, sostiene que: “El Tribunal de Justicia no sólo es competente para sancionar los actos irregulares adoptados por las instituciones comunitarias sino que también lo está para sus inacciones contrarias al derecho comunitario”.

(Isaac Guy, Manual de Derecho Comunitario General, Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1985, p. 285). Eduardo García de Enterría al hacer referencia a “ dos modelos conocidos de recurso contencioso administrativo de sistemas nacionales continentales: la técnica del silencio administrativo denegatorio que procede del Sistema Francés y hoy generalizada, y la técnica de la acción por inactividad de la administración propia del Derecho Alemán, dice, en cualquier caso, es notorio que el régimen de este recurso permite controlar el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Tratado a las instituciones comunitarias, lo que es por si solo bastante más de lo que permite el sistema español de regulación del silencio administrativo, solo muy insuficientemente apto para fiscalizar esa inactividad material, lo que nos aproxima al régimen alemán de la acción por inactividad”.

(Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Editorial Civitas S.A., Madrid 1986, pp. 687-688). El Recurso por Omisión se encuentra regulado en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 129 y siguientes del Estatuto. Este recurso; junto con las acciones laborales y la función arbitral, fueron introducidas como competencias del Tribunal mediante el Protocolo de Cochabamba a partir del 25 de agosto de 1999.

En la exposición de motivos de este recurso se dijo: “Para que opere eficazmente el control de la legalidad por parte del Tribunal, debe contemplarse no sólo el examen y la sanción por el órgano judicial de las conductas positivas contrarias al ordenamiento jurídico de los órganos del Acuerdo, sino también 14/11/2003 4.36 las omisiones o abstenciones que impliquen infracción de la norma comunitaria.

El recurso de nulidad se refiere sólo a la actividad positiva de los órganos del Acuerdo, por lo cual se ha considerado necesario dotar a los actores de la integración –Países Miembros, Órganos del Acuerdo y personas naturales o jurídicas– de un instrumento que les permita reclamar a las autoridades del Acuerdo, cuando éstas se hayan abstenido de cumplir una actuación a la que estén obligadas por el ordenamiento jurídico andino, instándolas a cumplir o acudiendo al Tribunal de Justicia para que éste disponga el cumplimiento de la actuación omitida”.

Conforme a dichas normas, tienen legitimación activa para presentar el mencionado recurso el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, estas últimas previa comprobación de que la omisión o inactividad afectan sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos.

Para que prospere la acción conforme a lo dispuesto en los artículos 37 del Tratado de Creación y 131 de su Estatuto, se exige el cumplimiento previo de una etapa administrativa que necesariamente tiene que agotarse ante el Órgano Comunitario correspondiente, en el sentido de que: (i) quien pretenda usar este recurso debe, previamente, requerir por escrito al Órgano correspondiente el cumplimiento de la actividad omitiva; y, (ii) que en el plazo de treinta días para que el Órgano respectivo de respuesta a la solicitud, no se pronuncie al respecto.

Sólo cumplidos estos requisitos se puede hacer uso del recurso por omisión y en consecuencia acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Las pruebas Obran en autos, adjuntados a la demanda en calidad de prueba, los siguientes documentos: (i) copia del Oficio Nº 63-2002MINCETUR/VMCE/ DNINCI de 2 de octubre de 2002 por el que el Gobierno del Perú presentó una denuncia en contra del Gobierno de Ecuador por haber emitido la Resolución Nº 145 del COMEXI (folio 10, anexo B)I;

(ii) copia del facsímil Nº SG-X/4.2.1/ 001321/2002 de 14 de octubre de 2002, mediante el cual la Secretaría General decidió admitir a trámite la denuncia en contra el Gobierno ecuatoriano (folio 11, anexo C); (iii) copia del facsímil GACETA OFICIAL Nº 342-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI por el cual el Gobierno del Perú, amparado en el artículo 54 de la Decisión 425, solicitó el pronunciamiento de la Secretaría General (folio 12, anexo D);

(iv) copia del facsímil Nº SG-X/2.15.19/15612002 de 27 de noviembre de 2002 por el cual la Secretaría General concedió un plazo adicional de 10 días hábiles al Gobierno de Ecuador para que presente los descargos (folio 13, anexo E); (v) copia del facsímil Nº SG-X/2.15.19/015/2003 de 14 de enero de 2003 por el cual la Secretaría General concedió 30 días hábiles al Gobierno de Ecuador (folio 14, anexo F);

(vi) copia del facsímil Nº 67-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 22 de abril de 2003, mediante el cual el Gobierno del Perú inició los trámites para la interposición de la demanda por omisión, solicitando el pronunciamiento de la Secretaría General al amparo del artículo 37 del Tratado de Creación (folios 15 y 16, anexo G); (vi) copia del facsímil Nº SG-F/2.15.19/687/2003 de 30 de abril de 2003, a través del cual la Secretaría General solicitó al Gobierno del Perú informe acerca de los productos que pudieran estar siendo afectados por la Resolución Nº 145 del COMEXI (folios 17 y 18, anexo H); y, (vii) copia del facsímil Nº 108-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 3 de junio de 2003, por el cual el Gobierno del Perú remitió a la Secretaría General la información requerida (folio 19, anexo I).

Igualmente se encuentran en el expediente como anexos de la explicación presentada por la Secretaría General los siguientes documentos: (i) copia de la Decisión Nº 530 que contiene la elección del Secretario General de la Comunidad Andina (folio 40, anexo A); (ii) copia de la comunicación SG-4.2.1/001321/2002 de 14 de octubre de 2002, mediante la cual la Secretaría General decidió admitir a trámite la denuncia en contra el Gobierno ecuatoriano (folios 42 y 43, anexo B);

(iii) copia del fax 592 DININ de 25 de noviembre de 2002 por el que el Gobierno de Ecuador solicitó a la Secretaría General una prórroga del plazo (folio 45, anexo C); (iv) copia de la comunicación SGF-F/2.15.19/00/2002/1561 de 26 (sic) de noviembre de 2002, por la cual la Secretaría General concedió un plazo adicional de 10 días hábiles al Gobierno de Ecuador para que presente los descargos (folios 47 y 48, anexo D);

(v) copia del correo electrónico de 2 de diciembre de 2002 por el que el Gobierno de Ecuador presenta justificativos y anexa las leyes nacionales que respaldaban la aplicación de la medida (folios 50 a 70, anexo E); (vi) copia 14/11/2003 5.36 de la comunicación SG-F/2.15.19/2195-02 de 12 de diciembre de 2002, por la que la Secretaría General solicita que el Gobierno de Ecuador oficialice los descargos presentados (folio 72, anexo F);

(vii) copia de la comunicación 611 DININ de 16 de diciembre de 2002 a través de la cual el Gobierno de Ecuador solicitó una nueva ampliación de plazo (folio 74, anexo G); (viii) copia de la comunicación 644 DININ donde la República del Ecuador solicita 60 días hábiles de ampliación de plazo (folio 76, anexo H); (ix) copia de la comunicación SG/F/2.15.19/011/2003 de 14 de enero de 2003 por la cual la Secretaría General concedió 30 días hábiles adicionales al Gobierno de Ecuador (folio 78, anexo I);

(x) copia del fax 117 de 18 de marzo de 2003 por el que el Gobierno de Ecuador notifica que la Resolución 145 fue sustituida por la Resolución 183 (folio 80, anexo J); (xi) copia de la comunicación SG/F/2.15.19/465/2003 de 26 de marzo de 2003 por la que la Secretaría General solicitó al Ecuador remita la Resolución 183 (folio 82, anexo K);

(xii) copia del oficio 03-2892 DININ de 2 de julio de 2003 mediante el cual el Gobierno de Ecuador envía la Resolución 183 (folios 84 a 207, anexo M); (xiii) copia de la comunicación SG/C/ 2.15.19/1240/20038 de 18 de julio de 2003 en la que la Secretaría General puso en conocimiento del Perú la nueva Resolución 183 (folios 210 y 211, anexo N);

(xiv) copia de la comunicación SG/R2.15.19/186/2003 de 24 de julio de 2003 por la que la Secretaría General notificó a los Gobiernos de Bolivia, Colombia y Venezuela de la Resolución 183 (folios 213 a 215, anexo Ñ); (xv) copia de la comunicación SG/F/2.15.19/ 1428/2003 de 29 de agosto de 2003 por el que la Secretaría General concede un plazo adicional al Gobierno del Perú para que presente observaciones (folio 217, anexo O);

(xvi) copia del facsímil 715-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI por el que el Perú solicita que se continúe el procedimiento (folios 219 a 221, anexo P). No se encuentran en el expediente los siguientes anexos: (i) anexo L donde según la Secretaría General “dicho País Miembro informó que la Resolución 145 del COMEXI fue modificada por la Resolución 182 ”;

(ii) anexo Q, que contendría las Resoluciones 182 y 183 del COMEXI, y, (iii) anexo R, que contendría la Resolución 145 del COMEXI. Con referencia a las pruebas aportadas, conforme a lo señalado por el Tribunal con base en el artículo 74 de su Estatuto, se estima pertinente reiterar que: “…las pruebas deben ofrecerse, GACETA OFICIAL decretarse, practicarse e incorporarse al proceso en la forma, oportunidades y términos señalados en el citado instrumento.

Y en la doctrina se ha precisado que un documento tendrá validez como prueba si cumple ciertos requisitos que ‘pueden radicar en el documento o en el procedimiento para su aportación al proceso’, señalando como una de tales exigencias el que los documentos ‘hayan sido llevados y admitidos al proceso en oportunidad y con los requisitos legales, porque si bien su incumplimiento no vicia de nulidad el documento en sí mismo, sí invalida su aportación y le quita su valor como prueba’ (DEVIS ECHANDIA, HERNANDO.

“Compendio de Derecho Procesal”, tomo II, Pruebas Judiciales; séptima edición; páginas 411 y 417)” (Sentencia emitida en el Proceso 34-AI-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002. Caso: patente de segundo uso). En el caso de autos no se encuentra incluidos los anexos L, Q y R a los que hace mención la Secretaría General por lo que no serán tomados en cuenta.

De acuerdo al artículo 133 del Estatuto el Tribunal emitirá sentencia con base a la documentación técnica existente, los antecedentes del caso y las explicaciones suministradas, por lo tanto sólo estas pruebas serán apreciadas por este Tribunal con el mérito que corresponda. 3. Del procedimiento para la calificación de gravámenes o restricciones Dentro del Programa de Liberación constituido y reglado en el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena (codificado mediante Decisión 563 de la Comisión), correspondiente al anterior Capítulo V del ahora sustituido Acuerdo base (codificado mediante Decisión 406 de la Comisión), el vigente artículo 74 (antes artículo 73) establece la potestad de la Secretaría General de determinar si una medida adoptada por un País Miembro constituye “gravamen” o “restricción”.

En el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina (codificado mediante Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relacione Exteriores), dentro del Título V, Capítulo I, se regula lo relativo a “los procedimientos para la calificación de gravámenes o restricciones”. El Tribunal estima necesario realizar un breve análisis del procedimiento regulado en las normas antes citadas, a efectos de tener un paráme- 14/11/2003 6.36 tro de comparación con lo acontecido en el caso en estudio.

El artículo 46 de la Decisión 425 señala los legitimados para acudir a la Secretaría General a fin de solicitar su pronunciamiento sobre alguna medida aplicada unilateralmente por un País Miembro que consideren constituye un gravamen o restricción al comercio intrasubregional. El artículo 47 establece los requisitos formales que debe contener toda solicitud para la calificación de gravámenes o restricciones.

El artículo 48 establece el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud para que la Secretaría General analice la documentación presentada, y determine si la misma cumple con los requisitos exigidos en el indicado artículo 47. Sólo en caso de no cumplirse con alguno de dichos requisitos, la Secretaría General notificará por escrito al solicitante sobre cualquier observación o insuficiencia en la solicitud, y le concederá un plazo de quince (15) días hábiles para la corrección de las mismas.

Si trascurrido dicho lapso, el solicitante no aportase los documentos exigidos o éstos fueren aún insuficientes, la Secretaría General podrá desestimar la solicitud. La desestimación se dará mediante una simple providencia a ser emitida al vencimiento del plazo concedido cuando los nuevos documentos no hayan sido presentados, o dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de los nuevos documentos, cuando estos fueren insuficientes.

Contra esta providencia, los interesados podrán interponer el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 37 eiusdem. Si la Secretaría General encuentra, en los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, que ésta cumple con los requisitos formales del artículo 47, según lo establece el artículo 49, dará inicio a la investigación. El artículo 50 establece el plazo de diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la investigación, para que la Secretaría General se dirija por escrito al País Miembro investigado, y le informe sobre la medida que se va a analizar, adjuntando la información que resulte pertinente, y la identificación de la mercancía afectada por la medida de que se trate, si corresponde.

Además, dependiendo de la urgencia del caso, se le deberá otorgar a dicho País Miembro un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, para que presente su respuesta. Esta comunicación será notificada a los demás Países Miembros y al GACETA OFICIAL solicitante, a efectos de que, conforme al artículo 51, dentro del lapso concedido para la respuesta, éstos presenten los elementos de información que consideren pertinentes.

Únicamente a petición razonada del País Miembro investigado o de cualquier otro País Miembro, el plazo concedido podrá ser ampliado hasta por diez (10) días hábiles adicionales, de conformidad con el artículo 52. Una vez vencido el plazo concedido para la respuesta del País Miembro investigado, según lo dispone el artículo 54, la Secretaría General tendrá diez (10) días hábiles para emitir una Resolución en que califique si la medida constituye o no un gravamen o restricción al comercio intrasubregional, la cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 55.

Por tanto, del procedimiento regulado en la Decisión 425, brevemente detallado, se puede determinar que a partir de la recepción de una solicitud relativa al pronunciamiento de la Secretaría General sobre si una medida aplicada unilateralmente por un País Miembro constituye un gravamen o restricción al comercio intrasubregional, y en caso de extenderse al máximo los plazos allí establecidos —sin incluir la posible reconsideración de desistimiento de la solicitud—, el procedimiento tiene una duración de setenta y tres (73) días hábiles, vencido lo cual, deberá ser emitida la Resolución que califica si la medida constituye o no un gravamen o restricción al comercio intrasubregional. 4.

Objeto del Recurso por Omisión El objeto del recurso radica y se fundamenta en el hecho de que la Secretaría General no emitió la Resolución a que estaba obligada de conformidad con los artículos 28, 49, 52 y 54 de la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y en los artículos 37 del Tratado de Creación y 131 del Estatuto.

Al respecto, en el caso de autos se evidencia que el 2 de octubre de 2002 el Gobierno del Perú por oficio Nº 63-2002-MINCETUR/VMCE/ DNINCI presentó denuncia ante la Secretaría General, contra el Gobierno ecuatoriano al haber expedido la Resolución 145 del COMEXI, en la cual se establece la correlación de la nómina de mercaderías de prohibida importación y de aquellas que requieren de autorización previa para su importación. 14/11/2003 7.36 La Secretaría General, mediante comunicación SG-X/4.2.1/001321/2002 de 14 de octubre de 2002, se dirigió tanto al Gobierno de la República del Perú como al Gobierno de la República del Ecuador.

Conforme se desprende de la primera de las comunicaciones (folio 11), la Secretaría General informó al Perú sobre el inicio de la investigación y le otorgó un plazo de veinte (20) días a efectos de remitir “cualquier otra información que juzgue pertinente”. En la segunda de las comunicaciones antes aludida, dirigida a la República del Ecuador (folio 43), se desprende que la Secretaría General informó sobre su decisión de iniciar la investigación, y le concedió 20 días para que presente los descargos y pruebas que juzgue pertinentes, al amparo del artículo 50 de la Decisión 425.

Mediante Facsímil Nº 342-2002-MINCETUR/ VMCE/DNINCI, de 22 de noviembre de 2002 (folio 12), el Gobierno del Perú solicitó nuevamente a la Secretaría General que califique “como una restricción al comercio la conducta adoptada por Ecuador”, advirtiendo que los 20 días hábiles otorgados para presentar los descargos se han vencido y “no se ha obtenido respuesta alguna por parte del Ecuador”.

Por fax 592 DININ de 25 de noviembre de 2002, el Gobierno del Ecuador solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles, que es concedida por la Secretaría General mediante comunicación SG-F/2.15.19/00/1561/2002 de 27 de noviembre de 2002 (folio 48). De estas actuaciones se desprende que tanto la República del Ecuador como la República del Perú dieron respuesta a la comunicación inicial de la Secretaría General cuando había transcurrido en exceso el plazo concedido al respecto.

Sin embargo, dicho Órgano comunitario concedió al Ecuador los diez (10) días adicionales. Mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2002 (folios 50 y 51), el Gobierno del Ecuador presentó sus descargos sobre la Resolución 145 del COMEXI; a lo que la Secretaría General le solicita, mediante comunicación SG/ F/2.15.19/2195-02, de 12 de diciembre de 2002 (folio 72), oficialice dicha comunicación, y le indica los elementos que deberá contener cualquier descargo para desvirtuar una posible medida que constituya una restricción. Posteriormente, la República del Ecuador por comunicaciones 661 DININ de 16 de diciembre de 2002 GACETA OFICIAL (folio 74), y 664 DININ de 18 de diciembre de 2002 (folio 76), solicitó nueva ampliación de plazo por sesenta (60) días hábiles más, a lo que la Secretaría General por comunicación SG/ F/2.15.19/011/2003 de 14 de enero de 2003 respondió otorgándole un nuevo plazo adicional de treinta (30) días.

Una vez transcurrida la ampliación del plazo otorgado por la Secretaría General, sin que ésta dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 54 de la Decisión 425, recién en fecha 17 de marzo de 2003 por Fax 117 DININ la República de Ecuador hace conocer que la Resolución 145 del COMEXI ha sido derogada por la Resolución 183 emitida por el mismo Órgano. La República del Perú, al no obtener pronunciamiento por parte de la Secretaría General, por oficio Nº 67-2003-MINCETUR/MCE/DNINCI de 22 de abril de 2003 inicia el trámite para la interposición del Recurso por Omisión amparada en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal observando los requisitos previos previstos por dicha norma y por el artículo 131 de su Estatuto.

Asimismo, la República del Perú adjunta como prueba adicional de la conducta del Ecuador, “copia de la Resolución Nº 182 del COMEXI, publicada en el Registro Oficial Nº 57… mediante la cual dicho País Miembro establece una nómina adicional de mercaderías de prohibida importación”, y solicita que “la misma sea incluida dentro del pronunciamiento que será emitido por la Secretaría General” (folios 15 y 16).

La Secretaría General por comunicación SG-F/ 2.15.19/687/2003 de 30 de abril de 2003, solicita al Gobierno del Perú dé a conocer los productos de origen peruano que pudieran estar siendo afectados con las medidas establecidas por las Resoluciones Nos. 145 y 182 del COMEXI, concediéndole para tal efecto quince (15) días hábiles (folios 17 y 18).

Mediante comunicación 117 DININ, de 17 de marzo de 2003 (folio 80), la República del Ecuador informó a la Secretaría General, que la Resolución 145 del COMEXI fue derogada por Resolución 183 “la misma que será publicada en el Registro Oficial en los próximos días”. Por comunicación SG/F/2.15.19/465/2003, de 26 de marzo de 2003 (folio 82), la Secretaría General solicitó al Ecuador la remisión de una copia de la publicación en el Registro Oficial de la Reso- 14/11/2003 8.36 lución 183 del COMEXI.

Mediante oficio 03 2892 DININ, de 2 de julio de 2003, el Ecuador remitió copia de la publicación de la Resolución 183 del COMEXI (folios 84 a 207). No obstante, de que ya se encontraba en trámite la fase previa del Recurso por Omisión, el Gobierno del Perú, protestando por el tardío requerimiento contenido en la comunicación SGF/2.15.19/687/2003 de 30 de abril de 2003 de la Secretaría General, el 3 de junio de 2003 le remitió la información requerida.

Finalmente, y pese a que la Secretaría General recibió dicha información aún dejó pasar el plazo para pronunciarse incumpliendo nuevamente lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Decisión 425. Sin embargo, el Tribunal estima de importancia tener en cuenta lo relativo al “incumplimiento continuado” en el que pueden incurrir los Países Miembros durante una investigación administrativa por un supuesto incumplimiento de sus compromisos comunitarios, o incluso durante el trámite jurisdiccional.

Dicha figura se presenta cuando “la norma legal comprometida solamente es un instrumento para materializar determinada conducta que puede ser contraria o nó a lo previsto en el orden comunitario si tal norma se deroga o si se modifica, pero la conducta persiste o se transforma, haciéndose más gravosa o atemperándose en sus efectos, el incumplimiento subsiste con las características, se insiste, de un incumplimiento continuado”.

(Sentencia emitida dentro del Proceso 07-AI-98, publicada en la Gaceta Oficial Nº 490 de 4 de octubre de 1999). La Secretaría General en sus explicaciones al Recurso por Omisión interpuesto por el Perú, sostiene que al haberse emitido las Resoluciones 182 y 183 del COMEXI derogando la segunda la Resolución 145, se habría producido sustracción de la materia y por consiguiente que la pretensión del Gobierno del Perú carece de fundamento.

Al respecto, considera este Tribunal que de acuerdo a la petición del Gobierno del Perú en su Recurso por Omisión, se pretende que la Secretaría General emita la Resolución “que resuelve nuestra denuncia de fecha 2 de octubre de 2002”. Si bien las Resoluciones 182 y 183 no son materia del presente Recurso y merecerán oportuno pronunciamiento por parte de la Secretaría General, esta acción se sus- GACETA OFICIAL 14/11/2003 9.36 tenta en el hecho de no haberse dictado la Resolución a la que estaba obligada sobre la materia contenida en el Resolución 145 del COMEXI conforme lo prescribe el artículo 54 de la Decisión 425, sin perjuicio de examinar si las medidas adoptadas por el Ecuador a través de las citadas Resoluciones 182 y 183 hayan posteriormente superado o no el supuesto incumplimiento originalmente denunciado por la República del Perú, por tanto, el presente caso no supone sustracción de la materia, y no sustituye ni menos libera a la Secretaría General de la obligación de dictar resolución en los plazos previstos. la demanda, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 54 de la Decisión 425.

Con fundamento en las consideraciones anteriores: Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TERCERO: Abstenerse de condenar al pago de las costas judiciales, toda vez que no fueron solicitadas expresamente por la demandante.

Notifíquese la presente sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal, y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO DECIDE PRIMERO: Declarar procedente el Recurso de Omisión presentado por la República del Perú contra la Secretaría General de la Comunidad Andina, por haber incurrido en una conducta omisiva al no haber dictado la Resolución a que estaba obligada conforme a lo dispuesto por el artículo 54 de la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

SEGUNDO: Compeler a la Secretaría General de la Comunidad Andina para que en el plazo de diez (10) días a partir de la notificación de la presente sentencia, emita la Resolución que contenga el pronunciamiento sobre el objeto de Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 86-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 5394. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: DERMALUB. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio Nº 1644, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colom- GACETA OFICIAL bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 5394, oficio que fue recibido el 04 de septiembre de 2003. 14/11/2003 10.36 del registro de DERMALUB fundamentada en la existencia previa de la marca LUBRIDERM ”.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: Esta observación fue declarada infundada y en consecuencia se concedió el registro de la marca comercial DERMALUB para distinguir productos pertenecientes a la clase N° 5. Para esta concesión se consideró que “ el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos distintivos, pues considera que entre la expresión DERMALUB y la marca LUBRIDERM no existen semejanzas gráficas, fonéticas ni conceptuales que puedan inducir al consumidor en error ”. 1.

Las partes 2.2. Fundamentos de la demanda La demandante es la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY. Se demanda a la República de Colombia representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Como tercero interesado interviene la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY interpone la acción de nulidad que da origen al presente proceso de interpretación prejudicial, a fin de solicitar al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la nulidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones N° 004769 de fecha 24 de febrero de 1997, 27823 de fecha 31 de octubre de 1997 y 3110 de fecha 2 de septiembre de 1998.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de septiembre de 2003. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1.

Hechos La sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A., el 20 de febrero de 1992, presentó solicitud de registro del signo DERMALUB, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas, comprendidos en la clase número 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La demandante es titular de la marca LUBRIDERM (Nominativa) con Nos. de Registro 106.920 y 106.921 correspondientes a la clase 5, ya citada, y clase 3 (A saber, Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos) respectivamente.

A esta solicitud, “El 22 de septiembre de 1993 la sociedad demandante presentó escrito de observación con base en la solicitud prioritaria La demandante señala, según el consultante, que debe declararse la nulidad de dichas Resoluciones, por cuanto con su expedición se han violado el artículo 81 y los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, como consecuencia de dicha declaratoria de nulidad se restablezca el derecho de la demandante, declarando fundada la observación presentada a la solicitud de registro de DERMALUB y se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar la inscripción de dicha marca.

En la consulta se indica que la parte demandante considera que “ la entidad accionada no podía conceder el registro de la marca DERMALUB a la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A. para identificar productos de la clase 5ª, por ser confundible con la marca LUBRIDERM, previamente registrada para distinguir los mismos productos, puesto que al conceder dicho registro violó la prohibición tipificada por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena esto es, que concede el GACETA OFICIAL 14/11/2003 11.36 registro de una marca idéntica o semejante a una anteriormente registrada para identificar los mismo productos al punto de inducir a error”. actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; 2.3.

Contestación a la demanda Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio Mediante apoderado contesta la demanda señalando que “ con la expedición de los actos administrativos acusados ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas en cotejo, se evidencia que no se presentan similitudes que las hagan confundibles e impidan su coexistencia en el mercado ”. 2.3.2.

De la sociedad NOBEL FARMACÉUTICA S.A. Según el consultante, considera que “ la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que la marca DERMALUB es diferente desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad LUBRIDERM, aplicó correctamente los artículos 81 y 83, literales a) d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ” y que con este registro de marca, no se induciría al público a error.

Además en su escrito de contestación señala que “Es claro que el signo que se pretende registrar no presenta semejanzas o identidad con otro previamente solicitado para registro o efectivamente registrado por un tercero para los mismos productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (productos relacionados), pues conserva su capacidad distintiva y por ello se hace perfectamente registrable, ya que las semejanzas que se pretende argumentar son insuficientes para impedir su registro y declarar su notoriedad”.

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de artículos correspondientes a la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, dicha Decisión no se encontraba vigente a la fecha de la solicitud de la inscripción de la marca, por lo que el Tribunal, en uso de las facultades otorgadas por el Tratado y Estatuto del mismo, considera que deben interpretarse los artículos correspondientes a la Decisión 313, vigente en ese momento.

Estos artículos son los siguientes: 71, 73 literales a) d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- GACETA OFICIAL les el uso de la marca puede inducir a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 14/11/2003 12.36 En este sentido este Tribunal ha señalado que “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida”.

(Proceso 74-IP-2003 del 16 de septiembre de 2003 Marca: “A + grafica”). ( )” Con vista a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y de acuerdo con el principio de irretroactividad, las normas comunitarias sustantivas no tienen efectos retroactivos.

En este sentido, las situaciones jurídicas disciplinadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su concreción. Y si la nueva norma comunitaria no fuera aplicable, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo “DERMALUB”, se presentó el 20 de febrero de 1992, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 313. A fin de precisar cuál es la norma vigente para la fecha de expedición del acto administrativo y, en consecuencia, aplicable para juzgar sobre su legalidad, el Tribunal ha declarado que será aplicable “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Sentencia dictada en el expediente Nº 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, caso “CANALI”).

GACETA OFICIAL Asimismo, el Tribunal ha señalado, en salvaguardia de la seguridad jurídica, que “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso” (Sentencia dictada en el expediente Nº 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC”).

II. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA SU REGISTRO El segundo párrafo del artículo 71 de la Decisión 313 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, en este sentido dispone que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 72 y 73 de la Decisión 313. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los 14/11/2003 13.36 sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97.

G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). III. DE LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. DEL RIESGO DE CONFUSION. DE LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Uno de los objetivos del artículo 73 de la Decisión 313 es prohibir el registro de aquellos sig- GACETA OFICIAL nos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

En este sentido, el literal a) del artículo 73 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 73 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confu- 14/11/2003 14.36 sión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por GACETA OFICIAL 14/11/2003 15.36 un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo GACETA OFICIAL uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). IV. DE LOS PREFIJOS Y SUFIJOS DE USO COMUN En ciertos signos y/o marcas pueden ser utilizados sufijos o prefijos de uso común que unido a otras palabras crearía un signo capaz de identificar a algún producto en el mercado haciéndolo suficientemente distintivo, de modo de que no exista riesgo de confusión con otro producto.

Los prefijos y sufijos por ser comunes no pueden ser monopolizados. En este sentido el Tribunal ha señalado que “En el caso de marcas farmacéuticas es frecuente que las marcas se confeccionen con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que, por lo general, le dan al signo creado cierto poder evocativo, bien sea de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Se ha dicho que tales partículas de uso común, por tal razón, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas, siendo ésta una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo ”. (Sentencia del proceso 78IP-2003 de 24 de septiembre de 2003, marca: “HEMAVET”). V. MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista del atributo de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”). 14/11/2003 16.36 Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 73, literal d, de la Decisión 313, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Además, de conformidad con el artículo 73, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tie- GACETA OFICIAL nen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probada basándose, entre otros criterios, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Ya este Tribunal ha señalado que “ a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores”. (Sentencia dictada en el Proceso 67-IP-2003 de fecha 13 de agosto de 2003, marca: CARIBBEAN KING). 14/11/2003 17.36 se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.

Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Cuarto: Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél, a tenor de la potestad contemplada en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

En el presente caso, se procedió a la interpretación prejudicial de las normas correspondientes a la Decisión 313, por ser ésta la aplicable. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si Para establecer si existe riesgo de confusión entre marcas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

Para esa determinación no bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. La determinación del riesgo de confusión entre las marcas confrontadas en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Quinto: En la comparación entre marcas de productos farmacéuticos, el criterio GACETA OFICIAL 14/11/2003 18.36 del Juez Consultante debe ser mayormente riguroso a efecto de determinar la existencia del riesgo de confusión entre los signos. Sexto: En este tipo de marcas se utilizan prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos.

Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuesto, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Séptimo: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 88-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A.; Marca: “LOTO”. Proceso interno N° 6495. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- GACETA OFICIAL ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 4 de septiembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 8 de octubre del año 2003. 14/11/2003 19.36 Solicita adicionalmente la actora que, como restablecimiento del derecho, se declare fundada la observación presentada y, se ordene a la mencionada Superintendencia que proceda a cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca “LOTO”. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES: a) Los hechos 1.1 Partes - El 6 de mayo de 1999, la sociedad INDAS S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación “LOTO” como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.1 Actúa como demandante la SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se constituye en tercero interesado a la sociedad INDAS S.A. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., demanda que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 25094, de 26 de noviembre de 1999, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, concedió registro para la denominación “LOTO” como marca, solicitado por la sociedad INDAS S.A., para amparar productos de la Clase Internacional 5 y, consideró infundada la observación presentada por SOCIEDAD PAPELES NACIONALES S.A., con base en la marca de su propiedad “LOTUS”, que distingue productos de la clase 16; - Nº 02832, de 21 de febrero del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición deducido, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 09367, de 28 de abril del 2000, por la cual el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación también interpuesto, confirmó lo decidido en la Resolución inicial Nº 25094. - El 28 junio del mismo año, fue publicado el extracto de la referida solicitud, en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 480, Pág. 52. - La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en la marca de su propiedad “LOTUS”, destinada a amparar productos de la Clase Internacional 16. 2 - El 26 de noviembre de 1999, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 25094, por medio de la cual declaró infundada la observación formulada, y concedió el registro como marca para la denominación “LOTO”. 1 2 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. GACETA OFICIAL - La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. interpuso, dentro de término legal, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida. - El 21 de febrero del 2000 fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 02832 que confirmó la Resolución inicial en todas sus partes. - El 28 de abril del mismo año, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 09367 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes, agotándose de esta forma la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., mediante apoderado, manifiesta que la sociedad INDAS S.A. presentó solicitud de registro como marca para la denominación “LOTO”, destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5, solicitud respecto de la cual formuló demanda de observaciones al registro, argumentando la existencia de similitud con la marca de su propiedad “LOTUS” que ampara productos de la Clase Internacional 16.

Sostiene la violación del artículo 81 de la Decisión 344, ya que considera que si bien el signo “LOTO” cumple los requisitos de perceptibilidad y de susceptibilidad de representación gráfica, no lo hace respecto de la distintividad pues, según manifiesta, “…claramente se aprecia que el signo registrado por INDAS S.A. denominado ‘LOTO’ NO cumple con el requisito de distintividad extrínseca debido a que el signo enunciado es muy similar a la marca ‘LOTUS’ lo que lo hace confundible con la marca de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., debido a que las marcas enunciadas se refieren a productos similares, lo cual puede traer confusión en el mercado en cuanto a los productos distinguidos con las marcas enunciadas”.

Afirma adicionalmente, que “…por lo expuesto, la marca registrada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. excluye cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona.” 14/11/2003 20.36 Argumenta la violación, además, del artículo 83, literal a) de la misma Decisión, al considerar que “…si bien es cierto que las marcas denominadas ‘LOTO’ y ‘LOTUS’ NO son idénticas, no significa lo anterior que no sean confundibles, debido a que como se puede apreciar a simple vista, las dos sílabas que conforman la marca ‘LOTO’ son muy similares a las dos sílabas que integran la marca ‘LOTUS’, lo que hace que comparadas en su conjunto presenten más similitudes que diferencias, lo que puede llevar a que el público consumidor se confunda.” En torno a las similitudes de las marcas, señala que “existe un gran cúmulo de similitudes de orden ortográfico entre las marcas en conflicto, y por el contrario muy pocos elementos que logran diferenciarlas, lo que hace que el consumidor medio no pueda individualizar los productos distinguidos con las marcas enunciadas, sentándose confusión en el mercado.” Expresa que para establecer éstas similitudes, es necesario aplicar las reglas que permiten determinar si una marca es o no confundible con otra.

Respecto de la argumentación utilizada por la Superintendencia de Industria y Comercio al declarar infundada la observación, sostiene que “…no es cierto lo expresado por la Administración en cuanto a que las marcas no son confundibles, porque LOTUS clase 16 no incluye en su enumeración papel higiénico, pues en el Decreto 755 de 1972, que regía cuando se solicitó la marca LOTUS, se hacía referencia a ‘papel y artículos de papel’, dentro de lo cual quedan incluidos toda clase de papeles para uso higiénico (papel higiénico, servilletas y pañuelos de papel); además de que más adelante aludía a la protección de papelería, para significar artículos diferentes a uso higiénico, como por ejemplo libros, cuadernos, bloks (sic), libretas, etc.” En el mismo sentido concluye que “..está probado que la clase 16 sí protege toda clase de papeles de uso higiénico y que los paños higiénicos que protege la clase 5ª son similares en cuanto a su uso y finalidad de los productos de papel para uso higiénico de la clase 16.” Considera la violación, además, del artículo 102 de la misma Decisión, al señalar que “… se debe al hecho de que en la Demanda de Obser- GACETA OFICIAL 14/11/2003 21.36 vaciones y en el expediente administrativo que dio trámite a la marca ‘LOTO’ Clase 5, se demostró que existía la marca LOTUS Clase 16, que tiene un mejor derecho frente a la marca enunciada por estar registrada con anterioridad, pese a ello se desconoció el mejor derecho derivado de la citada marca declarándose infundada la Demanda de Observaciones de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y otorgándose la marca materia de la demanda de observaciones a INDAS S.A., por lo que al ser confundible la marca de la citada sociedad con la marca registrada y prioritaria …. se desconoce derechos previamente adquiridos y prioritarios de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., debido a que debe compartir el uso exclusivo de su marca con una marca confundible.” cluye que la coexistencia de las mismas no conlleva a engaño al consumidor, quien podrá diferenciarlas de otros productos, pues no existe confundibilidad ni semejanzas entre las mismas, habida cuenta que los productos que cubre la marca ‘LOTUS’, clase 16 y fundamento de la observación, no se relacionan con los productos de la clase 5, tales como productos higiénicos, medicinales, emplastos, material para curas, apósitos, vendas almohadillas de algodón, desinfectantes para uso higiénico (con exclusión de jabones desinfectantes) paños higiénicos, compresas topológicas, vendas elásticas y que no tiene relación con los papeles, cartón y otros artículos de esta especie que se distinguen con la marca fundamento de la observación.” En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP87, 4-IP-94, 9-IP-94, 2-IP-95, 20-IP-95 y 27-IP-95.

Concluye manifestando que “… en consecuencia, la marca ‘LOTO’ para la clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, pues señala que con la expedición de las resoluciones impugnadas “… no se ha incurrido en violación de normas constitucionales ni en las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Al referirse a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, aducida por parte de la actora, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 9-IP-94, 22-IP-96 y 14-IP-98, insistiendo en la concordancia de sus actos con lo previsto en las disposiciones legales vigentes sobre el tema marcario. Respecto a la registrabilidad de la marca solicitada, manifiesta que “…efectuado el examen comparativo de las marcas registradas en debate, ‘LOTO’ clase 5 y ‘LOTUS’ clase 16, se con- La sociedad INDAS S.A., considerada como tercero interesado en los resultados de esta controversia, no ha dado contestación a la demanda propuesta, según así consta del expediente recibido por este Tribunal.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en las disposiciones del artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión del entonces Acuerdo de Cartagena, correspondiente al anterior Estatuto del Organismo, sin embargo de lo cual este Organismo aprecia que el pedido se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia (Decisión 500), pues en efecto se identifica a la instancia nacional consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas GACETA OFICIAL que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo. 14/11/2003 22.36 “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1704, de 9 de julio del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado.

La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS a) Perceptibilidad En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servi- GACETA OFICIAL cio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/11/2003 23.36 para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

GACETA OFICIAL 14/11/2003 24.36 “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 4. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

6. CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOS “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. En recientes sentencias dictadas por este Tribunal, al referirse a la conexión competitiva que se da entre productos, se ha señalado que: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 5 4 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/11/2003 25.36 e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”.6 el registro es título constitutivo del derecho de marcas.” 7 Este Tribunal señala que lo trascrito anteriormente se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas.

Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio. “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: “Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar;

7. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” 8 Se entiende claramente que en un mercado comercial activo de registros de marcas, se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período, incluso al mismo tiempo.

En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el derecho de uso exclusivo de la marca. En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; “es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de la concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representa7 6 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996;

Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 20-IP-98, sentencia de 7 de agosto de 1998. G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RIO CLARO (nominativa)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995.

G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL do gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idén-ticos o similares a otros ya registrados por un tercero. 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente.

Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios, induciendo de este modo a error al público consumidor. 6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 14/11/2003 26.36 El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6495, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 14/11/2003 27.36 PROCESO Nº 96-IP-2003 Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81, 82, literal d, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Caso: marca “BODY GEAR PETROLERO mixta”. Expediente Interno N° 6123. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de octubre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal d, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “El 30 de marzo [de 1995] VICTOR HUMBERTO ANGEL solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca comercial BODY GEAR PETROLERO (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 … ”; que en la misma fecha “la mencionada División dispuso enviar el extracto de la solicitud para la publicación en la gaceta de Propiedad Industrial de la marca en comento”; que “El 13 de junio de 1995 el demandante presentó escrito de observación con base en la solicitud prioritaria del registro de la marca comercial PETROLEUM (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional, cuyo titular era en ese momento ALVARO RUIZ CASTAÑO. Dicho escrito estaba fundamentado en la notable similitud existente entre los signos en conflicto”; que “El 12 de di- ciembre de 1995 se dio respuesta al anterior escrito de observación, alegando que la marca comercial PETROLEUM era nominativa, mientras que BODY GEAR PETROLERO era una marca mixta, razón por la cual, mediante Resolución 22229 de 27 de agosto de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a declarar infundada la observación presentada y en consecuencia [concedió] el registro de la marca comercial BODY GEAR PETROLERO (MIXTA) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 internacional” (Clase 25: “Vestidos, calzados, sombrerería”).

De la demanda se desprende adicionalmente, a propósito de la marca PETROLEUM (mixta), que “El 3 de Agosto de 1.999, el Señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, por intermedio de apoderado se hace parte dentro del proceso en su condición de nuevo titular de la marca por cesión que le hiciera el Señor ALVARO RUIZ CASTAÑO”. 1.2. Cuestión de derecho Según el demandante, “las normas violadas por la Administración al expedir el acto acusado son las siguientes: … Artículo 81, artículo 82 Literal d), Artículo 83 literal a) de la Decisión 344”.

En relación con el citado artículo 81, alega que “la expresión BODY GEAR es descriptiva de los productos que se pretenden distinguir”; que “Algunos diccionarios traducen: GEAR: Verbo Vestir BODY: Cuerpo. Lo que significa vestir el cuerpo ó vestir prendas íntimas femeninas y es evidente que dicha expresión es descriptiva de los productos que pretende distinguir, cuales son productos de vestir el cuerpo la que resulta absolutamente irregistrable”; que “… si observamos la Clasificación Internacional de (sic) Arreglo de Niza vemos que trae dentro de la clase 25 productos tales como BODYS y bien es sabido que nos (sic) es legalmente posible utilizar signos que designen el bien susceptible de distinguirse, en este sentido dicha expresión puede GACETA OFICIAL ser considerada como genérica y por lo tanto no apta para constituir marca”; que “no nos queremos apartar de que ciertas expresiones genéricas o descriptivas acompañadas por otras expresiones puedan constituir una marca perfectamente registrable, pero respecto de esos términos genéricos o descriptivos no podrá reinvindicarse (sic) ningún derecho, así formen parte la marca (sic)”; que “las figuras que acompañan la expresión BODY GEAR PETROLERO esta (sic) constituida por torres de petróleo, un elemento más que debió servirle de guía al funcionario en el momento de determinar cual (sic) era la expresión predominante sin olvidar que dicha torre forma parte del registro de la marca comercial PETROLEUM (MIXTA) clase 25 debidamente registrada”; que la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) “no es intrínsecamente distintiva y por lo tanto no es susceptible de registro”; que “… la única comparación posible era entre las expresiones PETROLERO Y PETROLEUM, es evidente que se presta a confusión y por tanto no puede ser objeto de registro por tratarse de una expresión extrínsecamente irregistrable”; y que “una expresión cualquiera no puede ser objeto de un derecho privativo sino (sic) es distintiva, como es el caso que nos ocupa, toda vez que la expresión PETROLERO (MIXTA) acompañada de la expresión genérica BODY GEAR se confunde con la marca comercial PETROLEM (MIXTA) (PETROLERO) (sic) y en esa medida la División de Signos Distintivos violó el artículo 81 de la Decisión 344 … al conceder el registro de una marca confundible con otra previamente registrada”.

En cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344, el actor alega que “la expresión PETROLEO ó PETROLEUM es una denominación de fantasía respecto de los productos de la clase 25 internacional, por lo tanto tuvo un trabajo mayor para que su titular lograra que el consumidor fije dicha expresión con los productos distinguidos con la citada marca.

Pero una vez esto se logra surgen inmediatamente una serie de imitadores de la marca, que en su esfuerzo por aprovecharse de la aceptación de la marca por los consumidores dentro del mercado, empiezan a copiar elementos de esa marca principal induciendo a creer que se trata de la misma marca”; que la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) “reproduce en forma absoluta el concepto ideológico de la marca comercial PETROLEUM (MIXTA), y por este solo hecho es irregistrable”; que, en relación con los 14/11/2003 28.36 productos de la clase 25, “existen algunas prendas que por su contextura o particularidades no permiten fijar la marca en forma completa, razón por la cual es costumbre de los confeccionistas escoger un elemento de ella, como es este caso, nos referimos a la Torre …”; que “existe similitud fonética entre las expresiones en conflicto, lo que imposibilita el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (MIXTA), clase 25 ya que induce a error al público consumidor respecto de la marca debidamente registrada PETROLEUM (MIXTA)”; y que “Las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma similar para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca PETROLEUM, reproducidos casi totalmente en el signo PETROLERO … Además de lo anterior, ortográficamente las dos signos (sic) son confundibles por su identidad (sic)”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “con la expedición de los actos administrativos acusados ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la marca BODY GEAR PETROLERO (MIXTA) con la marca PETROLEUM, se evidencia que no se presentan similitudes que las hagan confundibles e impidan su coexistencia en el mercado que conlleven a error al público consumidor, pues no existen semejanzas gráficas, ortográficas ni fonéticas”; y que “aduce que la marca BODY GEAR PETROLERO (MIXTA) para distinguir los productos de la clase 25 es registrable y cumple los requisitos establecidos en la norma comunitaria, puesto que se dan los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”. 2.2.

Afirma el consultante que el apoderado judicial del señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA, quien contesta la demanda a título de tercero interesado, “considera que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que la marca BODY GEAR PETROLERO (MIXTA) es diferente desde los puntos de vista gráfico, fonético y GACETA OFICIAL visual con la marca registrada con anterioridad PETROLEUM (MIXTA), aplicó correctamente los artículos 81, 82 literal d), y 83 literal a) del Acuerdo de Cartagena (sic), al declarar infundada la observación formulada, puesto que el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (MIXTA) no induciría a (sic) consumidor en error”.

Del escrito de contestación del tercero interesado se desprende además que, a su juicio, “el signo BODY GEAR PETROLERO (MIXTO) debía ser registrado como marca, como en efecto lo hizo la Superintendencia de Industria, por tratarse de un conjunto de elementos y no exclusivamente de un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial de Colombia, equivalga a la designación común o usual de los productos o servicios que distingue”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literal d, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 14/11/2003 29.36 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )”. Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 338 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal d, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y GACETA OFICIAL distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisi- 14/11/2003 30.36 to guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De los signos mixtos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado conceptual; el gráfico, compuesto por una imagen visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura compleja se halla integrada por un elemento denominativo y un elemento gráfico.

A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, en la tarea de comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP88, de fecha 9 de diciembre de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

En relación con la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). GACETA OFICIAL III. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. En este contexto, el Tribunal ha manifestado que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

En el caso de los signos genéricos, el Tribunal ha señalado que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, 14/11/2003 31.36 frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo establecido en la sentencia del expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mismo año, caso “OFERTA”; y en la del expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Por último, en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. GACETA OFICIAL A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno 14/11/2003 32.36 de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, una impresión general en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura en- GACETA OFICIAL tre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

V. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación. En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al 14/11/2003 33.36 vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 4° El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se GACETA OFICIAL limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 5° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 6º Para establecer si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre ambas, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellas, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 7º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes. 8º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del públi- 14/11/2003 34.36 co consumidor o usuario, la denominación no sería registrable. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 14/11/2003 35.36 GACETA OFICIAL 14/11/2003 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú