Año XX - Número 1015 Lima, 27 de noviembre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 95-IP-2003.- Pág. Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: NEC CORPORATION. Marca: “NEC” (mixta). Proceso interno N° 7229 Proceso 100-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: ARTURO CALLE CALLE. Marca: “CALLI mixta”. Proceso interno N° 6492 Proceso 104-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 89 de la Decisión 344, y disposición transitoria primera de la Decisión 486, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Expediente Interno No. 7319. Actor: “SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED”. Marca: “BSCH” (mixta) PROCESO 95-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: NEC CORPORATION. Marca: “NEC” (mixta). Proceso interno N° 7229. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinte y nueve días del mes de octubre del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23 de septiembre del año 2003 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite, por medio de auto de 17 de octubre del año 2003.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/11/2003 2.32 1.

ANTECEDENTES: “servicios bancarios, servicios de tarjeta de crédito, servicios financieros, servicios de apertura de cuentas, servicios de pago de cuentas, servicios de compraventa de acciones y bonos, servicios de transferencia financiera y suministro de cualquiera de los servicios anteriores a través de redes de información computarizada, locales y globales; servicios de agencias de aduana; seguros; servicios relacionados con asuntos de bienes raíces”; actividades todas comprendidas en la clase internacional Nº 36. 1 1.1 Partes.

Actúa como demandante la sociedad NEC CORPORATION, siendo demandada la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se constituye en tercero interesado la sociedad BOLSA DE MEDELLIN S.A. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad NEC CORPORATION, demanda la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 12341, de 31 de mayo del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia negó el registro para la denominación “NEC mixta” como marca, solicitada por la actora para amparar servicios de la Clase Internacional 36. - Nº 19909, de 24 de agosto del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 32445, de 30 de noviembre del 2000, por la cual, al resolver el recurso de apelación también interpuesto, ratificó lo decidido en la Resolución inicial Nº 12341.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, conceda el registro como marca para la denominación NEC mixta. 1.3 Hechos relevantes. Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.

El 18 de noviembre de 1999, la sociedad NEC CORPORATION presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener registro de la denominación “NEC” (mixta) como marca de fábrica, para amparar 2. A la solicitud en referencia le fue asignado el trámite Nº 9972648 y, su extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 487, de 27 de diciembre de 1999. 3.

El 31 de mayo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 13241, negó el registro solicitado, argumentando la existencia de similitud con la marca MEC (nominativa), de propiedad de la sociedad BOLSA DE MEDELLIN S.A., previamente registrada bajo el certificado Nº 185.097 y, que ampara servicios también de la Clase Internacional 36. 4.

La sociedad NEC CORPORATION interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida. 5. El 24 de agosto del 2000, la aludida Superintendencia, mediante Resolución Nº 19909, resolvió el recurso de reposición planteado, confirmando la Resolución inicial en todas sus partes. 6. El 30 de noviembre del mismo año, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 32445 por la cual, al resolver el recurso de apelación, ratificó la resolución impugnada en todas sus partes, agotándose de esta forma la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad NEC CORPORATION manifiesta que presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro como marca para la denominación “NEC mixta”, destinada a ampa1 Clase 36.- Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

GACETA OFICIAL rar servicios de la Clase Internacional Nº 36, respecto de la cual la mencionada Superintendencia, mediante Resolución Nº 12341, de 31 de mayo del 2000, negó el registro requerido, argumentando la existencia de similitud con la marca MEC (nominativa), previamente registrada bajo el certificado Nº 185.097 y, que ampara servicios también de la Clase Internacional 36, en favor de la sociedad BOLSA DE MEDELLIN S.A. Alude la violación de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, por considerar que “la marca NEC (mixta) cumple con todos los requisitos esenciales para obtener su registro, cuales son, perceptibilidad, al ser una palabra fácilmente perceptible por los sentidos, especialmente la vista; distintividad, al no confundirse con la marca MEC; y susceptibilidad de representación gráfica, al tener el signo la aptitud para ello.” Argumenta la violación también del artículo 83, literal a), al expresar que “…en el presente caso, encontramos que en la marca NEC (MIXTA), prevalece el elemento denominativo, es decir, la expresión verbal y sobre ésta debe realizarse la comparación respectiva, aplicando las reglas establecidas por la Doctrina y la Jurisprudencia para determinar el riesgo de confusión de marcas denominativas.” Sostiene también que al comparar las marcas en conflicto éstas “…pueden coexistir en el mercado fácilmente, por cuanto las similitudes existentes en las mismas no son lo suficientemente contundentes como para inducir al público consumidor a error o confusión.” Afirma que es posible la coexistencia de las dos marcas, exponiendo que “…las marcas en conflicto no son similares y por consiguiente no pueden ser causa para que el consumidor caiga en error o engaño, y se tipifique entonces la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; también es pertinente advertir que existe una coexistencia registral de las marcas NEC y MEC que demuestra efectivamente, la inconfundibilidad de los signos en conflicto”.

En el mismo sentido, argumenta que “…es evidente que se ha presentado una coexistencia pacífica por un número considerable de años 27/11/2003 3.32 entre las marcas NEC y MEC por cuanto dichas marcas se encuentran debidamente registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la clase 42, para servicios evidentemente similares, lo que demuestra que no existe reclamación por parte del titular de la marca MEC, ya que permitió su registro al no presentar oposición o iniciar la acción de cancelación respectiva.

E igualmente, que la Superintendencia no las consideró confundibles al permitir su registro simultáneo … es abiertamente contradictorio considerar que las marcas MEC y NEC pueden coexistir en la clase 42 pero no lo pueden hacer en clase 36 como sucede en el presente caso”. Concluye manifestando que “…no se configura el primer presupuesto de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que como quedó claramente establecido, no existen semejanzas lo suficientemente determinantes entre las marcas en conflicto como para inducir al público consumidor a error o confusión.” En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP87, 4-IP-94, 9-IP-94 y 18-IP-98. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, en su contestación a la demanda solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, pues señala que con la expedición de las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias. Expresa que sus actuaciones se ajustan a las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Al referirse a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, aducida por parte de la actora, sostiene que “…la expresión NEC si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante, carece de GACETA OFICIAL fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjunto de los signos comparados junto con la expresión MEC (registrada), es claro que presentan similitud gráfica y fonética diferenciándose únicamente con la vocal N, lo que no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.”.

Respecto al registro de marcas que distinguen productos o servicios de la misma clase, manifiesta que la marca solicitada es irregistrable por cuanto “la marca solicitada NEC comprende servicios de la clase 36 presentados por la marca registrada MEC, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creer que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de servicios, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.” Manifiesta que “efectuado el examen comparativo de las marcas ‘NEC’, clase 36 (solicitada), frente a ‘MEC’ (registrada), para distinguir servicios comprendidos en la clase 36, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas …”.

Respecto a la supuesta violación del artículo 83 de la Decisión 344, afirma que “…la marca solicitada NEC presenta similitudes que la hacen confundible con la marca MEC las cuales comparten cuatro (sic) de las letras que la conforman, sólo diferenciándose por la letra N, lo que no es suficiente para diferenciarlas entre sí, ya que al ser pronunciadas y transcritas producen una impresión prácticamente idéntica en el consumidor, de donde se colige que la marca solicitada es una transliteración de la marca registrada con anterioridad MEC…..”.

Continúa expresando que “…la marca solicitada NEC presenta evidentes similitudes que la hacen confundible con la marca MEC, ya registrada por la sociedad Bolsa de Medellín S.A., las cuales inducirían al consumidor a error, por consiguiente no es posible que las mismas coexistan en el mercado sin generar riesgo de confusión en el consumidor”. 27/11/2003 4.32 En apoyo de sus argumentaciones, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 15-IP-96, 21-IP-96, 5-IP-97, 14IP-98, 38-IP-2000 y 56-IP-2000.

La sociedad Grupo Bolsa de Medellín S.A., considerada como tercero interesado en los resultados de esta controversia, no ha dado contestación a la demanda propuesta, según así aparece del expediente. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en las disposiciones del artículo 125 del Estatuto en actual vigencia (Decisión 500), pues en efecto se identifica a la instancia nacional consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

En cuanto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, es preciso anotar que la Instancia solicitante se ha limitado a referir los fundamentos sostenidos por la actora, soslayando, también en este caso, aquellos expuestos en la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, omisión ésta que, no obstante, es susceptible de ser subsanada por medio de la consideración del respectivo escrito, aparejado al expediente recibido por este Organo Comunitario.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de GACETA OFICIAL 27/11/2003 5.32 oficio Nº 1934, de 30 de julio del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento precisamente formulado.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se transcribe seguidamente los textos de las normas de la Decisión 344 a ser interpretadas: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. a) Perceptibilidad La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 27/11/2003 6.32

6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Falta de requisitos sustanciales del signo para ser considerado como marca

5. CLASES DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. El literal a) establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias. Las marcas caprichosas o de fantasía, contrariamente, no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. La MARCA GRAFICA, por su parte, es considerada como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marca, indica la doctrina, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los acústicos. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 y en las prohibiciones determinadas en el artículo 83 de la misma Decisión.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de GACETA OFICIAL los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 27/11/2003 7.32 una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas: Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 3. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 3 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 4 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2003 8.32 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

En la comparación que incluya a una marca mixta, hay que tener presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados con anterioridad por un tercero. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, GACETA OFICIAL 27/11/2003 9.32 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7229, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 100-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: ARTURO CALLE CALLE. Marca: “CALLI mixta”. Proceso interno N° 6492. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinte y nueve días del mes de octubre del año dos mil tres. 1.

ANTECEDENTES: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Manuel S. Urueta Ayola. Actúa como demandante ARTURO CALLE CALLE, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se constituye en tercero interesado a ISABEL CRISTINA GALLON GIRALDO. VISTOS: 1.2 Actos demandados Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23 de septiembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 22 de octubre del año 2003.

La interpretación se plantea en razón de que ARTURO CALLE CALLE, solicita se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: 1.1 Partes - Nº 10470, de 18 de junio del 1998, mediante la cual la mencionada Superintendencia con- GACETA OFICIAL cedió registro como marca, para la denominación “CALLI” (mixta), solicitada por ISABEL CRISTINA GALLON GIRALDO para amparar productos de la Clase Internacional 25 y, consideró infundada la demanda de observación presentada por ARTURO CALLE CALLE; y, - Nº 06957, de 31 de marzo del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de apelación planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior;

Solicita adicionalmente el actor, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, que declare fundada la demanda de observación por él presentada y, cancele el respectivo registro de la marca CALLI (mixta). 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 17 de septiembre de 1997, la señora ISABEL CRISTINA GALLON GIRALDO presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca, respecto de la denominación “CALLI” (mixta), destinada a amparar productos de la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza.1 - El 22 de diciembre del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 454, Pág. 139. - El señor ARTURO CALLE CALLE presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en la marca de su propiedad “ARTURO CALLE” (mixta), destinada a amparar productos también de la Clase Internacional 25. - El 18 de junio de 1998, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 10470, por 1 Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. 27/11/2003 10.32 medio de la cual declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro como marca para la denominación “CALLI” (mixta). - El 10 de agosto del mismo año, ARTURO CALLE Y CALLE interpuso, dentro de término legal respectivo, recurso de apelación contra la resolución emitida. - El 31 de marzo del 2000 fue resuelto dicho recurso, mediante Resolución Nº 06957 que confirmó la Resolución 10470, en todas sus partes. b) Escrito de demanda El señor ARTURO CALLE CALLE, mediante apoderado, afirma que la señora ISABEL CRISTINA GALLON GIRALDO por intermedio también de apoderado, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro como marca respecto de la denominación “CALLI” (mixta), destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 25, acerca de la cual formuló observación, con base en la marca de su propiedad “ARTURO CALLE” (mixta), registrada con anticipación y que ampara productos también de la Clase Internacional Nº 25.

Expresa que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 10470, de 18 de junio de 1998, declaró sin fundamento las observaciones presentadas y, concedió el registro requerido. Alude la confusión existente entre los referidos distintivos, al señalar que “si se observan las marcas en su conjunto ‘CALLI’ y ‘ARTURO CALLE’ vemos que por las especiales características de composición de ambas expresiones en conflicto, el elemento ‘CALLE’ de la marca ‘ARTURO CALLE’ destaca para confundirse con la expresión ‘CALLI’, que es muy similar fonéticamente a la palabra ‘CALLE’”.

Sostiene en este mismo sentido que “…generalmente quien pretende imitar una marca no la copia en su sentido textual, sino que altera algunos elementos de la misma con el fin de alegar que su marca no se confunde con la marca imitada y como sucede en el presente caso; imitación que generalmente se da sobre el elemento predominante o más caracterizante de la marca imitada…”.

GACETA OFICIAL Refiere la violación del artículo 81 de la Decisión 344, por considerar que “si bien es cierto que el signo registrado como marca denominado ‘CALLI’ (mixto) Clase 25, cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado …lo cierto es, que el mismo no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida ésta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares”.

Argumenta la violación, también, del artículo 83 literal a), al expresar que las marcas en controversia mantienen similitudes ortográfica, fonética o auditiva y visual o gráfica, afirmando que “…si bien es cierto que las marcas denominadas ‘ARTURO CALLE’ (MIXTA) Clase 25, y ‘CALLI’ (MIXTA) Clase 25 NO son idénticas, no significa lo anterior que no sean confundibles, debido a que como se puede apreciar a simple vista, la expresión ‘CALLI’ es muy similar a la expresión ‘CALLE’ que destaca en la marca ÁRTURO CALLE’ (MIXTA) lo que hace que cotejadas o comparadas las marcas en su conjunto, estas presenten más similitudes que diferencias lo que puede llevar a que el público consumidor se confunda”.

Alude además la violación del artículo 83 en su literal b), cuando expresa que el nombre comercial ARTURO CALLE goza de reputación en el mercado desde hace más de veintiocho (28) años, listando una serie de certificados de registro mercantil otorgados a su nombre y demostrando así, según asevera, la actividad comercial mantenida durante varios años.

Señala la violación del artículo 83, adicionalmente respecto de sus literales d) y e), recalcando que la Administración desconoció que las marcas ARTURO CALLE son marcas notoriamente conocidas, pues sostiene que “…debido a la gran difusión que tienen las marcas ARTURO CALLE (MIXTAS) en lo que hace relación al ramo de vestuario y calzado, no sólo en el comercio sino también a través de la publicidad, dá a las marcas ARTURO CALLE (MIXTAS) la calidad de notorias, lo que hubiera permitido a la Administración negar la marca ‘CALLI’ (MIXTA) Clase 25, con base en el conocimiento que se tenía de las mismas…” 27/11/2003 11.32 Afirma que se ha producido también la violación del artículo 96 de la Decisión 344, llevando a cabo concordancias entre éste artículo y el artículo 83 en sus literales a), b), d) y e); sosteniendo, adicionalmente, que es importante enfatizar acerca de las similitudes entre las marcas, en las cuales se fundamenta la observación presentada, debidamente motivada.

Manifiesta que se violó además el artículo 102 de la misma Decisión, argumentado que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció “…las citadas normas cuando otorgó una marca confundible con las marcas previamente registradas y nombre comercial, por la parte demandante, debido a que no se hubieran desconocido las citadas normas el derecho exclusivo al uso de sus marcas solo correspondería a la parte demandante sin necesidad de que ella se vea perturbada en el mercado por encontrarse registradas marcas confundibles con sus marcas y nombre comercial y sobre las cuales ya tiene un derecho adquirido.” Acusa finalmente la violación de los artículo 146 y 147 de la Decisión 344, cuando afirma que “Si como lo establecen las citadas normas los países miembros se comprometen a garantizar la aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y a revisar sus procedimientos con miras a salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, al otorgar la Superintendencia de Industria y Comercio una marca confundible con marcas ya registradas por un tercero y un nombre comercial usado anteriormente por el mismo, claramente se puede apreciar que la citada entidad no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 y tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias”.

En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP87, 4-IP-94, 5-IP-94, 2-IP-95 y 27-IP-95. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

GACETA OFICIAL Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, pues señala que con la expedición de las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de normas constitucionales, ni aún de las contenidas por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Expresa que sus actuaciones se ajustaron a las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Respecto a la violación aludida del artículo 81 de la Decisión 344, refiere jurisprudencia de este Tribunal consignada en los procesos 22-IP96 y 14-IP-98. 27/11/2003 12.32 co y visual con la marca registrada con anterioridad ARTURO CALLE (mixta)…”; expresa que en consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio “…aplicó correctamente los artículos invocados de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, negando la observación y concediendo el registro de la marca CALLI (mixta)”.

En apoyo de sus fundamentos cita jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 1IP-87, 4-IP-94, 9-IP-94 y 25-IP-95. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Sostiene que después de efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “CALLI” (mixta), registrada para amparar productos de la clase 25, frente a la marca “ARTURO CALLE CALLE” destinada a amparar productos también de la clase 25, registrada en favor de Arturo Calle Calle, se concluye en forma evidente, que “…si bien existen semejanzas entre sí, la coexistencia de las mismas no lleva a confusión al público consumidor, habida cuenta que según la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta, pues ARTURO CALLE tiene significado o contenido conceptual.” d) Tercero interesado La señora ISABEL CRISTINA GALLON GIRALDO, considerada como tercero interesado en los resultados de esta controversia, por intermedio de su apoderado da contestación a la demanda propuesta en los términos que seguidamente se resumen: La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS Sostiene que no existe similitud alguna entre las marcas en conflicto, pues “ el registro como marca de la expresión CALLI no afecta para nada los derechos que la actora tiene sobre la marca comercial ARTURO CALLE, y por ende no viola la norma superior invocada, ni desconoce el derecho de igualdad y menos aún el principio de imparcialidad a que están obligadas las autoridades administrativas en sus decisiones”.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1950, de 30 de julio del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d), y e), 96, 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado.

Considera que “…la marca CALLI (mixta) no es similar desde los puntos de vista gráfico, fonéti- Respecto a la interpretación también solicitada de los artículos 146 y 147, del mismo instru- GACETA OFICIAL mento, este Organismo, en reiteradas ocasiones, ha expresado que esos artículos de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades aquellas de carácter nacional, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.

Los compromisos plasmados en dichas normas constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la Subregión, con miras a la consolidación de un verdadero sistema de administración comunitaria en ese ámbito. Contrariamente, considera este Tribunal necesario, realizar la interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 84 de la Decisión 344, con el objeto de precisar lo atinente a la marca notoria, calidad que ha sido reivindicada por una de las partes de esta controversia; determinación amparada en la facultad establecida por el artículo 34 del Tratado. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a 27/11/2003 13.32 una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

(…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; GACETA OFICIAL “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 27/11/2003 14.32 pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

(…) b) Distintividad “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

(…) “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO 5.1 La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. GACETA OFICIAL Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que 27/11/2003 15.32 aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” 3.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar la comparación de signos Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 4. 3 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 27/11/2003 16.32 Comparación de marcas mixtas La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 6 Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la expresión verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.2 Identidad o semejanza con un nombre comercial El artículo 83, literal b) dispone, que no se pueden registrar como marcas aquellos signos que 6 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL sean idénticos o que se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de cada País Miembro y, siempre que induzca al público a error. Al respecto este Tribunal ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.

Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de 27/11/2003 17.32 la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre..” 7 La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos marcas, se estará por la marca registrada más que por la nueva marca, es decir, que se inclinará preferentemente en favor de la primera que ha generado ya para su titular un derecho adquirido.

Los nombres comerciales Este Organismo ha expresado que “…un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.” 8 La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquella de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Se concluye por tanto, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. 5.3 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de "difusión" y de "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de acep7 8 Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003. Marca: “XTEP mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 27/11/2003 18.32 tación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. co o auditivo y el ideológico o conceptual, ya citados anteriormente.

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; esto, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. Si bien este literal establece tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 9 “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 10 Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

La interpretación prejudicial solicitada surge por el conflicto presentado entre dos signos que van a distinguir los mismos productos y servicios pertenecientes a la clase 5 internacional, por lo que el juez consultante debe poner especial cuidado en determinar sus similitudes tomando en cuenta que la confusión puede presentarse en los tres campos: el gráfico o visual, el fonéti- 5.4 Confusión con la marca notoriamente conocida En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada por el examinador, si dicha notoriedad ha sido probada.

6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE NOTORIEDAD Este Tribunal ha sostenido que se considera como marca notoria a “…aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. 11 Si bien el artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), que se prohíbe la inscripción 10 9 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Ibídem. Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997. marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo, una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos para aquélla, la notoriedad, no obstante, es un hecho que como ha sido ya dicho, debe ser probado.

El artículo 84 de la misma Decisión determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1.

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” 12 La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se 12 Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001.

G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002. Marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 27/11/2003 19.32 deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al admi- GACETA OFICIAL nistrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 13 Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 14 13 14 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.

G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2003 20.32

8. EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA Se entiende claramente que en un mercado comercial activo de registros de marcas, puedan ser presentadas más de una solicitud dentro de un mismo período, e incluso al mismo tiempo. En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el derecho de uso exclusivo de la marca. En la doctrina y en diversas legislaciones se reconocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; “es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.” (Proceso 20-IP-98, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RIO CLARO” nominativa).

La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo GACETA OFICIAL que terceros lo realicen con esa misma marca.” 15 El valor constitutivo del registro de marca se produce desde el momento de su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo éste, para usarla en la identificación de productos o de servicios.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero. 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el ele15 Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995.

G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27/11/2003 21.32 mento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 6.

Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria respectiva. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. 7. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 8.

La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 9.

La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, re- GACETA OFICIAL 27/11/2003 22.32 suelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente.

Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios de la misma clase, induciendo de este modo a error al público consumidor. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6492, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 104-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 89 de la Decisión 344, y disposición transitoria primera de la Decisión 486, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Expediente Interno No. 7319. Actor: “SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED”. Marca: “BSCH” (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de octubre del año dos mil tres, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Magistrado consultante doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes: La demanda se presenta por la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Objeto de la demanda. Con el ejercicio de la acción de nulidad el actor pretende que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: • La N° 20428 de 25 de agosto de 2000, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores) para distinguir servicios de la Clase 36; • La Nº 31168 de 30 de noviembre de 2000, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución Nº 20428 citada; y • La Nº 09630 de 29 de marzo de 2001, por la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la referida Resolución Nº 20428, la cual fue confirmada.

Como consecuencia de la nulidad impetrada y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores). Narra el demandante que el 2 de diciembre de 1999, solicitó el registro de la marca BSCH (consistente en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va en color rojo –pantone 032- y el derecho en color azul –pantone 295- y al centro del rectángulo la marca “BSCH” en color blanco) para distinguir servicios de asesoramiento en la dirección de negocios; ayuda y consulting; preparación de estadísticas sobre negocios; mantenimiento de libros, contabilidad y auditorias; análisis de costo, investigaciones de mercado y estudios; cotización de valores; publicidad; servicios de una agencia de importación y exportación, servicios 27/11/2003 23.32 comprendidos en la Clase 35 de la de la Clasificación Internacional de Niza, no habiéndose presentado observaciones con respecto a ella.

El registro se negó argumentando la existencia de la marca BOSCH (mixta) para distinguir servicios de la misma clase a favor de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, considerando que al ser comparada ésta con la marca solicitada, resultan confundibles. Asimismo, el actor afirma que las sociedades titulares de las marcas en discusión, firmaron un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la Clase 36, y expone que radicó oportunamente un escrito de modificación a la solicitud, limitando los servicios a distinguir con el signo pedido en registro, exclusivamente a: “Servicios de cambio de divisas; servicios de compensación; servicios propios de una sociedad cooperativa de crédito; servicios de inversión de compañías holding; servicios de brokerage en relación con acciones, bonos y títulos de propiedad; servicios de trustee; emisión de cheques de viaje, tarjetas de crédito y cartas de crédito; análisis financieros; servicios bancarios; servicios de inversión de capitales; gestión de deudas y agencias de crédito; servicios fiduciarios, de financiación de leasing, y de préstamos; servicios de valoración y dirección de propiedades inmobiliarias; servicios de cajas de depósito” ‘Excluyendo expresamente’ “servicios de seguros médicos”.

Agrega que “A la solicitud de modificación se anexó el recibo de la tasa respectiva y se presentó en el formulario único de correcciones y modificaciones, de acuerdo a lo establecido en las normas vigente”. Considera que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión, vigente al momento de expedirse los actos denegatorios del registro, aun cuando la solicitud fue presentada en vigencia de la Decisión 344.

Indica que las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano que es uno de los nombres que identifica al grupo, y que la marca solicitada cumple con los presupuestos consagrados en el artículo 134 de la Decisión 486, y alega que “el signo BSCH (mixta y combinación de colores) permite en forma inconfundible distinguir, identificar y singularizar los servicios de la clase 36 evitando la confusión o la posibilidad de confusión”.

GACETA OFICIAL Manifiesta que no existe confusión desde el punto de vista ortográfico, fonético ni conceptual, ya que cada signo distingue servicios que aunque están comprendidos en la misma clase 36 son muy específicos, y tienen destinos también muy específicos y concretos. Dice que se aprecia que al determinar que los signos son confundibles y consecuentemente negar el signo BSCH (mixta y combinación de colores), no se tuvo en cuenta la estructura de las palabras de cada signo, se omitió la combinación de colores de la marca solicitada, las objetivas diferencias en su pronunciación, escritura y el altísimo grado conceptual de cada signo. Finalmente sostiene que existe un acuerdo de coexistencia entre Banco Santander S.A. y su subsidiaria Santander Investment Bank Ltd. y Robert Bosch GMBH, celebrado el 26 de diciembre de 2000, en el que “Robert Bosch GMBH acuerda no oponerse a y a retirar cualquier oposición presentada en España y/o en el extranjero contra el registro de la marca ‘BSCH’ ”, el cual no fue tenido en cuenta por la Superintendencia. 1.3.

Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico. Asevera que con la expedición de las resoluciones impugnadas no se incurrió en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa bajo la cual se expidieron dichos actos.

Indica que “es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente, en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptar la Oficina Nacional Competente en materia de marcas al momento de la expedición de los actos administrativos en mención”.

Argumenta, basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca BSCH solicitada por la sociedad Santander 27/11/2003 24.32 Investment Limited frente a la marca BOSCH, registrada a favor de la sociedad Robert Bosch GMBH se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos ”.

Reitera que la marca BSCH no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 344, pues no es suficientemente distintiva, lo que puede conllevar a confusión al público consumidor y concluye que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, por el contrario se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas..”. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. En ejercicio de lo autorizado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y por el 126 de su Estatuto, el Tribunal no interpretará las normas solicitadas por el juez consultante e indicadas como infringidas en el memorial de demanda, esto es, los artículos 134, 136 literal a), y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en atención a que no son los aplicables al caso, toda vez que la solicitud de registro de marca se presentó el 2 de diciembre de 1999, fecha en la que regía para estas materias la Decisión 344.

Como consecuencia de ello se procederá a interpretar de oficio, los artículos 81, 83, literal a) y 89 de la Decisión 344, así como la disposición transitoria primera de la Decisión 486, que son, a juicio del Tribunal, las aplicables al caso. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comerciali- GACETA OFICIAL zados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 27/11/2003 25.32 Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” 3.

CONSIDERACIONES. “a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” Toda vez que de conformidad con las normas del Tratado de Creación y del Estatuto, el Tribunal es competente, procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas; la confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas; clases de marcas y reglas para la comparación; acuerdos de coexistencia; modificaciones a la solicitud de registro; aplicación de la ley en el tiempo.

Artículo 89 3.1. Aplicación de la ley en el tiempo “El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno No. 7319, se desprende que la solicitud de registro del signo BSCH fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344 por lo que esta norma es la que debe ser aplicada dentro de la presente interpretación. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados” DECISIÓN 486 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. La disposición transitoria primera de la Decisión 486 explica que “Todo derecho válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha de su otorgamiento ”.

Al hablar la norma comunitaria de derecho válidamente concedido, se esta frente a lo que la doctrina denomina derechos adquiridos, los que no pueden ser vulnerados con una aplicación retroactiva de la norma comunitaria. Los derechos adquiridos son los que pertenecen a su titular y de los cuales nadie puede privarlo, no podrán ser alterados por ninguna ley, si fueron concedidos en legal forma, o como explica la norma comunitaria en forma válida.

Se entiende por validez lo siguiente: Por principio general una nueva norma no altera o modifica los hechos producidos antes de su vigencia, esto es lo que se llama la irretroactividad de la ley, que es consecuencia de la seguridad jurídica, uno de los fines del derecho. GACETA OFICIAL 27/11/2003 26.32 Al respecto se comenta: da o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.

(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss).” 3 “Este principio lógico es también de orden moral. Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”. 1 “La irretroactividad de la ley es una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos” 2 El tiempo ejerce influencia en las relaciones jurídicas, por esto al expedirse una norma nueva sobre cierta materia, ésta regirá sobre los hechos que se produzcan durante su vigencia, y en virtud del principio de ultra actividad de la ley, la norma anterior continuará rigiendo los hechos ocurridos cuando estaba en vigor.

“A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal.” 4 La ley rige, por lo general, para lo futuro o venidero, no obstante que por excepción, se le pueda conferir efecto retroactivo cuando de modo particular y expreso así se haga constar.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de La aplicación de la ley en el tiempo, tiene los siguientes efectos: diferido, inmediato, y retroactivo.

El primero explica que debe transcurrir un determinado tiempo antes de la entrada en vigencia de la norma; el efecto retroactivo existe cuando la norma nueva modifica situaciones anteriores al momento en que entró en vigencia; y el efecto inmediato se da cuando se aplica la norma nueva a todos los hechos que se produzcan después de su vigencia. Este Tribunal sobre el tema en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido deroga- 1 2 MOUCHET Carlos.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO. Editado por Perrot. Pág. 278. LARREA Holguín Juan. DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. 5ta Edición. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 111. 3 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 42-IP-2003. Sentencia de 21 de mayo del 2003. Marca “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial No. 963 del 5 de agosto del 2003.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 15-IP-99, marca “BELMONT”, Sentencia de 27 de octubre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial. Nº 528 de 26 de enero del 2000. GACETA OFICIAL 27/11/2003 27.32 nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.5 3.2.

Los requisitos para el registro de marcas: La marca es un bien inmaterial que tiene por finalidad diferenciar los productos y servicios de los demás que existen en el mercado, por lo que posee gran importancia económica para el empresario; por esta razón la norma comunitaria establece mecanismos que protegen el interés del titular marcario y también los del consumidor.

Los requisitos para el registro de marcas, se establecen en el artículo 81 de la Decisión 344; éstos guardan relación con las funciones que cumple la marca, y consecuentemente, garantizan a su titular el derecho al “ius prohibendi” contra el registro de marcas que sean similares o idénticas, con el fin de que el público no incurra en confusión. Ellos son: La distintividad, que funge como el requisito que asegura el cumplimiento de la función principal de la marca, facilitando la elección de los bienes que el consumidor desea adquirir; la marca le otorga a la mercadería su individualidad, ya que a través de ella un bien es reconocido y distinguido de los otros similares que se ofertan en el mercado y que al decir de Otamendi, “… permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”.6 “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 7 La susceptibilidad de representación gráfica consiste en la posibilidad de descripción material del signo, utilizando para ello diferentes medios tales como: palabras, gráficos, colores, etc; siendo factible reproducir la marca ilimitadamente y de modo simultáneo en varios lugares, archivarla, publicarla y compararla.

Es indispensable la presencia conjunta de estos requisitos como paso previo al registro de una marca; además el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.3. La Confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas. La normativa comunitaria prohíbe el registro de los signos que afecten el derecho de terceros, cuando en la hipótesis del literal a) del artículo 83 proscribe el registro de los que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El Tribunal sobre esta prohibición ha manifestado: la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.8 La perceptibilidad es la condición que permite a la marca ser apreciada por medio de los sentidos una vez que ésta se materializa y toma la forma de una cosa tangible o “corpus mechanicum”, pasando del campo subjetivo a la realidad, característica que ha llevado al profesor Fernández Novoa a manifestar que: 5 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial No. 965 del 8 de agosto del 2003. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editado por ABELEDO-PERROT. Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág. 10. 7 8 FERNÁNDEZ Novoa Carlos. Fundamentos del derecho de Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 27 de noviembre del 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: COLA REAL + GRAFICA. Gaceta Oficial No. 877 de 19 de diciembre de 2002. GACETA OFICIAL La marca, como se dijo, debe ser distintiva a fin de evitar la confusión y es por ello que la norma comentada señala que basta la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

El riesgo de confusión puede darse sobre la base de los siguientes supuestos: que exista identidad entre los signos en disputa y entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

La confusión es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Existe similitud visual cuando entre los signos a compararse se observa parecido en cuanto a letras, sucesión de vocales, longitud de palabras, número de sílabas y raíces o terminaciones iguales; de igual modo se hablará de semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, depende de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso según el tipo de marca. En cuanto a la similitud conceptual, la doctrina ha señalado que esta se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

A voces de la Enciclopedia Jurídica Omeba, “La confusión provoca denegatoria de la inscripción, aunque no exista oposición, si estima la autoridad pertinente que la misma es evidente, y aunque exista la posibilidad de producirse, porque en este caso está velando por la honestidad de las relaciones comerciales.” 9 9 OSORIO, Manuel et.al: Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires-Argentina, 1984, p. 101. 27/11/2003 28.32 3.4.

Clases de marcas y reglas para la comparación entre ellas. En lo referente al examen comparativo de las marcas es importante señalar que se deben observar tanto los signos en disputa como los productos o servicios a protegerse, ya que la marca no protege al universo de productos sino a los que se han señalado en la solicitud respectiva. El artículo 83 literal a) señala que el titular de una marca podrá hacer valer sus derechos cuando un tercero pretenda obtener el registro de un signo similar o semejante, para los mismos productos de una misma clase o para “productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Los signos denominativos o verbales, utilizan expresiones formados por una o varias letras, palabras o números, que integran un todo pronunciable, dotado no siempre de significado conceptual. Los signos gráficos son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas y se apreciarán a través del sentido de la vista.

La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo, es decir, una o varias letras y un elemento gráfico que puede formarse por una o varias imágenes; dentro de este conjunto marcario existe un elemento principal y uno accesorio, que percibidos en conjunto, asocian una idea en el consumidor que le permite diferenciarla de las demás marcas que coexisten en el mercado.

En el cotejo de marcas mixtas se deben analizar los elementos, que las conforman para determinar cual es la parte que produce mayor impacto en la mente del consumidor; se debe establecer si resalta lo denominativo o lo gráfico y de este análisis resultará un elemento característico y un elemento accesorio. El registro de la marca mixta supone la protección del signo en su totalidad y no simplemente la de sus elementos, denominativo y gráfico, por separado.

La doctrina considera que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más representativo, por la fuerza expresiva propia de las pala- GACETA OFICIAL 27/11/2003 29.32 bras; sin embargo puede ocurrir que el elemento principal sea el gráfico, que resaltará por su tamaño, color y colocación; éste será de mayor importancia cuando el signo es figurativo o evocativo de un concepto.

Siguiendo estos parámetros doctrinarios, el examen se realizará con base en la identificación de las semejanzas, o de la semejante disposición de los elementos y no tanto de las diferencias existentes entre los signos. Si al comparar marcas mixtas resulta que en una de ellas resalta como elemento principal el denominativo y en la otra el elemento gráfico o viceversa, podría llegar a concluirse que no se presenta el riesgo de confusión. En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas.

El análisis simultáneo no tiene lugar porque el consumidor no analiza en el mismo momento las marcas, sino que las observa en forma individualizada. De todas formas el examinador deberá tomar en cuenta, en lo que sea pertinente, los criterios que, elaborados por la doctrina han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 3.5.

Acuerdos de Coexistencia Marcaria. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 10.

La primera regla es considerada por la doctrina como de mayor importancia, y explica que el cotejo debe realizarse en conjunto, y este criterio se aplicará para todo tipo o clase de marcas. La visión de conjunto de la marca es la impresión que el comprador o consumidor medio tiene sobre ésta, y que puede causarle confusión frente a marcas semejantes, disponibles en el comercio.

El realizar una visión de conjunto implica que sus elementos no puedan ser fraccionados para comparar cada componente de las marcas en conflicto; esta comparación se basará en la impresión unitaria que el signo produce en los sentidos. 10 Breuer Moreno Pedro C., “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

Los llamados Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.

Con relación al tema de la coexistencia marcaria el Tribunal diferencia, en el Derecho comunitario Andino la existencia de dos clases: Una, llamada de derecho, que encuadra dentro de la hipótesis prevista en el artículo 107 de la Decisión 344, que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, a menos que se de la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas entre sus titulares, en los que necesariamente se deberán adoptar las previsiones conducentes a evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios.

Y otra, denominada “coexistencia de hecho” por que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y porque no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica. Esta última es la que se aduce, por lo general, cuando se pretende en un País Miembro el registro de un signo idéntico o semejante a una marca registrada, con la cual ha coexistido en mercados de terceros países en donde aquél ha obtenido registro.

GACETA OFICIAL Para que pueda darse la coexistencia marcaria bajo la forma descrita en el artículo 107 citado, es necesario que conforme a dicho precepto comunitario se cumplan los siguientes requisitos: a) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas; b) la existencia de un acuerdo entre las partes; c) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; d) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, e) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En todo caso, lo importante es precisar que los acuerdos entre partes para la coexistencia de marcas, sea cual fuere la razón que los origine, deberán salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

Por tanto, la suscripción de tales acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, o para que se produzca el registro del signo solicitado, puesto que es obligación de la oficina nacional competente hacer predominar el bien común sobre el interés particular. En tal dirección el Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones: “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ” 11 Por lo anterior, la autoridad competente con base a los criterios para establecer el riesgo de confusión, debe determinar, independientemente de los acuerdos entre sus titulares, si la coexistencia en el mismo mercado de los signos BSCH Y BOSCH puede darse sin que el público sea inducido a error. 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 4 de diciembre del 2002. Marca “STARBUCKS”. Proceso 104-IP-2002. Publicado en la Gaceta Oficial Andina No. 891 del 29 de enero del 2003. 27/11/2003 30.32 3.6. Modificaciones a la solicitud de registro. Conforme al texto del artículo 89 de la Decisión 344, una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. Dentro de los elementos considerados secundarios por el artículo 89, comentado, se ha considerado la posibilidad de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados, en tanto que la misma norma estima como elemento substancial y por lo tanto inmodificable la ampliación de “los productos o servicios principalmente especificados” Cuestión importante en esta materia es la que atañe a la determinación de la oportunidad dentro del trámite de la solicitud de inscripción de un signo, para presentar la modificación por el peticionario.

La norma interpretada no precisa el momento en el cual es procedente que el interesado pueda modificar su solicitud inicial. Pero debe tenerse en cuenta que un procedimiento administrativo como el que se surte para los efectos del registro de una marca se desarrolla GACETA OFICIAL en varias fases o etapas que conducen a la adopción de una resolución definitiva que admite o deniega la solicitud, permite que los cambios relativos a los aspectos secundarios de la misma puedan efectuarse en el lapso comprendido desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que la autoridad administrativa dicte la resolución correspondiente que resuelva en forma definitiva la petición. Lo anterior se hace evidente si se considera que el mismo artículo 89 examinado, faculta a la oficina nacional competente para “en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud”, en el entendido, por supuesto, de que tampoco es facultad de la administración requerir modificaciones de aspectos esenciales o substanciales de la solicitud.

De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración. Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. 2.

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si, además, no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren sus artículos 82 y 83. 27/11/2003 31.32 3.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, en lo posible, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan. 5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor. 6.

Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión y a que a juicio de la Oficina Nacional Competente resulten eficaces a tal propósito. 7.

Presentada la solicitud inicial, el peticionario, en cualquier tiempo durante su tramitación, puede introducirle modificaciones de tipo no esencial y, particularmente aquellas referentes a la eliminación o limitación de los productos o servicios que identificará el signo solicitado. Esta modificación deberá ser de carácter secundario y, en consecuencia, susceptible de tomarse en cuenta por la administración al momento de decidir.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 7319 de con- GACETA OFICIAL 27/11/2003 32.32 formidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Notifíquese al mencionado Juez consultante y remítase copia de la sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú