Año XXI - Número 1080 Lima, 9 de junio de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 148-IP-2003.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b), 172 y 173 de la misma Decisión. Marca: HERBAMIEL NATURE’S BLEND.

Actor: NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. Proceso Interno Nº 8070 Proceso 24-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 96 y 113 eiusdem.

Parte actora: sociedad TECNAS S.A. Caso: marca “HUMO DE LEÑA LÍQUIDO mixta”. Expediente Interno N° 6425 14 PROCESO 148-IP-2003 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b), 172 y 173 de la misma Decisión. Marca: HERBAMIEL NATURE’S BLEND.

Actor: NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. Proceso Interno Nº 8070. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 15 de diciembre de 2003, relativa al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comi- sión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 8070.

El auto de 11 de febrero de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I., demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia e interviene como tercero interesado la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. 09/06/2004 2.24 Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución Nº 29019.

Finalmente por Resolución Nº 1517 de 28 de enero de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia, al resolver el recurso de apelación, “revocó la decisión contenida en la resolución 29019 de 2001”, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro de la marca mixta HERBAMIEL NATURE’S BLEND. 2.

Hechos 3. Fundamentos jurídicos de la demanda Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2758 de 19 de noviembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La demandante solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND para distinguir productos comprendidos en la Clase 5.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; materia para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas), solicitud que tiene como fecha de radicación el 12 de febrero de 2001.

La sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S. presentó oposición con base en la marca NATURASOL HERBAMIEL registrada para distinguir productos de la Clase 31. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta).

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución Nº 29019 de 31 de agosto de 2001, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND (mixta). La sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CÍA. S. EN C.S presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación con el fin de revocar la Resolución antes citada.

Por Resolución Nº 39376 la Jefe de la División de Signos La demandante sostiene que “la decisión (sic) 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic), en ninguna de sus disposiciones plantea que se pueda tener como válida una oposición presentada, cuando la marca inscrita y las que se encuentran en controversia corresponden a clases diferentes.

La razón de existir unas clases no es otra que la de permitir un libre ejercicio del mercado en cada uno de los productos que a ella corresponden … sería una aberración desde todo punto de vista, el que se aceptara una oposición de una marca cuando está inscrita en cases diferentes … la explotación de una marca en la clase 31, lo cual es un derecho de la Sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S., en la clase 31, pero dicha inscripción o registro no tiene porque extenderse a los productos que comprende la clase 5, ello no cabe en ninguna mente que posea un mediano razonamiento lógico”.

Sobre la Caducidad de la Acción, la actora manifiesta que “La presente acción no ha caducado, toda vez que el acto administrativo que aquí se demanda, que es: la Resolución Nº 1517 de fecha 28 de Enero de 2002 … a la fecha de presentación de esta demanda no han transcurrido cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de su publicación por edicto, todo de conformidad con lo contemplado en los artículos 85 y 136 del C.C.A.”.

Indica que la Decisión 486 “fue interpretada equivocadamente y aplicada erróneamente en los razonamientos que trae la resolución Nº (sic) 1517, entre los cuales señala: ‘… esta delegatura considera que las semejanzas existentes entre las marcas comparadas, y la estrecha relación entre los productos son determinantes de confusión en el público consumidor, en los términos exigidos por el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comuni- GACETA OFICIAL 09/06/2004 3.24 dad Andina de Naciones (sic)’” y argumenta que “No puede ser más equivocado tal razonamiento, la norma citada y otras que también contiene el acto administrativo aquí impugnado, como el literal h) del artículo 136 y el Artículo 224, no contienen por ninguna parte el fundamento jurídico para que la Superintendencia de industria y comercio acepte oposiciones sobre productos inscritos en clases diferentes y se pronuncie en este sentido”.

Manifiesta que “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘HERBAMIEL NATURE’S BLEND’, clase 5 (solicitada), frente a ‘NATURASOL HERBAMIEL’ (registrada) clase 31, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas…”.

Finalmente sostiene que “no puede seguir en el ordenamiento jurídico un acto administrativo que como la resolución Nº 1517 no hizo cosa distinta que transgredir el Estado de Derecho para aceptar una oposición”. Finalmente argumenta que “establecida la existencia de confundibilidad entre los signos en debate, es evidente que la marca solicitada está incursa en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 344 (sic) … En consecuencia, la marca ‘HERBAMIEL NATURE’S BLEND’ … es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Que con la Resolución 01517 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)” y que “el Superintendente delegado para la propiedad (sic) Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución 1517 declarando fundada la observación presentada por la sociedad Laboratorios de productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S en C. (sic) y, negando el registro de la marca ‘HERBAMIEL NATURE’S BLEND’ …”.

Indica que “… la expresión ‘HERBAMIEL NATURE’S BLEND’ carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjunto de los signos comparados junto con la expresión ‘NATURASOL HERBAMIEL’ (registrada) es claro que presentan similitudes ortográficas, visuales y fonéticas que pueden conllevar al público consumidor a error …”. Agrega que “ … la marca ‘HERBAMIEL NATURE’S BLEND’ (solicitada) clase 5 es confundiblemente semejante a la marca registrada con anterioridad NATURASOL HERBAMIEL cuyo titular es la sociedad Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cia S en C.S clase 31 …” La sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCÍA E HIJOS S. EN C.A. contesta a la demanda indicando que se opone “a todas y cada una de las peticiones y pretensiones contenidas en el escrito de demanda …”.

Sostiene que la Decisión 486 “contrario a lo manifestado por el actor, y siguiendo la posición previamente tomada en las decisiones 85, 313, y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece la posibilidad de presentar oposiciones a marcas similares o idénticas que distingan los mismos productos relacionados (sic), respecto de los cuales pudiera presentarse riesgo de confusión o de asociación”.

Asimismo sostiene, después de hacer una relación de las reglas tomadas en cuenta por este Tribunal para realizar el estudio de la Conexión Competitiva, que “el legislador andino reconoce que la Clasificación Internacional de Niza y sus divisiones en clases, es sencillamente una base para facilitar el registro, pero que puede presentarse confusión entre productos de clases distintas, siempre y cuando los productos distinguidos puedan ser asociados o confundidos por el público … no puede el apoderado de la parte demandante limitar el fenómeno marcario a una comparación de clases, cuando el mismo tribu- GACETA OFICIAL nal andino (sic) ha manifestado repetidamente que la comparación debe hacerse sobre productos o servicios y no sobre clases de nomenclator de Niza”.

Respecto a la afirmación de la actora concerniente a la Decisión 486, dice que el literal a) del artículo 136 “establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea ‘idéntica o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación … en este orden de ideas, el legislador andino reconoce que la Clasificación Internacional de Niza y sus divisiones en clases, es sencillamente una base para facilitar el registro, pero que puede presentarse confusión entre productos de clases distintas, siempre y cuando los productos distinguidos puedan ser asociados o confundidos por el público”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta y de acuerdo a lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, corresponde interpretar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, y conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Trata- 09/06/2004 4.24 do de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretará el literal h) del artículo 136 y de oficio se interpretarán los artículos 134, 135 literal b), 172 y 173 de la misma Decisión por ser aplicables al caso concreto.

Decisión 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

(…) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de terceros, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL (…) “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. “Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro”.

I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO El artículo 134 de la Decisión 486 dispone que “… constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. 09/06/2004 5.24 La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables como marca. En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que “Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …” (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57).

En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. GACETA OFICIAL 09/06/2004 6.24 La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

En el artículo 134 de la Decisión 486, como sostiene Manuel Otero Lastres, “… prescinde de dos de los rasgos conceptuales en los que se asentaba el concepto de marca del artículo 81 de la Decisión 344, a saber: la referencia a la regla de la especialidad y la referencia a los sujetos a quienes pertenecen los productos o servicios distinguidos por la marca … se omite la regla de la especialidad, porque la marca ya no se define como un signo que sirve para diferenciar unos productos o servicios de los demás idénticos o similares, sino que se dice que la marca tiene por finalidad distinguir productos o servicios en el mercado…”.

(Otero Lastres, José Manuel, ob. cit. p. 129) Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación … Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”.

(Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). No obstante lo mencionado, la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, se entiende que, con relación a otros productos o servicios pertenecientes a otra persona.

Prevé que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Por tanto, la distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘intrínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrínseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad.

Este mismo artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas. De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple con los requisitos contenidos en el artículo 134 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión 486.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRÁFICAS Y MIXTAS En el marco de la Decisión 486 se puede identificar la existencia de clases de signos, diferentes a los denominativos, gráficos y mixtos, estos son: los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., pero para el efecto de esta interpretación, el Tribunal, considera necesario examinar GACETA OFICIAL 09/06/2004 7.24 lo relacionado únicamente a las marcas: denominativas, gráficas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto. dores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumi- En cuanto al cotejo de las marcas mixtas el Tribunal ha sostenido que: “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos”.

(Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS). Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre las marcas mixtas HERBAL NATURE’S BLEN y NATURASOL HERBAMIEL. III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Y RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean GACETA OFICIAL idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial afectarían indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde se desprende que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344 toda vez que incluye la asociación como una causal de irregistrabidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases puede darse semejazas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituya en causal de irregistrabilidad.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y conside- 09/06/2004 8.24 rar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta GACETA OFICIAL discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que también da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677 del 13 de junio de 2001, caso “KRISTAL”).

En ese sentido, se busca evitar que el consumir asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, ellos se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud.

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o termi- 09/06/2004 9.24 naciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos GACETA OFICIAL o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre HERBAMIEL NATURE’S BLEND y NATURASOL HERBAMIEL es ideológica, ortográfica o fonética. La conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, señala: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos”. (Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá ha- 09/06/2004 10.24 cer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expen- GACETA OFICIAL dio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA) Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto a un origen empresarial distinto.

Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. 09/06/2004 11.24 se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). El Tribunal sostiene que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.). IV. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO No obstante, el Tribunal estima pertinente reiterar lo aludido supra, en tanto que en el análisis de registrabilidad de una marca, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que la integran, y al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los términos nominativos de manera aislada.

Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). GACETA OFICIAL V. PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA FRENTE AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS La primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario, conjuntamente con los principios de aplicación inmediata y efecto directo que caracterizan al Derecho Comunitario, implica que sus normas cualquiera sea su fuente o rango, por su especialidad, se imponen y prevalecen sobre las normas internas de los Estados Miembros y consecuentemente a los Tratados que éstos hayan suscrito y que tengan relación con el ámbito del proceso de integración andina.

Su fundamento radica en el hecho de que los países miembros al suscribir el Acuerdo de Cartagena, constitutivo de la Comunidad Andina, han transferido una parte de sus competencias a este organismo supranacional con la consiguiente limitación de las competencias estatales en ese ámbito, de donde emerge una soberanía compartida que conlleva la primacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas del ordenamiento jurídico interno, al que se integran, y su consiguiente cumplimiento obligatorio conforme a lo previsto por los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal, sin importar la jerarquía de éstas y de la fecha de su vigencia. Al respecto el tratadista Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, dice: “Entre los principios rectores del Derecho comunitario la primacía de este sobre los ordenamientos nacionales ocupa un lugar dominante, en consecuencia los conflictos entre las normas comunitarias y las normas nacionales deben resolverse mediante la aplicación del principio de la primacía de la norma comunitaria”.

(Sánchez Rodríguez, Luis Ignacio. Tratado de Derecho Comunitario Europeo I, dirigido por E. García Enterría, J.D. Gonzáles Campos, S. Muñoz Machado, Editorial Civitas S.A., Madrid-España, 1986). El Tribunal ha declarado que “ … el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos …” (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002, haciendo referencia al Proceso 02-N-86.

G.O.A.C. Nº 21 de 15 de julio de 1987). 09/06/2004 12.24 Se estableció así un régimen común y uniforme, de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

Resulta entonces que la norma interna … que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable. en consecuencia, prevalece … sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con el derecho interno. De no ser así resultaría imposible alcanzar el objetivo propio del derecho de la integración, que es el de lograr un régimen uniforme para todos los países de la comunidad.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado, haciendo referencia al Proceso 2-IP-88, publicado en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de junio de 1988). Al respecto el Tribunal formuló las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ” (Proceso 34-AI-2001, ya citado). En el caso de autos, la actora hace referencia a la caducidad del registro de un signo como marca, en los siguientes términos “La presente acción no ha caducado, toda vez que el acto administrativo que aquí se demanda, que es: la Resolución Nº 1517 de fecha 28 de enero de 2002 … a la fecha de presentación de esta demanda no han transcurrido cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de su publicación …”.

Sobre el tema de la caducidad el artículo 173 de la Decisión 486 dispone que el registro de una marca caduca de pleno derecho, cuando el titular o quien tuviere interés legítimo no soli- GACETA OFICIAL cita la renovación dentro del término legal, así como también es causal de caducidad la falta de pago de tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.

En el entendido de que la caducidad que hace mención el demandante se refiere a la oportunidad en que debía presentarse la demanda de nulidad del registro marcario, la norma comunitaria contenida en el articulo 172 de la misma Decisión 486, permite a la autoridad nacional competente decretar la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la mencionada Decisión. Asimismo este artículo prevé la nulidad relativa de un registro de marca, que podrá ser decretada cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se haya realizado de mala fe.

Esta nulidad relativa prescribirá dentro de los 5 años contados a partir de la fecha de concesión del registro, en tanto que la nulidad absoluta es imprescriptible. Con base a los principios de primacía del derecho comunitario y de los términos de prescripción arriba señalados, corresponde al consultante determinar las normas aplicables y los plazos de prescripción que correspondan.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de 09/06/2004 13.24 los cuales el uso de la marca pueda causar, en el público, un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: La Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, deben determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo cuando una palabra en idioma extranjero que forma un signo marcario y es fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su conoci- GACETA OFICIAL 09/06/2004 14.24 miento y significado conceptual se han generalizado o son de uso común en los Países Miembros, no pueden ser registrados. ral de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE SÉPTIMO: La primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario, conjuntamente con los principios de aplicación inmediata y efecto directo que caracterizan al Derecho Comunitario, implica que sus normas cualquiera sea su fuente o rango, por su especialidad, se imponen y prevalecen sobre las normas internas de los Estados Miembros.

Con base a estos principios el consultante determinará las normas aplicables y los plazos de prescripción que correspondan. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 8070, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría Gene- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 24-IP-2004 Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 96 y 113 eiusdem.

Parte actora: sociedad TECNAS S.A. Caso: marca “HUMO DE LEÑA LÍQUIDO mixta”. Expediente Interno N° 6425. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, doce de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Mar- telo, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de abril de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “el señor LEON SARDI HERRERA solicitó ante la División de GACETA OFICIAL Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 30 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza”; que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 410, no se presentó demanda de observaciones por parte de ninguna persona natural o jurídica”; y que “una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 2221 de 31 de enero de 1995, por medio de la cual se concedió el registro de marca ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’ Clase 30, al señor LEON SARDI HERRERA”.

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia precisa, en su escrito de contestación a la demanda, que “el señor León Sardi Herrera, solicitó el día 22 de septiembre de 1994 el registro de la marca ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’ …” (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”). 1.2.

Cuestión de derecho El consultante señala que, según la accionante, “se violó el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto para que una marca pueda ser registrable se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad; y la marca mixta denominada HUMO DE LEÑA LIQUDO (sic) carece de suficiente distintividad, debido a que simplemente describe características del producto que se pretende proteger y no sirve para diferenciarlo de otros del mismo tipo”; que “se violó el literal d) del artículo 82 de la decisión 344 debido a que la existencia del humo líquido, en el mercado, tiene la cualidad de ser líquido, por lo cual la marca registrada simplemente describe el producto a proteger, cual es un saborizante de alimentos, desconociendo que los signos o términos descriptivos son de uso público y por lo mismo no son materia de apropiación por parte de ninguna persona natural o jurídica, pues de lo contrario se privaría a los competidores de usar signos o términos que necesitarían los mismos para informar al público sobre las características esenciales de un determinado producto”; que “el dibujo que acompaña a la marca mixta demandada es meramente descriptivo, y de acuerdo con 09/06/2004 15.24 la doctrina internacional, éstos no deben ser exageradamente evocativos del producto a distinguir”; que “se violó el literal e) del artículo 82 por cuanto la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO es una expresión comúnmente usada en el mercado por los empresarios para identificar un tipo de producto que existe en el mismo y que se vende en forma líquida, para dar un sabor especial a las carnes y a otros productos alimenticios”; y que “Se apoya en varios artículos publicados en la revista Food Technology, entre ellos el titulado ‘Color of smoked foods’ del autor A. Ruiter, publicado en mayo de 1979, en el cual se describen las características del humo líquido; concluye que la marca cuyo registro se demanda se confunde con las características mismas del producto a proteger, y por lo tanto, es irregistrable de acuerdo con la ley marcaria”.

Del texto de la demanda se desprende, además, que “la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO precisamente está describiendo al producto y su característica esencial, en cuanto que se trata de una especie de humo que tiene la característica de ser líquido”; que “la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO constituye expresión descriptiva en cuanto que la marca enunciada describe el producto a proteger y la cualidad esencial del mismo”; que “el dibujo que acompaña a la expresión citada la hace también irregistrable, debido a que el mismo en su parte central describe al público consumidor con los elementos gráficos que incorpora en su parte central, que el producto consiste en una especie de Humo de Leña”; que “el HUMO DE LEÑA LIQUIDO es un producto de la Clase 30 Internacional, ya que el mismo es un saborizante o en otros términos es un coadyuvante destinado a mejorar el gusto de los alimentos”; y que “el mismo no solo sirve para identificar el producto en sí, sino además porque dicho término es el que necesitan los empresarios del sector de alimentos para identificar un producto específico”.

Asimismo, la actora argumenta que “el término HUMO DE LEÑA LIQUIDO o HUMO LIQUIDO es irregistrable por ser de uso común en el mercado (debido a que ambas expresiones hacen relación a un mismo producto y dichos términos son los que comúnmente se utilizan en el mercado para identificar un producto específico)”. 2. Contestación a la demanda 2.1.

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega, en su escrito de con- GACETA OFICIAL testación a la demanda, que “con la expedición de la resolución n. 2221 del 31 de enero de 1995 … no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias, como lo sostiene la parte demandante”; que “el fundamento legal del acto administrativo acusado y expedido por la Oficina Nacional Competente, se ajustó a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes al momento de su expedición”; que “en el caso que nos ocupa la marca HUMO DE LEÑA LIQUIDO, reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 y no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 adicionalmente en el momento procesal oportuno no se presentaron observaciones por parte de terceros”. 2.2.

Del escrito de contestación a la demanda presentado por el apoderado del señor LEON SARDI HERRERA, quien actúa “como tercero con interés directo en las resultas del proceso”, se desprende que “la Marca de mí Representado ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’, no es una de las características o efectos de cualquier producto de la Clase No 30; al ser unidas estas expresiones da como resultado un signo distintivo y susceptible de Registro, siendo una expresión de fantasía que no alcanza las Reglas de las prohibiciones de irregistrabilidad de la Decisión 344 siendo el signo distintivo registrado totalmente independiente, diferenciador, teniendo tal grado de fantasía que lo hace original y con fuerza diferenciadora, siendo un Signo que sirve para distinguir en el mercado un Sazonador de uso Doméstico”; que “no se pretendió registrar: Salsa;

Sazonador; Ahumado; Saborizantes; Humo de Madera; Humo licuado, como lo pretende hacer creer el Apoderado de la Demandante, manipulando los términos empleados y volver sinónimo la expresión extranjera ‘LIQUID SMOKE’, que no se utiliza en el mercado colombiano, y acompañando una serie de documentos traducidos y que en ninguno de su traducción concluye con el término en español: ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’”; que “La Marca ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’, no describe las características del producto a proteger, porque en ninguna parte se indica que es un sazonador, saborizante, no representa las características del producto, tampoco el signo consiste en una denominación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos de la Clase No 30”.

También señala que “el signo ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’, es un vocablo que de conformi- 09/06/2004 16.24 dad con nuestra gramática no quiere decir que se convierte en un termino conocido y empleado por el público (sic) y el comercio para designar los productos de la clase No 30 Es una denominación que no es empleada usualmente para identificar la naturaleza de los productos, sus características, cualidades, calidades u otros datos de los productos a que pertenece”; que “el signo ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’ antes de su registro no era ni es una designación común o usual de los productos para los cuales se emplea”; que “el Signo … empleado para distinguir el producto antes descrito, es totalmente diferente a lo que es LIQUID SMOKE, o HUMO LIQUIDO, o HUMO LICUADO, todo de acuerdo a su extenso texto en inglés”; que “En Colombia los consumidores no se preguntan que (sic) es? Y la respuesta no es HUMO LIQUIDO, la respuesta es: ‘SAZONADOR’ O ‘SABORIZANTE’ ”; que “El signo de mi representado no es descriptivo, pues no hace relación a ningún artículo, producto o servicio ni describe tampoco a las mercancías, que trata de amparar ni evoca la idea de las mismas o cuando al comparar los productos que va a proteger el signo como marca ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’, no hace mención a las cualidades o calidades esenciales o primordiales del producto”; y que “Esta denominación no se refiere al producto en si mismo, puesto que no es una denominación genérica conocida en un sentido general por el publico (sic) que al nombrarse se establezca una relación directa entre el nombre y el producto, no pertenece al vocabulario general de los productos de la Clase No 30 por lo tanto no representa las características de los productos de la Clase No 30 entonces, cumple con su función distintiva y jamás tiende a sugerir propiedades de los productos de la Clase No 30”.

Finalmente, el tercero interesado argumenta que “el signo ‘HUMO DE LEÑA LIQUIDO’, contiene elementos denominativos y gráficos que la hacen totalmente distintiva (sic), que constituye una construcción metafórica, donde las palabras son utilizadas con un sentido distinto del suyo propio habitual, con un ostensible carácter artificioso, caprichoso o de fantasía, cuya originalidad le dota de una clara eficacia distintiva e identificadora, cuya combinación de palabras adquiere un valor diferencial distinto del de sus miembros integrantes como efecto inmediato y directo de la estructura adoptada que crea una imagen sugestiva e idónea para cumplir la misión como Marca”; que “la Marca … no se ha vulgarizado, es decir no es utilizado dentro del GACETA OFICIAL lenguaje común, el público consumidor no la asocia a un producto de la clase No 30 … no es una denominación que sea conocida de manera general y amplia por el público, el hecho de que conste (sic) en el diccionario los vocablos que integran esta marca, no fue obstáculo para que el signo fuera registrado como marca, ya que lleva en el mercado colombiano, más de seis (6) años …”; que “El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la genericidad de una denominación desde el punto de vista jurídico.

No porque una palabra figure el (sic) diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas queda por ello descalificada como marca”; y que “la Denominación para reputarse genérica, debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio, o por ambos, situación que no ocurre con la Marca legalmente concedida a mi representado”. 09/06/2004 17.24 pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 96 y 113 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( )

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 360 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

( )”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

GACETA OFICIAL b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. 09/06/2004 18.24 El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De los signos mixtos La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado conceptual; el gráfico, compuesto por una imagen visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura compleja se halla integrada por un elemento denominativo y uno gráfico.

GACETA OFICIAL A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, según la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240). En este contexto, el Tribunal ha declarado que “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, del 9 de diciembre de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

III. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. 09/06/2004 19.24 El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

Este Tribunal ha precisado también que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12IP-95, ya citadas).

GACETA OFICIAL Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 09/06/2004 20.24 exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, ya citada).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. IV. De los signos comunes o usuales Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo, en cambio, sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En la doctrina, Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “aque- GACETA OFICIAL lla que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (ALEMÁN, Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84). Por su parte, Otamendi enseña que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;

Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77). V. De las marcas débiles Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan 09/06/2004 21.24 deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge, ob.cit., pp. 191 y 192). VI. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

GACETA OFICIAL VII. De la nulidad del registro de un signo como marca El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. En el caso de autos, se observa que el registro de la marca “HUMO DE LEÑA LÍQUIDO mixta”, solicitado el 22 de septiembre de 1994, fue otorgado mediante Resolución N° 2221, de 31 de enero de 1995, fechas en las que se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

En lo que concierne a la legitimación para instar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha declarado que: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un 09/06/2004 22.24 órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados. Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 10IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, caso “COLSUBSIDIO”).

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro en cuestión, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Decisión 344, por ‘oficina GACETA OFICIAL nacional competente’ procede entender la entidad administrativa a que ha de acudirse para solicitar la atribución de un derecho de Propiedad Industrial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca, toda vez que el artículo 113 no lo regula en forma expresa. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. Finalmente, el citado artículo 113 prevé las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca.

Tales son que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 09/06/2004 23.24 cia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 4° El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 5° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 6º No es registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. CONCLUYE 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En el examen de registrabilidad de un signo mixto, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevan- 7º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

GACETA OFICIAL 8º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro del signo, presentar observaciones al registro de la marca solicitado. También tendrá legítimo interés, para presentar observaciones, el titular de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Vencido el plazo, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones, debiendo en todo caso decidir a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 9° El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión, y en consecuencia, en tutela del principio de seguridad jurídica, se aplicará la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. 10° A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla de oficio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.

El órgano competente para declarar la nulidad del registro marcario será la autoridad administrativa o judicial establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro. En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establez- 09/06/2004 24.24 ca.

El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de dicha Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú