Año XXI - Número 1107 Lima, 23 de agosto de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 31-IP-2004.- Proceso 53-IP-2004.- Proceso 56-IP-2004.- Pág. Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 a) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83 a), 84, 87 c), 96 y 102 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 7261-LY.

Actor: THE PILLSBURY Company. Marca: GIGANTE Y LOGOTIPO Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 98, 99 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: OROTELS ECUADOR S.A. Marca: “OROTELS”. Proceso interno N° 9696-LYM Interpretación Prejudicial de la norma prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem.

Parte actora: sociedad COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. Caso: “COTO etiqueta”. Expediente N° 2001 0210 01. Interno: 7197 PROCESO Nº 31-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 a) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83 a), 84, 87 c), 96 y 102 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 7261-LY.

Actor: THE PILLSBURY Company. Marca: GIGANTE Y LOGOTIPO. VISTOS: contenida en Oficio Nº 278-TDCA-2S-7261-LY, de fecha 5 de abril de 2004, remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 7261-LY. La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 113 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de mayo de 2004. 23/08/2004 2.32 Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: de lo Contencioso Administrativo la demanda de nulidad del registro de la marca GIGANTE Y LOGOTIPO, al indicar normas ecuatorianas que señalan que no es necesario el agotamiento de la vía administrativa para solicitar en vía judicial la nulidad de la resolución que otorga el registro. 1.

Las partes 2.2. Fundamentos de la demanda La actora es la sociedad THE PILLSBURY COMPANY. La apoderada de la sociedad The Pillsbury Company manifiesta que “las dos marcas, mismas que son idénticas, protegen productos de la misma clase internacional Nº 29; por tanto productos que además de ser iguales se expenden en los mismos establecimientos comerciales, a lo cual hay que añadir que mi representada tiene también registrada su marca GIGANTE VERDE para la clase internacional Nº 30, por lo cual, al amparo de lo estipulado en las disposiciones antes citadas, tanto de la Decisión 344, como de la Ley de Propiedad Intelectual vigente, no es factible permitir el registro de una marca extremadamente similar y para la misma clase a menos que sean del mismo propietario.” Los demandados son: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual;

El Procurador General del Estado; y, la Sociedad Industrias Alimentarias S.R.L. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 23 de marzo de 1998, la sociedad THE PILLSBURY COMPANY, obtuvo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, los certificados de registro Nº DNPI-1617-98-MICIP y DNPI1618-98-MICIP de la marca GIGANTE VERDE, para productos de las clases internacionales 29 y 30 respectivamente.

(Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; y clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel.

Jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). Posteriormente el 1 de junio de 2000, mediante Resolución No. 2836-00 DNPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual concedió el registro de la marca de Fábrica GIGANTE Y LOGOTIPO a nombre de la compañía INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.R.L. para proteger Mermelada de fresa; mermelada de naranja; mermelada de fresa light; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas; productos pertenecientes a la clase Internacional Nº 29.

El 16 de agosto del 2000, The Pillsbury Company, plantea directamente ante el Tribunal Distrital Argumenta además que el registro de “la marca GIGANTE Y LOGOTIPO (sic) de propiedad de mi representada, la compañía THE PILLSBURY COMPANY se encuentra registrada en el Ecuador desde 1998 y ampara productos de la clase internacional Nº 29, así como de la clase internacional Nº 30, razón por la cual LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, debió al amparo de las disposiciones de la Decisión 344, rechazar de oficio la solicitud de registro de la denominación GIGANTE Y LOGOTIPO presentada por INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.R.L. el 4 de noviembre de 1999”.

Solicita además se declare la NULIDAD del registro Nº 2836-00 DNPI de la marca GIGANTE Y LOGOTIPO de propiedad de INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.R.L. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1. Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y ratificándose en el registro Nº 2836-00 DNPI, materia de la impugnación por guardar conformidad con la legislación andina y nacional.

GACETA OFICIAL 23/08/2004 3.32 2.3.2. Del Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado. 2. Alega ilegitimidad de personería de la parte actora. Manifiesta que de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, se establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales; por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio. 3.

Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones del actor. Niega que las marcas del actor y la marca registrada mixta GIGANTE Y LOGOTIPO sean semejantes.

CONSIDERANDO: 2.3.3. De las Industrias Alimentarias S.R.L. Arguye el tercero interesado, que la marca Gigante “fue registrada en el Perú en 1989, por lo que este signo distintivo tiene una antigüedad de 11 años de propiedad y uso exclusivo”. Añade además que “con los registros de la marca mixta “GIGANTE Y LOGOTIPO” realizados en Perú y Ecuador, y con la gran difusión que esta (sic) tiene en el mercado peruano y ecuatoriano se esta probando la notoriedad de esta marca, conocida por el público consumidor del Ecuador y Perú, de ser una marca notoriamente conocida, cumpliéndose con lo que dispone los 4 literales del Art. 84 de la Decisión 344 de la Comisión del CAN (sic) ”.

Así mismo menciona, que la marca Gigante y logotipo, es una marca mixta y distingue los productos que protege dentro de la clase 29, estos son: mermelada de fresa; mermelada de naranja; mermelada de fresa light, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas, mientras que la marca oponente Gigante Verde protege todos los productos de las clases internacionales Nºs 29 y 30 por lo que “no sabemos a ciencia cierta que tipo o que productos de las clases 29 y 30 protegen, ya que en forma ambigua, abstracta e indeterminada dice que protege todos los productos de las clase 29 y 30, tratando de establecer un verdadero monopolio de más de 200 productos encasillados en una sola clase internacional; consecuentemente bien pueden proteger productos distintos, de distinta naturaleza, destinados a diferente uso, a pesar de que se encuentran encasillados en la misma clase internacional”.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso se interpretarán los artículos 81, y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Del artículo 82 sólo corresponde la interpretación del literal a); y de oficio los artículos 83 a), 84, 87 c), 96 y 102 por ser pertinentes al tema. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Por todo lo manifestado, plantea las siguientes excepciones: Artículo 82 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

“No podrán registrarse como marcas los signos que: GACETA OFICIAL a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 23/08/2004 4.32 ( )” Artículo 96 ( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca” Artículo 87 “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: ( ) c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca;

“Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este techo será comunicado al interesante mediante resolución debidamente motivada”. Artículo 102 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión ( )”; En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. GACETA OFICIAL Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77) 23/08/2004 5.32 II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. CONEXION COMPETITIVA. El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también GACETA OFICIAL entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. 23/08/2004 6.32 En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo GACETA OFICIAL 23/08/2004 7.32 uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. La doctrina recogida de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, ha fijado algunos criterios que podrían conducir a establecer la conexión competitiva entre los productos; ellos fueron sintetizados en la sentencia dictada en el Proceso N° 08-IP-95 (G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”): Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva.

No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator. Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. b) Canales de comercialización. f) Partes y accesorios. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final. c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían d) Relación o vinculación entre los productos. e) Uso conjunto o complementario de productos. g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características similares, existe la posibilidad de la similitud. h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable. GACETA OFICIAL III. DE LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA Para el tratadista Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A:, Madrid, 1984, pág. 32).

Este Tribunanl ha manifestado que “la marca notoria es el resultado del amplio conocimiento adquirido por una colectividad que pertenece a un determinado grupo de consumidores de ciertos bienes o servicios. Este concepto abarca la extensión y la intensidad del conocimiento de la marca, su antigüedad, su ámbito de difusión, comercialización y su uso constante”.

(Proceso Nº 44-IP-2002, G.O.A.C. Nº 945, de 14 de julio de 2003, Marca: BELMONT) Para determinar la notoriedad de la marca, es necesaria la prueba, al respecto este Tribunal ha manifestado lo siguiente: 23/08/2004 8.32 quiere que la marca confiera derechos sólo en relación con los bienes o servicios designados en la solicitud de registro.

El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección en relación con los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios de clases diferentes.

Por tanto, el Juez o la autoridad nacional competente, debe verificar si los productos o servicios que pretende proteger la marca corresponden exactamente a la clase que ella busca identificar, para lo cual deberá tomar en consideración necesariamente la edición vigente de la clasificación internacional de Niza al momento de realizarse la solicitud de registro.” (Proceso Nº 57-IP-03.

G.O.A.C. Nº 967, DE 18 DE AGOSTO DE 2003, Marca: FLORISTERIA JARDIN KENNEDY). V. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso N° 08-IP-95, G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”). De lo dicho podemos concluir, que la mención de la notoriedad no es suficiente para demostrar que ésta es ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración de su existencia, a traves de la prueba. IV. IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE EN LA QUE SE REGISTRARÁ EL SIGNO Una de las obligaciones del titular del signo que se pretende registrar como marca, es la de señalar con claridad los productos o servicios de la clase internacional que serán identificados con dicho signo; por lo que el Juez consultante deberá analizar si se cumplió con este requisito contemplado en el literal c) del artículo 87.

Al respecto este Tribunal ha señalado que “De conformidad con la regla de especialidad se re- El artículo 93 de la Decisión 344 señala que cualquier persona dotada de interés legítimo, podrá presentar observaciones a la solicitud publicada por la Oficina Nacional Competente; luego de los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al GACETA OFICIAL realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Finalmente, la Resolución debe ser motivada, el Tribunal ha manifestado al respecto que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Proceso Nº 04-AN-97, G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, Marca: CONTRACHAPADOS).

VI. USO EXCLUSIVO DE LA MARCA Es conocido que en la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, recoge el sistema atributivo; en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; ésto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

Los artículos 102 y 104 de la Decisión 344 también hacen referencia a la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho: “la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi).

Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del 23/08/2004 9.32 derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: y La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. y La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. y La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.

En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.” (Proceso 33-IP-2000, G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA) VII. DE LA NULIDAD DEL REGISTRO. La Decisión 344 en su artículo 113 contempla la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, del mismo modo como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

En lo que concierne a la legitimación para instar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha declarado que: En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del regis- GACETA OFICIAL tro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”. “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO.

En consecuencia, la legitimación se da por interés, a diferencia de las acciones populares, en las cuales no se requiere una verdadera legitimación. 23/08/2004 10.32 dad de la norma jurídica”. (Proceso N° 10-IP-97, G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, Marca “COLSUBSIDIO”). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Segundo: El derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere gracias al registro que otorga la oficina nacional competente.

Para Cabanellas, parte interesada es, ‘procesalmente, quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción’. (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, 23 Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994). El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados. En definitiva, para la nulidad del acto administrativo concesorio del registro, cuando es incoada por un particular, éste debe demostrar su ‘interés legitimador’, fundamento para haber propuesto esta acción; sin que pueda interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares pueden intentar la nulidad en defensa de un interés general o público o de la “simple” legali- Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La marca que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada anteriormente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro, y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.

Tercero: El titular del signo que se pretende registrar, deberá señalar los productos o servicios de la clase internacional que serán identificados con dicho signo. Cuarto: Admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos.

Quinto: Se considera a una marca como notoriamente conocida cuando es ampliamente aceptada por una colectividad o sector económico de los productos o servicios al que GACETA OFICIAL 23/08/2004 11.32 pertenece la marca. La notoriedad de la marca es materia que en caso de controversia debe ser probada por su titular. Sexto: General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE El artículo 113 de la Decisión 344 dispone la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente, pudiendo ser declarada ésta a petición de parte interesada o de oficio.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 53-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 98, 99 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: OROTELS ECUADOR S.A. Marca: “OROTELS”. Proceso interno N° 9696-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil cuatro. dio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por interme- Que la solicitud recibida por este Organo Jurisdiccional el 26 de mayo del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos GACETA OFICIAL 23/08/2004 12.32 ner el registro de la denominación OROTELS, como marca destinada a amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 9 de junio de 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad ecuatoriana OROTELS ECUADOR S.A., siendo demandados el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, representado por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Se determina como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad ecuatoriana OROTELS ECUADOR S.A., mediante apoderado pide que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI): Nº 01-234 AC, de 27 de junio del 2002, mediante la cual el mencionado Comité, aceptó el recurso de reposición presentado por la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER y canceló el registro correspondiente a la marca de servicios OROTELS.

Solicita adicionalmente la actora, que se suspenda la ejecución del acto recurrido, que se revoque la resolución antes aludida y se anule la cancelación del registro correspondiente a la marca OROTELS. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 29 de mayo de 1992, la sociedad OROTELS ECUADOR S.A. presentó solicitud para obte- - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 328, Pág. 181, correspondiente a mayo de 1992, no habiendo sido formuladas oposiciones en su contra. - El 20 de mayo de 1993, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió registro para la marca denominativa OROTELS, título Nº 266-93, con vigencia de 10 años. - El 23 de febrero del 2000, la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER presentó ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, una acción de cancelación respecto de ese registro, fundamentada en la notoriedad de la marca de su propiedad “HOTEL ORO VERDE”. - El 4 de octubre del 2001, el aludido Comité emitió Resolución desconociendo la notoriedad de la marca HOTEL ORO VERDE y determinando, además, que “no ha lugar la cancelación de la marca de servicios OROTELS Nº 266-93”. - El 26 de octubre del mismo año, la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER presentó recurso de reposición en contra de la resolución en referencia. - El 27 de junio del 2002, el mencionado Comité expidió la resolución Nº 01-234 AC por medio de la cual decidió admitir la acción de cancelación de la marca de servicios OROTELS. b) Escrito de demanda La sociedad OROTELS ECUADOR S.A., por medio de apoderado, manifiesta que la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, presentó ante el Comité de Propiedad Intelectual, Indus1 Clase 42.- Servicios hoteleros en general, hoteles, pensiones, complejos turísticos, hosterías, clubs, casas vacacionales; restaurantes, self-service; snack bar, salas de lunch, comidas rápidas, cafeterías, bares, contins, discotecas, salas de baile, expendio de licores, suministro de comidas, baños turcos, saunas, tiendas y locales especializados de venta, supermercados, peluquerías, programación de ordenadores y computación; y demás servicios conexos.

GACETA OFICIAL trial y Obtenciones Vegetales, demanda de cancelación amparada en la notoriedad de la marca “HOTEL ORO VERDE”, en contra del registro obtenido para la marca de servicios OROTELS, respecto de la cual, el mencionado Comité, resolvió, en fecha 4 de octubre del 2001, que “no ha lugar la cancelación de la marca de servicios OROTELS Nº 266-93”; resolución acerca de la cual ha sido luego interpuesto recurso de reposición. Sostiene la actora, fundamentalmente, que ante la solicitud de cancelación presentada, el mencionado Comité debió, al momento de resolver el aludido recurso, determinar que “…los puntos de hecho y de derecho contenidos en la solicitud marcaria Nº 32409 y en el título de la marca denominativa ‘OROTELS’ deben ser tomados en consideración como soporte jurídico …para anular la Resolución infundada, ilegal y arbitraria emanada del Comité …y anular la acción de cancelación del Registro de la marca denominativa ‘OROTELS’…”.

Afirma, que en su oportunidad presentó solicitud para el registro de la mencionada marca de servicios, la “que no contiene la figura de un arbolito, OROTELS”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase Internacional 42. Expresa que respecto de esa solicitud no fueron formuladas oposiciones por parte de terceros, menos aún por la sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER y que, luego del respectivo trámite, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial otorgó el correspondiente registro, con vigencia de 10 años, esto es, hasta el 20 de mayo del 2003.

Argumenta, por otro lado, que “…la marca OROTELS ha coexistido pacíficamente con la marca HOTEL ORO VERDE de la actual sociedad recurrente, sin que el consumidor medio haya sido inducido a ningún tipo de confusión, ya que los productos están destinados a consumidores selectivos, donde interviene el nivel económico, el grado cultural de las personas y el nivel de vida; criterios suficientes para calificar el servicio prestado por una empresa local, de los productos prestados por otra empresa a nivel internacional.”.

Señala que “…la marca registrada OROTELS produce una impresión global distinta de la marca HOTEL ORO VERDE y que han coexistido pacíficamente en el Ecuador, conforme se apre- 23/08/2004 13.32 cia de los registros concedidos a ambas empresas.”. Expresa que la resolución que se impugna “…se halla errónea e ilógicamente motivada y la fundamentación de esta resolución se lo hace sobre la base de razonamientos errados y absurdos…”, sosteniendo en tal sentido, que “los miembros del Comité…establecen que la confusión entre las marcas en aparente conflicto debe (sic) ser apreciadas por la total identidad de los gráficos que conforman las marcas y no por la parte denominativa comprendida en los prefijos la palabra ‘ORO’”.

Afirma, adicionalmente, que de esta manera han equivocado su actuar pues “…este absurdo constante en la Resolución que se impugna es evidente, puesto que marca denominativa es la que se conforma con uno o más términos SIN DIBUJO O REPRESENTACIÓN ESPECIAL. Se reinvindica (sic) la denominación, porque es la parte dominante de la marca, en cambio una marca mixta tiene una denominación en letra especial acompañada con dibujos o diseños.

Es decir una marca mixta ampara una denominación, un dibujo o diseño especial.”. En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 60-IP-2000, 19-IP-2001 y 27-IP-2001. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, por intermedio de su Presidente, solicita que se considere como prueba cuanto de autos sea favorable a dicho Instituto, de manera especial el expediente administrativo del cual remite una copia certificada.

La Procuraduría General del Estado, representada por la Directora de Patrocinio, Delegada del Procurador, en su contestación a la demanda expresa que le corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio, manifestando, además, que “con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso ….señala el casillero judicial…”.

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en representación del cual interviene su Presidente, defiende la legalidad de los actos realizados por ese Comité y, concluye que “…su actuación al resolver el recurso materia de la presente impugnación se basó en requerimientos procesales, GACETA OFICIAL observando el debido proceso, en base de los elementos que aparecen del expediente sometido a su resolución; usando facultades discrecionales dentro del más estricto sentido jurídico y objetivo…”.

Manifiesta, así mismo, que “niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, y que además impugna la prueba que presente o llegue a presentar la demandante por ilegal e improcedente.”. Solicita que se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable y finalmente pide que se rechace la demanda. La sociedad HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, en calidad de coadyuvante, al contestar la demanda asevera ser titular de las marcas HOTEL ORO VERDE, ORO VERDE HOTELS, ORO VERDE HOTELS + GRAFICA, ORO VERDE HOTELS + GRAFICA A COLORES, entre otras marcas registradas, según manifiesta, con mucha anterioridad a la cancelada.

Sostiene que las marcas en controversia son idénticas, expresando que “si existe similitud entre los signos, existe riesgo de confusión entre los mismos, lo que evidentemente perjudicaría tanto al titular de una marca registrada, como al público consumidor, puesto que lo induce a error de consentimiento en cuanto al origen empresarial de los productos que consume.”.

Defiende la notoriedad de sus marcas, argumentado que “es imposible la coexistencia de las marcas notorias de su mandante con otras que son imitaciones totales de éllas…”. Afirma, adicionalmente, que “…protegiendo los derechos del público consumidor, por tratarse como en este caso, de servicios de amplio uso respecto de los cuales cualquier posible confusión afectaría gravemente a mi representada, la compañía HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER y teniendo en cuenta la notoriedad de los signos de propiedad de esta compañía; deberá RATIFICARSE la aceptación de la Acción de Cancelación de la marca de servicios OROTELS”.

Fundamenta sus actuaciones refiriendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 9-IP-94, 20-IP-97 y 60-IP-2001. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 23/08/2004 14.32 CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere los argumentos sostenidos por la demandante y por los demandados, así como las fundamentaciones expuestas por el tercero interesado en los resultados del proceso; aspectos todos considerados como relevantes para la interpretación solicitada.

Se identifica la causa interna que origina la solicitud sobre interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha requerido de este Organismo, por medio del oficio Nº 453 TDCA-2S, de 21 de mayo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a) y h), 167, 190, 192, 194 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante, este Tribunal ha podido verificar, que la solicitud referente al registro de la marca “OROTELS”, fue presentada el 29 de mayo del año 1992, conforme así consta en el requerimiento formulado y en la documentación aparejada al mismo; realidad documental acreditante del hecho de que el registro en controversia fue solicitado en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del entonces Acuerdo de Cartagena.

Por lo expuesto, este Organo Comunitario considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a lo establecido en GACETA OFICIAL 23/08/2004 15.32 los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 98, 99 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disposiciones por cierto concordantes con los artículos 134, 136 literales a) y h), 167, 190, 192, 194 y 228 de la Decisión 486.

Estima conveniente, por otra parte, extender dicha interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, régimen substitutivo del establecido en la Decisión 313 y, vigente en la fecha de presentación de la solicitud sobre cancelación del registro en controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 313 “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrase como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) “Artículo 98.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en la Subregión, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada País Miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro. “Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.” GACETA OFICIAL “Artículo 99.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” (…) “Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial.

“Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir. “Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro.” DECISION 344 “DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. 23/08/2004 16.32

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, 136 literales a) y h), 167, 190, 192, 194 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por constatar que la solicitud para el registro de la denominación “OROTELS” fue presentada, como ha sido ya dicho, el 29 de mayo de 1992, esto es, en vigencia plena de la Decisión 313 de la Comisión del entonces Acuerdo de Cartagena.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, subrogatoria de la 313, con apoyo en todo lo cual se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las normas vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, en este caso, aquellas de la Decisión 313, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.

El criterio expuesto se apoya también, en lo establecido por el inciso segundo del artículo 126 del Estatuto del Tribunal, que expresa que “en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto.

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable, se encuentran determinados en dicho artículo, GACETA OFICIAL los que por cierto son los mismos consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344 y en el 134 de la Decisión 486, esto es: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia que viene siendo sentada por este Tribunal. 23/08/2004 17.32 El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad

6. CLASES DE MARCAS Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva GACETA OFICIAL propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.2 Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 7.

PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que en definitiva derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al 2 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/08/2004 18.32 respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra” 3. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a disposiciones legales, admitiéndose para ese propósito, la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notorie3 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL dad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Como consecuencia de la aludida protección, el signo que resulte engañoso para los medios comerciales o para el público es irregistrable, señalándose además que si bien dicho literal consagra tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, estableciendo la doctrina los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. 23/08/2004 19.32 Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

La notoriedad respecto de nombres comerciales El Tribunal ha considerado en varias ocasiones, en vía de interpretación prejudicial, que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 debe entenderse referida tanto a marcas notorias como a otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial; determinando que dicha disposición no excluye a éstos, ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) de ese artículo.

En tal sentido, ha expresado que si la norma protege a las marcas notorias no hay razón de que no extienda esa protección jurídica a otros signos, pues el fin que persiguen tanto la marca como el nombre comercial es la protección general al consumidor, quien se resguardaría mayormente por ese medio, del error o de la confusión. El literal d) del referido artículo 73 otorga, entonces, como se manifiesta, protección también al nombre comercial notoriamente conocido, para enfrentarse mediante oposición, a la inscripción posterior de una marca o de otros signos distintivos.

8. LOS NOMBRES COMERCIALES El artículo 117 de la Decisión 313, establece que se entenderá por nombre comercial “el nom- GACETA OFICIAL 23/08/2004 20.32 bre, la denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial”. criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre ” 5 Este Organismo ha expresado, que “…un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.” 4 Debe tenerse presente, desde luego, que si bien el inciso tercero del artículo 117 de la Decisión 313 determina “que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente ”, permite sin embargo complementar el régimen de protección del nombre comercial, con la “reglamentación” que para el efecto establezca la legislación de cada País Miembro.

Existe pues una expresa remisión, en este caso, a la legislación nacional, la que será aplicable en todo cuanto no se oponga a la comunitaria. Protección de los nombres comerciales La normativa comunitaria sobre Propiedad Industrial establece que la protección del nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre y, aquella de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Al respecto este Tribunal ha expresado: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los 4 Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003; G.O. Nº 947, de 16 de julio del 2003; marca: “XTEP mixta”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Al no haber establecido la citada norma andina el registro del nombre comercial como condición para el reconocimiento de derechos sobre el mismo, como contrariamente sí lo hace la legislación comunitaria categórica y expresamente respecto de las marcas y de los lemas comerciales, ha de concluirse que el registro no impera como único medio de obtener la protección al nombre comercial.

9. CANCELACION DEL REGISTRO La posibilidad jurídica de la cancelación de un registro en el derecho marcario andino, fue introducida con la aprobación de la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena (artículo 99) y mantenida, con algunas modificaciones, por las Decisiones 313 (artículos 98 y 99) y, 344 (artículo 108), apoyándose para ese propósito, fundamentalmente en la falta de uso del mismo.

La cancelación es una manera de extinguir el derecho otorgado por el registro; pretensión que puede ser planteada por quien manifieste interés legítimo, como acción administrativa directa o como excepción dentro de procedimientos de infracción, de nulidad o de oposición. Conocerá de la acción de cancelación que sea deducida, la Oficina Nacional Competente del País Miembro respectivo.

De acuerdo con el artículo 98 de la Decisión 313, la cancelación de una marca debe ser de- 5 Proceso 33-IP-2000, sentencia del 31 de mayo del 2000; G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca “MAXMARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/08/2004 21.32 clarada a petición de la parte que tenga interés legítimo, entendido éste, cuando pueda presentarse confusión entre una marca registrada o cuyo registro se encuentra en trámite y, aquella que sea objeto de la acción de cancelación. También debe ser considerada como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar una marca registrada no utilizada. volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.” 6 El artículo 99 de la Decisión 313 determina, por su parte, que “se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros”. La manera de evitar la acción de cancelación, como ha sido dicho, es la demostración del uso de la marca por parte de su titular, a quien le corresponde la carga de la prueba. El concepto de uso de la marca se constituye, por tanto, en determinante de la prosperidad o no de la acción de cancelación prevista en el artículo 98 de la Decisión 313.

El Tribunal en este sentido ha sostenido: “El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y Con base en lo expuesto puede concluirse, que la autoridad nacional competente, con criterios de equidad y de justicia, deberá determinar el uso del signo, así como la existencia o no de causas justificativas de su falta de uso, las cuales deberán basarse en circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor; situaciones éstas ajenas, naturalmente, a la voluntad y previsión del titular del registro.

Debe además tenerse presente en ese contexto, que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contempla la situación de similitud con un signo notoriamente conocido, como causal de cancelación de un registro, como contrariamente si lo hace la Decisión 344 de la Comisión, en el inciso final de su artículo 108. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 6 Proceso 17-IP-95, sentencia de 9 de noviembre de 1995.

G.O. Nº 199, de 26 de enero de 1996. marca: “PURO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación, sólo o adicionalmente, de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional, aunque siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste; ello en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 2.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 3. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 5.

Tampoco son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de sig- 23/08/2004 22.32 nos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 7.

El artículo 73, literal d), de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad (nombre comercial y lema comercial), pues al no excluirlos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del nombre notorio. 8.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 9. Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria respectiva.

La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. 10. La cancelación de la marca por falta de uso, se constituye en una manera de extinguir el derecho que concede el registro de la misma, pretensión que puede ser interpuesta como acción administrativa directa o, como excepción dentro de los procedimientos determinados por la Decisión 313, como la infracción, la nulidad o las oposiciones a la solicitud de registro.

La referida Decisión no considera a la notoriedad como causal de cancelación. 11. Corresponde al titular de la marca demostrar la utilización de la misma, de manera real y efectiva, cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar la eficacia de su uso. Constituye responsabilidad de la Autoridad Nacional Competente, dentro de criterios de justicia y de equidad, establecer si el uso de la marca ha cumplido con tales elementos.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 9696-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del GACETA OFICIAL 23/08/2004 23.32 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 56-IP-2004 Interpretación prejudicial de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem.

Parte actora: sociedad COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. Caso: “COTO etiqueta”. Expediente N° 2001 0210 01. Interno: 7197. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, siete de julio del año dos mil cuatro. 1. Demanda VISTOS El consultante informa que “El 21 de octubre de 1999 la sociedad COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro de la marca ‘COTO’ (mixta) para distinguir: ‘carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevo, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles’, productos pertenecientes a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “La mencionada solicitud fue publicada el 29 de noviembre de 1999 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 486, contra la cual, dentro del término de legal (sic), no se presentó oposi- La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 27 de mayo de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.1.

Cuestión de hecho GACETA OFICIAL ción alguna”; que “El 31 de mayo de 2000, mediante la resolución núm. 12173 la Jefe de División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia resolvió negar el registro de marca solicitado por la actora por considerar que es confundiblemente semejante con la marca registrada ‘COTOPAXI’ (denominativa) de la sociedad TILATI ECUADOR S.A.”.

Del texto de dicha Resolución se desprende que la marca “COTOPAXI (nominativa)”, distingue “productos comprendidos en la clase 29” internacional. El consultante agrega que “El 9 de agosto de 2000, inconforme con la anterior decisión, la sociedad actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la misma a fin de que fuera revocada por considerarla abiertamente ilegal.

Los recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la decisión en comento, mediante las resoluciones núms. 19950 de 24 de agosto y 32298 de 30 de noviembre, ambas del 2000, respectivamente”. 1.2. Cuestión de derecho En la demanda se alega, según el consultante, que “los actos acusados son ilegales por aplicación indebida de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83 – literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic), al concluirse que la marca solicitada se encuentra incursa en dicha causal”; que la ilegalidad se debe a que “la marca solicitada a registro se compone de elementos denominativos y gráficos, motivo por el cual, ésta ha debido ser analizada en conjunto, evitando su fraccionamiento, y teniendo en cuenta que las marcas ‘COTOPAXI’ (nominativa), con la cual fue cotejada, y la solicitada ‘COTO’ (mixta), se diferencian perfectamente, pues ambas constan de elementos distintivos propios que evitan cualquier riesgo de inducción a error o confusión fonética, lingüística, gráfica o conceptual, a los consumidores …”; y que “no hay derechos de terceros que proteger, toda vez que la sociedad TILATI ECUADOR S.A., titular de registro de marca ‘COTOPAXI’ (denominativa), se abstuvo de presentar oposición, con lo que se confirma lo anteriormente expuesto”.

Del texto de la demanda se desprende también que “Tanto la palabra COTO como el diseño en color rojo son igualmente importantes y visibles dentro del conjunto marcario”; que “la marca COTOPAXI no puede ser fraccionada en sus partes COTO y PAXI para efectos de su com- 23/08/2004 24.32 paración con la marca solicitada”; que “Tanto la expresión COTO, solicitada a registro, como la expresión COTOPAXI representan una unidad lingüística, fonética y conceptual distinta”; que “Teniendo en cuenta entonces la diferencia conceptual que existe entre las dos marcas comparadas, es clarísimo que no hay lugar a confusión, más si tenemos en cuenta la jurisprudencia existente sobre el tema”; y que “al percibir los signos en este caso enfrentadas (sic) el consumidor hará una representación mental de los mismos, tan distinta en cada caso, que estará en total capacidad de individualizar perfectamente cada una de los (sic) marcas respecto de los productos que cada una distinguen”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio señala en su escrito de contestación de demanda que “con la expedición los (sic) actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de la norma invocada por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias en comento; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que los actos acusados no son nulos”; y que “en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial, los artículos 81, en el que se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad, y la susceptibilidad de representación gráfica, y 83, literal a) de la Decisión 344; las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia … además, del resultado del examen sucesivo y comparativo que efectuó entre las marcas ‘COTO y ‘COTOPAXI’, del cual se concluyó que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográfico, fonético y visual, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.

GACETA OFICIAL 2.2. Por otro lado, el consultante refiere, a la luz del escrito de contestación a la demanda presentado por el apoderado de la sociedad TILATI ECUADOR S.A., que “en su condición de tercera interesada en el proceso, informó que ésta se encuentra liquidada, motivo por el cual, la Superintendencia de Compañías de Ecuador profirió la resolución núm. 96.1.2.1.0694 del 11 de marzo de 1996, mediante la cual, ordenó la cancelación de la inscripción de dicha compañía. En consecuencia, manifiesta que ha cesado su obligación de representarla judicialmente, razón por la cual, se abstuvo de efectuar cualquier manifestación respecto del presente caso”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 114 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 81 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- 23/08/2004 25.32 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: GACETA OFICIAL En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. 23/08/2004 26.32 A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

El Tribunal ha aludido también a la marca denominativa con grafía especial, que es aquella “constituida por letras, palabras, frases o números, escritos de un modo especial o descrita con estilos particulares” (Sentencia dictada en el expediente Nº 27-IP-2003, de 4 de junio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 959, del 31 de julio del mismo año, caso “E + DISEÑO”).

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe GACETA OFICIAL identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de los signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinan- 23/08/2004 27.32 te, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, GACETA OFICIAL la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han 23/08/2004 28.32 sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º De solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con una marca denominativa previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario GACETA OFICIAL que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional. 23/08/2004 29.32 Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 23/08/2004 30.32 GACETA OFICIAL 23/08/2004 31.32 GACETA OFICIAL 23/08/2004 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú