Año XXI - Número 1112 Lima, 6 de setiembre de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 52-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentada en la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 2001-00275 (7363). Actor: CPC INTERNATIONAL INC. Marca: UNIVERSAL (mixta) Proceso 55-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 2002-00134 (7888). Actor: LA SAN MARCO S.P.A. Marca: SM La San Marco (mixta) Proceso 63-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República de Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 6401-ML.

Actor: CERVECERIA AGUILA S.A. Marca: GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO Proceso 66-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Marca: BENEFICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES y logotipo. Actor: BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. Proceso interno Nº 7130-WM 24 PROCESO Nº 52-IP-2004 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentada en la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 2001-00275 (7363). Actor: CPC INTERNATIONAL INC. Marca: UNIVERSAL (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 0708, de fecha 11 de mayo de 2004, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 200100275 (7363).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 7 de julio de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad CPC INTERNATIONAL INC. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. El tercero interesado es la sociedad Navarro Vives e Hijos Ltda. 06/09/2004 2.32 promovió observaciones con apoyo en la existencia de certificados de depósito de nombre comercial UNIVERSAL y solicitudes de registro para la marca CAFÉ UNIVERSAL en la clase 30, siendo, según el actor, dichas solicitudes de registro radicadas en la fecha posterior a la solicitud 325681, previamente radicada.

Teniendo en cuenta los mejores derechos que sobre UNIVERSAL (mixta) poseía CPC INTERNATIONAL INC. (quien cedió sus derechos a CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC.) y la ausencia de confusión entre las etiquetas de una y otra compañía y el uso que de las marcas se hace, las sociedades CPC INTERNATIONAL INC y NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA., lograron un entendimiento según el cual la marca CAFÉ UNIVERSAL de Navarro Vives Ltda. se usaría sólo para café y sus derivados.

El 23 de junio de 1999 se radicaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio los documentos mediante los cuales se demuestra que la sociedad CPC INTERNATIONAL INC. se fusionó con BESTFOODS MERGER CO, cambió su nombre a BESTFOODS y transfirió sus derechos sobre la marca UNIVERSAL (mixta). 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1.

Hechos Hasta el 3 de julio de 1990, la antecesora de los derechos sobre UNIVERSAL CPC INTERNATIONAL INC fue titular del registro 9.748 para la marca UNIVERSAL (mixta) en la clase 30, (Clase 30: Café, té, cacao, azúcar arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

Con fecha 19 de julio de 1990, la antecesora de los derechos de UNIVERSAL CPC INTERNATIONAL INC radicó la solicitud 325681 solicitando nuevo registro para la marca UNIVERSAL (mixta) para productos de la clase 30. El 31 de enero de 1994 se expidió la Resolución 4353 mediante la cual se concedió registro 150916 para CAFÉ UNIVERSAL, propiedad de la sociedad Navarro Vives e Hijos Ltda. Dentro del término establecido por la Ley, la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA, El 30 de junio de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la resolución 14001 mediante la cual niega el registro de UNIVERSAL (mixta), argumentando la existencia del registro 150916 para CAFÉ UNIVERSAL de Navarro Vives e Hijos Ltda., desconociendo el entendimiento entre las partes.

CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC. interpuso los respectivos recursos contra la Resolución 14001, pero finalmente siempre se mantuvo la decisión inicial de no conceder el registro como marca del signo UNIVERSAL (mixto). 2.2. Fundamentos de la demanda El apoderado de la sociedad CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC., manifiesta que con la Resolución con la que se niega el registro de la marca Universal “se hizo caso omiso al entendimiento que existe entre las dueñas de las etiquetas y el hecho que las etiquetas amparan productos diferentes.

En efecto, la Superintendencia hizo caso omiso a que se habían tomado todas las precauciones para impedir que el consumidor se confunda entre las etiquetas de Uni- GACETA OFICIAL versal y café universal y que las etiquetas amparaban productos diferentes, una ‘café y sus derivados’ y la otra ‘todos los productos de la clase 30 diferentes a café y sus derivados’”.

Argumenta además “En concreto, la violación del Artículo 83 a) de la Decisión 486 (sic) se configura por haber la Administración dado aplicación a dichas normas en una situación fáctica no contemplada en ellas. Las normas prohiben (sic) el registro de marcas cuando hay confusión con otra marca previamente registrada y en este caso Universal y Universal (sociedad Navarro e hijos) está demostrado que no hay confusión y dicha circunstancia se desprende claramente del: (i) entendimiento logrado entre las partes;

(ii) el uso distinto que se hace de una y otra etiqueta (amparan o distinguen productos diferentes) y (iii) el hecho que la Administración concedió el registro para café universal estando previamente solicitada la etiqueta universal (sic) circunstancia que hace ver que la Administración ya había tolerado la coexistencia”. 2.3. Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio ccontesta la demanda manifestando que “Con la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas legales de como lo sostiene la parte demandante.

( ) De los documentos obrantes en el expediente no. 92-325281 y contentivos de la actuación administrativa llevada a cabo por la Oficina Nacional Competente, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “UNIVERSAL” (mixta) presentada por la parte demandante, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa; por lo que es claro e inequívoco del (sic) contenido de los actos administrativos acusados expedidos por la División de Signos Distintivos y expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial”.

Argumenta además que “Efectuando el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘UNIVERSAL’ (registrada a favor de la sociedad Navarro e Hijos clase 30 (sic) frente a la marca ‘’UNIVERSAL (mixta), solicitada por la sociedad demandante para distinguir productos de la clase 06/09/2004 3.32 30 se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, fonéticos y semánticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 81, 82 a y 83 a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, a la fecha de solicitud del registro como marca del signo UNIVERSAL (mixto), la Decisión vigente era la 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que se interpretarán los artículos 56, 58 f), de la citada Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) GACETA OFICIAL f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; ( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

(Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003). El régimen común de propiedad industrial se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, disponiendo que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho naci- 06/09/2004 4.32 do bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1° de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo “UNIVERSAL (mixto)” fue presentada el 19 de julio de 1990, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 85 y, aunque la negativa del registro se dio en vigencia de la Decisión 344, respecto de los requisitos para el registro del signo como marca, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión 85.

II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El Tribunal al referirse al artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos. Esto se ha afirmado en los procesos 1-IP-87; 4IP-88; 3-IP-90; 6-IP-93; y 16-IP-04 en lo que se destaca que: “El Artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que solo (sic) pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”. Asimismo, ha señalado que: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bie- GACETA OFICIAL nes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.

La inexistencia dentro de un signo marcario de esa ‘capacidad distintiva’, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado ” (Proceso 04-IP-95. Marca: EDEN FOR MEN, publicado en la G.O.A.C. Nº 253 del 7 de marzo de 1997). Un signo será novedoso si incorpora distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados.

Con respecto de la novedad exigida para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, “ que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.

La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24). III. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS En razón de la composición de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas. 06/09/2004 5.32 Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas y las figurativas. Las puramente gráficas en las cuales la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; las figurativas, en las cuales la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

Por último, las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

GACETA OFICIAL 06/09/2004 6.32 A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240). registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger los productos o servicios de la misma clase.

Por lo tanto, la prohibición de registro se encuentra limitada por la regla de la especialidad, de modo que un signo podrá ser registrado, así sea confundible con otros, si cada uno de ellos está destinado a amparar una clase diferente de productos o servicios. IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

REGLAS DE COMPARACIÓN La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. El artículo 58 de la Decisión 85 consagra las prohibiciones para el registro de un signo como marca.

Según la prevista en su literal f, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, siempre que, además, esté destinado a proteger los productos o servicios comprendidos en la misma clase.

Sobre esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Por tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, solamente basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de GACETA OFICIAL sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En relación con la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista ha precisado lo siguiente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a con- 06/09/2004 7.32 fusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

V. MARCAS DÉBILES Cuando en una marca se incluyen denominaciones del producto o servicio que protegen, generalmente corren el riesgo de convertirse en débiles; esto, porque otros fabricantes que ofrezcan productos similares pueden desear incluir estos mismos elementos evocativos en su denominación. Otamendi al respecto manifiesta que “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que ‘siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las GACETA OFICIAL 06/09/2004 8.32 partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario’” por ello añade que “Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS” Abeledo Perrot.

Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192) En reiteradas oportunidades, este Tribunal a hecho mención a lo planteado por la doctrina respecto al tema, manifestando que “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Por lo manifestado, queda claro que, al incluir una raíz de uso común en la marca, no se puede pretender que no sea registrada en otra ocasión por una empresa similar; por lo que el juez consultante deberá analizar si en efecto se trata de una denominación de tal carácter. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Segundo: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá ser registrado como marca todo signo que cumpla con los requisitos de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos..

Tercero: En la comparación entre signos mixtos, generalmente el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.

Cuarto: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de De conformidad con el artículo 58, literal f, de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, GACETA OFICIAL 06/09/2004 9.32 será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

Quinto: Sexto: En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Por la característica no monopolizable de la locución genérica, el titular de una marca que contenga una denominación de uso común, no podrá impedir el registro de otras marcas que hagan uso de la misma denominación para diferenciar a productos de la misma clase del nomenclátor.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 55-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 2002-00134 (7888). Actor: LA SAN MARCO S.P.A. Marca: SM La San Marco (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en Oficio Nº 0735, de fecha 11 de mayo de 2004, del Consejo de Estado de la República de GACETA OFICIAL Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2002-00134 (7888).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 07 de julio de 2004. 06/09/2004 10.32 23.069, argumentando la no existencia de confusión. Mediante Resolución Nº 33.525 de diciembre de 2000, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, mantuvo su decisión inicial y concedió el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto. 1.

Las partes Mediante Resolución Nº 13.147 de 26 de abril de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 23.069, confirmando dicha resolución y declarando agotada la vía gubernativa. La actora es la sociedad La San Marco S.P.A. 2.2.

Fundamentos de la demanda Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La sociedad La San Marco, -demandante en el presente caso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, se declare “la nulidad de la Resolución Nº 23.069 de septiembre 15 de 2000.” Así mismo “La nulidad de la Resolución Nº 33.525 de diciembre 27 de 2000 mediante la cual, al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución Nº 23.069” De igual manera solicita se decrete “La nulidad de la Resolución Nº 13.147 ( ) que confirmó lo resuelto en la Resolución Nº 23.069 ( ) y que declaró agotada la vía gubernativa.” Finalmente solicita que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones mencionadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca SM La San Marco (mixta).

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 10 de diciembre de 1999, la sociedad La San Marco S.P.A., radicó la solicitud 99-77.393 para el registro de la marca “SM La San Marco” (mixta) para distinguir exclusivamente “equipo para tostar el café, colocadores eléctricos de café, filtros para café” incluidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 11: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias).

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 490 sin que se hubieren presentado observaciones. Mediante Resolución Nº 23.069 de 15 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro para el signo “SM La San Marco” (mixta) para distinguir productos de la clase 11, con fundamento en el registro obtenido por ARTESANIA SANITARIA MICHELANGELO S.A., para su marca “SAN MARCO” (nominativa) que distingue todos los productos de la clase 11 internacional.

El 27 de noviembre de 2000, se interponen los respectivos recursos contra la Resolución Nº La demandante arguye que “La aptitud distintiva de una marca frente a otra será mayor –y por tanto menor el riesgo de confusión- si las circunstancias y modalidad de los respectivos productos o servicios hace imposible o improbable que la confusión pueda ocurrir.

Por ejemplo, tratándose de un producto SM La San Marco que es particularmente conocido, por los propietarios y administradores de cafeterías y demás establecimientos de comercio que requieran los productos que pretende distinguir mi representada con su marca, no será confundido con los productos SAN MARCO que aunque la marca distingue todos los productos de la clase 11 GACETA OFICIAL 06/09/2004 11.32 internacional, nunca se relacionará con los productos de mi representada”. ten pertinentes para la resolución del proceso interno;

La actora sostiene además que “La capacidad distintiva de las marcas deberá siempre calificarse con referencia al mercado y a la comercialización de los productos o servicios. Aun cuando dos marcas pudieran parecer similares o confundibles cuando se presentaran o cotejaran en el papel o fuera del contexto del mercado, ellas podrían cumplir su función distintiva marcaria en las circunstancias reales de su comercialización, tal y como sucede con la marca SM La San Marco de la sociedad La San Marco S.p.A.”.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2.3. Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que, “Con la expedición de las resoluciones 23069 del 15 de septiembre de 2000, 33525 del 27 de diciembre de 2000 y 13147 del 26 de abril de 2001 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Añade además que “Tal como manifestó oportuna y acertadamente la División de signos distintivos y posteriormente la delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y comercio, que entre las marcas en confrontación San Marco y SM La San Marco existen evidentes semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético, habida cuenta que, la marca solicitada está reproduciendo la marca registrada, sin que las letras SM le den la distividiad (sic) requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas amparan productos comprendidos en la misma clase como son los correspondientes a la clase 11”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resul- Que en el presente caso se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: GACETA OFICIAL I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. CLASES DE MARCA: MIXTA Y DENOMINATIVA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del 06/09/2004 12.32 signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77) En relación a las marcas mixtas y las denominativas, el profesor Carlos Fernández Novoa manifiesta que: “La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La marca mixta presenta una estructura más compleja que la marca denominativa o la marca gráfica.

En la marca mixta hay que contraponer siempre un componente principal (o dimensión característica) y un componente accesorio. Al enjuiciar si existe riesgo de confusión entre una marca mixta y otra marca la operación principal consiste en fijar si la dimensión característica de la marca estriba en el elemento denominativo, o bien en el elemento gráfico”.

(Fernández Novoa Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1984, p. 31). En reiteradas oportunidades este tribunal se ha manifestado diciendo que: “La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas.

Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto (sic). Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación.” (Respecto del Proceso 04-IP-94, tomado del Proceso 25-IP-98 de 3 GACETA OFICIAL de marzo de 1999, Marca: PINTUBLER, G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999)”.

Este Tribunal ha señalado que “las marcas mixtas están compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual. Dentro de esto signos conocidos como marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que su significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca.

También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son ‘oscuras o arcaicas’ (BREUER MORENO, Derecho de Marcas, pp. 83 y 84) El segundo elemento que conforma la marca mixta es el gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores (Proceso 24-IP-2001 de 16 de noviembre de 2001, Marca: DNN mixta)”.

El Tribunal también ha sostenido que “se deberá tomar en cuenta que las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes; en las marcas compuestas o mixtas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico”.

(Proceso 104-IP-2000, sentencia de 18 de abril de 2001, marca: MAR.CO mixta, publicado en G.O.A.C. Nº 669, de 9 de mayo del 2001). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad 06/09/2004 13.32 con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Pro- GACETA OFICIAL ceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o previamente solicitada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la mar- 06/09/2004 14.32 ca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la GACETA OFICIAL misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: Para el análisis de marcas denominativas y mixtas necesariamente se tendrá que determinar cual de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través de este elemento que el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. Tercero: Cuarto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá como resultado del examen comparativo, en el que se de- 06/09/2004 15.32 berán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 06/09/2004 16.32 PROCESO Nº 63-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República de Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 6401-ML.

Actor: CERVECERIA AGUILA S.A. Marca: GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 225-TDCA-DQ-1S-6401-ML, de fecha 3 de junio de 2004, del Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República de Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 6401-ML.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 7 de julio de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad CERVECERIA AGUILA S.A. Se demanda al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al Director de Patrocinio como delegado del Procurador General del Estado y al Director Nacional de Propiedad Industrial. Como tercero interesado se señala a la sociedad CERVEZAS REGIONALES S.A. LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO” destinada a proteger todos los productos comprendidos dentro de la clase internacional Nº 32.

(Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). El 1 de abril de 1997, CERVECERIA AGUILA S.A., presenta primera observación en contra del signo en referencia, ya que es propietaria de las marcas “AGUILA, AGUILA DEL BARRIL, AGUILA MAS GRÁFICA” en Colombia, Perú y Bolivia vigentes hasta el 2003, 2004, 2006, 2007 y en Ecuador vigente hasta el 2002, destinada a proteger productos de la clase internacional Nº 32.

En la misma fecha, Compañía CERVECERIAS UNIDAS S.A., presenta segunda observación en contra de la marca antes señalada, ya que es propietaria de la marca de fábrica denominada ESCUDO destinada a proteger productos de la clase internacional Nº 32, vigente hasta el 2005. El 19 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resuelve, rechazar las observaciones presentadas, y conceder el registro del signo solicitado por cumplir con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344, y por no contravenir las disposiciones legales contenidas en el artículo 83 Literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.2.

Fundamentos de la demanda 2.1. Hechos El apoderado de CERVECERIA AGUILA S.A., manifiesta que “el Director Nacional de Propiedad Industrial al momento de emitir su Resolución, omitió considerar los hechos demostrados a lo largo del proceso”. CERVEZAS REGIONALES S.A., solicita el registro del signo “GRAFICA BOTELLA CON Solicita por lo anteriormente manifestado, que el “Tribunal Contencioso Administrativo revo- 2.

Determinación de los hechos relevantes GACETA OFICIAL que la Resolución de Agosto 2 de 1999, ( ) y se restituya el derecho de mi mandante que ha sido negado totalmente por el acto administrativo impugnado del Director Nacional de Propiedad Industrial y ordene el archivo del expediente de la solicitud de registro del signo GRAFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO solicitado por CERVEZAS REGIONALES S.A.”. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y ratificándose en el oficio Nº 971333, materia de la impugnación por guardar conformidad con la legislación andina y nacional. 2.3.2. Del Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado.

Manifiesta que de acuerdo al artículo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, se “crea el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, como una persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo presidente es el representante legal, según lo estipulado en el artículo 349 de la referida Ley. Por lo tanto, corresponde en las demandas, versadas sobre esta materia, comparecer a dicho personero legal, en defensa de los intereses de dicha institución”. 2.3.3.

Del Director Nacional de Propiedad Industrial. Contesta el demandado con las siguientes excepciones: 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Que la marca solicitada, GRAFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO, tiene elementos diferenciadores y suficientemente distintivos por lo que el público consumidor no será inducido a error con respecto al origen y calidad de los productos y no creerá que se trata de artículos fabricados por el observante. 3.

Ratifica la resolución impugnada. 06/09/2004 17.32

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la solicitud remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, distrito de Quito de la República del Ecuador, se interpretarán los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio el artículo 93 de la citada Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) GACETA OFICIAL h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. 06/09/2004 18.32 Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser GACETA OFICIAL registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los 06/09/2004 19.32 anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS En razón de la composición de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas, en las cuales la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; las figurativas, en las cuales la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

Por último, las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurispruden- GACETA OFICIAL cia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O. A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

III. SIGNOS ENGAÑOSOS El artículo 82 de la Decisión 344, el literal h) se refiere al engaño a los medios comerciales o al público en general en cuanto a la procedencia, la naturaleza, entre otros; es decir, destaca las características o cualidades del producto o servicio que será presentado en el mercado. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor.” (Procesos 35-IP-98 publicado en G.O.A.C. No 422 de 30 de marzo de 1999) Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del 06/09/2004 20.32 producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo solicitado para registro la capacidad suficientemente distintiva.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. GACETA OFICIAL Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por 06/09/2004 21.32 un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). GACETA OFICIAL V. DE LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Para el tratadista Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A:, Madrid, 1984, pág. 32).

Este Tribunal ha manifestado que “la marca notoria es el resultado del amplio conocimiento adquirido por una colectividad que pertenece a un determinado grupo de consumidores de ciertos bienes o servicios. Este concepto abarca la extensión y la intensidad del conocimiento de la marca, su antigüedad, su ámbito de difusión, comercialización y su uso constante”.

(Proceso Nº 44-IP-2002, G.O.A.C. Nº 945, de 14 de julio de 2003, Marca: BELMONT). Para determinar la notoriedad de la marca, es necesaria la prueba, al respecto este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso N° 08-IP-95, G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”). De lo dicho podemos concluir, que la mención de la notoriedad no es suficiente para demostrar que ésta es ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

VI. OBSERVACIONES AL REGISTRO La Decisión 344, en su artículo 93 determina quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido, el mismo que consiste en la presentación de observaciones al registro de un signo luego de realizada su publicación, las mismas que se presentarán en los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada publicación. 06/09/2004 22.32 Cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Luego de admitir las observaciones, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que de considerarlo conveniente formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, deberá ser realizado por el funcionario administrativo competente, por constituir éste un requisito ineludible previo a la concesión del registro de marca, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente el realizarlo siempre, aún en el caso de que no se presenten observaciones.

Respecto a esto el Tribunal ha manifestado: “( ) en el caso en que no se hubiese presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, esto es, que exprese los fundamentos que la sustentan”.

(Proceso 81-IP-2003, G.O.A.C. Nº 996 del 10 de octubre de 2003, marca: SOUND BLASTER). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario generalmente es el denominativo, vista su relevancia para GACETA OFICIAL que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo; y en el caso de la comparación entre signos gráficos y mixtos, deberá examinarse todo el conjunto, tanto el gráfico como el elemento denominativo.

Tercero: Cuarto: Quinto: En el caso de autos, en vista que son signos denominativos, mixtos y gráficos los involucrados; la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir.

Se considera a una marca como notoriamente conocida cuando es ampliamente aceptada por una colectividad o sector económico de los productos o servicios al que pertenece la marca. La notoriedad de la 06/09/2004 23.32 marca, en caso de controversia, debe ser probada por su titular. Sexto: Una vez publicada la solicitud de registro, correrá un plazo de 30 días para que quienes tengan legítimo interés, puedan presentar observaciones al registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 06/09/2004 24.32 PROCESO 66-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Marca: BENEFICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES y logotipo. Actor: BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. Proceso interno Nº 7130-WM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Eloy Torres Guzmán, recibida en este Tribunal en fecha 11 de junio de 2004, relativa a los artículos 81, 82 literales b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno Nº 7130-WM.

El auto de 23 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y demandado es el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. 2. Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 167-TCA-DQ-1S7130-ML, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: El 7 de diciembre de 1999, BMI del Ecuador Compañía de Seguros de Vida S.A. presentó solicitud de registro del signo BENEFICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO para distinguir “servicios de seguros en general, especialmente planes de asistencia médica en grupo” comprendidos en la clase 36 (Clasificación Internacional de Niza, clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios).

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Intelectual Nº 420, correspondiente al mes de enero de 2000, página 46, y no se presentaron observaciones. Mediante la Resolución Nº 0034608 de 16 de mayo de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió negar el registro del signo BENEFICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO, fundamentando su negativa, según la demandante “en que la marca está formada por una denominación genérica, de uso común y descriptiva del servicio que se pretende proteger con la marca, lo cual es incorrecto e impreciso, por cuanto el signo solicitado posee (sic) elementos suficientemente distintivos y de representación gráfica”. 3.

Fundamentos Jurídicos de la demanda La actora, al referirse a la Resolución Nº 34608, indica que ésta no hace mención a las razones “por las cuales los términos BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES son genéricos para distinguir servicios de seguros, comprendidos en la clase internacional 36. No se trata de proteger servicios médicos o de salud, que además no estarían comprendidos en la clase internacional 36”.

Indica que no se explicó “… cómo los términos BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES podrían servir por sí solos, según el lenguaje común, para identificar servicios de seguros …”. GACETA OFICIAL Manifiesta que “… el signo BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO … es una marca mixta que está compuesta por el diseño del globo terráqueo en color obscuro y con las líneas de paralelos y meridianos en color claro, en el centro aparece un círculo pequeño en color claro.

Debajo de este globo se encuentra un recuadro en color obscuro cuya parte superior es una línea curva y sus lados y la parte inferior son líneas rectas. Por último en la parte superior de este recuadro aparecen las palabras ‘BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES’, en letras mayúsculas, en línea recta, color claro y centradas; colocadas una debajo de la otra …”.

Sostiene que “… la denominación ‘BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO’ … no se enmarca en ninguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 82 de la Decisión 344 … por cuanto ninguno de los elementos que la forman son denominaciones objetivas (sic), de uso común o descriptiva del servicio que se pretenden proteger con la marca, más aún, cuando la propia solicitud de registro de la marca se mencionó expresamente que se trata de una marca mixta; esto es, que la marca también incluye un signo gráfico que le otorga distintividad”.

Finalmente solicita en la demanda que “se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución 0034608 … se la deje sin efecto y se ordene el registro de la marca BENEFICIOS MEDICOS INTERNACIONALES (y logotipo) …”. 4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al contestar la demanda dice que: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;

(ii) se ratifica en la Resolución Nº 0034608, porque guarda conformidad con la legislación andina y nacional; y, (iii) a tiempo de dictar sentencia se acoja sus excepciones y se rechace la demanda. 06/09/2004 25.32 gativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) alega la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente;

(iii) improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la actora; (iv) caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción; y, (v) falta de derecho del actor.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta las normas expresamente requeridas por el consultante aplicables al caso concreto, se interpreta los artículos 81, 82 literales d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así el literal b) del artículo 82 por no ser aplicable al caso concreto. El texto de las normas interpretadas se inserta a continuación: Decisión 344 El Procurador General del Estado, a través de su delegado, dice: “…corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. El Director Nacional de Propiedad Industrial, deduce las siguientes excepciones: (i) ne- Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los GACETA OFICIAL productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(….)”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. La marca y los requisitos para su registro En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el 06/09/2004 26.32 signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho GACETA OFICIAL de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo BENEFICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIPO reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

II. Marcas mixtas 06/09/2004 27.32 binación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Tribunal ha sostenido que, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder a examinar, en el presente caso, cual es el elemento predominante en el signo BENEFICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES Y LOGOTIO.

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, puesto que tiene relación directa con el caso concreto. III. Signos genéricos, descriptivos y evocativos Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La com- Son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o Signos genéricos GACETA OFICIAL servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

El Tribunal, al referirse al signo genérico ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP03, ya citado). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo BENEFICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES y logotipo resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue.

Al respecto el Tribunal ha expresado, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). 06/09/2004 28.32 midores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo las enseñanzas de Jorge Otamendi, antes citadas, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características, por cuya razón es irregistrable conforme al artículo 82, literal d). De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.

Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, toda vez que la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.

Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). Signos descriptivos Signos evocativos Calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan exclusivamente a los consu- Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que GACETA OFICIAL busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros.

Cuando una denominación contiene palabras utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiere una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser distintiva en relación con determinados productos o servicios. Los signos evocativos, al constituirse en aquellas ideas o imágenes que se refieren al producto o servicio que representan, utilizando siempre una expresión de fantasía, cumplen con la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser objeto de registro.

IV. Signos de uso común Signos comunes o usuales son aquellos que utilizan el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, Ob.

Cit. p. 84) El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e), prohíbe el registro de signos como marcas cuando: “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”; en consecuencia, no podrán registrarse como marca un signo “que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca” (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001).

Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo BENEFICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES y logotipo con relación a los ser- 06/09/2004 29.32 vicios contenidos en la Clase 36, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye una designación común o usual de los servicios que se pretende proteger.

V. Examen de registrabilidad El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha manifestado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). La resolución con la que se notifica al peticionario, sobre si se concede o deniega el registro solicitado, debe ser debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional com- GACETA OFICIAL petente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 96 de la Decisión 344 en lo que fuere aplicable al caso concreto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. La combinación de los elementos denominativo y gráfico al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

En general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 06/09/2004 30.32 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren a los consumidores lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no los describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplirían con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, por lo que no son registrables.

CUARTO: Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7130-WM de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría Gene- GACETA OFICIAL 06/09/2004 31.32 ral de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 06/09/2004 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú