Año XXII - Número 1195 Lima, 11 de mayo de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 165-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 4, 31 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y en los artículos 4, literales l) y ll), 8, 10, 13, 14, 21, 23, 25, 28, 52, 54, 55, 56, literales a) y c), 57 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Parte actora: Dr. Julio Peñaherrera Astudillo. Caso: Programa de ordenador y base de datos elaborados en ejercicio del cargo de Registrador de la Propiedad. Expediente Interno N° 022-2003 Proceso 30-IP-2005.- Providencia emitida por el Tribunal, por la cual no se admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso interno N° 1972-2003 Proceso 41-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 89, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se realiza con base en la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Actor: OFFSETEC S.A. Marca: “DISEÑO”. Proceso interno N° 7415-AI Proceso 44-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: “BENYLAN”. Proceso interno N° 1999-5945 Pág. 1 16 18 26 PROCESO Nº 165-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 4, 31 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y en los artículos 4, literales l) y ll), 8, 10, 13, 14, 21, 23, 25, 28, 52, 54, 55, 56, literales a) y c), 57 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Parte actora: Dr. Julio Peñaherrera Astudillo. Caso: Programa de ordenador y base de datos elaborados en ejercicio del cargo de Registrador de la Propiedad. Expediente Interno N° 022-2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de abril del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “las siguientes normas comunitarias contenidas en la DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA NO. 472, QUE Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL CONTIENE LA CODIFICACIÓN DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: Art. 4 … Art. 31 … Art. 35 … DE LA Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que trata sobre el REGIMEN COMÚN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, la interpretación de las siguientes normas: Art. 4 … l) … ll) … Art. 8 … Art. 9 … Art. 10 … Art. 13 … a) … b) … c) … d) … e) … Art. 14 … Art. 21 … Art. 23 … Art. 25 … Art. 28 … Art. 51 … a) … b) … c) … d) … e) … f) … g) … Art. 52 … Art. 54 … Art. 55 … Art. 56 … a) …b) … c) … Art. 57 … a) … b) … c) … d) … Art. 58”, formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal en fecha 9 de diciembre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho En su demanda, el actor se considera “productor por tanto titular de los derechos de autor y derechos conexos sobre el programa de ordenador y la base de datos que elaboré mientras ejercí las funciones de Registrador de la Propiedad de Cuenca”. Afirma a este propósito que “el actual Registrador de la Propiedad de Cuenca venía utilizando mi programa y mi base de datos, por tanto presumí que alguna persona me sustrajo o plagió las obras sobre las que yo tengo la legitima titularidad, razón por la cual en Noviembre de 1999, presenté ante el Director Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del IEPI, un trámite de tutela administrativa en la que solicito se lleve a cabo en primer lugar una inspección a los equipos, a los programas y bases de datos que venían funcionando en la Registraduría de la Propiedad de Cuenca ”; que “La inspección a los equipos que funcionan en la Registraduría de la Propiedad de Cuenca se llevó a cabo apenas el 17 de Mayo del 2002 tanto la información que se obtuvo de los equipos en Registraduría de la Propiedad de Cuenca, cuanto la que se recabó durante la inspec- 11/05/2005 2.36 ción a mis equipos, en esa misma fecha, fue entregada al perito técnico señor Iván Mora para que realizara el análisis comparativo y emitiera su informe … En este informe el perito concluye que, se encontró instalado en los equipos que funcionan en la Registraduría de la Propiedad de Cuenca un programa de ordenador similar al mío, sus estructuras coinciden totalmente en los campos y columnas, tiene el nombre de ‘SISTEMA DE BUSQUEDAS versión 1.0’ y contiene una base de datos exactamente igual a la mía … Se encontró otro sistema instalado en la Registraduría, que tiene el nombre de SINTERREG, en éste los códigos dotados a las parroquias son exactamente iguales al del ‘SISTEMA DE BUSQUEDAS versión 1.0’, es decir a la de la base de datos que es igual a la mía. Por tanto, existe una total coincidencia en los códigos otorgados a las parroquias tanto en mi base de datos, en la del ‘SISTEMA DE BUSQUEDAS versión 1.0’ así como la que consta en el SINTER-REG”.

Alega igualmente que “… en la resolución notificada el 20 de Noviembre del 2002, el señor Director Argudo, acoge toda mi argumentación en Derecho reconoce mi derecho como titular del programa y la base de datos elaborada por mí para la Registraduría de la Propiedad, concluye que el PROGRAMA SISTEMA DE BUSEUDAS (sic) versión 1.0 y la base de datos que corre en él encontrados a la fecha de la inspección en la Registraduría de la Propiedad de Cuenca son similares a los míos … sin embargo afirma que no se comete ilícito por parte del ilegítimo tenedor, por cuanto según el Director dice, no se presta atención público (sic) con ese programa y base de datos …”; que “… el 4 de Diciembre del 2002, presenté un recurso de reposición al que me remito expresamente, recurso en que solicité entre otras cosas que el Director Argudo se remita a los anexos hechos por el perito a su informe de 31 de mayo de 2002, es decir a los debschemas de las bases de datos del doctor Julio Peñaherrera y los diseños de las bases de datos encontradas en la Registraduría ”; que “El día 12 de Diciembre del 2002, al solicitar una copia justamente de la documentación descrita en el párrafo anterior me percaté de que ésta no estaba en el proceso ”; y que “El 13 de Enero del 2003 fui notificado con la resolución mediante la cual niega el recurso de reposición, y confirma la resolución notificada el 20 de Noviembre del 2002 ”.

GACETA OFICIAL 1.2. Cuestión de derecho El Tribunal consultante informa que, según el actor, “el Director de Derechos de Autos (sic) y Derechos Conexos del IEPI, al momento de dictar su resolución no tomó en consideración los informes técnicos periciales emitidos, como el del Sr. Mora de 9 de diciembre de 1999, que dice: ‘… es un sistema diseñado, programado y utilizado para una finalidad propia de la Registraduría de la Propiedad de Cuenca.

Sus tablas, sus pantallas, sus reportes, sus programas, tiene (sic) definitivamente componentes originales, que lo permiten identificar de cualquier otro, por tanto hay creación propia por parte del Doctor Peñaherrera y su programador’, de igual manera se resalta por parte del peticionario, la conclusión del informe pericial de 5 de junio del 2002, que dice: ‘la base de datos y el programador SISTEMA DE BUSQUEDAS tiene una estructura similar a la base de datos del Dr. Julio Peñaherrera y sobre todo los errores encontrados no son simples coincidencias sino son tablas iguales en su estructura e información con variantes que no influyen en su operación. Además las pantallas referentes a búsquedas tienen igualdad en sus campos de Apellidos Paterno, Apellido Materno, Nombres’, de lo que se colige según el compareciente, que las tablas del sistema mencionado es (sic) exacta a las de su programa y que la forma del contenido de ellas es igual al suyo en un 75% al tiempo en que se hizo la inspección”; que “de conformidad con las definiciones de Programa de Ordenador o Software y Productor contenidas en el Art. 3 de la Decisión 351 … en concordancia con las normas nacionales, el compareciente se considera Productor y Dueño del Programa de Ordenador y de la Base de Datos materia de este caso.

Que, de acuerdo con el Art. 4, literales l) y ll) de la Decisión 351 … sus derechos de autor y derechos conexos son objeto de protección de estas normas y más pertinentes”; que “el Director de Derechos de Autor y Derecho (sic) Conexos en sus resoluciones que ahora son impugnadas ante este Tribunal, so pretexto de que el programa y la base de datos en cuestión no son utilizados en la Registraduría de la Propiedad para atención al público, deja sin lugar su petición y ordena el archivo de la causa”; que “el Director Argudo, en sus resoluciones considera que quien tiene en su poder una reproducción más o menos disfrazada de una obra ajena, sin permiso de su titular, no comete un ilícito y ordena el archivo del trámite”. 11/05/2005 3.36 El consultante desprende asimismo de la demanda que “las resoluciones impugnadas incumplen el Art. 51 literal d) de la Decisión 351 … mientras que en la resolución dictada por el Director Argudo el 2 de octubre del 2002 se señala (sic) algunas de las normas legales que tratan acerca de la titularidad sobre programas de ordenador, exclusivamente los Arts. 7 y 16 de la Ley de Régimen de Propiedad Intelectual y dice: ‘… el actor prueba su presunta titularidad con la declaración realizada ante un notario Público.

De acuerdo con esas afirmaciones, se configura la presencia de la creación de una obra por encargo, cuya titularidad le corresponde de manera no exclusiva al comitente …’, para luego decir en una de sus resoluciones que solo (sic) la titularidad de SINTER REG esta debidamente probada en el proceso”; que “… durante la inspección a los equipos, el 17 de mayo del 2002, su Abogada entregó a la Delegada del IEPI, copias de las declaraciones de prensa hechas por el demandado así como por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cuenca por las cuales el compareciente dedujo que su base de datos de aproximadamente dos millones quinientos mil registros fue plagiada, por cuanto dichas declaraciones expresan que el demandado tenía ya una base tan suficiente como la del compareciente para prestar servicios y ‘fueron hechas apenas en cuatro meses de la posesión como Registrador’, prueba que no obra en la copia del expediente que se ha enviado al Tribunal Distrital”; que “los Arts. 332, 333, 334, 335, 336, de la Ley … se correlacionan con los Arts. 51, 56 y 57 de la Decisión 351 … Que, el Director de Derechos de Autor y Derechos Conexos con sus resoluciones impide su legítima defensa de sus derechos de autor y derechos conexos conculcados por el actual Registrador de la Propiedad de Cuenca, además de que pone en riesgo la prueba recabada durante las inspecciones por cuanto al encontrarse instalado en la Registraduría de la Propiedad el SINTERREG, programa al que fue migrada la base de datos del compareciente y presta la misma utilidad que el suyo”.

Por último, el consultante refiere que, según el actor, “el programa del SINTER-REG- es diferente al suyo no así el del SISTEMA DE BUSQUEDAS versión 1.0 que es similar al suyo”; que, “de acuerdo a los informes y a la declaración juramentada del Perito que obra en este proceso, se encontró además de esos dos programas un tercero que sirve para migrar la informa- GACETA OFICIAL ción del SISTEMA DE BUSQUEDAS al SINTERREG, hechos que han sido omitidos en las resoluciones que impugna que hacen que en la actualidad se encuentre en la situación prevista en el Art. 91 del Reglamento a la Ley … ya que existen indicios de infracciones”; que “la falta de actuación del IEPI en su momento, su constante inobservancia de la normativa vigente entre otras la falta de custodia de la prueba rendida a su favor dentro del proceso y la reticencia a declarar su reposición, conculcan el Art. 55 de la Decisión 351”; que “las resoluciones impugnadas, no consideran la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura, por cuanto el demandado fundamenta en ella su defensa ante el IEPI, resolución que se contrapone a los Arts. 54 y 21 de la Decisión 351 … Termina pidiendo que el Tribunal solicite la Interpretación prejudicial de las normas andinas que se detallaron en el literal b) de esta solicitud y que según el compareciente han sido inobservadas por el Director de Derechos de Autor y Derechos Conexos del IEPI”. 2.

Contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) indica en su comunicación que contesta “la demanda de la siguiente forma: (…) a.- Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. b.- Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente ”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las “normas comunitarias contenidas en la DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA NO. 472, QUE CONTIENE LA CODIFICACIÓN DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: Art. 4 … Art. 31 … Art. 35 … DE LA Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que trata sobre el REGIMEN COMÚN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONE- 11/05/2005 4.36 XOS, la interpretación de las siguientes normas: Art. 4 … l) … ll) … Art. 8 … Art. 9 … Art. 10 … Art. 13 … a) … b) … c) … d) … e) … Art. 14 … Art. 21 … Art. 23 … Art. 25 … Art. 28 … Art. 51 … a) … b) … c) … d) … e) … f) … g) … Art. 52 … Art. 54 … Art. 55 … Art. 56 … a) …b) … c) … Art. 57 … a) … b) … c) … d) … Art. 58”;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 222 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal encuentra que, salvo los artículos 9 y 51, procede su interpretación. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. “Artículo 31.- Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante los Tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno, cuando los Países Miembros incumplan lo dispuesto en el Artículo 4 del presente Tratado, en los casos en que sus derechos GACETA OFICIAL 11/05/2005 5.36 resulten afectados por dicho incumplimiento”. e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra”.

“Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal”. “Artículo 14.- Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”. Decisión 351 “Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: (…) l) Los programas de ordenador; ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales”.

“Artículo 8.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra”. “Artículo 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”.

“Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto. En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

“Artículo 10.- Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario”. Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas”.

“Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: “Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad”. a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;

“Artículo 28.- Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman”. “Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Cone- GACETA OFICIAL xos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad.

En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión”. “Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

En caso de incumplimiento será solidariamente responsable”. “Artículo 55.- Los procedimientos que se sigan ante las autoridades nacionales competentes, observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, eficacia e imparcialidad. Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas las actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario”.

“Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes: a) El cese inmediato de la actividad ilícita; (…) c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito. Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal”.

“Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; 11/05/2005 6.36 c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”.

“Artículo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión”. I. De las obligaciones de los Estados Miembros La obligatoriedad del orden jurídico de la Comunidad Andina, tanto de rango fundamental como de rango derivado, entraña la prohibición para los Estados Miembros de adoptar unilateralmente medidas contrarias o incompatibles que, faltando al principio de cooperación leal, pongan en riesgo la consecución de los objetivos del proceso de integración. Las obligaciones y compromisos de los Estados Miembros pueden estar previstos en normas del orden fundamental o del orden derivado, emanar de los principios generales del derecho de la integración o constituirse por la inejecución o la ejecución incorrecta o insuficiente de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad.

Cada Estado Miembro tiene el deber de cumplir con tales obligaciones y compromisos, independientemente de que los otros Estados o los órganos de la Comunidad cumplan o no con los suyos. El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal prescribe en forma expresa la obligación de los Países Miembros de adoptar las medidas que fueren necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico de la Comunidad, y les prohíbe la adopción o empleo de medida alguna contraria a tales normas o que obstaculice de algún modo su aplicación. En este contexto, el incumplimiento comprende la conducta del Estado Miembro que sea con- GACETA OFICIAL traria al ordenamiento jurídico comunitario, por faltar a la ejecución de las obligaciones y compromisos emanados de dicho ordenamiento y contraídos en su condición de miembro del Acuerdo, bien a través de la sanción de normas internas contrarias al orden, bien por virtud de la falta de sanción de normas internas destinadas a la observancia del orden, bien a causa de cualquier acción u omisión, deliberada o no, que se oponga al orden o que dificulte u obstaculice su aplicación. También cabe considerar omisión la tolerancia de una norma interna incompatible con las obligaciones y compromisos comunitarios.

El Tribunal ha declarado que la disposición citada impone a los Estados Miembros dos obligaciones básicas: “una de hacer, dirigida a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario; y la otra, obligación de no hacer, a fin de que no se adopten medidas que contraríen u obstaculicen el derecho comunitario.

Por la obligación de no hacer, los Países adquieren el compromiso de no adoptar actitudes o expedir actos –sean legislativos, judiciales, ejecutivos, administrativos o de cualquier otra naturaleza– que puedan contradecir u obstaculizar la aplicación del Régimen Jurídico Andino” (Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C. N° 150, del 25 de marzo del mismo año. Criterio reiterado en las sentencias correspondientes a los expedientes Nos. 05-IP-89, 06-IP-94, 01-AI-96, entre otros).

II. Del ejercicio de la acción por incumplimiento La acción de incumplimiento tiene por objeto garantizar, en sede jurisdiccional, la ejecución, por parte de los Estados Miembros, de sus obligaciones y compromisos comunitarios. Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos subjetivos a causa del incumplimiento de tales obligaciones y compromisos, por parte de un Estado Miembro, disponen de dos opciones, excluyentes entre sí, para obtener la tutela jurisdiccional efectiva de tales derechos.

Una opción, a tenor del artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, es la de acudir a la Secretaría General y al Tribunal de Justicia de la Comunidad, con sujeción al procedimiento previsto en el artículo 24 eiusdem. Según este pro- 11/05/2005 7.36 cedimiento, el particular afectado puede ejercer la acción en referencia ante el Tribunal de la Comunidad, si la Secretaría General no emite el dictamen de incumplimiento dentro de los sesenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación de la reclamación formulada ante ella, si el dictamen que emite no es de incumplimiento, o si, emitido el dictamen, no ejerce la acción dentro de los sesenta días siguientes.

De conformidad con el artículo 30 del Tratado, la sentencia que dicte el Tribunal, caso de ser declarativa del incumplimiento demandado, constituirá título legal y suficiente para que el particular afectado pueda ejercer la acción de indemnización de daños y perjuicios ante el Tribunal nacional competente. La otra opción, a tenor del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con el artículo 4 eiusdem, es acudir al Tribunal nacional competente si los derechos subjetivos de la persona natural o jurídica resultan afectados, bien a causa de la omisión o negativa del Estado Miembro a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad, bien por virtud de la adopción o empleo de medidas que sean contrarias a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación. En este supuesto, los procedimientos a seguir serán los previstos en la legislación interna para deducir eficazmente la responsabilidad del Estado Miembro, así como para indemnizar efectivamente los daños y perjuicios del particular afectado.

III. De la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad De conformidad con el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad, es de su competencia interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Estados Miembros.

A tenor del artículo 33 eiusdem, los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas integrantes del ordenamiento jurídico de la Comunidad, podrán solicitar directamente, mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos GACETA OFICIAL en el derecho interno. De no ser recurrible la sentencia, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación. A propósito del alcance de esta disposición, el Tribunal ha señalado que “… si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia dictada en el expediente N° 03-IP-90, de 25 de septiembre de 1990, publicada en la G.O.A.C. N° 70, del 15 de octubre del mismo año, caso “NIKE INTERNATIONAL”).

De cumplir la solicitud con los requisitos previstos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, éste la admitirá y proveerá a su respecto, mediante una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria referida al caso concreto. Le está expresamente prohibido al Tribunal de la Comunidad hacer interpretación, por esta vía, del ordenamiento jurídico nacional de los Estados Miembros.

Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional solicitante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie acerca de la causa sometida a su conocimiento. Y puesto que los tribunales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de este deber constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al Estado Miembro.

En el Estatuto del Tribunal se prevé expresamente el derecho de los Estados Miembros y de los particulares de ejercer la acción de incumplimiento cuando el juez nacional, obligado a realizar la consulta, se abstenga de hacerlo, o cuando, realizada ésta, aplique una interpretación diferente a la señalada por el Tribunal de la Comunidad. IV.

Del objeto de la protección de los derechos de autor Según las orientaciones de Emilio Betti (citado en González, Iris: “Introducción al estudio del 11/05/2005 8.36 arbitraje en Venezuela. Su aplicación en la propiedad intelectual”. Ediciones FUNEDA, Caracas, 1999, pp. 30 y ss.), de objetivarse la entidad intelectual en que consiste la idea creadora, podrá difundirse, una vez exteriorizada, a través de un soporte material, y continuar existiendo aunque desaparezca la persona física que la produjo.

Por tanto, la entidad en que se objetiva la idea creadora es una obra que se distingue de su creador, de los sujetos a que se dirige y del acto mismo de creación. Según las citadas orientaciones, la objetivación externa de la entidad necesita de un soporte, concebido éste en sentido amplio, como el medio que hace posible la reproducción o la divulgación de la obra.

El citado soporte hace posible la percepción de la obra y sirve de medio de prueba de su existencia. Tal es el caso de la descripción escrita de una invención, el diseño de una marca, un cuadro, una estatua o el lenguaje, “puesto que es por su intermedio que el resultado del acto de creación ha de ser conocido. La necesidad de exteriorización es, entonces, la primera característica del bien inmaterial” (op. cit., p. 30).

En este contexto, la obra del ingenio constituye la forma representativa de la idea creadora, que trasciende su soporte puramente instrumental y que configura el objeto de la tutela normativa. Por ello, una segunda característica del bien inmaterial es su trascendencia. La separabilidad del contenido intelectual o artístico de la obra respecto de su soporte implica la posibilidad de que aquella circule en un número indefinido de ejemplares, o de que sea reproducida un número indefinido de veces.

“Una tercera característica del bien inmaterial es entonces su posibilidad de circular, por la posibilidad de ser reproducido, según lo permita la naturaleza de la obra” (op. cit. p. 31). De la posibilidad de su reproducción o de su divulgación deriva la aptitud de la obra para sobrevivir, bien a su creador, bien a su soporte, y para hacer posible su disfrute simultáneo, por parte de un número indeterminado de personas.

El artículo 3 de la Decisión 351 define la obra como “Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”, y el artículo 4 eiusdem establece que la GACETA OFICIAL protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer.

Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14).

Ahora bien, el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7). De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original.

Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (LIPSZYC, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”. Ediciones UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.

V. De la protección de los programas de ordenador y de las bases de datos La disposición del artículo 4 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23), a los programas de ordenador (literal l), entendidos tales programas (Software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones– ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado.

El programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3). 11/05/2005 9.36 Junto a los programas de ordenador, la previsión del artículo 4 incluye a las bases de datos, sometidas o no a tratamiento informático, como objeto de protección (literal ll), siempre que, por la forma de selección o de disposición de los datos compilados, tales bases constituyan una creación intelectual (artículo 28).

El Tribunal ha destacado a este respecto que “la originalidad en la ‘disposición’ implica que no puede tratarse de una mera acumulación de hechos o datos … ni tampoco que esa disposición se realice con la aplicación de simples criterios rutinarios … sino que supone una clasificación de esos datos en forma tal que dé como resultado una ‘creación personal’ ” (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-99, de 11 de junio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 468, del 12 de agosto del mismo año, caso: “BASE DE DATOS MERLIN”).

El Tribunal ha precisado además que, de tratarse de una obra, por la originalidad en la selección o en la disposición de los elementos de información recopilados, el titular de la base de datos tendrá derechos exclusivos sobre ella, “pero no podrá impedir que otra persona, sobre similares elementos (especialmente cuando se trate de elementos de información de uso, interés y difusión públicas, que deben reproducirse textualmente), realice otra compilación, con sus propias características de originalidad en la selección o disposición de las materias.

Esa originalidad en la ‘segunda’ base de datos, podría estar, por ejemplo, en la selección del material (v.gr.: textos vigentes, modificados o derogados, total o parcialmente, u otros datos que faciliten el acceso a la información) o en la disposición o agrupación del mismo (v. gr.: organización por materias, títulos dados a los módulos de clasificación … forma de acceso a la información para recuperar o utilizar ésta, etc.).

Pero si no está presente la originalidad en la selección o disposición de los textos recopilados, como se ha dicho, sino una acumulación de datos sobre la base de criterios rutinarios, habrá una base de datos, desde el punto de vista técnico, en el sentido de una recopilación de elementos de información … pero no una base de datos protegida por el derecho de autor, al no cumplir con los requisitos de originalidad a que se refieren los artículos 4 II y 28 de la Decisión 351.

Otra cosa es, al contrario, que la recopilación de los datos no la realice el ‘segundo’ compilador con sus propios medios o elementos, sino que se limite a ‘extraerlos’ de la base de GACETA OFICIAL datos preexistente (y no protegida por ausencia de originalidad en la selección o disposición de las materias), por ejemplo, mediante su duplicación electrónica no autorizada, pero ya en este supuesto no se estará en presencia de una violación al derecho de autor, sino, de ser el caso, frente a otras figuras de derecho común, como la competencia desleal o el enriquecimiento sin causa, por ejemplo, lo que le corresponderá resolver al Juez nacional en el caso concreto, y conforme a lo alegado y probado en autos.

Es igualmente posible que el ‘segundo’ compilador, a los fines de ‘extraer’ los datos de la base preexistente, haya imitado, duplicado o reproducido el ‘software’ original usado para la compilación preexistente (no protegida si está ausente la originalidad en la selección o disposición de los elementos compilados), en cuyo caso tampoco se estará ante un ilícito contra el derecho de autor sobre la base de datos, sino frente a una usurpación de los derechos autorales sobre el programa de ordenador, cuestión que también debe resolver el juez en el caso concreto, de acuerdo a lo alegado y probado en autos” (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-99, ya citada).

Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, y las bases de datos, en tanto que compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor desde su creación, aunque ésta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión (artículo 58). El autor, es decir, la persona física que realiza la creación intelectual (artículo 3), es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que es tal autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente (artículo 8).

Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los Países Miembros (artículo 9). La propiedad de la obra se ejerce a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo.

Tales derechos, reconocidos por la Decisión 351, son independientes de la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra (artículo 6). 11/05/2005 10.36 Los derechos morales presuponen un nexo indisoluble entre el autor y su obra, por virtud del cual el autor conserva, con independencia de los derechos patrimoniales, y aún después de la cesión de éstos, el poder jurídico de reivindicar la paternidad de la obra y de proteger su integridad, toda vez que el citado nexo no resulta afectado por la voluntad contractual.

El derecho moral es inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable para el autor de la obra, y, en sede comunitaria, significa la posibilidad para dicho autor de conservar inédita la obra o de divulgarla, de reivindicar su paternidad en cualquier momento, y de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o contra su reputación. Y los derechos patrimoniales, derivados de la propiedad intelectual, son derechos exclusivos de explotación económica de la obra, transmisibles, renunciables y temporales.

Ellos son, entre otros, el derecho de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra, es decir, su fijación en un medio que permita su comunicación o su copia, total o parcial; el derecho de comunicación pública de la obra, a través de un medio que permita el acceso, también a distancia, de las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes, por separado o en conjunto, incluidas las bases de datos de ordenador por medio de la telecomunicación; el derecho de distribución pública de la obra, de su original o de sus copias o ejemplares, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma; el derecho a la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra original; y el derecho a prohibir la importación, al territorio de cualquier País Miembro, de copias de la obra no autorizadas por su titular (artículo 13).

Estos derechos se caracterizan por su independencia recíproca, de modo que el ejercicio de uno no perjudica el de los demás. A propósito de los derechos patrimoniales de las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la Decisión distingue entre la titularidad originaria y la derivada, y atribuye el ejercicio de tales derechos a las personas naturales o jurídicas, de conformidad con la legislación nacional correspondiente, salvo prueba en contrario (artículo 10).

Enseña la doctrina que “Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor de una obra derivada (adaptación, traducción o cualquier otra transformación) es el titular originario de los dere- GACETA OFICIAL chos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva … Como la obra original está contenida en la obra derivada, toda utilización de ésta importa, a la vez, la utilización de aquélla”, por lo que “La utilización de la obra derivada se encuentra sujeta a doble autorización: del titular de ésta y del titular de la obra originaria” (LIPSZYC, Delia: op. cit., p. 126).

En tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente. La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, así como a las interpretaciones y demás producciones tuteladas por la norma comunitaria, no se encuentra subordinada a ningún tipo de formalidades, por lo que la omisión del registro de la obra no impide el goce y el ejercicio de los derechos que, por virtud del acto de creación, corresponden a su autor (artículo 52).

En el marco de esta protección, el Tribunal ha indicado que el registro no es más que un instrumento declarativo del derecho y, eventualmente, un medio de prueba de su existencia, y que se trata de una opción para el autor que de todos modos no puede ser desconocida por la Administración (Sentencia dictada en el expediente N° 64-IP-2000, del 6 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602, del 21 de septiembre del mismo año).

La exclusividad en el ejercicio de los derechos citados significa también que no se puede autorizar la utilización de una obra, o prestar apoyo para su utilización, so pena de incurrir en responsabilidad solidaria, si el usuario no cuenta con la autorización previa y expresa del titular del derecho o de su representante (artículo 54). En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (artículo 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (artículo 25).

Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del 11/05/2005 11.36 exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26).

En el caso de las bases de datos, su protección no se extiende a los datos o informaciones compilados, y no debe afectar los derechos que se posean sobre las obras o materiales de que tales datos o informaciones formen parte (artículo 28). Si tales obras o materiales se encuentran protegidos por el derecho de autor, no podrán ser incorporados a la base de datos sin el consentimiento de sus titulares.

Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-99, ya citada).

VI. De los límites a la protección La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (artículo 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos, enumerados en el artículo 22 de la Decisión: citar una obra publicada en otra, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, y a condición de que la cita se haga conforme a los usos honrados, en la medida justificada por el fin que se persiga (literal a); reproducir para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos o breves extractos de obras lícitamente publicados, a condición de que tal utilización no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni ten- GACETA OFICIAL ga directa o indirectamente fines de lucro, y que se haga conforme a los usos honrados (literal b); reproducir individualmente una obra, por parte de una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y siempre que la reproducción se realice con el fin de preservar el ejemplar y sustituirlo, en caso de extravío, destrucción o inutilización, o de sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar extraviado, destruido o inutilizado (literal c); reproducir y distribuir por la prensa, o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, radiodifusión o transmisión pública no se hayan reservado expresamente (literal e); reproducir y poner al alcance del público, a propósito de informaciones relativas a acontecimientos de actualidad, por medio de la fotografía, la cinematografía, la radiodifusión o la transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información (literal f); reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales, u otras obras similares pronunciadas en público, sobre hechos de actualidad y con fines de información, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y sin perjuicio del derecho de los autores a publicar colecciones de tales obras (literal g); realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de bellas artes, fotográfica o de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público (literal h); realizar grabaciones efímeras de una obra, por parte de organismos de radiodifusión que tengan derecho a radiodifundirla, con sus propios equipos y para utilizarla en sus propias emisiones (literal i); realizar la representación o la ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza, por parte de su personal y de sus estudiantes, siempre que no se cobre por la entrada y que no se tenga un fin lucrativo, directo o indirecto, y a condición de que el público esté compuesto exclusivamente por personal y estudiantes de la institución, padres o tutores de alumnos y otras personas 11/05/2005 12.36 directamente vinculadas con las actividades de dicha institución (literal j); y realizar la transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por éste, siempre que la transmisión o retransmisión sea simultánea a la radiodifusión original, y que la obra se emita sin alteraciones (literal k).

Se trata de limitaciones y excepciones que alcanzan a restringir derechos patrimoniales del autor, no sus derechos morales. VII. De la tutela procesal De incurrirse en la infracción del derecho de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia (artículo 3).

La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por la legislación del País Miembro, en el cual deberán observarse los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad (artículo 55). Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, a través de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela, ésta consiste en su resarcimiento, y éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido.

En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor. Ahora bien, en el proceso ante la jurisdicción es inevitable la distantia temporis entre el momento de la lesión del derecho y el momento de su resarcimiento, lo que hace posible el riesgo de que, en el intervalo, se materialice o se consolide el daño. Hay pues la necesidad de la prevención de este riesgo, a través de la tutela cautelar, sin perjuicio del principio del contradictorio GACETA OFICIAL y del derecho a la defensa.

Se trata de una tutela instrumental y provisional cuyo otorgamiento viene a ser el resultado de la valoración, en términos de probabilidad, del derecho invocado y de su lesión. La tutela en referencia debe apoyarse en el cumplimiento de los requisitos del fumus boni iuris, el cual implica un juicio favorable de probabilidad sobre el derecho cuya lesión se quiere prevenir, y del periculum in mora, es decir, del riesgo de que, en el curso del proceso y mientras se dicta la decisión definitiva, se produzca la materialización o la consolidación de la lesión, o de que se vea impedida la efectividad de la tutela de mérito.

En el ámbito de los derechos de autor, explica la doctrina, “las medidas cautelares tienen fundamental importancia tanto para evitar la consumación del ilícito como para asegurar pruebas, bienes o el objeto del proceso, e impedir que desaparezcan o se transformen pues las utilizaciones en las que se quebranta el derecho de autor o son fugaces o es relativamente sencillo hacer desaparecer las evidencias … la inmaterialidad de la obra y su don de ubicuidad determinan que una vez que ella ha sido difundida escape a la custodia del autor o de sus derechohabientes y sea susceptible de ser apropiada, utilizada y transformada sin su intervención … Atendiendo al objeto de las medidas cautelares, interesan principalmente: 1) las medidas para asegurar bienes: a) para impedir que se realicen o sigan realizando actos ilícitos, b) para asegurar la ejecución forzosa de la sentencia, y c) para mantener un estado de cosas o meramente asegurativas, y 2) las medidas para asegurar elementos de prueba” (LIPSZYC, Delia: op. cit., pp. 551, 580 y 581).

La norma comunitaria atribuye potestad cautelar a la autoridad nacional competente para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita, el embargo o el secuestro preventivo de los ejemplares de la obra producidos ilícitamente y de los aparatos o medios utilizados para ello, así como su incautación o decomiso (artículo 56). El cese de la actividad ilícita puede alcanzarse a través de medidas particulares como la suspensión de la producción o el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos.

Sin embargo, el Tribunal ha aclarado que “la autoridad nacional competente está facultada 11/05/2005 13.36 para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe en el uso de los programas de ordenador comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351 son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, de 20 de mayo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos.

En cuanto a los particulares no disciplinados por la norma comunitaria, el Tribunal ratifica la aplicabilidad del régimen procesal establecido en la legislación nacional correspondiente, por virtud de la regla del complemento indispensable. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Los Países Miembros de la Comunidad Andina se encuentran obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico comunitario, y están impedidos de adoptar o emplear medida alguna contraria a tales normas o que obstaculice de algún modo su aplicación. GACETA OFICIAL 2º Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos subjetivos a causa del incumplimiento de la ejecución, por parte de los Estados Miembros, de sus obligaciones y compromisos comunitarios, disponen de dos opciones, excluyentes entre sí, para obtener la tutela jurisdiccional efectiva de tales derechos.

Una opción es la de acudir a la Secretaría General y al Tribunal de Justicia de la Comunidad, con sujeción al procedimiento previsto en el Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional. La otra opción, a tenor del artículo 31 eiusdem, es acudir al Tribunal Nacional competente si los derechos subjetivos de la persona natural o jurídica resultan afectados, bien a causa de la omisión o negativa del Estado Miembro a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad, bien por virtud de la adopción o empleo de medidas que sean contrarias a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación. En este supuesto, los procedimientos a seguir serán los previstos en la legislación interna para deducir eficazmente la responsabilidad del Estado Miembro, así como para indemnizar efectivamente los daños y perjuicios del particular afectado. 3° La entidad en que se objetiva la idea creadora es una obra que se distingue de su creador, de los sujetos a que se dirige y del acto mismo de creación. La objetivación externa de la entidad necesita de un soporte, concebido éste como el medio que hace posible la reproducción o la divulgación de la obra, así como la percepción de la misma, y sirve de medio de prueba de su existencia. La obra del ingenio constituye la forma representativa de la idea creadora, que trasciende su soporte puramente instrumental y que configura el objeto de la tutela normativa.

La separabilidad del contenido intelectual o artístico de la obra respecto de su soporte implica la posibilidad de que aquella circule en un número indefinido de ejemplares, o de que sea reproducida un número indefinido de veces. Por tanto, el bien inmaterial se caracteriza por la necesidad de su exteriorización, por su trascendencia, y por la posibilidad de circular o de ser reproducido. 4º De la posibilidad de su reproducción o de su divulgación deriva la aptitud de la obra para 11/05/2005 14.36 sobrevivir, bien a su creador, bien a su soporte, y para hacer posible su disfrute simultáneo, por parte de un número indeterminado de personas.

Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento. 5° El objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica.

A los efectos de su tutela, la obra, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso. 6º Son obras objeto de protección los programas de ordenador, entendidos como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado.

También son objeto de protección las bases de datos, sometidas o no a tratamiento informático, siempre que, por la forma de selección o de disposición de los datos compilados, tales bases constituyan una creación intelectual original. La protección de la base de datos no se extiende a los datos o informaciones compilados, y no debe afectar los derechos que se posean sobre las obras o materiales de que tales datos o informaciones formen parte.

Un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador. GACETA OFICIAL 7° La originalidad en la base de datos supone una clasificación de esos datos en forma tal que dé como resultado una creación personal.

Por la originalidad en la selección o en la disposición de los elementos de información recopilados, el titular de la base de datos tendrá derechos exclusivos sobre ella, sin que pueda impedir que otros, sobre similares elementos, elaboren otra recopilaciòn, con sus propias características de originalidad en la selección o disposición de las materias.

Si no está presente la originalidad en la selección o disposición de los textos recopilados, habrá una base de datos desde el punto de vista técnico, pero la misma no gozará de protección por el derecho de autor. 8º La propiedad de la obra se ejerce a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo. Tales derechos son independientes de la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra.

El autor, es decir, la persona física que realiza la creación intelectual, es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que es tal autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente. Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los Países Miembros. 9° El derecho moral es inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable para el autor de la obra, en el sentido y en la medida en que éste tiene la posibilidad, en sede comunitaria, de conservar inédita la obra o de divulgarla, de reivindicar su paternidad en cualquier momento, y de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o contra su reputación. Y los derechos patrimoniales, derivados de la propiedad intelectual, son derechos exclusivos de explotación económica de la obra, transmisibles, renunciables y temporales. 10º La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, así como a las interpreta- 11/05/2005 15.36 ciones y demás producciones tuteladas por la norma comunitaria, no se encuentra subordinada a ningún tipo de formalidades, por lo que la omisión del registro de la obra no impide el goce y el ejercicio de los derechos que, por virtud del acto de creación, corresponden a su autor. 11° La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos.

Se trata, además, de limitaciones y excepciones que alcanzan a restringir los derechos patrimoniales del autor, no sus derechos morales. 12º De incurrirse en la infracción del derecho de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, a través de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela, ésta consiste en su resarcimiento, y éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido.

En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor. En la tutela de mérito, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos.

GACETA OFICIAL 11/05/2005 16.36 13° La tutela cautelar es instrumental y provisional. Su otorgamiento viene a ser el resultado de la valoración, en términos de probabilidad, del derecho invocado y de su lesión, y debe apoyarse en el cumplimiento de los requisitos del fumus boni iuris y del periculum in mora. La norma comunitaria atribuye potestad cautelar a la autoridad nacional competente, es decir, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia, para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita, el embargo o el secuestro preventivo de los ejemplares de la obra producidos ilícitamente y de los aparatos o medios utilizados para ello, así como su incautación o decomiso.

El cese de la actividad ilícita puede alcanzarse a través de medidas particulares como la suspensión de la producción o el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos. Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Mónica Rosell Medina SECRETARIA Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 30-IP-2005 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de abril de dos mil cinco. les se encuentran sometidas al cumplimiento de los requisitos determinados en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece que: VISTOS: El expediente del proceso interno 1972-2003 perteneciente a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre el cual se pretende obtener de este órgano comunitario una interpretación prejudicial acerca de la diferencia entre el desistimiento de la pretensión y el desistimiento del proceso.

“Artículo 125.- Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta. La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;

CONSIDERANDO: b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la comunidad Andina cuya interpretación se requiere; Que las solicitudes de interpretación prejudicial formuladas por los Órganos Judiciales Naciona- c) La identificación de la causa que origine la solicitud; GACETA OFICIAL d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta”.

Que del expediente consignado, sólo se desprende el nombre del Tribunal consultante, la identificación de la causa, y el informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes; pero no así los demás requisitos exigidos; Que, este Tribunal en diversas ocasiones ha señalado que “La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación en virtud del cual corresponde al juez comunitario, representado por este Tribunal de Justicia, la potestad de establecer el sentido de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario, y, al juez nacional la de aplicar el citado ordenamiento al caso concreto sometido a su decisión, con la finalidad de garantizar la uniformidad de la aplicación del ordenamiento comunitario en el territorio de los Países Miembros” (Sentencia del 17 de febrero de 1994, dictada en el proceso 6.IP-93, caso “LOUIS VUITTON”, y reiterado en proceso 91-IP-02, caso “ALPIN”, de 5 de febrero de 2003).

Además que, “Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el proceso 7-IP-89, caso patente de invención solicitado por CIBAGEIGY A.G., publicado en la G.O.A.C. N° 53, del 18 de diciembre de 1989)” En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –jueces nacionales de única o de última instancia–, el plantea- 11/05/2005 17.36 miento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el proceso 6-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. N° 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir el fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el proceso 11IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997)” En referencia a la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial, se ha señalado que esta “ puede ser presentada en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil por parte del Tribunal de Justicia, conviene que la formulación de la solicitud de interpretación prejudicial se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio” (Proceso 97IP-02, de fecha 5 de febrero de 2003, caso ALPINETTE).

Que asimismo, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha determinado que a fin de cumplir con los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial, “La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, GACETA OFICIAL 11/05/2005 18.36 todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el proceso 30-IP-99, caso DENIM, publicado en G.O.A.C. N° 497 de 18 de octubre de 1999)”.

(Proceso 97IP-02, caso ALPINETTE, ya citado). Acerca de la competencia para conocer de las interpretaciones prejudiciales, se ha determinado que “Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ase de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina l determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de la prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el proceso en el proceso 1-IP-94, MC POLLO SU POLLO RICO, publicada en la G.O.A.C. N° 164, del 2 de noviembre de 1994)”. En este mismo proceso se señaló que “Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, deberá remitir a este Tribunal de Justicia la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación prejudicial (Artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal)”. Que, conforme lo establece el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, este órgano deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas comunitarias, y no así, interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso.

DECIDE: No admitir a trámite la solicitud remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La providencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 41-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 89, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se realiza con base en la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

ACTOR: OFFSETEC S.A. Marca: “DISEÑO”. Proceso interno N° 7415-AI. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco. to, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Qui- Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de marzo del 2005, se ajustó suficientemente a GACETA OFICIAL los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 30 de los mismos mes y año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la firma OFFSETEC S.A., siendo demandado el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Presidente de éste y, el Procurador General del Estado. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la firma OFFSETEC S.A., mediante apoderado solicita que se “ordene la modificación del título de registro de la marca ‘DISEÑO’, Nº 3323-00, emitido el 26 de junio de 2000, a fin de que refleje la solicitud de registro de la marca DISEÑO y sea consecuente con la Resolución Nº 975646, del 15 de febrero del 2000, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial” del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, por medio de la cual se concedió el registro solicitado en favor de OFFSETEC S.A. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 16 de julio de 1996, la firma OFFSETEC S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “DISEÑO”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 1 Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. 11/05/2005 19.36 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 378, página 224, del mes de julio de 1996. - Dentro del término correspondiente, fueron formuladas dos observaciones; la primera, por parte de EDINA S.A. y, la segunda, por la firma UNIVENSA S.A. - El 21 de septiembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 973578, por la cual rechazó las observaciones presentadas y, sin embargo, negó el registro solicitado por OFFSETEC S.A. - El 21 de octubre de 1999 la sociedad solicitante del registro, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución emitida. - El 9 de febrero del 2000, la mencionada Dirección Nacional resolvió el recurso de reposición planteado, mediante Resolución Nº 975646, por la que decide revocar la resolución Nº 973578, conceder el registro de la marca DISEÑO y, ordenar la continuación del trámite de registro. - El 26 de junio del mismo año, la misma Dependencia concedió el título de registro Nº 3323-00 correspondiente a la marca DISEÑO, determinando en el mismo, de manera explícita, que “NO se conceden derechos de exclusividad sobre PAGINAS AMARILLAS”. b) Escrito de demanda La firma OFFSETEC S.A., constituida bajo las leyes del Ecuador, por intermedio de apoderado manifiesta que, como ha sido ya dicho, el 16 de julio de 1996, presentó solicitud para el registro de la denominación “DISEÑO”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 16, respecto de la cual fueron presentadas dos observaciones; la primera, por parte de EDINA S.A. y, la segunda, por UNIVENSA S.A., argumentándose que la denominación en referencia se encontraba incursa en las prohibiciones absolutas de irregistrabilidad establecidas en los artículos 81 y 82 de la Decisión 344.

Expresa que, posteriormente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 973578, de 21 de septiembre de 1999, resolviendo rechazar las observaciones presen- GACETA OFICIAL tadas y, sin embargo, negando el registro solicitado. OFFSETEC S.A. presentó recurso de reposición respecto de la resolución emitida, el que fue resuelto por la misma Dependencia, mediante Resolución Nº 975646, de 9 de febrero del 2000, por la cual decide revocar la resolución inicial y conceder el registro solicitado.

Afirma la actora, que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le concedió el registro de la marca “DISEÑO”, mediante Registro Nº 332300, de de 26 de junio del 2000, pero que “… sorprendentemente en dicho título de registro se determina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre ‘PAGINAS AMARILLAS’.” Expresa al respecto, que “ la oficina nacional competente (en este caso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial) tiene facultad de otorgar o negar el registro de un signo marcario, más no de modificarlo para conceder su registro… la modificación del signo solamente puede ser sugerida por la oficina nacional competente y para que proceda debe ser aceptada por el peticionario.”.

Expone, además, su pretensión de que en sentencia “…se ordene la modificación del título de registro de la marca DISEÑO, Nº 3323-00 … a fin de que refleje la solicitud de registro de la marca DISEÑO y sea consecuente con la resolución Nº 975646 del 15 de febrero del 2000 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial no contesta la demanda.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, la contesta en los siguientes términos: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Ratificación del título de registro de la marca DISEÑO, Nº 3323-00, al considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. 3. Solicita que al dictarse sentencia se acojan sus excepciones y rechace la demanda. 11/05/2005 20.36 El Procurador General del Estado contesta también la demanda, afirmando que “ corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

Manifiesta además, que señala casilla judicial “con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa ”. d) Terceros interesados No obran del expediente remitido por el Tribunal Nacional consultante, intervenciones de las firmas EDINA S.A. y UNIVENSA S.A. en el proceso interno. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se manifiesta, con base en lo dispuesto por el artículo 33, segundo inciso, de la Decisión 472 aprobatoria de la Codificación del Tratado de Creación de este Tribunal, observándose que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en ella se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, en cuanto al lugar y dirección para la recepción de la respuesta a la consulta, si bien no han sido éstos expresamente señalados en la solicitud, este Tribunal los tiene ya registrados.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción interna consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

GACETA OFICIAL

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El mencionado Tribunal Nacional ha solicitado de este Organo Comunitario, por medio de Oficio Nº 107-TDCA-1S-7415-AI, de 1 de marzo del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b), d), e), g), h), i); 83 literal a); 89, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al respecto, este Organo Jurisdiccional considera que corresponde atender el requerimiento formulado, por haber verificado que la solicitud referente al registro de la marca “DISEÑO” ha sido presentada el 16 de julio de 1996, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344. Estima sin embargo, que la interpretación debe limitarse a únicamente los artículos 81, 82 literal a), 89, 93 y 95 de la Decisión 344, toda vez que las disposiciones establecidas por los demás literales del artículo 82, así como por el artículo 83, cuya interpretación ha sido también pedida, no son aplicables al caso controvertido; todo, por cierto, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal Comunitario. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En armonía con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 11/05/2005 21.36 “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo, ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.” (…) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” ( ) “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

“a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” ( ) (…) “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: GACETA OFICIAL

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida, según el inciso segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “ la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.

Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” 2 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 2 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.

G.O. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11/05/2005 22.36 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter meramente ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas mixtas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el distintivo en conflicto.

LA MARCA MIXTA es la que está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre GACETA OFICIAL habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 3

6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. En ese sentido, el literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Cabe entonces afirmar que un signo sólo es registrable cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión 3 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11/05/2005 23.36 se incurre o no en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente fijadas en los otros literales del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión.

7. MODIFICACION DE LA SOLICITUD INICIAL En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta el punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, estaríase constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro.

En ese contexto, el artículo 89 de la Decisión 344 se refiere, por un lado, a la facultad del requirente de un registro de modificar su solicitud inicial pero sólo en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados.

Al respecto este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ” (Entre otros: PROCESO Nº 15-IP-97.

G.O.A.C. No. 314 de 18 de diciembre de 1997. MARCA: “CODE BLEU (etiqueta)”. PROCESO Nº 65-IP-2001. G.O.A.C. No. 836 de 18 de septiembre de 2002, MARCA: “SUSSEX”). GACETA OFICIAL En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. El artículo 89, por otra parte, en su segundo inciso determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento se tramitará, en todo caso, de conformidad con lo determinado en el artículo 91 que establece, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad; plazo éste prorrogable por treinta días más. 11/05/2005 24.36 establecidos en el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que: Cabe señalar que la ocurrencia de este incidente procedimental no genera pérdida de la prioridad alcanzada con la presentación de la solicitud de registro, a menos que el solicitante deje transcurrir el plazo concedido sin subsanar las irregularidades formales advertidas por la Oficina Nacional Competente.

De reunir las formalidades establecidas para la presentación de una solicitud de registro de marca, ésta será entonces publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Decisión 344, abriéndose con dicha publicación el lapso también de treinta días hábiles subsiguientes, para que cualquier persona que tenga legítimo interés presente observaciones al registro del signo solicitado.

8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, en este caso la Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados y quiénes, en consecuencia, pueden formular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la referida Decisión impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 4 Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio, puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 4 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente –en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación– debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 5 Ha expresado también el Tribunal a este respecto: “La motivación es un elemento sustancial de todo Acto Administrativo y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto; en materia de propiedad industrial, la Decisión 344 señala que todo acto referente a la concesión o denegación del registro de marcas, deberá comunicarse al interesado a través de resolución debidamente motivada.

“En razón de lo expuesto, corresponde a la Alta Jurisdicción Nacional Consultante determinar si la resolución que se impugna se ciñe o no, en esta materia, a las exigencias de la norma comunitaria”. 6 Con base en estos fundamentos, 5 6 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 67-IP-2004, sentencia de 30 de junio de 2004. G.O. Nº 1102, de 6 de agosto del 2004. Marca: “EUMINT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11/05/2005 25.36 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables como marcas las denominaciones que no cumplan los tres requisitos básicos establecidos en el artículo 81, conforme lo consagra el artículo 82 de la Decisión 344, en su literal a). 4. El artículo 89 de la misma Decisión regula, por un lado, la facultad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro, determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados.

Establece, por otro lado, la facultad de la Oficina Nacional Competente, para requerir al peticionario la introducción de modificaciones a su solicitud de registro, aplicando desde luego para ese propósito, el trámite fijado por el artículo 91 de la Decisión 344. 5. La Oficina Nacional Competente, por otra parte, debe llevar a cabo, necesariamente, el examen de registrabilidad, que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la referida Decisión; dicho examen debe ser realizado aún en aquellos casos en que no GACETA OFICIAL 11/05/2005 26.36 hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro.

Comunidad, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 7415-AI, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la mencionada Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 44-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: “BENYLAN”. Proceso interno N° 1999-5945. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de marzo del año 2005, se ajustó suficiente- mente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 30 de los mismos mes y año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la firma GLAXO GROUP LIMITED, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resul- GACETA OFICIAL tados del proceso, a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma GLAXO GROUP LIMITED, mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 48553, de 29 de noviembre de 1994, emitida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió conceder el registro de la denominación “BENYLAN” como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 5, en favor de GRUFARMA LIMITADA. - Nº 02518, de 22 de febrero de 1999, emitida por la misma Dependencia, la cual resuelve ordenar la inscripción de la solicitud de traspaso del registro de la marca “BENYLAN”, por parte de GRUFARMA LIMITADA, a la firma LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la aludida Superintendencia, que cancele la inscripción de la marca BENYLAN. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - La sociedad GLAXO GROUP LIMITED es titular de la marca “VENTILAN”, registrada el 4 de septiembre del año 1970, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El 23 de mayo de 1990, la sociedad GRUFARMA LTDA presentó solicitud para obtener re1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. 11/05/2005 27.36 gistro de la denominación “BENYLAN”, como marca destinada a amparar productos comprendidos también en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 31 de agosto de 1994, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 406. - El 29 de noviembre del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 48553, por medio de la cual concedió el registro solicitado, por cumplir los requisitos previstos en la ley. - La sociedad GRUFARMA LIMITADA traspasó los derechos sobre el registro obtenido de la marca BENYLAN, en favor de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., siendo esta última considerada como tercero interesado en los resultados del proceso. b) Escrito de demanda La firma GLAXO GROUP LIMITED, constituida bajo las leyes de Inglaterra, domiciliada en Greenford, Middlesex, Gran Bretaña, sostiene que es propietaria de la marca notoria VENTILAN, registrada bajo el Nº 72223, que protege productos de la clase internacional 5, la cual fue registrada el 4 de septiembre de 1970 y que se encuentra vigente hasta el 28 de octubre del 2005.

Manifiesta que el 23 de mayo de 1990, la firma GRUFARMA LIMITADA solicitó registro para la denominación “BENYLAN”, como marca destinada a amparar productos también de la clase internacional 5 y que, mediante Resolución Nº 48553, del 29 de noviembre de 1994, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedió el registro de esa denominación, sin que dentro del respectivo trámite hayan sido presentadas observaciones por parte de tercero interesado.

Expresa que, posteriormente, la firma GRUFARMA LIMITADA presentó solicitud para traspasar el registro de la marca BENYLAN de su propiedad a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., la que fue concedida mediante Resolución Nº 02518, de 22 de febrero de 1999. Considera que la Superintendencia de Industria y Comercio emitió en forma errada la resolución GACETA OFICIAL Nº 48553, negándole el derecho de presentar oposición en contra del registro solicitado, con base en la marca “VENTILAN” de su propiedad, semejantemente confundible con la marca BENYLAN.

Argumenta la demandante, que la Superintendencia violó el artículo 81 de la Decisión 344, ya que “…la marca BENYLAN no cumple con el requisito de DISTINTIVIDAD exigido por el artículo 81 de la Decisión 344. No puede diferenciarse en el mercado un producto de otro fabricado por persona diferente; no siendo susceptible de ser registrada”. Sostiene que “…la marca BENYLAN fue concedida para amparar todos los productos de la Clase 5, y la marca VENTILAN Nº 72223 ampara productos comprendidos en la Clase 5, consistentes especialmente en sustancias y preparaciones farmacéuticas y veterinarias”.

Al respecto concluye, que “esto significa que la marca BENYLAN se comercializa exactamente en el mismo mercado de los productos VENTILAN, lo que le genera al consumidor una confusión entre unos y otros productos, que sin duda alguna lo llevaran a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. Cabe advertir que tratándose de productos farmacéuticos la confusión del público trae consecuencias fatales”.

Alude la violación, además, del artículo 83 en su literal a) de la misma Decisión, puesto que la Superintendencia “…al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca BENYLAN, no tuvo en cuenta las obvias similitudes que presenta esta marca con la marca VENTILAN…”. Refiere la violación del artículo 83 literal d), sosteniendo que “…la marca VENTILAN es notoriamente reconocida por el público consumidor de productos farmacéuticos consistentes principalmente en: inhaladores, soluciones para nebulizar y jarabes, productos comprendidos en la Clase 5.

Actualmente la marca VENTILAN continúa siendo notoriamente conocida en el mercado colombiano de productos farmacéuticos y el público consumidor la reconoce como tal”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por 11/05/2005 28.36 la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, manifiesta que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas establecidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aseverando que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Respecto a la violación que se manifiesta se ha producido del artículo 81 de la Decisión 344, alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos números 1- IP-87, 7-IP-95, 22IP-96 y 14-IP-98. Al referirse al artículo 83 literal a) de la misma Decisión, relativo a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes, expresa que “…efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas BENYLAN registrada a favor de Grufarma Ltda., con traspaso a favor de Biogen de Colombia S.A. y VENTILAN cuyo titular es Glaxo Group Limited, registradas en debate, se concluye en forma evidente que entre estas no existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor y por lo tanto pueden coexistir en el mercado.”.

Concluye afirmando que “la marca BENYLAN para la clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … y cumple con todos los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes en materia de marcas”. d) Tercero interesado La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., por medio de apoderado, da contestación a la demanda expresando que “la marca BENYLAN fue bien concedida en cuanto que al momento de otorgarse el título correspondiente no existía otra marca en igual clase con la que pudiera confundirse o que le fuera similar”.

Sostiene que “la cesión de la marca de la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S.A. a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. se produjo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia”. GACETA OFICIAL Argumenta que “…la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cumplió con el trámite de ley para el otorgamiento de la marca BENYLAN, concedió a los interesados los términos y recursos que han sido previstos para hacer valer sus derechos y ante su silencio, HECHO IMPORTANTE NO RELATADO QUE DEBERA SER TENIDO EN CUENTA PARA EL PROCESO (LA SOCIEDAD DEMANDANTE, CON UNA MARCA DE TANTA NOTORIEDAD Y POTENCIAL DE VENTAS SIMPLEMENTE NO SE OPUSO AL REGISTRO DE LA MARCA BENYLAN, SEGURAMENTE POR QUE PARA ESE MOMENTO NO LE PARECIO CONFUNDIBLE POR SIMILAR), verificó similitudes con las marcas registradas y al no encontrarlas concedió el Registro”.

Manifiesta que “…para un medicamento que se recomienda prescribir para el tratamiento del asma, ‘…para respirar con tranquilidad…’ como lo anuncia la publicidad que acompaña a la demanda, se nos antoja que VENTILAN si tiene significado, evoca y se refiere al verbo ventilar; indica que hace entrar el aire a algún sitio, justo aquel al que el paciente lo requiere.

De donde, siendo la marca VENTILAN evocativa, según lo sugiere el diccionario y en cambio si la marca BENYLAN puramente imaginativa, siguiendo la afirmación de la demanda NO SE CONFUNDEN, como si lo harían de ser las dos imaginativas”. Refiere la violación del artículo 83, literal a) de la misma Decisión 344, sosteniendo que “el medicamento BENYLAN ha sido autorizado para comercializar, en todos los casos, con fórmula médica”.

Finaliza expresando que no se produce la supuesta violación del artículo 83 literal d) de la aludida Decisión 344 argumentada por la actora. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros 11/05/2005 29.36 de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado en esta causa, LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 2753, de 13 de diciembre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344; no obstante, se ha podido verificar que la solicitud referente al registro de la marca BENYLAN ha sido presentada el 23 de mayo de 1990.

Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 85 y no de la Decisión 344. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida en este caso, debe corresponder a los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 344.

Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. GACETA OFICIAL 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 11/05/2005 30.36 Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas ya registradas o anteriormente solicitadas.

Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio. DECISION 85 (…) “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

“g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;” (…)

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Requisitos de registrabilidad: Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad.

La novedad no hacía referencia, en la Decisión 85, a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados. Acerca de la novedad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y así lo considera también la doctrina: “ que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Respecto de la visibilidad se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de ese sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores.

Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o el servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o el servicio que conoce, aprecia y busca según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad, del cual por cierto se derivan las otras condicio- GACETA OFICIAL nes.

Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. La distintividad que deben reunir los signos en sus características intrínseca y extrínseca, evita cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados o entre éstos y los productos que la marca protege. 11/05/2005 31.36 clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular”. 3 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

El tratadista Jorge Otamendi considera que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede sugerir alguna idea o concepto; definiéndola como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 2 Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea 2 OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza El artículo 58 literal f) se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado; prohíbe la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión. El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio y no otro.

La función distintiva de los signos constituye requisito fundamental para el registro de la marca, en ausencia del cual se incurre en causal de irregistrabilidad. Este Organismo ha enfatizado, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor Otamendi, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evo3 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág

28. GACETA OFICIAL 11/05/2005 32.36 cación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 4 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 5. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario y al juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma indi- Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 5 4 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL vidualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 6

7. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El artículo 58, literal g) de la Decisión 85, establece que no puede ser registrado como marca, un signo que produzca confusión “con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. 7 11/05/2005 33.36 De conformidad con el literal g) del aludido artículo 58, para que una marca pueda ser reconocida como notoria, se requiere del conocimiento o de la difusión previos y, del registro en el País donde se solicita la protección o en el extranjero.

El uso de la marca no debe equipararse a la difusión o al conocimiento; uso y conocimiento o difusión son términos paralelos tratándose de marca notoria, aunque no necesariamente coexistentes. La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, la necesidad de comprobar el hecho de la notoriedad de la marca.

La Decisión 85, sin embargo, no establece ni medios ni criterios probatorios como si lo hace, por ejemplo, el artículo 84 de la Decisión 344. Debe recalcarse, por otra parte, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas, deben ser adoptados aplicando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La inexistencia de observaciones al registro por parte de terceros, no les exime de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad y, con ese fundamento, de otorgar o denegar el registro de la marca; resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado.

8. MARCAS FARMACEUTICAS El profesor Manuel Areán Lalín la ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. 8 En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de dos marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que al respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado, entre varios otros, en el Proceso 13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1984, Pág. 32. La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, Pág. 268. “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto con- 6 7 8 GACETA OFICIAL fundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000, lo siguiente: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica. 11/05/2005 34.36 1.

Un signo puede ser registrado como marca, en el caso materia de esta interpretación prejudicial, si reúne los requisitos de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y siempre que, además, no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad determinadas por el artículo 58 de la mencionada Decisión. 2.

Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” 9 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.

En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana. 5. No son registrables como marcas, según lo previsto en el artículo 58, literal g), de la aludida Decisión, las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

Con base en estos fundamentos, 6. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 9 Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. No será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los GACETA OFICIAL servicios para los cuales se hubiere solicitado dicho registro.

La notoriedad, en todo caso, deberá ser debidamente probada conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. 7. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones existentes o no, y que determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 8.

Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, respecto de los cuales un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por éllas identificados.

El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la naturaleza de tales productos respecto del público al que están destinados puede ocasionar daños por efectos de la confusión. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente inter- 11/05/2005 35.36 pretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1999-5945, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/05/2005 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú