Año XXII - Número 1227 Lima, 8 de agosto de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 64-IP-2005.- Proceso 72-IP-2005.- Proceso 45-IP-2005.- Proceso 47-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-00126 (7880). Actor: AVENTIS PHARMA S.A. Marca: “GORMELOX” Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED. Caso: marca “ARRONEX”. Expediente Interno: Nº 6475-LRO Interpretación Prejudicial de los artículos 13 literales c), primer párrafo, y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: Mezclas de varios componentes para la perforación del suelo mejoradas. Actor: HENKELKOMMANDIT GESELLSCHAFT AUF AKTIEN. Proceso Interno Nº 2001-0061 (6864) Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NATURA BISSÉ. Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ BUSTILLOS & CÍA. S.C.A. Proceso interno Nº 1999-5424 Pág. 1 9 19 26 PROCESO 64-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 200200126 (7880). Actor: AVENTIS PHARMA S.A. Marca: “GORMELOX”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/08/2005 2.36 Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de mayo del 2005. 1.

Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: AVENTIS PHARMA S.A. Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: VARCAL LTDA. 1.2.

Hechos Relevantes. Los hechos. El 2 de octubre de 1996 la Sociedad VARCAL LTDA. solicitó el registro de la marca GORMELOX. Ante ello la Sociedad ROUSSEL UCLAF, titular en ese momento de la marca ORELOX, presentó observación contra la mencionada solicitud por estimar que la marca GORMELOX era confundible con su marca ORELOX previamente registrada en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Oficina de Marcas consideró que entre las marcas GORMELOX y ORELOX no existían similitudes como para inducir al público a error, por lo que declaró infundada la oposición y se concedió el registro solicitado. La Sociedad ROUSSEL UCLAF, inconforme con la decisión anterior, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación con el objeto de que dicha decisión fuese revocada.

La Oficina de Marcas confirmó la decisión y concedió el registro de la marca GORMELOX. La Sociedad AVENTIS PHARMA S.A., no actuó como observadora en el proceso de registro de la marca GORMELOX, ya que quien objetó el registro fue la Sociedad ROUSSEL UCLAF, pero hoy en día sí se encuentra legitimada para hacerlo por ser la actual titular de la marca ORELOX.

La demanda. Conforme al informe enviado por el Juez Consultante, la actora expuso los siguientes argumentos a fin de demostrar que las marcas ORELOX Y GORMELOX sí son confundibles: Desde una perspectiva de conjunto, a primera vista y sin entrar en detalles, los signos en conflicto despiertan una impresión de conjunto muy similar. Luego de realizar un cotejo visual entre los signos ORELOX y GORMELOX se puede evidenciar que “de las ocho letras que conforman la marca GORMELOX, seis de ellas O, R, E, L, O y X, las cuales tienen casi la misma ubicación, son tomadas de la marca ORELOX.

Esto significa que la marca GORMELOX reproduce o contiene totalmente a la marca ORELOX.” Además, menciona que ambas marcas poseen tres sílabas, que la raíz de las denominaciones observadas es casi idéntica GOR y OR y que la desinencia es idéntica LOX y LOX. Que desde el punto de vista fonético observa que ORELOX y GORMELOX tienen la misma secuencia vocálica lo que produce una pronunciación muy similar, y además la sílaba tónica es idéntica y está ubicada en el mismo lugar.

Por lo antes expuesto concluye que es claro que los signos comparados son confundibles desde el punto de vista fonético y visual. La contestación a la demanda. Según el mismo informe enviado por el Juez Consultante: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda manifestando que con la expedición de las Resoluciones N° 32484 de 26 de diciembre de 1997, y N° 34332 del 25 de octubre del 2001, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en el Ordenamiento Comunitario Andino. Manifiesta que “no es cierto que la administración haya omitido efectuar el análisis de confundibilidad al declarar infundada la obser- GACETA OFICIAL 08/08/2005 3.36 vación y conceder el registro de la marca ORELOX.” 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Pese a que los signos en conflicto GORMELOX y ORELOX están destinados a distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura oficial, luego de comparados se puede concluir que no existen semejanzas capaces de inducir al público consumidor a error y, consecuentemente, estos signos pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

El consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, además de los 134 y 136 de la Decisión 486, sin precisar acerca de los literales que deben ser considerados en cada artículo. Expresa que del examen de los signos GORMELOX y ORELOX se evidencia que existen diferencias de orden ortográfico, fonético y visual; en lo referente al punto de vista ortográfico destaca que entre las expresiones existen notables diferencias ya que la primera contiene un número mayor de letras y sus sílabas son distintas; en consecuencia, no se podrá afirmar que existe similitud fonética entre ellas; con respecto a que los signos en conflicto tienen en común el sufijo LOX, éste se configura como elemento secundario.

Como en este caso se trata de marcas comprendidas dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, referentes a productos farmacéuticos, destaca lo expresado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina en el sentido de que “las palabras de uso común no deben entrar en la comparación, lo cual supone una excepción al principio de que el examen comparativo ha de tender una simple visión de conjunto de los signos enfrentados…”.

Según consta en la información brindada por la oficina de sistemas de la Superintendencia de Industria y Comercio se evidencia que existen actualmente varias marcas registradas en la clase 5 que comparten la desinencia LOX. Consecuentemente, el signo GORMELOX es registrable pues cuenta con distintividad suficiente para ser considerada marca.

El tercer interesado no contestó la demanda. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. En vista de que la solicitud del registro de la marca GORMELOX se presentó el 2 de octubre de 1996, es decir en vigencia de la Decisión 344, la presente interpretación prejudicial deberá realizarse sobre dicha norma únicamente.

Por ser pertinentes dentro del caso planteado se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”;

Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”. 4.

Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas denominativas; la marca farmacéutica, partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. 08/08/2005 4.36 ductos o servicios para los que se ha registrado, a través de este requisito se realiza la identificación de los diferentes productos o servicios que se ofertan en el mercado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

Luis Eduardo Bertone dentro del tema comenta lo que sigue a continuación: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”. 2 4.1. Requisitos para el registro de marcas.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La perceptibilidad. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

“ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 3 La distintividad.

Es la característica de la marca que le permite servir como medio de diferenciación de los pro2 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 3 BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina.

Pág. 27. FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. 08/08/2005 5.36 Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles, contribuye a la existencia de un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. Al respecto la doctrina señala que: El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca “GORMELOX” cuyo registro se solicita declarar nulo, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

La ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. 4.2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

La Normativa Comunitaria Andina contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros son idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ellas con exclusividad. “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”. 4 Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina apunta a la importancia de este aspecto: 4 BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL”.

Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 GACETA OFICIAL “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos en condiciones de entera libertad.

(Sentencia dictada dentro del proceso 02-IP-2002, y reiterado en el proceso 147-IP-2003)”. 5 La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. 4.3.

Reglas para el cotejo marcario. El determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas es una labor complicada, en la que el examinador realiza su valoración tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicando los criterios jurisprudenciales pertinentes. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los pro5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 18 de febrero del año 2004. Proceso N° 147-IP-2003. Marca: “IBIS”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1165 del 7 de febrero de del 2004. 08/08/2005 6.36 ductos o servicios identificados por los signos en disputa.” Según las reglas recomendadas por la doctrina el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se determinan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 4.4.

Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos varias sentencias, como la dictada dentro del Proceso 01-IP-2005: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de GACETA OFICIAL las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 08/08/2005 7.36 caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan; de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al respecto, Fernández Novoa señala lo siguiente: El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación.” 4.5.

La marca farmacéutica. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. Al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el 6 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. “ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 7 La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en 7 Ibídem. Págs. 265 y 266. GACETA OFICIAL que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 8 08/08/2005 8.36 dad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna.

QUINTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

SEXTO: Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no de- De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: 8 Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabili- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio de 2003.

Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 965 de 8 de agosto de 2003. GACETA OFICIAL 08/08/2005 9.36 ben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo arbitrario del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 200200126 (7880), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publi- Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 72-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED. Caso: marca “ARRONEX”. Expediente Interno: Nº 6475-LRO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, primero de junio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a), d), y e) de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de mayo de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: GACETA OFICIAL 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho En la demanda formulada por la mandataria de la sociedad SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED se alega que “El 24 de julio de 1996 DUPOCSA, PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. presentó la solicitud de registro de la marca denominada ARRONEX destinada a proteger todos los productos de la clase internacional N° 5”; que “Dentro del término correspondiente, el 15 de diciembre de 1997, mi representada … presentó observaciones en contra de la solicitud de registro de la denominación ARRONEX”, ya que “es propietaria de las marcas ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’, registrada (sic) en el Ecuador y en otros países, para proteger clase (sic) internacional (sic) No. 5”; que “DUPOCSA, PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. NO contestó la observación propuesta por mi representada, lo cual demuestra que no tuvo interés en defender su marca”; y que “mediante Oficio Ministerial N° 972958 de 13 de septiembre de 1999 (sic), el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, resuelve rechazar la observación … y conceder el registro de la marca ARRONEX …”. 08/08/2005 10.36 tencia de la marca solicitada y la marca registrada por su representada, por su extrema similitud causaría confusión directa e indirecta en el público consumidor, que la marca solicitada no cumple con los requisitos de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

En el escrito de contestación a la demanda presentado por el mandatario especial para asuntos de la Propiedad Industrial de DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A., se sostiene que “Mi representada … el 26 de febrero de 1998, contesta la sui géneris observación al registro de la marca ‘ARRONEX’, que en lo principal se fundamentó en … argumentos de hecho y de derecho …”.

El Tribunal observa que la actora alega en su demanda que “La marca ARRONEX constituye un signo que carece de toda perceptibilidad, distinción y no es susceptible de representación gráfica dada la existencia anterior de las marcas ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’ de mi representada”; que “La marca ARRONEX es extremadamente similar a las marcas ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’ de propiedad de mi representada, por lo cual la coexistencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor sobre la procedencia de los productos indentificados (sic) con dicha denominación”; que “Las marcas en controversia protegen productos comprendidos en la misma clase internacional No. 5, lo cual acentúa aún más el riesgo de confusión entre ellas”; que “… resulta imperativo proteger el carácter distintivo de las marcas ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’ de propiedad de mi representada”; que “Cabe señalar que entre las marcas en conflicto existe ‘extremada semejanza auditiva, fonética, visual’, por lo que su coexistencia ocasionaría error o confusión para el público consumidor”; y que habiendo “la extremada similitud entre las marcas en controversia, la solicitud de registro N° 70372-96 contraviene expresamente lo dispuesto en el Art. Artículo (sic) 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena…”. 1.2.

Cuestión de derecho 2. Contestación a la demanda El consultante informa que la actora impugna el acto “mediante el cual el Director Nacional de Propiedad Industrial … resolvió rechazar la observación a la solicitud de registro No. 7037296, de la marca ARRONEX, para proteger productos de la clase internacional No. 05, que ésta (sic) resolución es ilegal por cuanto la marca solicitada está registrada por su representada en Ecuador y en varios países, que la marca solicitada protege artículos de la misma clase y naturaleza, que la marca solicitada es idéntica auditiva, fonética y visual (sic) a la marca APRANAX de su representada Syntex Pharmaceuticals International, que la coexis- 2.1.

Informa el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial “Opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haber observado las formalidades de Ley 3. Se concede la denominación ARRONEX por no contravenir lo dispuesto en el art. 83 literal a), de la Decisión 344 …”.

El Tribunal observa que, en su escrito de contestación, el Director Nacional de Propiedad Industrial sostiene que “Comparadas las marcas en su conjunto y desde el punto de vista GACETA OFICIAL gráfico visual y fonético-auditivo podemos concluir que la marca solicitada ARRONEX y las marcas del observante APRANAX y APRONAX no son semejantes al punto de producir confusión en los consumidores”; que “La marca solicitada ARRONEX es lo suficientemente distintiva a fin de diferenciar en el mercado sus productos de los productos comercializados con las marcas del observante”; y que “Por lo expuesto y por no contravenir al Art. 83 literal a) de la Decisión 344 … la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió Rechazar la observación y conceder el registro de la marca denominada ARRONEX solicitada por la compañía DUPOCSA, PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.”. 2.2.

El consultante informa que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual “Propone las siguientes excepciones 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. Se ratifica en la solicitud No. 70372-96 pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Termina solicitando se rechace la demanda”. 2.3.

Según el consultante, el Procurador General del Estado contesta la demanda señalando que “corresponde al representante legal del I.E.P.I., comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada y señala casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales”. 2.4. El consultante agrega que, en su escrito de contestación, el tercero beneficiario “Opone las siguientes excepciones: 1.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. Improcedencia de la demanda 3. legalidad de la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial. Termina solicitando el pago de costas daños y perjuicios y solicita se le provea favorablemente”. El Tribunal observa que el mandatario especial de DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. alega, en su escrito de contestación, que “La Doctrina y la jurisprudencia internacional del Derecho de Marcas coinciden en que las marcas no deben ser analizadas en forma fraccionada, es decir, en este caso concreto, deben ser analizadas desde la globalidad de sus elementos.

De esta manera, atendiendo a la estructura de las denominaciones de las marcas, se establece que no son idénti- 08/08/2005 11.36 cas ni análogas, son diferentes …”; que “Desde la totalidad de sus elementos sin descomposiciones matemáticas ni aisladas de sus partes, donde la estructura global de conjunto prevalece sobre sus partes consideradas aisladamente, tomando en cuenta al comprador normal y común ni especialmente perspicaz, ni torpe en extremo, podemos apreciar y concluir que las marcas compuestas de las denominaciones ‘APRANAX’ y ‘APRONAX’ son totalmente diferentes gráfica, fonética y conceptualmente a la marca ‘ARRONEX’ de propiedad y uso exclusivo de DUPOCSA, PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.”; que “… podemos apreciar y concluir que el consumidor ecuatoriano diferenciará los orígenes empresariales de los productos de cualquier incompatibilidad de marcas, PUESTO QUE LOS PRODUCTOS DEL ACTOR SON PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, mientras que la marca ‘ARRONEX’ de mi Representada, identifica especialmente … HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, FUNGICIDAS HEMATICIDAS, MATAMALEZAS, INSECTICIDAS, PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, que no tiene afinidad ni conexión competitiva con las marcas del actor”.

Añade el demandado que “… no existe la posibilidad de confusión o error en el público consumidor ecuatoriano entre las marcas en conflicto, porque existe diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas confrontadas ‘APRANAX’, APRONAX’, y ‘ARRONEX’ … que protege productos de distinta naturaleza y composición química y de distinto uso”; que “La coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas o letras no son suficientes por sí mismas para determinar la semejanza entre las denominaciones comparadas.

El hecho de que en (sic) las denominaciones en conflicto posean determinadas letras, no determina su similitud, si analizadas en conjunto presentan diferencias en el plano gráfico, visual, auditivo y conceptual”; y que el contenido de la Resolución impugnada “… está de conformidad con las normas jurídicas de la Decisión 344 … ya que emana de la autoridad competente, del Señor Director Nacional de Propiedad Industrial”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los artículos 81, 82 literales a) y h) 83 literales a), d), y e) de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial”; GACETA OFICIAL Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 22 y 23 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal encuentra que, salvo el artículo 82, literal h, procede su interpretación; y que, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, también procede la interpretación de oficio de la disposición prevista en el artículo 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 08/08/2005 12.36 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

GACETA OFICIAL d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, 08/08/2005 13.36 además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones gráficas o escritas ya citadas.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, del citado artículo 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca, si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento del registro citado a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los requisitos en referencia. II.

De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 fijan, a título de prohibiciones, las causales que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro, o registrada por un tercero, en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. GACETA OFICIAL Del texto del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se impugna y la ya registrada, o solicitada previamente para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre las marcas confrontadas habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, 08/08/2005 14.36 se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado por otra parte que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre GACETA OFICIAL otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 08/08/2005 15.36 En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren las marcas.

A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. GACETA OFICIAL Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90)”. 08/08/2005 16.36 III. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado el registro del signo como marca, o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate.

De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud GACETA OFICIAL entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficien- 08/08/2005 17.36 te de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, el Tribunal ha precisado que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

IV. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el GACETA OFICIAL mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). 08/08/2005 18.36 considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 1º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 4º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se impugna y otra marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente solicitada o registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y 5º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE GACETA OFICIAL 08/08/2005 19.36 signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

De invocarse la notoriedad de la marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO 6° La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellas pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 45-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 13 literales c), primer párrafo, y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: Mezclas de varios componentes para la perforación del suelo mejoradas. Actor: HENKELKOMMANDIT GESELLSCHAFT AUF AKTIEN. Proceso Interno Nº 2001-0061 (6864). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de junio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 11 de GACETA OFICIAL marzo de 2005, relativa a los artículos 13 literales c) y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2001-0061 (6864).

El auto de 28 de abril de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2754 de 13 de diciembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 08/08/2005 20.36 ción no es el previsto en el examen de forma, sino en el examen de fondo. La Superintendencia resolvió el recurso de reposición por medio de la Resolución N°. 16489 de 26 de julio de 2000, negando la petición del solicitante, confirmando la Resolución N°. 04664 y declarando agotada la vía gubernativa. 3.

Fundamento Jurídico de la demanda La actora indica que de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Decisión 344, la oficina nacional competente debe examinar si los elementos de forma se encuentran cumplidos y en base a ello se presentarán o no las observaciones lo que no conlleva “… a decidir sobre la concesión o negación de la solicitud de patente … hasta el examen de fondo, momento en el cual, se debe juzgar la novedad de la invención, si las reivindicaciones sí definen el invento y si la descripción permite a una persona versada en la materia del invento ejecutar la invención …”.

La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio puso en conocimiento de HENKEL el auto N° 0044 de 20 de enero de 1998, que comprende el primer examen de forma, relacionado con requisitos de forma jurídicos y técnicos, al que no se presentaron observaciones de orden jurídico, sólo técnicas. Igualmente indica que se ha violado el artículo 13 literal c) de la Decisión 344, toda vez que: “… la memoria descriptiva sea suficiente para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla … el análisis de esta memoria descriptiva debe practicarse por una persona versada en la materia, es decir, por un técnico que conozca el campo de la invención, con suficientes conocimientos sobre este campo y no por un técnico que carece de versación en tales conocimientos …”.

Dice que: “No tiene por qué un Ingeniero Químico, como el que practicó el examen del caso que nos ocupa, conocer la ciencia de la perforación de pozos y tratamiento de pozos con medios líquidos, uso de lodos de perforación, etc. y por tanto, no está calificado para opinar y decidir sobre un campo técnico tan especializado como es el indicado en el invento … por eso se le solicitó al Examinador de Patentes, indicara qué medidas deberían ser trasladadas al Sistema Internacional de Medidas … Se violó pues, en forma directa, la norma citada al ser aplicada por la persona que no tiene la idoneidad prevista en la Ley”.

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución N°. 04664 de 29 de febrero de 2000, decidió archivar la solicitud de patente. La sociedad HENKEL interpuso recurso de reposición contra la Resolución N°. 04664, alegando, especialmente, que el momento para decidir las reivindicaciones que definen la inven- Sostiene que se violó el literal d) del mismo artículo 13, en virtud de que “… para determinar si una o varias reivindicaciones precisan la materia de la patente, éstas (reivindicaciones), se analicen a la luz de la memoria descriptiva…”.

Asimismo sostiene que “…para precisar la invención y su alcance, quien se encarga de esta 2. Hechos La sociedad HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, el 24 de octubre de 1997, solicitó la patente o privilegio de invención para MEZCLAS DE VARIOS COMPONENTES PARA LA PERFORACIÓN DEL SUELO MEJORADAS. Con base en la Convención de París, HENKEL reivindicó la prioridad de la solicitud de patente alemana número 196 43 840.3 de 30 de octubre de 1996, reivindicación que fue solicitada dentro de los doce (12) meses siguientes a la solicitud alemana como lo establece el Artículo 4C. -1 de la citada Convención. GACETA OFICIAL función debe ser persona versada en la materia … Una persona no versada en la materia no tiene ni la idoneidad ni la capacidad que requiere la Ley y por tanto, no puede entender el tema sometido a su análisis.

Prueba de ello es que el Examinador de Patentes nunca pudo afirmar por qué las reivindicaciones no eran precisas sin detenerse a explicar en forma concreta por qué no lo son. Sólo menciona que no se encuentran correctamente redactadas porque en la reivindicación 1 se habla de una mezcla de varios componentes, basada en una variedad de compuestos, pero olvida que en esta misma reivindicación y las siguientes aclaran que el invento está basado en dos sistemas de emulsiones inversa (W/O) que permiten formar en el interior de las formaciones rocosas una membrana semiimpermeable que está en contacto con las paredes del pozo y permite la estabilización del mismo y en el medio externo, comparativamente más frío, produce una inversión de las fases del lodo que arrastra las fracciones extraídas (cuttings”)(sic), por eso la citada inversión de fases controladas por temperatura.

No es concreto el Examinador al afirmar que las reivindicaciones no precisan el invento y ello ocurre porque no es una persona versada en la materia técnica a que hace referencia la invención … Lo analizado en el punto anterior es aplicable también a ésta violación, pues las razones de la falla administrativa son las mismas. Se ha violado en forma directa la norma citada”.

Finalmente sostiene que se violó el artículo 22 de la Decisión 344, toda vez que “El Examinador de Patentes al estudiar si los requisitos de forma estaban presentes, se extralimitó, pues además de analizar los requisitos de forma, incursionó en el tema de fondo de la solicitud, es decir, sobre la memoria descriptiva y sobre si las reivindicaciones precisaban o no el alcance de la invención, función que está reservada a la etapa del examen de fondo se ha debido limitar … a establecer si los requisitos de forma estaban presentes y respecto de la memoria descriptiva a constatar si ésta existía y respecto a las reivindicaciones confirmar su presencia … El argumento de fondo que tuvo en cuenta la Superintendencia para ordenar archivar esta solicitud radica en que el interesado NO redactó nuevamente las reivindicaciones.

Sin embargo, el solicitante tuvo su razón de fondo para no hacerlo: el concepto del Examinador no era lo suficientemente claro, no indicaba en que sentido debería modificarse las reivindicaciones y no 08/08/2005 21.36 era la oportunidad para estudiar el fondo de la solicitud de patente y para el solicitante una persona versada en el arte de la perforación de pozos encontraría que las reivindicaciones sí precisaban el carácter de la invención. … Además, se habían expuesto oportunamente las razones para no trasladar todas las medidas al Sistema Internacional de Medidas y se había pedido expresamente al Examinador que indicara específicamente cuáles medidas deberían trasladarse al Sistema Internacional sin que el Examinador hubiera dado respuesta a esta petición … En resumen, las resoluciones demandadas violaron de manera directa el Artículo 22 de la Decisión 344 al torcer la finalidad y exigir con base en este artículo, requisitos no contemplados en la Ley para la etapa de primer examen de forma”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda: Dice que “… el Superintendente de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones nº 004664 … y 13842 (sic) … Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válidamente con respecto al presente asunto, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional competente en materia de patentes de invención”.

Indica que de acuerdo al artículo 21 de la Decisión 344, se realizó “… el examen de los requisitos formales de la solicitud de patente de invención … se efectuaron los requerimientos pertinentes a la parte demandante … concediéndole un término de treinta días hábiles … si bien la parte demandante dio respuesta oportunamente a los requerimientos formulados … no se complementaron adecuadamente los antecedentes y requisitos de forma, lo cual trajo como consecuencia que la solicitud … no se ajustara a los aspectos formales … exigidos por la decisión (sic) 344…”.

Sostiene que de conformidad con el artículo 13 literal d) de la Decisión 344 “En la solicitud en controversia se tiene que el capítulo reivindicatorio no fue modificado como lo requirió la oficina nacional competente al solicitante, el cual pre- GACETA OFICIAL senta problemas de redacción…”. Igualmente sostiene que tales reivindicaciones “… no eran claras ni precisas; por ello se objetó el capítulo reivindicatorio por cuanto no se encontraba correctamente definido de tal manera que precisara el objeto a patentar …”; que la observación para que convirtiera “… las unidades de medida empleadas en el texto de la solicitud a unidades del sistema internacional, conforme al artículo 14 literal c) de la Decisión 344 … tampoco fue atendido de manera completa; lo anterior ocasionó que no era posible continuar con el trámite de la solicitud pues no se cumplieron los requisitos del artículo 13 de la Decisión 344 …”.

Finalmente argumenta que no se violó el artículo 22 de la Decisión 344 “… al contrario como consecuencia de no dar cumplimiento a los requisitos exigidos se dio plena aplicación a los términos allí establecidos, los cuales son perentorios e improrrogables, por lo que … era procedente considerar abandonada la solicitud en debate”. 08/08/2005 22.36 citada Decisión, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, corresponde interpretar los artículos 13 literales c), primer párrafo, y d), 21 y 22 de la Decisión 344.

Decisión 344 “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: (…) c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. (…) d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

CONSIDERANDO: (…) Que, las normas contenidas en los artículos 13 literales c) y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención se presentó el 24 de octubre de 1997, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.

“Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. GACETA OFICIAL I. Requisitos para la solicitud de patentes de invención: descripción clara y completa y reivindicaciones El artículo 13 de la Decisión 344 señala los requisitos de forma que deben contener las solicitudes para la obtención de patentes de invención, entre los cuales, el literal c) en su primer párrafo dispone “La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla …”.

Con relación a lo que debe entenderse por “una persona versada en la materia”, el Tribunal ha sostenido que: “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

La descripción de la invención, requisito de forma exigido en la normativa comunitaria, no pue- 08/08/2005 23.36 de ser omitida en la solicitud, porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

Por otra parte el literal d) del indicado artículo 13 contempla: “Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente”. Sobre el tema, la doctrina dice que “… en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

(Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99). Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio “… las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. (Salvador, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente.

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002). GACETA OFICIAL 08/08/2005 24.36 El Tribunal ha señalado al respecto: “… las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”. (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 892 del 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”). peticionario absuelva las observaciones presentadas o las complemente, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la notificación, prorrogables por una sola vez por 30 días más sin que la invención pierda su prioridad, bajo pena de que su solicitud se declare en abandono, en caso de que el peticionario no presente las respuestas o éstas resulten insuficientes.

En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante en forma clara, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. El incumplimiento de estos requisitos, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el párrafo final, que la oficina nacional competente no admita a trámite la solicitud, ni le fije fecha de presentación. En el caso concreto, este Tribunal considera importante referirse al momento oportuno en el que la autoridad nacional competente realizará el examen de fondo, previsto en el artículo 27, y el definitivo previsto en el artículo 29, para de esta manera aceptar o denegar la solicitud de patente, respecto a lo que el Tribunal ha sostenido: “…la oficina competente realizará el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud.

Si en el curso de este examen observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos …”.

(Proceso 110-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1020 del 12 de diciembre de 2003, patente “DERIVADOS DE 5-ARILINDOLES). Es en esta etapa cuando la Oficina Nacional Competente deberá examinar si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad para determinar si la solicitud es o no patentable. II. Trámite de la solicitud: requisitos formales; examen de forma; formulación de observaciones; abandono de la solicitud; oportunidad de la concesión De acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344, la oficina nacional competente tiene la obligación de realizar un examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con el último párrafo del artículo 13.

Este examen debe realizarse de oficio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación. El examen de forma consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344 y que, hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos por el artículo 14.

Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”. (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 716 del 18 de setiembre de 2001, patente de modelo de utilidad: Tanque Compuesto).

Conforme al artículo 22 de la Decisión 344, si del examen de forma se evidencia que la solicitud no cumple con los requisitos exigidos, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el La parte final del citado artículo 27, es clara al disponer que, si no se cumple con el requerimiento indicado presentemente, en el plazo establecido, es decir 3 meses, la solicitud de patente se considerará abandonada lo que constituye, sin embargo, una causal diferente al abandono previsto en el último párrafo del artículo 22.

Finalmente, es el artículo 29 de la Decisión 344 el que determina el examen definitivo de la solicitud de patente, momento en el cual, la autoridad nacional competente otorgará o no el título de patente. El “examen definitivo” permite que la oficina nacional competente pueda lograr una GACETA OFICIAL decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes.

De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

El examen de fondo y el definitivo constituyen las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues con los resultados que de ellos se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio de invención, verificando si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: “El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento”.

(Proceso 110-IP-2003, ya citado). 08/08/2005 25.36 zones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

TERCERO: De acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344, la oficina nacional competente tiene la obligación de realizar un examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con el último párrafo del artículo 13. Este examen debe realizarse de oficio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación.

CUARTO: Si del examen de forma se evidencia que la solicitud no cumple con los requisitos exigidos, la oficina nacional competente, conforme al artículo 22 de la Decisión 344, formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva o las complemente, dentro del plazo de 30 días hábiles, siguientes a la notificación, prorrogables por 30 días más por una sola vez, sin que la solicitud pierda prioridad, bajo pena de que la solicitud se declare en abandono en caso de que el peticionario no presente las respuestas o éstas resulten insuficientes.

En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 y contener los documentos precisados por el artículo 14 de la misma Decisión. El incumplimiento de los requisitos, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el párrafo final, que la oficina nacional competente no admita a trámite la solicitud, ni le fije fecha de presentación.

SEGUNDO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, ra- En este examen, no corresponde todavía que la Oficina Nacional examine la novedad, la actividad inventiva, ni el estado de la técnica.

QUINTO: El examen de fondo y el definitivo constituyen las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de ellos se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio de invención, verificando si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad.

SEXTO: El examen definitivo permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el exa- GACETA OFICIAL 08/08/2005 26.36 men definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2001-0061 (6864) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 47-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NATURA BISSÉ. Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ BUSTILLOS & CÍA. S.C.A. Proceso interno Nº 1999-5424. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de junio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1999-5424.

El auto de 4 de mayo de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2757 de 13 de diciembre de 2004, recibida en este Tribunal el 11 de marzo de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ BUSTILLOS & Cia S.C.A., y demanda- GACETA OFICIAL da es la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado es la sociedad NATURA BISSÉ INTERNATIONAL S.A. 08/08/2005 27.36 el segundo por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia por Resolución Nº 4221 de fecha 19 de noviembre de 1998, ambos confirmando la Resolución Nº 2785. 2.

Hechos 3. Fundamentos Jurídicos de la demanda La sociedad NATURA BISSÉ INTERNATIONAL S.A. el 30 de noviembre de 1989 solicitó el registro de la marca tridimensional NATURA BISSÉ consistente en “ … una caja de color blanco, en forma de cubo, excepto su tapa superior que es de color dorado y entrelazadas en el centro blanco, aparecen las letras NB.

En sus lados anterior y posterior, en letra característica, aparece la expresión NATURA BISSÉ con tilde en la E. Debajo como nota explicativa, la leyenda European Skin Care. En su lado anterior, aparece el diseño de un octágono delineado en color dorado. Los lados laterales tienen en sus esquinas el diseño de dos líneas verticales gruesas y dos delgadas de color dorado, a cada lado.

Todo de acuerdo con el empaque que se adjunta, siendo parte esencial de la solicitud, tanto el diseño que aparece en el empaque como las leyendas, muy especialmente NATURA BISSÉ y las letras NB”, para distinguir productos de la clase 3. (Clasificación Internacional de Niza, clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 409 de 21 de octubre de 1994, la sociedad LLOREDA GRASAS S.A. presentó observación con base en su marca NATURA registrada en las clases 20, 30 y 31, igualmente presentó observación la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ BUSTILLO & S.C.A. con base en la titularidad de la marca BUSSIÉ para distinguir productos de las clases 3 y 5.

En fecha 15 de febrero de 1996 mediante Resolución Nº 2785, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca NATURA – BISSÉ mixta y negó las observaciones presentadas. Contra dicha Resolución, la sociedad LABORTORIOS BUSSIÉ BUSTILLO & S.C.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación. El primero fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia por Resolución Nº 18428 de 27 de agosto de 1996 y La actora indica que es titular del registro de la marca BUSSIÉ en diferentes clases y sostiene que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, por las siguientes razones: Las expresiones NATURA BISSÉ (mixta) y BUSSIÉ “… son muy similares por no decir idénticas y para distinguir los mismos productos y servicios”, teniendo presente que el elemento predominante en la marca mixta no es el aspecto gráfico, sino el denominativo, toda vez que “… la marca mixta se compone de un elemento nominativo ‘NATURA BISSE’ (sic) y un elemento gráfico que tal como está descrito en la Resolución 4221 NO es predominante en su aspecto gráfico pues la resolución en su título concede la expresión NATURA BISSE (sic) (mixta)”.

Sobre lo manifestado en la Resolución 4221 respecto a que “… las expresiones NATURA BISSE (sic) (mixta) y NATUROL BUSSIE (sic) no presentan similitudes por cuanto las expresiones dentro de la etiqueta son secundarias, sobresaliendo en el conjunto las letras NB…”. La actora indica que “Como simple apreciación a primera vista las expresiones no pueden ser más confundibles … Así mismo en su parte fonética, ya que como ambas evocan pronunciación francesa no se podría distinguir una de otra…”.

Indica que “Las expresiones NATURA-NATURENATUROL son expresiones muy comunes y mejor aun antes que evocativas contienen un significado propio como explicativo en el sentido de indicar que son productos naturales, perdiéndose de esta forma, la supuesta distintividad para diferenciarse las expresiones Natura BISSE (sic) y Natural BUSSIE (sic)”.

Igualmente dice que: “… como se demostró anteriormente la marca NATUROL y NATURA son expresiones que se esfuman por su contenido explicativo de natural destacándose solo la expresión BUSSIE-BISSE (sic), que es el punto donde las dos expresiones se encuentran generando confusión entre sí”. Finalmente sostiene que “… la marca BUSSIE (sic) se encuentra registrada en PERÚ, BOLI- GACETA OFICIAL VIA, ECUADOR Y VENEZUELA, países miembros del Acuerdo de Cartagena”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda: Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta “que con la expedición de las Resoluciones nº 4221 del 19 de noviembre de 1998 y 2785 del 15 de febrero de 1996 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en … la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

De igual manera manifiesta que “… en los diferentes actos administrativos expedidos por la oficina nacional competente y en numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el tema marcario, que en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, especialmente el artículo 81 de la Decisión 344, en el cual se establecen los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica”.

La Superintendencia sostiene que: “Efectuando el examen sucesivo y comparativo de la marca solicitada ‘NATURA BISSE (sic) NB’ (mixta) para la clase 3 frente a las marcas ‘NATURA Y BUSSIE’ (sic)…, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre si, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos ni conceptuales y por lo tanto, de coexistir en el mercado no se conllevaría a error al publico consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.

Con relación a la presunta violación del articulo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aducida por la parte demandante, argumenta “… en primer lugar que no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la marca ‘NATURA BISSE’ (sic) NB es suficientemente distintiva como ya se analizó, no configurándose la semejanza entre ésta y las marcas registradas ‘NATURA’ y ‘BUSSIE’ (sic) lo que puede inducir al público a error”. 08/08/2005 28.36 La Curadora Ad-Litem de la demandada, participa en el proceso y, sobre las pretensiones, dice: “Me opongo a todas y cada una de ellas por carecer de fundamento legal de hecho y de derecho, toda vez que las Resoluciones Nos. 4221 … y 2785 … proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio … se encuentran acordes con los ordenamientos legales establecidos para el caso concreto”.

Opone la excepción de inexistencia de causal de nulidad, porque la Superintendencia está facultada para “… conceder mediante Resoluciones o Actos administrativos el registro de marcas … la marca NATURA BUSSIE (sic) NB, no está comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad … por tanto es procedente en cuanto a derecho se refiere al habérsele concedido el Registro a la marca antes mencionada y en tal sentido existe autenticidad legal, por lo que son dos expresiones totalmente diferentes …”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de la marca NATURA BISSÈ se presentó el 30 de noviembre de 1989, es decir en vigencia de la Decisión 85, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, en conse- GACETA OFICIAL cuencia, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y no así los artículos solicitados por el consultante.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. Decisión 85 “Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( )”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 por 08/08/2005 29.36 haberse determinado que la solicitud de registro del signo NATURA BISSÈ ha sido presentada en vigencia de la Decisión 85, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). GACETA OFICIAL Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo NATURA BISSÉ se presentó durante la vigencia de la Decisión 85, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma. II. La marca y los requisitos para su registro Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado. 08/08/2005 30.36 Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, brindan a la marca las siguientes características: La novedad.

La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que no haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios. Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a una palabra, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de cada uno de ellos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumido- GACETA OFICIAL res.

Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los adquiera.

Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo NATURA BISSÉ reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

III. Marcas denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto. 08/08/2005 31.36 Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: “SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

GACETA OFICIAL Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: «La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, con- 08/08/2005 32.36 forme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá riesgo de confusión. IV.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. Al respecto, la prohibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registre como marca todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido de que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996), lo que es aplicable cuando se trata de la Decisión 85.

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la clase de los que pretende amparar un signo solicitado para GACETA OFICIAL registro, podría darse el riesgo de confusión y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes.

Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones. La protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, dentro de la regla de la especialidad prevista en la Decisión 85, recae sobre los productos o servicios de una de las clases del nomenclátor internacional de Niza, objeto del registro y no así sobre los productos o servicios pertenecientes a otras clases.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “ la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso de confusión, ésta se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios.

Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en for- 08/08/2005 33.36 ma detallada las diferencias entre un signo y otro”.

(Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Finalmente, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre GACETA OFICIAL 08/08/2005 34.36 otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica o ideológica entre NATURA BISSÉ (mixta) y BUSSIÉ. V. Marcas en idioma extranjero Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que de aplicarse al caso objeto de la presente interpretación, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado.

En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). El Tribunal asimismo dice que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por GACETA OFICIAL tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la 08/08/2005 35.36 unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: En la solicitud de registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. En el análisis de registrabilidad de un signo mixto el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser determinantes, por lo que el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

SÉPTIMO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de GACETA OFICIAL conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1999-5424, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría Gene- 08/08/2005 36.36 ral de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú