Año XXII - Número 1278 Lima, 15 de diciembre de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 134-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003 00524. Actor: BANCO UNIÓN COLOMBIANO, INC. Marca: LA UNION Proceso 142-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 181-00-MC. Actor: IMPORTADORA EL ROSADO CÍA. LTDA. Marca: GINO FERRARI Y LOGOTIPO Proceso 138-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 82 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: MUEBLES & ACCESORIOS (mixta). Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. Proceso Interno Nº 2001-00271 Proceso 182-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2001-0127 (7001). Actor: RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED. Patente: “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA” Pág. 1 9 16 25 PROCESO Nº 134-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003 00524 Actor: BANCO UNIÓN COLOMBIANO, INC. Marca: LA UNION. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el oficio Nº 1163 de fecha 5 de julio de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2003 00524.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 31 de agosto de 2005. 1. Las partes. La parte actora es BANCO UNION COLOMBIANO Se demanda a la Nación, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a BANCO UNION S. A. C. A. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 20 de marzo de 1974, SEGUROS LA UNIÓN S.A. obtuvo el registro de la marca LA UNION en la División de Signos Distintivos, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional (Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios), bajo el número de registro 81594, la misma que fue renovada y se encontraba vigente hasta el 20 de marzo de 2009.

El 20 de noviembre de 1994 se realizó la modificación del registro de la marca arriba indicada, en el sentido de inscribir la transferencia de la marca a nombre del nuevo titular del registro, BANCO UNION COLOMBIANO. El 21 de octubre de 1997, la sociedad Banco Unión S.A. C. A., presentó acción de cancelación por falta de uso de la marca LA UNIÓN arriba señalada, a lo cual, la empresa titular del registro contestó aportando pruebas de uso de la marca durante el periodo comprendido entre los años 1994 y 1997.

Con fecha 30 de enero de 2001, la División de Signos Distintivos, emitió la resolución Nº 858, mediante la cual se declaró infundada la acción de cancelación interpuesta en contra del registro de la marca LA UNIÓN, Reg. 81594. 15/12/2005 2.36 El 23 de agosto de 2001, Banco Unión S.A. C.A., presentó recurso de apelación contra dicha resolución, el mismo que fue declarado fundado y por lo tanto, revocada la resolución de primera instancia administrativa, y cancelada la marca registrada, dado que a consideración de la administración, las pruebas presentadas en el expediente no demuestran el uso real y efectivo de la marca LA UNIÓN. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que la resolución administrativa demandada viola la norma comunitaria, especialmente los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la sociedad actora utilizó la marca objeto de cancelación durante los años 1994 a 1997 en la forma como normalmente se comercializan los servicios financieros de la clase 36, y que si bien realizó algunas modificaciones a la marca LA UNIÓN posterior a tal fecha, se trató de modificaciones secundarias, que no alteraron en momento alguno su carácter distintivo.

Asimismo, alega que la violación del artículo 165 arriba citado se configura en la resolución impugnada, dado que el uso de la marca objeto de cancelación, fue debidamente demostrado mediante pruebas en la cantidad y modo en que normalmente se comercializan los servicios correspondientes a la clase 36. 2.3. Contestación a la demanda. De la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia arguye que con la expedición de los actos administrativos sub judice, no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora, ya que las pruebas presentadas por la empresa titular de la marca objeto de cancelación fueron debidamente valoradas y apreciadas, observando que no se logró probar el uso de la marca sub materia, ni que el titular, con motivo justificado, no hiciera uso de ella en el periodo comprendido dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad GACETA OFICIAL Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que si bien en la consulta prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; dado que los mismos no son aplicables al caso concreto, no se interpretarán; sin embargo, se interpretarán de oficio los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por corresponder al caso sub materia.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) 15/12/2005 3.36 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. Artículo 108 (…) La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Artículo 110 Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancela- GACETA OFICIAL ción del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

( )” DECISIÓN 486 “Disposición Transitoria Primera Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de 15/12/2005 4.36 registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.” (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

“En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo d excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.” 1 El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, la acción de cancelación de registro del signo “LA UNION” fue presentada el 21 de octubre de 1997, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344.

Por 1 Proceso 149-IP-200, caso “Celenec” GACETA OFICIAL tanto, es de aplicación al caso concreto dicha norma Andina. II. DE LA EXIGENCIA DE USO DE LA MARCA Los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular con el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, creando la diferenciación necesaria de los productos entre los consumidores, y evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.

Entre los derechos que otorga el registro de la marca se encuentra la facultad de uso exclusivo del titular del registro, lo mismo que implica un ius prohibendi, es decir, el derecho a impedir el uso de la misma, o similar, por parte de terceros. Se debe considerar, además, que un signo constituye un bien inmaterial cuando ingresa a la mente de los consumidores la idea del signo unida a la del producto que distingue, es decir, saliendo la marca al mercado y configurándose su uso, cumpliendo de esta manera, la aptitud distintiva marcaria establecida en el artículo 81 de la Decisión 344, como requisito sine qua non para la continuidad del registro marcario.

En este sentido, la norma andina establece no sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho, el mismo que de no cumplirse, es castigado con la posibilidad de cancelación, a pedido de parte. III. USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA El cumplimiento de la obligación de uso de la marca registrada implica el concepto de uso real y efectivo, cuya explicación exige atender al tipo, ámbito y duración del uso, y en general, a todas las circunstancias concurrentes del caso concreto, y considerar, en efecto, a la dimensión de la prueba, su duración, tipos de productos probados, etc.

En este sentido, el factor relevante es “poder determinar si el uso es puramente aparente o, expresado en otros términos, que se desprende 15/12/2005 5.36 de las circunstancias que el usuario carece de auténtico interés económico en la producción o comercialización de los productos o servicios dotados de marca. Únicamente cuando pueda constatarse por la debilidad del uso que el titular sólo está interesado en conservar la titularidad de la marca, pero no en su utilización efectiva en el mercado, podrá entenderse insatisfecha la obligación de uso” 2.

De conformidad con el artículo 110 de la Decisión 344, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación. El Tribunal ha declarado a este respecto que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” 3.

El uso de una marca respecto de un producto o servicio, sirve para acreditar tal uso con respec2 3 Montiano Monteagudo Monedero “Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca”, en “El Nuevo Derecho de Marcas”. Editorial Comares. Granada. España. 2002. 441 ps. Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”.

GACETA OFICIAL to a productos o servicios de la misma clase de la Clasificación Internacional, o a productos/ servicios similares, o respecto de aquellos en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de confusión o asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros. El Tribunal ha indicado también que “(…) las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” 4. Asimismo, que el uso de la marca se efectúe en determinada zona geográfica y no en la totalidad del territorio nacional o en todos los Países Miembros, no determina que su uso no sea real y efectivo.

Deberán tomarse en consideración las circunstancias específicas del caso concreto, entre ellos, la naturaleza del producto y el ámbito del mercado de la empresa titular o licenciataria. IV. LA CARGA DE LA PRUEBA En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su 15/12/2005 6.36 titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, inventarios de mercancías identificadas con la marca, y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro, tal como, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas …” 5.

V. EFECTOS DE LA FALTA DE USO: LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de la marca por parte de la oficina nacional competente, y por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. A tenor de la disposición prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, la “oficina nacional competente” como es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial es competente para cancelar el registro marcario.

Y en cuanto a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha establecido que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero también a los interesados legítimos, por lo que se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” 6, así como la que pretenda registrar 5 6 4 Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada.

Sentencia dictada en el expediente N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre del mismo año. Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 528, del 26 de enero de 2000, caso “BELMONT”. GACETA OFICIAL un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

La doctrina enseña a este respecto que “(…) la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” 7. Ahora bien, la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada (Artículo 108). Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y eventualmente su cancelación. No obstante, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado (artículo 108).

El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal” 8. 7 8 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “El Sistema Comunitario de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360.

Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada. 15/12/2005 7.36 V. CAMBIOS SUSTANCIALES Y SECUNDARIOS EN LA MARCA EN USO OBJETO DE CANCELACIÓN. El artículo 110 de la Decisión 344 establece que “el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta: (1) De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.

(2) De ser un signo mixto, deberá identificarse cual es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto.

(3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la acción de cancelación de una marca, será la aplica- GACETA OFICIAL ble para resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma. Si la norma sustancial vigente en la fecha de iniciada la acción de cancelación de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha cancelación, será la primera, la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de uso de la marca, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

La norma andina establece no sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho, requisito que de no cumplirse, es susceptible de cancelación, a pedido de parte, según los parámetros establecidos por la norma comunitaria. 3. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

Asimismo, el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. 4. La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, asimismo, el uso podrá probarse mediante facturas comerciales, inventarios de mercancías identificadas con la marca, y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro. 15/12/2005 8.36 5.

De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo podrá diferir sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/12/2005 9.36 PROCESO Nº 142-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 181-00-MC. Actor: IMPORTADORA EL ROSADO CÍA. LTDA. Marca: GINO FERRARI Y LOGOTIPO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 604-TDCG-2005-08-11, de fecha 11 de agosto de 2005, remitido por El Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 181-00-MC. Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de agosto de 2005. 1.

Las partes. La parte actora es la compañía IMPORTADORA ROSADO C. LTDA. Se demanda al Director Nacional de la Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y al Procurador General del Estado de la República del Ecuador, y como tercero beneficiario se tiene a FERRARI S. p. A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1.

Hechos. Con fecha 14 de abril de 1998, la compañía IMPORTADORA ROSADO C. LTDA. solicita ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro como marca del signo GINO FERRARI & LOGOTIPO en la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería y demás productos) de la Cla- sificación Internacional, la misma que fue tramitada mediante solicitud Nº 86815-98.

Ésta fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 399 del mes de abril de 1998. Posteriormente, FERRARI S. p. A. presenta observación a la solicitud en base a su marca FERRARI con registros en varios Países del Mundo, incluidos algunos de la Comunidad Andina, sobre la cual alega notoriedad. Con fecha 12 de enero de 2000, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 974667, resuelve declarar fundada la observación y rechazar el registro de la marca GINO FERRARI (mixta), sustentando su decisión en la prohibición que establece el articulo 83 literal d) de la Decisión 344, es decir, por ser confundible a un signo notoriamente conocido.

De esta manera, la actora, con fecha 14 de abril de 2000, interpone directamente acción contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, la misma que por sorteo se traslada a la Segunda Sala del mencionado Tribunal, en fecha 17 de abril de 2000. 2.2. Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que no existe similitud grafica, fonética, ni auditiva entre los signos sub litis, además, que la marca que se pretende registrar acoge productos de la Clase 25, y que la marca sobre la cual se fundamenta la observación “tiene que ver con automotores”, por tanto, no se produciría confusión entre los consumidores.

Además, alega que la marca sobre la cual se basa la observación, no se encuentra registrada en el país, ni en ningún otro de la Comunidad Andina. Asimismo se adjunta una relación de registros conferidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de marcas que coexisten en forma pacífica con la denominación FERRARI o similares, a nombre de diferentes titulares.

GACETA OFICIAL 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1. Dirección Nacional de Propiedad Intelectual: Contesta la demanda en los siguientes términos: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Ilegitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente - Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. - Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción - Falta de derecho del actor.

En este sentido, solicita se rechace la demanda. 15/12/2005 10.36 citada Decisión, por ser pertinente al caso concreto. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 2.3.2. Procuraduría General del Estado: (…) Contesta la demanda bajo los siguientes argumentos: - Validez de la Resolución Nº 0974867 - Caducidad del derecho y prescripción de la acción. Artículo 83.Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, de acuerdo a lo solicitado por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador, en la consulta de interpretación prejudicial solicitada, este Tribunal interpretará el artículo 83 literal d) de la Decisión 344, y de oficio el artículo 81 y el literal a) y e) del artículo 83 de la d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente GACETA OFICIAL 15/12/2005 11.36 conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Dicho concepto incluye cualquier percepción sensorial y no sólo se limita a los sentidos visual, auditivo y olfativo. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( )” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

REQUISITOS DE UN SIGNO PARA SER REGISTRADO COMO MARCA. El artículo 81 de la Decisión 344 en su segundo párrafo, establece la definición de marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el citado artículo 81, incluye en la definición de marca, a aquel signo que para acceder a registro debe reunir tres requisitos fundamentales, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla Así, para poder ser distintivo y cumplir así su primordial función, un signo deberá ser apto para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores.

En este sentido, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL Así, los criterios sobre el requisito de representación gráfica tanto en la jurisprudencia europea, como en doctrina, establecen que “Ésta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud”.

(Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 12 de setiembre de 2002, Asunto C-273/00, caso Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt) 15/12/2005 12.36 CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS. III.I. Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes En lo que concierne a la estructura de los signos sub materia, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos y mixtos.

El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). Los primeros, llamados también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de signos se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Y los segundos, los signos mixtos, se encuentran integrados por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de signos arriba descritos, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. DE LOS SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. GACETA OFICIAL 15/12/2005 13.36 los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). • La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. • Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

III.II. Reglas de comparación Con el objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: • Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. • Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). III.III. Confusión directa y confusión indirecta La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos pro- GACETA OFICIAL ductos que se le ofrecen, un origen empresarial común. III.IV.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

IV. LA MARCA NOTORIA. REQUISITOS PARA SU RECONOCIMIENTO EN LA DECISIÓN 344. EFECTOS DE LA NOTORIEDAD Y PRUEBA DE LA MISMA. La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene una marca notoria es que sea protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad “notoria” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Este Tribunal se ha pronunciado sobre la notoriedad y la prueba de la misma en los siguientes 15/12/2005 14.36 términos: “La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344. Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84”.

(Proceso 76-IP-2000. Marca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001). El artículo 83 en su literal d), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido y en el literal e) del mismo artículo, prohíbe asimismo el registro de aquellos signos que sean similares al grado de poder generar confusión en el público consumidor respecto de una marca notoriamente conocida.

Estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. En los incisos d) y e) del citado artículo, interesa que la marca posea la calidad de notoria en el país donde se solicita el registro, para lo cual el juez consultante deberá analizar la notoriedad de la marca en base a los criterios que establece el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: • La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. • La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca. • La antigüedad de la marca y su uso constante. • El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Para determinar la notoriedad de una marca es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comuni- GACETA OFICIAL dad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La norma comunitaria dispone que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. 15/12/2005 15.36 men de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado.

En este sentido, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de productos, servicios o actividad determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, ya sea por los sectores interesados, o por el consumidor, independientemente de su nexo con el producto, servicio o actividad específica que distinga el signo. Asimismo, la carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, a quien le corresponderá servirse de los medios procesales que estén previstos en el derecho nacional para este efecto.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Así, la normativa andina señala que la prohibición relativa de registro se establece con independencia de la clase, “tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Dadas las pautas que establece la Decisión 344 en materia de notoriedad, el rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, cabe precisar que la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos.

En la valoración, deberán tomarse en cuenta las siguientes características antes señaladas: volu- 1. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. 3. En la comparación entre dos signos mixtos, o entre uno mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, todo GACETA OFICIAL 15/12/2005 16.36 ello en concordancia con los criterios establecidos en la presente ponencia. das en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. 4.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyan su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Asimismo, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de tal calidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones conteni- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 138-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 82 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: MUEBLES & ACCESORIOS (mixta). Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. Proceso Interno Nº 2001-00271. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la GACETA OFICIAL República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2001-00271.

El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, 15/12/2005 17.36 da, carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca ya que se trata de términos muy débiles, simples y faltos de originalidad para poder ser registrados como marcas, además en lugar de distinguir los productos que se pretenden, lograrán generar confusión entre los consumidores, por tanto no podrán diferenciarse de otros productos competidores dentro del mercado”.

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1333 de 5 de agosto de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 24384 de 29 de septiembre de 2000, confirmó la Resolución impugnada y, el segundo, fue atendido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución Nº 6098 de 27 de febrero de 2001 confirmó también la decisión contenida en la Resolución Nº 15063. 1.

Partes en el proceso interno 3. Fundamento jurídico de la demanda Demandante es la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La actora manifiesta que se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, toda vez que “… el signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS es perfectamente perceptible y, por tanto … la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error ostensible al negarle esta característica …” y además que los productos “marcados con el signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS perfectamente permiten al consumidor distinguir los que produce o comercializa la sociedad accionante de los de los demás comerciantes …”.

Indica que debe tenerse en cuenta que “ningún oferente de estos productos en el mercado los ofrece genéricamente como MUEBLES & ACCESORIOS (sic) sino como juegos, juguetes, artículos de gimnasia, etc., marcados juguetes lego, artículos deportivos adidas, nike, etc. … Estamos seguros que unos juguetes o cualquier otro producto de la clase 28, marcado MUEBLES & ACCESORIOS + UN COMPONENTE FIGURATIVO no es estorbo para que quienes comercializan productos idénticos o similares con otras marcas los ofrezcan en el mercado y, contrario sensu a lo que sostiene la Superintendencia de Industria y Comercio, es una marca que garantiza que los productos de la accionante no los confunda el consumidor con otros que tengan un origen empresarial diferente …”. 2.

Hechos El 31 de mayo de 1999, la Sociedad Muebles & Accesorios Ltda., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto), para distinguir productos de la clase 28. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 28: juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad).

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 480, no se presentaron observaciones por parte de terceros. Por Resolución Nº 15063 de 30 de junio de 2000 la Jefe de la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto) solicitada por MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. argumentando que el signo solicitado “se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad, contenida en los artículos 81 y 82 literal a) que impiden el registro de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos”.

Además manifestó que: “… la expresión Muebles & Accesorios Ltda. (sic) solicita- Sostiene que la “…Administración omitió considerar la procedencia de aplicar los literales d) y GACETA OFICIAL e) del artículo 82 de la Decisión 344 …”. Y que el signo MUEBLES & ACCESORIOS + ELEMENTOS FIGURATIVOS “no es una indicación, nombre o designación de los productos que mi poderdante marca con él ni es exclusivamente nominativo …”.

Igualmente sostiene que la Superintendencia “… consideró que por genérico el signo MUEBLES & ACCESORIOS (MIXTO) carecía de fuerza distintiva y negó su registro como marca”. Por lo cual, dice la actora, que los actos administrativos acusados son nulos. Manifiesta que la “Administración violó el tercer inciso de la citada disposición transitoria de la Decisión 486 … como quiera que en la Resolución de 27 de febrero de 2001 no se rigió por la precitada Decisión, como expresamente lo imponía la norma invocada, a partir del 1 de diciembre de 2000.

Por esta misma vía violó el último inciso del artículo 135 de la citada Decisión 486 según el cual se puede registrar como marca un signo que carezca de distintividad … Aunque … el signo que aquí nos interesa tiene sobrada distintividad, aceptando en gracia de discusión la posibilidad de estar equivocados y que la Superintendencia de Industria y comercio en principio tenía razón, las pruebas aportadas durante el trámite administrativo de registro, demuestran fehacientemente que se cumplían los requisitos recientemente señalados para conceder su registro”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice no se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. La demandada manifiesta que con la emisión de las Resoluciones impugnadas “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “… legal y válidamente … negando el registro de la marca ‘MUEBLES Y ACCESORIOS’ (sic) para distinguir productos comprendidos en la clase 28 …, solicitada por la sociedad Muebles y Accesorios Ltda. ”. Manifiesta que “la marca (sic) MUEBLES & ACCESORIOS (solicitada) … carece de la sufi- 15/12/2005 18.36 ciente distintividad para ser considerado (sic) como marca, por cuanto estas dos expresiones MUEBLES & ACCESORIOS, que la componen son expresiones simples y faltas de originalidad que no permiten diferenciar claramente el producto que se elige.

Carece entonces de suficiente distintividad para ser considerado como marca, por cuanto hace referencia directa a que se trata de bienes muebles y accesorios, o el destino de tales productos…”. Indica que “… la marca (sic) ‘MUEBLES Y (sic) ACCESORIOS’ (sic) (solicitada) pretende distinguir productos de la clase 28, juegos, juguetes, artículos de gimnasia, deporte y no comprendidos en otras clases, arboles (sic) y decoraciones de arboles (sic) de navidad, la expresión mencionada carece de la suficiente distintividad para ser considerado como marca, por cuanto estas dos expresiones MUEBLES, ACCESORIOS, que la componen son expresiones simples y faltas de originalidad que no permiten diferenciar claramente el producto que se elige”.

Sostiene que “… la expresión MUEBLES & ACCESORIOS (sic), pueden llevar al consumidor a creer que se trata de muebles y accesorios de gimnasia”. En consecuencia, “… los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 135 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para GACETA OFICIAL 15/12/2005 19.36 la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto), se presentó el 31 de mayo de 1999, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado expresamente por el consultante se interpretarán los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán el literal d) y e) del artículo 82 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no así el artículo135 de la mencionada Decisión por no ser aplicables al caso concreto.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos que: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)”. I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada del artículo 135 de la Decisión 486 por haberse determinado que la solicitud de registro del signo MUEBLES & ACCESORIO (mixto) ha sido presentada en vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria, correspondiendo a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterio- GACETA OFICIAL ridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que pro- 15/12/2005 20.36 duce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, GACETA OFICIAL números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser cap- 15/12/2005 21.36 tado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

III. Marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia del Tribunal dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Sin embargo para el cotejo de estas marcas, el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza GACETA OFICIAL expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Estos criterios deberán ser tomados en consideración en el caso del signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto).

IV. Signos genéricos y descriptivos Signo genérico. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. 15/12/2005 22.36 (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto) resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue. Signos descriptivos. La norma comunitaria y calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, antes citados, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, GACETA OFICIAL 15/12/2005 23.36 citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). En virtud de lo anteriormente expuesto, V. Signos de uso común CONCLUYE Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, Ob. Cit. p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “… en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto) con relación a los productos contenidos en la Clase 28, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger.

VI. Signos evocativos Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo a fin de determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad. Sin embargo, en principio, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

CUARTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza GACETA OFICIAL expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Los signos descriptivos tampoco son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

QUINTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente 15/12/2005 24.36 interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2001-00271, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/12/2005 25.36 PROCESO 182-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2001-0127 (7001). Actor: RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED. Patente: “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 5 de octubre de 2005. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. a. La sociedad ALBRIGHT & WILSON LIMITED (posteriormente denominada Albright & Wilson UK Limited y luego Rhodia Consumer Specialties Limited), solicitó el 6 de mayo de 1994 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, una patente de invención bajo el título “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”.

A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 94018813. b. De conformidad con los requerimientos realizados por la División de Nuevas Creaciones, se aportó una nueva descripción de las reivindicaciones y el correspondiente resumen. c. Mediante auto N° 3973 de 24 de noviembre de 1999, el Jefe de la División de Nuevas Creaciones requirió a la actora, para que, en el término de tres meses hiciera valer los argumentos y aclaraciones respecto del concepto técnico 1551, ya que el examinador técnico de patentes consideró que la novedad y la altura inventiva de “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”, se veían afectadas por las siguientes anterioridades: • EP 0530708 del 1 de marzo de 1993.

(D1) • EP 0452106 del 16 de octubre de 1991. (D2) B. DATOS RELEVANTES. • EP 0346995 del 20 de diciembre de 1989. (D2) 1. Hechos. • EP 0136844 del 10 de abril de 1989. (D4) Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: Por lo anterior dijo que, la composición de la solicitud está contenida en el estado de la técnica y se deriva de las composiciones divulgadas en las citadas anterioridades, que muestran composiciones bases para múlti- GACETA OFICIAL ples aplicaciones en formulaciones de productos como cosméticos y pesticidas. d. Dentro del término legal, la actora respondió el requerimiento agregando nuevo capítulo reivindicatorio más delimitado en relación con las anterioridades citadas, anexando una exposición del por qué dichas anterioridades no afectan la novedad y altura inventiva de la patente solicitada. e. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 13906 de 30 de junio de 2000, negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”, con fundamento en que las anterioridades mencionadas en el anterior numeral 3 afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, como consecuencia de que la composición en cuestión está revelada en el estado de la técnica y se deriva de las composiciones de dichas anterioridades. f. Contra esta decisión la sociedad actora interpuso recurso de reposición, con el que se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual delimita aún más el anteriormente reclamado. g. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 28340 del 31 de octubre de 2000, confirmó la Resolución impugnada. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. La nueva creación sí constituye un paso más allá de lo existente y, por lo tanto, cumple los requisitos exigidos a las nuevas creaciones.

A esta conclusión se llega estudiando el nuevo capítulo reivindicatorio aportado con el recurso de reposición y que no fue estudiado en su oportunidad por el examinador técnico de patentes. b. Las anterioridades encontradas por el examinador técnico de patentes, que afectan el 15/12/2005 26.36 nivel inventivo de creación, pierden sustento frente a las nuevas modificaciones introducidas por las siguientes razones: • El nivel de poliglicósidos de alquilo contemplado en EP 0530708 (D1) es superior a un 10%, mientras que la cantidad correspondiente en la reivindicación principal de la solicitud es entre 0.005% y un 5%, es decir, se redujo el límite superior de un 20% a un 5%.

Además, el estabilizador utilizado en la solicitud se añade a la composición en adición al surfactante no iónico. • En cuanto al documento EP 0136844 (D3), las reivindicaciones modificadas están claramente delimitadas frente a este antecedente. • En cuanto al documento EP 0136844 (D4), las reivindicaciones modificadas están claramente delimitadas frente a este antecedente.

Además, el documento D4 indica que los poliglicósidos de alquilo de cadena larga no tienen ningún efecto útil como desfloculantes. En relación con la composición reivindicada, los inventores al concebir su invención han actuado en contra de las indicaciones y advertencias que se dan en el documento D4 y han conseguido composiciones útiles.

Por lo anterior, la composición reivindicada no solamente es nueva sino también tiene altura inventiva. c. El Superintendente de Industria y Comercio no se pronunció respecto a las cuestiones que aparecieron con ocasión del recurso de reposición, es decir, no tuvo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, las cuales afectan la altura inventiva de la creación “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”. d. No se establece un límite de tiempo para hacer modificaciones a las solicitudes en trámite y, por lo tanto, se pueden hacer hasta que la Oficina Nacional Competente dicte el acto administrativo que agote la vía gubernativa.

En consecuencia con lo anterior, la modificación propuesta con el recurso debió haber sido estudiada en su totalidad, ya que no implicaba una ampliación de la invención o de la divulgación. GACETA OFICIAL 3. La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. Según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente N° 994-188134, la solicitud de la patente de invención bajo el título “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA” no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención, es decir, no reúne los requisitos de novedad y altura inventiva. b. La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo acertadamente que las anterioridades encontradas afectan indudablemente la novedad y la altura inventiva de la solicitud de patente de invención. c. La solución objeto de la solicitud de patente de invención no implica una actividad inventiva, ya que del estudio técnico comparativo resulta que las composiciones surfactantes concentradas que comprenden además un electrolito y un polímero del tipo alquilpoliglicósidos reivindicadas, se deducen de la combinación de las anterioridades señaladas. d. La Superintendencia de Industria y Comercio ha dado pleno cumplimiento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, régimen legal que debía adoptarse por la oficina nacional competente en materia de patentes de invención. e. Si bien en el asunto estudiado resulta entendible la modificación presentada a la solicitud de patente de invención, se advierte que la simple modificación de los rasgos inicialmente presentados no es algo que de hecho le imprima nivel inventivo al objeto que trata de protegerse.

No se puede pretender que lo reivindicado tenga nivel inventivo por el simple hecho de reducir el porcentaje de uno de los componentes. f. La Superintendecia sí manifestó en el concepto técnico correspondiente al recurso cómo afectaban las anterioridades el nuevo capítulo anexado. 15/12/2005 27.36 g. Respecto de las modificaciones presentadas, se tiene que el nivel inventivo no se puede basar en detalles como la modificación consistente en la reducción del porcentaje de uno de sus componentes sin ningún soporte o sustento técnico que muestre el por qué de dicha reducción, y sin mostrar cuál es el aporte técnico que se obtiene, ya que no se trata simplemente de ajustar proporciones tratando de acomodarlas de manera que no queden comprendidas dentro de los antecedentes anotados. h. Respecto del numeral 2 del concepto de violación contenido en la demanda, el nivel inventivo de la solicitud no se puede dar únicamente por la utilización de los alquilpoliglicósidos como polímeros desfloculantes para obtener una composición estructurada del tipo esferulítico estable, puesto que este tipo de composiciones formuladas junto con un polímero desfloculante, entre los cuales se indican los alquilpoliglicósidos, ya son conocidas en el estado de la técnica. i. Respecto del numeral 3 del concepto de violación contenido en la demanda, “se conoce la utilización de los alquilpoliglicósidos como desfloculantes para los sistemas surfactantes en referencia, de igual forma un alquilpoliglicósido de C6 a C8 no presenta una diferencia que permita determinar que se trata de un alquilpoliglicósido superior, máxime cuando en el antecedente en mención se indica que se pueden utilizar alquilpoliglicósidos por ejemplo como C6, cadena carbonada que está muy cerca del límite inferior C8 de la modificación introducida y como en el caso de la reducción del rango no tiene ningún soporte que muestre el porqué (sic) de dicha variación.” j. La falta de nivel inventivo se determina no sólo partiendo de los conocimientos del técnico en la materia sino de los reportados en el estado de la técnica, pero no necesariamente tomando cada documento de manera independiente sino bien puede ser de la combinación de los mismos.

En el caso estudiado se trata de composiciones surfactantes concentradas que conforman un sistema de suspensión del tipo esferulítico que permite suspender partículas; dichas composiciones comparten las mismas características que las divulgadas en los antecedentes o que se pueden derivar de la combinación de los mismos. GACETA OFICIAL k. “Además como se indica en el documento de la solicitud la invención radica básicamente en el uso de un estabilizante consistente en una cadena polimérica de más de cuatro grupos monoméricos hidrofílicos unido en un extremo a un grupo hidrofobito soluble en hidrocarburos, por lo tanto se deriva del estado de la técnica los sistemas surfactantes que utilizan polímeros desflocultantes, entre los cuales se divulgan los alquilpoliguicósidos tanto superiores (EP 0530708) como inferiores (EP 0136844), y su utilización como desfloculantes en sistemas surfactantes concentrados, de igual forma se revela que dichas composiciones forman un sistema estructurado esferulítico estable y son aplicables en formulaciones detergentes, pesticidas etc.“ II.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, estos son: 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de patente “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 15/12/2005 28.36 El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” (…) Artículo 17 “El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada”.

“El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de su publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto”. Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: los requisitos de patentabilidad: La novedad, nivel inventivo, y en relación con la combinación o mezcla de elementos conocidos y susceptibilidad de aplicación industrial; modificación de la solicitud de patente de invención. GACETA OFICIAL A. DE LOS REQUISITOS DE LA PATENTABILIDAD: Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1. De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: 15/12/2005 29.36 Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener suficiente información sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para explotar el invento.

En este punto resulta menester precisar que la información debe resultar útil no para el común de la población sino para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Sobre el requisito de la novedad ha señalado la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 3 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’– y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” 1; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” 2 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de octubre de 2000. Proceso N° 21-IP-2000. Caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14 de abril de 2005. Proceso N° 07IP-2005. Patente de invención; “PROTECTOR DERMATOLOGICO. GEL PARA QUEMADURAS.” Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203 de 31 de mayo de 2005.

“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” 3 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” 15/12/2005 30.36 Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente. 4”.

(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial del 17 de marzo de 2004). “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, “PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA”, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso Nº 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234 de 21 de abril de 1997). c) Determinar cúal es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” 5 2.

Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a 5 4 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001.

Págs. 702 a 704. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 20 de mayo de 1998. Proceso 12IP-1998. Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428 de 16 de abril de 1999. GACETA OFICIAL la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 6 Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es “aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad” 7. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 15/12/2005 31.36 3.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. B. NIVEL INVENTIVO EN RELACION CON LA COMBINACION O MEZCLA DE ELEMENTOS CONOCIDOS.

En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. 8 En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 655 y 1036. 8 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

GACETA OFICIAL En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un “nuevo resultado”, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.” 9 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. 9 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 15/12/2005 32.36 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra nada sobre el tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención. GACETA OFICIAL C. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION.

En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, la sociedad actora argumentó que el Superintendente de Industria y Comercio no se pronunció respecto a las cuestiones que aparecieron con ocasión del recurso de reposición, es decir, no tuvo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, las cuales afectan la altura inventiva de la creación “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”.

Además sostuvo que en las normas sobre la materia no se establece un límite de tiempo para hacer modificaciones a las solicitudes en trámite y, por lo tanto deduce que, se pueden hacer hasta que la Oficina Nacional Competente dicte el acto administrativo que agote la vía gubernativa. De conformidad con lo anterior, en la presente interpretación prejudicial se analizará si se puede presentar válidamente una modificación de la patente de invención en el trámite administrativo en curso, y hasta qué momento pueden ser presentadas tales modificaciones.

El artículo 17, párrafo primero, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone que el peticionario podrá modificar su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece los límites de dicha modificación, es decir, dispone que la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada, permitiendo dos conclusiones: • Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente o motu proprio. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

En consecuencia, “el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.” (Proceso 21-IP-2000. Interpretación prejudicial del 27 de octubre de 2001). 15/12/2005 33.36 Del análisis de la norma bajo estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta las normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000, ya citada, y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación dentro del proceso 21-IP-2000.

Doc. Cit.). GACETA OFICIAL En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: 15/12/2005 34.36 derá de lo dispuesto por el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20010127 (7001), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

SEGUNDO: La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación o mezcla de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable tales combinaciones o mezclas si ellas son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

CUARTO: La modificación a la solicitud de patente puede efectuarse en cualquier estado del trámite, y depen- Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/12/2005 35.36 GACETA OFICIAL 15/12/2005 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú