Año XXIII - Número 1283 Lima, 11 de enero de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 183-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72, literal a), y 73, literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2001-0281 (7385). Actor: PRODUCTORA DE JUGOS S.A. Marca: “FRUTTI (denominativa)” Proceso 189-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2539-2002.

Actor: PARKE DAVIS & COMPANY. Marca denominativa: “NICO” Proceso 140-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 136, literal a).

Marca: TERATON (nominativa). Actor: GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2003-00231 Proceso 150-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión. Marca: PAPIN (mixta).

Actor: sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGROS S.A. Proceso interno Nº 2003-00444 16 27 35 PROCESO 183-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literal a), y 73, literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2001-0281 (7385). Actor: PRODUCTORA DE JUGOS S.A. Marca: “FRUTTI (denominativa)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudi- cial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 11/01/2006 2.48 Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 5 de octubre de 2005.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: PRODUCTORA DE JUGOS S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: THE QUAKER OATS COMPANY.

B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 10 de abril de 1992 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo denominativo “FRUTTI” para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92359378. b. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades THE QUAKER OAST COMPANY y LOS ALPES INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A. presentaron observaciones al registro del signo denominativo “FRUTTI”, con base en las siguientes marcas: THE QUAKER OAST COMPANY.

Marca denominativa “FRUTTI – FRESKO”, certificado 87529, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Marca mixta “FRUTTI FRESCO”, certificado 87492, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. LOS ALPES INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A. Marca denominativa previamente solicitada “DISFRUTTI”, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. c. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 172 del 19 de enero de 1996, declaró infundada la observación presentada por la sociedad LOS ALPES INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A., fundada la observación formulada por la sociedad THE QUAKER OAST COMPANY, y negó el registro como marca del signo denominativo “FRUTTI”. d. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. e. El Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 26355 de 20 de octubre de 2000, confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación interpuesto. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 7304 de 28 de febrero de 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución N° 172 de 19 de enero de 1996. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó declarar la nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos relacionados anteriormente. GACETA OFICIAL La actora manifiesta que se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. El signo denominativo “FRUTTI” es suficientemente distintivo y, en consecuencia, susceptible de ser registrado como marca. b. La Superintendencia de Industria y Comercio no llevó a cabo un estudio profundo, diligente o prudente y, por el contrario, aplicó indebidamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que consideró que las marcas eran confundibles al punto de generar confusión entre el público consumidor, pero no tuvo en cuenta que la sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A. ya era titular en Colombia de los siguientes signos distintivos: ° Enseña comercial “FRUTTI”, clase 32. ° Marca “TUTTI FRUTTI” (denominativa), clase 32. ° Marca “TUTTI FRUTTI” (denominativa), clase 33. ° Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 32. ° Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 32. ° Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 32. ° Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 29. ° Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 30. c. La impresión de conjunto despertada por los signos “FRUTTI” y “FRUTTI – FRESKO” no genera confusión, ya que este último está compuesto no sólo por la expresión “FRUTTI” sino por la expresión “FRESKO”, lo cual hace que analizado en conjunto dicho signo posea la suficiente fuerza distintiva en relación con “FRUTTI”.

Lo anterior se evidencia en el hecho de que el signo “FRUTTI – FRESKO” ha coexistido en el mercado con las marcas “TUTTI FRUTTI” (denominativa) y “TUTTI FRUTTI” (mixta) de propiedad de la sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A. d. El consumidor medio al encontrarse en el mercado con la marca “FRUTTI FRESKO”, seguramente guardará en su memoria la expresión “FRESCO”, pues ésta resulta atractiva ya que indica una de las características del producto que ampara, cual es la frescura.

Por lo anterior, no es confundible con el signo “FRUTTI”. 11/01/2006 3.48 e. Gráficamente los signos en conflicto no son confundibles porque la marca “FRUTTI – FRESKO” se encuentra acompañada de la expresión “FRESKO”. Lo anterior tiene como consecuencia que conceptual e ideológicamente los signos en conflicto sean diferentes. f. Fonéticamente los signos en conflicto también son diferentes, ya que están compuestos por un diferente número de sílabas y su pronunciación es distinta. g. El signo “FRUTTI” no es sino una pequeña derivación del derecho adquirido por la sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A. como titular de las marcas “TUTTI FRUTTI” (denominativa) y “TUTTI FRUTTI” (mixta) y, por lo tanto, es una extensión de la protección ya reconocida legalmente a favor suyo. h. El signo “FRUTTI” es distintivo, perceptible, susceptible de representación gráfica y capaz de distinguir productos en el mercado. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • No es cierto que de la marca “FRUTTI – FRESKO” la expresión relevante y que los consumidores guardan en su mente sea “FRESKO”, ya que dicha expresión es genérica porque alude a la bebida misma.

Por lo tanto, es el conjunto que se forma con la expresión “FRUTTI” lo que la hace distintiva, sobre todo si se tiene en cuenta que el elemento “FRUTTI”, al ser evocativo, es el que otorga la nota más distintiva, aún cuando dicho elemento es tan débil que no le permitiría ser registrado por sí sólo sin elementos adicionales que lo acompañen. • “FRUTTI” es una marca débil por haberse tornado de uso común, ya que se encuentra incluido en varios registros de marcas a nombre de distintos titulares de la clase 32.

Por lo tanto, es inapropiable pues nadie se puede apropiar de un término de uso común. GACETA OFICIAL • Los registros de la marca “TUTI FRUTTI” en la clase 32 a nombre de la sociedad actora no son presupuesto para acceder al registro del signo “FRUTTI”, ya que el derecho concedido alude únicamente al conjunto registrado como marca y para la clase reconocida. • Tampoco resulta pertinente el argumento consistente en la coexistencia de las marcas “TUTTI FRUTTI” y “FRUTTI – FRESKO”, ya que las situaciones que se presentan tanto en uno como en otro caso son totalmente diferentes y no es posible acomodarlas para hacerlas ver similares. • Los signos en conflicto presentan similitud en los aspectos gráfico, fonético y literal, capaz de inducir a error al público consumidor respecto del origen o procedencia del producto.

Es realmente fácil que el consumidor asuma o entienda que los productos identificados por las marcas en conflicto tengan la misma procedencia empresarial. b. Contestación por parte del tercero interesado. La sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, tercera interesada en las resultas del proceso, según el informe del juez consultante no contestó la demanda, a pesar de habérsele notificado la admisión de la misma.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre artículos 71, 72, literal a), y 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “FRUTTI” fue presentada el 10 de abril de 1992, fecha en la 11/01/2006 4.48 cual dicha normativa se encontraba vigente.

Lo anterior sin perjuicio de que alguna de las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486. También se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” ( ) Artículo 72 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos”: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

GACETA OFICIAL DECISION 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 11/01/2006 5.48 Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, confusión directa e indirecta, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, comparación entre marcas denominativas y mixtas, signos evocativos, signos en idioma extranjero, derechos que confiere el registro previo de una marca en relación con un nuevo registro marcario, y derechos que confiere el depósito de un nombre comercial en relación con un nuevo registro marcario.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL 11/01/2006 6.48 como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley. terminar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998). 2 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de de- A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “FRUTTI” se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio de 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003.

GACETA OFICIAL La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 11/01/2006 7.48 completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 4 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 3 Las funciones de la marca es tema que ha sido elaborado en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más 3 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. 4 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis.

Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 11/01/2006 8.48 En este sentido se precisa que el carácter distintivo “viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 5 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en 5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 6 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 7 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria. 6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 11/01/2006 9.48 C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313.

El artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. GACETA OFICIAL 11/01/2006 10.48 Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o semejantes, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas interpretaciones prejudiciales este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002. Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891 de 23 de enero de 2003)”.

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 8 La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005.

Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL 11/01/2006 11.48 consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. D. CONFUSIÓN DIRECTA Y CONFUSIÓN INDIRECTA. 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” La confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

E. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 9, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 9 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. F. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su GACETA OFICIAL unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 10 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “FRUTTI” y las marcas denominativas “FRUTTI – FRESKO” y “DISFRUTTI”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

G. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en ocasiones el elemento gráfico es el predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el ele- 10 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 11/01/2006 12.48 mento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes”.

(Proceso 18-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005). Si resultare que el elemento característico es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión entre el signo mixto y el signo denominativo. Por el contrario, cuando el elemento predominante de la marca mixta es el denominativo, la comparación entre las dos clases de marcas debe hacerse siguiendo las reglas para el cotejo de marcas denominativas.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “FRUTTI” y la marca mixta “FRUTTI FRESCO”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

H. SIGNOS EVOCATIVOS. A diferencia del signo genérico, que sugiere exclusivamente en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, los signos evocativos ya que no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

GACETA OFICIAL I. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “ Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros…”.

(Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS). El Tribunal asimismo dice que: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP95, Interpretación Prejudicial del 7 de agosto de 1995). J. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO PREVIO DE UNA MARCA EN RELACIÓN CON UN NUEVO REGISTRO MARCARIO. En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, se discu- 11/01/2006 13.48 te que la sociedad actora al ser titular de las marcas “TUTTI FRUTTI” (denominativa), clase 32, y “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 32, tiene derecho al registro del signo “FRUTTI” (denominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que el signo “FRUTTI” no es sino una pequeña derivación del derecho previamente adquirido con las marcas registradas.

De conformidad con lo anterior, la presente interpretación prejudicial se referirá al hecho de si el registro previo de una marca otorga derechos a su titular para registrar como marca un signo similar al ya registrado. Al respecto se tiene que los artículos 94 y 95 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagran los siguientes derechos que se derivan del registro de un signo como marca: “Artículo 94.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, GACETA OFICIAL e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

Artículo 95.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de utilizarla en el tráfico económico; designar con la marca los productos o servicios; introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos para los que hubiere sido concedido el registro; y, utilizar la marca a efectos publicitarios, sin perjuicio de las normas que sobre publicidad resulten aplicables.” Como se puede apreciar en las normas transcritas, la normativa comunitaria no establece el derecho irrestricto del titular de un registro marcario para registrar un signo similar al ya registrado, así sea muy semejante o casi idéntico a éste, pues no tendría sentido dentro del sistema atributivo que, en relación con el registro marcario ha adoptado la normativa comunitaria, y en el cual se atribuye el derecho sobre una marca a quien obtiene su registro.

Por lo tanto, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, al analizar una solicitud de registro de un signo como marca, debe realizar el estudio de confundibilidad con otras marcas registradas a nombre de terceros, sin perjuicio de que el solicitante tenga registrados a su nombre, signos similares al solicitado. K. DERECHOS QUE CONFIERE EL DEPÓSITO DE UN NOMBRE COMERCIAL EN RELACIÓN CON UN NUEVO REGISTRO MARCARIO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313.

Igualmente, como quiera que dentro del proceso interno, la sociedad actora argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que es titular de la enseña comercial “FRUTTI” en relación con productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por lo tanto, debe ser éste un argumento válido para que se proceda el registro como marca del signo “FRUTTI”, la presente interpretación analizará, con base en las normas de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuáles son los derechos que confiere el depósito de la enseña comercial en relación con un registro marcario solicitado por el mismo titular y para el mismo signo distintivo. 11/01/2006 14.48 El artículo 177 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir. Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro.” Se puede concluir que el titular de un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca.

Lo anterior, por cuanto de todas maneras la autoridad nacional, debe realizar un análisis complejo para estudiar factores como los requisitos de registrabilidad y el riesgo de confusión o asociación con marcas registradas, dado que, como se advirtió, quien utilice un signo como nombre comercial y quiera registrar el mismo signo como marca debe formular una solicitud que implica el examen de registrabilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, pro- GACETA OFICIAL cede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 11/01/2006 15.48 SEXTO:

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO

QUINTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan. Conforme a lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “FRUTTI” y las marcas denominativas “FRUTTI – FRESKO” y “DISFRUTTI”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas.

En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos. En consecuencia con lo anterior, el Juez Nacional debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “FRUTTI” y la marca mixta “FRUTTI FRESCO”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca SEPTIMO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.

OCTAVO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas GACETA OFICIAL NOVENO:

DECIMO: 11/01/2006 16.48 como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20010281 (7385), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

El titular de un registro marcario no tiene el derecho inexorable a registrar como marca un signo similar al ya registrado y, por lo tanto, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, al analizar una solicitud de registro de un signo como marca, debe realizar el estudio de confundibilidad con otras marcas registradas a nombre de terceros, sin perjuicio que el solicitante tenga registrados signos similares al solicitado.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Quien utilice un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca. Lo anterior, por cuanto la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deben realizar un análisis complejo donde se analizan factores como los requisitos de registrabilidad de un signo como marca y el riesgo de confusión con otras marcas registradas.

Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 189-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2539-2002.

Actor: PARKE DAVIS & COMPANY. Marca denominativa: “NICO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite GACETA OFICIAL 11/01/2006 17.48 fue considerada procedente en el auto emitido el 5 de octubre de 2005.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Demandados: PARKE DAVIS & COMPANY. Marca “NEKO” (denominativa), para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

A. LAS PARTES: Demandante: b. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en el diario oficial “EL PERUANO”, las sociedades PARKE DAVIS & COMPANY e INVERSIONES JABONEDA S.A. presentaron observaciones al registro del signo denominativo “NICO”, con base en las siguientes marcas: PARKE DAVIS & COMPANY. MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES - MITINCI.

Marca “NEKO” y etiqueta (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que se ilustra de la siguiente manera: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. Tercero interesado: CONSORCIO INDUSTRIAL Y NEGOCIOS GENERALES S.A. (CINGESA).

B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La sociedad CONSORCIO INDUSTRIAL Y NEGOCIOS GENERALES S.A. CINGESA, por intermedio de apoderado, solicitó el 3 de enero de 1997 ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo denominativo “NICO” para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 97-29343.

INVERSIONES JABONEDA S.A. Marca denominativa “UNICO”, para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. c. El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 7231 del 18 de junio de 1998, declaró infundadas las observaciones presentadas por las sociedades PARKE DAVIS & COMPANY e INVERSIONES JABONEDA S.A., y concedió el registro como marca del signo denominativo “NICO”. d. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación. e. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 158 - 1999 de 10 de febrero de 1999, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. f. El 17 de junio de 1999, la sociedad PARKE DAVIS & COMPANY, mediante apoderado GACETA OFICIAL promovió ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia proceso abreviado contra el INDECOPI, solicitando la nulidad e invalidez de las Resoluciones N° 7231 de 18 de junio de 1998 y N° 158 - 1999 de 10 de febrero de 1999. g. La Sala Civil de Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 19 de abril de 2002, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nulas las resoluciones demandadas. h. El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante escrito radicado el 30 de mayo de 2002, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. i. El INDECOPI, mediante escrito radicado el 31 de mayo de 2002 también interpusó recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 2.

Fundamentos de la demanda. La actora manifiesta que con la expedición de las Resoluciones demandadas se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. El signo denominativo “NICO” no reúne los requisitos señalados en el artículo 81 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, por lo tanto, está incursa en la prohibición consagrada en el artículo 83, literal a) de la misma Decisión. 11/01/2006 18.48 e. Los signos en conflicto protegen los mismos productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, por consiguiente, se trata de productos que se venden en los mismos establecimientos y compiten en el mismo mercado de los artículos de tocador y jabones medicinales. f. Entre los signos en conflicto las semejanzas son mayores que las diferencias.

Las marcas son similares al grado de producir confusión e inducir al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir. g. Las marcas no sólo tienen similar número de letras, sino que éstas son casi las mismas y se encuentran en el mismo orden. h. Al realizarse entre los signos en conflicto un cotejo conjunto y de forma sucesiva, se tiene que dejan la misma impresión visual en la mente del consumidor y presentan elementos y caracteres comunes tanto en su aspecto gráfico como en el fonético y, además, impiden su coexistencia pacífica en el mercado. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI. Según el informe del Juez Consultante, el INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: b. El signo denominativo “NICO” a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y, por lo tanto, sumamente confundible con la marca mixta “NEKO”. • Los signos en conflicto tienen suficientes diferencias en el plano fonético, gráfico y conceptual, que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir confusión en el público consumidor. c. De las cuatro letras que forman el signo “NICO”, la primera “N” y la última “O” son idénticas y están colocadas en los mismos lugares que las letras que forman la marca “NEKO”. • La secuencia de sus vocales son diferentes y los signos en conflicto difieren en la primera sílaba “NE” y “NI” y, por consiguiente, tienen distinta pronunciación e impacto sonoro. d. Fonéticamente las letras “E” e “I” tienen una muy parecida pronunciación, así como las consonantes “C” y “K”, que al preceder a la misma vocal “O”, tienen idéntica pronunciación. • Desde el punto de vista gráfico, los signos confrontados son diferentes, ya que por la distinta configuración de las letras intermedias “EK” en “NEKO” e “IC” en “NICO”, la impresión visual de los signos es diferente.

GACETA OFICIAL • Cuando las expresiones denominativas son cortas, tal como sucede en el presente caso, es más fácil que el público consumidor pueda retenerlas en la memoria, lográndose con esto percibir con mayor facilidad las diferencias en las denominaciones. • Conceptualmente los signos en conflicto también son diferentes, ya que la expresión “NEKO” es de fantasía, mientras que la expresión “NICO” tiene una referencia semántica, pues alude al diminutivo de un nombre de pila, como puede ser Nicolás. b. Contestación por parte del tercero interesado.

Del informe del juez consultante y de los anexos acompañados al mismo, se puede deducir que la sociedad CONSORCIO INDUSTRIAL Y NEGOCIOS GENERALES S.A. (CINGESA) tercero interesado en las resultas del proceso, no contestó la demanda. 4.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DE 2002, PROFERIDA POR LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declaró fundada la demanda y, en consecuencia nulas las resoluciones demandadas, por los siguientes motivos: “Analizados objetivamente los signos Nico y Neko se advierte que ambos resultan confundibles tanto gráfica como fonéticamente, si a ello se agrega que ambos signos se refieren a productos consignados en la clase 3 de la nomenclatura oficial (especialmente jabones medicinales) y que por su naturaleza su venta tiene que producirse en establecimientos análogos.” II.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 11/01/2006 19.48 III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de solicitud de registro, enero de 1997. Se interpretarán de oficio los artículos 81 y 82, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” GACETA OFICIAL 11/01/2006 20.48 La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, comparación entre marcas mixtas y denominativas, y signos de fantasía. (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida (…) 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. AbelardoPerrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 11/01/2006 21.48 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera una determinada y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que a través de los sentidos se forma una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 4 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 5 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisi4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre de 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 11/01/2006 22.48 tos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria. B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. GACETA OFICIAL Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. 11/01/2006 23.48 entre éstos”.

(Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002). Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobe los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza “ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 6 La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero de 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 7, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. 7 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 11/01/2006 24.48 En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más GACETA OFICIAL característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 8 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca denominativa “NICO” y la marca denominativa “NEKO”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

E. COMPARACION ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. Si ello es así, para la comparación entre los signos deben aplicarse los criterios analizados en el capítulo anterior; por el contrario de resultar que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión entre el signo mixto y el signo denominativo.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.” (Proceso 18-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005). 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 11/01/2006 25.48 En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca denominativa “NICO” y la marca mixta “NEKO”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca registrada.

F. SIGNOS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores y consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que puede evocar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan a los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de los signos de fantasía el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas… se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989 del 29 de septiembre de 2003).

El consultante, de conformidad con el capítulo precedente, deberá determinar la condición de signo de fantasía en el conjunto marcario, y si los elementos no comunes a los signos en conflicto le dan un carácter de distintividad y de fantasía a ese conjunto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: GACETA OFICIAL 11/01/2006 26.48 PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. to, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento denominativo resulta ser el predominante, el cotejo entre las clases de signos mencionados deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos; por el contrario, si el elemento gráfico resulta predominante, en principio, no existirá riesgo de confusión entre el signo mixto y el signo denominativo.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

CUARTO

QUINTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca denominativa “NICO” y la marca denominativa “NEKO”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas. En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el produc- En consecuencia con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca denominativa “NICO” y la marca mixta “NEKO”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca registrada.

SEXTO: El consultante deberá comparar los signos en conflicto, determinando la condición de signo de fantasía en el conjunto marcario, y si los elementos no comunes a las marcas le dan un carácter de distintividad y de fantasía a todo ese conjunto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 25392002, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 11/01/2006 27.48 Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 140-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 136 literal a) Marca: TERATON (nominativa).

Actor: GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2003-00231. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 200300231. 1.

Partes en el proceso interno La parte demandante es la Sociedad GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. La demandada es la Nación Colombiana representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es la Sociedad VIRBAC S.A. 2. Hechos El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, a) El 05 de septiembre de 2001, la sociedad GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo nominativo TERATON para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietética para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos; materiales para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas) Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1337 de 05 de agosto de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. b) El 30 de octubre de 2001, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial N° 509 y no se presentó oposición por parte de terceros.

GACETA OFICIAL c) La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve, mediante Resolución Nº 31253 el 27 de septiembre de 2002, negar de oficio el registro del signo TERATON como marca con base en el registro de la marca TERRALON (nominativa) a favor de la sociedad VIRBAC S.A para distinguir también productos de la clase 5 internacional, d) La sociedad GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A., presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución N° 31253. e) Mediante Resolución N° 42021 de 24 de diciembre de 2002, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución impugnada y concediendo el de apelación. d) Mediante Resolución Nº 00135 de 14 de enero de 2003, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución N° 31253 y quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora sostiene que con las Resoluciones demandadas, la Superintendencia, violó los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486, toda vez que: Existió indebida aplicación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 “ ya que es perfectamente claro que las marcas TERRATON (sic) y TERRALON, a pesar de coincidir en la utilización de un prefijo común (TE) para identificar productos de la clase 5 Internacional, pueden coexistir sin que sea dado creer que tal coexistencia pueda generar confusión en los círculos comerciales o en el consumidor, por cuanto uno y otro, son especializados y están obligados a examinar estos productos con especial detención para advertir las diferencias entre sus marcas, componentes e indicaciones ”.

Se presentó una implícita e indebida aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 al negar de oficio el registro de una marca. El accionante 11/01/2006 28.48 señala que: “ En el presente asunto no conocemos de la existencia de un hecho plenamente probado, que permita constituir un indicio, ni siquiera levísimo, de que la peticionaria está promoviendo un acto de competencia desleal contra la titular de la marca TERRALON ”.

Así mismo dice que: “Mal hizo la administración al defender, de oficio y más allá de sus facultades legales, derechos de un tercero que no consideró que se le estuvieran vulnerando, seguramente porque la amenaza a los mismos sólo existe en la imaginación en exceso aprehensiva de unos funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Esta tesis encuentra un complemento en el artículo 172 de la citada Decisión Comunitaria, al establecer que las causales de irregistrabilidad del artículo 134 y 135 producen nulidad absoluta del registro y las del 136 producen nulidad relativa, lo que definitivamente denota la diferencia entre unas y otras causales, evidenciando que en las que afectan indebidamente a un tercero, de llegar a presentarse, generarían nulidad relativa ” 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en relación a la distintividad y siguiendo el criterio aplicable para la comparación de las marcas farmacéuticas sostiene que: “‘TERATON’, contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza dinstintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘TERATON’ (solicitada) frente a ‘TERRALON’ resulta indudable que se presentan similitudes entre las mismas en los aspectos ortográfico, visual y auditivo, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado, ya que presentan vocales iguales y en el mismo orden y sin que la marca solicitada cuente con elementos diferenciadores que le otorguen la suficiente distintividad.” En cuanto a la semejanza entre los signos, dice: “En el aspecto ortográfico se aprecian fácilmente las semejanzas al observarse la composición de las vocales de las marcas en debate, habida cuenta que tienen las mismas vocales y en el mismo orden, generando un similar impacto visual y una evidente semejanza fonética concretamente en la pronunciación de las expresiones en su parte final, debiendo señalar- GACETA OFICIAL se que las causales de irregistrabilidad son de orden público y de obligatorio cumplimiento sobre lo cual debe tener especial cuidado la oficina nacional competente ya que se trata de productos relacionados con la vida, la salud y la integridad de los consumidores.” En cuanto a la relación de productos, señala que: “La coexistencia de los (sic) marca (sic) en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘TERATON’ ampara productos de la clase 5 como los que distingue la marca registrada ‘TERRALON’ los signos confrontados presentan similitudes y no pueden coexistir pacíficamente en le mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar prejuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, ello podría conllevar al público consumidor a error en la adquisición de los mismos y sobre su origen empresarial, más aún, teniendo en cuenta que los productos de la clase 5 internacional utilizan los mismos canales de comercialización, publicidad y distribución.” En cuanto a la Sociedad VIRBAC S.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, no contestó a la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal 11/01/2006 29.48 Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo “TERATON”, fue el 5 de septiembre de 2001, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante se interpretarán los artículos 134 y 135 solamente en el literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en ejercicio de lo facultado por el Artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 de su Estatuto, de oficio interpretará el literal a) del artículo 136 de la misma Decisión y no se interpretan los demás literales del artículo 135 ni el artículo 137 por no ser aplicables al caso concreto.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

GACETA OFICIAL f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Carezcan de distintividad; (…)” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para 11/01/2006 30.48 distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

GACETA OFICIAL Sobre esta característica, en lo que es pertinente a la Decisión 486, el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación …”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca TERATON cumple con los requisitos del artículo 134 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 11/01/2006 31.48 II. De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Es de hacer notar que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344, toda vez que incluye el riesgo de asociación como una causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

GACETA OFICIAL Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). 11/01/2006 32.48 otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, ya citado). También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Al respecto el Tribunal dice: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”.

(Proceso 165-IP-2005, aprobada el 19 de octubre de 2005, marca:VIC MATIE). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.

GACETA OFICIAL Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión o de asociación es necesario considerar los siguientes tipos de similitud.

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario 11/01/2006 33.48 tomar en cuenta los criterios, elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. P. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo TERATON y la marca TERRALON e identificar la existencia de similitud, entre ambos. III. Marcas farmacéuticas y partículas de uso común Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare produc- GACETA OFICIAL 11/01/2006 34.48 tos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578 de 27 de junio de 2000, marca; AMOXIFARMA). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578 del 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Inicialmente, una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una En virtud de lo anteriormente expuesto, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone la perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran exis- GACETA OFICIAL 11/01/2006 35.48 tir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO: Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad. Los elementos de uso común son débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente, a menos que se trate de productos farmacéuticos donde la comparación entre un signo pendiente de registro de otro ya registrado, para los mismos o similares productos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00231 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatu- to, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 150-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión. Marca: PAPIN (mixta).

Actor: sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGROS S.A. Proceso interno Nº 2003-00444. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco. Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00444.

VISTOS: El auto de 30 de septiembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su GACETA OFICIAL Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1341 de 05 de agosto de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGROS S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado, según la demandante, es la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. 2. Hechos El 8 de enero de 2002, la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo PAPIN (mixto) para distinguir productos de la Clase 29.

(Clasificación Internacional de Niza, clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 518 de 30 de julio de 2002 al que no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Por Resolución Nº 37135 de 22 de noviembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio el registro como marca del signo PAPIN (mixto) por considerarlo confundible con la marca PEPIN (nominativa) ya registrada a favor de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. vigente hasta el 2 de septiembre de 2009.

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 10751 de 23 de abril de 2003 confirmó la Resolución impugnada y el segundo por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución Nº 15556 de 30 de mayo de 2003, también confirmó la Resolución Nº 37135, quedando así agotada la vía gubernativa.

Hace notar la actora, en su escrito de demanda que, como hechos que anteceden al presente 11/01/2006 36.48 proceso, se evidencia que: “El 14 de agosto de 1996, la sociedad CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. solicitó … el registro de la marca PAPIN (MIXTA) para identificar productos de la clase 30 … Dentro del término de publicación de la marca PAPIN (MIXTA) … la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. … presentó oposición (sic) a la misma con fundamento en el registro previo de la marca PEPIN también en clase 30 … Mediante Resolución Nº 5218 de 25 de marzo de 1998 la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió negar el registro de la marca PAPIN (MIXTA) ….

Mediante Resolución Nº 3081 de 25 de febrero de 1999, la Jefe de la División … resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A., confirmando en todas sus partes la Resolución Nº 5218 … Mediante Resolución Nº 36872 de 31 de octubre de 2001, el Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial resolvió favorablemente el recurso de apelación interpuesto por CONGELADOS AGRICOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. revocando en todas sus partes la Resolución Nº 5218 …”.

Se encuentra en el expediente original, el acuerdo de coexistencia marcaria de 13 de diciembre de 2001, suscrito entre CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. en el que esta última se compromete a “No interponer demanda de oposición en contra de la nueva solicitud de registro de la marca PAPIN (MIXTA) que dentro de la clase 29 internacional realizará CONGELAGRO, siempre y cuando ésta incluya siempre la limitación de productos mencionada en el numeral 1 de la cláusula anterior y no vulnere ningún otro derecho de propiedad intelectual de Noel … No formular demanda de oposición en contra de eventuales nuevas solicitudes que de la denominación PAPIN, sola o acompañada de otra serie de elementos figurativos o denominativos, realice nuevamente CONGELAGRO para identificar única y exclusivamente los productos de la clase 29 internacional, limitados a los relacionados en el numeral 1 de la cláusula anterior …”.

El documento también dice: “… que el presente acuerdo pone fin a los conflictos existentes, presentes y futuros, relacionados con las denominaciones PEPIN, registrada en clase 30 y PAPIN, de llegar a ser ésta solicitada por CONGELAGRO dentro de la clase 29 internacional …”. GACETA OFICIAL 3. Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que se violaron los artículo 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo al no motivar debidamente la Resolución, toda vez que con anterioridad “… había decidido, bajo la vigencia de la misma normatividad, declarar que entre los mencionados signos pertenecientes a las mismas sociedades, no existían suficientes semejanzas como para hacer temer por un eventual riesgo de confusión en el mercado …”.

Dice que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la Superintendencia consideró “…confundibles dos signos que no son susceptibles de generar confusión en el mercado”. Indica que: “… si bien las marcas PAPIN (MIXTA) y PEPIN comparten algunas letras, esa semejanza no es suficiente para generar riesgo de confusión, toda vez que, como lo ha demostrado el propio mercado, las letras A y E que diferencian a los signos, así como el componente gráfico de la marca PAPIN, consistente en la figura de una papa corriendo, son suficientes para enervar el mencionado riesgo … la existencia de la letra ‘A’ dentro de la marca PAPIN, acompañada del elemento gráfico, evoca en el consumidor una idea clara de una PAPA, muy diferente a la que transmite la expresión PEPIN.

De hecho, la letra en que difieren los signos, sumada al componente gráfico de la marca PAPIN, resulta fundamental para diferenciarlas entre sí, especialmente si como en este caso, implica un cambio en el contenido conceptual que cada una evoca”. La actora también indica que “… Las marcas PAPIN y PEPIN en clase 30 coexisten en el mercado en forma pacífica … Y no hace falta exponer un análisis muy cuidadoso para concluir que si las marcas PAPIN (mixta) y PEPIN no han confundido al público al identificar en el mercado los mismos productos (en clase 30), tampoco lo confundirán si identifican productos simplemente relacionados (en clases 29 y 30)”.

Argumenta, la demandante, que: “… INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. tercero interesado en las resultas de este proceso por ser titular de la marca PEPIN en la clase 30, ha reconocido implícita y explícitamente que entre las marcas PAPIN (MIXTA) en clase 29 y PEPIN en clase 30, no existe posibilidad de confusión 11/01/2006 37.48 … La aceptación implícita … con respecto a la posibilidad de coexistencia pacífica de los signos … se desprende de la actitud de la empresa … En efecto, … no presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca PAPIN (MIXTA) …”.

Sobre el mismo tema, continúa diciendo: “ … en documento que reposa en el expediente 02-930, consta un acuerdo expreso al que llegaron las sociedades CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A. e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. para permitir la coexistencia pacífica de sus signos … lo anterior corrobora aún mas (sic) la imposibilidad de confusión …”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta “que con la expedición de las Resoluciones Nº 37135 … 10751 y 15556 … expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “… legal y válidamente … negando el registro de la marca ‘PAPIN (mixta)’, clase 29, con fundamento en el registro anterior del registro de la marca ‘PEPIN’ clase 30 …”. La demandada, dice que: “… es evidente que ‘PAPIN’ (mixta), si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘PAPIN’ (solicitada) y ‘PEPIN’ registrada resulta indudable que presentan similitudes en los aspectos ortográfico y fonético capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado …”.

Además que: “ … la expresión ‘PAPIN’ está conformada por el mismo número de letras y las mismas consonantes, limitándose a (sic) simplemente a cambiar la letra E por A y que aún teniendo en cuenta la parte gráfica, ésta no le otorga suficiente distintividad, más aún si tenemos en cuenta que identifican productos de clases relacionadas y que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor …”.

GACETA OFICIAL 11/01/2006 38.48 Finalmente sobre la coexistencia alegada por la actora, dice que: “… ello no impide el pleno ejercicio de la facultad discrecional de la oficina nacional competente … es (sic) determinar la registrabilidad o irregistrabilidad en cada caso particular, del signo solicitado, con el fin de proceder a su negación o concesión como se decidió acertadamente en los actos administrativos acusados los que no vulneran las normas supranacionales contenidas en la Decisión 486 …”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina El tercero interesado no contesta la demanda. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo PAPIN mixto, se presentó el 8 de enero de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, GACETA OFICIAL se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colo- 11/01/2006 39.48 res, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que ten- GACETA OFICIAL ga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica, en lo que es pertinente a la Decisión 486, el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación …”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo PAPIN 11/01/2006 40.48 (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. Marcas denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

Con relación a la prevalencia de estos elementos, la doctrina también dice que se debe determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto GACETA OFICIAL 11/01/2006 41.48 alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. La jurisprudencia del Tribunal, al respecto, dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Sin embargo para el cotejo de estas marcas, el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Igualmente, el Tribunal dice: “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica …” en principio “…será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS).

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o III.

De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre el signo PAPIN (mixto) y la marca PEPIN.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona. Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Es de hacer notar que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344, toda vez que incluye el riesgo de asociación como una causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de clari- GACETA OFICIAL dad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, 11/01/2006 42.48 sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Al respecto el Tribunal dice: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BER- GACETA OFICIAL COVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”.

(Proceso 165-IP-2005, aprobada el 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión o de asociación es necesario considerar los siguientes tipos de similitud.

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de 11/01/2006 43.48 determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios, elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

GACETA OFICIAL Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo PAPIN (mixto) y la marca PEPIN e identificar la existencia de similitud, entre ambos. IV. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que 11/01/2006 44.48 ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

GACETA OFICIAL 11/01/2006 45.48 En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.

V. Acuerdos de coexistencia marcaria La otra clase de coexistencia es la de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho, que se da cuando existen dos registros marcarios, prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. El Tribunal ha señalado al respecto que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente inter- GACETA OFICIAL pretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de aquel, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 11/01/2006 46.48 tinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. La coexistencia de hecho no genera derechos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00444 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a dis-

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/01/2006 47.48 GACETA OFICIAL 11/01/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú