Año XXIII - Número 1284 Lima, 13 de enero de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 153-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: HALITOS. Actor: PARKE, DAVIS & CO. LIMITED. Proceso interno Nº 1998-05215 Proceso 163-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 82 literal d) y 83 literal a) de la misma Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: EN VÍA MENSAJERÍA (mixta). Actor: COLVANES LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-00188 Proceso 151-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 4 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en los artículos 45 y 48 y en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Caso: “ÁCIDO CRISTALINO [R-(R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-â, ä-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL4[(FENILAMINO)CARBONIL]-1H-PIRROL-1- HEPTANOICO. SAL DE CALCIO (2:1)”. Expediente: N° 2003-00255 Pág. 1 11 22 PROCESO 153-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: HALITOS. Actor: PARKE, DAVIS & CO. LIMITED. Proceso interno Nº 1998-05215. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa a los artículos 81 y 83 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1998-05215.

El auto de 5 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1336 de 5 de agosto de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad PARKE, DAVIS & CO. LIMITED y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado es la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. 2. Hechos El 20 de noviembre de 1989 la sociedad ATILA DE COLOMBIA solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo HALITOS para distinguir productos de la Clase 30.

(Clasificación Internacional de Niza, clase 30: Café, te, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 367 de 6 de marzo de 1992 al que presentó observaciones la sociedad PARKE, DAVIS & CO.

LIMITED con base en el registro de la marca HALLS para distinguir productos también de la Clase 30. Por Resolución Nº 10092 de 18 de abril de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca HALITOS a favor de ATILA COLOMBIA S.A., “… sin tener en cuenta que la sociedad PARKE, DAVIS & CO.

LIMITED es titular de varias marcas registradas en diversa clases y en la Clase 30 Internacional que contienen la palabra HALLS” como refiere la consultante. 13/01/2006 2.40 La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando “ …a) La igualdad gráfica, fonética y conceptual entre la marca HALITOS de ATILA y la marca HALLS de mi mandante; b) La marca solicitada reproduce cuatro (4) de las cinco (5) letras que componen la marca de mi mandante, ya que el solicitante simplemente convirtió la marca de mi mandante en un diminutivo, lo cual no le otorga suficiente distintividad y novedad frente a la marca registrada; c) La marca HALITOS fue solicitada en Clase 30, que es la misma Clase 30 en la que está registrada la marca de mi mandante; d) De permitirse la coexistencia de las marcas, se le causaría confusión al consumidor quien sería inducido a error, y se le causarían graves perjuicios por ser productos alimenticios …”.

El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 30519 de 28 de noviembre de 1997, confirmó la Resolución impugnada y el segundo por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución 1126 de 15 de mayo de 1998, también confirmó la Resolución Nº 10092, quedando así agotada la vía gubernativa. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La actora después de realizar una exposición sobre los argumentos emitidos por las diferentes instancias de la Superintendencia de Industria y Comercio en las Resoluciones objeto de nulidad, indica que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, toda vez que “… la marca solicitada HALITOS al ser fonética y gramaticalmente similar a HALLS y al ser un diminutivo de ella, presenta semejanzas que la hacen imposible de cumplir con su función de distinguir los productos que ampara con los productos HALLS, y al no cumplir con éste requisito, el signo HALITOS se convierte en irregistrable … “.

Dice que también se violó el artículo 83 literal a) de dicha Decisión ya que “… la raíz de la marca solicitada es idéntica a la de la marca registrada, y el sufijo constituye el diminutivo de HAL … Esta comparación nos demuestra que las marcas si son similarmente confundibles entre sí desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual y por lo tanto le crearán al público consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá a error al momento de adquirir el producto …”.

Sostiene que “… al ser los productos amparados por ambas marcas de la Clase 30, al público consumidor … se le creará confusión GACETA OFICIAL directa e indirecta, tanto de los productos en sí mismo, como de su origen, ya que pensara que aquellos que distinguen con la marca HALITOS, forman parte de una nueva línea de productos de mi Representada, y los adquirirá confiado en que éstos son fabricados por ella ….” Sostiene también que se violó el literal d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 debido a que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, no se tomó en cuenta “… el carácter de notoriedad de la marca de mi representada HALLS en el mercado colombiano para distinguir productos alimenticios, especialmente DULCES …” y que la Decisión 313 vigente en el momento de presentarse las observaciones “… no reglamentaba los criterios que deberían ser tenidos en cuenta para demostrar el carácter de notoriedad de una marca, queriendo decir esto que se debía aplicar la legislación interna sobre derecho probatorio … HALLS, aplicó la legislación interna sobre medios probatorios … mi representada sí trató de probar la notoriedad de la marca HALLS.

Pero tanto la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado no lo tuvieron en cuenta … “. Concluye diciendo que “… la marca HALLS es NOTORIAMENTE CONOCIDA en el mercado de productos alimenticios a nivel nacional, por cuanto han sido ampliamente difundidas dentro del consumidor, goza de protección especial por parte de la ley … siendo la marca HALITOS una reproducción de la marca notoria HALLS … incurre en las causales de irregistrabilidad consagradas en el literal d) del art. 83 de la Decisión 344 …”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “… legal y válidamente … declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Parke Davis & Co Limited y en su lugar, concediendo el registro de la marca ‘HALITOS’ para … la clase 30”.

Después de citar jurisprudencia del Tribunal Andino, la demandada, dice que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evi- 13/01/2006 3.40 dente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio … En consecuencia, la marca ‘HALITOS’ para la clase 30 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria …”.

Sobre la supuesta violación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 dice que: “ … no tiene la vocación de prosperar habida cuenta que la marca ‘HALITOS’ es novedosa (sic), suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica como lo prevé el artículo 81 de la misma Decisión”. Finalmente sobre la supuesta notoriedad de la marca HALLS dice que: “ … no existe confundibilidad entre las marcas comparadas, no es dable su análisis.

Adicionalmente, es claro e inequívoco que a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 deben cumplirse una serie de criterios para determinar que una marca es notoriamente conocida, la que no fue probada por la parte demandante dentro de la vía gubernativa”. Por todo lo expuesto, la Superintendencia dice que las Resoluciones impugnadas “… no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante …”.

La sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., como tercero interesado, contesta la demanda diciendo que no se violó el artículo 81 de la Decisión 344, toda vez que: “La Superintendencia efectuó un estudio de las dos marcas EN SU CONJUNTO, y concluyó, que la marca de mi representada es perfectamente distintiva … La comparación sucesiva de las dos marcas hace evidente la distintividad de los signos …”.

Indica que tampoco se violó el artículo 83 literal a) de la misma Decisión y nuevamente hace referencia al estudio en conjunto de las marcas. Dice que si bien la palabra HALITOS comparte las tres primeras letras de la palabra HALLS “… las tres letras que comparten conforman la sílaba HAL, que no es de propiedad exclusiva de la sociedad actora, por cuanto existen múltiples GACETA OFICIAL marcas registradas que incluyen esta sílaba …”.

Desde el punto de vista ortográfico dice que: “La pronunciación de la marca HALLS se hace en un solo golpe de voz, mientras que la marca HALITOS requiere de tres golpes de voz …”. En cuanto a la similitud fonética dice que: “… a la marca HALITOS sólo se le puede dar una pronunciación: ALITOS … a la palabra HALLS sólo le cabe una pronunciación: JOLS”, por lo tanto son diferentes.

Y desde el punto de vista conceptual, después de explicar el significado de la palabra HALLS dice que” … al no tener un concepto la marca HALLS, no puede de ninguna manera confundirse conceptualmente con la palabra de fantasía HALITOS …”. Sostiene que la palabra HALITOS no es el diminutivo de la palabra HALLS. Finalmente, argumenta que tampoco se violó el artículo 83 literal d) de la indicada Decisión 344 y al referirse a la notoriedad de la marca HALLS dice que: “… la misma no fue acreditada dentro del expediente en la Superintendencia por ningún medio, y mal podría esta aceptar una manifestación como verdad sin pruebas …”.

Dice que: “Si se estudia rigurosamente la confundibilidad gráfica, ortográfica, fonética y semánticamente los signos HALLS y HALITOS debemos necesariamente llegar a la misma conclusión: LAS MARCAS NO SON SIMILARMENTE CONFUNDIBLES”. 13/01/2006 4.40 Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo HALITOS, se presentó el 20 de noviembre de 1989, es decir en vigencia de la Decisión 85, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país GACETA OFICIAL o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

( )”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 por haberse determinado que la solicitud de registro del signo HALITOS ha sido presentada en vigencia de la Decisión 85, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendien- 13/01/2006 5.40 te y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

El Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo HALITOS se presentó durante la vigencia de la Decisión 85, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma. II. La marca y los requisitos para su registro Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan GACETA OFICIAL al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y en su caso los adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, conllevan las siguientes características: La novedad, o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que no haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios.

Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 13/01/2006 6.40 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una palabra, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de cada uno de ellos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los adquiera. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos produc- GACETA OFICIAL tos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo HALITOS reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. Al respecto, la prohibición contenida en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registre como marca todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclator.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido de que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los ser- 13/01/2006 7.40 vicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, podría darse el riesgo de confusión y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes.

Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones. Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “ la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994). Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso de confusión, ésta se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro”.

(Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes crite- GACETA OFICIAL rios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Finalmente, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 13/01/2006 8.40 La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa, que en el caso de las disposiciones referidas a la Decisión 85, aluden a la misma clase del nomenclator. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de GACETA OFICIAL 13/01/2006 9.40 Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). cho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre HALITOS y HALLS Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

IV. Marca notoriamente conocida La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Dere- Con referencia a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 se otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

Como se ve, no hace distingo sobre la clase de producto o de servicio a la que pertenece la marca. En este caso el Tribunal ha sostenido “… a tenor de la disposición prevista … el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional … por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Si bien en la Decisión 85, no hay disposición alguna sobre la prueba de la marca notoria, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, considera que la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus y al respecto ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de produc- GACETA OFICIAL tos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O. A.C. Nº 961 del 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad 13/01/2006 10.40 de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: Conforme a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 que otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1998-05215, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 13/01/2006 11.40 Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Mónica Rosell SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 163-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 82 literal d) y 83 literal a) de la misma Decisión y la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: EN VÍA MENSAJERÍA (mixta). Actor: COLVANES LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-00188. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco. 1385 de 19 de agosto de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos. VISTOS: Demandante: sociedad COLVANES LIMITADA y demandada: Superintendencia de Industria y Comercio.

Terceros interesados: sociedad ENVÍA TRANSPORTADORA LA PATRIA S.A. y LUZ MARY GUERRERO. La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los “Artículos 81 literal a) (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los literales (sic) e) y el inciso final del artículo 135, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, dentro del proceso interno Nº 2002-00188.

El auto de 05 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº a) Partes en el proceso interno b) Hechos El 18 de diciembre de 1998 la sociedad COLVANES LIMITADA solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo EN VÍA MENSAJERÍA mixto para distinguir servicios de la Clase 38.

(Clasificación Internacional de Niza, clase 38: Telecomunicaciones). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 473 de 10 de marzo de 1999 al que presentaron observaciones la sociedad ENVÍA TRANSPORTADORA LA PATRIA S.A. por ser solicitante anterior de la marca ENVÍA para las clases 38 y 39 y LUZ MARY GUERRERO argumentando que la expresión ENVÍA es descriptiva y “… por lo tanto no GACETA OFICIAL es susceptible de ser utilizada en forma exclusiva por un tercero como marca …”.

Por Resolución Nº 6846 de 28 de febrero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las observaciones y negó el registro del signo EN VÍA MENSAJERÍA solicitado por COLVANES LIMITADA. Sin embargo en la parte considerativa realiza la siguiente aclaración: “ Consta en los registros de la Propiedad Industrial que la marca opositora ENVIA para la clase 39 fue negada en última instancia, estando en firme la actuación … Consta en los archivos de la Propiedad Industrial que la sociedad opositora Envía Transportadora la Patria S.A. es solicitante anterior de la ….

Marca ENVIA clase 38”. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 20186 de 20 de junio de 2001, confirmó la Resolución impugnada y el segundo por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 40856 de 30 de noviembre de 2001, confirmó en parte la Resolución Nº 6846, toda vez que declaró fundada la observación interpuesta por la Señora Luz Mary Guerrero Hernández, negó el registro solicitado y revocó la Resolución impugnada declarando infundada la observación interpuesta por la sociedad ENVÍA TRASNPORTADORA LA PATRIA S.A. quedando así agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda Sobre el artículo 81 de la Decisión 344, la actora dice: “La marca (sic) EN VIA MENSAJERIA (sic), está conformada por elementos nominativos y gráficos que la hacen suficiente distintiva y por lo tanto registrable para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional …”.

Respecto a la supuesta violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486, dice que: “La Superintendencia de industria (sic) y Comercio violó la norma …, por cuanto al resolver el conflicto planteado, lo interpretó erróneamente y consideró que la marca (sic) EN VIA MENSAJERIA (sic) es un signo descriptivo de los servicios que pretende distinguir …”.

Después de citar la interpretación prejudicial 17-IP98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dice que: “… la marca solicitada para 13/01/2006 12.40 registro no consiste exclusivamente en una característica propia de los servicios de la clase 38 de la clasificación internacional … es pertinente precisar de acuerdo con la doctrina en la materia la causal de irregistrabilidad por genericidad o descriptividad, por cuanto esta causal no tiene carácter absoluto y siempre deben ser analizadas las circunstancias de cada caso concreto …”, para lo cual la actora realiza algunas citas doctrinarias.

Sobre el párrafo final del artículo 135 dice que: “Con la presente demanda se aportarán pruebas de la idoneidad del signo EN VIA (sic) para ser registrado como marca, debido a su intenso uso y reconocimiento en el territorio nacional … La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina introdujo, por primera vez, en la legislación Comunitaria Andina, la posibilidad para un signo considerado genérico o descriptivo, de acceder al registro en aquellos casos en los cuales dicho signo, en virtud de su uso constante, hubiere adquirido fuerza distintiva … Debido a que esta figura, no tiene antecedentes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es preciso remitirse a la jurisprudencia y doctrina europeas, en donde esta figura opera desde hace varios años …”.

Cita al tratadista Calos Fernández-Novoa. Finalmente dice que: “A pesar de que el signo EN VIA MENSAJERIA (sic) ha adquirido distintividad en virtud de su uso intenso, es pertinente subrayar que la marca solicitada para registro, en este expediente, no consiste única y exclusivamente en una expresión genérica o descriptiva, sino en un signo compuesto con una disposición especial de elementos adicionales gráfico (sic), que lo hacen susceptible de ser registrado (sic) distinguir servicios de la clase 38 de la clasificación internacional”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “… legal y válidamente … negando el registro de la marca EN VIA MENSAJERÍA (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 38 de la clasificación de Niza, solicitada por la sociedad actora ”. GACETA OFICIAL Dice que: “La marca ‘EN VÍA MENSAJERÍA’ (MIXTA) cumple con todos y cada uno de los requisitos … para la irregistrabilidad de las marcas descriptivas …”.

También dice que la marca en conflicto “… se refiere a una cualidad que, necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del servicio del cual se trata. En efecto, los servicios de mensajería, usualmente son utilizados para enviar algún objeto o bien a través de la persona que presta el servicio y a un destinatario específico. Es así como la marca cuya solicitud se negó, contiene un elemento nominativo que describe una cualidad o modo de ser de todos los servicios de telecomunicaciones cual es la de enviar y naturalmente recibir mensajes …”.

Sostiene que el signo objeto de la controversia “… puede servir para designar una característica o (sic) inherente a los servicios que protege. La marca ‘EN VÍA MENSAJERÍA’ (MIXTA) se limita a referir una expresión descriptiva del modo en que opera el servicio prestado o simplemente señala una de sus características …”. Sobre el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 dice que esta disposición establece tres requisitos para que proceda el registro de marcas descriptivas, “… (i) uso constante del signo distintivo;

(2) (sic) adquisición de capacidad distintiva del sino distintivo y (iii) relación de causalidad entre el uso y la adquisición de distintividad del signo …”. Por lo tanto, sobre el caso concreto dice que “La parte actora a quien correspondía la carga de la prueba, no acreditó dentro de la actuación administrativa correspondiente, el cumplimiento de estos tres (3) requisitos supra señalados, de tal manera que la Superintendencia … actuó lícitamente, y dentro de las posibilidades que el expediente … le otorgaba “.

No consta en el expediente la contestación a la demanda por parte de los terceros interesados.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los “Artículos 81 literal a) (sic), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los literales (sic) e) y el inciso final del artículo 135, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 13/01/2006 13.40 Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo EN VÍA MENSAJERÍA (mixto), se presentó el 18 de diciembre de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, corresponde interpretar el artículo 81 de la mencionada Decisión y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 82 literal d) y 83 literal a) de la misma Decisión y no se interpretará el artículo 135 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. GACETA OFICIAL Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…)”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las nor- 13/01/2006 14.40 mas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los “… literales (sic) e) y el inciso final del artículo 135, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, por haberse determinado que la solicitud de registro del signo ENVÍA MENSAJERÍA (mixto) ha sido presentada en vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria, debiendo la autoridad nacional competente aplicar dicha norma.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. El Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido dero- GACETA OFICIAL gada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. 13/01/2006 15.40 La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo GACETA OFICIAL que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo EN VÍA MENSAJERÍA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. Signos denominativos y mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto. 13/01/2006 16.40 Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo compuesto y no de esta marca. En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

GACETA OFICIAL Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

Con relación a la prevalencia de estos elementos, la doctrina también dice que se debe determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). La jurisprudencia del Tribunal dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). Sin embargo para el cotejo de estas marcas, el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El ele- 13/01/2006 17.40 mento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Igualmente, el Tribunal dice: “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica …” en principio “…será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS).

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. IV.

Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, antes citados, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el GACETA OFICIAL destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). V. Signos evocativos Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

VI. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para re- 13/01/2006 18.40 gistro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). GACETA OFICIAL El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de 13/01/2006 19.40 confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracte- GACETA OFICIAL rística o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre ENVÍA MENSAJERÍA (mixto) y EN- 13/01/2006 20.40 VÍA es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: En el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con GACETA OFICIAL una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

QUINTO: Los signos descriptivos tampoco son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 13/01/2006 21.40 OCTAVO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

SÉPTIMO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 13/01/2006 22.40 PROCESO Nº 151-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 4 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en los artículos 45 y 48 y en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Caso: “ÁCIDO CRISTALINO [R-(R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-â, äDIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4[(FENILAMI-NO)CARBONIL]-1H-PIRROL-1HEPTANOICO. SAL DE CALCIO (2:1)”. Expediente: N° 2003-00255. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 14, 15, 18, 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 25 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “Mediante memorial de 17 de julio de 1996 se presentó, ante al (sic) División de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y comercio, SIC, solicitud de patente de invención para ‘Ácido Cristalino [R-(R*,R*)]-2-(4-Fluorofenil) -â ä- Dihidroxi-5-(1-metiletil)-3-Fenil-4[(FenilamiNo)Carbonil]-1H-Pirrol-1- Heptanoico.

Sal de calcio (2:1),’ a nombre de Warner-Lambert Company, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América …”; que “A esa solicitud se anexaron los recibos correspondientes al pago de los derechos de tramitación de la patente y de publicación del extracto en la gaceta de propiedad Industrial, el texto de la descrip- ción, figuras y reivindicaciones respectivas, así como las tarjetas de archivo, los extractos para publicación en la mencionada gaceta y el arte final”; que “El día 22 de octubre de 1996 se notificó el auto No.2094 mediante la (sic) cual la división de nuevas Creaciones concedía un plazo de treinta días para que el solicitante adjuntara copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente respecto de la cual se reclamaba prioridad, junto con su traducción oficial e indicara la fuente normativa de reciprocidad”; que “El solicitante mediante memorial de 18 de noviembre de 1996, estando dentro del término acompañó copia auténtica de la primera solicitud de patente estadinense (sic) número 60 de 2001, 452 de fecha de 17 de julio de 1995, respecto de la cual se reivindicaba prioridad, debidamente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, junto con su traducción oficial correspondiente e indicó la fuente normatividad (sic) de reciprocidad de la cual se deriva el derecho del solicitante para reivindicar prioridad”; que “Mediante memorial de 6 de febrero de 1998, el solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio, mediante el cual se reemplazó el originalmente presentado y nuevo extracto de la misma solicitud, en sus dos formas, que incluía las nuevas reivindicación (sic) 1 a 7, para publicación en la gaceta de la propiedad industrial”; que “El día 31 de julio de 1998, se notifico (sic) un segundo auto mediante el cual la división de Nuevas Creaciones aceptaba el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial de 6 de febrero de 1998 y señalaba que la fuente normativa de reciprocidad indicada no se encontraba vigente en Colombia en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad reivindica y establecía que era procedente la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial”; que “El GACETA OFICIAL extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la propiedad industrial No. 470 de 29 de diciembre de 1998 y el término de treinta (30) días dentro del cual cualquier persona podía presentar observaciones fundamentales que desvirtuaran la patentabilidad de la invención venció el 11 de febrero de 1999, sin que contra la solicitud se hubiera presentado observación alguna”; que “El día 8 de marzo de 2001, se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante, para que el término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de al (sic) notificación, diera respuesta al Concepto Técnico No. 0151, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes respecto a dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud correspondiente al expediente No. 96-037-514”; que “El solicitante, mediante memorial de 4 de junio de 2001, estando dentro del término anterior, solicitó un plazo de 30 días para dar respuesta al auto antes mencionado y acompañó recibo que acreditaba el pago de los derechos que dicho plazo causaba y mediante memorial de 19 de julio de 2001, estando dentro del término anterior, presentó los argumentos y aclaraciones pertinentes en relación con el Concepto Técnico de Fondo No. 0151 anteriormente citado”; que “El 30 de noviembre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución No. 40899 mediante la cual se negó la patente de invención la cual fue notificada mediante edicto fijado el 4 de enero de 2002 y desfijado el 18 de enero del mismo año”; que “El 24 de enero de 2002 se interpuso recurso de reposición contra la anterior resolución”; que “El 14 de enero de 2002 (rectius 2003), la Superintendencia de Industria y Comercio dictó Resolución No. 060, mediante la cual confirmó la resolución inicial No. 40899 de 30 de noviembre de 2001 y declaró agotada la vía gubernativa”.

Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda, “Mediante memorial de 25 de Septiembre de 1998, el solicitante indicó a la Superintendencia de Industria y Comercio que la fuente normativa de la reciprocidad que la facultaba para reivindicar prioridad en dicho caso se encuentra en (i) en el Artículo 2 del Anexo 1, del Tratado sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio … (ii) en el Artículo 4 del mencionado Anexo 1C … y (iii) en el Artículo 4 del Convenio 13/01/2006 23.40 de París … con lo cual la reciprocidad exigida en el Artículo 12 de la Decisión 344, se cumple plenamente”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante informa que la actora denuncia la violación de los artículos 14, 15, 18 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1) La solicitud contenida en el expediente arriba mencionada se encontraba fuera de las excepciones de los artículos 15 y 20, es decir, debía ser considerada como una invención y debía ser considerada patentable. 2) La Superintendencia de Industria y Comercio mal interpretó el objeto de la presente invención y no consideró de ninguna manera las ventajas sustanciales obtenidas mediante la invención denegada y el aporte la (sic) misma que proporcionara al estado de la técnica. 3) El análisis del nivel inventivo de la solicitud denegada fue realizado bajo criterios sui generis y sin seguir los parámetros establecidos por el artículo 18 de la Decisión 486 para demostrar con argumentos contundentes él (sic) por qué habría sido obvio o evidente para una persona versada en la materia llegar al objeto de la invención denegada a partir de las enseñanzas de las (sic) referencia citada. 4) Al violar la Superintendencia de Industria y Comercio los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, violó por consiguiente al artículo 27 de ADPIC, por cuanto negó el privilegio de patente para el objeto del expediente No. 96-037.514, aún cuando este objeto cumplía con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial citados en los artículos referidos.

Igualmente violo (sic) el artículo 61 de la Constitución política al no darle protección de patente a la invención denegada. 5) La Superintendencia violó los artículos 15 y 20 de la decisión 486 y por consiguiente el artículo 27 de ADPIC al pretender incluir dentro de lo que no se considera patentable, las formas cristalinas de compuestos, cuando dicho artículo en ninguna parte prohíbe que las mismas puedan ser patentables y cuando se demostró que ellas constituían un producto perfectamente patentable”.

El Tribunal observa además que, según la demanda, “… para comprender la noción de nivel inventivo se debe hacer primero un análisis del GACETA OFICIAL concepto de lo que significa invención”; que “Dentro de los elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento de juzgar si una invención conlleva o no una actividad inventiva, se deben tener en cuenta los siguientes: a. Que el invento no se derive de manera evidente (…) b. Del Estado de la Técnica (…) c. Para una persona del oficio normalmente versada en la materia”; que “… el nivel inventivo de una invención debe apreciarse luego de haberse reconocido la novedad de la misma.

En otras palabras, sólo se puede entrar a estudiar el nivel inventivo respecto de invenciones que han sido reconocidas como novedosas, como es el caso de la invención denegada en el presente caso”; que “… para lograr la realización de un verdadero juicio sobre el nivel inventivo de una invención, es absolutamente necesario ubicarse en el momento en que se realiza la invención, es decir que el examinador se debe retrotraer al estado de la técnica existente en dicho momento y analizar desde esa óptica si verdaderamente para ese instante hubiera sido realmente posible llegar de manera obvia o evidente al objeto que se reivindica en una invención, y no caer en el error de comprender una invención después de que ésta ha sido realizada”; y que como “ciertos índices exteriores que resultan convenientes para confirmar la existencia de este concepto (…) se puede señalar el caso en que el inventor realiza esfuerzos meritorios para superar fallas técnicas presentes en los productos convencionales”.

Señala la parte actora que realizará “una breve descripción acerca de lo que son las formas cristalinas y … explicar en que consiste la invención denegada y las ventajas que ésta proporciona sobre lo existente en el estado de la técnica … En cristalografía, un cristal es un sólido homogéneo que tiene ordenación atómica regular, puede ser un elemento químico, un compuesto o una mezcla isomorfa.

Algunos de ellos son duros, como los diamantes, y otros son suaves como el sodio. Algunos tienen puntos de fusión altos, como el hierro, y otros se pueden fundir con el calor de la mano, como el hielo”; que “… un compuesto cristalino es un sólido homogéneo que posee una ordenación atómica regular, en donde dicha ordenación proporciona una forma característica al cristal, lo que posee una fuerte influencia en las propiedades del compuesto.

En efecto, si bien las formas cristalinas de una misma sustancia están constituidas por los mismos componentes, las diferencias en 13/01/2006 24.40 sus propiedades físicas debidas a su forma de cristalizar (sistema cristalino) pueden llegar a ser tan grandes, que cada forma cristalina puede encontrar una aplicación o utilidad diferente”; que “… encontrar las formas cristalinas que ayudan a solucionar o disminuir estos efectos adversos se convierte en un objetivo altamente deseable en el campo farmacéutico, ya que las ventajas que proporcionan este tipo de productos se reflejan en producciones más limpias y eficaces, menos pérdidas económicas y un mayor aseguramiento sobre la estabilidad de un medicamento para los usuarios”.

En el escrito de demanda se precisa que “El objeto de la solicitud de patente denegada”, que es “proporcionar nuevas formas cristalinas de atorvastatina … que se constituyen como novedosas estructuras tridimensionales estables, logradas mediante un proceso químico sintético -no natural-, con propiedades diferentes a la atorvastatina amorfa conocida en el estado de la técnica.

Estas formas cristalinas son de gran interés ya que son útiles como inhibidores de una enzima en particular, la enzima HMG-CoA reductasa, que es la encargada de regular la síntesis de colesterol en el organismo. Por lo tanto, dichas formas cristalinas al ser agentes hipolipidémicos e hipocolesterolémicos, son capaces de reducir la producción y el nivel de lípidos y colesterol en la sangre, lo que resulta muy importante para el tratamiento de personas que sufren de condiciones asociadas con acumulaciones patológicas de colesterol en los vasos sanguíneos, como por ejemplo, obstrucción de los vasos sanguíneos o ateroesclerosis”; que “En muchos documentos del estado de la técnica, e.g., patente US 4,681,893, US 5,273,995, se revela la atorvastatina amorfa.

Otros documentos de patente, e.g., US 5,003,080, US 5,097,045, describen diversos procesos y compuestos intermedios claves para elaborar este mismo compuesto. Sin embargo, dichos documentos revelaron atorvastatina amorfa que posee características inadecuadas de filtración y secado para la producción en gran escala y que debe ser protegida del calor, la luz, el oxígeno y la humedad”; que “… el objeto de la presente invención surge como una necesidad latente en la industria farmacéutica de producir atorvastatina en forma cristalina que permitiera a las formulaciones que la contienen satisfacer requisitos farmacéuticos y especificaciones exactos”; que “… es pertinente tener en cuenta que la atorvastatina disponible hasta antes de la fecha de presenta- GACETA OFICIAL ción de la primera solicitud de patente de la cual reivindica prioridad la invención denegada, consistía en un compuesto presente en un estado amorfo.

Este estado amorfo de la atorvastatina no la hace adecuada para ciertas aplicaciones prácticas en las que se requieren características y propiedades deseables, tales como una alta estabilidad, para su formulación en diferentes formas de presentación, particularmente aquellas para administración oral”; que “El solicitante de la invención denegada suple todos estos requerimientos al lograr obtener la ATORVASTATINA EN FORMAS CRISTALINAS NOVEDOSAS, DENOMINADAS COMO FORMAS I, II Y IV, las cuales no había sido posible obtener hasta el momento en el estado de la técnica, hecho del cual es plenamente consciente la Superintendencia, toda vez que en su Resolución No. 060 admite que la invención denegada es NOVEDOSA.

En efecto, el solicitante a través de una labor de investigación y trabajo de laboratorio logra obtener la atorvastatina en las diferentes formas cristalinas descritas, que poseen sobresalientes ventajas técnicas frente a la atorvastatina amorfa conocida, dado que se pueden obtener composiciones mejoradas que contienen esta sustancia con características mucho más favorables de filtración y secado al igual que una superior estabilidad al almacenamiento, lo cual evidentemente se traduce en un gran potencial de aplicación industrial en la elaboración de formulaciones más estables que contengan atorvastatina”; que “… es claro que el objeto de la invención denegada sí cumple con los requisitos de patentabilidad expuestos en la Decisión 486, toda vez que las formas cristalinas I, II y IV de atorvastatina son absolutamente novedosas, poseen nivel inventivo y tienen aplicación industrial, ya que ni estos productos ni su forma de preparación habían sido descritos anteriormente en el estado de la técnica, puesto que se trata de condiciones únicas y específicas que producen como resultado un compuesto también único, y por lo tanto no existe ningún documento o referencia que pudiera permitir a una persona versada en la materia llegar de manera obvia a o evidente a tales formas cristalinas”.

La parte actora agrega que, en el caso de la invención solicitada, “se trata de una nueva composición porque las formas cristalinas I, II y IV no existían, y por lo tanto corresponden a una nueva configuración estructural en el espacio, independientemente de que se trate de la mis- 13/01/2006 25.40 ma sustancia”; que “… las formas cristalinas I, II y IV de atorvastatina corresponden a nuevas composiciones de materia, en las cuales una multiplicidad de moléculas de atorvastatina y opcionalmente moléculas de agua están arregladas de tal forma que generan estructuras tridimensionales estables novedosas e inventivas.

Por consiguiente, la existencia de la molécula de atorvastatina per se, no puede ni debe afectar la novedad ni el nivel inventivo de las formas cristalinas que emplean dicha molécula”; que “No es claro entonces para el solicitante de la invención denegada por qué si se reconoce la novedad de las formas cristalinas, la Superintendencia insiste en su postura frente al término ‘nueva composición de materia’, dado que es claro que efectivamente se trata de una composición estructural, que no existía en la naturaleza ni se encontraba definida en el estado de la técnica, por lo cual es novedosa”; que “… si se tiene en cuenta que simplemente las formas cristalina (sic) I, II y IV de atorvastatina no existían antes del desarrollo realizado por el solicitante, entonces es claro que el objeto de la invención denegada sí puede ser calificado correctamente como una nueva composición de materia, ya que adicionalmente, presenta propiedades únicas y características especiales debido a su configuración estructural, que la diferencian a un (sic) más de lo existente en el estado de la técnica”; que “… es completamente claro que es el trabajo desarrollado por el solicitante, en su deseo por encontrar alguna solución al problema de estabilidad de la atorvastatina amorfa, el que permite llegar a una solución sorprendente e inesperada, como lo es la obtención de unas formas cristalinas totalmente desconocidas por el estado de la técnica las cuales, gracias a la estabilidad que dichas nuevas configuraciones imparten a la sustancia activa, permiten la aplicación de este compuesto en procesos industriales”; que “de ninguna manera las formas cristalinas reveladas en la solicitud denegada podrían obtenerse como resultado de un proceso natural espontáneo, más aún si tomamos en consideración que esta sustancia, tanto en su forma amorfa como en sus diferentes formas cristalinas, corresponde a una molécula sintética que es producto de la investigación humana”; que “… si bien es cierto que las condiciones específicas determinadas por la creatividad del hombre no le restan el carácter natural de la sustancia, la Superintendencia no le puede restar méritos al trabajo desarrollado por el hombre para llegar a una estructura total- GACETA OFICIAL mente desconocida y la cual no había sido posible obtener con anterioridad”; que “Si se aplicara la lógica empleada por la SIC en el presente caso a otros campos de la técnica, sería entonces posible pensar que todas las invenciones suceden porque simplemente su naturaleza es esa, y únicamente aguardan a que se den las condiciones para ello, lo cual a todas luces sería incorrecto y dejaría por fuera de la patentabilidad a múltiples invenciones ya patentadas”; que “Ahora bien, después de determinar que la atorvastatina si podía cristalizar, particularmente en las Formas I, II y IV protegidas en la invención denegada, el solicitante requirió de técnicas especiales de cristalografía para poder caracterizar dichas formas cristalinas por medio de valores de difracción de rayos X, y de esta manera, poder distinguirlas de otras posibles formas cristalinas”; que “… las moléculas de atorvastatina no se presentan de ninguna forma, bajo ninguna condición naturalmente posible, ni de forma espontánea en la naturaleza, y mucho menos las formas cristalinas obtenidas gracias al esfuerzo creador del inventor”; que “… es obvio que las distintas formas naturales de los fulerenos no serían patentables por el simple hecho de ser precisamente eso, naturales, esto es, por encontrarse en la naturaleza, a diferencia de una molécula como la atorvastatina, que ya sea en forma amorfa o en cualquiera de las novedosas formas cristalinas reveladas, no se encuentra de manera espontánea en la naturaleza, por la sencilla razón de que, como ya se señaló, no se trata de una sustancia de origen natural, sino de una sustancia de origen sintético.

En virtud de lo anterior, las moléculas naturales de fulerenos encontradas corresponderían entonces a un descubrimiento, contrario a lo que ocurre con las diferentes formas, amorfa o cristalinas, de atorvastatina, que corresponden a moléculas sintetizadas gracias a la capacidad inventiva del hombre”; que “… es claro que para la SIC el término natural tiene una connotación bastante ‘particular’ y extensa, ya que para ella es natural todo aquello que se obtiene mediante un procedimiento que puede o no suceder de manera espontánea, que puede o no ser de origen sintético”; que “… en el caso de la invención denegada, el inventor no podía predecir o modificar la estructura cristalina de la atorvastatina, por el simple hecho de que dicha estructura no era conocida en el estado de la técnica, y por lo tanto, no podía realizar un cambio como el del ejemplo presentado en las Resoluciones impugnadas”; que “En consecuen- 13/01/2006 26.40 cia resulta evidente que el análisis de patentabilidad realizado en relación con la invención denegada, es el resultado de un análisis subjetivo, contradictorio e incorrecto por parte de la Superintendencia …”; que “el solicitante no podía establecer de manera consciente un diseño racional del cristal a ser obtenido, sin siquiera saber a priori si la atorvastatina amorfa podía cristalizar.

Más aún, en el caso eventual de que el solicitante tuviera conocimiento de que la atorvastatina amorfa podía cristalizar, tampoco podía predecir a priori en que formas cristalinas podría cristalizar”. La actora argumenta que “En el caso de la invención denegada, el solicitante plantea una posible solución a un problema técnico existente en el estado de la técnica cual es superar los problemas de la atorvastatina amorfa que le permitiría mejorar sus propiedades y manipularla en gran escala a nivel industrial.

Sin embargo, el estado de la técnica disponible en ese momento lo limita porque no se tiene conocimiento de si la atorvastatina: a) puede cristalizar, y b) en caso de cristalizar, si lo hará en una o varias formas cristalinas”; que “es aquí donde se comienza a desarrollar la capacidad inventiva del solicitante tendiente a determinar si efectivamente la atorvastatina puede cristalizar en alguna forma cristalina, cuáles estructuras cristalinas se podrían formar a partir de la forma amorfa y finalmente proceder a su caracterización. Todas estas etapas de trabajo constituyen sin duda alguna todo un desarrollo de la capacidad inventiva del solicitante para llegar a obtener un producto nuevo que no había sido posible obtener en el estado de la técnica”; que “La posición de la Superintendencia refleja simplemente el desconocimiento que dicha entidad posee frente a lo que ocurre realmente en un laboratorio, y mucho más, sobre la naturaleza de las reacciones y modificaciones químicas”; que “la posición en la que se encuentra la SIC resulta completamente errada, ya que sus argumentaciones sobre la falta de altura inventiva por la ‘incapacidad’ de predecir el resultado final, no tienen ningún fundamento técnico que pueda ser considera (sic) válido, a la luz de lo que ocurre realmente tanto en los procesos de síntesis orgánica, como en los de obtención de formas cristalinas, tal como ha sido manifestado en este escrito”; que, sobre la base de los artículos 32, 39 y 45 de la Decisión 486, “es claro que la Superintendencia contaba con los mecanismos para notificarle al solicitante la fal- GACETA OFICIAL ta de ensayos experimentales que realzaran las ventajas de su invención. Sin embargo, solamente hasta la última Resolución mediante la cual confirma su negación, es que la Superintendencia se pronuncia con respecto a los datos experimentales … Sin perjuicio de lo anterior, me permito señalar a esa Honorable Corporación que mediante memorial de 22 de Agosto de 2002 el solicitante allegó a la SIC copia de la Declaración presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos dentro del tramite (sic) de la correspondiente solicitud estadinense (sic) …”; que “… es claro que, contrario a lo que afirma la SIC en su Resolución impugnada, el solicitante sí presentó en su debido momento pruebas experimentales que sustentan las ventajas de la Forma I de atorvastatina en comparación con la atorvastatina amorfa”; que “… al cuestionar la falta de datos experimentales para las formas cristalinas II y IV, la SIC evidencia una vez más la contradicción en la que se encuentra, ya que la comparación de dichas formas II y IV con la forma amorfa arrojaría las mismas conclusiones con respecto a la estabilidad, que las ya presentadas para la Forma Cristalina I, dado que tanto la forma II, como la forma IV, son obtenidas a partir de la forma cristalina I también preparada en la solicitud denegada”; que “Sin embargo, independientemente de la presentación de los datos de estabilidad, lo que realmente resulta importante … es que el nivel inventivo de la invención denegada radica en el hecho de que fue posible obtener una forma cristalina de la atorvastatina que no había sido posible de ninguna manera por el estado de la técnica.

En efecto, a pesar de que el estado de la técnica reconoce que es deseable la forma cristalina de un compuesto químico sobre el estado amorfo por sus ventajas de estabilidad, hasta el momento de la presentación de la solicitud de prioridad de la invención denegada no había sido posible la obtención de una forma cristalina deseable para la atorvastatina, lo cual constituye a todas luces un aporte para el estado de la técnica, un salto en la regla técnica, para utilizar las palabras del Tratadista Gómez Segade”; que “la SIC no está dejando ninguna opción a la invención denegada, ya que si resulta predecible obtener las formas cristalinas entonces la invención seria (sic) obvia y no poseería el nivel inventivo requerido, pero si no se predetermina la estructura final de cada una de las formas cristalinas obtenidas, esto es, si no es predecible dicha estructura, entonces el resultado final es independiente de la capacidad 13/01/2006 27.40 inventiva del hombre, porque obedece a la respuesta del compuesto ante unas condiciones específicas, y para llegar a ser inventiva requeriría de una total predicción de su conformación física … Adicionalmente, según la concepción errónea que tiene la SIC, los procesos inventivos son desarrollados siempre de tal manera que se sabe exactamente de dónde se parte y a qué se llega perfectamente, lo cual no es cierto, máxime cuando se trata de procedimientos químicos, en los cuales no es posible siempre llegar a un resultado definido a través de una serie de pasos predeterminados”; que “… la SIC a pesar de tener en sus manos el testimonio de un experto en cristalografía, que además estuvo en contacto directo con el objeto de la solicitud denegada, en el que asegura que las formas cristalinas reivindicadas son novedosas y que de ninguna manera hubieran podido ser predecibles o se hubiera podido llegar a ellas de forma evidente, insiste en su radical postura acerca de la falta de nivel inventivo, intentando desviar las afirmaciones hechas por el experto, especialmente aquellas relacionadas con el carácter impredecible de la obtención de formas cristalinas, sin considerar que es precisamente ese componente de incertidumbre lo que hace aún más complicado el trabajo de investigación en este campo”.

Se indica en la demanda como “HECHOS QUE CORROBORAN EL NIVEL INVENTIVO QUE REVISTE LA SOLICITUD DENEGADA”, los siguientes: “(a) Patentabilidad de las Formas Cristalinas de un compuesto a nivel mundial”, considerándose que “es una práctica a nivel mundial otorgar con bastante facilidad patentes para formas cristalinas de compuestos, ya conocidos (…) Lo anterior es así porque no existen reglas que prohíban dichas patentes para polimorfos, los cuales constituyen un producto diferente de las formas amorfas”;

“(b) Éxito comercial del producto Lipitor®”, ya que “antes de la obtención de estas novedosas formas cristalinas, el compuesto atorvastatina como principio activo no había podido ser comercializado, dadas las inadecuadas características de estabilidad presentes en la forma amorfa, que no permitían su manipulación a gran escala. Sin embargo, una vez el solicitante obtuvo las formas cristalinas reivindicadas en la solicitud denegada, estuvo en capacidad de ofrecer al público composiciones que contuvieran atorvastatina, logrando así un éxito comercial sin precedentes en la historia de la industria farmacéutica en los Estados GACETA OFICIAL Unidos, registrando las mayores ventas de todos los tiempos para un producto farmacéutico determinado”;

“(c) Concesión de la invención denegada en setenta y ocho (78) países alrededor del mundo”, puesto que “la solicitud denegada ha recibido el privilegio de patente en setenta y ocho países alrededor del mundo, incluyendo tres (3) países de la Comunidad Andina, ésto (sic) es, Ecuador, Perú y Venezuela”; que “el objeto correspondiente a la invención denegada en Colombia, sí ha sido concedido en los demás países andinos, que junto con Colombia comparten la misma legislación en materia de propiedad industrial.

Por lo tanto, el hecho de haberse concedido la patente en los demás países andinos donde fue presentada la solicitud, es un claro indicio de la patentabilidad de la invención”; que “Aún cuando, lógicamente, cada país es independiente de conceder o negar una solicitud, luego de la realización del estudio de fondo, los estándares de conocimiento de personas que laboran en un área particular de tecnología está siendo cada vez más uniforme (sic) y, por consiguiente, el hecho de que la novedad y la altura inventiva de una invención hayan sido reconocidas por varias oficinas a nivel mundial con tantos expertos en la materia y con tantos años de desarrollo jurisprudencial y doctrinal, es un indicio mas que razonable de que la invención debe cumplir con la novedad y el nivel de altura inventiva requerido en cualquier otra oficina de cualquier otro país”; que “… tratándose de la apreciación de novedad y altura inventiva, los cuales son requisitos sine qua non de toda patente, es evidente que los criterios de apreciación no varían de legislación a legislación y que una apreciación positiva acerca de la existencia de dichos requisitos por parte de setenta y ocho (78) Oficinas de Propiedad Industrial a nivel mundial sí constituye un indicio más que razonable de su existencia que debe ser entendido no como una intromisión en la soberanía de un país, sino como una herramienta más para ser utilizada en la evaluación de la patentabilidad de una solicitud bajo estudio”.

Por último, la parte actora denuncia la violación de los artículos 15 y 20 de la Decisión 486 por cuanto “En el presente caso, la invención denegada constituye un nuevo producto resultado de la actividad creativa del solicitante, quien es el que como fruto de su trabajo investigativo dispone las condiciones sin las cuales no es posible que la sustancia cristalice, que además hace posible su utilización en gran escala a nivel in- 13/01/2006 28.40 dustrial, lo cual constituía un verdadero problema con la forma conocida de la atorvastatina, es decir, con su forma amorfa, debido a las inadecuadas características de filtrado y secado que dicha forma amorfa presenta, así como la baja estabilidad de la misma frente al almacenamiento, y las condiciones especiales para su preservación, ya que necesita ser protegida del calor, la luz, el oxígeno y la humedad”; que “… el objeto de la invención denegada esta (sic) definido por un cuerpo cierto, como lo son las nuevas estructuras cristalinas de la atorvastatina, que fueron concebidas para superar un problema que el estado de la técnica no había podido satisfacer de ninguna manera, ésto (sic) es, la obtención de las Formas I, II y IV de atorvastatina, con las que es posible llevar a cabo procesos de producción a gran escala, además de llegar a formas que brindan mayor estabilidad al compuesto y que permiten períodos más largos de almacenamiento”; que “… la analogía que pretende hacer la SIC al señalar que las formas cristalinas no resultan patentables por no ser consideras (sic) invenciones, resulta totalmente subjetiva y carece por completo de sentido, ya que no es dable a la SIC acomodar en su beneficio las interpretaciones que sobre aspectos diferentes haya realizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”; que “… el pretender introducir las formas cristalinas dentro de lo que no se considera invención y por lo tanto no es patentable se traduce en una modificación de las disposiciones comunitarias, facultad que por supuesto no le es dada a ninguna autoridad de orden nacional, y que constituye una violación del régimen comunitario”.

La actora cita el criterio de este Tribunal, sentado en la sentencia dictada en el expediente No. 25-IP-2002, según el cual, “La oficina nacional competente debe evaluar, para decidir, si la solicitud de patente encaja o no en la descripción de alguno de los literales de los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 y en especial observar que lo que se pretende patentar no se trate de un método terapéutico o quirúrgico para el tratamiento humano o animal; un método de diagnóstico; un descubrimiento o una teoría científica; que no tenga por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; que sea contrario a la salud o a la vida; que no utilice procesos biológicos para su obtención; que no sea materia que componga parte del cuerpo humano o sea sobre la identidad genética del mismo; que atente contra la pre- GACETA OFICIAL servación de especies vegetales o animales o el medio ambiente; y, que no figure en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

Si se encuentra que el objeto de la invención a ser patentado se encuentra inmerso en alguna de las limitaciones expuestas, la solicitud de la patente deberá ser denegada y si ha sido concedida, declarada nula”; y sostiene que “… contrario a lo establecido por la SIC, la Decisión 486 no expone de manera explícita, en ninguno de sus artículos, que las formas cristalinas no pueden ser consideradas como productos. … Por lo tanto, no es correcto afirmar como lo hace la Superintendencia que estas formas no sean invenciones, toda vez que, como se ilustró anteriormente, no aparecen taxativamente señaladas dentro de la lista de lo que el artículo 15 de la Decisión 486 (artículo 6 de la Decisión 344) no considera como invenciones”. 2.

Contestación a la demanda Informa el consultante que, según la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, “no se configura violación del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto (sic) el objeto reivindicado carecía de nivel inventivo, por lo tanto no reunía los requisitos señalados por la Decisión 486 para ser patentable, motivo por el cual se negó la concesión pedida”; que “Con respecto al análisis del nivel inventivo de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 … una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, esto es, si partir (sic) del estado del arte la persona normalmente versada en el arte técnico correspondiente mediante un proceso creativo logra desarrollar un elemento novedoso que proporcione un salto cualitativo en la tecnología”; y que “si el estado de la técnica sugiere una solución y dicha solución es efectiva, significa que para la persona del oficio normalmente versada en el arte técnico dicha solución era obvia puesto que esa es la situación que el (sic) espera, de tal manera que no constituye un hecho inesperado y además se deriva evidentemente del estado de la técnica”.

El Tribunal observa que, a juicio de la Superintendencia, “En el caso que nos ocupa el obje- 13/01/2006 29.40 to reivindicado carece de nivel inventivo como se demostrará a continuación, por lo tanto no reúne uno de los requisitos señalados por la Decisión 486 para ser patentable, motivo por el cual se negó la concesión pedida, sin que por ello se hubiera vulnerado norma alguna, por el contrario, de conformidad con el ordenamiento supranacional”; que “Si el estado de la técnica sugiere una solución (aunque sea de manera especulativa) y dicha solución es efectiva, quiere decir que para la persona del oficio normalmente versada en el arte técnico dicha solución es obvia puesto que esa es la situación que él espera, de tal manera que no constituye un hecho inesperado y además se deriva evidentemente del estado de la técnica”; que “Se reitera que esta Superintendencia reconoce la materia reivindicada en la invención del expediente en cuestión como novedosa, cumpliendo con el requisito referido en el artículo 16 de la Decisión 486 … siendo que corresponde a un objeto que no estaba comprendido en el estado de la técnica anteriormente a la fecha de prioridad invocada en esta solicitud, puesto que no se encontraron referencias anteriores donde se describieran formas cristalinas de atorvastatina que presenten los valores de difracción de rayos X y los espectros RMN que se refieren en el capítulo reivindicatorio”; que “… se comparte el concepto del demandante en el que describe la invención como ‘una nueva configuración estructural en el espacio’ de una misma sustancia, compuesta a su vez por los mismos elementos en la misma proporción, conformando finalmente moléculas de atorvastatina, que se ordenan de una forma particular; sin embargo, no se considera correcta la referencia que se realiza para describirla como materia que permitiera asegurar su correspondencia con una ‘nueva composición de materia’ ”; que “el objeto de la invención corresponde simplemente a una forma cristalina específica de una molécula conocida desde el inicio de la década de los 90, como es la sal cálcica de Atorvastatina, inmodificable en su composición mientras desee referirse a la misma sal cálcica de atorvastatina (siendo siempre la misma molécula), esto es, necesariamente debe corresponder a la fórmula condensada C66H68CaF2N4O10, con la misma ordenación de tales elementos; de otra forma, sí pertenecería a una composición de materia diferente”.

El Tribunal observa asimismo que, según el escrito de contestación a la demanda, “si bien es cierto que no existe referencia a las formas GACETA OFICIAL cristalinas I, II y IV de la sal cálcica de atorvastatina en la naturaleza o el estado de la técnica, y se reconoce plenamente el hecho de que en la obtención de polimorfos son las condiciones las que determinan su formación, es evidente que la configuración cristalina que adopte la atorvastatina, depende únicamente de su propia naturaleza fisicoquímica y termodinámica que dirigirá su respuesta frente al ambiente y posterior configuración cristalina, más aun sabiendo, como se indicará más adelante, que la obtención de polimorfos corresponde a una tarea rutinaria y de hecho obligatoria en el sector químico farmacéutico, sin que la invención reivindicada en el expediente No. 96-37514 se aparte o supere tales principios generales y usuales de manejo elemental y al alcance de cualquier persona medianamente versada en la materia”; que “En el caso que nos ocupa no puede decirse que el ordenamiento que adopta la atorvastatina sea una creación del intelecto humano, por lo demás, en esta solicitud no se encuentran referencias que evidencien y expliquen el razonamiento llevado a cabo por el inventor donde planeara exactamente el ordenamiento molecular en los cristales de los polimorfos I, II y IV de atorvastatina que se deseaba obtener; de hecho, tal como lo sostiene la literatura científica, el hallazgo de polimorfos depende principalmente de la eficiencia con la que se les busque, esto es, la habilidad y agudeza para plantear las condiciones y procedimientos adecuados, mas no a la creación en sí de los cristales”; que “… es necesario subrayar que la obtención de cristales resulta ser a todas luces una tarea rutinaria y elemental dentro del sector químico, y es precisamente este hecho el que le resta total creatividad y nivel inventivo a la materia reivindicada en la solicitud No. 96-37514, pues los procedimientos para obtener polimorfos son bien conocidos en el estado de la técnica y definitivamente usuales para cualquier persona con conocimientos de nivel medio en la materia”; que “… en su demanda presentada contra la resolución No. 060, el solicitante falla en discutir y demostrar el nivel inventivo de la invención …”; que “Es necesario recordar que en las diferentes ciencias químicas es bastante usual la investigación sistemática de si un compuesto es propenso al polimorfismo, así como la naturaleza de sus formas; por ejemplo, es una operación rutinaria y obligatoria en los estudios de preformulación farmacéuticos.

La identificación de las diferentes formas polimórficas de un fármaco, la determinación de sus propiedades físicas y quí- 13/01/2006 30.40 micas, la estabilidad termodinámica y los factores de interconversión son esenciales para asegurar que una preparación medicamentosa tenga un comportamiento reproducible. Es más, demostrar la ausencia de tendencia alguna para presentar polimorfismo no es fácil, muchas sustancias investigadas por largo tiempo, generalmente revelan más de un polimorfo”; que “Las personas versadas en la materia, dedicadas a la labor de reconocimiento de polimorfos saben que la cristalización de un polimorfo específico empieza por la formación de un núcleo, que será el que determina la forma del subsecuente crecimiento cristalino. El procedimiento básico de obtención de diferentes formas cristalinas se fundamenta en el conocimiento de que en una solución supersaturada se encuentren los núcleos de todos los posibles polimorfos de la sustancia, entonces la cristalización se dará por procesos competitivos.

De acuerdo a lo anterior, en condiciones de supersaturación, la primera forma en cristalizar es la termodinámicamente menos estable (la más soluble), esta forma subsecuentemente se disuelve y se transforma en una más estable, el ciclo continúa hasta que solamente el polimorfo termodinámicamente más estable (menos soluble) permanece. La implicación práctica de lo anterior es la posibilidad teórica de aislar todos los diferentes polimorfos de un compuesto dado, a diferentes niveles de saturación de una solución, claro está, teniendo el control sobre el proceso de cristalización, tal como en los procedimientos ilustrados por esta solicitud”; que “… como toda persona versada en la materia sabe, la cristalización puede cambiar radicalmente al variar el solvente, esto es, principalmente al ocurrir un cambio en la polaridad; fenómeno dado por mecanismos como la adsorción selectiva de diferentes moléculas de solvente en las caras específicas de cada polimorfo particular, puede resultar en la inhibición de la nucleación de cierto polimorfo o en el retardo de su crecimiento, permitiendo a otras formas menos favorecidas termodinámicamente el cristalizarse”; que “Todo profesional químico sabe que, como lo declara la literatura científica, al parecer todos los materiales (orgánicos e inorgánicos) existen en varias formas polimórficas.

Además, el fenómeno del polimorfismo está ampliamente distribuido en las sustancias de interés farmacéutico, de hecho, entre más diligente sea el estudio de un sistema, mayor es el número de polimorfos encontrados … Ahora bien, aunque para la atorvastatina no se habían definido formas cristalinas GACETA OFICIAL específicas, el simple hecho de que como lo asegura el solicitante se conociera ésta en estado amorfo, constituye una motivación para investigar, mediante la aplicación del conocimiento del estado de la técnica y los métodos usuales, como se realizó en la solicitud No. 9637514, su obtención en presentaciones cristalinas (polimorfos), porque como es bien sabido las configuraciones amorfas frecuentemente resultan altamente inestables, debido a que se encuentran en un estado energético que tiende a trasformarse (sic) en una forma más estable (cristalina)”; y que “en el procedimiento alusivo a la atorvastatina se desconoce el resultado que se derivará de las condiciones propuestas, entre otras”.

La Superintendencia sostiene que “… las repetidas afirmaciones del solicitante indicando que las formas cristalinas reivindicadas de atorvastatina tienen ventajas sorprendentes e inesperadas en comparación con la atorvastatina amorfa, como por ejemplo, sus características más favorables de filtración y deshidratación al igual que una superior estabilidad al almacenamiento en comparación con la atorvastatina amorfa, resultan en primer lugar obvias y en segundo lugar carentes de sustento”; que “… no se entiende cómo puede el demandante argumentar que las comparaciones efectuadas para la forma cristalina I, conllevarían necesariamente a las mismas conclusiones de estabilidad respecto de las formas II y IV, siendo que contradictoriamente él mismo, en sus argumentos de defensa de la invención, ha anotado claramente que las propiedades de cada estado de agregación molecular cristalino presenta diferentes propiedades que además no son de ninguna manera previsibles ni anticipables teóricamente”; que “… continua (sic) siendo perfectamente válido el argumentar que tales documentos, anexados como prueba del nivel inventivo de la solicitud, de ninguna manera cumplen con su cometido ni realzan la patentabilidad de la invención, pues como ya se expuso en anterior oportunidad, allí solamente se presenta un estudio comparativo de la biodisponibilidad de tabletas de 10 mg preparadas utilizando la Forma I cristalina de Atorvastatina y la Forma amorfa de Atorvastatina, enseñando que si bien la cantidad de Atorvastatina absorbida es equivalente, la tasa de absorción es mayor para las tabletas correspondientes a la Forma I”; que “… concluir la mayor estabilidad para una forma cristalina sobre una configuración amorfa, es elemental y obvio, pues 13/01/2006 31.40 la fase estable siempre es menos susceptible a descomposiciones químicas, por lo que en general resultan preferibles las configuraciones cristalinas de los sólidos, que proveen estabilidad termodinámica, pues las formas metaestables (como las amorfas) al poseer un más alto potencial químico y ser menos estables, afectan igualmente la estabilidad de las preparaciones sólidas frente a los factores ambientales”; que “Por otra parte, el solicitante acertadamente indica en la descripción del protocolo de experimentación de biodisponibilidad comparada, que evaluando datos de Concentración Vs. Tiempo, mediante análisis estadísticos válidos, se valoraron los parámetros farmacocinéticos de Cmax y AUC, tanto para las tabletas de Atorvastatina en Forma I, como para las tabletas de Atorvastatina amorfa, llegando a la conclusión de que los valores se encuentran por encima y dentro del intervalo 80%-125%, que según el mismo solicitante es el criterio válido usado para valorar la bioequivalencia de la Atorvastatina, y que encontrándose dentro de tal rango, indica que no existe una diferencia estadística significativa que demuestre una discrepancia real de bioequivalencia; por lo tanto, lo anterior enseña, tal como lo alude el solicitante, que ambas formas farmacéuticas resultan bioequivalentes, contrario e inconsecuente con lo señalado por el solicitante, cuando manifiesta que las tabletas estudiadas no son bioequivalentes”; que “Por lo tanto de todo lo anterior se entiende que la supuesta ventaja provista por la Forma I de Atorvastatina no es evidente ni real, ya que la biodisponibilidad de las tabletas comparadas resulta semejante y entonces se pueden considerar bioequivalentes, en tanto que no se demostró una diferencia significativa con respecto a la cantidad absorbida y a la concentración máxima alcanzada de Atorvastatina.

Además, a pesar de que el solicitante indica que la tasa de absorción es más rápida para la Forma I que para la conformación amorfa, no existen datos que comprueben tal hecho …”; que “En conclusión, durante el estudio de la presente solicitud no se encontraron hechos que expusieran y demostraran las ventajas atribuidas a las Formas I, II y IV de Atorvastatina; adicionalmente, no se entienden las inconsistencias planteadas por el solicitante en su memorial de fecha 22-08-2002, por lo que entonces esta Superintendencia sostiene que la materia reivindicada no ostenta el nivel inventivo necesario que demuestre un avance real sobre el estado de la técnica, no evidente para una persona medianamente versada en la materia”;

GACETA OFICIAL que “Sólo a modo de ejemplo, debe tenerse en cuenta que el criterio de patentabilidad de la oficina competente en los Estados Unidos atiende a conceptos tan diferentes y ajenos a nuestra legislación o expresamente excluidos de la misma, como los siguientes: nuevos usos de algo ya conocido, metodos (sic) de tratamiento, planes de negocios, patentes de perfeccionamiento … Respecto de las patentes de perfeccionamiento resulta importante precisar que se otorgan por ser el mismo solicitante y versar sobre mejoras del invento, no obstante sean éstas mínimas y frente a las cuales, de acuerdo con nuestra legislación, no alcanzarían nivel inventivo, en consecuencia no serían objeto de patente”; que “No importa el beneficio económico o efecto comercial que involucre el producto o el procedimiento del cual se pide el privilegio de patente, si el mismo no reúne los requisitos dispuestos en el artículo 14 de la Decisión 486 … como en efecto sucede con las formas cristalinas I, II y IV de atorvastatina, que adolecen de nivel inventivo como claramente ha quedado demostrado”; que “por cuanto el producto sometido a estudio no es nuevo, ya existía, se trata de configuraciones polimórficas que corresponden a una presentación inherente de la molécula de atorvastativa (sic), derivadas del ambiente y de las condiciones a las que fueron expuestas, en consecuencia, no gozan de nivel inventido (sic), en este sentido, no reúne uno de los requisitos señalados por la Decisión 486 para ser patentable, motivo por el cual se negó la concesión pedida”; que “… los actos administrativos acusados, no son nulos … se ajustan a pleno derecho y no violentan normas de carácter constitucional o legal como lo aduce la parte demandante.

Así, establecida la ausencia de nivel inventivo en la solicitud presentada, se descarta la violación de los artículos 14, 15, 18 y 20 de la Decisión 486 y del artículo 27, sección 5 de ADPIC”. Finalmente, se desprende de la contestación a la demanda que “el hecho de que en otros países de la Comunidad Andina de Naciones, la misma solicitud haya sido patentada, no es un argumento válido ni suficiente para otorgar a la solicitud controvertida el privilegio de la patente, dado que la oficina nacional competente de Colombia … debe adelantar el trámite correspondiente y efectuar el análisis respectivo para que de acuerdo con éste, se adopte la decisión correspondiente, la cual no necesariamente debe ser la misma de cualquier otra oficina nacional competente en materia de propiedad industrial. 13/01/2006 32.40 La norma comunitaria señala los parámetros a tener en cuenta para la concesión, los que debe tener en cuenta esta Superintendencia al momento conocer (sic) sobre una solicitud de patente, de modo que siempre que esta entidad se ciña a lo dispuesto en el ordenamiento supranacional, en relación con caso (sic) en particular, obra conforme a derecho sin que por el hecho de que se llegue a una conclusión diferente a la de otra autoridad en otro país se pueda entender como violación a las normas superiores, como erradamente lo infiere el actor”; y que “En materia de patentes las oficinas competentes son totalmente independientes para negar o conceder las diferentes solicitudes que se formulen.

Lo anterior en desarrollo del principio consagrado en el artículo 4 bis numeral 1 del Convenio de París …”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en los “Artículos 14, 15, 18, 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 574 y 575 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención, denominada “ÁCIDO CRISTALINO [R(R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-â, ä-DIHIDROXI-5- GACETA OFICIAL (1-METILETIL)-3-FENIL-4[(FENILAMI-NO) CARBONIL]-1H-PIRROL-1- HEPTANOICO.

SAL DE CALCIO (2:1)”, fue presentada el 17 de julio de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proceder a la interpretación de las disposiciones sustanciales aplicables, cuales son las previstas en los artículos 1, 4 y 7 de la citada Decisión, así como en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el régimen aplicable al procedimiento relativo al examen de patentabilidad, es decir, el derivado de las disposiciones previstas en los artículos 45 y 48 de la Decisión 486 en referencia. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 7.- No serán patentables: a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”. 13/01/2006 33.40 Decisión 486 “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas.

Si fuere desfavorable se denegará”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

GACETA OFICIAL I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en la citada Decisión. Asimismo, la Disposición Transitoria en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues tiene establecido que la nueva Decisión es la aplicable al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como en lo que concierne a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad 13/01/2006 34.40 procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos GACETA OFICIAL aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

A título de referencia, cabe citar el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según el cual la falta de novedad de una invención se configurará si su 13/01/2006 35.40 objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado varios principios: “(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. III. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema GACETA OFICIAL técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op.cit.).

A partir de la decisión adoptada en el caso T506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. 13/01/2006 36.40 A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

IV. De las invenciones no patentables La Decisión 344 establece los productos o procedimientos que no pueden ser patentados, bien GACETA OFICIAL porque no son considerados invenciones, bien porque, a pesar de reunir los requisitos para ser tales, su patentamiento se encuentra expresamente prohibido. En cuanto a las prohibiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 7 de la Decisión 344, si bien se refieren a productos o procedimientos que, en principio, pudieran ser considerados invenciones, razones morales, o de orden público, o relativas a la salud o a la vida de las personas, impiden que los mismos puedan ser objeto de apropiación exclusiva con fines lucrativos e industriales.

La doctrina señala, a propósito de esta clase de prohibiciones de patentabilidad, que “el establecimiento de los regímenes patentatarios encuentra fundamento básico en consideraciones relativas al interés público o bien común, entendido éste como el beneficio de la comunidad en la cual dichas leyes producirán sus efectos. Con estas consideraciones en mente, resulta sencillo el comprender las razones de las prohibiciones …” (ZUCCHERINO, Daniel: “Patentes de Invención”, editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, pp. 81 y 82).

V. Del procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem. 13/01/2006 37.40 Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42).

Caso de haberse presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los sesenta días siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo plazo (artículo 43).

Transcurridos seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

GACETA OFICIAL En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de propiedad industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil.

La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedi- 13/01/2006 38.40 miento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado.

En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 3º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. 4° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los GACETA OFICIAL medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. 5º No serán objeto de patentamiento las invenciones de producto o de procedimiento que contraríen intereses fundamentales, como los relativos al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, a la vida, a la salud y a la identidad genética del cuerpo humano, entre otros. 6º El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente 13/01/2006 39.40 desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 13/01/2006 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú