Año XXIII - Número 1285 Lima, 17 de enero de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 190-IP-2005.- Pág. Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literales a) y b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 150 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. Caso: marca “AMERICAN GENERICS”. Expediente: N° 200200322 Proceso 167-IP-2005.- 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión. Marca: BBVA Bancomer+Gráfica a color. Actor: BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Proceso interno Nº 2003-00228 Proceso 171-IP-2005.- 16 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, e interpretación de oficio de los artículos 83 literal e), 84 y 95 de la misma Decisión. Marca: DONITO.

Actor: P. & A. D’ONOFRIO S.A. Proceso interno Nº 45491998-MP Proceso 186-IP-2005.- 30 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad GAS NATURAL S.D.G. S.A. Caso: signo “GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (mixto)”. Expediente: N° 2001-0302 (7456) Para nosotros la Patria es América 39 GACETA OFICIAL 17/01/2006 2.48 PROCESO Nº 190-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literales a) y b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 150 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. Caso: marca “AMERICAN GENERICS”. Expediente: N° 2002-00322. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “Los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los artículos 134 y literal a) del artículo 135; y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 13 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “En 1999 la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., solicitó el registro de la marca AMERICAN GENERICS para distinguir productos farmacéuticos”; que “La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., tiene registrada y vigente su marca AMÉRICA clase 5ª y es usada desde 1973 en forma pública e ininterrumpida lo que esta (sic) plenamente probado”; que “Estando en tiempo la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. por intermedio de apoderada presentó oposición (sic) al registro de la marca AMERICAN GENERICS con base en la marca AMÉRICA”; que “La División de Signos Distintivos al estudiar la oposición presentada por LABORATORIOS AMÉRICA S.A., con base en la marca y nombre comercial AMÉRICA declaró fundada la oposición (sic) presentada y negó el registro de la marca AMERICAN GENERICS solicitada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL”; que “Contra esta resolución el solicitante de la marca interpuso los recursos de reposición y apelación, ante lo cual la División de Signos Distintivos revocó la anterior decisión y concedió el registro de la marca AMERICAN GENERICS por el término de 10 años”; que “La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., interpuso el recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión anterior y se dejara en firme aquella por medio de la cual se declaraba fundada la oposición (sic) y se negaba el registro de la marca AMERICAN GENERICS, pero la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial al estudiar el recurso de apelación, confirmó la resolución que declaraba infundada la oposición (sic), dejando en firme la concesión de la marca solicitada y quedando con esto agotada la vía gubernativa”.

Esta última decisión consta en la Resolución 08919, del 20 de marzo de 2002. En el texto de la Resolución 43429, del 21 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la decisión dictada en la Resolución 22093, del 29 de junio de 2001, se declaró infundada la observación de Laboratorios América S.A. y se concedió el registro como marca de la denominación AMERCAN GENERICS, consta que “por escrito radicado a la superintendencia (sic) el 08 de agosto de 2001 se solicita el traspaso de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. a la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. quien se considerara (sic) de ahora en adelante el nuevo solicitante”.

GACETA OFICIAL Y el apoderado de la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. argumenta en su demanda que “Bajo el expediente 99 016.364 del 17 de Marzo de 1999 la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. por intermedio de apoderado solicitó el Registro de la marca AMERICAN GENERICS (nominativa) para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5º de la Clasificación Marcaria Internacional de Niza”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora alega la violación del artículo 135 de la Decisión 486, “ya que la marca solicitada carecía de la suficiente fuerza para distinguir los productos farmacéuticos comercializados con ella frente a los productos farmacéuticos similares de un tercero, en este caso, los productos denominados AMÉRICA y comercializados por la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A.”; que “al ser tan similarmente confundibles las expresiones AMÉRICA y AMERICAN GENERICS esta última carece de la suficiente distintividad para individualizar en el mercado unos productos de otros, máxime cuando la palabra ‘generics’ (genéricos) es usada muchas veces en el mercado para explicar de qué clase de productos se trata”; que “la sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A., tiene registrada y vigente su marca en la Clase 5ª desde el año 1973 en forma pública e ininterrumpida además de que la oposición (sic) presentada en el año 1999 se baso (sic) igualmente en la solicitud anterior de la marca AMERICAN GENERICS”; que “la marca solicitada AMERICAN GENERICS traduce al castellano ‘genéricos de América’ o ‘genéricos Americanos’ y que entre los productos farmacéuticos existe una clase importante de ellos que son los genéricos o sea aquellos que se comercializan sin marca de producto y que se identifican por su principio activo, como son los de MK, GENFAR y AMÉRICA, entonces mal podría registrarse como marca o parte principal de una la palabra ‘generics’ (genéricos) la cual es de uso obligatorio al hacer referencia de los productos farmacéuticos este tipo”; que “si se registró la marca AMERICAN GENERICS pero que en ella la palabra principal no es GENERICS quedaría entonces como marca real del producto la palabra AMERICAN la cual es casi idéntica por no decir idéntica a la marca AMÉRICA registrada y vigente”; que “entre la sociedad LA- 17/01/2006 3.48 BORATORIOS AMÉRICA S.A., titular de la marca AMÉRICA y la sociedad LAFRANCOL primero y luego AMERICAN GENERICS, no existe ni ha existido ningún lazo comercial ni de ninguna índole del cual se pudiera inferir que el uso que se esta (sic) haciendo de su marca es legítimo o al menos permitido”.

Asimismo indica el consultante que, según la parte actora, “en lo que respecta al riesgo de confusión o asociación es muy alto y la marca registrada no tiene porqué asumir que todos los años de esfuerzo tratando de posicionar una marca se vean perdidos por una decisión errada”; que “a pesar de que en la Decisión 486 se suprimió la frase ‘debidamente motivada’, es lógico que si la decisión consta de parte motiva y resolutiva es porque en la primera se deben explicar las razones por las cuales se toma la decisión, además de que en el expediente administrativo hubo oposición, entonces al solicitante y al opositor se le debe tratar de igual forma o sea darles la misma oportunidad para controvertir, y lo más importante que el funcionario de turno demuestre que obró de forma imparcial y que valoró equitativamente las pruebas de ambas partes”; que “si se analizan detenidamente los argumentos de la Administración al decidir los recursos de reposición y apelación se encuentra que en el de reposición la División de Signos Distintivos se extendió en el análisis de las pruebas del solicitante, guardando extraño silencio en relación con las pruebas del opositor, en cambio en el de apelación la Administración simplemente enunció las pruebas aportadas por el opositor sin analizarlas ni cotejarlas y concluyó sin explicación que la marca solicitada no vulneraba derecho alguno de tercero”; que “Considera simplista la forma como la Administración produjo su decisión basada en el criterio de que se pueden formar marcas con la unión de palabras que eventualmente irregistrables en forma individual, pero en este caso específico la irregistrabilidad de una de esas palabras se debe a que dicha expresión no es una palabra común como tal sino una marca registrada y vigente que merece especial protección por parte del Estado”; que “el derecho que la ley concede al titular de una marca registrada es absoluto, en el sentido de que a todos los titulares se le concede el mismo derecho, es decir no hay marcas registradas con más derechos que otras y además el registro sobre una marca confiere a su titular el derecho a usarla en forma exclusiva, aparte de que no hay excepciones a este principio sin el consentimiento expreso de su titular”.

GACETA OFICIAL El Tribunal observa en la demanda el argumento según el cual “Si se llegase a alegar que al estar acompañada de otra palabra, la expresión genérica es registrable, entonces la ‘otra expresión’ debe ser registrable, ya que sería imposible pensar que dos palabras irregistrables, en la que una de ellas ya está registrada como marca, que conservan su significado conceptual intacto, den como resultado una marca registrable.

Ello sería posible si se formara una marca de fantasía. Pero en este caso la fantasía no cabe, pues repito, la expresión American Generics tiene un significado conceptual definido, que por ese motivo se confunde con la denominación de los genéricos que produce Laboratorios América”; que “La marca AMERICA de mis poderdantes está registrada para distinguir todos los productos de la clase 5ª Internacional, en la que están los productos farmacéuticos”; que “… mis poderdantes … usan lo que en mercadeo se denomina ‘identidad avalada’ es decir, que usan en algunos casos la misma denominación para identificar la empresa (LABORATORIOS AMERICA) y para identificar sus productos (GENERICOS AMERICA); en estos casos el producto se beneficia del buen nombre de la empresa que los produjo y la empresa se beneficia del mercadeo de los productos al crear una recordación constante de ella.

Es importante explicar en este punto que la expresión ‘Genéricos América’ no es registrable ya que la palabra ‘Genéricos’ es irregistrable precisamente por ser genérica y es por ello por lo que mis poderdantes tienen registrado como marca solo la palabra AMERICA”; que “… estamos hablando de dos marcas muy parecidas, para los mismos productos, que utilizan los mismos canales de comercialización y que son adquiridos por el consumidor en forma más distraída pues al no tener marca como tal sino identificación por su origen, la posibilidad de confusión es mayor”; que “La Oposición (sic) que se presentó en debida forma al registro de la marca AMERICAN GENERICS se basó también en el Nombre Comercial LABORATORIOS AMERICA cuyo uso y comercialización están ampliamente probados en el expediente por medio de pruebas documentales, las cuales fueron tenidas en cuenta al decidir sobre la registrabilidad de la marca, más (sic) no al decidir los recursos interpuestos primero por el solicitante y luego por el opositor.

En forma extraña por decir lo menos, cuando la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición y la Superintendencia delegada el de apelación … las ignoraron por completo, no las tuvieron en cuen- 17/01/2006 4.48 ta, únicamente analizaron las pruebas que el solicitante había aportado con el recurso de reposición y por lo tanto, la decisión que tomaron fue totalmente sesgada y ajena a la realidad.

Vale la pena tener en cuenta que las pruebas aportadas por mis poderdantes no fueron desvirtuadas, solamente fueron ignoradas”; y que “con el Nombre Comercial AMERICA se distingue un empresario y su establecimiento dedicado a la fabricación, comercialización, distribución de productos farmacéuticos entre los que se encuentran los denominados genéricos y con la marca AMERICAN GENERICS se pretenden distinguir productos farmacéuticos.

Mis poderdantes en forma totalmente legítima se refieren a sus productos genéricos como los Genéricos de América y al ser ello cierto, nadie puede impedírselo”. 2. Contestación a la demanda 2.1. En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “De los documentos obrantes en el expediente No. 99-16364, contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca ‘AMERICAN GENERICS’, para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que “En el caso de los signos AMERICA y AMERICAN GENERICS, tal como se observa en el texto de las resoluciones acusadas, la Superintendencia efectuó el análisis de confundibilidad, con aplicación de los criterios establecidos por la Jurisprudencia del Tribunal Andino, y la doctrina, concluyendo que entre las dos marcas no existen semejanzas de tal índole que produzcan riesgo de confusión o asociación, toda vez que la marca AMERICAN GENERICS no puede ser fraccionada y examinada en su conjunto, posee elementos suficientemente diferenciadores frente a la marca AMERICA fundamento de la oposición”; que “… desde el punto de vista tanto visual como fonético, las marcas confrontadas presentan diferencias claras derivadas de su diferente conformación gramatical y, desde el punto de vista conceptual, no obstante los dos signos incluyen expre- GACETA OFICIAL siones similares AMERICA y AMERICAN, mientras la primera constituye un nombre propio, la segunda tiene la forma de adjetivo calificativo en idioma inglés el cual se predica del sustantivo ‘GENERICS’ que, en conjunto conforma un signo sustancialmente diferente de la marca registrada”; y que “En consecuencia, debe descartarse por completo el riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante … en la medida que como ha quedado expuesto, no hay impedimento jurídico ni práctico que ponga en duda la posibilidad de que se presente riesgo de confundibilidad entre las marcas confrontadas, así éstas se dirijan a distinguir productos similares o incluso iguales en el comercio”.

También señala la parte demandada que “En cuanto al análisis de confundibilidad de la marca AMERICAN GENERICS con el nombre comercial AMERICA fundamento de la oposición (sic) … no existe similitud entre los signos comparados ya que el análisis respecto de la marca AMERICA se aplica igualmente para el nombre comercial”; que “… no es necesario en el caso que nos ocupa, el estudio y valoración de las pruebas aportadas por el opositor para acreditar el uso de dicho nombre comercial, ya que contrario a lo afirmado por la apoderada de la demandante, no siendo confundible la marca solicitada AMERICAN GENERICS con el nombre comercial AMERICA, no es necesario determinar si dicho nombre comercial se encuentra protegido por la normatividad vigente como consecuencia de su uso”; que “En consecuencia, es procedente el registro de la marca ‘AMERICAN GENERICS’ para distinguir los productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª …”; y que las Resoluciones impugnadas “fueron proferidas con la debida y suficiente motivación y fundamento legal … no obstante no era pertinente la apreciación de las pruebas de uso del nombre comercial aportadas, el estudio de las mismas se realizó por parte de la Superintendencia, con el fin de incluir en el análisis de registrabilidad todos los hechos alegados por las partes en conflicto”. 2.2.

El apoderado especial de la sociedad AMERICAN GENERICS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, manifiesta en su escrito que “la marca AMÉRICA … u otras similares, como AMERICAN, AMERICAS o AMER, forman parte de otras muchas marcas que se encuentran registradas para identificar productos, en todas las clases de la clasificación 17/01/2006 5.48 internacional de productos y servicios”; que “Como puede apreciarse la marca AMÉRICA, registrada sin ningún otro elemento adicional por la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA, se encuentra incluida en muchas otras marcas, que identifican productos de las clases 3, 5, 10 y 44.

Por el crecido número de marcas que contienen tal expresión, la de la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA se ha convertido en una de aquellas marcas ‘débiles’, cuyo grado de exclusividad se encuentra grandemente limitado, hasta el punto de que solamente podría oponerse al registro y uso de marcas idénticas”; que “todas aquellas marcas que contienen las expresiones AMÉRICA, AMERICAN o AMERICANO son débiles y sus titulares no pueden evitar que terceras personas utilicen tal expresión, en tanto ella se encuentre acompañada de otra u otras”; que “La marca AMÉRICA, perteneciente a la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., si bien se encuentra registrada, es, dentro de las marcas que contienen esta expresión, la más débil de todas, por cuanto únicamente podrá impedir que terceras personas registren o usen una expresión idéntica (es decir, sin ningún elemento adicional)”; que “la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. no se encuentra legitimada ni tiene fundamento para solicitar la anulación de las Resoluciones 43429 … y 8919 … por cuanto insisto, ante la extrema debilidad de su marca registrada y de su nombre comercial, únicamente se encontraría autorizada para oponerse al registro o el uso de un signo INDÉNTICO (sic)”; que “la marca AMERICAN GENERICS, registrada por mi representada, cumple a cabalidad con su función de identificar en el mercado los productos fabricados por la sociedad AMERICAN GENERICS S.A., de los idénticos o similares de otras personas o empresas que se encuentren en el mercado”.

Igualmente señala el tercero interesado que “Si bien es cierto que las dos expresiones que componen la marca de mi representada, aisladamente consideradas, constituyen expresiones débiles, también lo es … que la combinación de dos a (sic) o más expresiones débiles puede dar como resultado una marca original y perfectamente distintiva”; que “… la inclusión de la expresión GENERICS en la marca de la sociedad que represento permite su clara diferenciación de la marca y el nombre comercial de la sociedad demandante”; que “… se ha demostrado que las marcas y nombres comerciales en supuesto conflicto han coexistido pacíficamen- GACETA OFICIAL te en el mercado sin generar ninguna confusión entre el público consumidor y, más importante aún, sin que su coexistencia haya afectado de ninguna forma el normal desarrollo de las actividades comerciales de las compañías”; que “… el uso en el mercado de la marca AMERICAN GENERICS y del nombre comercial AMERICAN GENERICS S.A. no ha afectado en forma alguna el normal desarrollo de las actividades comerciales de la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A., ni viceversa”; que, en relación con el análisis de las pruebas de uso del nombre comercial, “A pesar de la insistente reiteración de la apoderada de la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. en este hecho, debo mencionar aquí que no se ajusta a la realidad y que la Superintendencia de Industria y Comercio SÍ estudio (sic) y consideró tales pruebas”; que “… la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. se encuentra autorizada para utilizar la expresión ‘GENÉRICOS’, pero no es cierto que pueda usar libremente la expresión ‘GENÉRICOS DE AMÉRICA’, como pretende hacer creer en la demanda”; que “Cosa diferente es que pueda usar su nombre comercial, para identificar el origen empresarial de tales productos genéricos.

De esta forma, nada impide a la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA que identifique sus genéricos con el nombre del producto activo de cada compuesto y que indique su origen empresarial”; y que “la pretensión única y exclusiva de la parte actora es la de apropiarse fraudulentamente de un signo perfectamente distintivo como American Generics®, no confundible con las marcas del demandante como infundadamente lo sostiene el libelo, y el cual, a diferencia de lo que pretende la señora apoderada de Laboratorios América S.A. se ha posicionado ampliamente en el mercado farmacéutico nacional, a base de un esfuerzo comercial serio y legítimo de muchos años”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “Los artículos 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los artículos 134 y literal a) del artículo 135; y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpre- 17/01/2006 6.48 tación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 810 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “AMERICAN GENERICS” (nominativo) fue presentada el 17 de marzo de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 81, 83, literales a) y b), y 128 de la citada Decisión 344.

También procedería interpretar la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el régimen aplicable a la motivación del examen de registrabilidad, esto es, el artículo 150 de la Decisión 486 invocado por el consultante, visto que las Resoluciones impugnadas fueron dictadas en vigencia de esta última Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o GACETA OFICIAL servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…)”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

Decisión 486 “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos 17/01/2006 7.48 de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del dere- GACETA OFICIAL cho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. 17/01/2006 8.48 El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este GACETA OFICIAL 17/01/2006 9.48 requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

III. De los signos denominativos compuestos El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “… la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial …” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, si de la denominación forma parte un vocablo que dota de distintividad suficiente al signo, éste podrá ser objeto de registro. IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 contemplan las prohibiciones que impiden directamente el registro de un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

GACETA OFICIAL En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”). 17/01/2006 10.48 En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. GACETA OFICIAL 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso “IMPRECOL”).

La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores … De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga 17/01/2006 11.48 su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario … para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial” (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “BELLA MUJER”).

VI. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido. Del riesgo de confusión. De la semejanza. De la conexión competitiva. En el supuesto de que se trate de un nombre comercial protegido, y de que la protección derive de su uso efectivo o de su registro, habrá lugar a examinar si se configura la prohibición contemplada en el artículo 83, literal b, cual es que no podrá registrarse como marca el signo GACETA OFICIAL 17/01/2006 12.48 que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, siempre que, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error. los signos pero no entre los productos y servicios, o si existe relación entre éstos pero no entre aquéllos.

Al igual que en el caso de la prohibición contemplada en el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, de la prevista en su literal b se desprende también que no se exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. VII.

De los signos en idioma extranjero En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados.

Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En la comparación entre los productos que constituirían el objeto del signo solicitado para registro como marca y los servicios que constituirían el objeto de la actividad económica del titular del nombre comercial, habría lugar a establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

Cabe insistir a este propósito en que el consultante deberá verificar si, en el caso de autos, son o no aplicables, en forma concurrente, criterios tales como la finalidad idéntica o similar de los productos y servicios, su uso conjunto o complementario y su difusión a través de los mismos medios de publicidad, general o especial. En definitiva, de existir identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como entre los productos y servicios que amparan, de modo que el consumidor o usuario pueda ser inducido a error, el signo solicitado como marca no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

En cambio, la prohibición no se configurará si hay semejanza entre En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

VIII. De las marcas farmacéuticas. Palabras de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mis- GACETA OFICIAL mo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la inter- 17/01/2006 13.48 vención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). IX.

De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente GACETA OFICIAL un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002, pp. 191 y 192). X. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Asimismo, tendrá legítimo interés el titular de un nombre comercial debidamente protegido. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad.

De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente decidirá, luego del correspondiente examen de registrabilidad, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio.

La oficina nacional deberá tomar en cuenta las normas sustanciales aplicables, esto es, los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y pronunciarse por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. 17/01/2006 14.48 En efecto, en salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido.

El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

XI. De la coexistencia de hecho Comoquiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, el apoderado especial de la sociedad AMERICAN GENERICS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, ha expuesto el hecho que “las marcas y nombres comerciales en supuesto conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado sin generar ninguna confusión entre el público consumidor …”, es del caso reiterar que “la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, ya citada.

Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 642, del 15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”). Finalmente, a propósito de la citada coexistencia de hecho, el Tribunal también ha manifestado que ella no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y, en particular, para que determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como marca o ya solicitado para registro (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, del 2 de abril del mismo año, caso “T MOBIL”).

GACETA OFICIAL Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de los signos denominativos compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen.

Si de la denominación forma parte un vocablo que brinda al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 5° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro de otro signo como marca.

Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser efectivo y público, en el territorio del País Miembro donde se procure dicha protección. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. 17/01/2006 15.48 6° El signo solicitado para registro como marca no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo y efectivo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, así como entre los productos y servicios que constituyan el objeto del signo solicitado para registro como marca y de la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado.

La prohibición no se configurará si la semejanza que media entre los signos no existe entre los productos y los servicios que constituyen su objeto, o si existe tal relación entre los productos y servicios, pero no entre los signos. 7° En el caso de autos, la comparación entre los signos en disputa habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 8° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable. 9° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera GACETA OFICIAL 17/01/2006 16.48 que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. 10° Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 11° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 167-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión. Marca: BBVA Bancomer+Gráfica a color. Actor: BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Proceso interno Nº 2003-00228. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora María Claudia Rojas Lasso, relativa a los artículos 136 litera- GACETA OFICIAL les a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00228.

El auto de 5 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1381 de 19 de agosto de 2005, recibida en este Tribunal el 2 de septiembre de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. b) Hechos El 11 de febrero de 2002, BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, solicitó el registro como marca del signo BBVA BANCOMER+GRÁFICA A COLOR para distinguir servicios de la clase 36. (Clasificación Internacional de Niza, clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios).

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 514 de 22 de marzo de 2002 y no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 17 de mayo de 2002 la actora presentó un acuerdo de coexistencia, consistente en un documento de consentimiento y autorización otorgado el 15 de marzo de 2002 por el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA y BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA, en vista de que las dos pertenecen al mismo grupo empresarial.

Por Resolución Nº 29946 de 20 de septiembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca BBVA BANCOMER+GRÁFICA A COLOR solicitada por BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL- 17/01/2006 17.48 TIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por considerarla confundible, de acuerdo al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, con la marca BBVA del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. que igualmente distingue servicios de la clase 36, argumentando que: “… el signo que se pretende en su composición ortográfica y fonética, reproduce el signo ya registrado vigente, sin que las expresiones que lo acompañan, lo caractericen como distintivo … al distinguir los signos en estudio, seguros, negocios financieros, monetarios e inmobiliarios, tendrán los mismos canales de comercialización, divulgación y al mismo destinatario, por tal razón se puede afirmar que en el caso en estudio se presentan de forma concomitante los dos supuestos señalados por la norma supranacional en estudio, los cuales son la confundibilidad o similitud de los signos y la relación de los productos, es decir que hecho el análisis de los signos se observa que los mismos pueden inducir a error al consumidor”.

El actor presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 41224 de 23 de diciembre de 2002, resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada y el segundo por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial que, mediante Resolución Nº 2741 de 31 de enero de 2003, resuelve también confirmar la Resolución Nº 29946. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora manifiesta que con la Resolución impugnada se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que se “…incurrió en INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LA LEY … pues cuando la norma señala como irregistrable el signo cuyo uso en el comercio ‘…afectara indebidamente un derecho de tercero …’, entre otras razones por la existencia de un registro previo y siempre que pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, la entidad cuestionada pretende colocarse por encima del derecho de los terceros (que es lo que ampara la norma) para pretextar un interés en el consumidor.

Allí radica el fondo de su error…”. Hace referencia a las causales relativas y absolutas de registrabilidad. Igualmente se refiere a los acuerdos de coexistencia marcaria y dice: “… pensar en que la GACETA OFICIAL autorización de un “tercero” es válida solo en la medida que las marcas enfrentadas no sean semejantes, es generar un ilógico que no existe en la ley, pues si las marcas no son iguales o no tienen riesgo de confundirse para qué la autorización?.

Para que los acuerdos? … Si la interpretación que en Colombia se le da a la norma (artículo 136) y a la doctrina sentada por el Tribunal Andino del Acuerdo de Cartagena (sic) fuera la correcta, por qué entonces las sociedades BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. y el BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, cuentan con registros coexistentes dentro de los cuales se reproduce la sigla de su grupo empresarial “BBVA”, al menos en Ecuador y Perú, como habrá oportunidad de citarlo y probarlo oportunamente”.

Indica que: “… por disposición del Art. 154 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic), el registro de una marca es el medio por el cual se adquiere el derecho a su uso exclusivo, pero el registro no es un requisito para el uso. Por tanto, conceder un registro marcario es conceder un derecho de exclusiva; el registro importa a su titular y la ley le indica sus derechos, y también sus límites … Así la Superintendencia de Industria y Comercio no puede abrogarse (sic) una facultad protectora del consumidor, más allá de los límites que le impone la propia ley”.

Sobre la confundibilidad de los signos reitera los argumentos expuestos en la vía gubernativa “… los cuales conducen a concluir que pese a que las marcas enfrentadas comparten la expresión BBVA en sus logos, son marcas perfectamente diferenciables, si en gracia de discusión se desestimara la autorización dada por la casa matriz a mi mandante para el registro de la sigla BBVA junto a su propio nombre para evidenciar su origen: 1….la expresión BBVA dentro de la marca BBVA BANCOMER + GRÁFICA a color, es indicativa de un origen empresarial que corresponde a la realidad, por ser el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.

S.A., el accionista mayoritario del solicitante BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ….; 2. La marca que se pretende registrar coincide con la razón social de su solicitante BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; 3. Tampoco hay confusión ya que las marcas BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN 17/01/2006 18.48 DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER va (sic) acompañadas del nombre social BANCOMER como se desprende de la solicitud …; 4.

Es … el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. el que autoriza el uso de la expresión BBVA en la marca de la referencia …; 6. Pareciera que lo que preocupa a esa División es que las marcas que erradamente considera similarmente confundibles, pertenecen a personas jurídicas diferentes, lo que por si mismo no está prohibido en la ley. Debió interesarle si realmente esas personas jurídicas diferentes y sus marcas enfrentadas inducen a confusión o a una indebida asociación. Sostiene que con la Resolución impugnada se violó el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486: “… ya que al momento de expedir el acto administrativo que negó el registro, se citó la autorización del tercero con un derecho anterior, a favor del registro solicitado … pero en la parte motiva se desconoció por completo y si bien en la resolución 38738 se hizo referencia a la citada causal del literal f) se indicó que la autorización sólo se puede tener en cuenta si la Oficina de Marcas nacional competente considera que con dicha autorización no se induce al público a error … la causal de irregistrabilidad que afecta los derechos de un tercero, desaparece cuando media su consentimiento…”.

Manifiesta que: “… de plano se descartó la aplicación de la excepción que contempla la causal f) del Art. 136, con el agravante cuando en el caso que nos ocupa está claro que el titular de la marca anterior (el que extiende su consentimiento) no es propiamente un tercero. Hablamos de un Grupo Económico, en el que el titular del derecho anterior, es el accionista mayoritario del solicitante, tal y como lo indica el propio titular en la autorización rendida por funcionario autorizado, notarizada y legalizada … El que los empresarios enfrentados por la actuación de la administración pertenezcan al mismo grupo económico implica que la presunta confusión indirecta por parte del público consumidor no afecta a nadie … Cómo puede afectar el convencimiento que en la prestación de los servicios que ampara la marca BBVA BANCOMER interviene el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., si esto es así?.

La marca BBVA BANCOMER, está cumpliendo con su función de “distinguir”, de diferenciar un servicio en el mercado desde su origen empresarial”. GACETA OFICIAL Finalmente indica que se violó el artículo 150 de la Decisión 486, ya que al realizar el examen de registrabilidad “… no tuvo en cuenta la circunstancia de excepción a la irregistrabilidad en contravención a la ley …”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, manifiesta que con la expedición de las Resoluciones impugnadas “…no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal en materia de propiedad Industrial…”.

Igualmente dice que se: “… expidió legal y válidamente la Resolución 29946 … denegando el registro de la marca ‘BBVA BANCOMER’, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN FINANCIERA DE AMERICAN GENERICS S.A. (sic)”. Sobre la supuesta indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por parte de la División de Signos Distintivos, dice que ésta realizó el examen de registrabilidad del signo BBVA BANCOMER (mixta): “… con estricta aplicación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina … “.

Sobre el referido el literal a) continúa diciendo: “En el caso de las marcas BBVA BANCOMER (MIXTA) solicitada por la sociedad ahora demandante y BBVA (MIXTA) registrada y vigente a nombre de la sociedad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (sic), tal como se observa en el texto de las resoluciones acusadas, la Superintendencia efectuó el análisis de confundibilidad, con aplicación de los criterios establecidos por la Jurisprudencia del Tribunal Andino, y la doctrina, concluyendo que entre las dos marcas existen semejanzas de tal índole que producen riesgo de confusión o asociación, toda vez que el elemento predominante en ambos signos es el vocablo denominativo BBVA el cual se reproduce en forma idéntica en la marca solicitada y a esta se agrega la expresión ‘BANCOMER’ que no da al conjunto suficiente distintividad”.

Igualmente sostiene que: “ … desde el punto de vista tanto visual como fonético, las marcas confrontadas presentan semejanzas claras, derivadas de la presencia de un mismo vocablo que, por lo demás corresponde a las iniciales del titular de la marca BBVA, esto es, 17/01/2006 19.48 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria … las dos marcas confrontadas presentan similitudes que producen riesgo de confusión en el mercado, toda vez que ambos signos contienen la misma expresión BBVA y esta aparece presentada en forma casi idéntica y con unos mismos caracteres grafológicos …”.

Además aclara que ambos signos están dirigidos a la misma clase 36. Sobre la autorización que otorgó el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., dice que: “… los acuerdos de coexistencia de marcas están subordinados en todo caso a que las partes adopten medidas necesarias para evitar confusión …” que dicha autorización “… solamente podría haber sido aceptada por la Superintendencia, si las partes hubieran acreditado que tomaron las medidas necesarias para evitar posible confusión en el público consumidor”.

Basándose en la Resolución Nº 41224 dice: “… es claro que la circunstancia de que dos entidades pertenezcan a un mismo grupo empresarial no resulta relevante, en tanto el mismo tiene como supuesto un vínculo de subordinación entre sociedades y una unidad de propósito y de dirección que no desvirtúa ni mengua la independencia en la personalidad jurídica de cada una de las sociedades que conforman el grupo …”.

El Tribunal observa que la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia no está completa en el expediente. El BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. indica que: “… se encuentra de acuerdo con los hechos y pretensiones de la demanda y por lo mismo que se otorgue al actor, BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA el registro de la marca BBVA BANCOMER+GRÁFICA para identificar servicios de la clase 36 internacional.

Lo anterior por cuanto el actor, esto es BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA hace parte del grupo empresarial BBVA que ha formado el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, siendo además este el accionista mayoritario del BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA. Adicionalmente, solicito se tenga en cuenta que mi representada, como consta en el expediente que cursó en la Superintendencia de Industria y Comercio, dio expresa autorización al solicitante para el registro de la marca BBVA+ GRÁFICA en clase 36 internacional.

Está (sic) GACETA OFICIAL 17/01/2006 20.48 autorización se dio por cuanto el BBVA considera que el público consumidor no va a ser conducido a ninguna clase de error por cuanto va a pensar que se trata de una marca de un mismo grupo empresarial lo cual es VERDAD”. el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

CONSIDERANDO: Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Que, las normas contenidas en los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca BBVA BANCOMER+GRÁFICA A COLOR se presentó el 11 de febrero de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 136 literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 134, 135 literal b) y 159 de la misma Decisión por ser aplicables al caso concreto.

Decisión 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (…)”. GACETA OFICIAL “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este 17/01/2006 21.48 artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica, en lo que corresponda a la Decisión 486, el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación …”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud indivi- 17/01/2006 22.48 dualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “BBVA Bancomer+gráfica a color” cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. Marcas denominativas y marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples, compuestas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ”.

(Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). GACETA OFICIAL En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integri- 17/01/2006 23.48 dad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. III.

De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la GACETA OFICIAL marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Es de hacer notar que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344, toda vez que incluye el riesgo de asociación como una causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 17/01/2006 24.48 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

GACETA OFICIAL También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Al respecto el Tribunal dice: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”.

(Proceso 165-IP-2005, aprobada el 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 17/01/2006 25.48 La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud.

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos y se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). GACETA OFICIAL 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo “BBVA Bancomer+Gráfica a color” y la marca BBVA e identificar la existencia de similitud, entre ambos. IV. Acuerdos de coexistencia marcaria Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho, que se da cuando existen dos registros marcarios, prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de 17/01/2006 26.48 éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza” (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”).

El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.

La otra clase de coexistencia es la de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legis- GACETA OFICIAL lación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). V. Del consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial a favor de un tercero En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

Sobre el tema de las marcas, el ordenamiento comunitario andino recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca usarla exclusivamente y, además, le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

En este sentido, el Tribunal ha sostenido “… que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca …”. (Proceso 10-IP2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177 del 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE).

El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un signo que infrinja indebidamente el derecho de propiedad industrial de un tercero, literal que se lo interpreta haciendo referencia al artículo 155 de la Decisión 486 que confiere al titular de una marca el derecho de impedir que cualquier tercero realice sin su consentimiento cierto tipo de actos.

Estos consis- 17/01/2006 27.48 ten en: (i) aplicar o colocar un signo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se haya registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta ha sido registrada o sobre los envases envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (ii) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, siguiendo los parámetros ya descritos;

(iii) fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca; (iv) usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación. El Tribunal ha sostenido que: “… Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación alteración o deterioro (artículo 158) “.

(Proceso 89-IP-2005, aprobado el 20 de julio de 2005, marca: envíos de dinero BBVA Bancomer+Grafica a color, citando al Proceso 116-IP-2004 publicado en la G.O.A.C. Nº 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Igualmente este Tribunal ha sostenido que: “A través de su consentimiento, expreso e inequívoco, el titular del derecho manifiesta, en lo principal, al solicitante del registro, su voluntad de convenir en la coexistencia de los signos, a pesar de la infracción del derecho al uso exclusivo del suyo, lo que hace aplicable, a la posibilidad excepcional del consentimiento del titular, la ratio iuris que subyace a la posibilidad excepcional del acuerdo de comercialización entre titulares de marcas idénticas o similares, para distinguir los mismos productos o servicios en GACETA OFICIAL la Subregión.” (Proceso 89-IP-2005, ya citado).

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 159 en el caso de llegarse a acuerdos, las partes necesariamente deberán evitar el riesgo de confusión del público consumidor respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, por lo que el límite de los acuerdos en todos los casos será el de que no se produzca riesgo de confusión. Por lo tanto, en los casos en los que medie el consentimiento del titular del derecho al que se refiere el artículo 136 literal f), se deberá proceder de conformidad con el artículo 159 adoptando las previsiones en éste señaladas.

VI. Del examen de registrabilidad de un signo El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). 17/01/2006 28.48 El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: En el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. GACETA OFICIAL CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. 17/01/2006 29.48 suyo, lo que hace aplicable, a la posibilidad excepcional del consentimiento del titular, la ratio iuris para el acuerdo de comercialización entre titulares de marcas idénticas o similares, para distinguir los mismos productos o servicios en la Subregión. Por lo que el límite fundamental del consentimiento de las partes está dado por el riesgo de confusión en defensa del público consumidor.

OCTAVO: La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00228 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

SEXTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. La coexistencia de hecho no genera derechos. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO SÉPTIMO: El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que infrinja indebidamente el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero. El consentimiento que otorgue el titular del derecho al solicitante del registro, significa que, a través de este acto expreso e inequívoco, conviene en la coexistencia de los signos, a pesar de la infracción del derecho al uso exclusivo del Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/01/2006 30.48 PROCESO 171-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, e interpretación de oficio de los artículos 83 literal e), 84 y 95 de la misma Decisión. Marca: DONITO.

Actor: P.&A. D’ONOFRIO S.A. Proceso interno Nº 4549-1998-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil cinco. neos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito Quito, a través de su Presidente Doctor Luis Rosero Morales, relativa a los artículos 81, 82 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 4549-1998-MP.

El auto de 5 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 719-TCDA-2S, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad P. & A. D’ONOFRIO S.A. Demandados: Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Procurador General del Estado, Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercero interesado: Compañía PEPSICO INC. b) Hechos El 13 de junio de 1994 bajo el N° 48214, la sociedad P.& A. D’ONOFRIO S.A. presentó la solicitud de registro del signo DONITO para distinguir productos comprendidos en la Clase 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sucedá- El 26 de diciembre de 1994, la sociedad PEPSICO INC., presentó observación al registro del signo DONITO, con base al registro previo y notoriedad de su marca DORITOS, bajo el número 3008/95 para proteger productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución Nº 0962159 de 18 de diciembre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial acepta la observación presentada por la sociedad PEPSICO INC. en contra del signo DONITO, rechaza la solicitud del registro y ordena el archivo del expediente. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora sostiene que: “… las denominaciones DONITO y DORITOS coexisten pacíficamente en el Peru (sic) sin riesgo de confusión alguna …”.

Igualmente dice que: “Habría que hacer notar en este punto que en la Decisión 344 lo único que pretende es proteger al consumidor de una posible confusión en el momento de su compra, que le pudiera sobrevenir por la falta de la suficiente distintividad de una marca. La apreciación de la distintividad de un signo debe hacerse, como destaca sobrada jurisprudencia y la práctica de todos los países del Mundo, EN SU CONJUNTO, y no descomponiéndolo artificialmente en partes la marca.

Pues bien nos parece que la marca que se solicita: DONITO tiene sobrada distintividad como para no causar ningún tipo de perturbaciones en el mercado. No hay razón para objetar la concesión del registro” En cuanto a la notoriedad de la marca, dice que “La denominación DORITOS no ha sido declara- GACETA OFICIAL da notoria por lo tanto no debería haber sido considerada como tal en la citada resolución”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda diciendo que comparece “… con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, señalo el casillero judicial Nº 1200 asignado a la Procuraduría General del Estado”.

El Ministerio de Industria Comercio Integración y Pesca, no contesta a la demanda. El Director Nacional de Propiedad Intelectual, tampoco contesta a la demanda. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La compañía PEPSICO INC. debidamente representada, aduce que: “En efecto, la marca solicitada no es ni constituye un signo distintivo, susceptible de registro que se apegue a las normas y requisitos previstos en la Sección I del Capítulo V de la Decisión 344 ”.

En relación a la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial sostiene que “no viola norma alguna, por lo que no podrá declararse ni ilegal ni nula”. En este sentido dice que “En el trámite administrativo, la sociedad actora no logró probar ninguno de los argumentos por ella esgrimidos; más aún, precisamente por ser el análisis de conjunto entre la marca de fábrica DORITOS de la Clase Internacional 30 y la denominación DONITO, para productos de la misma clase, se propuso la observación y del análisis del Director, se concluye que no era suficientemente distintiva ésta, e induciría al público a error y confusión de obtenerse el registro.” Argumenta que con: “las marcas tanto de fábrica como de servicios, no requieren de declaratoria de notoriedad por parte de ningún ente o autoridad, ya que es el hecho del uso continuo de ésta, la calidad del producto, las inversiones en mercadeo y publicidad y la aceptación del público, lo que marcan que una marca sea notoria e, inclusive, de alto renombre como ahora 17/01/2006 31.48 establece ya nuestra legislación de la materia y ese es precisamente el caso de DORITOS; por lo tanto el argumento de la abogada de la sociedad actora no sólo no es válido sino ajeno a la realidad.”

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo DONITO, se presentó el 13 de junio de 1994, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En ejercicio de lo facultado por el Artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, no se interpretarán los demás literales del artículo 82 y de oficio se interpretarán los artículos 83 literal e), 84 y 95 de la misma Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: GACETA OFICIAL Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 17/01/2006 32.48 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo confor- GACETA OFICIAL mado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo sig- 17/01/2006 33.48 no para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo DONITO cumple con los requisitos del artículo 81, y si no GACETA OFICIAL se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los 17/01/2006 34.48 hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los GACETA OFICIAL signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pue- 17/01/2006 35.48 den inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los GACETA OFICIAL signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la existencia o no de similitud o identidad entre el signo DONITO y la marca registrada DORITOS, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

III. Marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fer- 17/01/2006 36.48 nández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “… a tenor de la disposición prevista … el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “… la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende GACETA OFICIAL –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961 del 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8IP95, ya citado).

IV. Examen de registrabilidad Del artículo 95 de la Decisión 344 se desprende que, una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, formule ale- 17/01/2006 37.48 gatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

El Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada se encuentre dentro de dichas causales de irregistrabilidad.

La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada.

Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas mixtas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, tra- 17/01/2006 38.48 ducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación, formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro mediante acto debidamente motivado.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 45491998-MP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE GACETA OFICIAL 17/01/2006 39.48 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 186-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad GAS NATURAL S.D.G. S.A. Caso: signo “GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (mixto)”. Expediente: N° 2001-0302 (7456). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81 de la Decisión 344; 134 (párrafo primero) y 135 (literales a, b, y párrafo final) de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “GAS NATURAL S.D.G. S.A. de Barcelona, España, solicitó el registro de la marca GAS NA- TURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 487”; que “Mediante Resolución 10920 de 29 de mayo de 2000 la Superintendencia negó el registro de la marca solicitada por considerar que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 pues se trata de una expresión genérica que describe el producto (sic), el objeto de los servicios distinguidos, su estado, aplicación y la finalidad o ventaja de los mismos”; y que “Contra esta decisión interpuso los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos desfavorablemente”.

Observa el Tribunal que en el texto de la demanda se indica que a la citada solicitud de registro correspondió “el Expediente Administrativo No. 99.71.058”; y que, en el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que es cierto que “la sociedad GAS GACETA OFICIAL NATURAL S.D.G. S.A, solicitó el día 11 de noviembre de 1999 el registro de la marca ‘GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILOMETROS POR MENOS PESOS’ (mixta), para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 37 de la nomenclatura vigente, tal como consta dentro del expediente N 99 71058”. 17/01/2006 40.48 cualidades secundarias de un servicio determinado y al negarse su registro se violaron las normas comunitarias porque una de las cualidades principales del gas natural es la de ser combustible o arder fácilmente, y una cualidad secundaria es que pueda hacer que un automóvil o un medio de transporte similar rinda más kilómetros por menos pesos”. 2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la parte actora, en su demanda, denuncia la violación de “los artículos 81 de la Decisión 344; 134 (párrafo primero) y 135 (literales a, b, y párrafo final) de la Decisión 486”; que, en relación con el artículo 81 de la Decisión 344, “como bien lo señala la doctrina, las marcas comerciales son un complemento necesario de los productos o servicios que identifican, porque permiten distinguir los productos o servicios de las distintas personas que concurren al mercado.

No se puede, por lo tanto, entender que una marca se encuentre separada del producto o servicio cuando ella sirve para diferenciarlo de uno similar o parecido. La marca solicitada cumple una función distintiva, imprescindible en el mercado en cuanto a que permite distinguir los productos o servicios idénticos o similares en el mercado, convirtiéndose en un elemento esencial de protección, no solo para el propietario sino para los consumidores”; que “Para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto de otros idénticos o similares y cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica”; que “En este caso el signo GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (Mixto) es perceptible por el sentido de la vista, no solo en su parte nominativa sino en la mariposa característica que destaca el signo en su parte superior.

Puede ser representado por su elemento nominativo y figurativo, lo cual permite a los consumidores formarse una clara idea del signo representado”; que “Es igualmente distintivo porque cumple con los requisitos de la distintividad intrínseca en cuanto que, visto en su conjunto no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado.

Cumple el requisito de la distintividad extrínseca, entendida como la aptitud del signo para ser registrado, dado que no existe otro idéntico o similar solicitado o registrado con anterioridad”; que “La marca GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (Mixta) hace relación a unas Señala también el consultante que, según la actora, se violó “El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, en concordancia con los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, porque la Superintendencia no tuvo en cuenta que si bien no son registrables las expresiones genéricas o descriptivas, dicha norma no es aplicable cuando el signo que se pretende registrar, pese a tener dichas expresiones, no está compuesto exclusivamente de términos genéricos o descriptivos, como sucede en este caso”; que “Cuando el signo por registrar como marca tiene varios componentes genéricos o descriptivos, la jurisprudencia ha señalado que éste debe analizarse en su conjunto debido a que el público no disecciona las marcas al apreciar un producto o servicio sino que las asimila en su integridad con el fin de determinar el producto en sí o el servicio que se presta con la marca.

El signo solicitado no es exclusivamente descriptivo, pues tiene varios componentes que le dan individualidad, lo que permite que sea registrable y la Administración debió analizarlo en su conjunto, no desmembrándolo en sus distintas acepciones gramaticales y analizándolos por separado, sino apreciándolo en su integridad sin descomponerlo”; que “La expresión GAS NATURAL MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS es registrable debido a que las características que se atribuyen al producto son meramente secundarias, lo que hace que el conjunto de la marca sea registrable.

El público consumidor al apreciar la marca del producto o servicio, la percibe en su integridad, no lo disecciona en sus diferentes componentes. Además el signo es notoriamente conocido en nuestro medio, como consecuencia de la introducción del citado signo en el mercado por parte de la demandante, quien lo concibió para promocionar sus productos y servicios y no por el hecho de que la expresión se haya usado con anterioridad por terceros para identificar los productos o servicios que pretende proteger”; y que se incurrió en la violación del “… párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486 porque la Superintendencia no tuvo en cuenta que la marca GAS NATURAL GACETA OFICIAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS, acompañada del logo de una mariposa, tenía en ese momento y actualmente un segundo significado debido al uso intensivo que se hizo y hace hoy en día. De otro lado, no decretó las pruebas solicitadas al momento de interponerse los recursos para demostrar que los consumidores de gas, clientes de la sociedad actora identifican la marca enunciada con unos servicios y productos específicos”.

En la demanda se alega además que “la Administración concedió en su momento lemas tales como GAS NATURAL MAS KILÓMETROS POR MENOS PESOS para las Clases 37 y 39 Internacional, para la sociedad GAS NATURAL S.D.G. S.A., de Barcelona, España y marcas tales como NATURAL GAS ELECTRICITY ENDLESS POSSIBILITIES para las Clases 36, 37, 39 y 42 Internacional para la sociedad ENRON CORP …”; que “la marca enunciada es un término evocativo porque en una de sus partes hace relación a unas cualidades secundarias con relación a un producto determinado”; que “cuando una marca hace relación a cualidades secundarias con relación a un producto o servicio, la misma es registrable y como sucede en el presente caso, ya que solo aquella marca que hace relación a atributos esenciales de un producto o servicios es irregistrable, en virtud de la insuficiente distintividad que adquiere el signo, por incluir características que tienen directa relación con él”; que “analizado el conjunto de la marca descrita, la misma constituye un signo novedoso, en cuanto el mismo es el resultado de un proceso creativo que permite evocar cierta características (sic) con relación a una marca determinada, sin hacer referencia primordial a un atributo esencial del producto o servicio que se presta con la citada marca, debido a que las características que se atribuyen a la marca son meramente secundarias, lo que hace que el signo enunciado sea perfectamente registrable”; que “el signo GAS NATURAL VEHICULAR MAS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (Mixto) es registrable, debido a que según la doctrina marcaria, la evocatividad de un signo cuando tiene contenido conceptual por estar constituido de expresiones del idioma español, se determina asimismo cuando dichas expresiones hacen relación a características o cualidades secundarias del signo y NO a características o cualidades primarias o esenciales del mismo”; y que “la expresión GAS NATURAL VEHICULAR MAS KILÓMETROS POR MENOS PESOS … que es 17/01/2006 41.48 Mixta por estar acompañada de elementos figurativos, como sucede con la mariposa que destaca en la parte superior de la marca, es registrable debido a que: a. La expresión enunciada con anterioridad a su solicitud, no ha sido usada por terceros en el mercado para los productos o servicios que se pretenden distinguir con la Clase 37. b. No hace referencia directa y exclusiva a los productos o servicios solicitados, debido a que si hiciera referencia directa a los mismos se diría dentro de la expresión GAS NATURAL COMBUSTIBLE o expresión similar. c. Debido a que la expresión … hace relación a una cualidad secundaria del servicio en cuanto que permite recorrer MAS KILÓMETROS POR MENOS PESOS, ya que la cualidad principal de un combustible es que puede arder fácilmente, lo que permite emplear al mismo para diferentes fines. d. Tiene un elemento novedoso, que destaca en la marca enunciada, consistente en una mariposa que se observa volando en la parte superior del signo descrito”.

El actor alega finalmente que “el signo … es registrable debido a que el mismo es notoriamente conocido en nuestro medio, como consecuencia de la introducción del citado signo en el mercado por parte de la compañía GAS NATURAL S.D.G. S.A., quien concibió dicho signo para promocionar sus productos y servicios y NO debido al hecho de que la citada expresión haya sido usada con anterioridad a su solicitud por terceros, para identificar los productos o servicios que la citada Sociedad pretende proteger”; y que el signo en cuestión “es identificado por el público como una marca para distinguir unos productos o servicios determinados con independencia de su significado, lo anterior hace que el signo enunciado sea registrable, debido a que tanto la Jurisprudencia Internacional como la nuestra, ha considerado que si un signo adquiere un segundo significado y como sucede en el presente caso, el mismo debe acceder al registro, debido a que es percibido por el público como identificador de un producto o servicio determinado, independientemente del contenido conceptual que se derive del mismo”.

A juicio del consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio “se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando que de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite GACETA OFICIAL administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”, y argumentando que “el signo a registrar pretende distinguir servicios de construcción, fabricación, instalación, montaje, pruebas, puesta en marcha de toda clase de tubería y equipos para la construcción del gas natural, en especial para el uso del gas combustible.

Signo que carece de fuerza distintiva para ser registrado como marca, ya que describe de manera clara, inmediata y directa una característica esencial de los servicios que identifica, pues es evidente que la construcción, instalación o montaje de equipos para el gas y que éste rinda más kilómetros por menos pesos, son una característica del servicio”; que “En el signo no existe elemento distintivo que le aporte distintividad suficiente y el consumidor al entrar en contacto con él (sic) signo, sabría inmediatamente de qué servicios se trata y las cualidades que posee, lo que lo hace no susceptible de apropiación exclusiva en detrimento de los demás competidores, que se verían privados de la posibilidad de utilizar las expresiones necesarias para ofrecer sus servicios en el mercado en el que participan”; que “Si bien la expresión está acompañada de una mariposa que aparece en la parte superior de la marca enunciada, ésta no es una característica que se destaque dentro del signo ni le otorgue fuerza distintiva suficiente.

Por el contrario, el elemento predominante es el denominativo, dada la fuerza distintiva de las palabras GAS NATURAL, lo que denota que se intenta dar especial realce al término que es el tipo de combustible destinado a vehículos, y adicionalmente que se obtiene con él un alto rendimiento y que resulta ser económico”. La demandada sostiene además que “… no es jurídicamente admisible sostener la registrabilidad de un signo con base en registros ya otorgados con anterioridad, ya que el conjunto de elementos que conforman un signo debe ser apreciado en cada caso en particular, y en relación con los productos o servicios que pretende distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo”; y que “En consecuencia, la marca ‘GAS NATURAL VEHICULAR MAS KILOMETROS POR MENOS PESOS’ para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 37 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”. 17/01/2006 42.48

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 81 de la Decisión 344; 134 (párrafo primero) y 135 (literales a, b, y párrafo final) de la Decisión 486”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 154 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (mixto)” fue presentada el 11 de noviembre de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar el artículo 81 de la citada Decisión, señalado por el consultante, y, de oficio, el artículo 82, literales a) y d), eiusdem, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter 17/01/2006 43.48 sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, GACETA OFICIAL aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servi- 17/01/2006 44.48 cios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento del registro citado a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los requisitos en referencia. GACETA OFICIAL 17/01/2006 45.48 III.

De los signos denominativos compuestos y de los signos mixtos como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos compuestos y a los signos mixtos.

En relación con el examen de registrabilidad de este tipo de signos, la jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: Las marcas denominativas utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas –provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca– y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

En cuanto a las marcas denominativas compuestas, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “… la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial …” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, si de la denominación forman parte uno o más vocablos que dotan de distintividad suficiente al signo, éste podrá ser objeto de registro. Y las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta … En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante …” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

IV. De los signos genéricos y descriptivos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga GACETA OFICIAL 17/01/2006 46.48 parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas.

Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”), y que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que –por supuesto– éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12IP-95, ya citadas).

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. Importa destacar a este propósito que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la desig- GACETA OFICIAL nación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

Hay que tener presente asimismo que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.

El Tribunal se ha manifestado sobre este punto al interpretar el artículo 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos siguientes: “un signo consistente ‘exclusivamente’ de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.

Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”). V. De los signos evocativos En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio o del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto [o servicio] como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, ya citada). 17/01/2006 47.48 Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° Para el examen de registrabilidad de un signo mixto, compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de los signos denominativos compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro. 4° El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. GACETA OFICIAL 5° El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 6° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio o producto, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor 17/01/2006 48.48 de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú