Año XXIII - Número 1324 Lima, 11 de abril de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 209-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00229. Actor: PFIZER, INC. Patente: METANOSULFONATO DE (1S, 2S)-1-(4-PHIDROXIFENIL)-2-(4-HIDROXI4-ENILPIPERIDIN-1-IL)-1-PROPANOL TRIHIDRATO, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTENGAN, Y MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Proceso 210-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6885-NR. Actor: Sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. Marca: “NEXIS” Proceso 221-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2587-02.

Actor: E.R. SQUIBB & SONS INC. Marca denominativa: “CAPOTEMIL” Proceso 227-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal c), y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2002-00399- 01. Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Marca: “FANTASIA” (denominativa) Para nosotros la Patria es América 30 GACETA OFICIAL 11/04/2006 2.44 PROCESO Nº 209-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00229. Actor: PFIZER, INC. Patente: METANOSULFONATO DE (1S, 2S)-1-(4-PHIDROXIFENIL)-2-(4-HIDROXI-4ENILPIPERIDIN-1-IL)-1-PROPANOL TRIHIDRATO, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTENGAN, Y MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil seis.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial adjunta al oficio Nº 1466, de fecha 09 de septiembre de 2005, mediante el cual, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2002-00229. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de noviembre de 2005.

RA SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL”. Publicado el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros, y realizados los exámenes de patentabilidad, la División de Nuevas Invenciones de la Superintendencia, solicitó al actor presentar aclaraciones de fondo, las cuales fueron atendidas, en fecha 19 de junio de 2001, adjuntando un nuevo capítulo reivindicatorio.

A pesar de ello, mediante Resolución Nº 27412 de fecha 27 de agosto de 2001, la Superintendecia resuelve denegar el privilegio de patente por considerar que en ese caso, el objeto de la invención no constituye un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, es decir, por falta de nivel inventivo. Se demanda a la Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Con fecha 16 de octubre de 2001, PFIZER interpone recurso de reposición contra la citada resolución, solicitando se revoque y se conceda el privilegio de patente. Ante ello, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 41456 de fecha 11 de diciembre de 2001, resuelve la reposición confirmando la decisión contendida en la Resolución Nº 27412 de 2001, denegando la concesión de la patente y dando por finalizada de esta manera, la vía gubernativa. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.2. Fundamentos de la demanda. 2.1. Hechos. PFIZER, INC. argumenta en su demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio, interpretó y aplicó erróneamente los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, dado que la solicitud de patente reúne cabalmente los requisitos de patentabilidad exigidos por ley.

Así, en cuanto a la novedad, alega que no existe en el estado de la técnica, anterioridad que divulgue dicho invento; asimismo, que se supera el requisito de 1. Las partes. La parte actora es PFIZER, INC Con fecha 9 de agosto de 1996, la sociedad PFIZER, INC. solicita se le conceda el privilegio de patente de la sal “METANOSULFONATO DE (1S, 2S) – 1 - (4-HIDROXIFENIL) - 2 - (4- HIDROXI4- FENILPIPERIDIN - 1 - IL) –1- PROPANOL TRIHIDRATO, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTENGAN, Y MÉTODOS PA- GACETA OFICIAL nivel inventivo, dadas las diferencias técnicas de los documentos citados por la administración. Asimismo, esgrime que en el desarrollo de un producto farmacéutico generalmente se producen mejoras, y que todas ellas son susceptibles de obtener patente mientras cumplan con los requisitos de patentabilidad, y en este sentido, dichos requisitos deben ser evaluados sobre el invento específico y no sobre cómo se llegó a éste.

Refiriéndose al nivel inventivo, sostiene que una invención posee nivel inventivo si no se deriva de manera evidente del estado de la técnica, y que su compuesto no deriva del estado de la técnica, por tener la sal solicitada, una mayor solubilidad en agua y mejor estabilidad y caducidad más larga, así como mejor higroscopicidad que los antecedentes citados. 11/04/2006 3.44 Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; y no de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser la norma vigente en el momento de la solicitud de patente.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio. DECISIÓN 344 “( ) Artículo 1.- La Superintendencia sostiene que, la norma aplicable en el presente caso es la Decisión 486 y no la Decisión 344, además desestima los argumentos de la presunta violación de los artículos 16 y 18, dado que la solicitud de patente no cumple con los requisitos legales establecidos para conceder una patente de invención, pues el único cambio realizado en la solicitud de la patente que difiere de las anterioridades es el grado de hidratación de la molécula base, y que dicho cambio no hizo cambiar la actividad biológica de la molécula, y por este motivo, no alcanza el nivel inventivo exigido por ley.

Finalmente, señala que las resoluciones por ella emitidas no son nulas, se ajustan al pleno derecho y no contravienen norma legal alguna, como aduce el demandante. Los Países Miembros otorgarán patentes para las inversiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2.Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

GACETA OFICIAL ( ) Artículo 4.Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…)” DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al 11/04/2006 4.44 tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia y a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor…(Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob. cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA)”. (Proceso 154-IP-2004, Interpretación prejudicial de 9 de marzo de 2005). “En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.” 1 1 Proceso 149-IP-2005, caso “Celnec”.

GACETA OFICIAL El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de privilegio de patente fue presentada con fecha 9 de agosto de 1996, es decir, bajo el imperio de la Decisión 344. En este sentido, son aplicables las normas sustanciales contenidas en la indicada decisión. II.

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad 11/04/2006 5.44 creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado desconocido anteriormente.

Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una GACETA OFICIAL persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

(Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador téc- 11/04/2006 6.44 nico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El Tribunal a manera de orientación ha referido algunos criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “…la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inven- GACETA OFICIAL tivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El Tribunal a manera de orientación ha incorporado algunos criterios contenidos en La Jurisprudence des chambres de recours y que son: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el mé- 11/04/2006 7.44 todo llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, ob. cit) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

En este contexto el Tribunal siguiendo con los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración … Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, ob.cit.) …Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo.

A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, ob. cit.) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

GACETA OFICIAL 11/04/2006 8.44 En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta. 3.

La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Además de todo lo indicado, la normativa comunitaria, prevé que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de privilegio de una patente, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/04/2006 9.44 PROCESO 210-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6885-NR. Actor: Sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. Marca: “NEXIS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 5 de octubre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 30 de noviembre de 2005. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. y la parte demandada es: el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), representado por su presidente, quien ejerce la representación legal del Instituto; la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, representada por su Director Nacional; y, el Procurador General del Estado.

Se considera como tercero interesado a la sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES INC. 1.2. Actos demandados La sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. plantea que se revoque la resolución administrativa Nº 0973106, de 15 de septiembre de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) y, notificada el 30 de septiembre del mismo año, en la cual se rechaza la observación presentada por la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. con fundamento en la marca de su propiedad “LEGIS”; se acepta la observación presentada por el Banco del Pichincha S.A. con fundamento en la marca “NEXO”; y se rechaza el registro de la marca “NEXIS” destinada a proteger servicios de la clase 42.

La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se restituya su derecho “que ha sido negado totalmente por el acto administrativo impugnado del Director Nacional de Propiedad Industrial”, se acepte la observación presentada por la mencionada sociedad, y se ordene el archivo del expediente de la solicitud de registro del signo NEXIS, de la sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: a) El 6 de enero de 1997 la compañía REED ELSEVIER PROPERTIES, INC, de nacionalidad estadounidense, solicitó el registro del signo NEXIS, para proteger servicios comprendidos dentro de la Clase Internacional Nº 42 1, bajo el trámite Nº 78739. b) Dentro del término legal correspondiente, la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 1 Clase 42.- Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

GACETA OFICIAL LEGIS S.A., organizada bajo las leyes de la República de Colombia y con domicilio en la ciudad de Bogotá, presentó primera observación en contra del registro del signo “NEXIS”, se fundamentó en los registros de la denominación “LEGIS”, destinada a proteger productos de la Clase Internacional N° 16 2, en cuatro países de la Comunidad Andina (a excepción de Venezuela), en la notoriedad del mismo y en la similitud existente entre los signos LEGIS y NEXIS. c) El Banco del Pichincha S.A. presentó segunda observación al registro del signo en referencia, aduciendo que es titular del signo denominado NEXO, destinado a proteger servicios de las clases números 35, 36 y 38 3 de la Clasificación Internacional de Niza. d) El 15 de septiembre de 1999 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución Nº 0973106, rechazó la observación presentada por la actora, aceptó la observación presentada por Banco del Pichincha, pero rechazó el registro del signo NEXIS por contravenir lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344. e) La Dirección Nacional de Propiedad Industrial revocó el contenido de los considerandos quinto, sexto y séptimo de la Resolución señalada, tomando en cuenta el escrito de desistimiento de la observación presentada por el Banco del Pichincha, “que por un error involuntario (…) no se tomó en consideración el escrito de desistimiento (…)”, anterior a la emisión de la mencionada Resolución, y ordenó la continuación del trámite de registro y la emisión del respectivo título, previo el cumplimiento de las formalidades legales. 2 Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta; clichés. 3 Clase 35.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36.- Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. Clase 38.- Telecomunicaciones. 11/04/2006 10.44 b) Escrito de la demanda La sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: La actora manifiesta, por medio de apoderado, que “En Enero de 1997, la compañía REED ELSEVIER PROPERTIES, INC, solicita el registro del signo NEXIS, para proteger servicios comprendidos dentro de la Clase Internacional Nº 42, bajo el trámite Nº 78739”.

Agrega que, dentro del término legal correspondiente, la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. presentó observación en contra del registro del signo NEXIS, se fundamentó en los registros del signo “LEGIS” en cuatro países de la Comunidad Andina (a excepción de Venezuela); en la notoriedad del mismo, toda vez que dicha sociedad, según la actora, es una de las empresas más grandes en Colombia, con un gran prestigio que se refleja en las marcas de su propiedad, una de ellas, y tal vez la más importante, LEGIS, registrada por primera vez en 1976.

La tecnología utilizada, la publicidad invertida y el uso de los más variados canales de distribución, han dado como consecuencia la difusión, el reconocimiento y la aceptación del producto identificado con el signo LEGIS por parte del público consumidor. Afirma la similitud existente entre los signos LEGIS y NEXIS, así como en la relación entre los productos y servicios a prestarse, dada la naturaleza de los mismos.

Indica que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada por la actora, aceptó la observación presentada por Banco del Pichincha y rechazó el registro del signo NEXIS. Observa que al rechazar la observación planteada por la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., el Director Nacional de Propiedad Industrial no tomó en cuenta que el signo del actor es notorio, “razón por la que es merecedor de una protección especial (…)”.

Añade que “(…) el signo LEGIS se encuentra registrado en Colombia para proteger servicios de la Clase Internacional No. 42, para la cual fue solicitada la marca NEXIS de propiedad de GACETA OFICIAL la demandada, razón por la que debió ser rechazada por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ya que si en su momento consideró que el signo NEXIS es irregistrable por ser extremadamente similar al signo LEGIS de propiedad de mi mandante y por proteger los mismos productos, estas consideraciones debieron ser tomadas en cuenta por la Oficina Nacional Competente al resolver la observación en contra del signo NEXIS, Clase Internacional No. 42”.

Finalmente, señala que se provocaría confusión al consumidor, pues existirían dos marcas en el mercado, denominadas de manera similar y que identifican los mismos servicios. 11/04/2006 11.44 Concluye expresando que por las consideraciones señaladas se resolvió rechazar la primera observación presentada, aceptar la segunda y negar el registro del signo propuesto.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI), da contestación a la demanda interponiendo los siguientes términos: 1.- Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.- Se ratifica en la Resolución Nº 973106, materia de la impugnación, por considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones, entre ellas la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Alega que “Analizadas las denominaciones en conflicto del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas; como son que los signos sean vistas (sic) de un modo sucesivo no simultáneo, en conjunto sin fraccionarlas, una después de otra, desde la óptica del consumidor común y corriente, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias entre otras, se concluyo (sic) que si bien existente (sic) semejanzas, entre las denominaciones en controversias (sic) estas (sic) no inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos, y actividades dada la naturaleza de los mismos”.

Señala que “La coincidencia de alguna o algunas sílabas o letras no es suficiente por sí misma para determinar la semejanza entre las denominaciones comparadas, siempre y cuando los restantes elementos posean fuerza diferenciadora”. Indica que “La denominación solicitada a registro es suficientemente distintiva, por lo que no existe similitud tanto gráfica, como fonética y auditiva (…), además el signo solicitado posee los suficientes elementos distintivos que la (sic) individualizan e identifican plenamente tanto en el público consumidor como en los medios comerciales”. 3.- Solicita acoger las excepciones y rechazar la demanda. 4.- Y señala casillero judicial para recibir las notificaciones respectivas.

La Procuraduría General del Estado, contesta también la demanda afirmando que “( ) corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. Comparece al proceso en mención, según lo señala, “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso”. d) Tercero interesado La sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES INC., considerada como tercero interesado, no se manifestó en el proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal GACETA OFICIAL es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite en auto de 30 de noviembre de 2005.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, estos son: 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo NEXIS.

En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 11/04/2006 12.44 productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) “d)Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e)Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

( ) “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”; ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. GACETA OFICIAL 11/04/2006 13.44 3. CONSIDERACIONES a) Perceptibilidad El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; excepciones para el registro de marcas: falta de requisitos sustanciales del signo para ser considerado como marca; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; la conexión competitiva; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; la confusión con la marca notoriamente conocida: Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 4 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica. 4 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la GACETA OFICIAL utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 11/04/2006 14.44 Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Falta de requisitos sustanciales del signo para ser considerado como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) del citado artículo 82 establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el artículo 82 de la Decisión 344 y en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 83 de la misma Decisión.

3.3. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza, a saber: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 6 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar la misma o similar idea; 11/04/2006 15.44 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 7.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 6 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 8

3.4. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre productos y servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

A fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11/04/2006 16.44 similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos o servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” 9 Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en el Proceso 8-IP95, 10 con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ 9 10 Proceso 9-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

Proceso 08-IP-95, sentencia de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los Procesos 30IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”.

GACETA OFICIAL a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición co-munitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág.90)”.

5.5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor derivado del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. 11/04/2006 17.44 tor correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca.” 11 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 12 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. 13 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). 11 12 Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.

La difusión entre el sec- 13 FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 11/04/2006 18.44 derando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 15 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 14 Confusión con la marca notoriamente conocida Con relación a la independencia de la clase internacional de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, consi- 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud 14 15 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 5. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo, y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancia que le dan ese estatus. 6. No se registrará como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, 11/04/2006 19.44 con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, conforme lo establece el artículo 83 en su literal d) de la Decisión 344. 7.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, de acuerdo con el artículo 83 literal e) de la Decisión 344. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6885-NR, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/04/2006 20.44 PROCESO 221-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2587-02.

Actor: E.R. SQUIBB & SONS INC. Marca denominativa: “CAPOTEMIL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de diciembre de 2005.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: E.R. SQUIBB & SONS INC. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

PROCURADOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. Tercero interesado: ILENDER PERU S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad ILENDER PERU S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 14 de agosto de 1998 ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo “CAPOTEMIL” para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 9868419. 2.

Después de haberse publicado el extracto en el diario oficial ‘EL Peruano’, la sociedad E.R. SQUIBB & SONS INC. formuló observación al registro del signo “CAPOTEMIL”, con base en la marca “CAPOTEN” que ampara productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El Jefe de la Oficina de Signos DistintivosINDECOPI, mediante Resolución N° 673-1999 del 26 de enero de 1999, declaró infundada la observación presentada por la sociedad E.R. SQUIBB & SONS INC. y concedió el registro como marca del signo solicitado; en contra de esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación. 4.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 801-1999 del 25 de junio de 1999, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución impugnada. 5. La actora, mediante apoderado promovió ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, solicitando la nulidad e invalidez de las Resoluciones 673-1999 del 26 de enero de 1999 y 8011999 del 25 de junio de 1999.

GACETA OFICIAL 6. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 19 de abril de 2002, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, la nulidad de las resoluciones demandadas. 7. El INDECOPI, mediante escrito radicado el 2 de julio de 2002 interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 2.

Fundamentos de la demanda. La actora manifiesta que con la expedición de las Resoluciones demandadas se violaron los artículos 81, y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: 1. El signo “CAPOTEMIL” no reúne los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, por lo tanto, está incursa en la prohibición consagrada en el artículo 83, literal a) de la misma Decisión. 2.

Lo anterior, por cuanto el signo “CAPOTEMIL” a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y, por lo tanto, sumamente confundible con la marca “CAPOTEN”. 3. De las nueve letras que forman el signo “CAPOTEMIL”, las seis primeras ‘CAPOTE’ son idénticas y están colocadas en los mismos lugares que las letras que forman la marca “CAPOTEN”; además, las letras situadas en séptimo lugar tienen parecida escritura y pronunciación, y más cuando se encuentran antecedidas por la vocal E. 4.

Fonéticamente las letras M y N tienen una muy parecida pronunciación y escritura similar, y al preceder a la vocal “E” en ambos casos, tienen idéntica pronunciación. 5. Los signos en conflicto protegen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por consiguiente, se trata de productos que se venden en los mismos establecimientos y compiten en el mismo mercado de los productos farmacéuticos. 6.

Entre los signos en conflicto las semejanzas son mayores que las diferencias. Las marcas 11/04/2006 21.44 son similares al grado de producir confusión e inducir al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir. 7. La disposición de las letras en orden y en número son casi las mismas. 8. Al realizar entre los signos en conflicto un cotejo conjunto y de forma sucesiva, se tiene que dejan la misma impresión visual en la mente del consumidor y que presentan elementos y caracteres comunes tanto en su aspecto gráfico como en el fonético.

Todo ello impide su coexistencia en el mercado. 3. La contestación a la demanda. a. Contestación por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Según el informe del Juez Consultante, el INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: 1. Los signos confrontados tienen suficientes diferencias en el plano fonético y gráfico que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir confusión al consumidor. 2.

Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto difieren en el número de sílabas y en la pronunciación de su última sílaba MIL y TEN y, por consiguiente, tienen distinta pronunciación y diferente impacto sonoro. 3. Al referirse al aspecto gráfico, se aprecia que la impresión visual de los signos es diferente, dado que, aunque su conformación inicial son seis letras similares, sus letras finales otorgan gran diferencia a las marcas “CAPOTEMIL” y “CAPOTEN”. 4.

Las marcas confrontadas no resultan confundibles, considerando posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión respecto de los productos y de su origen empresarial. b. Contestación por parte del tercero interesado. La sociedad ILENDER PERU S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, según el GACETA OFICIAL informe del Juez consultante y lo que se deduce de los respectivos anexos, contestó la demanda exponiendo las siguientes razones: 1.

Las marcas en conflicto están constituidas por el término CAPO, el cual es un término de uso común generalizado y débil, que se comparte entre algunas marcas bajo la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El principio activo del producto que se ampara con la marca es CAPTOPRIL, el cual es un medicamento empleado para la hipertensión y del cual se deriva el término CAP o CAPO. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 19 de abril de 2002 proferida de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró la invalidez de las resoluciones demandadas, aduciendo: “Del análisis comparativo de CAPOTEN y CAPOTEMIL, resultan siendo confundibles entre sí, siendo las semejanzas mayores que las diferencias, distinguiendo ambos signos, productos de la misma clase de la Nomenclatura Oficial, por lo que existe riesgo de confusión, de manera que el signo CAPOTEMIL se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344, concordante con el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823.” 5.

Recursos de apelación contra la sentencia de 19 de abril de 2002, proferida de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Tanto el INDECOPI como el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, interpusieron recursos de apelación contra la referida providencia ante la SALA CIVIL DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. El primero, argumentó lo siguiente: • “La sentencia impugnada no toma en consideración lo dispuesto en los incisos a) y c) 11/04/2006 22.44 del artículo 131 de la Ley de Propiedad Industrial – Decreto Legislativo No. 823. • Es una práctica generalizada que las marcas de productos farmacéuticos incluyan partículas de uso común que se encuentren referidas a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o a la función terapéutica del producto. • En el caso que nos ocupa, las marcas en conflicto comparten la partícula “CAPO” y, es por lo mismo, al tratarse de marcas de productos farmacéuticos dicha partícula común no resulta capaz de identificar un origen empresarial determinado y mucho menos inducir a confusión al consumidor. • El análisis en conjunto de los signos, la naturaleza misma de los productos que se distinguen, así como su forma de comercialización determinan en conjunto que la semejanza o coincidencia parcial entre los signos no generan la irregistrabilidad como marca del signo CAPOTEMIL”.

El segundo, argumentó lo siguiente: • “La sentencia impugnada estaría denegando el registro de una marca que guarda diferencias fonéticas y gráficas con otra previamente registrada. • Los signos en conflicto si bien coinciden en la pronunciación de las dos primeras sílabas, difieren en el sonido de las siguientes sílabas: TE – MIL / TEN. Además las últimas sílabas de ambas marcas son sílabas tónicas, lo cual hace que la diferencia entre ambas sea más notoria; todo lo cual determina una pronunciación e impacto sonoro diferente. • Desde el punto de vista gráfico, la secuencia de consonantes en ambos signos es distinta y el número de letras y sílabas también son diferentes, lo que hace que la escritura e impresión visual de los signos sea diferente”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL 11/04/2006 23.44 III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en sus artículos 81 y 83, literal a), vigente para la fecha de solicitud de registro que lo fue en agosto de 1998. Además, se interpretará de oficio el artículo 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: les el uso de la marca pueda inducir al público a error.” (…) IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de confusión; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas denominativas; partículas de uso común en las marcas farmacéuticas.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,” “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 ( ) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 11/04/2006 24.44 “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los GACETA OFICIAL requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 11/04/2006 25.44 de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que a través de los sentidos se forma una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. 4 En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera una determinada y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”.5 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. 2. La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre de 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.

Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSION. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos 11/04/2006 26.44 confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista GACETA OFICIAL identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002). Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”. 6 11/04/2006 27.44 La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 7, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero de 2005. Proceso Nº 161IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. 7 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 11/04/2006 28.44 Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 8 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca denominativa “CAPOTEMIL” y la marca denominativa “CAPOTEN”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

E. PARTÍCULAS DE USO COMUN EN LAS MARCAS FARMACEUTICAS. En la conformación de una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos; ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, ya que en estos 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 11/04/2006 29.44 casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. cos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención, en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El Tribunal reitera con las palabras de Fernández Novoa que: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación” “ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 9 TERCERO: El Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “CAPOTEMIL” y “CAPOTEN”, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación en relación con la comparación entre la mencionada clase de marcas.

CUARTO: En el caso de marcas de productos farmacéuticos que contengan partículas de uso común, al hacer el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

QUINTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénti9 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 265 y 266. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 258702, deberá adoptar la presente interpretación. GACETA OFICIAL 11/04/2006 30.44 Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO PROCESO 227-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal c), y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2002-00399-01. Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Marca: “FANTASIA” (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de diciembre de 2005. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como Tercero interesado: THE COCA COLA COMPANY (COCA COLA). B. DATOS RELEVANTES. 1 Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL a. La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. solicitó el 7 de marzo de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo nominativo “FANTASIA”, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 97.012.450.

El registro 17589, en la solicitud se mencionó que se pretendía reemplazar para la misma marca en la misma clase. b. Se presentaron las siguientes observaciones al registro del signo solicitado: La sociedad THE COCA COLA COMPANY, con base en el lema comercial “FANTASIA EN TU BOCA”, certificado de registro 197191 para ser usado con la marca FANTA, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (certificado 35.818).

La compañía QUIMINSA 1, con base en la marca “FANTASIA DE TIO RICO”, registrada para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que, además, es propietaria de la marca FANTASIA DE TIO RICO en Costa Rica, Guatemala y Honduras, y que es una marca notoriamente conocida en la región andina y a nivel mundial. c. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 24785 de 30 de julio de 2001, declaró infundada la observación de QUIMINSA; fundada la observación presentada por la sociedad THE COCA COLA COMPANY, y negó el registro como marca del signo denominativo “FANTASIA”. d. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 1 Aparece que QUIMINSA traspasó la solicitud de registro de la marca “FANTASIA DE TIO RICO” a favor de la Compañía Anónima FACEGRA, y que, a su vez, ésta última cambió su nombre por el de DISTRIBUIDORA UNILEVER ANDINA S.A. 11/04/2006 31.44 e. El Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 44298 de 28 de diciembre de 2001, confirmando la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 13552 de 30 de abril de 2002, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 134 y 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. La sociedad Industrias Alimenticias Noel S.A. es titular de los registros 221.123 de la marca FANTASIA en la clase 29; y 17.589 de la marca FANTASIA en la clase 30, éste último estuvo vigente hasta marzo de 1995. b. El registro de la marca FANTASIA era viable, teniendo en cuenta que dicha marca ya había sido registrada en la clase 30, y en cuya vigencia se solicitó el registro del lema comercial FANTASÍA EN TU BOCA de The Coca Cola Company, para la clase 32; coexistiendo, por lo tanto, pacíficamente en el mercado; además, dicho lema ha coexistido también con la marca FANTASIA, clase 29, sin presentar confusión entre el público consumidor.

Lo anterior demuestra que el signo FANTASIA y el lema comercial FANTASIA EN TU BOCA pueden coexistir pacíficamente en el mercado. c. Al comparar el signo FANTASIA con FANTASIA EN TU BOCA, se hace evidente que sus diferencias los hacen inconfundibles de manera que no pueden inducir al público a error. d. Desde el punto de vista conceptual, FANTASIA EN TU BOCA es una frase cuya originalidad radica en la combinación de términos, que considerados individualmente no pueden dar la connotación de marca y envían un mensaje original a fin de publicitar los productos amparados con el mencionado lema.

GACETA OFICIAL FANTASIA, por el contrario, es una expresión única, con connotación de marca, que de manera directa identifica al producto. e. El signo FANTASIA para la clase 30 pretende amparar productos exclusivos de ‘galletas y confitería’, comercializados por la sociedad Galletas Noel S.A., mientras que el lema FANTASIA EN TU BOCA es el complemento de la marca FANTA, la cual ampara una ‘bebida gaseosa’ de la clase 32. f. La coexistencia marcaria entre los signos en conflicto ha sido continua y pacífica, tomando en cuenta que han sido registrados para las clases 29 y 32, respectivamente. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • El signo FANTASIA solicitado para distinguir productos dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional, presenta semejanzas ortográficas, visuales, auditivas y conceptuales con el lema comercial registrado FANTASIA EN TU BOCA, clase 32, cuyo titular es The Coca Cola Company. • El signo FANTASIA clase 30, identifica “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza”, mientras que el lema FANTASIA EN TU BOCA, ampara productos en la clase 32 “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

Aunque amparan productos de clases distintas, presentan una relación para el consumidor que llevaría a pensar en un similar origen empresarial; que se refieren a la misma marca o lemas comerciales que pertenecen a un mismo titular; que distinguen una misma línea de productos dado que su destino es un mismo tipo de consumidor, además de sus iguales canales de comercialización. 11/04/2006 32.44 • El consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, ya que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una gama de productos de determinada empresa. 2.

Contestación por parte de los terceros interesados. A pesar de que en el oficio remisorio dirigido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado se alude a las copias de las contestaciones de los terceros interesados, no aparecen dichas copias. Del informe del Juez Consultante tampoco se alude a la intervención de los mismos.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 136, literales a) y c) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 81, 82, literal a), 83, literal c) y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “FANTASIA” fue presentada el 7 de marzo de 1997, fecha en la cual, dicha normativa se encontraba vigente.

Lo anterior sin perjuicio de que las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: GACETA OFICIAL DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,” ( ) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos”: 11/04/2006 33.44 Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, ámbito de protección del lema comercial, comparación entre una marca denominativa y un lema comercial, confusión directa e indirecta, conexidad competitiva y coexistencia entre signos idénticos y similares, A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

(…) “c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;” ( ) Artículo 118 “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

DECISION 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos GACETA OFICIAL 11/04/2006 34.44 consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”.

El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 2 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998). 3 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por 2 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003.

GACETA OFICIAL otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesiòn. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inme- 11/04/2006 35.44 diatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso 46-IP2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005) En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “FANTASIA” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servi- GACETA OFICIAL cios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 4 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 5 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas 4 5 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 11/04/2006 36.44 y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la GACETA OFICIAL misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 11/04/2006 37.44 los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva que el consumidor prefiera esa marca, y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. La distintividad La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que a través de los sentidos se forma una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 7 En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 6 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el pro- La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor 7 6 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre de 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. GACETA OFICIAL pio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 8 La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante, además, a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. C. AMBITO DE PROTECCION DEL LEMA COMERCIAL. El artículo 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que los Países Miembros podrán registrar lemas comerciales de conformidad con las legislaciones nacionales; define, además, el lema comercial como “..la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

En relación con el concepto y las funciones del lema comercial, en anterior jurisprudencia el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase 8 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.

Págs. 21 y SS. 11/04/2006 38.44 o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”). Por su parte, la doctrina enseña que “los lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo.

La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valorización ”. (BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial jurídica Venezolana, 1994, p. 230). La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).

Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables GACETA OFICIAL las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122)”.

(Proceso 109-IP2004. Interpretación Prejudicial del 22 de septiembre de 2004). El artículo 83, literal c) de la Decisión 344 dispone que la existencia de un lema comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria, siempre y cuando se presenten dos circunstancias: • Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje a un lema comercial registrado. • Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público consumidor a error.

De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que de acuerdo con los productos amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor. 11/04/2006 39.44 Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al ser el lema comercial también un signo denominativo, los criterios adoptados por el Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas son perfectamente aplicables al caso particular. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” D. COMPARACION ENTRE UNA MARCA DENOMINATIVA Y UN LEMA COMERCIAL Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca.

En consecuencia, al realizar la comparación entre éstos se tendrán en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 9, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 10 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” 9 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 10 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

GACETA OFICIAL De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “FANTASIA” y el lema comercial “FANTASIA EN TU BOCA”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

E. CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA. Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos como marcas por la existencia de un lema comercial registrado, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. 11/04/2006 40.44 ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. La confusión puede darse de dos maneras: 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2.

De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

F. CONEXIDAD COMPETITIVA. Como quiera que dentro del proceso interno se planteó la conexidad entre los productos y/o servicios amparados por las clases 30 y 32, es preciso que el juez consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

No obstante lo anterior, y como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ellos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor, no demuestra su semejanza; así como la b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el con- GACETA OFICIAL sumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre del 2003 Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004). Conforme a los anteriores criterios, el Juez Consultante deberá tener en cuenta, además, que la sociedad demandante en el curso de la actuación administrativa limitó el alcance de la solicitud de registro de la marca FANTASIA para amparar única y exclusivamente GALLETAS y CONFITERIA, productos de la clase 30, tal y como se desprende del recurso de reposición presentado por la demandante y que reproduce, en algunos de sus apartes, la Resolución 44298 del 28 de diciembre de 2001, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la siguiente manera: “Con el fin de delimitar aún más el cubrimiento de los productos que son de interés de la COMPAÑÍA GALLETAS NOEL S.A., y de individualizar la marca de mi representada, me permito informar a su Despacho que en cumplimiento de expresas instrucciones de mi representada LIMITO, el alcance de la solici- 11/04/2006 41.44 tud de registro de la marca FANTASÍA, para amparar única y exclusivamente GALLETAS Y CONFITERIA, productos comprendidos en la clase 30 internacional” G. COEXISTENCIA ENTRE SIGNOS IDENTICOS O SIMILARES.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003) Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, GACETA OFICIAL aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor.

CUARTO

QUINTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no, riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los mismos. En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de co- 11/04/2006 42.44 nexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

SEXTO: Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 200200399-01 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 11/04/2006 43.44 GACETA OFICIAL 11/04/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú