Año XXIII - Número 1333 Lima, 25 de abril de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 239-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: CORNELL (mixta). Actor: sociedad OAKLEY INC. Proceso interno Nº 2003-00007 Proceso 240-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: BIOSTAR. Actor: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Proceso interno Nº 2003-00041 Proceso 205-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, literal f), y 135, literales c) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 135, literales a), b) y e), eiusdem.
Parte actora: sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. Caso: signo “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”. Expediente Interno: No. 2003-00117 (8884) Proceso 234-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: Sociedad JEANNE LANVIN. Marca: “OXIGENYANBAL” (mixta). Expediente Interno Nº 2001-00349 01 11 20 30 PROCESO 239-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: CORNELL (mixta). Actor: sociedad OAKLEY INC. Proceso interno Nº 2003-00007. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, a este Órgano Jurisdiccional para que Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00007 incoado por Ángel Leonardo Caballero Betancourt.
El auto de 18 de enero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 1805, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad OAKLEY INC. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio.
Tercero interesado es el señor Ángel Leonardo Caballero Betancourt. b) Hechos El 16 de marzo de 1998, el señor Ángel Leonardo Caballero Betancourt solicitó el registro como marca del signo CORNELL+GRÁFICA para distinguir aparatos e instrumentos ópticos, productos comprendidos en la Clase 9. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial Nº 461 de 19 de junio de 1998, no habiéndose presentado observaciones.
Por Resolución Nº 16819 de 28 de septiembre de 1998 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro de la marca CORNELL (mixta) a favor del señor Ángel Leonardo Caballero Betancourt. Por su parte la sociedad OAKLEY INC. manifiesta ser titular de la marca OAKLEY INC.+GRÁFICA para distinguir todos los productos de la Clase 9. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora indica que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 “… al desestimar la similitud existente entre los signos OAKLEY+GRÁFICA 25/04/2006 2.40 y CORNELL+GRÁFICA …”; que “… existía al momento de ser efectuado el examen de registrabilidad de la marca CORNELL+GRÁFICA un registro anterior, con lo cual se invoca la aplicación del principio ‘in dubio pro signo priori’ …”.
Asimismo indica que: “Las marcas objeto de la litis son OAKLEY+GRÁFICA y CORNELL+ GRÁFICA, la primera registrada con anterioridad para distinguir todos los productos de la clase novena y la segunda para algunos de ellos, específicamente ‘aparatos e instrumentos ópticos’ … es así como se presenta entonces similitud o semejanza ideológica o conceptual entre las expresiones OAKLEY+GRÁFICA y CORNELL+ GRÁFICA …”.
La actora también dice que: “Si tenemos en cuenta lo anterior y que la GRÁFICA es la parte fundamental de la marca, ello trae consigo la irremediable confusión a partir de la similitud o semejanza … ya que en una visión de conjunto ocupa y tiene una incidencia menor la parte denominativa … En resumen, es innegable que la marca CORNELL+ GRÁFICA contiene una elipse, marca registrada por OAKLEY+GRÁFICA concedida con anterioridad a aquella, lo cual hace que la registrada con posterioridad se confunda con la primera, con lo cual se sigue que la coexistencia de las mismas en el mercado trae consigo un grave e inevitable riesgo de confusión”.
Manifiesta también que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 y consiguientemente los artículos 136 literal a) y el artículo 135 literal b) “…ante la similitud de las marcas OAKLEY+ GRÁFICA y CORNELL+GRÁFICA, que traen consigo la consecuente confusión …lo que hace que las resoluciones que motivaron esta acción sean declaradas nulas”.
Finalmente dice que: “La Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la marca de la sociedad OAKLEY INC., la cobertura de ésta, y la similitud existente entre las marcas OAKLEY+ GRÁFICA y CORNELL+GRÁFICA; lo que da lugar a que estemos frente a un acto administrativo que al omitir los supuestos que le sirven de causa, traigan de suyo que este acto sea susceptible de anulación …”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “… no se ha incurrido en violación GACETA OFICIAL de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.
Igualmente dice que la Resolución Nº 16819 se expidió: “… legal y válidamente … concediendo el registro de la marca ‘CORNELL’ (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 … solicitada por la sociedad OAKLEY INC. (sic)”. Al referirse al artículo 136 de la Decisión 486 dice que “… efectuado el exámen (sic) conjuntual de las marcas enfrentadas ‘CORNELL’ (mixta) frente a ‘OAKLEY’ (mixta) no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (sic) sin que conlleven al público consumidor a error sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial …”.
La Superintendencia también dice que: “… ha de descartarse la confusión visual, ya que los dos signos cotejados no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud de la palabra es completamente diferente … la sílaba tónica de los signos confrontados están compuestos por diferentes letras, y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respecto de la sílaba tónica … A este respecto hay que agregar que, la pronunciación de ‘CORNELL’ es completamente diferente a ‘OAKLEY’ … En consecuencia, la percepción sonora o auditiva que ambas marcas generan es completamente diferente … Por lo tanto, al no coincidir en la misma forma toda la estructura ortográfica de la palabra ha de descartarse la similitud e identidad de los signos confrontados tanto desde el punto de vista visual como del fonético …”.
Finalmente, sobre el argumento de la actora de que el elemento gráfico es el principal, dice que “… ello se descarta con lo antes expuesto dado el predominio de la parte denominativa …”, además que: “… éstas no son semejantes entre sí desde el punto de vista gráfico, en razón a que sus figuras elípticas son disímiles entre sí, sin que conlleven al consumidor a ningún tipo de relación o asociación frente a los servicios que distinguen”.
El Curador ad-litem del señor Ángel Leonardo Caballero Betancourt, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 25/04/2006 3.40 “En cuanto a los fundamentos jurídicos en que se basan las pretensiones, debo manifestar que los mismos deberán ser materia de estudio, análisis y demostración a través del fallo que decida las pretensiones de la demanda… La acción de la referencia no ha caducado por cuanto la misma fue presentada con antelación al vencimiento del término para proponer la presente acción de nulidad … Tampoco observo, de la revisión hecha al informativo, causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado en las presentes diligencias”.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo CORNELL (mixto) se presentó el 16 de marzo de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto de oficio se interpretarán los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y no así los artículos 134 y 136 de la Decisión 486, que han sido solicitados.
GACETA OFICIAL Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 25/04/2006 4.40 “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por haberse determinado que la solicitud de registro del signo CORNELL (mixto) ha sido presentada en vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.
Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata a varios de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, a los plazos de vigencia y a la materia procedimental.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
GACETA OFICIAL La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.
(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.
En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.
(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo CORNELL (mixto) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma. 25/04/2006 5.40 II.
La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. GACETA OFICIAL La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. 25/04/2006 6.40 sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca CORNELL (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. Signos mixtos Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por defi- GACETA OFICIAL nición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. IV.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, 25/04/2006 7.40 tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, GACETA OFICIAL 25/04/2006 8.40 pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.
(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las de- GACETA OFICIAL nominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre CORNELL (mixto) y OAKLEY+GRÁFICA es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.
V. Examen de registrabilidad El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Al respecto el Tribunal ha indicado: “ en el caso en que no se hubiesen presentado obser- 25/04/2006 9.40 vaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Proceso 61-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.
(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.
La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: GACETA OFICIAL PRIMERO.- Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.
La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. SEGUNDO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 25/04/2006 10.40 QUINTO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.
SEXTO. - Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00007 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 25/04/2006 11.40 Mónica Rosell SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 240-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: BIOSTAR. Actor: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Proceso interno Nº 2003-00041. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00041.
El auto de 18 de enero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1807, complementada con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio.
Tercero interesado: Sociedad SOLUCIONES BACTERIALES DE COLOMBIA SOLUBACT LTDA. b) Hechos El 24 de julio de 2001 la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo BIOSTAR (nominativo) para distinguir “productos químicos destinados a la horticultura y silvicultura, abono para tierras y fertilizantes”, productos comprendidos en la Clase 01 (Clasificación Internacional de Niza, Clase 01: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria).
Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 507 de 2001, la sociedad BACTERIALES DE COLOMBIA SOLUBACT LIMITADA presentó oposición al registro, con fundamento en su marca BIOSTAR, Clase 31, registrada para identificar “organismos vegetales unicelulares y muy especialmente bacterias para el tratamiento y utilización en productos agrícolas, forestales y para el tratamiento de aires, suelos y aguas.” Por Resolución Nº 1361 de 28 de enero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo BIOSTAR (nominativa) a la actora, porque considera que entre “el signo BIOSTAR y la marca BIOSTART existen similitudes en el campo visual y auditivo que imposibilitan su diferen- GACETA OFICIAL ciación por parte del adquirente o consumidor”, a lo que añade la relación de productos que puede existir entre las clases 1 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al respecto dice en: “la solicitud se pretenden productos químicos destinados a la horticultura y silvicultura, abonos para las tierras y fertilizantes de la clase 1. De otra parte, la marca opositora está registrada entre otros para organismos vegetales unicelulares, muy especialmente bacterias para el tratamiento y utilización de productos agrícolas.
En los productos mencionados existe relación. En efecto, los medios de publicidad pueden ser los mismos, en tanto las revistas especializadas en temas de agricultura incluyen propaganda relacionada con los abonos para la tierra y los beneficios que tienen junto con la especial forma de tratarla a través de organismos vegetales. De igual forma existe complementariedad entre unos y otros productos, pues los productos comprendidos en la clase 31 suelen ser aplicados a los productos químicos para la horticultura que se encuentran en a (sic) clase 1ª, así como los abonos de la clase 1ª son productos que contienen los productos vegetales de la clase 31.
Finalmente los canales de comercialización pueden ser los mismos, como sería el caso de almacenes especializados en la venta de productos agrícolas de origen natural como los hortícolas, forestales de la clase 31 y a su vez en el abono utilizado para su producto o cuidado”. Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución Nº 8626 de 20 de marzo de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 1361 y concedió el recurso de apelación. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien, mediante Resolución Nº 30508 de 20 de septiembre de 2002, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 y siguientes, en especial el consagrado en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, si se tiene en cuenta que “…la marca solicitada en registro 25/04/2006 12.40 cumple con todas las características de distintividad, novedad (sic) y representación gráfica que exige la norma en mención y por ende puede cumplir en el mercado su función como marca”.
Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio le restó capacidad al signo BIOSTAR, porque: “se le confirieron unas atribuciones exclusivas, especiales y excepcionales al signo BIOSTART, clase 31, propiedad de la sociedad SOLUBACT LTDA., que además de inusitadas e ilegales no corresponde a dicho signo, pues frente a éste se desconoció el principio de especialidad y se dio tratamiento de una marca notoria”.
En relación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, expone que “la prohibición es clara en exigir que se trate de un signo idéntico o semejante de una parte, y de otra, que haya sido solicitada o registrada por un tercero. No obstante lo anterior, también hay que señalar los principios que rigen en materia de marcas como son el de territorialidad y el de especialidad, de modo que la semejanza o identidad de productos se deberá analizar entre los productos o servicios de la misma clase y los que guarden conexidad con estos, y a ellos hacen alusión los supuestos de confusión …”.
Sostiene que: “las resoluciones que negaron el registro de la marca nominativa BIOSTAR a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. se puede observar que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el principio de especialidad”, en el sentido que “en el presente caso se trata de productos de la clase 1ª y de la clase 31ª, y que cada uno de los signos tienen una cobertura restringida, es decir, que no fueron solicitadas para distinguir todos y cada uno de los productos que se encuentran comprendidos en cada una de las clases ….
Es radical la diferencia entre una y otra clase, tanto así que mientras los productos de la clase primera consisten básicamente en preparaciones o productos logrados a partir de procedimientos químicos realizados por el hombre, los de la clase treinta y una comprende los productos que no han sido manipulados por el hombre y que no son el resultado de procedimientos químicos realizados por el hombre para su obtención. … Uno de los principios fundantes (sic) para establecer la relación de productos es el de la conexión competitiva entre ellos, pues tal cir- GACETA OFICIAL cunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado y que posean finalidades idénticas o afines, lo que se le constituye en un indicio de conexión … En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, como lo serían los canales de distribución y los establecimientos de venta al público”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en relación a las Resoluciones 1361, 08626 y 30538, dice que no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486.
En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. En relación al principio de territorialidad señala que: “en relación al proceso no es viable realizar estudio o referencia alguna respecto al ‘principio de la territorialidad, ya que las observaciones presentadas por la sociedad SOLUCIONES BACTERIALES DE COLOMBIA SOLUBACT LIMITADA, se hicieron basadas en el derecho concedido por el registro de la marca BIOSTART, para distinguir productos de la clase 31, en Colombia y no en otro País Miembro”.
Respecto a la irregistrabilidad del signo solicitado como marca BIOSTAR, frente a la marca registrada BIOSTART, concluye que “son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.
Añade que: “si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas; en este sentido la marca solicitada ‘BIOSTAR’ reproduce totalmente la marca registrada con anterioridad ‘BIOSTART’, y adicionalmente el hechos (sic) de que los productos que distingue una y otra marca estén comprendidos en diferentes clases del nomen- 25/04/2006 13.40 clador sinembargo (sic) ellos están relacionados con su finalidad”.
Sobre el principio de especialidad entre los productos protegidos en las clases 1ª y 31ª de la Clasificación Internacional de Niza, señala que: “(…) la relación o asociación se aduce o se predica de los productos o servicios de que se trate, y no de las clases en que dichos productos se encuentren clasificados de acuerdo a la clasificación internacional de Niza, aclarándose para el caso en litis, que los microorganismos que se excluyen de la clase 31 internacional, son aquellos que tienen finalidad farmacéutica, y a contrario sensu, los organismos vegetales como tal están incluidos dentro de la clase 31 internacional, y fue sobre tales productos que se concedio (sic) el registro de la marca registrada BIOSTAR, de la sociedad sociedad (sic) Soluciones Bacteriales de Colombia Limitada Solubact Limitada”. e) Fundamentos Jurídicos de la contestación del tercero interesado La sociedad Soluciones Bacteriales de Colombia Limitada Solubact Ltda., señala que: “de la simple comparación entre la marca BIOSTART., de mi representada, y la marca BIOSTAR, solicitada posteriormente se podrá apreciar fácilmente que la marca BIOSTART versa totalmente alrededor de la marca de mi representada pues reproduce en forma idéntica el signo BIOSTAR, es decir, la marca previamente registrada por mi representada, lo cual, haría difícil, por no decir imposible, diferenciarlas.
Además, existe una evidente identidad fonética la cual se aprecia al pronunciar una marca detrás de la otra”. Respecto a la semejanza e identidad con una marca anteriormente registrada señala que: “la marca BIOSTAR, solicitada posteriormente, es prácticamente idéntica a la marca BIOSTART registrada por mi representada, lo cual, sin lugar a dudas, llevará a error al público consumidor ocasionándole con ello no sólo graves prejuicios a mi representada, sino también al mismo público consumidor”.
En cuanto a la regla de la especialidad señala que: “la marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no GACETA OFICIAL se confunda con otra registrada con anterioridad, y pueda ser reconocida fácilmente”. A lo que da las excepciones a la regla de la especialidad: “como consecuencia de lo anterior, resulta que una misma marca puede ser empleada por varias personas, siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes.
También de aquellos productos o servicios que por su similitud puedan ocasionar o hacer nacer algún tipo de riesgo de confusión en el espíritu de la clientela, aún se encuentren en clases distintas de la clasificación”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);
Que teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo BIOSTAR (nominativo), fue el 24 de julio de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.
Decisión 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea 25/04/2006 14.40 apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)” I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.
Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. GACETA OFICIAL Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O. A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).
Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fór- 25/04/2006 15.40 mulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).
La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.
Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo BIOSTAR GACETA OFICIAL cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Es de hacer notar que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344, toda vez que incluye el riesgo de asociación como una causal de irregistrabilidad.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 25/04/2006 16.40 Hay riesgo de confusión o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza in- GACETA OFICIAL duce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.
Al respecto el Tribunal dice: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”.
(Proceso 165-IP-2005, aprobada el 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a 25/04/2006 17.40 otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114 del 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que GACETA OFICIAL deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en 25/04/2006 18.40 que pueden asemejarse los signos BIOSTAR para la clase 01 y BIOSTART para la clase 31. III. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.
En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). GACETA OFICIAL La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).
En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al pú- 25/04/2006 19.40 blico a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.
GACETA OFICIAL 25/04/2006 20.40 CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00041 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 205-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, literal f, y 135, literales c) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 135, literales a), b) y e), eiusdem.
Parte actora: sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. Caso: signo “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”. Expediente Interno: No. 2003-00117 (8884). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de febrero del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el “literal f) del artículo 134 y literales c) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de octubre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: GACETA OFICIAL 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., solicitó ante la División de Asuntos (sic) Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca figurativa consistente en la forma de una bota y sus suelas para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “… publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal, la sociedad STANTON & CIA S.A., presentó demanda de oposición, con fundamento en los artículos 135 literales b) y d) y 136 literal f) de la Decisión 486 …”; que “mediante Resolución núm. 12826, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de oposición presentada por STANTON & CIA S.A., y negó el registro de la marca figurativa, solicitada por la sociedad actora”; que “la División de Signos Distintivos resolvió desfavorablemente el recurso de reposición mediante Resolución núm. 25064, confirmando la Resolución núm. 12826”; y que “mediante Resolución núm. 34727, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió desfavorablemente el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 12826, en el sentido de negar el registro de la marca figurativa solicitada, quedando agotada la vía gubernativa”.
En el texto de la Resolución 12826, del 29 de abril de 2002, consta que “la sociedad Stanton & Cía S.A. … interpuso oposición contra la solicitud de registro … El objeto de la oposición es que se niegue el registro y se fundamenta de la siguiente manera: Es titular de las marcas AEROFLEX CAMINA CONTIGO, NI UN PASO MAS SIN CALZADO STANTON CAUCHOSOL, BAXTER y AEROFLEX … en la clase 25”.
Se observa además que el apoderado de la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. alega en su demanda que “El día 29 de junio de 2001, la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., solicitó … el registro de la marca FIGURATIVA consistente en la forma de una bota y sus suelas, para identificar productos de la clase 25 …”; y que los argumentos formulados por la sociedad STANTON & CIA S.A., al oponerse al registro de marca solicitado, “hacen referencia a una 25/04/2006 21.40 marca FIGURATIVA diferente a la solicitada, razón por la cual la oposición ha debido haber sido declarada infundada.
Se puede apreciar cómo en varios apartes del escrito se hace referencia la (sic) figura de un zapato y su suela, cuando realmente la marca figurativa solicitada consistía en la figura de una bota y sus suelas”. 1.2. Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 134, literal f, de la Decisión 486, ya que “si la marca solicitada consiste en la forma de un producto, necesariamente hay que concluir que se trata de aquellas formas a que hace referencia la norma contenida en la normatividad andina, es decir, que contrariando expresamente la norma que permite el registro de formas de productos que no consistan exclusivamente en su forma usual, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado en la clase 25 internacional”; y que “en la medida en que la marca solicitada estaba comprendida en el supuesto de hecho que permite el registro de las formas de productos, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en una violación a la normatividad andina de propiedad industrial al negar una marca que debía ser registrada”.
También indica el consultante que, según la parte actora, el artículo 135, literal c, de la Decisión 486, también infringido, establece “ … una de las principales modificaciones realizada por la normativa del año 2000 … dada por la inclusión expresa de la posibilidad de registrar marcas que consistan en la forma de los productos; norma que se complementó en cuanto al alcance de la prohibición de registrar marcas de ese tipo, al indicarse que sólo son irregistrables aquellas marcas que consistan exclusivamente en una forma usual de los productos”; que, a juicio de la actora, “la Decisión 486 permite que si una marca figurativa no coincide exactamente con la forma usual del producto, puede ser registrada, otorgando a su titular la exclusividad sobre aquello que precisamente diferencia la figura solicitada de la forma usual”; que “la marca solicitada para registro, definitivamente no consiste exclusivamente en la forma usual de una ‘bota’, pues contrario a lo dicho por la División de Signos Distintivos que a la postre negó el registro; ésta (sic) marca contiene elementos adicionales que han sido aplicados a la forma usual de una bota”; y que “el hecho de GACETA OFICIAL incluir la forma usual en la solicitud de registro como parte de la marca, no la hace irregistrable, pues como lo ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio en múltiples ocasiones, un signo en un principio irregistrable se convierte en registrable cuando es acompañado por otro que le otorgue la distintividad necesaria para cumplir con los requisitos de la marca”.
El consultante refiere asimismo el alegato del actor según el cual se incurrió en la violación del artículo 135, literal f, de la Decisión 486, por cuanto “el razonamiento de la Administración se basó en una aplicación analógica de una norma prohibitiva, únicamente aplicable a marcas nominativas o mixtas”; que “una marca figurativa, por definición no está compuesta por ninguna letra, por lo que no es posible, por su misma naturaleza, que consista exclusivamente en el nombre del producto o servicio identificado.
En el caso de las botas y las suelas comprendidas en la clase 25 internacional, serían genéricas las marcas ‘BOTA’ y ‘SUELAS’, las cuales definitivamente no coinciden con el signo solicitado para registro por VENUS COLOMBIA (sic) S.A. … la entidad demandada simplemente se limitó a sostener que el consumidor, al encontrarse con el signo, sabría que se trataba de una bota y sus suelas, para lo cual es necesario tener en cuenta que, en casos anteriores como lo fue el de los restaurantes EL ROBLE Y LA CAVA, no se les negó el registro a pesar de que el público, al encontrarse en el mercado, sabría que se trataba de signos que identificaban un servicio específico y aún cuando leen donde era aplicable la causa de irregistrabilidad por Genericidad”.
Además, se alega en la demanda que “Una interpretación sistemática de la norma permisiva y de la norma prohibitiva, de acuerdo con el principio general de derecho según el cual la interpretación a las normas prohibitivas debe ser restrictiva y que la de las normas permisivas puede ser analógica, nos lleva a sostener que la Decisión 486 permite expresamente el registro de las formas de los productos que no consistan exclusivamente en una forma usual.
En consecuencia, dichas normas implican que si una marca figurativa no coincide exactamente con la forma usual del producto, puede ser registrada otorgando a su titular exclusividad sobre aquello que precisamente diferencia la figura solicitada de la forma usual”; que “la marca solicitada para registro … no consiste exclusivamente … en la 25/04/2006 22.40 forma usual de un (sic) bota, pues contiene elementos adicionales que han sido aplicados a la forma usual de una bota.
En palabras del propio Tribunal Andino de Justicia, es evidente que cuando algunas formas o relieves se están aplicando o agregando a una forma usual, precisamente se pretende la exclusividad sobre esa forma adicional y no sobre lo que compone la forma usual”; que “Lo que ocurre es que para solicitar la exclusividad sobre esas formas o relieves, es necesario solicitar el registro enmarcado dentro de la forma usual, lo cual no puede impedir que la Oficina Nacional Competente entienda que lo que se pretende apropiar con el registro es lo que se le adiciona a la forma usual”.
La demanda incluye una gráfica “en la que se muestra en color negro la parte del signo que pretende ser protegida por mi cliente, la cual consiste en el relieve y diseño que ha agregado a la forma usual del producto, y por otra parte se muestra en línea punteada roja, la parte del signo solicitado sobre la cual no se pretende exclusividad, por tratarse de la forma usual del producto, pero que es necesaria para mostrar adecuadamente el signo solicitado …”; que “… se está generando en los diferentes países de la Comunidad Andina una situación de inseguridad jurídica, pues un empresario como mi representada, a pesar de actuar ante países que supuestamente tienen la misma normatividad de marcas, está sujeto a que una Oficina considere que su marca tiene la suficiente distintividad intrínseca, mientras que otra Oficina considere lo contrario, sin que medie una razón jurídica que justifique ese hecho”; que “es reconocido como principio general de derecho, que las normas de interpretación sólo son aplicables en la medida en que el texto estudiado presente algún tipo ambigüedad (sic).
Sin embargo, ante la claridad absoluta de la prohibición, referida a signos que sean el nombre de un producto o servicio, no cabe duda que se está refiriendo a marcas nominativas o mixtas, las cuales por contener vocablos, son las únicas que pueden ser en sí mismas el nombre de un producto o servicio”; y que “una marca FIGURATIVA, por definición no está compuesta por ninguna letra, por lo que no es posible, por su misma naturaleza, que consista exclusivamente en el nombre del producto o servicio identificado.
En el caso de las botas y las suelas comprendidas en la clase 25 internacional, serían genéricas las marcas ‘BOTA’ y ‘SUELAS’, las cuales definitivamente no coinciden con el signo solicitado para registro por VENUS COLOMBIANA S.A.”. GACETA OFICIAL 2. Contestación a la demanda 2.1. En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sostiene que “La Oficina Nacional Competente procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la marca figurativa que nos ocupa dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina concluyéndose que esta marca figurativa no está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo no cumple con los requisitos para ser registrada como marca, y con su registro se estaría privando a los competidores del titular, de utilizar estas formas habituales para identificar los mismos productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente”; que “Como se sostuvo acertadamente en los actos administrativos acusados en un principio las formas tridimensionales y bidimensionales pueden registrarse como marcas, en tanto no se constituyan en la forma usual del producto o de su envase o le impongan una ventaja funcional o técnica al mismo …”; que “Efectuado el análisis de la figura consistente en una bola (sic) y diseño de una suela de bola (sic) según el modelo solicitado, se tiene que la reprnsentación (sic) para amparar suelas y xalzado (sic) entre otros se constituye en la forma usual de las suelas y zapatos de cierto tipo que se comercializan en el mercado, los consumidores tienen un conocimiento previo de estre (sic) tipo de diseños y las asocia de manera inmediata y directa a la presentación de los productos que el comerciante desea cobijar; por lo tanto, el signo solicitado carece de la distintividad para constituirse como marca, por la incapacidad de distinguir en el mercado los productos que pretende”; que “la marca solicitada es tridimensional siendo evidente que carece de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca (sic), ya que designa de manera clara, inmediata y directa el producto amparado”; que “Los consumidores al apreciar una marca como la solicitada identificarían el producto como tal, zapatos y suelas que suelen tener este tipo de presentación sin que pueda diferenciarlas de los ofrecidos por del os (sic) ofrecidos por los demás competidores”; que “En consecuencia, la marca figurativa para productos de la clase 25 en debate, es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 … como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente …”; y que “… las resolu- 25/04/2006 23.40 ciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. 2.2.
El apoderado general de la sociedad STANTON & CIA S.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, manifiesta en su escrito de contestación que “la marca figurativa que pretende registrar el actor consiste exclusivamente en el diseño de una bota y una suela …”; que “la marca negada ES EXCLUSIVAMENTE el diseño de una bota y una suela”; que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal c, de la Decisión 486, “por cuanto la marca que se pretende registrar utiliza SOLAMENTE como diseño gráfico los elementos básicos de los productos de calzados, es decir, la figura de una bota y una suela, sin añadirle elemento alguno que aporte mínimamente en su distintividad”; que, de concederse el registro, “se impedirá que cualquier persona pudiese utilizar el diseño de una suela o de una bota lo cual sería palabras más, palabras menos, una MONOPOLIZACIÓN del mercado”; que “la marca FIGURATIVA que se pretende registrar, al tratarse solamente de la figura genérica de una bota y una suela, la cual sin duda alguna hace parte de la clase 25 internacional, carece de todo elemento que aporte distintividad alguna, por lo que se encuentra presente un gran riesgo de confusión entre el público consumidor”; que “Es claro que la marca figurativa del actor es una bota y una suela, y al representar la figura estos conceptos, nos encontramos que son genéricas para distinguir productos de la clase 25 Internacional”; que “el mismo actor está reconociendo que está utilizando principalmente la forma general de una bota y por consiguiente de una suela tal cual, para obtener el registro de su marca”; y que “… en ningún momento de este escrito se está rebatiendo la utilización de una forma general de una bota y su suela dentro del diseño de la marca, sino se está haciendo referencia a que el problema surge cuando se trata EXCLUSIVAMENTE de ese diseño, sin los elementos adicionales SUFICIENTES que permitan distinguir un producto de otro”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el “literal f) del artículo GACETA OFICIAL 134 y literales c) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 294 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos 134, literal f, y 135, literales c) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como, de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la del artículo 135, literales a), b) y e), de la citada Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…)”. 25/04/2006 24.40 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(…)”. I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, nú- GACETA OFICIAL meros o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de la norma de extender el alcance de la noción de marca.
Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).
En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.
La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u 25/04/2006 25.40 obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).
Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).
La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.
II. De las clases de signos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos figurativos y tridimensionales. II.I. Signos figurativos Los signos gráficos —entre los cuales se encuentran los figurativos— son visualmente perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual.
En ellos, indica la doctrina, la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo GACETA OFICIAL utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; mientras que, en los figurativos, la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”.
En la doctrina se agrega el tipo de signo gráfico que “evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.). El Tribunal ha señalado a este propósito que el análisis sobre la distintividad suficiente de la marca figurativa “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores.
(…) la regla … se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 14-IP97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O. A.C. Nº 354, del 13 de julio del mismo año, caso marca “FIGURATIVA”).
Por tanto, para verificar si el signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple los requisitos para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual. Por otra parte, para que este tipo de signos sea distintivo debe poseer algún elemento específico que permita a los consumidores saber de su origen comercial, pero no es necesario que informe con exactitud acerca de la identidad del fabricante de los productos que constituyan su objeto.
Cabe agregar que el signo figurativo es bidimensional, como lo ha manifestado la jurisprudencia de este Tribunal, “Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la 25/04/2006 26.40 gráfica (v. gr. el papel).
En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional” (Sentencia dictada en el expediente N° 23-IP-98, del 25 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre del mismo año, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”).
II.II. Signos tridimensionales El artículo 134, literal f, de la Decisión 486, establece que podrán constituir marca “La forma de los productos, sus envases o envolturas”. Y el artículo 138, literal b, eiusdem, menciona, como uno de los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de un signo como marca, que se reproduzca ésta “cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.
La Decisión 486 distingue pues entre el signo figurativo y el tridimensional. El Tribunal ha precisado que, en el caso del signo tridimensional en sí, se trata de “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto …” (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2005, del 25 de mayo de 2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1224, del 2 de agosto del mismo año, caso “FORMA DE BOTELLA”).
En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, el artículo 134, literal f, de la Decisión 486, prevé la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma, el envase o la envoltura del producto que pretende distinguir. Se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto —aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos—, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión citada, sin que la naturaleza del producto o del servicio de que se trate constituya obstáculo para su registro.
Por tanto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, o su envoltura, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una GACETA OFICIAL impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases (u otras formas, o envolturas) destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…) Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase, o una envoltura) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado” (Sentencia dictada en el expediente N° 33IP-2005, del 25 de mayo de 2005, publicada en la G.O.A.C N° 1224, del 2 de agosto del mismo año).
Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma, envase o envoltura que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca …” (Sentencia del expediente N° 33-IP-2005, ya citada).
Importa pues que la forma, el envase o la envoltura del producto pueda distinguirse “de entre otros envases (formas o envolturas) de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 82-IP-2000, del 2 de marzo del 2001, publicada en la G.O.A.C. No. 651, del 20 de marzo del mismo año, caso “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”).
III. De la prohibición de registrar como marca el signo consistente exclusivamente en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o por la función del producto El artículo 135, literal c, de la Decisión 486, prohíbe el registro como marca de la forma tridimensional de un producto, cuando ella consista exclusivamente en la forma usual del producto o de su envase.
También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfac- 25/04/2006 27.40 ción de las necesidades que con el mismo se persiguen” (FERNÁNDEZ-NOVOA; ob. cit., p. 85).
Según Manuel Pachón, se trata de las formas que se deben a la naturaleza o a la función industrial del producto, “como sucede con la configuración de las cuchillas de afeitar que para que cumplan su función tienen que acomodarse a la forma de las máquinas de afeitar” (PACHÓN, Manuel: “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”; Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez; p. 214).
En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, “la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica” (Sentencia del expediente N° 23IP-98, ya citada).
Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, “la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos” (Sentencia del expediente N° 23-IP98, ya citada).
IV. De los signos descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio. Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e, de la Decisión 486, no podrá ser registrado.
Esta prohibición reproduce, en lo sustancial, la prevista en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, por lo que el Tribunal reitera el criterio interpretativo establecido desde entonces sobre la cuestión que se examina. El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empre- GACETA OFICIAL sarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. El registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque, habrá lugar a considerarlo descriptivo.
Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. En todo caso, hay que tener presente que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos.
En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, aunque el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. Esta posibilidad, había dicho el Tribunal en el marco de la Decisión 344, “… se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 … cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”). 25/04/2006 28.40 signo genérico en relación con un tipo de servicios o productos, pero no en relación con otro.
Además, la dimensión genérica de tales elementos puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registrados como marca. A propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f, del artículo 135 de la Decisión 486 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).
Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V. De los signos genéricos CONCLUYE Se entiende por signo genérico el que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.
La falta de distintividad suficiente de estos signos, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. 1° Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
El establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretenda distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que uno o varios elementos pueden constituir un GACETA OFICIAL 2º En el examen sobre la distintividad suficiente de un signo gráfico, deberá tenerse en cuenta su impacto visual en el consumidor medio del tipo de productos o de servicios de que se trate.
De ser figurativo el signo, deberá atenderse también a la impresión conceptual que la figura cause en el consumidor o usuario medio en referencia, y al nombre con el que tal concepto es formulado, que es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa entre los consumidores. La valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. 3° El signo tridimensional debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto –aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos-, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, sin que la naturaleza del producto o del servicio constituya un obstáculo para su registro.
La distintividad de la forma, envase o envoltorio del producto resulta de la inclusión de elementos arbitrarios o especiales de carácter tridimensional que proveen al consumidor de una visión de conjunto de la forma, envase o envoltorio como indicador del origen del producto, y no como una simple representación de éste. 4° El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.
Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, o en el nombre con que se formula el concepto que la expresión gráfica de la marca figurativa repre- 25/04/2006 29.40 senta, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva del signo. Si uno o varios elementos otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. 5° El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por uno varios elementos que, utilizados en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que el concepto que evoca la figura pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 25/04/2006 30.40 PROCESO 234-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: Sociedad JEANNE LANVIN. Marca: “OXIGENYANBAL” (mixta). Expediente Interno Nº 2001-00349
01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 21 de noviembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2006. 1.
ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad JEANNE LANVIN y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado a la sociedad JAFER LIMITED. Jafer Limited, “declarándose infundada la oposición presentada por Jeanne Lanvín (sic)”; 2. Resolución No. 30790 de 28 de noviembre de 2000 mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución 21553, y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución; y, 3.
Resolución No. 13776 de 30 de abril de 2001 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, quien resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contendida en la Resolución 21553 antes mencionada, y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite. Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; y, “se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reconocer el derecho de mi representada a impedir el registro de la marca OXIGEN YANBAL (MIXTA) (sic) con fundamento en la reproducción que dicho signo realiza de la marca OXYGENE de Jeanne Lanvin, lo cual ocasiona riesgo de confusión entre el público consumidor”. 1.2.
Actos demandados 1.3. Hechos relevantes La sociedad JEANNE LANVIN plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1. Resolución No. 21553 de 31 de agosto de 2000, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro para la marca OXIGENYANBAL (mixta), en la clase 3 Internacional de Niza, a nombre de Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL a) “La sociedad Jeanne Lanvin solicitó registro para la marca OXYGENE en clase 3 1 en Colombia en marzo 11 de 1999, solicitud que se tramitó en el expediente 99.014.837 y que culminó con la expedición del registro 233.818 para la marca OXYGENE, registrada para identificar productos de uso personal comprendidos en la clase 3 internacional de Niza, registro vigente hasta mayo 19 de 2010”. b) “Jafer Limited presentó solicitud de registro en febrero 11 de 2000 para la marca OXIGEN YANBAL (MIXTA) (sic) (…) en la clase 3 internacional de Niza, (…)”, se tramitó con el expediente No. 00.008.957 y fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 490 de 27 de marzo siguiente. c) El 11 de mayo de 2000, la sociedad actora presentó observación contra la solicitud de registro de la marca OXIGENYANBAL por considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al ser similar hasta el punto de crear confusión con la marca previamente solicitada a registro OXYGENE, para distinguir productos de la misma clase. d) El 31 de agosto de 2000 la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 21553 mediante la cual concedió el registro de la marca OXIGENYANBAL (mixta) a favor de la sociedad JAFER LIMITED y declaró infundada la observación presentada por la parte actora. e) La actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos y confirmaron la Resolución mencionada, declarando agotada la vía gubernativa. b) Demanda JEANNE LANVIN, sociedad constituida conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 15 Rue du Faubourg Saint Honore 75008, París, presentó la demanda en contra de las resolucio- 1 Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 25/04/2006 31.40 nes mencionadas.
Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó las disposiciones marcarias contenidas en el artículo 83 literal a; 81 de la Decisión 344 (hoy artículos 136 literal a, 134, 135 literal b de la Decisión 486), siendo ésta la regulación vigente durante el trámite de registro de la marca, al haber concedido el registro para el signo OXIGEN YANBAL (MIXTA) (sic) en clase 3 a nombre de Jafer Limited, por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada OXYGENE, propiedad de Jeanne Lanvin”.
Fundamenta lo expuesto al señalar que “la sociedad Jeanne Lanvin es solicitante prioritaria de registro para la marca OXYGENE”, la cual fue concedida para identificar productos de la Clase 3, bajo certificado número 233.181, vigente hasta el 19 de mayo de 2010; la marca OXIGENYANBAL (MIXTA) se solicitó y concedió para identificar productos comprendidos en la clase 3, éstos son “perfumería y cosméticos”;
“las marcas enfrentadas se pretenden para exactamente los mismos productos dentro de la clase 3 internacional de Niza, con lo cual se cumple el primer requisito establecido por la causal de irregistrabilidad arriba citada: que las marcas en conflicto se pretendan para los mismos productos”. Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un evidente error de hecho al otorgar el registro del signo solicitado porque: El elemento denominativo no está compuesto por una sola palabra, pues la marca consiste en dos palabras diferentes, siendo una de ellas una marca registrada, ello se evidencia en el elemento gráfico de la marca, en el cual las palabras están separadas; el elemento nominativo en la marca impugnada está constituido por la palabra OXYGEN y no OXIGEN YANBAL;
“El elemento caracterizante de la marca impugnada lo constituye la expresión OXYGEN, (…) son precisamente las expresiones diferentes a la marca YANBAL lo que identifica los productos comercializados con dicha marca”. Agrega que las marcas en conflicto son confundibles, “Del estudio de la marca impugnada, es claro que el elemento que prevalece en la marca mixta es el elemento nominativo OXYGEN, por su preponderancia en el conjunto marcario; el hecho de estar destacado y diferenciado y ser GACETA OFICIAL el elemento distintivo y característico.
Tal elemento reproduce y es prácticamente idéntico a la marca prioritaria OXYGENE, por lo que su confundibilidad se presume”. Por lo anterior, concluye que “la Administración violó, por falta de aplicación: El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto concedió el registro para un signo que no reúne las características esenciales para ser registrado como marca”, “El artículo 135 literal b de la Decisión 486 que establece como causal de irregistrabilidad los signos que carezcan de distintividad, causal en la que se encuentra incurso el signo OXIGEN YANBAL (sic) acompañado de la etiqueta OXYGEN YANBAL & Diseño, por cuanto reproduce la marca OXYGENE de Jeanne Lanvin, y además cubre los mismos productos identificados con la marca de mi representada en clase 3 internacional de Niza”, “El artículo 136 literal a de la Decisión 486”, por cuanto “El signo impugnado reproduce la marca previamente registrada OXYGENE, y además las marcas en conflicto se encuentran destinadas para identificar los mismos productos en clase 3”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.
Afirma que “el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”. 25/04/2006 32.40 des ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientes que produce una confusión diferente con características propias; adicionalmente las dos expresiones son evocativas de tener dentro del contenido del producto ‘oxigeno’ (sic), y a la expresión ‘OXIGENYANBAL’ la expresión ‘YANBAL’ le otorga suficiente distintividad”.
Concluye indicando que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado JAFER LIMITED comparece como “impugnante y tercero coadyuvante de la administración” en el proceso y argumenta, por medio de apoderada, que “(…) la marca, al contrario de lo manifestado por el actor, se solicitó como una sola expresión OXIGENYANBAL, y no como dos palabras separadas OXIGEN – YANBAL, según se manifiesta en la acción formulada”.
Señala que “(…) los fundamentos de la acción formulada no tiene (sic) ninguna clase de sustento de derecho o de hecho, dado que se desconoce por parte del actor el carácter inapropiable del término OXYGENE, en razón de que éste resulta de necesaria utilización dentro de los agentes del mercado que abarca los productos de la clase 3 internacional para describir o indicar una cualidad o elemento de sus productos, (…)”.
Manifiesta que “La expresión ‘OXYGENYANBAL’ (sic) clase 3 a contrario de lo que afirma el accionante tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados junto con la expresión OXIGENE (registrada) (sic) es claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error”.
Manifiesta que “el término registrado como marca por la sociedad Jeanne Lanvin es descriptivo en relación con los productos de la clase tercera de la clasificación internacional, (…) sobre la cual no se puede reclamar un derecho de exclusividad, su titular no puede pretender impedir su uso por parte de terceros que deseen incluirla en sus marcas, aún más si se trata de marcas que identifican productos respecto de los cuales esta es una expresión de necesario uso, (…)”.
Agrega que “(…) efectuada (sic) el examen conjuntual de las marcas enfrentadas se tiene que entre ‘OXIGENYANBAL’ y ‘OXIGENE’ (sic) no arroja confusión, pues no presentan similitu- Agrega, al respecto, que “El carácter descriptivo de la expresión OXYGENE se corrobora si se tiene en cuenta que este (sic) es el término en idioma francés que traducida al español signifi- GACETA OFICIAL ca OXIGENO, palabra que designa un elemento químico de necesaria utilización dentro del mercado de los productos de la clase 3 de la clasificación internacional, por lo cual, no obstante estar en idioma extranjero, (…) no le otorga distintividad al signo, por lo que no desaparece su carácter descriptivo”.
Observa que “la raíz del término en francés OXYGENE es casi idéntica a la raíz de su traducción al español OXIGENO, por lo que el término francés, (…) se deberá tomar si se tratara de una palabra en español, la cual resulta de carácter descriptivo para los productos de la clase 3 de la clasificación internacional”. Insiste en que “el término OXIGENO ya sea como sustantivo o como adjetivo (OXIGENADO, OXIGENADA), o en su forma verbal OXIGENACIÓN, es usado de manera general por los comerciantes de los productos de la clase 3 de la clasificación internacional, especialmente aquellos (sic) involucrados en el sector de los cosméticos, en la medida en que éste describe de manera directa y exclusiva la composición química y cualidad de esta clase de productos, los cuales están destinados a la preservación de la vitalidad y frescura del cuerpo o su OXIGENACIÓN (…)”.
Señala que “Lo dicho determina que la sociedad Jeanne Lanvin no pueda pretender un uso de forma exclusiva del término genérico OXYGENE e impedir el registro de marcas que contengan la raíz OXYGEN u OXIGEN, para conformar expresiones simplemente evocativas y por lo tanto susceptibles de registro como marcas, como es el caso de la marca de mi poderdante OXIGENYANBAL”.
Afirma que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “tuvo en cuenta al analizar la confundibilidad marcaria entre los signos cotejados OXYGENE y OXIGENYANBAL, que una posible confusión entre ambos signos no puede estar basada en el uso común que éstos hacen de la raíz OXYGENE, OXIGEN, u oxigeno (sic), ya que esta (sic) es un (sic) raíz de carácter descriptivo y genérico, de libre uso por parte de todos los comerciantes de los productos de la clase 03 (…)”.
Por lo tanto, manifiesta que la expresión OXYGEN u OXIGEN, no es apropiable para identificar los productos de la clase 3, y la excluye dentro del 25/04/2006 33.40 proceso de comparación marcaria entre marcas que la contengan. Asimismo, manifiesta que “(…) al contener la marca OXIGENYANBAL la marca YANBAL de mi representada, se le ha adicionado un elemento sustancial que el público conoce e identifica, y que elimina de manera definitiva cualquier eventual confundibilidad con la marca del actor, pues contiene un identificador del origen empresarial de la marca”, toda vez que “se le ha incluido el elemento diferenciador que indica el origen empresarial de los productos, origen que el público reconoce y que le permite a la marca que ahora se impugna, hacerla sustancialmente diferente de otras marcas, incluso genéricas (…)”.
Finalmente, manifiesta que “(…) la marca registrada por mi representada es una expresión compuesta, QUE NO SE LIMITA A LA PALABRA OXIGEN (genérica) como amañadamente lo segrega la parte actora; tanto la parte nominativa como la parte figurativa que componen la marca de mi representada incluyen en caracteres destacados y fundamentales, la palabra YANBAL”.
CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2006.
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, éstos GACETA OFICIAL son: 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación “OXYGENYANBAL” (mixta), realizada el 11 de febrero de 2000. 25/04/2006 34.40
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 (…) Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”;
( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; clases de marcas: denominativas y mixtas; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; riesgos de confusión: directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario: - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la 2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL.
Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.2. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS Y MIXTAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas (denominativas compuestas) y mixtas, por corresponder a las clases a la cual pertenecen los signos en conflicto. 25/04/2006 35.40 Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquéllos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un GACETA OFICIAL elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. 3 Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente 25/04/2006 36.40 interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: La identidad y la semejanza. Los riesgos de confusión: Directa e Indirecta La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada por- 4 3 Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL que el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 6 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” de 9 de junio de 2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 25/04/2006 37.40 presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 7 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.
Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 8 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, pue- 5 7 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.
OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. GACETA OFICIAL 25/04/2006 38.40 dan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.
El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 9. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 10 9 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. En el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.
Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, grá- 25/04/2006 39.40 fico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200100349 01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 25/04/2006 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú