Año XXIII - Número 1348 Lima, 30 de mayo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 27-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 90”. Proceso Interno N° 2003-00258 Proceso 37-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: Sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “STARCOM MEDIA SERVICES”.

Expediente Interno N° 17642003 Proceso 29-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: CHIKI (mixta). Actor: ALFONZO RIVAS & CIA. C.A. Proceso interno Nº 1592-2003 Proceso 34-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134; 135, literales a) y b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 200300455. Actor: Sociedad MERCK KGaA. Marca denominativa: “OARTRIN”.. 1 10 23 32 PROCESO Nº 27-IP-2006 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 90”. Proceso Interno N° 2003-00258 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero doctor Rafael E. Ostau Lafont de Pianeta, y recibidos en este Tribunal el 30 de enero del 2006, referente al artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL El auto de 24 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La parte demandante es la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos demandados La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones Administrativas: 1.

Resolución Nº 30624, de 23 de septiembre de 2002, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se declaró la caducidad del título correspondiente al certificado de registro de la marca “CANALETA 90”, para distinguir productos de la clase 6 de la Clasificación Internacional de propiedad de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. 30/05/2006 2.44 puesto en contra de la Resolución 30624; y, se confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca “CANALETA 90”.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que: (i) se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio reconocer los derechos que tiene sobre la marca “CANALETA 90”, clase 6, los cuales le fueron conferidos mediante Resolución Nº 4608, de 24 de agosto de 1987 proferida por la División de Propiedad Industrial de ese entonces; y a la que le asignaron el certificado de registro número 118.439; posteriormente le fue renovado su registro mediante la Resolución Nº 5407 del 30 de diciembre de 1992, a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., con vigencia hasta el 27 de agosto del 2002;

(ii) se ordene a la División de Signos Distintivos conceder a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. la renovación del certificado de registro número 118.439 correspondiente a la marca “CANALETA 90”, clase 6, solicitada el 23 de mayo de 2002; (iii) se ordene a la División de Signos Distintivos, que dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo en este proceso, adopte las medidas necesarias para su cumplimiento;

(iv) se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del proceso. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: a) Los hechos 2. Resolución Nº 38349, de 28 de noviembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución Nº 30624, de 23 de septiembre de 2002; y, se confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca “CANALETA 90”. - El 24 de agosto de 1987, mediante Resolución Nº 4608, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. obtuvo el registro del signo “CANALETA 90”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza1. 1 3.

Resolución Nº 42436, de 27 de diciembre de 2002, proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la aludida Superintendencia, por medio de la cual decidió el recurso de apelación inter- Clase 6.- Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

GACETA OFICIAL - A la marca le fue asignado el Certificado de Registro Número 118.439, con vigencia hasta el día 24 de Agosto de 1.992. - La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., dentro del término previsto, solicitó la renovación del registro de la marca CANALETA 90, anexando para efectos de dicho trámite un recibo de pago por el valor de $66.000.00, por el cual se fijaron las tasas para la tramitación de los procesos relacionados con la propiedad industrial. - El 30 de diciembre de 1992, mediante Resolución Nº 5407, la sociedad obtuvo la primera renovación de la marca “CANALETA 90”. - El trámite fue renumerado y quedó identificado bajo el expediente número 365.029.

El certificado de la marca siguió siendo el mismo, es decir, el 118.439, con vigencia hasta el día 24 de Agosto del año 2.002. - El 23 de mayo de 2002, estando dentro del tiempo previsto para ese propósito, ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó una segunda renovación del registro de la aludida marca. - El 23 de septiembre de 2002, mediante Resolución Nº 30624, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, sin pronunciamiento previo alguno, declaró la caducidad del título o Certificado de Registro Nº 118.439, de la marca CANALETA 90. - La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra de la resolución Nº 30624. - El 28 de noviembre de 2002 la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 38349, por la cual confirmó la resolución inicial y concedió de manera subsidiaria el recurso de apelación. - El 27 de diciembre de 2002, mediante la Resolución Nº 42436, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 30624 y declaró agotada la vía gubernativa. 30/05/2006 3.44 blica de Colombia en su demanda sostiene que en cuanto a las normas violadas “El acto acusado se expidió en forma irregular y con violación de los derechos de defensa y al debido proceso de que es titular la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A.”.

Indica que “Al expedir la Resolución Número 30624 del 23 de Septiembre de 2002, se desconoció el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, que establece el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración”. Manifiesta que “la declaratoria de caducidad del registro priva a su titular del ejercicio del derecho que le había sido reconocido y amparado por la administración, e implica la pérdida de una situación de favorabilidad que tenía su origen en un acto administrativo, lo que necesariamente nos lleva a concluir que estamos frente a una típica sanción rescisoria de una (sic) acto administrativo favorable”.

Observa que “la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro, debía imponerse observando, de una parte, el incumplimiento de la obligación del administrado consistente en el pago de las tasas, es decir, verificando la ocurrencia de los supuestos de hecho que daban lugar a la aplicación de la sanción, y de otra, el límite temporal impuesto por la ley para la aplicación de la sanción”.

Expresa que “esto significa que la facultad de la administración para decretar la caducidad del registro marcario en cuestión, caducaba a los tres (3) años de su expedición, para el caso concreto, el 30 de Diciembre de 1995 pues la resolución que concedió la renovación del registro había sido expedida el 30 de Diciembre de 1992”. Argumenta que “Resultaría absurdo sostener que la administración puede imponer la sanción consistente en la caducidad del registro marcario en cualquier tiempo, pues hasta los regímenes sancionatorios más severos prevén la prescripción de las penas o la caducidad de las acciones tendentes a la imposición de las mismas, tal como ocurre en materia tributaria, financiera, bursátil, ambiental, etc.”. b) Escrito de demanda La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., constituida de conformidad con las leyes de la Repú- Continúa indicando que “De hacer carrera la insólita tesis de la Superintendencia de Industria y Comercio de que puede ejercerse la facul- GACETA OFICIAL tad sancionatoria de la administración en cualquier tiempo, estaríamos frente al único régimen sancionatorio imprescriptible contenido en nuestro ordenamiento positivo”.

“Al resultar improcedente la declaratoria de caducidad del registro, por haber caducado el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, surgía necesariamente una sanción para el titular del registro: la imposibilidad de realizar la publicación del mismo, con las consecuencias que tal hecho generaría para la adecuada defensa de sus derechos marcarios.

Esta era la única sanción que podía generarse luego de no haberse decretado en forma oportuna la caducidad del registro. Se trata, pues, de una sanción que opera por el simple incumplimiento de la obligación y que priva al afectado del derecho a la publicación, más (sic) no de los derechos sobre el registro”. La actora manifiesta, asimismo, la violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, observando “que la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro correspondiente a la marca CANALETA 90, Clase 6 de la Clasificación Internacional, de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. por fuera del límite temporal otorgado a la administración para el ejercicio de su facultad sancionatoria en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, vulnera el debido proceso de mi representada, al convertirse en una clara extralimitación de funciones por parte de la administración, pues como se ha demostrado, la facultad para decretar la caducidad de la marca en cuestión había caducado el 30 de diciembre de 1995, y sin embargo la sanción fue impuesta el 23 de Septiembre de 2002, es decir casi siete (7) años después”.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, indica que “la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó la decisión que por esta vía se controvierte, sin brindarle a mi representada la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa al no permitirle la posibilidad de expresar su posición en torno a la improcedencia de la aplicación de las sanciones finalmente impuestas”.

Sostiene que “Es obvio que la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. tenía argumentos suficientes para defender la procedencia de la reno- 30/05/2006 4.44 vación, argumentos que no pudo exponer ante la administración por habérsele impedido su exposición en el momento oportuno, (…), esto es, durante el trámite que debió surtirse antes de imponer la sanción”.

Afirma que “Al solicitar formalmente, y previo el pago de las tasas establecidas en la ley, la renovación del registro marcario, la administración estaba en la obligación de resolver tal petición, otorgándola o negándola, y, por supuesto, teniendo como antecedente para resolver, la petición presentada oportunamente”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sobre la presunta violación de los artículos 38 y 35 del Código Contencioso Administrativo y 29 de la Constitución Política observa que “Es pertinente señalar que el trámite marcario es un tramite (sic) especial que cuenta con normas de dicho carácter, en este sentido es claro que no puede confundirse, la facultad que tiene la oficina nacional competente en el caso de Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio para declarar la caducidad de un registro marcario el cuando (sic) se opera alguna de las causales para que la ley contempla (sic) y sean advertidas por la oficina nacional competente, con disposiciones general (sic) que proveen (sic) situaciones diferentes”.

Indica que “No puede ser aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto a la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) por cuanto de ninguna manera la actora, titular del certificado no. (sic) 118423 de la marca CANALETA 90, no ha cometido infracción, falta o contravención sea por acción o por omisión en contra de nuestro ordenamiento jurídico (…)”.

Aduce que la caducidad se presentó de pleno derecho desde el día 26 de abril de 1993, al GACETA OFICIAL respecto, observa que a la actora, “se le notificó personalmente de la resolución no. (sic) 5407 del 30 de diciembre de 1992, el día 19 de abril de 1993, quedando ejecutoriada la citada resolución el día 26 de abril de 1993. Es decir que transcurrieron más de (11) once meses contados entre el 26 de abril de 1993 y 14 de abril de 1994 ultimo (sic) plazo consagrado en el decreto 117 de 1994, para el pago de los titulos (sic) de renovación concedios (sic) entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. (sic) 118439 de la marca CANALETA 90, que distinguía productos de la clase 6 internacional, obligación que hasta la fecha nunca se cumplió”. 30/05/2006 5.44 Sobre la presunta violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo señala que “precisamente en la resolución no. (sic) 30624 del 23 de septiembre de 2002, se oficializa y notifica a la sociedad actora de la caducidad de ese periodo (sic) de vigencia, por el no pago de las tasas correspondientes”; y, que “en relación a la solicitud de renovación presentada el día 23 de mayo de 2002, para el periodo (sic) comprendido entre el 24 de agosto de 2002, hasta el 24 de agosto de 2012, será resuelta mediante el acto administrativo correspondiente”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL “Por lo tanto la caducidad declarada (…) de ninguna manera es una sanción como lo pretende hacer ver la parte actora, ya que por el contrario es un modo de extinción del derecho al uso de la marca, en contra del titular negligente y desinteresado por obtener el uso de su marca”. Adicionalmente afirma que “la caducidad como perdida (sic) del derecho al registro marcario en contra de su titular, tiene su fuente en una norma de caracter (sic) supranacional y no nacional, contenida en el artículo 174 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto es desde allí donde proviene su origen, así como en el decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamentó la decisión 486, (…)”.

Asimismo, manifiesta que “De ninguna manera mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio, violo (sic) el artículo 29 de nuestra Constitución Política, referido al debido proceso en contra de la sociedad actora”. Al respecto señala que “dio pleno cumplimiento a todas las formalidades y procedimientos administrativos establecidos en nuestro ordenamiento Supranacional y Nacional, para proteger el debido proceso de la sociedad actora para la renovación del certificado no. (sic) 118439 de la marca CANALETA 90, que distinguía productos de la clase 6 internacional, y que la caducidad oficializada se generó por la negligencia y desinterés de la sociedad actora para mantener el uso del derecho marcario en su momento renovado”.

La interpretación prejudicial ha sido formulada con base a lo dispuesto por el artículo 123 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; a pesar de esta imprecisión, la solicitud guarda armonía con lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Organismo, pues, en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud remitida con oficio Nº 0006, de 11 de enero de 2006, la interpretación prejudicial del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL Una vez examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta, el Tribunal estima, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Cuarta de la misma Decisión, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud efectuada en agosto del mismo año. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 30/05/2006 6.44 consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

DECISIÓN 313 3. CONSIDERACIONES (…) El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la renovación y caducidad de un registro marcario; el principio de complemento indispensable: “Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”. (…) “Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

(…) “Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. (…) “Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto GACETA OFICIAL de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos con-solidados en época anterior a su entrada 30/05/2006 7.44 en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. 2 En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 30624, 38349 y 42436 dictadas en el curso del año 2002, por las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca CANALETA 90, clase 6, el derecho a la primera renovación del título en referencia, solicitada en agosto de 1992 y otorgada el 30 de diciembre del mismo año, fue ejercido bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa comunitaria aplicable.

3.2. DE LA RENOVACIÓN Y CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO El artículo 103 de la Decisión 313 se refiere a la caducidad de un registro, según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación3 ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 88 de la misma Decisión o, cuando no pagare las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del citado artículo 103.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión (artículo 87). Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, debe- 2 3 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Acerca del derecho de renovación, el Tribunal ha manifestado que: “ no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP-95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año).

GACETA OFICIAL 30/05/2006 8.44 rá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 88 de la Decisión 313, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo.

“no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada” (artículo 90). En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 89). 4 A este respecto, y precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro, ha dicho el Tribunal: Asimismo, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que, “de denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 88, esta decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva” 5.

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.

Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 103 citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al período de gracia dispuesto en el artículo 88, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud 4 5 PROCESO 183-IP-2004, publicado en el G.O.A.C. No. 1188 de 19 de abril de 2005.

Marca: “FIBROLIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 183-IP-2004, ya citado. “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”. 6 En cuanto al pago de tasas, éstas se refieren a las destinadas a sufragar el servicio prestado por la oficina nacional competente, por la renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo. El segundo inciso del artículo 103, en lo relativo a las tasas y a su pago, se refiere al reconocimiento de la competencia de los Países Miembros para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas que deban ser cobrados por sus oficinas nacionales competentes.

El Tribunal ha señalado que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”).

3.3. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Según lo previsto en el artículo 119 de la Decisión 313, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos 6 Proceso 09-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995. G. O. C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL en la norma comunitaria. Sin embargo, este Tribunal ha señalado que no puede “…la autoridad nacional … regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005 ). Por tanto, el Tribunal confirma que la facultad de los Países Miembros de regular en sus normas internas los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 (o en cualquier otra norma comunitaria sobre propiedad industrial), no puede ejercerse de manera que esto represente el establecimiento de restricciones adicionales a lo contemplado por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. El Tribunal ha precisado, en virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año). 30/05/2006 9.44 por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Disposición Transitoria Cuarta autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. 2.

La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios. 3.

La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente. La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad.

CONCLUYE: 4. La caducidad del registro opera de pleno derecho y genera para el titular la pérdida de todo derecho respecto de la marca. El registro caducado, por el no pago de tasas, conforme al derecho interno, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. 1.

En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; 5. Las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, GACETA OFICIAL 30/05/2006 10.44 o requisitos adicionales que de alguna manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de estos Países, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 37-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: Sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “STARCOM MEDIA SERVICES”.

Expediente Interno N° 1764-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de marzo de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, co- GACETA OFICIAL 30/05/2006 11.44 comprendidos en la clase 35 2 de la Clasificación Internacional de Niza; mo antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. y la parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú. Se considera como tercero interesado a la empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC. 1.2.

Acto demandado La sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: 14851999/TPI-INDECOPI de 15 de diciembre de 1999 que resolvió revocar la Resolución No. 57061999/OSD-INDECOPI, de 20 de mayo de 1999; y, otorgó el registro de la marca de servicio “STARCOM MEDIA SERVICES” solicitada por Leo Burnett Worldwide, Inc. para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: a) La sociedad demandante afirma que es titular de las marcas STARMEDIA y STARMEDIA LOGOTIPO, que distinguen servicios de la Clase 38 1 de la Clasificación Internacional de Niza; b) El 24 de septiembre de 1998 la empresa Leo Burnett Worldwide, Inc. solicitó el registro del signo “STARCOM MEDIA SERVICES” como marca de servicios que distingue aquéllos c) El 3 diciembre de 1998 la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. presentó observaciones a la solicitud referida, con fundamento en las marcas de su propiedad STARMEDIA y STARMEDIA y LOGOTIPO, registradas para proteger servicios de la clase 38; d) El 20 de mayo de 1999 la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 5706-1999OSD-INDECOPI que declaró fundada la observación presentada y denegó el registro del signo solicitado “STARCOM MEDIA SERVICES”, por considerar que existe vinculación o conexión competitiva entre los servicios de publicidad de la clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos servicios de la clase 38 de la clasificación internacional que distinguen las marcas registradas “STARMEDIA” y “STARMEDIA Y LOGOTIPO”, concluyéndose que existe riesgo de inducir a confusión al público consumidor, respecto al origen empresarial de los servicios; e) La mencionada Resolución fue apelada por el solicitante y el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución Nº 1485-1999/TPI-INDECOPI, de 15 de diciembre de 1999, en la cual revocó la Resolución N° 5706-1999-OSD-INDECOPI, de 20 de mayo de 1999, se otorgó el registro de la marca de servicios “STARCOM MEDIA SERVICES”, por el plazo de 10 años contado desde la fecha de Resolución impugnada, se dispuso su inscripción en el registro de marcas de servicio de la propiedad industrial, y se otorgó el certificado de propiedad Nº 20581, a favor de Leo Burnett Worldwide, Inc.; f) La sociedad actora demandó ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en “ACCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, (…) a fin de que SE DEJE SIN EFECTO E INVALIDE la Resolución 14851999/TPI-INDECOPI, de fecha 15 de diciembre de 1999”; g) La Sala referida emitió la sentencia A.V. Nº 210-2000, de 15 de mayo de 2003, en la cual declaró fundada la demanda y nula la Resolución Nº 1485-1999/TPI-INDECOPI, por consi- 2 1 Clase 38.- Telecomunicaciones.

Clase 35.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. GACETA OFICIAL derar que se puede suscitar riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, que existe similitud fonética y gráfica pues las pequeñas diferencias existentes, “COM” y “SERVICE”, no tiene un efecto diferenciador suficiente la primera, y está relacionada con un área de servicios, que incluso se halla en distintas marcas, la segunda; que efectuado el análisis se concluye que existen diversas semejanzas entre una marca y la otra; h) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual apeló la mencionada sentencia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. i) La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República suspendió la tramitación del proceso judicial a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Demanda STARMEDIA NETWORK, INC., sociedad constituida y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Sostiene que el signo solicitado STARCOM MEDIA SERVICES “resulta ser muy similar, en cuanto a su aspecto gráfico y fonético (auditivo), a nuestras marcas registradas ( )”. Afirma que “al haberse concedido el registro de la marca STARCOM MEDIA SERVICES, se va a ocasionar en la mente de los consumidores una idea de que el servicio que se ofrece con dicho signo es ofrecido por nuestra sociedad o que nuestra sociedad ha lanzado un nuevo servicio con nuestra marca y, por ende goza de la misma calidad y garantía ofrecida por nuestra sociedad, situación que como es evidente no se da”.

Asevera que “Lo expuesto adquiere mayor relevancia, toda vez que la marca otorgada a registro, distingue servicios de la clase 35 que guardan estrecha vinculación con los servicios com- 30/05/2006 12.44 prendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional”. Manifiesta que “los usuarios van a asociar ambos servicios considerando que tienen la misma procedencia y origen empresarial, induciéndolos a error y confusión, ya que asumirían que el nuevo servicio denominado STARCOM MEDIA SERVICES ha sido lanzado al mercado por el mismo titular de una marca similar, que en este caso es STARMEDIA, la cual se ha posicionado con anterioridad para distinguir servicios similares a los antes indicados”.

Finalmente expresa que “STARCOM MEDIA SERVICES no reune (sic) el requisito de ser un signo suficientemente distintivo, ya que como reiteramos, constituye una marca muy similar a nuestra marca STARMEDIA, que de coexistir ambas en el mercado, nos puede producir un deterioro del valor comercial de nuestra indicada marca, causándonos además un daño económico y comercial injusto”. c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, a través de sus apoderados, da contestación a la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

Respecto al examen de confundibilidad de las marcas, manifiesta que rechaza las afirmaciones de la demandante “en el sentido que los términos ‘COM’ y ‘SERVICES’ constituyen palabras usuales para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, por ser una afirmación parcial e inexacta”. Con relación a los servicios que amparan las marcas en conflicto observa que “la marca ‘STARCOM MEDIA SERVICES’ no ha sido solicitada para la clase 38 de la Nomenclatura Oficial sino para la clase 35, por lo que resulta pertinente referirse a los términos frecuentemente utilizados en dicha clase y no en la 38”.

Indica que “(…) la autoridad administrativa constató que las marcas en conflicto ‘STARCOM MEDIA SERVICES’ y ‘STARMEDIA’ y ‘STARMEDIA’ y logotipo cuentan con evidentes diferencias en el plano gráfico y fonético que determinan que su coexistencia no induzca a error o confusión al consumidor”. GACETA OFICIAL Señala que “(…) no se puede determinar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión entre dos signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden, siendo mucho más importante la impresión en conjunto que las marcas suscinten (sic).

De tal forma que es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero que apreciados en su conjunto susciten en el consumidor una impresión distinta, como ocurre principalmente en este caso”. Respecto a la supuesta violación del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 referente al carácter engañoso de la marca solicitada, afirma que, “(…) para que esta causal sea aplicable debería tratarse de un signo que proporcione una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores, supuesto que evidentemente no se produce en el caso de la marca ‘STARCOM MEDIA SERVICES’, porque la misma no alude a ninguna calidad, característica o aptitud del producto o servicio”.

Por otro lado, se realiza un análisis de normas internas del Código Procesal Civil, estableciendo una relación con las normas supuestamente violadas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Concluye señalando que “la resolución impugnada ha sido expedida con arreglo a ley, sin incurrir en ninguna causal de invalidez o ineficiencia”. d) Tercero interesado La empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC., con domicilio en Lima, Perú, comparece a través de apoderado y da contestación a la demanda.

Expresa que la emisión de la Resolución 14851999/TPI-INDECOPI “es acorde a los hechos y al derecho y que no ha incurrido en ninguna causal de invalidez o de ineficiencia”. Hace un análisis de verificación de los criterios doctrinarios para determinar si dos productos y/o servicios son similares entre sí refiriendo jurisprudencia de este Tribunal constante en el Proceso 08-IP-95. 30/05/2006 13.44 Asimismo, señala criterios doctrinarios para determinar la existencia de similitud entre los servicios en cuestión manifestando que “las marcas en litigio distinguen servicios ubicados en clases distintas de la Nomenclatura Oficial”, “(…) que los servicios que distinguen las marcas en litigio poseen diferentes canales de comercialización puesto que ofrecen por empresas diferentes, en un caso empresas de publicidad o de administración y por el otro, empresas especializadas en proveer un servicio específico como es la provisión de servicios de computación por línea, llegan al público por canales diferentes y por último son adquiridos por usuarios distintos”.

Indica que “(…) la publicidad de un servicio específico como el de proveer servicios por línea para computación que distinguen las marcas de Starmedia Network Inc. no se dirige al público en general sino sólo al sector específico que requiere dicho servicio. Los servicios de publicidad y gestión comercial que distingue la marca de Leo Burnett Worldwide, Inc. si (sic) se publicitan de manera general”.

Advierte que “No existe ninguna razón para que una persona que desea adquirir un servicio de publicidad y gestión comercial con la marca STARCOM MEDIA SERVICES, deba adicionalmente adquirir el específico servicio de provisión de servicios por línea para computación que distingue la marca contraria”. Asevera que “No existe ninguna necesidad para que un usuario que adquiera servicios de publicidad y gestión comercial distinguido con la marca STARCOM MEDIA SERVICES, deba necesariamente, para su mejor utilización adquirir los servicios por línea para computación que distinguen las marcas de la contraria”.

Agrega que el género de los servicios que ofrece el signo STARCOM MEDIA SERVICES no corresponde al mismo género que el de la accionante. Respecto a la finalidad de los servicios expresa que “Los servicios de publicidad o gestión comercial que distingue la marca de nuestra representada tiene una finalidad muy distinta a los servicios de provisión de líneas para computación que distinguen las marcas de la contraria”; y, que “los servicios de publicidad o gestión comercial que distingue la marca de nuestra GACETA OFICIAL representada no pueden ser sustituidos por el servicio de provisión de línea para computación que distinguen las marcas de la contraria”.

De lo expuesto concluye que “las marcas en cuestión no distinguen servicios idénticos o similares y por lo tanto, pueden coexistir entre sí”. Por otro lado, manifiesta que “las marcas en litigio presentan tan sólo en común el término MEDIA y el término de escasa capacidad distintiva STAR, cuya presencia en dos o más marcas no establece posibilidad de confusión alguna entre las mismas.

Añade que “El término MEDIA proviene del idioma inglés y significa medio de comunicación. Por ello existen tantas marcas en las Clases 38 y 41 que comparten dichos términos”. “Por su parte el término STAR es de escasa capacidad distintiva. Como prueba fehaciente de nuestro dicho pasamos a citar las diversas marcas que coexisten con la de propiedad de Starmedia Network Inc. para distinguir servicios de la Clase 38 de la Nomenclatura Oficial y que presentan en común la palabra STAR”.

Por último asevera que “STARCOM MEDIA SERVICES cumplió y cumple con los requisitos citados para ser registrada como marca, por tanto la Resolución Nº 1485-1999/TPI-INDECOPI, concedió su registro de acuerdo a la ley”. 30/05/2006 14.44

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a los artículos 81, 82 literal h) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo “STARCOM MEDIA SERVICES” fue presentada el 24 de septiembre de 1998, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión, procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344.

Examinada la aplicabilidad de la normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, no interpretar el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, por considerar que no es pertinente; asimismo, el Tribunal precisa que la interpretación del artículo 83, se limitará únicamente al literal a), por ser la disposición específica aplicable al caso controvertido En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 29 de marzo de 2006. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para GACETA OFICIAL los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) 30/05/2006 15.44 nos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica. 3. CONSIDERACIONES a) Perceptibilidad El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; clases de marcas: denominativa y mixta, comparación entre marcas denominativas y mixtas; los signos en idioma extranjero, palabras de uso común, la marca débil; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza, riesgo de confusión, reglas para realizar el cotejo marcario; la conexión competitiva entre servicios: Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse por marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los sig- 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVA Y MIXTA La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 4 30/05/2006 16.44 cialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 5 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. 6 Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 7 5 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse espe- 6 7 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ - NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239.

Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” 8 Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

3.3. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de 30/05/2006 17.44 la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 9 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. 10 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso 9 8 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4 de septiembre de 2002. BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, p.p. 78 y

79. GACETA OFICIAL general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 11

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 12 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En 11 12 OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. p.p. 191 y 192. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30/05/2006 18.44 los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.

Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 13 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 14 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo 13 14 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 15 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 30/05/2006 19.44 Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 16 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los {productos} servicios. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 17. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 15 16 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 17 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 18

3.5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS Sobre este tema la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los servicios. A fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación 18 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30/05/2006 20.44 en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los servicios amparados por la marca ya registrada. A objeto de precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Se deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de servicios, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 19 19 Proceso 09-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los servicios.

El que los servicios se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontrarían probablemente en el mismo mercado, como ya se indicó anteriormente. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los servicios, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los servicios enfrentados; y, el segundo: el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un servicio pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un servicio no puede utilizarse el otro, es decir, que los servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 20 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio, distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre servicios e) Uso conjunto o complementario de servicios f) Mismo género de los servicios g) Misma finalidad h) Intercambiabilidad de los servicios 30/05/2006 21.44 ceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. En el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, per20 FERNÁNDEZ - NOVOA; “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Págs. 242 a 246. Editorial Montecorvo, S.A. 1984. Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del país Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni funda- GACETA OFICIAL mentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 4. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 5.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 7.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 30/05/2006 22.44 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 17642003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 30/05/2006 23.44 PROCESO 029-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: CHIKI (mixta).

Actor: ALFONZO RIVAS & CIA. C.A. Proceso interno Nº 1592-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil seis. 2006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos. VISTOS: Demandante: ALFONZO RIVAS & CIA. C.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales.

Tercero interesado: Embotelladora Norandina S.A. El Oficio Nº 013-2006-SCS-CS de 12 de enero de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 30 de enero de 2006, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 15922003 La providencia de 27 de diciembre de 2005, por la que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dice que: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 inciso a) de la Decisión Nº 344 que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente …”.

El auto de 29 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 013- a) Partes en el proceso interno b) Hechos El 15 de julio de 1996, Embotelladora Norandina S.A., solicitó “… el registro de la marca de Producto constituida por la denominación CHIKI escrita en letras estilizadas de diferentes colores: C (morada), H (verde), I (lúcuma), K (rojo) e I (azul) y el fondo decorado con motivos diversos en tono pálido, para distinguir cacao, azúcar, harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería, confitería, helados comestibles, miel y demás productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional”, de donde se desprende que se trata de una marca mixta.

Dicha solicitud fue publicada el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial El Peruano a la que formularon observaciones UNILEVER N.V. con base en el registro de su marca CHICO que también distingue productos de la Clase 30 y la sociedad Alfonzo Rivas & CIA. C.A., con base a la titularidad de la marca CHIKY COOKIES (mixta), registrada para distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional.

Por Resolución 17465-96-INDECOPI/OSD de 31 de diciembre de 1996, se resuelve “Declarar INFUNDADA la observación formulada por UNILEVER N.V…. y FUNDADA la observación formulada por ALFONZO RIVAS & CIA C.A…. en consecuencia DENEGAR la solicitud de registro de marca de producto presentada por EMBOTELLADORA NORANDINA S.A. …” GACETA OFICIAL Contra dicha resolución, el 24 de enero de 1997, Embotelladora Norandina S.A. presenta recurso de apelación manifestando ser “… titular de la marca CHIKI en las clases 32, 29 y 05; las marcas en litigio no son confundibles y; limitan los productos a distinguirse con la marca CHIKI (sic) a solo ‘bebidas a base de café, cacao o chocolate’ de la clase 30 de la Clasificación Internacional”.

Por Resolución Nº 573-1999/TPI-INDECOPI de 14 de mayo de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resuelve: “REVOCAR la Resolución Nº 1746596-INDECOPI/OSD … y en consecuencia OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación CHIKI escrita con letras estilizadas de diferentes colores …”.

La citada resolución estableció en sus considerandos: “Que las marcas en cuestión distinguen los mismos productos, por lo cual el examen de las marcas en litigio debe ser más riguroso … Que el término COOKIES que conforma la marca CHIKY COOKIES (sic) no es genérico, ni de uso común, por lo que debe tenerse presente el mismo al momento de comparar las marcas en litigio … Que el término CHIKY es un signo de débil capacidad distintivo … Que los signos en cuestión no son, en consecuencia, confundibles”. 30/05/2006 24.44 El 12 de diciembre de 2002, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró “FUNDADA la demanda contencioso administrativa…”.

El 30 de enero de 2003 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, interpone recurso de apelación contra la misma sentencia. El 31 de enero de 2003, la Procuraduría Pública del Estado interpone recurso de Apelación, contra la Resolución de 12 de diciembre de 2002. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora sostiene en su demanda que la Resolución que se impugna es inválida e ineficaz por cuanto “… ha concedido el registro como marca para distinguir productos de la clase 30… a una denominación que es confundible con una marca previamente registrada y que está destinada a distinguir los mismos productos de la misma clase 30…” y que “… ha concedido el registro de la marca CHIKI (mixta) cuando ésta es confundible con la marca CHIKY COOKIES (mixta) previamente registrada…”.

El 21 de septiembre de 1999, la sociedad Alfonzo Rivas & CIA C.A., interpuso demanda contencioso administrativa, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia para declarar la invalidez e ineficacia de las Resoluciones Nº 573-1999/TPI-INDECOPI y Nº 17465-96-INDECOPI/OSD y que en consecuencia se cancele el certificado de registro de la marca CHIKI concedido a favor de Embotelladora Norandina S.A. El 20 de octubre de 1999 el INDECOPI da contestación a la demanda.

El 25 de octubre de 1999, el Procurador Público encargado también contesta la demanda. En la misma fecha el tercero interesado Embotelladora Norandina S.A. contesta la demanda. Señala que: “El término COOKIES es genérico en la Clase 30 de la Clasificación Internacional … Término genérico es aquel que constituye el nombre propio o común o incluso aquél utilizado en la replana (sic), para el producto a distinguirse con una marca.

Debido a esta característica los términos genéricos no son distintivos, no son susceptibles de propiedad exclusiva y su presencia en alguna de dos marcas que se comparan es irrelevante, es decir no sirve ni para establecer diferencias ni semejanzas entre ambas”. Y que: “En el caso de las marcas CHIKI (sic) y CHIKY COOKIES (sic), el término COOKIES es genérico y como tal no sirve para establecer entre ellas diferencias … El término COOKIES proviene del idioma inglés y significa ‘galletas’, producto comprendido en la clase 30…”.

El 27 de agosto de 2001, la sociedad ALFONZO RIVAS & CÍA C.A. solicita ante la misma Sala la Interpretación Prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que por Resolución Nº Cincuenta de 22 de enero de 2003 fue declarada improcedente. El 31 de agosto de 2001, por dictamen 2932001-FSC-MO el Ministerio Público emite opinión de que se declare “INFUNDADA la demanda Contencioso Administrativa…”.

La actora, también dice: “ … la marca CHIKY COOKIES (sic) goza de prestigio internacional encontrándose registrada para distinguir productos de la Clase 30 … en Venezuela, Brasil, Ecuador, Curazao, Aruba y República Dominicana … ha solicitado su registro en Bolivia, Panamá, Trinidad y Tobago, y Colombia …”. Indica que: “Resulta evidente la existencia de semejanza gráfica y fonética entre las marcas en liti- GACETA OFICIAL gio cuando ambas presentan como elemento principal y característico uno idéntico fonéticamente y casi igual gráficamente, como es el término CHIKI-CHIKY”.

Asimismo manifiesta que la marca solicitada se encuentra incursa en la prohibición que establece el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y conforme al artículo 81 de dicha Decisión, por lo que no reúne los requisitos para ser registrada. d) Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.

Respecto al término COOKIES dice que éste “…no sirve para establecer las diferencias entre las marcas confrontadas” y que “… el significado en español de la denominación ‘COOKIES’ no es conocida por un apreciable sector de los consumidores peruanos, siendo entendido (sic) por ellos como un término de fantasía, por lo que no se trata de una denominación genérica que se utilice para designar directamente los productos que se pretende distinguir ni de utilización necesaria para los agentes económicos … Consecuentemente, el término ‘COOKIES’ no puede ser dejado de lado al momento de comparar las marcas en conflicto …”.

EL INDECOPI, al referirse al artículo 83 literal a) y a la confundibilidad de los signos en cuestión dice que: “…desde el punto de vista fonético debe apreciarse que si bien los signos comparten la partícula CHIKI (KY), es también cierto que los mismos difieren por presencia del término adicional COOKIES en la marca registrada, lo que determina una pronunciación diferente … en el aspecto gráfico, debe apreciarse que los signos en conflicto difieren en el número de términos y consecuentemente en la extensión de las denominaciones.

Asimismo, el aspecto figurativo que acompaña a la marca ‘CHIKI’ contribuye fuertemente a la diferenciación de las marcas y determina que éstas presenten una impresión de conjunto diferente … el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión Nº 344….”. 30/05/2006 25.44 El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, niega y contradice la demanda en todos sus extremos.

Señala que realizado el examen comparativo, la autoridad administrativa tuvo en cuenta la similitud auditiva o fonética, en el que se determinó que “aún cuando los signos confrontados comparten el término CHIKI (KY), la presencia del término adicional COOKIES en la marca registrada, origina que los signos tengan una pronunciación diferente”.

Desde el aspecto gráfico, visual e ideológico determinó que “… se aprecia claramente que las marcas tienen diferente número de términos por consiguiente también es distinta la extensión de sus denominaciones. De igual modo el aspecto figurativo que acompaña al signo solicitado –dada su particular distribución y especial combinación de colorescontribuye fuertemente a la diferenciación de los signos en litigio, determinando que los mismos presentan una impresión en conjunto diferente”.

Por último en cuanto al aspecto conceptual, sostiene que: “… cabe indicar que el término CHIKI/CHIKY compartido por ambos signos, alude o evoca la idea de algo chiquito o pequeño, lo cual explica que tal término se encuentre en ambas marcas para distinguir productos de la clase 30, dirigidos fundamentalmente al público infantil y que por tanto no sirva –considerado aisladamente- para indicar el origen empresarial de los productos”.

En consecuencia, “no existe confundibilidad entre ambos signos, toda vez que cada uno presenta elementos diferenciadores con capacidad distintiva, lo cual hace que desaparezca el riesgo de confusión entre el público consumidor y que sea posible que ambas marcas coexistan pacíficamente en el mercado”. También indica que: “… en la medida que la marca registrada CHIKY (sic) está constituida por un término evocativo de las características de los productos que distingue, que (sic) constituye un signo débil; en tal sentido su Titular no puede oponerse a que se utilice y sean registradas otras marcas que contengan dicho término siempre que presenten otros elementos en su conformación que les den suficiente fuerza distintiva tal como ocurre en este caso con la marca CHIKI (sic) de Embotelladora Norandina S.A.”, y argumenta que la solicitante limitó sus productos de la clase 30 a sólo “…Bebidas a base de café, caco o chocolate de la misma clase …” GACETA OFICIAL El tercero interesado, Embotelladora Norandina S.A., contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus aspectos.

Señaló que: “… debe tenerse en cuenta que, una comparación sucesiva y que presente a las marcas en su conjunto, requiere que dos marcas como CHIKI (sic) Y CHIKY COOKIES (sic), que incluyen denominaciones dentro de elementos gráficos y figurativos, encerrados dentro de colores distintos, deban ser comparadas teniendo en cuenta la fuerza distintiva de sus diversos elementos individuales, con la finalidad de tratar de repetir en lo posible lo que sucederá cuando estas deban confrontarse por un comprador en un mercado determinado …”.

Sostiene que: “Se ha … determinado que COOKIES no es un elemento genérico … por cuanto nuestro país es un país de habla hispana donde un término en idioma inglés como aquel no es inmediatamente reconocido por el público consumidor como una referencia directa a su equivalente en español, que es GALLETAS. Y que es por ello que debe ser considerado como un término de fantasía para el público nacional, lo que no tiene como consecuencia sino el hecho por si obvio que la denominación completa que es, lo que no sería igual si dijésemos GALLETAS CHIKY, término último en el que deberíamos concluir que CHIKY es el elemento dominante, por cuanto GALLETAS solo denominaría al producto ofrecido y no sería reconocido como distintivo …”.

Finalmente dice sobre la comparación entre los signos: “… que sus diferentes elementos gráficos y figurativos, y por sobre todo sus denominaciones distintas … determinan su no confundibilidad, y por ello su coexistencia pacífica en el mercado”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territo- 30/05/2006 26.44 rio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo CHIKI (mixto) se presentó el 15 de julio de 1996, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. GACETA OFICIAL I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. 30/05/2006 27.44 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre GACETA OFICIAL Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca CHIKI (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. Marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por defi- 30/05/2006 28.44 nición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. III.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, GACETA OFICIAL tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, 30/05/2006 29.44 pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la GACETA OFICIAL expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos 30/05/2006 30.44 elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre CHIKI (mixta) y CHIKY COOKIES (mixta).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la GACETA OFICIAL unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

TERCERO. - No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1592-2003 de conformi- 30/05/2006 31.44 dad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 30/05/2006 32.44 PROCESO 34-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134; 135, literales a) y b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00455. Actor: Sociedad MERCK KGaA. Marca denominativa: “OARTRIN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un días del mes de abril del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 14 de diciembre de 2001 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo denominativo OARTRIN para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 01.107111.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de febrero de 2006. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 2. Dentro del término legal para ello, la sociedad MERCK KGaA presentó oposición al registro del signo denominativo OARTRIN, con base en la marca ARTREN (denominativa), que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20325 del 27 de junio de 2002, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca denominativa OARTRIN a favor de la sociedad LABORATORIOS LATINFARMA S.A. 4. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso los recursos de reposición y de apelación. II.

LAS PARTES. Demandante: Sociedad MERCK KGaA Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Sociedad LABORATORIOS LATINFARMA S.A. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad LABORATORIOS LATINFARMA S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 5. El Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 31151 de 26 de septiembre de 2002, confirmando la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 38253 del 28 de noviembre de 2002, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial.

B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: GACETA OFICIAL 1. La marca OARTRIN es similar a la marca registrada ARTREN (denominativa), desde el punto de vista gráfico, visual y fonético. 2.

La marca ARTREN está conformada por seis letras, y OARTRIN por siete. De las siete letras que conforman OARTRIN, cinco (A, R, T, R, N) aparecen en la marca ARTREN en el mismo orden. Las cuatro primeras letras son las mismas en las dos marcas, y la “N” se encuentra ubicada al final en ambos casos. Por lo anterior, las marcas en conflicto son ortográfica y visualmente confundibles a primera vista. 3.

Fonéticamente, el riesgo de confusión es mayor si las letras iniciales de las marcas son las mismas y tienen la misma pronunciación. En adición a lo anterior, la letra N al final de cada una de las marcas complementa la semejanza fonética. 4. Aunque las marcas en conflicto sean de fantasía, ambas pueden tener acentuación en la última sílaba, lo cual da identidad tónica y, por lo tanto, mayor riesgo de confusión si se tienen en cuenta las demás identidades fonéticas existentes. 5.

Examinadas las marcas de manera simultánea, mediante un estudio tan minucioso que sólo un técnico en la materia haría, se podrían encontrar las diferencias entre los signos en conflicto. Por lo tanto, no se analizaron las marcas como lo haría un usuario medio. 6. Las marcas en conflicto distinguen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que, se aumenta el riesgo de confusión entre ellas, sobre todo si se tiene en cuenta que un usuario medio no tiene por qué conocer las aplicaciones de los distintos medicamentos C. La contestación a la demanda. 1.

Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Al expedir las Resoluciones impugnadas se ajustó plenamente a las normas legales vigentes sobre la materia. 30/05/2006 33.44 • El examen conjuntual y no fraccionado encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas, ya que muchas de estas marcas se encuentran formadas por sufijos y prefijos que en ocasiones se refieren al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar y, por lo tanto, son de uso común y no se tienen en cuenta al hacer el cotejo marcario. • Por lo anterior, en el análisis de los signos en conflicto se deben considerar los elementos correspondientes a marcas débiles. • Los signos en conflicto no presentan similitudes en los aspectos visuales, fonéticos y conceptuales.

Existe una evidente diferencia visual entre los signos en conflicto; su longitud también es diferente y la pronunciación individual por parte del consumidor descarta riesgo de confusión o error. • Se debe aplicar el criterio del consumidor especializado, ya que la decisión de lo que se va a consumir es del médico, quien no va a incurrir en la confusión del origen empresarial, porque el mercado objetivo al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión es reducido y especializado. • En cuanto a los canales de comercialización, muy posiblemente la distribución de los productos que identifican estas marcas no son de masiva distribución por lo que el consumidor medio no tendría acceso a ellos directamente. 2.

Contestación por parte del tercero interesado. La sociedad LABORATORIOS LATINFARMA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Al analizar de manera sucesiva las marcas en conflicto, la impresión general de conjunto despertada es completamente diferente. • La composición silábica de las marcas hace que al ser pronunciadas revelen un sonido diferente para el consumidor, ya que la marca OARTRIN se compone de tres sílabas, mientras que la marca ARTREN se compone de dos.

Al no ser pronunciadas en un mismo GACETA OFICIAL 30/05/2006 34.44 golpe de voz, el sonido es totalmente diferente para el consumidor. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Además de lo anterior, las denominaciones se encabezan de manera diferente, ya que en OARTRIN es O, mientras que en ARTREN es AR. a) las palabras o combinación de palabras; • Las vocales que representan las denominaciones son diferentes y, además, no están ubicadas en el mismo lugar, lo que hace que la tonalidad de las expresiones sea disímil. • A pesar de distinguir ambas marcas productos farmacéuticos, nada obsta para que coexistan signos que distinguen productos conexos o idénticos si son diferentes, como en el presente caso.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

Se interpretará dichas normas y de oficio, el literal a) del artículo 135, de la misma Decisión 486, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo OARTRIN, 14 de diciembre de 2001. (…) A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

DECISIÓN 486 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL 30/05/2006 35.44 A. Requisitos para el registro de las marcas.

La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… B. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o asociación. Confusión directa e indirecta. (…) C. Reglas para el cotejo marcario. La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… D. Comparación entre signos denominativos.

(…) E. Las marcas farmacéuticas. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 de 7 de marzo de 1997). “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la proceden- (…) 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL cia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso N° 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112 de 6 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). 30/05/2006 36.44 tante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “ cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de las marcas son: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“ la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.” 3 “Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”.

(Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). 3 Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es impor- OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2.

Junio de 2001. Pág. 132. GACETA OFICIAL Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, los requisitos de las marcas al amparo de la Decisión 486 son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, la distintividad presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 1. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 30/05/2006 37.44 2.

La perceptibilidad. Como ya se advirtió, en el régimen de la Decisión 486, la distintividad presupone la perceptibilidad del signo por cualquiera de los sentidos La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Sentencia de 26 de octubre de 2004.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 4 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 4 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. 5 5 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, y suceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 6 El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria aplicable al caso.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSION O ASOCIACIÓN. CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA. El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para 6 OTERO LASTRES, José Manuel.

Ob. Cit. Pág. 134. 30/05/2006 38.44 productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos y de los productos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión o de asociación. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos y los productos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado, y además del análisis de las prohibiciones del registro; por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. GACETA OFICIAL Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera libertad.

El Tribunal ha manifestado lo siguiente, en lo referente a este tema: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” (Proceso Nº 161-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 26 de enero de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005). En reiteradas interpretaciones prejudiciales este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y tam- 30/05/2006 39.44 bién entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”…. (Proceso N° 233-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 2 de febrero de 2006. Marca: “GUARANA”). - Confusión Directa e Indirecta.

Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo respecto en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2.

De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos que se comparen, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, pudiera derivar por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en los signos comparados es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. GACETA OFICIAL La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión o asociación entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o asociación, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 8, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto mar- 8 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 30/05/2006 40.44 cario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión o asociación. D. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

Como quiera que los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal debe precisar que las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. GACETA OFICIAL “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 9 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos “OARTRIN” y “ARTREN”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

E. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”. 9 30/05/2006 41.44 blicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos”.

“El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente”: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

“Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó”: “Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio pu- “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765 de 27 de febrero de 2002).

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y S.S. Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que GACETA OFICIAL en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos. El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: “…al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.

(Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 22 de junio de 2005. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1233 de 18 de agosto de 2005). 30/05/2006 42.44 orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los mismos.

TERCERO: No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: El Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre las marcas denominativas “OARTRIN” y “ARTREN”, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación en relación con la comparación entre la mencionada clase de marcas.

QUINTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no, riesgo de confusión, teniendo en cuenta las De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300455, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las GACETA OFICIAL 30/05/2006 43.44 prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 30/05/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú