Año XXIII - Número 1354 Lima, 8 de junio de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 11-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 154, 190, 191, 192, 243, literales a), b) y c), 258, 259, literales a), b) y c), 267, 268 y 269, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, Cuenca, República del Ecuador.

Expediente interno N° 233-2004. Actor: CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. Nombre Comercial: “VELAS IMPERIALES” Proceso 45-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 13 literales c) y d), 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 34, 44, 45 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Patente: “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”. Expediente Interno Nº 2003-00354 Proceso 51-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 3 y 5 de la Decisión 388; y, del artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Asunto: “DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA”. Proceso interno N° 104-04 16 31 PROCESO 11-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 154, 190, 191, 192, 243, literales a), b), y c), 258, 259, literales a), b) y c), 267, 268 y 269, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, Cuenca, República del Ecuador.

Expediente interno N° 233-2004. Actor: CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. Nombre Comercial: “VELAS IMPERIALES”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formula- da por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, Cuenca, República del Ecuador.

VISTOS: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006. 08/06/2006 2.40 nombre comercial “VELAS IMPERIALES” para identificar sus actividades económicas.

I.

ANTECEDENTES. e. Los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO (hermano del demandante) y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA (sobrino del demandante), el 21 de marzo de 2003 solicitaron el registro como marca del signo denominativo “VELAS IMPERIALES”. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: f. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial – IEPI, mediante Resolución N° 2960403, concedió el registro como marca del signo “VELAS IMPERIALES”.

A. LAS PARTES: g. Contra dicho acto administrativo el demandante interpuso un recurso administrativo de revisión, que en estos momentos se encuentra en trámite. El recurso se sustentó en que el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO es titular desde 1990 del nombre comercial “VELAS IMPERIALES”, para identificar actividades relacionadas con la comercialización de velas.

Demandante: CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO Demandados: EDUARDO SALAZAR PACHECO Y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA. B. DATOS RELEVANTES. 1 Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes: a. Los padres del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO iniciaron un negocio de velas muchos años atrás; utilizaron el signo mixto “VELAS IMPERIALES” para identificar sus actividades económicas. b. El signo “VELAS IMPERIALES” nunca fue registrado como marca.

No obstante lo anterior, mediante la figura del nombre comercial, los derechos sobre dicho signo se adquirieron con su primer uso. c. El señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, después del fallecimiento de su padre y a partir de 1990, comenzó a adquirir los derechos que cada uno de sus hermanos tenía sobre el negocio, consolidándose como único dueño de toda la actividad económica. d. Desde 1990 el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, de manera pública, continua y de buena fe, ha venido utilizando el h. Los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA comercializan velas identificadas con el signo “VELAS IMPERIALES” + logotipo; utilizan, entonces, una marca diferente a la que fue concedida por la Oficina de Registro Marcario y, además, idéntica a la que ha venido utilizando el demandante, es decir, comercializan sus productos con los mismos empaques, cajas de presentación y etiquetas que ha venido utilizando el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO desde muchos años atrás. i. Por tal motivo presentó demanda de competencia desleal en contra de los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. El actor soporta su demanda en lo siguiente: a. La falta de registro del signo “VELAS IMPERIALES” no implica desprotección jurídica para el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, ya que él posee un derecho sobre el nombre comercial “VELAS IMPERIALES”. Los derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con su primer uso, tal y como lo dispone el artículo 191 de la Deci- GACETA OFICIAL sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además, el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que: “El nombre comercial será protegido sin obligación de registro” b. De manera paulatina, el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO adquirió los derechos y acciones de la maquinaria y del negocio en general identificado con el signo “VELAS IMPERIALES”, siendo en la actualidad la única persona que continuó con el uso efectivo y real del signo. c. Mediante el contrato de compraventa celebrado entre el señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO y los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO Y SU CÓNYUGE, se transfirió al primero, junto con la maquinaria, la razón social de “VELAS IMPERIALES”. d. El demandado, EDUARDO SALAZAR PACHECO, como consecuencia de la transferencia de la maquinaria a favor del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, dejó de utilizar el nombre comercial “VELAS IMPERIALES” y diseño de etiqueta; por lo tanto, perdió cualquier derecho sobre el mismo y reconoció titularidad de este signo a nombre del demandante.

En consecuencia, en la actualidad no puede reclamar prerrogativas sobre el mismo, amparándose en un supuesto derecho de sucesión. e. De conformidad con el artículo 258 de la Decisión 486, los demandados vienen ejecutando actos de competencia desleal, por las siguientes razones: • El inciso segundo del artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, dispone que los actos de competencia desleal pueden referirse a marcas, estén o no registradas, y a presentaciones de productos. • Los demandados vienen comercializando velas con la marca “VELAS LA LIBRA IMPERIAL”, semejante al signo “VELAS IMPERIALES” del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO.

La imitación con el propósito de causar confusión se traduce en los siguientes aspectos: ƒ Imitación de los empaques de color blanco que cubren las velas. 08/06/2006 3.40 ƒ Imitación de la etiqueta característica integrada por un barco con una bandera con los colores de la bandera de Ecuador. ƒ Imitación de los colores tanto en la parte gráfica como de las palabras. ƒ Imitación de los bordes integrados por ramas de árboles. ƒ Imitación de los mismos aspectos detallados en los ítems anteriores, en las cajas grandes del producto. ƒ Imitación parcial del signo “VELAS IMPERIALES”. • La competencia desleal efectuada por los demandados, radica además en que con su actuación asocian el origen empresarial de las velas comercializadas por ambas partes, tanto en el consumidor como en los medios comerciales.

Lo anterior provoca un perjuicio económico al señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. • Los demandados han informado a los clientes del demandante que la fábrica de “VELAS IMPERIALES” ha sido dividida, y que en estos momentos son los únicos dueños de la misma. Lo anterior evidencia su mala fe. • El derecho a la libre elección del consumidor es afectado por la conducta de los demandados, ya que a través de los actos de confusión por imitación, se pretende inducirlo a confusión y a error con el propósito de incrementar el volumen de ventas. f. El artículo 259 de la Decisión 486, establece la existencia de competencia desleal por cualquier acto y por cualquier medio que ocasione confusión respecto de los productos y de la actividad comercial de un competidor, sin exigir la existencia previa de un registro y, por lo tanto, la conducta de los demandados se adecua a lo descrito por la norma. 3.

La contestación a la demanda. Conforme al informe del Juez Consultante, los señores EDUARDO SALAZAR PACHECO y JULIO EDUARDO SALAZAR ICAZA, se opusieron a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. Por el hecho de la muerte de los antiguos titulares del nombre comercial “VELAS IM- GACETA OFICIAL 08/06/2006 4.40 PERIALES”, se transfirió dicho nombre a todos sus herederos. taron demanda de reconvención con los siguientes argumentos: b. Algunos documentos aportados al proceso, como permisos de importación o constancias de pago del IVA, en donde aparece vinculado el nombre comercial “VELAS IMPERIALES” y el nombre del demandante, son documentos que se tramitaron a nombre de CARLOS SALAZAR PIEDRA, padre del demandante, y en algunos se ha utilizado el RUC de éste último. a. El señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO se encuentra utilizando el signo “VELAS IMPERIALES”, en detrimento de los demás herederos que son también titulares del mismo.

Por tal motivo causó perjuicios económicos a los demás copropietarios. c. Que el demandante pretenda apoderarse de la exclusividad del uso del nombre comercial, constituiría un acto de mala fe, en detrimento de los intereses de los demás copropietarios. d. La utilización del nombre comercial “VELAS IMPERIALES” en las condiciones que ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, personal, público, continuo y efectivo, no se da en el presente caso. e. Los argumentos del demandante no son consistentes, ya que desde el año 1986 hasta el 2004 han coexistido en el mercado signos similares para identificar los mismos productos, tales como “VELAS IMPERIO”, “VELAS EMPERADOR” y “VELAS IMPERIO REAL”, sin que haya manifestado nada al respecto. f. No existe fundamento jurídico para declarar próspera la demanda, ya que ésta en últimas se dirige contra la Resolución N° 29604–03 del 14 de agosto de 2003, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca “VELAS IMPERIALES”, cumpliendo y acatando las normas vigentes sobre la materia. g. No existe documento alguno en el que conste de manera directa o indirecta, la voluntad de transferir a nombre del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO el nombre comercial “VELAS IMPERIALES”.

Los contratos existentes simplemente transfieren cuotas de derechos y acciones sobre maquinaria que sirve para la fabricación de velas. b. El señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO, al utilizar el signo “VELAS IMPERIALES” como marca sin obtener previamente su registro, es decir, imprimiendo etiquetas y colocándolas a los productos que comercializa y afirmando que la marca ya está registrada, ha incurrido en un acto de publicidad engañosa, ocasionando daños económicos y morales a los demás copropietarios.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación, son los artículos 154, 190, 191, 243, literales a), b) y c), 258, 259, literales a), b) y c), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretarán de oficio los artículos 192, 268, 269 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretará el artículo 199 de la Decisión 486, ya que no es pertinente al caso bajo estudio. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 486 Artículo 154 4. Demanda de Reconvención. Los demandados, con fundamento en el artículo 298 de la Ley de Propiedad Intelectual, presen- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” GACETA OFICIAL 08/06/2006 5.40 Artículo 190 Artículo 259 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” Artículo 192 “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. Artículo 243 “Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” Artículo 267 “Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.” Artículo 268 a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, “La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.” Artículo 269 c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.” Artículo 258 “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” “Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación”.

DECISION 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la le- GACETA OFICIAL gislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión”.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión”. “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 08/06/2006 6.40 ter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” (Proceso Nº 114-IP 2003.

Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004). B. Protección del nombre comercial. C. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. D. De las acciones de competencia desleal. E. Criterios para la indemnización de daños y perjuicios.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carác- Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modifi- GACETA OFICIAL caciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”. (Interpretación prejudicial N° 28-IP-95, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 de 30 de marzo de 1998)”. (Proceso Nº 39-IP-2003, Interpretación prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena Nº 965 de 8 agosto de 2003).

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido cumplidas ya y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes 08/06/2006 7.40 para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión”. ”Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido”.

“A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso N° 46IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que con anterioridad a 1990 se utilizó el nombre comercial VELAS IMPERIALES para identificar las actividades económicas de los padres del señor CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO.

Además se desprende que los supuestos actos de competencia desleal descritos han sido ejecutados de manera continuada y, por lo tanto, para verificar dichas conductas deberá atenderse a la descripción que hacen las diferentes normas que han tenido vigencia durante todo el tiempo en que se aduce que han tenido lugar. GACETA OFICIAL B. PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.

Como quiera que en el proceso interno la parte demandante alega que el signo VELAS IMPERIALES se ha venido utilizando como nombre comercial y que, igualmente, se infiere que el primer uso tuvo lugar con anterioridad al año 1990, época en la cual se encontraba en vigencia la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, precisa el Tribunal que bajo el régimen de la Decisión citada no se encontraba regulada la protección del nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error.

Por lo tanto, en vigencia de la citada normativa no se encontraba prohibido el registro de marcas semejantes o similares a un nombre comercial. “Es a partir de la Decisión 311 (G.O.A.C. Nº 96 de 12 de Diciembre de 1.991), cuando la norma comunitaria regula la protección al nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error.

Marcas conferidas bajo la vigencia de la Decisión 85 y que hubieren sido semejantes o similares a un nombre comercial usado en el País Miembro, tendrían plena validez jurídica, a menos que, por supuesto, el citado País Miembro fuere parte de un acuerdo de carácter internacional que protegiera a un nombre comercial. En la vigente Decisión 344, artículo 128, el nombre comercial está protegido más por el uso que por el registro como se desprende de la citada norma cuando preceptúa: “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.” (Proceso N° 27-IP-97.

Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 1998 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 369 de 3 de septiembre de 1998). “El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica o distingue una actividad mercantil o un negocio, de otros similares desarrollados por otros empresarios; en ocasiones el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.” (Proceso N° 43-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 4 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1214 de 6 de julio de 2005). De manera que los actos de competencia desleal que refiere el proceso interno en relación 08/06/2006 8.40 con el nombre comercial solo pueden tenerse en cuenta a partir de la vigencia de la Decisión 311, que lo fue a partir del 12 de diciembre de 1991.

C. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La demanda que dio origen al proceso dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial fue presentada en vigencia de la Decisión 486. Establece el Tribunal que esta Decisión consagra un sistema de protección del nombre comercial soportado en las siguientes disposiciones: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” De conformidad con las normas transcritas, la protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 486 goza de las siguientes características: GACETA OFICIAL 08/06/2006 9.40 1.

El derecho se genera con su primer uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso. 3. Además, que quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. 4.

Si el nombre comercial es notoriamente conocido, su titular también podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando pudiere causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto de prestigio del nombre comercial o de la empresa del titular. En este caso, el titular del nombre comercial notoriamente conocido deberá probar dicha notoriedad de conformidad con las normas procesales del respectivo País Miembro. 5.

Que quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera generar riesgo de confusión de asociación. Corresponde al juez nacional en este caso, establecer el uso que el demandante ha dado al signo VELAS IMPERIALES como nombre comercial para de allí concluir el derecho a oponerse al registro del mismo signo como marca por parte de un tercero. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación se alega que los demandados han ejecutado actos de competencia desleal relativos a: 1.

La solicitud de registro del signo VELAS IMPERIALES por parte de un tercero fue realizada en marzo de 2003; dicho signo ha venido siendo utilizado por el demandante como nombre comercial desde 1990. 2. Actos de confusión en el público consumidor al comercializar productos con una marca similar al nombre comercial que utiliza el demandante, pero no refiere desde cuándo se han ejecutado las conductas. 3.

Actos de confusión en el público consumidor al dar información errada a los clientes del demandante, pero no refiere desde cuándo se han ejecutado las conductas. Se dice que los anteriores actos han sido ejecutados de manera continuada, por lo que se determinará cómo se ha desarrollado el tema de la competencia desleal en las diferentes Decisiones Andinas.

En el cuadro que se presenta a continuación se hace un recuento del tratamiento que se le ha dado al tema de la competencia desleal en las diferentes Decisiones Andinas. TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN LAS DECISIONES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL DECISIONES NO HACE REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL EN 85 NINGUNO DE SUS ARTÍCULOS NO HACE REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL EN 311 NINGUNO DE SUS ARTÍCULOS NO HACE REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL EN 313 NINGUNO DE SUS ARTÍCULOS SOLO HACE REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL ARTÍCULO 131, DE LA SIGUIENTE MANERA: “Art. 131.

El derecho de utilización exclusiva de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal objeto 344 de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.” ADEMÁS EL CAPÍTULO IV HABLA SOBRE LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y SU USO CONTRARIO A LAS PRÁCTICAS LEALES DE COMERCIO.

EL TÍTULO XVI TRATA SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL CAPÍTULO 1 486 HABLA SOBRE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. EL CAPÍTULO 2 SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES. Y EL CAPÍTULO 3 SOBRE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL. GACETA OFICIAL Aunque las Decisiones Andinas, excepto la 486, no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal, del propio Acuerdo de Cartagena se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: “Artículo 93.- Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. PROSCRIBIR Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien.” La intención del legislador Andino es la de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos.

Por lo tanto, la protección tanto a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. 08/06/2006 10.40 nunciados como de competencia desleal con base en la descripción que de tales conductas hace dicha normativa, ya que sería darle aplicación retroactiva a una norma jurídica.

Como las Decisiones anteriores a la 486 no regulan el tema de la competencia desleal, el Juez Consultante deberá atender, de conformidad con las normas internas sobre la materia, vigentes para la fecha del hecho, si la acción denunciada se puede catalogar como de competencia desleal. Lo anterior, teniendo como base el principio de complementariedad, en virtud del cual, si la normativa andina no regula determinada materia, la normativa interna podrá entrar a regularla. • En relación con los hechos ocurridos después de la entrada en vigencia de la Decisión 486, que lo fue el 1 de diciembre del año 2000, el juez consultante deberá evaluar si las conductas asumidas por los demandados se encuadran dentro de las previsiones que sobre los actos de competencia desleal desarrolla la Decisión 486.

Al efecto, el Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

De conformidad con lo anteriormente expresado, se desprende lo siguiente: La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. • En relación con los hechos ejecutados antes de la entrada en vigencia de la Decisión 486, no resulta procedente calificar los actos de- La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mer- Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo.

GACETA OFICIAL 08/06/2006 11.40 cado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso N° 116-IP-2004. Interpretación prejudicial del 13 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172 de 7 de marzo de 2005). al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.” 1 Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”. 2 El primero de los mencionados establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: Dichos actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 1. No hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. 2. Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98. Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 de 17 de marzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”. 3 Por su parte, el artículo 259 enuncia tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el esta- 1 2 3 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 “ GACHARNÁ, María Consuelo.

“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág.

47. GACETA OFICIAL 08/06/2006 12.40 blecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una practica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: 1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Proceso N° 116-IP-2004.

Doc. Cit.). 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí… (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”;

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).” (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. 4 4 “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. GACETA OFICIAL El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. D. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL.

El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

Y el artículo 269 dispone que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal. E. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante solicita “la indemnización de daños y perjuicios, a favor del señor Carlos Olmedo Salazar la misma que se 08/06/2006 13.40 calculará conforme a las reglas dispuestas por el artículo 243 de la Decisión 496 (sic), en concordancia con el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual”, circunstancia que lleva a que se interprete el artículo 243 de la Decisión 486.

Tal norma enuncia, de manera no exhaustiva, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios probados por el actor. El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor.

De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal. Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemmizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Proceso N° 116-IP-2004, Doc. Cit). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Las normas sustanciales vigentes que hayan sido derogadas y reemplazadas por otras en el curso del procedimiento correspondiente, se- GACETA OFICIAL 08/06/2006 14.40 rán las aplicables para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la validez de un derecho relacionado con la propiedad industrial.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. • Si el nombre comercial es notoriamente conocido, su titular también podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando pudiere causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto de prestigio del nombre comercial o de la empresa del titular.

SEGUNDO: Con la entrada en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es que empieza a darse protección al nombre comercial frente al registro como marcas de signos iguales o similares que pudieron inducir al público consumidor a error. En este caso, el titular del nombre comercial notoriamente conocido deberá probar dicha notoriedad de conformidad con las normas procesales del respectivo País Miembro.

De conformidad con lo anterior, en el régimen de la Decisión 85 no se regula la protección del nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error. Por lo tanto, en vigencia de la citada normativa no se encontraba prohibido el registro de marcas semejantes o similares a un nombre comercial.

TERCERO: La protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 486 goza de las siguientes características: • El derecho sobre un nombre comercial se genera con su primer uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. • Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso. • Quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en • Quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera generar riesgo de confusión de asociación.

CUARTO: Aunque las Decisiones Andinas, excepto la 486, no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal, del propio Acuerdo de Cartagena se desprende la protección de la sana o leal competencia. Por lo tanto, en relación con los hechos ejecutados antes de la entrada en vigencia de la Decisión 486, no resulta procedente calificar los actos denunciados como de competencia desleal con base en la descripción que de tales conductas hace dicha normativa, ya que sería darle aplicación retroactiva a una norma jurídica.

Como las Decisiones anteriores a la 486 no regulaban el tema de la competencia desleal, el Juez Consultante deberá atender, de con- GACETA OFICIAL formidad con las normas internas sobre la materia, vigentes para la fecha del hecho, si la acción denunciada se puede catalogar como de competencia desleal. Lo anterior, teniendo como base el principio de complementariedad, en virtud del cual, si la normativa andina no regula determinada materia, la normativa interna podrá entrar a regularla.

QUINTO: En relación con la secuencia de hechos ocurridos después de la entrada en vigencia de la Decisión 486, el juez consultante deberá evaluar si las conductas asumidas por los demandados se encuadran dentro de las previsiones que sobre los actos de competencia desleal desarrolla la mencionada Decisión. El artículo 258 de la Decisión 486 no contiene una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, pero del mismo se desprende que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Debiéndose entender por actos deshonestos los que se producen cuando se actúa con intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor, o que afecten al mercado mismo, y por lo tanto, al público consumidor. Los actos de competencia desleal por confusión gozan de las siguientes características: • No se refieren propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos. • Pueden revestir muchas formas. • Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado. 08/06/2006 15.40 SEXTO: La acción de competencia desleal se puede intentar sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses.

De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal y en relación con el artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

SEPTIMO: El artículo 243 de la Decisión mencionada, enumera de manera no taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Dichos criterios son el del daño emergente y el lucro cesante, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que se hubiera concedido.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2332004 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA GACETA OFICIAL 08/06/2006 16.40 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO PROCESO 45-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 13 literales c) y d), 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 34, 44, 45 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Patente: “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”. Expediente Interno Nº 2003-00354. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil seis. mo antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

La parte demandante es la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY y la parte demandada es la Nación colombiana, Ministerio de Desarrollo Económico, por medio de su entidad adscrita, la Superintendencia de Industria y Comercio. No hay tercero interesado en esta causa. 1.1. Las partes VISTOS: 1.2. Actos demandados Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 23 de febrero de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 31 de marzo de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar co- La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución Nº 39006, de 29 de noviembre de 2002, por medio de la cual la Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO” soli- GACETA OFICIAL citada por WARNER LAMBERT COMPANY en el expediente administrativo 95-058014; - Resolución Nº 06475, de 7 de marzo de 2003, proferida por la Superintendente de Industria y Comercio (E) mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución anterior.

Solicita, adicionalmente, como restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la patente solicitada; y, de considerarse que no es posible otorgar todas las reivindicaciones solicitadas, que se otorgue la patente de invención a las reivindicaciones que en nada afecten el nivel inventivo de la patente solicitada. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 7 de diciembre de 1995, WARNER LAMBERT COMPANY solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de patente de invención denominada: “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”, que describió como refrescantes del aliento de larga duración, sin sabor amargo, que comprenden: una goma base, un agente voluminizador y una composición refrescante compuesta por mentol y una carboxamida de p-mentano N-sustituida.

La solicitud de la invención también estaba dirigida a las composiciones de confitura que contienen estos elementos y a los métodos para preparar la goma de mascar. Dentro de la petición se incluyeron algunas reivindicaciones junto al capítulo descriptivo. - El 23 de enero de 1996, el examinador jurídico de patentes de la División de Nuevas Creaciones realizó el primer examen de forma e hizo algunas observaciones. 08/06/2006 17.40 - El 26 de febrero de 1996 fueron contestadas las observaciones por la parte solicitante y “sustentadas con verdaderos argumentos técnicos y de orden legal”. - El 31 de agosto de 1998, el examinador jurídico de patentes de la División de Nuevas Creaciones, una vez realizado el segundo examen de forma, hizo requerimientos de orden técnico y legal; éstos fueron contestados y sustentados por la solicitante mediante escrito radicado el 22 de febrero de 1999. - El 31 de marzo de 1999, el extracto de la solicitud de patente fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 475, sin que fueran presentadas observaciones a la solicitud, por lo tanto, el expediente pasó a estudio de fondo para decidir sobre su concesión o rechazo. - El 6 febrero de 2001, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones, mediante oficio Nº 124, expidió el concepto técnico 1891 y otorgó un término de 60 días, contado a partir de la fecha de notificación, para dar respuesta al requerimiento, ya que consideró que el producto solicitado afectaría la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones consignadas en los documentos GB 2233873 de 23 de enero de 1981 y WO 94/21135 de 29 de septiembre de 1994. - La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY sostuvo que “Las observaciones contenidas en el examen de patentabilidad fueron contestadas y sustentadas con verdaderos argumentos técnicos y de orden legal luego de haber solicitado una prorroga (sic) de los términos procesales y encontrándonos dentro de la oportunidad legal (…)”. - La sociedad actora informó, además, que modificó las reivindicaciones 1, 15, 26 y 27 limitando la cantidad de mentol en la goma de mascar y la confitura entre 0,7% y 2% para diferenciarlos del arte previo y desistió de la reivindicación 8. - El 29 de mayo de 2002, la Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 39006, resolvió negar el otorgamiento de la patente solicitada por considerar que ésta no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

GACETA OFICIAL - El 13 de enero de 2003, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY interpuso el recurso de reposición contra la Resolución No. 39006 de 29 de mayo de 2002, insistió en la solicitud del otorgamiento de la patente y aseveró que las objeciones respecto a la claridad de lo reivindicado en relación a la subordinación de las reivindicaciones 15 y 24 a las reivindicaciones 14 y 23 fueron planteadas tardíamente, sin permitirle hacer las correcciones respectivas ni ejercer su derecho de defensa. - El 7 de marzo de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio (E) resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución No. 06465, y confirmó la decisión de negar la patente solicitada. b) Escrito de demanda La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, organizada y existente de acuerdo con las leyes de Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Expresa que “Se violaron los artículo (sic) 14, 16 y 18 de la mencionada Decisión 486 expedida por {la} Comisión de la Comunidad Andina, por que (sic) de conformidad con ellos la administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial”.

Asimismo, señala que se violó el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo. El consultante informa que, como fundamentos de derecho, la actora sostiene lo siguiente: “La actuación acusada contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) según el cual los países miembros otorgan patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, pues se consideró erróneamente, apartándose de este precepto, que la invención carecía de nivel inventivo.

Así, las autoridades omitieron cumplir su 08/06/2006 18.40 deber de otorgar la patente de invención cuando se cumplen todos los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa”. “Como prueba de la procedencia de la solicitud se tiene que la patente de las composiciones masticables que refrescan el aliento, que comprenden mentol y carboxamida de p-mentano y N-sustituida (sic) ha sido registrada en 16 países”.

“El artículo 16 de la misma Decisión señala que una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. (…) En el estado de la técnica no existía ninguna patente de productos con los mismos componentes, en las mismas proporciones. Los límites y variaciones que sufren los volúmenes de los elementos hacen que se trate de una composición especial que posee la naturaleza inventiva requerida; el efecto refrescante sinergístico que producen el mentol y la carboxamida de pmentano N-sustituida en las cantidades especificadas no se deduce en forma obvia del estado de la técnica.

Lo anterior desvirtúa, a su vez, la identidad con las patentes consideradas similares”. “Por lo mismo también se incurre en violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic), a cuyo tenor un procedimiento tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente no hubiese resultado obvio, ni hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“La equivocada interpretación del procedimiento impidió que se hiciera efectivo el derecho reconocido legalmente a la actora. La Superintendencia de Industria y Comercio, por apoyarse en argumentos antitécnicos e imprecisos, motivó falsamente el acto acusado pues no tuvo en cuenta los argumentos y pruebas aportadas por la actora”. Finalmente, la sociedad actora expresa que “debemos resaltar que en el Acto Administrativo demandado la Superintendencia de Industria y Comercio; desconoció y omitió los argumentos y pruebas aportadas al proceso y aplico (sic) erróneamente los artículos demandados por lo tanto el fallo en su motivación está lejos de la realidad fáctica y jurídica; porque falseó la reali- GACETA OFICIAL dad al considerar a la invención como carente de nivel inventivo y negarla lesionando el derecho de mi poderdante que esta (sic) amparado en las normas jurídicas citadas como violadas”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sobre la presunta violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina manifiesta “el examen de fondo que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio sobre una solicitud de patente se contrae a analizar si la invención reúne la totalidad de los requisitos de patentabilidad dispuestos en la Decisión 486, esto es: si es novedoso, si tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial”.

Señala que “en el preámbulo de las reivindicaciones se debe emplear un solo término para denominar lo que se quiere proteger (si es una goma de mascar, una confitura, etc.) y sus reivindicaciones dependientes 15 a 24 (…), no existe esta consistencia puesto que la reivindicación 15 encabezada como ‘composición de confitura de acuerdo con la reivindicación 14…’ no es consistente con la reivindicación de la cual depende que es la 14 encabezada como: ‘Una composición de goma de mascar’”.

Es decir, la reivindicación 15 no tiene el mismo encabezado de la reivindicación de la cual depende, por lo cual no existe uniformidad en el preámbulo de una reivindicación que está dependiendo de la otra. Lo mismo sucede entre la reivindicación 24 y 23. Por lo tanto, se reitera que las reivindicaciones 15 a 24 no son claras”. Observa que “en el análisis de Novedad de una composición farmacéutica se hace la evaluación con base en los componentes de la misma y no en las cantidades en que se encuentran en la composición. En el presente caso, la composición que se está reclamando contiene mentol y una carboxamida N-sustituida igual que en la anterioridad GB 2233873 que también contiene mentol y una carboxamida N-sustituida.” 08/06/2006 19.40 Afirma que “Es de aclarar que la novedad de una composición no debe basarse en las cantidades en que se encuentran los componentes de las mismas, tal como lo está planteando el señor demandante, sino con base en los componentes que conforman la composición. Las cantidades de los componentes de una composición forman parte de la investigación habitual y son calculadas con base en lo que se requiera, que para el caso, si se requiere un mayor o menor grado de efecto refrescante se va a emplear más o menor cantidad de los componentes de tal forma que se encuentre tal efecto deseado”.

Asimismo, sobre el tema manifiesta que “Basar la Novedad de una composición en las cantidades o proporciones en que se encuentran sus componentes es una forma de burlar las patentes o extender el periodo de protección de la ya existente, tal como afirman en muchas ocasiones los señores memorialistas”. Agrega que “la composición de la presente solicitud también carece de Nivel Inventivo por encontrarse sus componentes en cantidades cercanas o dentro del rango dado en las anterioridades y porque dicha mezcla de componentes no está solucionando ningún problema técnico y ni siquiera son componentes activos fisiológicamente como para que las cantidades en que se encuentren produzcan un efecto extraordinario o de importancia biológica”.

Manifiesta que el término “aproximadamente” empleado por la actora (como lo expresan los porcentajes del mentol en las dos solicitudes y que inciden directamente en el efecto refrescante de la composición) es un término vago que conlleva ambigüedad y confusión, por ser, además, subjetivo. Añade que “De todas maneras la composición refrescante solicitada ya estaba establecida en el documento GB 2233873 y sugerida por la combinación de este documento con WO 94/21135, por lo cual se reitera que carece de Novedad y de Nivel Inventivo.

Asimismo, es válido decir que las cantidades de los componentes de una composición no dan el carácter de Novedad de la misma, y aun más cuando el cambio de cantidades de una mezcla conocida no ejerce ningún efecto fisiológico mejorado o distinto al ya conocido y no soluciona ningún problema técnico existente”. GACETA OFICIAL En relación al análisis de nivel inventivo de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486, señala que “Si el estado de la técnica sugiere una solución (aunque sea de manera especulativa) y dicha solución es efectiva, quiere decir que para la persona del oficio normalmente versada en el arte técnico dicha solución es obvia puesto que esa es la situación que él espera, de tal manera que no constituye un hecho inesperado y además se deriva evidentemente del estado de la técnica”.

Finalmente, y en cuanto a la Concesión de la Patente en otros Países, observa que “En materia de patentes las oficinas competentes son totalmente independientes para negar o conceder las diferentes solicitudes que se formulen. Lo anterior en desarrollo del principio consagrado en el artículo 4 bis numeral 1 del Convenio de París del cual Colombia es parte, conforme al cual ‘las patentes solicitadas en los diferentes países de la unión por los nacionales de países de la unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la unión”.

Y, añade que “En tal sentido, no son vinculantes para esta Superintendencia la (sic) decisiones tomadas por otras autoridades en el mundo sobre la patentabilidad de una solicitud en tanto lo único que debe analizar esta Entidad es el cumplimiento de los requisitos señalados por la norma andina antes citada”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de marzo de 2006. 08/06/2006 20.40

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 2 del Código Contencioso Administrativo. Tomando en cuenta que la solicitud de otorgamiento de la Patente “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO” fue presentada el 7 de diciembre de 1995, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en lugar de las disposiciones sometidas a consulta.

Se considera conveniente extender dicha interpretación, también de oficio, a los artículos 13 literales c) y d), 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 34, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en consideración a que el examen de patentabilidad y las modificaciones de las reivindicaciones se realizaron en vigencia de la mencionada Decisión. Asimismo, se interpretará a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretará la disposición contenida en el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia, toda vez que este Tribunal no tiene competencia para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 CAPÍTULO I DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN GACETA OFICIAL 08/06/2006 21.40 SECCIÓN I pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes.

El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras. Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos”;

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (…) “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: (…) “c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

“Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente”; (…) SECCIÓN IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 21.- Admitida la solicitud de la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”.

“Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. “Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refie- GACETA OFICIAL re el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al afecto establezca cada País Miembro”. 08/06/2006 22.40 “Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

(…) (…) DECISION 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS SECCION III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES (…) “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.” CAPITULO IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

“PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. ”En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. ”Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; concepto de invención; los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; las reivindicaciones en la solicitud de patente; la modificación de la solicitud de patente.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente, ha sido presentada el 7 de diciembre del año 1995, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de lo que es posible determinar que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la respectiva solicitud.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. 08/06/2006 23.40 tencia de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1028, de 14 de enero del 2004).” 1 La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues, dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Por tanto, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 2 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como 1 Asimismo ha manifestado: 2 “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.

(Proceso Nº 114-IP-2003. Sen- Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001.

CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. GACETA OFICIAL 08/06/2006 24.40 consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 3 “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. a) Novedad, d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente” 5. b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 4 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: 3 4 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesi- 5 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”.

Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). GACETA OFICIAL ble al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo” 6. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. 08/06/2006 25.40 b) Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 8 b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 7 6 7 SALVADOR, Jovani Carmen.

Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”.

Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 9. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 10 08/06/2006 26.40 ductiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.4. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE Requisitos formales; examen de forma La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. 11 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior. c) Aplicación Industrial Requisitos para la solicitud de patentes de invención: descripción clara y completa y reivindicaciones Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad pro- El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención; y, específicamente, se señala que: 9 10 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener”: (…) 11 ÁLVAREZ, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103. GACETA OFICIAL “c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

“Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos”; La descripción de la invención es un requisito de forma exigido en la normativa comunitaria, no puede ser omitida en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. A juicio del Tribunal, los requisitos contenidos en el artículo 13 son necesarios e imprescindibles, la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

“d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente”; Este literal señala como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. La doctrina sostiene al respecto que “… en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a 08/06/2006 27.40 otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 12 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio, “… las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 13 El Tribunal ha manifestado que “… las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquélla”. 14 12 13 14 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch.

Valencia, 2002. Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 892 del 31 de enero de 2003, patente: “BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Modificaciones a la solicitud de patente. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: 08/06/2006 28.40 • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado dentro del proceso 21-IP-2000 que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. GACETA OFICIAL Al respecto este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”. 15 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido deroga- 15 Proceso 25-IP-2002, sentencia de 8 de mayo del 2002. Publicado en Gaceta Oficial Nº769, de 24 de mayo del 2002.

Patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 08/06/2006 29.40 da y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. 4.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 5.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 6.

El examen previo o formal de la solicitud de patente consiste en la verificación de los requisitos de forma por parte de la oficina GACETA OFICIAL nacional competente, por tal motivo si el interesado no cumple con la presentación de los mismos al momento de presentar la solicitud, ésta podrá ser declarada en abandono. Sin embargo, de cumplir con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. 7.

Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 8. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 9.

Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al 08/06/2006 30.40 emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300354, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 08/06/2006 31.40 PROCESO 51-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 3 y 5 de la Decisión 388; y, del artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Asunto: “DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA”. Proceso interno N° 104-04. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, por intermedio de su Secretario Relator, doctor José Córdova C. VISTOS: El expediente, recibido por este Tribunal el 3 de marzo de 2006, del que forma parte el Oficio Nº 123-06-TDFC-S, de 24 de febrero del mismo año, por medio del cual el señor Secretario Relator manifiesta que en cumplimiento a lo dispuesto en el auto de 10 de noviembre del 2005, dictado dentro de la causa Nº 104-04 de Impugnación deducida por el Gerente General y Representante Legal de la Compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro, remite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la referida causa.

El auto de 10 de noviembre de 2005 del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, que indica: “(…) Al encontrarse la causa en estado de Resolver, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 (sic) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al ser la sentencia a dictarse en este proceso no susceptible de recurso en el derecho interno, a excepción del de Casación, la Sala está en la obligación de suspender el procedimiento y solicitar la interpretación del Tribunal, ya que la materia de la controversia contiene una cuestión de puro derecho relativa a la interpretación de las normas jurídicas del Acuerdo de Cartagena”.

Este Tribunal observa, al respecto, que el pedido hecho por la Instancia Nacional compareciente, no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues dicha Instancia se ha limitado a una remisión, en copias simples, de las piezas consideradas principales del referido proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal las ha estimado subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas, razón por la cual, la consulta formulada ha sido admitida a trámite, por auto de 31 de marzo de 2006. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La parte demandante es la Compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., y la parte demandada es el Director Regional del Austro del Servicio de Rentas Internas, SRI, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea como consecuencia de la acción incoada por la Compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., que, mediante su Gerente General y Representante Legal, impugna la siguiente Resolución Administrativa expedida por el Director Regional del Austro del Servicio de Rentas Internas, Cuenca, República del Ecuador: - Nº 101012004RDEV002569, de 14 de junio de 2004, emitida por la referida Dependencia, la cual resolvió devolver el Impuesto al Valor Agregado, por el valor de USD 10.435,47 dólares de los Estados Unidos de América, GACETA OFICIAL correspondiente al período fiscal 03 del año 2004; pero negó la devolución de USD 1,785.23, todo, a su decir: “(…) de conformidad con lo expresado en los considerándos (sic) de esta Resolución”. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Tribunal Distrital, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 13 de mayo de 2004, la compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. presentó al Servicio de Rentas Internas del Austro una solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado, IVA, pagado por la compañía en el mes de marzo de 2004. - El 14 de junio de 2004, el Director Regional del Austro del Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución Nº 101012004RDEV002569, por medio de la cual resolvió devolver el Impuesto al Valor Agregado, por el valor de USD 10.435,47 dólares de los Estados Unidos de América; pero negó la devolución de USD 1,785.23 dólares. - La actora aceptó parcialmente la mencionada resolución, respecto de la suma devuelta, pero objetó la parte en que la Institución en referencia, negó la devolución del monto restante y, como consecuencia, impugnó la resolución aludida. 08/06/2006 32.40 el antes citado, que en su Artículo 4 dispone textualmente: ‘El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador’”.

Expresa, adicionalmente, que “En el presente caso, nuestras normas internas, son restrictivas frente a la norma internacional, y consagran el derecho a la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes, materias primas insumos y servicios requeridos para la fabricación de los bienes que se exporten (…)”. Añade que “(…) al ser restrictiva y por tanto modificatoria del Convenio Internacional vigente, no debe ser aplicada en su tenor literal, sino en la forma como se establece en el Convenio, es decir se debe aceptar la devolución del IVA pagado en todo cuanto se refiera a: ‘(…) la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación (…)’”.

Argumenta que “CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. justificó oportunamente al Servicio de Rentas Internas, y conforme el ente administrador lo requiere, los valores cuya devolución solicitó, con la presentación de los comprobantes de venta respectivos, así lo reconoce la misma Resolución ahora impugnada”. b) Escrito de demanda La compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., manifiesta que “(…) la devolución de IVA para los exportadores se establece con el fin de que los productos ecuatorianos sean competitivos en los mercados internacionales, y sobre todo para que la normativa tributaria interna guarde coherencia con la Decisión Nº 388 de la Comunidad Andina (sic), que fue ratificada por el Ecuador y publicada en el Registro Oficial No. 10 del 23 de Julio de 1996 (…)”.

Sostiene que “La legislación interna, en este caso la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, no puede ni debe contradecir las normas de Convenios Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano, como Afirma que “Las razones o causas de observación legal como dice la Administración Tributaria en forma alguna desvirtúan que mi representada haya pagado el IVA soportado en los comprobantes rechazados por la Administración, se refieren a errores o deficiencias que de conformidad con el Art. 148 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus reformas podrían ser suplidas con el requerimiento, por la Administración, de los comprobantes de las retenciones efectuadas sobre aquellos (sic), así en la norma citada se ordena (…); y en otros casos, ni siquiera existen errores o deficiencias en las facturas, es decir el comprobante físico existía, estaba correcto y aún así la Administración resuelve ‘observarlo’ y todo afirmando que la información de aquel comproban- GACETA OFICIAL te que se entregó en ‘medio magnético’ (disco de computadora) estaba errada, así se establecen las causales de observación 22 y 27 que no tienen sustento legal o reglamentario y por tanto son inmotivadas”.

Finalmente manifiesta que “Entonces las causas de ‘observación’ y por tanto de negativa o no aceptación de los comprobantes de venta como sustento del IVA pagado, no son procedentes por ilegales, puesto que de forma alguna la Administración ha desvirtuado que dichos valores hayan sido oportunamente cancelados por mi representada, entonces la motivación de la Resolución impugnada es equivocada y por tanto no válida (…)”. c) Contestaciones a la demanda El Director Regional del Austro, del Servicio de Rentas Internas, SRI, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a través del Procurador de la Autoridad Tributaria, contesta la demanda sosteniendo, en lo principal, que “El Artículo 69A de la ley de Régimen Tributario Interno, faculta a las personas naturales y sociedades a solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado en actividades de exportación, y en el mismo se establece la forma en que debe realizársela; así, el artículo en mención dispone: ‘El Servicio de Rentas Internas deberá devolver lo pagado contra la presentación formal de la declaración del representante legal del sujeto pasivo que deberá acompañar las copias certificadas de las facturas en las que conste el IVA pagado…’.

Asevera que “La omisión de este requisito formal, así como de los requeridos en los arts. 17 y 18 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, motivan suficientemente la negativa de devolución, y por lo tanto la Resolución hoy impugnada es un acto administrativo legítimo”. Observa que “Es preciso manifestar que, como se puede observar en los artículos mencionados en el párrafo anterior, existen varios requisitos impresos y de llenado, que deben constar en una factura, los cuales permitirán que las facturas sean válidas, y en consecuencia puedan ser objeto del derecho a la devolución del IVA; sin embargo en el presente caso, en numerosas facturas no se han cumplido estos requisitos necesarios para que una factura sea considera- 08/06/2006 33.40 da para la devolución de IVA; la Administración Tributaria ha motivado legítimamente la resolución hoy impugnada, indicando clara y precisamente en qué facturas no se han cumplido estos requisitos y cuáles son estos; cabe destacar, que el actor en su demanda no ha negado que las facturas por las cuales no procede la devolución de USD 1.785,23 (…) no cumplen los requerimientos del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, consecuentemente la empresa actora ha incumplido lo dispuesto en este Reglamento.

Adicionalmente expresa que “(…) no es lo mismo presentación que sustentación, ya que los comprobantes presentados por la empresa no suponen un reconocimiento expreso de la Administración Tributaria que el IVA se encuentra sustentado, pues al contrario, es precisamente porque no existe dicho sustento que se le niega la devolución solicitada”.

Finalmente, afirma que se ratifica en el contenido de la Resolución impugnada, y formula las excepciones de: - Improcedencia de la demanda presentada, y - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho presentados por la Actora. El señor Director Regional de la Procuraduría General del Estado interviene en este proceso en ejercicio del Patrocinio del Estado, a su decir “de acuerdo con lo estatuido en los Artículos 2, 3, y 5 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 312 de 13 de Abril del 2004, en relación con el Estatuto Orgánico por Procesos y Reglamento Orgánico Funcional”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que el Tribunal observa, como ya se indicó, que la solicitud de interpretación prejudicial no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, toda vez que la Ins- GACETA OFICIAL tancia compareciente se ha limitado a efectuar una remisión de copias simples de las piezas consideradas principales del proceso; existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, son susceptibles de ser subsanadas luego de una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de marzo de 2006.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativa a la “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes”; instrumento aprobado el 2 de julio de 1996 y publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 211 de 17 de los mismos mes y año. Una vez examinada la aplicabilidad de la normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar los artículos 1, 3, 4 y 5 de la Decisión 388, en correspondencia con el artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente: 08/06/2006 34.40 DECISIÓN 388 “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes. “Artículo 1.- Los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes se regirán por el principio de País de Destino. En tal sentido, el tributo se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia nacional o importada.

(…) “Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330. “Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros. “Artículo 5.- La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros.

(…) “ANEXO 1 RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTÍCULO 4 DE LA DECISIÓN (…) GACETA OFICIAL “3. ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos. (…)” DECISIÓN 330 CAPÍTULO IV DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS “Artículo 13.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

“Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos. Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión”.

4. DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) COMO INCENTIVO TRIBUTARIO A LAS EXPORTACIONES INTRASUBREGIONALES El Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), persigue, como uno de sus objetivos, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.

Entre los mecanismos y medidas para alcanzar sus objetivos están la armonización gradual de políticas económicas y sociales, la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes y un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo. En este orden, el Acuerdo consagra que los Países Miembros coordinarán sus planes de desarrollo en sectores específicos y armonizarán gradualmente sus políticas económicas y sociales, con la mira de llegar al desarrollo inte- 08/06/2006 35.40 grado del área, mediante acciones planificadas.

Este proceso se cumplirá a través de varios mecanismos, entre ellos, la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal. El Acuerdo de Cartagena atribuye competencia a la Comisión para establecer procedimientos y mecanismos permanentes, así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas.

En este marco normativo, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial No. 114, del 27 de agosto de 1992, que persigue, entre otros propósitos, el aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la ar-monización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

A estos fines, la norma prevé la aprobación de un Programa de Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales. La Comisión expidió, sobre esta base, la Decisión 330 correspondiente a la “Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales”, publicada en la Gaceta Oficial No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida, entre otros objetivos, a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros, conforme lo establece su artículo primero. La Decisión considera incentivos a las exportaciones a aquéllos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos, pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales.

Por otra parte, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios.

GACETA OFICIAL La Decisión 330, en su artículo 13, establece que se entenderán como impuestos indirectos, “(…) los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”. La Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiente a la “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes”, aprobada el 2 de julio de 1996 y publicada en la Gaceta Oficial del mencionado Acuerdo, edición No. 211, de 17 de los mismos mes y año, con fundamento en la Decisión 330, persigue, como finalidad, avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, con el objeto de garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado, considera que debe establecerse como principio de orden general la no exportación de los impuestos indirectos que gravan los bienes finales de exportación, y que resulta conveniente avanzar hacia la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, nacionales o importados, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a ser exportados.

La Decisión 388, en su artículo 3, determina que se considerarán impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330; y, en su artículo 4, dispone: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador. 08/06/2006 36.40 “Relación de los impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión”, en lo relacionado con la República del Ecuador, constituyen impuestos indirectos, para la aplicación de la norma comunitaria señalada: a) el impuesto al Valor Agregado, IVA; y, b) los impuestos a los Consumos Especiales (la norma andina se refiere a Consumos Específicos).

De lo señalado puede concluirse que se encuentra reconocido como impuesto indirecto en los Países Miembros de la actual Comunidad Andina, el “impuesto al valor agregado” 1; y, que en lo relativo a la República del Ecuador, a dicho impuesto le es aplicable la norma contenida por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión. En consecuencia, en el caso del mencionado País Miembro, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado, en el caso del Ecuador, corresponderá, exclusivamente, al monto del impuesto que haya sido efectivamente pagado, respecto de las adquisiciones de materias primas, insumos intermedios, servicios, bienes de capital y, de los demás rubros o conceptos considerados en el inciso primero del artículo en mención, por tanto, se encuentra supeditada a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos por él efectuados en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388 2.

Debe, por lo tanto, justificarse por parte de quien solicita la devolución, los desembolsos realizados por tal concepto. 1 La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”. 2 Según el anexo 1 referido en el inciso primero del artículo citado, en el cual se determina la A la fecha en que se expidió la Decisión 388, según el Anexo de la misma, los impuestos internos que se aplicaban en los países de la Comunidad Andina eran los siguientes: Bolivia: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones;

Colombia, Impuesto sobre las Ventas; Ecuador, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales; Perú, Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal; y, Venezuela, Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al por Mayor, Impuesto al Alcohol y Bebidas Alcohólicas e Impuesto sobre Tabacos y Cigarrillos. Proceso 75-IP-2005, sentencia dictada el 22 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1233, de 18 de agosto de 2005.

Criterio reiterado en las sentencias de los procesos Nº 76-IP-2005 y 77-IP-2005. GACETA OFICIAL La Decisión 388, artículo 5, señala que la devolución de los impuestos indirectos se debe llevar a cabo a través de la compensación o el reembolso en los plazos que determinen los Países Miembros. Se prevé que será devuelto al exportador el monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la Decisión 388, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación. Procede determinar su campo de aplicación: La Decisión 388 implanta el principio de que los impuestos a la venta y al consumo, se regirán por el principio del país de destino, de tal manera que el gravamen se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia. Sobre este tema el Tribunal ha interpretado en el expediente Nº 112-IP-2005, sentencia de 1 de diciembre de 2005, “que el incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes y efectivamente pagados, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro, y no alcanza en su disciplina a los bienes exportados a terceros países”.

En efecto, la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos, vigentes y efectivamente pagados, en los términos del artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo a las exportaciones intrasubregionales, se aplica a las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro, entendido así, dicha devolución no alcanza a los bienes exportados a terceros países.

5. LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA FRENTE AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Este Tribunal ha reconocido, desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 1IP-87 y 2-IP-88, el principio de la preeminencia 08/06/2006 37.40 de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “…en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”.

Sobre este mismo tema este Organismo ha manifestado que “Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (…)”. 3 En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene preeminencia sobre la legislación nacional.

El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que “(…) frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte (…)” 4, del Tratado de 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.

Finalmente, es importante advertir lo que ha señalado este Organismo relativo al Derecho de la Integración “(…) El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (…) El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. 3 4 Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. Nº 33, de 26 de junio de 1988.

Proceso 34-AI-2001, sentencia dictada el 22 se septiembre del 2004. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1156, de 10 de enero del 2005. Criterio reiterado en el proceso 02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”. 5 Principio de complementación indispensable El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien 08/06/2006 38.40 sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 6 Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente, siempre que haya sido efectivamente pagado en la adquisición de materias primas, insumos intermedios, servicios, bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación intrasubregional.

Corresponde al respectivo País Miembro establecer los sistemas de control y comprobación de la documentación sustentatoria del pedido de devolución de los impuestos sobre el IVA efectivamente pagados por el solicitante. 2. La devolución procede, respecto de los Impuestos indirectos únicamente vigentes al tiempo de la referida adquisición, entre ellos el IVA para el caso de la República del Ecuador, debiéndose aclarar, que aquélla relativa a bienes de capital procederá en la medida en que no se otorgue exclusivamente por razones de exportación. En todo caso, la devolución se hará por medio de compensación o reembolso. 3.

El incentivo previsto en la norma comunitaria analizada, derivado de la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente y efectivamente pagado, es aplicable únicamente en el caso de las exportaciones de bienes de un País Miembro a otro y no alcanza, por tanto, a terceros Estados, por tratarse de un incenti- 6 5 IBIDEM.

Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. GACETA OFICIAL vo comunitario a las exportaciones intrasubregionales. 4. El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. 5.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede 08/06/2006 39.40 en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 104-04 y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este Órgano Jurisdiccional.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal Distrital, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 08/06/2006 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú