Año XXIII - Número 1376 Lima, 1 de agosto de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 38-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 73 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de oficio de los artículos 71 de la Decisión 313, 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: MERUSH (mixta). Actor: MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION). Proceso interno Nº 2100-2003 Proceso 5-IP-2006.- 2 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS. Caso: marca “CAMPEON”. Expediente Interno No. 2002-00442-01 Proceso 35-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 6793-LP. Actor: BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. Marca: BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD Proceso 40-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d), e), artículo 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno Nº 2002-00326. Actor: HARRODS LIMITED. MARCA: HARRODS Para nosotros la Patria es América 34 GACETA OFICIAL 01/08/2006 2.48 PROCESO 38-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e interpretación de oficio de los artículos 71 de la Decisión 313, 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: MERUSH (mixta). Actor: MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION). Proceso interno Nº 2100-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de mayo del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 73 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 21002003.

El auto de 5 de abril de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 0522006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION).

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual– INDECOPI. Tercero Interesado Creaciones Textil Mercurio S.A. se concedió el registro Nº 4570 del signo MERUSH etiqueta con la letra M estilizada, para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial (Clase 25: vestidos, calzados, sombrerería), a favor de Creaciones Textil Mercurio S.A. El 27 de abril de 1995, Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno Corporation) (Japón), solicitó la nulidad del certificado de registro de la marca inscrita a favor de Creaciones Textil Mercurio S.A. (Perú), manifestando “ser titular en el Perú de la marca MIZUNO escrita en letras estilizadas sobre la frase The World of Sports en las clases 28, 25, 18, 22, 20, 8 y 9;

MIZUNO escrita en letras estilizadas en las clases 28, 25, 10, 20 y 18, MIZUNO y logotipo de la letra M estilizada en las clases 18, 25, 28, 48 (sic), 22, 20, 10 y 30 de la Nomenclatura Oficial”. El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos, emite la Resolución Nº 02153-1998/OSD-INDECOPI de 20 de febrero de 1998, declarando “FUNDADA la acción de Nulidad interpuesta por MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION), de Japón, y en consecuencia anular el Certificado No. 004570 …”.

Además, en esta misma Re-solución, a manera de jurisprudencia dice: “En relación a la Resolución 1229-95INDECOPI/TDCPI de fecha 22 de junio de 1995, mencionada por ambas partes, se ha verificado que la misma determinó que entre la marca MERUSH con la letra M estilizada y la marca constituida por la letra M estilizada, eran confundibles, vinculándose las clase (sic) 18 y 25 de la Nomenclatura Oficial; debiendo precisarse que la mencionada resolución se tendrá presente en el análisis del presente expediente en lo que sea pertinente”. b) Hechos El 6 de septiembre de 1993 Creaciones Textil Mercurio S.A. solicitó el registro del signo como marca MERUSH (mixto).

Por Resolución 1034293-INDECOPI-OSD de 29 de diciembre de 1993, Contra dicha Resolución Creaciones Textil Mercurio S.A., interpone recurso de reconsideración, el que es resuelto por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, por Resolución 153501998/OSD-INDECOPI de 30 de diciembre de GACETA OFICIAL 1998 declarando “… INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por CREACIONES TEXTIL MERCURIO S.A. … contra la Resolución No. 002153-1998/OSD-INDECOPI, de fecha 20 de febrero de 1998”.

Creaciones Textil Mercurio S.A. interpuso Recurso de Apelación, el mismo que fue conocido por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, que mediante Resolución 1022-2000/TPIINDECOPI de 15 de septiembre de 2000, resolvió “REVOCAR la Resolución Nº 15350-1998/ OSD-INDECOPI … REVOCAR la Resolución Nº 2153-1998/OSD-INDECOPI … y en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad del certificado Nº 4570 …”.

El 20 de diciembre de 2000, Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno Corporation), presenta ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, demanda judicial de Impugnación de Resolución Administrativa contra la Resolución 1022-2000/ TPI-INDECOPI. Admitida la demanda, el INDECOPI da contestación a la misma, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.

El 10 de abril de 2003, el Ministerio Público mediante Dictamen Nº 130-2003-FSC-MP, opina que se “declare INFUNDADA la demanda incoada…, sobre Impugnación de Resolución Administrativa”. El 04 de julio de 2003 por Sentencia A.V. Nº 535 –2000 de 04 de julio de 2003, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declara “… FUNDADA la demanda … y en consecuencia nula la Resolución número 1022-2000/ TPI-INDECOPI… y ORDENARON anular el Certificado número 004570…”.

El 19 de agosto de 2003, el INDECOPI apela la sentencia AV-535-2000. Por Dictamen Nº 25062003-MP-FN-FSCA, el Ministerio Público se pronuncia opinando que “CONFIRMA la sentencia apelada” y finalmente por providencia, del 09 de noviembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y social de la Corte Suprema de Justicia, suspende la tramitación a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora sostiene en su demanda que la Resolución que se impugna es inválida e inefi- 01/08/2006 3.48 caz por cuanto, al expedirse la Resolución de segunda instancia, no se tuvo en cuenta los registros en el Perú de las marcas de la letra M estilizada en las clases 28, 25 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además de la denominación MIZUNO escrita con letras estilizadas para distinguir productos de la Clase 28. Tampoco se consideró que es propietaria de la marca “MIZUNO escrita en letras estilizadas, en países como Australia, Benelux, Brasil, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Italia, Malaya, Filipinas, Portugal, Qatar, Singapur, Sud África, España, Suiza, Tailandia, Estados Unidos de América, Zimbawe, China y Taiwan, en las clases 28, 25, 10 y 18 de la N. O.”.

También es propietaria de la marca “MIZUNO y logotipo de la letra M estilizada, en países como: Australia, Benelux, Brasil, Canadá, China, Dinamarca … en las clases 18, 25, 28, 48 (sic), 22, 10, y 30 de la N.O. ”. Al referirse a la antigüedad de la firma MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION), dice que ésta “se constituyó el 19 de julio de 1923, es decir hace 70 años, por tanto se trata de una firma bastante antigua que a través de los años ha crecido y hoy en día los productos con sus marcas registradas han adquirido fama y notoriedad a nivel mundial, sus ventas ascienden a varios millones de dólares y son promocionados a través de diferentes medios de publicidades los que igualmente se invierten grandes cantidades de dinero, conforme lo he acreditado en los expedientes administrativos…”.

Señala que Creaciones Textil Mercurio S.A. “ … de mala fe y para obtener un beneficio indebido, solicitó y obtuvo el registro de la marca MERUSH con la letra M estilizada, confeccionando la letra ‘M’ de manera idéntica, sin ninguna variación, con la letra ‘M’ estilizada que está registrada a favor de mi representada y que tiene la condición de notoria y por tanto famosa en la rama de artículos y prendas deportivas”.

Respecto al riesgo de confusión, la actora dice que: “… la autoridad de segunda instancia del INDECOPI, ha omitido, de manera parcializada e ilegal, pronunciarse concretamente sobre el fondo de la acción de nulidad, esto es sobre la igualdad manifiesta entre la letra M configurada de manera especial y que constituye una marca registrada a favor de mi representada, con la letra M inicial de la marca MERUSH”.

GACETA OFICIAL d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Señala que mediante Resolución Nº 1022–2000/ TPI-INDECOPI declaró infundada la acción de nulidad, porque consideró que “… no se había acreditado que la marca MIZUNO y logotipo de la letra M estilizada constituyera una notoriedad conocida a la fecha en que se concedió el registro de la marca MERUSH y logotipo, a favor de Creaciones Textil Mercurio S.A. y, mucho menos que ésta (la codemandada) hubiese actuado de mala fe al solicitar el registro de una marca, que no era susceptible de inducir a confusión al consumidor respecto al origen empresarial de los productos que distingue”.

Con relación a la supuesta omisión de pronunciarse sobre el fondo de la acción de nulidad, sobre la igualdad manifiesta que existiría entre la letra M estilizada de sus marcas registradas, con la letra M que conforma la marca MERUSH, el INDECOPI dice que “la autoridad administrativa efectuó el correspondiente examen comparativo de los signos a fin de determinar la existencia o no de riesgo de confusión”, y que “…en virtud de la normativa entonces vigente y partiendo de una visión en conjunto, determinó que los signos no resultaban confundibles ni gráfica ni fonéticamente … Así desde el punto de vista fonético la autoridad administrativa determinó que si bien los signos presentaban identidad en la letra M, las diferentes consonantes, así como las distintas vocales (I-U-O/E-U) que los conforman, determinan una pronunciación e impresión sonora distinta. … Igualmente desde el punto de vista gráfico la autoridad administrativa, también determinó que no obstante de presentar igual número de términos y letras y una grafía característica similar de la consonante inicial M, se encuentran conformados por distintas letras (I,Z,O/,E,R,U,S,H) todo lo cual produce una impresión visual de conjunto diferente”.

De esta manera “…la autoridad administrativa consideró que las marcas no resultan confundibles, determinando que resultaba posible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor respecto al 01/08/2006 4.48 verdadero origen empresarial de los productos a distinguir”. Alega que realizado el examen de los signos, la autoridad administrativa sí efectuó el pronunciamiento sobre el fondo de la acción de nulidad planteada.

Sobre la notoriedad de la marca, el INDECOPI se refiere al artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo equipara al artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, así como al artículo 92 del Decreto Ley 26017 de donde desprende los criterios para determinar la notoriedad o no de una marca.

Al respecto la Sala determinó, haciendo un análisis de todas y cada una de las pruebas aportadas por la demandante, “que si bien la marca de esta se encontraba inscrita en varias clases de la Nomenclatura Oficial, tanto en el Perú como en el extranjero, y que los productos que distinguía eran utilizados por distintos deportistas, estas no resultaban suficientes para determinar que el sector pertinente de consumidores conocía la marca MIZUNO y logotipo al momento en que se concedió el registro de las (sic) marca cuya nulidad se pretende”.

Además, señala que la publicidad “si bien resulta un medio de acreditar la notoriedad de una marca, es necesario que ésta deba ir acompañada de otros medios probatorios o indicios que permitan apreciar el grado de difusión que ha tenido dicha publicidad o las publicaciones donde se incluyen, ya que no es lo mismo hacer publicidad dentro de una publicación distribuida en una zona geográfica muy pequeña, que hacerla en medios de comunicación de ámbito nacional”.

Con referencia a los registros de la marca en distintos países, sostiene que “…estos no constituyen por sí solos prueba fehaciente que existían y se comercializaban productos distinguidos con su marca o que el público conozca su existencia, ya que sólo informan que se ha llevado a cabo el acto formal del registro”. Con relación al derecho de prelación que pretende el demandante dice “…el solo hecho que la actora haya usado con anterioridad en el país o tenido registrado en el extranjero un signo idéntico o confundible para productos iguales o semejantes, significaría otorgar protección legal a la marca en virtud a sus uso en el país o por su registro en el extranjero, supuesto contrario a los principios registral (sic) y de territorialidad…”.

Respecto a la Resolución 1229-95 INDECOPI/ TDCPI que denegó el registro de la marca MIZU- GACETA OFICIAL NO y logotipo solicitada por Creaciones Textil Mercurio S.A. en la clase 18, dice que no “…se trata de jurisprudencia vinculante”, además hace hincapié en que “la actora, se refiere a una resolución expedida con posterioridad a la fecha en que se concedió el registro de la marca cuya nulidad se ha solicitado”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 73 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo MERUSH (mixto) fue presentada el 6 de septiembre de 1993, es decir en vigencia de la Decisión 313, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto, en principio, se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 73 en sus literales a), d) y e) y el 102 de la Decisión 313.

Conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 71 de la Decisión 313 y el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, por ser aplicables al caso concreto. 01/08/2006 5.48 Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 313 (…) “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( ). “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Decisión 486 (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o GACETA OFICIAL 01/08/2006 6.48 parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…). “Artículo 102.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión. Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada.

El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro”. (…) Decisión 486 (…) “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo. Régimen aplicable a la solicitud de registro de un signo como marca Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la reso- GACETA OFICIAL lución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor … (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo ME- 01/08/2006 7.48 RUSH (mixto) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto, sin perjuicio de observarse, en lo que corresponda, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal en reciente interpretación prejudicial, ha dicho: “De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro marcario está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico”.

(Proceso 01-IP-2006, de 11 de abril de 2006, marca: OXIGENE). II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, GACETA OFICIAL como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de 01/08/2006 8.48 sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo MERUSH (mixto) cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73, de la referida Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. Marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un GACETA OFICIAL elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder al examen de registrabilidad a fin de determinar si existe riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 01/08/2006 9.48 IV.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto el literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

GACETA OFICIAL Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no 01/08/2006 10.48 sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La GACETA OFICIAL determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 01/08/2006 11.48 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre MIZUNO (mixto) y MERUSH (mixto), tanto entre sí como en relación con los productos o servicios que amparan.

V. La marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al estatus de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición GACETA OFICIAL se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “… a tenor de la disposición prevista … el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 73 de la Decisión 313, el Tribunal ha manifestado que: “… la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la 01/08/2006 12.48 marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status (sic)”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961 del 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

VI. Régimen aplicable a la nulidad de un registro de un signo como marca: Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa prevista en la Decisión 486 y su relación con las causales de nulidad previstas en la Decisión 313. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resulta aplicable al caso por ser la norma vigente al momento de resolverse la acción de nulidad, y como sostiene el Tribunal “las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional GACETA OFICIAL 01/08/2006 13.48 competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada que exige examinar, al momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable”.

(Proceso 01-IP-2006, ya citado). Al respecto, el primer y el segundo párrafo de dicha norma introducen sustanciales modificaciones en relación con lo dispuesto por el artículo 102 de la Decisión 313, de acuerdo al siguiente cuadro: Artículo 102 de la Decisión 313 Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad Hace referencia sólo a la nulidad absoluta La parte interesada.

De oficio por la autoridad nacional. Es imprescriptible Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona y de oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad prescribe la acción. Prescripción de la acción La norma señala como causal que: “Si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión”. absoluta no Para la nulidad relativa prescribe a los 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta de las causales para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer 1 párrafo, y 135 de la Decisión 486. Puede ser total o parcial Causales de nulidad Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Como se observa, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, que se relaciona con las causales de irregistrabilidad de los signos como marcas. Dicha distinción tiene una finalidad procesal de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad relativa.

Conforme a la interpretación ya citada: “La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que las causales por las que procede no se relacionan con derechos de terceros titulares de registros marcarios o solicitantes prioritarios. Se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, primer párrafo y 135, y puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo”.

(Proceso 1-IP-2006, ya citado). La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, también puede ser ejercida por cualquier persona. 1 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica; el requisito de perceptibilidad implícito.

GACETA OFICIAL Además si bien las causales a tener en cuenta son las consagradas en la normativa vigente al momento de presentarse la solicitud de registro, en este caso las consagradas en Decisión 313, debe verificarse su aplicabilidad al momento de decidirse la solicitud de nulidad, ya que si se encuentra que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina excluyó la causal de nulidad que se alega, contenida en la Decisión 313, la intención del legislador comunitario fue la de eliminarla como tal en consecuencia, ha dejado de tener aplicabilidad.

Contrario sensu, si la causal de nulidad que se alega sólo se encuentra prevista en la Decisión 486 pero no lo estaba en la 313, no puede tomársele respecto de un registro marcario solicitado bajo la vigencia de aquella. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, en principio, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma o por razones de hecho o de derecho que hayan producido la desaparición de la causal. 01/08/2006 14.48 SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SEXTO: De conformidad con el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, GACETA OFICIAL en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 73 de la citada Decisión 313, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344. 01/08/2006 15.48 La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2100-2003 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/08/2006 16.48 PROCESO Nº 05-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS. Caso: marca “CAMPEON”. Expediente Interno No. 2002-00442-01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, el catorce de junio del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos “135- literal e), 136 literal a y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de noviembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A. solicitó registro de la marca CAMPEÓN para distinguir productos de la Clase 1 Internacional de Niza el 21 de octubre de 1993”; que “El 28 de diciembre de 1993, se publicó el extracto de dicha marca en la Gaceta para la Propiedad Industrial No. 393 … sin que contra ella se hubieran presentado observaciones por parte de terceros”; que “Por medio de resolución número 49725 del 15 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca CAMPEÓN en la clase 1, a nombre de ESCOBAR MARTÍNEZ S.A.”; que “La sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS radicó solicitud de registro de la marca CHAMPION el día 8 de abril de 1988”; y que “La sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS presenta demanda de acción pública de nulidad en contra de la Resolución número 49725 del 15 de diciembre de 1994 solicitando se declare nula dicha resolución y adicionalmente se cancele el registro de la marca CAMPEÓN”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante informa que la actora denuncia la violación, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de “Los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 … ya que a juicio de la demandante al momento de conceder el registro de la marca CAMPEÓN a la sociedad ESCOBAR MARTÍNEZ S.A., la Superintendencia no tuvo en cuenta la similitud conceptual que se presenta entre la marca CAMPEÓN y la marca solicitada por su poderdante CHAMPION, puesto que … es comúnmente conocido (sic) por el público consumidor, gracias a la gran difusión del idioma inglés en Colombia a través de diferentes medios de comunicación como las películas, canciones y las palabras que se han adoptado en el lenguaje común en idioma inglés. Así las cosas el actor manifiesta que, el público consumidor al observar la semejanza conceptual que se presenta entre las marcas CAMPEÓN - CHAMPION evidentemente las relacionará y pensará que los productos que se amparan con la CAMPEÓN (sic) están directamente relacionados con los productos CHAMPION”; que “al consistir la marca solicitada CAMPEÓN en la traducción al español de la marca CHAMPION, es similarmente confundible con esta última, pues el consumidor las recordará con el mismo significado.

En este sentido la coexistencia de estas marcas esta (sic) creando un riesgo de confusión al consumidor. Por contera tal riesgo se confirma con el hecho de que ambas marcas amparan los mismos productos, pues la marca CHAMPION ampara to- GACETA OFICIAL dos los productos de la clase 1, y la marca CAMPEÓN también fue solicitada para amparar todos los productos de la clase 1, por lo tanto ambas marcas serán comercializadas en el mismo mercado y están dirigidas al mismo consumidor.

El actor expresa que al existir tal circunstancia la marca CAMPEÓN se beneficiará del buen nombre y reconocimiento que tiene en el mercado los productos de la marca CHAMPION”; que “De otra parte, el requisito de distintividad … fue aducido por la actora como instrumento de impugnación de la resolución demandada, y efectivamente después de hacer una interpelación del Tribunal Andino a cerca (sic) de una interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 … dentro del proceso 70IP-2000, indica que la marca solicitada CAMPEON (sic) carece de distinción, pues al consistir en la traducción al español de la marca CHAMPION, el público consumidor las relacionará directamente y pensará que se trata de un producto que ha sido elaborado por la sociedad que obra como demandante dentro de este proceso”; que “al expedir la Resolución numero (sic) 49725, La (sic) Superintendencia de Industria Y Comercio transgredió el artículo 83 literal a) del Acuerdo de Cartagena (sic) … ya que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca CAMPEON, no tuvo en cuenta las obvias similitudes que presenta esta marca con la marca CHAMPION”; que “En lo que hace a la prioridad de solicitudes de las marcas objeto de la litis, el actor considera que el hecho de que la marca CHAMPION haya sido solicitada con anterioridad a la marca CAMPEON, le otorga a aquella (sic) un derecho prioritario que ha debido ser respetado por la Administración”; que “Como sustento de la anterior afirmación encuentra el demandante procedente y pertinente allegar el principio general de derecho consistente en ‘PRIMERO EN EL TIEMPO, PRIMERO EN EL DERECHO’ ”; que “este principio ya se ha positivizado en la legislación internacional, es decir, en artículo (sic) 136 literal a), de la De-cisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; que “De todo lo anterior se infiere que la sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS tiene un derecho prevalente sobre la sociedad ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A. puesto que la marca CHAMPION de propiedad de aquella fue solicitada cinco años antes de haber sido solicitada la marca CAMPEON”; que el hecho “de que la SOCIEDAD ESCOBAR MARTÍNEZ S.A. haya sido titular del registro marcario con anterioridad … no le otorga derecho de continuidad 01/08/2006 17.48 alguno”; y que “En consecuencia … mal hizo la Administración al admitir la solicitud de registro de la marca CAMPEON, cuando aún se encontraba vigente el registro de tal marca y peor aún concederla sin tener en cuenta la marca solicitada cinco años atrás por el actor”.

El Tribunal observa que, según la demanda, “Este riesgo de confusión se confirma aún más, con el hecho de que ambas marcas amparan los mismos productos, pues la marca CHAMPION pretende amparar todos los productos de la Clase 1 y especialmente fungicidas agrícolas, y la marca CAMPEON también fue solicitada para amparar todos los productos de la Clase 1”; que “Esto significa que la marca CAMPEON se comercializa exactamente en el mismo mercado de los productos CHAMPION, y están dirigidos al mismo consumidor, quien pensará que los productos CAMPEON se encuentra (sic) directamente relacionados con los productos CHAMPION, y que provienen del mismo fabricante, esto es, de mi representada”; que “las marcas CAMPEON y CHAMPION presentan semejanzas conceptuales que sin duda le crearán confusión al consumidor, que lo inducirán a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado, y más aún si se tiene en cuenta que la marca CAMPEON pretende distinguir productos de la Clase 1 en la cual esta (sic) registrada la marca CHAMPION de mi representada”; que “El hecho de que la División de Signos Distintivos, sin razón o explicación alguna, haya decidido la registrabilidad de las marcas (sic) CAMPEÓN No. 170079 en la Clase 1 de propiedad de Escobar y Martínez S.A. antes de decidirse la solicitud de registro prioritaria para la marca CHAMPION de propiedad de mi representada que actualmente se tramita bajo el expediente No. 92.284103, en ningún momento le otorga a la sociedad Escobar y Martínez S.A. un derecho prevalente sobre la marca de mi representada”; que “si bien la sociedad Escobar y Martínez Ltda (hoy Escobar y Martínez S.A. E & M S.A.), fue titular de la marca CAMPEON No. 93434 que caducó el día 24 de Octubre de 1993, esto no le da derecho de preferencia alguno a dicha sociedad a solicitar y registrar la marca CAMPEON que se tramitó bajo el expediente No. 93.414867, en el que se expidió la resolución objeto de nulidad de esta demanda, pues es claro que su derecho desapareció al haber caducado dicha marca el 24 de Octubre de 1993, y mal podría reclamarse derecho de continuidad GACETA OFICIAL alguno sobre esta marca con la nueva solicitud de registro presentada”; que “El hecho de que la segunda solicitud de registro de la marca CAMPEON No. 170079 haya sido solicitada estando vigente el registro No. 93434, no le otorga derecho alguno a dicho titular a reclamar derecho prioritario alguno sobre dicha marca, pues se trata de un nuevo re-gistro ubicado en la misma situación jurídica de cualquier otro … Cabe anotar que el segundo registro de la marca CAMPEON (sic), objeto de nulidad, fue solicitado estando aún vigente el primer registro de dicha marca … En consecuencia, mal hizo la Administración al admitir la solicitud de registro de la marca CAMPEON No. 170079, cuando aún se encontraba vigente el registro de la marca CAMPEON No. 93434, y peor aún concederla sin tener en cuenta la marca solicitada cinco años atrás por mi poderdante”; y que “… de llegar el tercer interesado a fundamentar su defensa en el artículo 100 de la Decisión 344 … me permito desde ya aclarar … que en reiterada jurisprudencia el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que este artículo se refiere a una solicitud de renovación de la marca registrada y no a un nuevo registro de la misma”. 2.

Contestación a la demanda Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación, “propone como fundamentos de defensa lo que a continuación se expone: • Lleva a cabo un estudio de los requisitos que las normas comunitarias han establecido para la validez del registro marcario … Dice … que la marca CAMPEON cumple con los requisitos legales exigidos por cuanto no se presentan similitudes, en virtud de que desde el punto de vista fonético y gráfico las marcas CAMPEÓN y CHAMPION son diferentes. • … hace un análisis visual y describe como resultado, el descarte de confusión en este aspecto ya que no se presenta la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra.

Al tener en cuenta las diferencias ortográficas, el defensor llega de igual manera a la conclusión de no confusión de las dos marcas. • De otro lado y haciendo referencia al fundamento jurídico del demandante correspondiente a que el común de los consumidores de Colombia conoce el idioma inglés, expresa la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca CHAMPION no es de co- 01/08/2006 18.48 mún conocimiento por parte de los habitantes del territorio nacional”.

La Superintendencia sostiene, en su escrito de contestación, que “Entre las expresiones en conflicto ‘CAMPEON’ frente a ‘CHAMPION’ existen elementos gráficos, ortográficos, fonéticos y conceptuales bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”; que “… debe quedar claro que esta Superintendencia no encontrando que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca denominativa en cuestión, mediante la resolución 49725 del 15 de diciembre de 1994, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca tramitada bajo el expediente indicado en la referencia, cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, lo que indica que previa la realización de un examen con un raciocinio igual al aquí expuesto, se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro como las descritas en los artículos 81, 83 literal a) de la entonces vigente Decisión 344 …”; y que “… mi representada … sí efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad de la marca ‘CAMPEON’ clase 1 de conformidad con lo previsto en la norma comunitaria”.

Además, el consultante desprende, “del acervo de alegatos de conclusión allegado por la Superintendencia de Industria y Comercio”, que “del análisis conjuntual de los signos CHAMPION y CAMPEON en lo que hace a la unidad fonética y gráfica no arroja un resultado de confundibilidad, ya que la marca previamente solicitada consta de nueve letras frente a la opositora que tiene una longitud diferente.

Luego desde el punto de vista visual hay una estructura completamente diferenciadora. Adicionalmente, los grafemas de las marcas en cuestión se presentan como disímiles no coincidiendo para nada en su estructura vocálica consonántica”; que “el demandado presenta como insuficiente la coincidencia parcial de algunos de los grafemas o elementos ortográficos que componen los signos confrontados”; que “el signo CHAMPION no es un signo de uso común o frecuente dentro del territorio colombiano. De esta manera la Administración descarta de manera irrefutable, la confusión ideológica o conceptual”; y que “al descartar la GACETA OFICIAL confundibilidad no es menester pronunciarse por la solicitud prioritaria alegada por la actora”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en los artículos “135- literal e), 136 literal a y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; 01/08/2006 19.48 de 1994, fue ejercida el 22 de noviembre de 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, corresponde interpretar la disposición prevista en su artículo 172, así como en su Disposición Transitoria Primera.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 313 Que, de conformidad con la disposición establecida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con las previstas en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 82 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “CAMPEON” fue presentada el 21 de octubre de 1993, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, es decir, los artículos 71 y 73, literal a, de la citada Decisión 313.

Además, visto que el examen de registrabilidad se llevó a cabo en la Resolución del 15 de diciembre de 1994, que fuera precedida de un procedimiento cuya mayor parte se desarrolló bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cabe agregar la interpretación del artículo 96 de la Decisión citada; y, puesto que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la apoderada de la sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS para obtener la nulidad de la Resolución del 15 de diciembre (…) “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. Decisión 344 (…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

Decisión 486 (…) GACETA OFICIAL “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 01/08/2006 20.48 I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo I.I. Régimen aplicable a la solicitud de registro de un signo como marca En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En materia de propiedad industrial, el régimen común se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha venido regulando el supuesto de los derechos de propiedad industrial que hubiesen sido válidamente otorgados de conformidad con la norma anterior a la vigente, y ha establecido que, en tal caso, los derechos citados subsistirán por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de tales derechos deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Ahora bien, en el supuesto del derecho que se constituye con el registro del signo como marca, su otorgamiento válido presupone, por virtud del principio de irretroactividad, que la solicitud de registro haya cumplido con los requisitos previstos en la norma sustancial vigente para la fecha de la formulación de la solicitud, y que, en consecuencia, no haya incurrido en las prohibiciones allí contempladas.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la GACETA OFICIAL solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho …” (Sentencia dictada en el expediente N° 145-IP-2003, del 18 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1047, del 31 de marzo del mismo año, caso “XAPRILA”).

En el caso de autos, el consultante recoge el alegato del actor según el cual la solicitud de registro como marca del signo “CAMPEÓN” fue formulada el 21 de octubre de 1993, por lo que procede interpretar que la norma sustancial aplicable, en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de registro del signo, ha de ser la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I.II. Régimen aplicable al procedimiento de registro del signo En principio, la norma procesal del régimen común tampoco surte efectos retroactivos y, por tanto, la norma procesal posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, al procedimiento ya cumplido bajo la vigencia de la norma anterior. Ahora bien, en el supuesto de que, encontrándose un procedimiento de registro por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

El Tribunal ha declarado a este propósito que “la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido” (Sentencia dictada en el expediente N° 62-IP-2004, del 7 de julio de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1109, del 26 de agosto del mismo año, caso “DERBY”). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo CAMPEÓN fue realizada el 21 de octubre de 1993, y el derecho fue otorgado el 15 de diciembre de 1994, por lo que debe entenderse que la Decisión 313 de la Co- 01/08/2006 21.48 misión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida hasta el 31 de diciembre de 1993, mientras que la Decisión 344 de la Comisión citada rigió la cumplida a partir del 1° de enero de 1994, fecha de entrada en vigencia de esta última Decisión. I.III.

Régimen aplicable al derecho adquirido con el registro del signo y a su ejercicio En lo que concierne al derecho de propiedad industrial válidamente adquirido con el registro del signo como marca, el régimen común se ha apoyado, como se indicó, en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que, de haberse otorgado válidamente de conformidad con la norma sustancial anterior, el derecho subsistirá por el tiempo de su concesión, lo que presupone que, vinculado el nacimiento del derecho al registro del signo, la norma sustancial aplicable a aquél, por virtud de la prohibición de retroactividad, fundada en la tutela de los derechos adquiridos, será la vigente para la fecha en que fue concedido.

Sin embargo, el régimen común consagra también una norma expresa que autoriza la aplicación de la norma posterior a una serie de efectos jurídicos futuros, vinculados con el ejercicio del derecho otorgado bajo el imperio de la norma anterior. En efecto, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al igual que las Decisiones 85 (artículo 85), 311 (Disposición Transitoria Cuarta) y 313 (Disposición Transitoria Cuarta), prevé que, en los casos de uso y goce del derecho, así como en los de obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, la norma aplicable será la Decisión posterior correspondiente, aunque el derecho haya sido válidamente concedido bajo la norma anterior.

Así pues, la norma aplicable al derecho de uso exclusivo del signo registrado como marca será la vigente al tiempo de su otorgamiento si el acto de registro ocurrió, y sus efectos se consumaron, bajo su vigencia. En cambio, si los actos relativos al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho constituido bajo la norma anterior, así como sus GACETA OFICIAL 01/08/2006 22.48 efectos, se han realizado o consumado bajo la vigencia de la posterior, será ésta la aplicable. aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

El Tribunal ha señalado a este respecto que “En cambio, concedido en definitiva el registro de la marca y otorgado el derecho de exclusividad a su titular, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del citado derecho sobre la marca, así como las obligaciones de su titular, estarán sometidos a la norma sustancial vigente al momento del ejercicio in concreto de tal derecho” (Sentencia dictada en el expediente N° 38-IP2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

En el caso de autos, la parte actora demandó, en fecha 22 de noviembre de 2002, la nulidad del registro del signo CAMPEÓN, otorgado por Resolución del 15 de diciembre de 1994, sobre la base de una solicitud formulada el 21 de octubre de 1993. I.IV. Régimen aplicable a la nulidad del registro de un signo como marca Caso de demandarse la nulidad del registro de un signo como marca, bajo un régimen común distinto al vigente para la fecha en que el registro fuera solicitado y obtenido, hay necesidad de establecer la norma aplicable, tanto en el orden sustancial como en el procesal.

En el orden sustancial, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En efecto, la concesión del registro depende en lo principal de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, en principio, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por otra parte, cabe poner de relieve que si, luego de la concesión del registro, y habiéndose demandado su nulidad, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 102, primer párrafo, prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de marca si éste hubiese sido concedido en contravención a la citada Decisión. En consecuencia, en principio la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple los requisitos previstos en el artículo 71, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 72 y 73 eiusdem.

Y el orden procesal común, aplicable al trámite de la demanda de nulidad, será el vigente para la fecha de su interposición, es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo artículo 78, aplicable por remisión del artículo 173, prescribe que la autoridad nacional competente deberá notificar al titular para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión …” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

Cabe agregar que el artículo 172 de la citada Decisión 486 disciplina, entre otros puntos, la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad, absoluta o relativa, del registro de un signo como marca. Es el caso que la disposición en referencia, en su cuarto párrafo, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.

GACETA OFICIAL Como se indicó, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, constituye una excepción a la regla señalada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 313, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo CAMPEÓN. En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 313, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción en referencia implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal que hubiese sido invocada como fundamento de la demanda. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 define el concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el 01/08/2006 23.48 signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado a este respecto que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que (sic) la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para GACETA OFICIAL ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, del citado artículo 71 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. El Tribunal ha precisado que el texto en referencia “… dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca …” (Sentencia dictada en el expediente N° 18IP-2003, del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “BON O BON”).

En cuanto al derecho de prioridad del titular de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para su registro como marca, el Tribunal ha manifestado que “se medirá en relación a la fecha de presentación de la 01/08/2006 24.48 solicitud de registro del signo observado” (Sentencia dictada en el expediente N° 148-IP-2004, del 19 de enero de 2005, caso “CAROLINA”); y que “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes … la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la ‘prioridad’, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior jure)” (Sentencia dictada en el expediente N° 144-IP-2004, del 26 de enero de 2005, caso “BIMBUÑUELOS”).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del GACETA OFICIAL consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado sobre el particular que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por 01/08/2006 25.48 el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. GACETA OFICIAL 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. Del procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las normas sustanciales aplicables al caso, esto es, los artículos 71, 72 y 73 de la Decisión 313. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada, o previamente solicitada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La 01/08/2006 26.48 motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. 2º En el supuesto de que, encontrándose un procedimiento de registro por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común de propiedad industrial, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 3° La norma aplicable al derecho de uso exclusivo del signo registrado como marca será la vigente al tiempo de su otorgamiento si el acto de registro ocurrió, y sus efectos se consumaron, bajo su vigencia. En cambio, si los actos relativos al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones o prórrogas del derecho constituido bajo la norma anterior, así como sus efectos, se han realizado o consumado bajo la vigencia de la posterior, será ésta la aplicable. 4° De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. GACETA OFICIAL Si, luego de la concesión del registro, y habiéndose demandado su nulidad, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso. 5º El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente, lo que constituye una excepción a la regla según la cual, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, en principio, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. La disposición prohíbe la declaratoria de nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción en referencia implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda. 6º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 7° Sobre la base del principio de prioridad registral que deriva de la aplicación de la máxima “prior in tempore potior in iure”, en el supuesto de conflicto entre varias solicitudes de registro de un signo como marca, debe atribuirse trato jurídico preferente a aquella que se hubiese formulado válidamente con anterioridad a las demás. 8° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como 01/08/2006 27.48 marca y la marca previamente registrada o solicitada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 9º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 10° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 01/08/2006 28.48 Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 035-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 6793-LP. Actor: BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. Marca: BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. del Estado y como tercero interesado a la Señora Carmen Herrera Almeida. 2. Determinación de los hechos relevantes.

VISTOS: 2.1. Hechos. El Oficio Nº 080-TDCA-IS-6793-LP, de 31 de enero de 2006, mediante el cual, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 6793-LP. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 08 de marzo de 2006.

Con fecha 18 de noviembre de 1997, BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. solicita el registro de la marca BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, para distinguir productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas, excepto la cerveza). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 394 del mes de noviembre de 1997, se presentó observación por parte de la señora CARMEN HERRERA ALMEIDA, en base a su marca BARON, que distingue productos de la clase 33, argumentando, que se generaría riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, además de alegar que la marca solicitada carece de suficientes elementos distintivos para acceder a registro. 1.

Las partes. La parte actora es BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. Se demanda al presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General De esta manera, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Oficio Nº 973882 de 29 de octubre de 1999, resuelve declarar fundada la observación y denegar el registro de la marca solicitada, fundamentando que la misma contraviene lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

GACETA OFICIAL BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., mediante apoderado legal, presenta Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción, ante la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1, de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, quien remite los antecedentes del proceso en interpretación prejudicial ante este Tribunal. 2.2 Fundamentos de la demanda BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., argumenta que su marca es plenamente susceptible a registro y que prueba de ello es que se encuentra registrada en varios países del mundo; asimismo, que entre las marcas sub litis, existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas, y en consecuencia, no existe riesgo de confusión, dado que, dentro del cotejo marcario se debería considerar la marca en su totalidad y no solamente uno de sus elementos (la palabra BARON).

Finalmente, solicita se declare fundada la demanda y declarar ilegal la resolución dictada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y disponer en consecuencia el registro de la marca. 2.3. Contestaciones a la demanda 2.3.1 El presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Contesta en los siguientes términos; - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Ratifica la Resolución Nº 973882 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial por guardar armonía con la legislación nacional y comunitaria vigente. 01/08/2006 29.48 - Asimismo, señala que la resolución impugnada, guarda armonía con la legislación nacional y comunitaria vigente, y que en este sentido, realizado el cotejo marcario según las reglas unánimemente aceptadas por la doctrina, concluye que “existen semejanzas entre las denominaciones en controversia e inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos dada la naturaleza de los mismos”. 2.3.3 Procurador General del Estado.

Al apersonarse al proceso señala que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, es el presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, como representante legal de éste, a quien le corresponde comparecer directamente a juicio, y a fin de vigilar las actuaciones procesales señala casillero judicial. 2.3.4 Tercero Interesado.

No contesta la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Contesta en los siguientes términos; Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, procederemos a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: - Autoriza al Director Nacional de Propiedad Industrial para representar al IEPI en el proceso. 2.3.2 Director Nacional de Propiedad Industrial. GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra. 01/08/2006 30.48 gistrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público y lo asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza de manera más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Requisitos para su registro. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser re- El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. GACETA OFICIAL La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004) Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracteri- 01/08/2006 31.48 zada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero de 2003) El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004, citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998) En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de compara- GACETA OFICIAL ción puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998) En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pue- 01/08/2006 32.48 den inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

Con el propósito de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. P. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos GACETA OFICIAL se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). III. TÉRMINOS DE USO COMÚN EN SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 01/08/2006 33.48 fusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia articularizada que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, marca: LUCKY CHARMS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1082 del 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998) De otro lado, los términos o palabras en signos denominativos compuestos que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiables y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualquier empresario.

La combinación de dichos términos es la que, por ser singular, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Dentro de los signos denominativos están los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada…” (Proceso 13-IP-2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001) Primero: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo compuesto y no de esta marca.

En efecto, no habrá riesgo de con- Segundo. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de GACETA OFICIAL 01/08/2006 34.48 modo que puedan inducir a los consumidores a error o confusión. Tercero. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Cuarto. Quinto. tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Si uno de los elementos que integran un signo es de uso común, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Los términos de uso común no son susceptibles de ser apropiadas en exclusiva, pudiendo ser usadas por cualquier empresario y, es la combinación que se haga con otros elementos que le den distintividad la que determinará la singularidad del signo. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 040-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d), e), artículo 84, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno Nº 2002-00326. Actor: HARRODS LIMITED. MARCA: HARRODS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 0175, de 10 de febrero de 2006, mediante el cual, el Consejo de Estado de la Repú- GACETA OFICIAL blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2002-00326.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 29 de marzo de 2006. 01/08/2006 35.48 de apelación. Este último recurso es resuelto mediante Resolución Nº 08863 de 20 de marzo de 2002, la misma que revoca la Resolución Nº 22046, declara infundada la oposición y por tanto, concede el registro de la marca HARRODS a favor de la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. De esta manera, se da por agotada la vía administrativa, y HARRODS LIMITED de Inglaterra presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 08863. 1.

Las partes. 2.2 Fundamentos de la demanda La parte actora es HARRODS LIMITED. La actora, HARRODS LIMITED, alega que la resolución impugnada “resulta violatoria a la ley” por las siguientes razones: Se demanda a la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio, representada por la jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 7 de mayo de 1997, la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, solicita el registro de la marca HARRODS para distinguir servicios de la clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina), asignándosele el número de expediente 97.024.505.

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 449 de fecha 30 de julio de 1997, HARRODS LIMITED, de Inglaterra, presenta observación en base a los registros de su marca HARRODS en las clases 3, 16, 18, 21, 28, 39, y 42, alegando la notoriedad de la misma. Mediante Resolución Nº 22046 de 29 de junio de 2001, la División de Signos Distintivos, resuelve declarar fundada la observación, denegando el registro de la marca solicitada.

HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, interpone recursos de reposición con subsidio de apelación. Con fecha 28 de septiembre de 2001, la División de Signos Distintivos emite la Resolución Nº 32082, que resuelve el proceso en reposición, ratificando el primer fallo, es decir, denegando el registro de la marca y concediendo el recurso - La administración no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por HARRODS LIMITED como fundamento de su observación y mediante las cuales demostró la notoriedad de su marca y nombre comercial HARRODS.

Por tanto, se violó directamente la ley por la falta de aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, antes artículo 83 literal d) de la Decisión 344; todo ello, dado que HARRODS LIMITED no sólo probó cada uno de los criterios indicados por el artículo 84 de la Decisión 344 para considerar una marca como notoria, sino que la marca HARRODS tenía este carácter al momento que fue solicitada por la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED en Colombia, para la clase 35, el 7 de mayo de 1997. - Que la norma aplicable al procedimiento administrativo, debió ser la Decisión 344 y no la Decisión 486. - Violación directa de la ley por indebida interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, anteriormente literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, dado que comparados los productos y servicios de las marcas sub litis, es posible concluir que éstos no sólo guardan estrecha relación, sino que evidencian que de coexistir en el mercado, podrían causar riesgo de confusión o asociación. En otras palabras, se desconoció la conexión competitiva existente entre los productos y servicios de los signos sub materia. - No fueron protegidos los mejores derechos que sobre el nombre comercial HARRODS GACETA OFICIAL demostró tener HARRODS LIMITED, y en este sentido se violó directamente la ley, por falta de aplicación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio señala que, con la expedición de la Resolución Nº 08863 de 20 de marzo de 2002, no ha incurrido en violación de las normas contenidas “en la entonces vigente Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; que por el contrario, expidió legal y validamente la mencionada resolución, dado que la Decisión 486 es el régimen legal, vigente, válido y aplicable al caso concreto, siendo correcta la adopción de este criterio por la Oficina Nacional Competente.

Alega además, que su actuación se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. De otro lado señala que, habiendo realizado el examen sucesivo y comparativo de las marcas, se concluyó que si bien existen semejanzas entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta que distinguen servicios y productos completamente diferentes y que por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Pri- 01/08/2006 36.48 mera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, estimo procedente la interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; no se interpreta el artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser la normativa vigente al momento de la solicitud del registro.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o GACETA OFICIAL parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas perti- 01/08/2006 37.48 nentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…)”. DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. TRÁNSITO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carác- GACETA OFICIAL ter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004) 01/08/2006 38.48 operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, del 30 de marzo de 1998) En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

GACETA OFICIAL requisitos que se exigen para el registro de la marca. De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se pueden solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro marcario, sin perjuicio de que si la solicitud de nulidad se debe fallar en vigencia de la Decisión 486, el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada y examinar si la causal de nulidad alegada, para el momento de decidir la misma ya no es aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien porque, en relación con derechos de terceros, la marca observante u opositora ha sido cancelada, o se ha decretado su caducidad, nulidad, o ha operado la renuncia de los derechos del titular o de cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud 01/08/2006 39.48 de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso N° 46-IP2005. denominación “TQ”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005).

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo solicitado, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

No obstante lo anterior, serán aplicables a los trámites procesales pendientes a la entrada en vigencia de la Decisión 486 los regulados en esta norma comunitaria. Igualmente, al momento de la adopción del fallo el juez o la autoridad GACETA OFICIAL nacional, en su caso, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, deberá verificar si la causal de nulidad de registro marcario alegada, es aplicable para dicho momento.

II. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo via- 01/08/2006 40.48 ble de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

III. EL NOMBRE COMERCIAL. REQUISITOS PARA SU RECONOCIMIENTO. El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …”.

(Proceso Nº 45IP-98, caso “IMPRECOL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, del 12 de julio del 2000) La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya GACETA OFICIAL protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro.

El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP-98, ya citada) Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario … para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, és- 01/08/2006 41.48 tos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. (Proceso Nº 03-IP-98, caso “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, del 11 de mayo de 1998) IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA O CON UN NOMBRE COMERCIAL ANTERIORMENTE SOLICITADO O REGISTRADO.

CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. CONEXIÓN COMPETITIVA. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literales a) y b), no podrá registrarse como marca los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para un productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Del texto de la disposición del artículo 83, literal a), se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Esto sucede tanto con las marcas registradas, como con los nombres comerciales protegidos.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, o respecto de un nombre comercial protegido, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los pro- GACETA OFICIAL ductos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y 01/08/2006 42.48 otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP-98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998) En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud de la o las palabras, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible en- GACETA OFICIAL tre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999… Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servi- 01/08/2006 43.48 cios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 871, del 11 de diciembre de 2002) La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalida- GACETA OFICIAL 01/08/2006 44.48 des, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso Nº 114-IP-2003, ya citado) Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ”.

(Proceso 09IP-94, marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995) “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.

(OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág.255) En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, lo cual se desprende del literal d), del artículo 83, o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344. V. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA.

La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo GACETA OFICIAL la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.

(Proceso 23IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998. En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso Nº 16-IP-2001, marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 de mayo de 2001) Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado sino que tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue su permanencia en el mercado y su aceptación y conocimiento entre los consumidores.

La doctrina hace la siguiente consideración sobre el tema: “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios 01/08/2006 45.48 en relación con los cuales la marca es usada ”. (AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.

ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268) La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.

(ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”, Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131) El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, así como en los casos en que el signo que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida. • El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo GACETA OFICIAL 01/08/2006 46.48 de los productos o servicios para los que fue acordada; ción, caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos del titular o de cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, por lo que se puede solicitar la nulidad del registro y las causales serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que al momento de fallar, el juez nacional o la oficina nacional competente, deberán atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada y examinar si la causal de nulidad alegada, es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien porque en relación con derechos de terceros, la marca observante u opositiva, ha decretado su cancela- Segundo. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Tercero. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro; o a un nombre comercial protegido, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Cuarto. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, los principios que se recogen en esta interpretación, de que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular, in- GACETA OFICIAL dependiente de la clase internacional a la que pertenezcan los productos o los servicio de que se trate, siendo en todo caso necesaria la demostración suficiente de dicha condición. Quinto. Sexto. Sétimo. A la luz del artículo 128 de la Decisión 344, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro de otro signo como marca.

Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser efectivo y público, en el territorio del País Miembro donde se procure dicha protección. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. 01/08/2006 47.48 Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/08/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú