Año XXIII - Número 1391 Lima, 1 de setiembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 55-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a), 93 y 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 95 y 144 de la misma Decisión. Actor: sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. Marca: “LÍDER” (mixta). Expediente Interno N° 2003-00116-01 Proceso 74-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio de los artículos 81, 82, literales a) y d) de la mencionada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 558-2004.

Actor: Sociedad PARIS PREMIERE. Marca: “PARIS PREMIERE (mixta)” Proceso 66-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal b) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 89 de la misma Decisión. Marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA.

Actor: PFIZER INC. Proceso interno Nº 2022-2004 18 36 PROCESO 55-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 93 y 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 95 y 144 de la misma Decisión. Actor: sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

Marca: “LÍDER” (mixta) Expediente Interno N° 2003-00116-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis. ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 3 de marzo de 2006, ha sido estructurada con base a lo dispues- VISTOS: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL to por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por lo que se admitió a trámite por auto de 31 de marzo de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. La parte demandada es la Nación Colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio.

Se considera tercero interesado a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA a través de apoderada, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1. Resolución Nº 2602, de 30 de enero de 2002, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición formulada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA; y, concedió el registro del signo “LÍDER” (mixto) solicitado por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Resolución Nº 24369, de 30 de julio de 2002, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 2602. 3. Resolución Nº 32926, de 16 de octubre de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma dependencia resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución inicial 01/09/2006 2.48 Nº 2002, quedando así agotada la vía gubernativa.

Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos la cancelación del certificado de registro concedido. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados por el consultante se encuentran los siguientes: a) El 23 de abril de 1999 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca LÍDER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; b) El 26 de mayo de 1999 se surtió la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 478; c) “TABACALERA ANDINA S.A. TANASA formuló observación por similitud con la (sic) marcas LÍDER y LÍDER (Mixta) Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas en Ecuador bajo el Certificado 6510-87, de las cuales es titular”; d) “Mediante Resolución 2602 del 30 de enero del 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA y concedió a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. el registro de la marca LÍDER (Mixta) para distinguir ‘tabaco; artículos para fumadores; cerillas’ comprendidos en la Clase 34 … Al decidir se omitió tener en cuenta las pruebas aportadas en la oposición por considerarlas extemporáneas”; e) “Mediante Resolución 24369 del 30 de julio de 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio GACETA OFICIAL confirmó la Resolución 2602 de 30 de enero de 2002 y concedió el recurso de apelación. Asimismo, por Resolución 32926 de 16 de octubre de 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión de conceder el registro de la marca LÍDER (Mixta) en favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. El Superintendente consideró que la marca solicitada cumplía con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa andina, pues hacía sólo una serie de variaciones (elemento gráfico accesorio sin fuerza expresiva) que en nada afectaban la impresión generada en el comercio sobre la marca LÍDER que distingue productos de la Clase 34 (…) registrada a favor de la solicitante, y sobre la cual se predicaban ciertos derechos adquiridos”.

En la demanda presentada por la apoderada de la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA se alega: a) “Con memorial del 2 de Agosto de 1999 se presentaron como fundamento de las observaciones, los registros Ecuatorianos debidamente legalizados Nº 51 para la marca LIDER en la clase 34, y 6510-87 para la marca LIDER (mixta) en el Ecuador, con sus respectivas constancias de renovación y vigencia”; y que “Mediante oficio Nº 01439 de 23 de marzo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, admitió a trámite la oposición presentada y que se menciona en el punto 2, ya que ‘reúne los requisitos formales exigidos por la ley al momento de su presentación’ y otorga un término de 30 días a (sic) soliciante (sic) para hacer valer sus argumentaciones y presentar pruebas”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. domiciliada en la ciudad de Quito, Ecuador, presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.

El consultante informa que la actora denuncia la violación de “los artículos 136 (literal a) de la Decisión 486; 83, 93 y 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”, ya que “Los actos acusados adolecen de falsa motivación, pues concedieron el registro de una marca pasando por alto que existía una idéntica cuya protección resultaba forzosa para la enti- 01/09/2006 3.48 dad que los profirió”; que “En la oposición se probó que desde el 17 de junio de 1987 el cuadrado rojo enmarcado se encuentra registrado en Ecuador bajo el Nº 6510-87 con la denominación LÍDER a favor de TABACALERA ANDINA S.A. TANASA para distinguir productos de la clase 34 (…).

Este registro es aún anterior a la marca original LÍDER registrada en Colombia a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. el 9 de diciembre de 1988”; que “La Administración no tuvo en cuenta las pruebas aportadas al trámite por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA porque fueron allegadas extemporáneamente, luego de radicar la oposición. Sin embargo, no existe norma alguna que exija presentarlas con el escrito inicial y menos una que indique que las presentadas posteriormente no puedan ser analizadas”; que “Los actos acusados argumentan que la solicitante es titular en Colombia del certificado de registro Nº 125580 de la marca LÍDER que distingue productos de la clase 34 (…) y que la marca LÍDER (Mixta) constituye una variación que en nada afecta la impresión que genera en el comercio, en tanto su única novedad la constituye un elemento gráfico accesorio”; que “Teniendo en cuenta lo que la jurisprudencia ha definido como elementos sustanciales o accesorios de una marca, debe concluirse que el signo registrado difiere sustancialmente de la marca LÍDER previamente registrada a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y descarta que se pudiera alegar derechos adquiridos, pues éstos versan sobre la marca registrada y no sobre una distinta que haya sufrido modificaciones.

Son sustanciales todos los cambios en los elementos esenciales del signo, esto es, la denominación, el gráfico, la ampliación de los productos que está llamada a amparar, el cambio de clase, etc. Por lo tanto, la modificación introducida a la marca LÍDER constituía una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro, a observaciones y a la pérdida de su derecho de prioridad”; que “Los derechos adquiridos no existían, pues era evidente que la nueva etiqueta solicitada cambiaba el gráfico y reivindicaba los colores.

El derecho de uso exclusivo de la marca se deriva únicamente del registro y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. no lo poseía respecto del nuevo signo. En consecuencia, los actos acusados le otorgaron un nuevo derecho. Si los elementos agregados a la etiqueta fueran simplemente accesorios, la solicitante no se habría puesto en la tarea de solicitar un nuevo registro”.

GACETA OFICIAL Según el consultante, del texto de la demanda se infiere, a la luz del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que “(…) tiene legítimo interés para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esta marca en cualquiera de los países miembros”; que “La actora es titular prioritaria del signo que justamente reivindica el gráfico confundible con el acompañado de la denominación LÍDER registrado por la Superintendencia de Industria y Comercio a favor de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. La similitud de ambos signos que distinguen los productos de la clase 34 (…) es susceptible de inducir a error al público consumidor respecto de los productos, su calidad y procedencia empresarial”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio consideró en la Resolución 24369 que para otorgarle validez a la invocación de cualquier derecho era necesario que estuviera demostrada su existencia con pruebas físicas.

Las observaciones presentadas por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA no fueron examinadas con el pretexto de atender el artículo 15 del Decreto 117 de 1994, reglamentario de la Decisión 344 (…) porque no tendían a desvirtuar la irregistrabilidad del signo. Del texto de la norma mencionada la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que las pruebas debían ser allegadas por el opositor con el escrito de oposición o a más tardar en el término de la prórroga, a fin de que le permitieran al solicitante el ejercicio de su derecho de contradicción”; que “(…) copias auténticas de los registros en Ecuador de las marcas LÍDER y LÍDER (Mixta) fueron allegadas al expediente administrativo antes de que se admitiera la oposición y se ordenara su traslado a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Por lo mismo, mediante Oficio 1439 la Superintendencia de Industria y Comercio comunicó que la oposición presentada reunía los requisitos formales exigidos por la ley al radicarse.

En esta etapa las pruebas, que sin duda pretendían desvirtuar la registrabilidad del signo, pudieron haber sido controvertidas por la solicitante en cuanto a su legalidad o pertinenencia (sic)”; que “el artículo 15 del Decreto 117 de 1994 establecía que a las observaciones que no cumplieran con los requisitos señalados en la normativa no se les daría trámite.

Lo anterior ratifica la ausencia de sustento de la decisión de no tener en cuen- 01/09/2006 4.48 ta las pruebas presentadas por ser extemporáneas, pues la consecuencia jurídica de incumplir este precepto evidentemente era otra. La oposición formulada se tramitó y justamente los actos acusados expresamente la declararon infundada”; que “Toda vez que la legislación comunitaria no prevé un término para aportar pruebas debía acudirse a lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que en la actuación administrativa permiten pedir, decretar y allegar pruebas sin requisitos especiales, de oficio o a petición de parte, y que exigen a las autoridades tomar decisiones motivadas, con fundamento en las pruebas e informes disponibles, y resolver todas las cuestiones planteadas”.

La actora denuncia en su demanda la violación del “artículo 93 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) (vigente al momento de la presentación de las observaciones al registro de la marca LIDER (mixta), por falta de aplicación en perjuicio de mi poderdante)”, y sostiene que “No existen derechos adquiridos sobre la nueva etiqueta solicitada que tiene cambios en su gráfico y además que reivindica colores, por lo que la teoría de los derechos adquiridos alegada por la administración en la resolución acusada, no tiene fundamento legal ni jurisprudencial alguno, conforme a las normas comunitarias vigentes en este momento y en el momento de la presentación de la oposición”; que “los derechos adquiridos sobre un registro se encuentran limitados a la expresión registrada y no a signos similares que incluyan características o elementos adicionales ya sean gráficos o denominativos”; que “De acuerdo con el principio registral que acogen las decisiones andinas, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la autoridad competente, luego en caso de no haber registro no habrán (sic) derechos adquiridos de exclusividad”; que “Si los elementos agregados a la etiqueta cuyo registro se solicitó fueran simplemente accesorios, el solicitante no se habría tomado la molestia de solicitar un nuevo registro, ya que el inicial podría garantizarle protección sobre eventuales cambios simplemente accesorios de su marca.

Al contrario de lo anterior, los elementos gráficos y la reivindicación de colores que se adicionan en la etiqueta que se solicita, sí tienen un valor distintivo y van a ser reconocidos por el público”; que “Mi representada es titular de los derechos exclusivos al uso del cuadrado rojo junto con la expresión LIDER contentivo de su GACETA OFICIAL registro de marca en el Ecuador, el cual lo habilitó para presentar válidamente observaciones a la solicitud de registro de la marca LIDER (ETQ) de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.”; que “Sobre el cuadrado rojo registrado por mi representada para distinguir productos de la clase 34 no existe ningún derecho adquirido por parte de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S. A. Mi representada es titular prioritaria en el Ecuador, país Miembro de la comunidad andina, del registro sobre su marca mixta que reivindica especialmente el gráfico consistente en un cuadrado enmarcado de color rojo, el cual es confundible con el cuadrado rojo que hace parte de la solicitud de registro de la COMPAÑÍA COLOMBIA (sic) DE TABACO S.A. cuya ilegalidad se debate en este proceso”; y que “la anterior similitud entre los signos sí es susceptible de inducir a error a los consumidores, no solo en cuanto a los productos sino también en cuanto al origen, calidad y procedencia empresarial de los mismos”.

Agrega la demandante que, en virtud del “artículo 15 del decreto 117 de 1994, reglamentario de la Decisión 344 (…) la consecuencia de la no citación y presentación de las pruebas es la no tramitación de las observaciones. Dicho artículo no establece en ningún momento como lo concluye la administración en su resolución, que si las pruebas no son aportadas con la oposición se tendrán como extemporáneas y no deberán ser tenidas en cuenta.

La consecuencia jurídica establecida por la norma es la no tramitación de la oposición. En el presente caso, por el contrario, la administración sí tramitó la oposición presentada, al encontrar que cumplía efectivamente con todos los requisitos formales, y entre estos (sic) la presentación de la pruebas (sic) tendientes a desvirtuar la registrabilidad del signo. Por lo que desconocer las pruebas aportadas al momento de decidir la oposición vulnera el artículo 94 de la decisión 344 (…)”; y que “El error de la argumentación de la administración esta (sic) en concluir que la legislación comunitaria ha establecido un plazo para la presentación de las pruebas de las oposiciones, cuando en la decisión 344 en su artículo 94, en ningún momento se establece un término para la presentación de dichas pruebas (…).

No existiendo en el momento de la presentación de las observaciones norma comunitaria que estableciera un plazo para aportar las pruebas, se debe dar aplicación al C.C.A. a fin de establecer la oportunidad en la presentación de 01/09/2006 5.48 informaciones y documentos dentro del trámite administrativo, por lo cual es pertinente la aplicación de los artículos 34, 35 y 59 del C.C.A. (…) Dichos artículos (…) establecen precisamente que no existen términos para aportar documentos e informaciones, los cuales podrán ingresarse al expediente en cualquier momento del trámite administrativo”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

El consultante informa que “La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que para otorgar el registro de la marca se ajustó al trámite administrativo previsto. Una vez realizado el estudio correspondiente se observó que la solicitante era titular en Colombia del certificado de registro Nº 125580, correspondiente a la marca LÍDER (Mixta) que distingue productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, concedido a través de Resolución 11480 de 9 de diciembre de 1988, vigente hasta el 8 de diciembre de 2003”; que “La marca controvertida guarda estrecha relación con la previamente registrada por COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., pues contiene el mismo elemento denominativo (LÍDER), predominante.

En las marcas mixtas éste es, por lo general, el elemento que sobresale por ser el medio común para que el consumidor solicite los productos que distingue la marca en el mercado. El elemento gráfico no le da mayor distintividad; además, se consideró válidamente que el introducido con la nueva solicitud es accesorio, puesto que no evoca concepto alguno ni tiene una fuerza expresiva especial”; que “El elemento gráfico introducido en la marca solicitada, consistente en ‘un rectángulo de color azul que contiene la palabra líder y sobre ésta no hay un rectángulo de color rojo’ no constituye variación sustancial al signo previamente registrado, toda vez que persiste la prevalencia del elemento denominativo.

Por el contrario, es una derivación de la marca LÍDER (Mixta) concedida a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. en 1988, pues incluye y no GACETA OFICIAL altera su elemento distintivo principal; simplemente le agrega elementos accesorios que no distorsionan su percepción dentro del público consumidor y que pretenden protegerlo utilizando sus elementos comunes”; que “… el registro de la marca LÍDER (Mixta) no genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecto de las marcas LÍDER y LÍDER (Mixta) propiedad de TABACALERA ANDINA S.A. TANASA que distinguen productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, su registro en Ecuador no afecta el derecho exclusividad (sic) de la marca de que es titular en Colombia COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. ni era óbice para conceder el registro”; que “La doctrina sentada por el Tribunal Andino de Justicia indica que el legítimo interés debe existir en el observante al momento de radicarse la observación. Asimismo, la oportunidad para allegar los medios de prueba en que se apoya la oposición no es otra que la presentación del escrito inicial, de que hacen parte y son fundamento.

En el presente caso las pruebas que se pretendía hacer valer, relativas a los registros ecuatorianos de la marca LÍDER, no fueron presentadas dentro del término, que vencía el 12 de julio de 1999 y solo se aportaron el 2 de agosto siguiente”. En su escrito de contestación, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que “para un consumidor medio, lo relevante de las marcas LIDER (MIXTA) es precisamente el fonema que las identifica, ahora, las variaciones gráficas las percibe solamente como elementos accesorios del mismo producto pero diversificado y con un mismo origen, cumpliendo sendas marcas su función, a saber, individualizar los productos dentro de los de su género e identificar su procedencia empresarial”; que “Es lo que la jurisprudencia y la doctrina han denominado marcas defensivas o derivadas.

La marca mixta que consiste en la figura de un rectángulo de color azul que contiene la palabra LIDER y sobre esta (sic) hay otro rectángulo de color rojo, es una derivación de la marca LIDER (MIXTA) concedida a la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. en 1988, que incluye y no altera el elemento predominante de ésta, agregando simplemente elementos accesorios que no distorsionan su percepción dentro del público consumidor, que pretende distinguir los mismos productos y, a través de su elemento en común, busca la protección de su signo”; que “las pruebas que se pretendía hacer valer, relativas a los 01/09/2006 6.48 registros ecuatorianos de la marca LIDER, no fueron presentadas siquiera dentro del término para formular las observaciones, cuyo plazo máximo era el 12 de julio de 1999 (dado que la fecha de publicación fue el 26 de mayo de 1999) y se aportaron el 2 de agosto de ese año”; y que “debe anotarse que el trámite de las observaciones es un procedimiento especial, regulado por la norma comunitaria, de manera que no es posible acudir a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo a efectos de complementar vacío alguno. Se reitera así, que la oportunidad para aportar las pruebas en el trámite de oposición es con el escrito contentivo de las observaciones y en gracia de discusión, cuando menos dentro del término para presentar dicha oposición”. d) Tercero interesado La COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. con domicilio en Medellín, Colombia, comparece a través de apoderado al proceso de la referencia. Según el consultante, la “COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. manifestó que los actos acusados se hallan debidamente fundamentados y contienen decisiones ajustadas a la normativa.

Los signos en contradicción no son confundibles; como titular en Colombia de la marca LÍDER (Mixta) tenía legítimo derecho a solicitar una derivación o modificación que contiene básicamente los mismos elementos”; que “la única oportunidad que tenía para aportar pruebas era la radicación de la oposición”; que “Por expresa prohibición de las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones de comercializar productos distinguidos con la misma marca registrada por un tercero en un país miembro de la comunidad, no es jurídicamente posible que las marcas LÍDER y LÍDER (Mixta) propiedad de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y TABACALERA ANDINA S.A. TANASA coincidan en el mercado colombiano. Por lo mismo, el artículo 159 de la Decisión 486 establece que una marca, incluso idéntica, puede ser propiedad de personas jurídicas o naturales distintas en diversos países de la Comunidad Andina”; que “el gráfico que acompaña la denominación LÍDER (Mixta) registrado a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. en nada se asemeja al que acompaña la denominación LÍDER (Mixta) registrado en Ecuador a favor de TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.

Con el GACETA OFICIAL nuevo signo no se reproduce el registrado a la opositora, porque sólo se aplica el mismo color a un rectángulo cuya ubicación y dimensiones difieren sustancialmente del cuadrado registrado por la opositora. Además, la disposición de los colores y elementos que las conforman las hace lo suficientemente diferenciables en conjunto por el público consumidor”.

En el escrito de contestación a la demanda presentado por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. se indica que “el trámite registral de marcas en la Decisión 344 no contemplaba un período probatorio como tal lo que obviamente conlleva a que la acreditación de los derechos invocados al presentar la solicitud de registro o al oponerse a ella debía hacerse con el escrito mismo de solicitud de registro o de oposición. Evidencia lo acabado de mencionar el hecho de que en la Decisión 486 de 2000, en vista de lo anterior, se ha implementado en los artículos 146 y 148 respectivamente un término adicional para presentar pruebas en tratándose de la sustentación y de la contestación a las oposiciones respectivamente”; que “a la fecha de este escrito mi representada es titular en Colombia de los siguientes registros de la marca LIDER en la clase 34 de la clasificación internacional de Niza: LÍDER + GRÁFICA (…) LÍDER+ GRÁFICA (AZUL Y ROJO) (…) LÍDER+GRÁFICA (ROJO)”; que “La marca LIDER para mi representada comporta toda una ‘familia de marcas’ y el signo cuya nulidad de registro ahora se pretende no es sino otro dentro del conjunto de etiquetas con que Coltabaco distingue una línea de sus productos: los cigarrillos LIDER.

No es por tanto atendible el criterio de la demandante en el sentido de que la solicitud de registro de LIDER + GRÁFICA, con reivindicación de colores azul y rojo, con un diseño totalmente diferente al suyo, comporte peligro o daño para su marca en Ecuador … el público consumidor colombiano no tiene la posibilidad de confundirse con el signo LIDER, nominativa y mixta, registrado por la opositora en Ecuador, como quiera que en primer lugar no es jurídicamente probable que ambas marcas coincidan en el mercado colombiano o ecuatoriano por la existencia de expresa prohibición, contenida en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina … de comercializar los productos así marcados en un país en el cual un tercero tiene registrada la marca confundible; y además porque al comercializarse los cigarrillos marca LIDER en Colombia el público consumidor sólo podría pensar 01/09/2006 7.48 que se trata, como en efecto sucede, de cigarrillos producidos por la Compañía Colombiana de Tabaco S.A., que es el fabricante que identifica y reconoce por su trayectoria en el comercio interno, cumpliéndose así la finalidad buscada por el fabricante, de lograr reconocimiento de sus productos con sus marcas”.

Que “Es evidente que la expresión ‘LIDER’ de las marcas ecuatorianas invocadas es idéntica, desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual, a la expresión ‘LIDER’ empleada en la marca mixta de mi representada en Colombia … Sin embargo, mi representada sí tenía y conserva el legítimo derecho a utilizar la palabra ‘LIDER’ como elemento denominativo de su marca mixta, como quiera que tenía previamente registrada una marca mixta en Colombia que contiene tal expresión, sin importar que en el Ecuador la demandante utilizase la misma palabra como parte de otra marca mixta.

Es que la normatividad de la Comunidad Andina tiene establecido que una marca, incluso idéntica, puede ser de propiedad de personas jurídicas o naturales distintas en diversos países de la Comunidad Andina (…)”; que “No obstante, aún en el caso de estar reivindicado el color rojo en la etiqueta ecuatoriana, ello no es óbice para que en Colombia mi representada solicite y obtenga el registro de una marca LIDER + gráfica que use el color rojo, como quiera que tal color no es apropiable por ningún productor y además en el caso específico que nos ocupa, la tabacalera ecuatoriana reivindica tal color sobre un cuadrado, en tanto que en nuestra gráfica esa pigmentación se utiliza para un rectángulo bien determinado.

Así las cosas, a más del resto de la gráfica que es de por sí bien distinta, la parte roja que defiende como propia TANASA no impide nuestro registro, toda vez que no estamos reproduciendo la figura registrada por esa empresa sino aplicando igual color a un rectángulo cuya ubicación y dimensiones difieren sustancialmente del cuadrado registrado por aquella opositora”; que “Los elementos gráficos de ambas marcas son inconfundibles (…) por las siguientes razones: 1.

Los colores: (…) la marca LIDER + GRÁFICA de mi representada hace reivindicación y uso de no sólo del (sic) color rojo, sino además de los colores azul y blanco; siendo el color azul el de mayor espacio en la gráfica como que constituye el fondo de la misma. El color rojo en la figura de mi representada se usa en un pequeño rectángulo ubicado en la parte central superior de la gráfica, en tanto que GACETA OFICIAL el color rojo en la opositora se usa en un cuadrado.

Por último, el blanco es el color de fondo de la etiqueta extranjera en tanto que en nuestra etiqueta sólo se usa el blanco para escribir la palabra LIDER, que en aquélla aparece en color negro”; “2. La disposición de los elementos en la gráfica: … hay además gran disimilitud entre ambas gráficas pues no coinciden tampoco en la disposición de los elementos que las conforman, pues si bien ambas etiquetas son de forma rectangular –como casi todas las de cigarrillos-, el elemento que en ellas se incluye es distinto, pues en la de Coltabaco aparece un rectángulo dentro del otro rectángulo mayor, en tanto que en la gráfica foránea lo incluido en el rectángulo es un cuadrado”; que “Nuestro rectángulo está ubicado en la parte superior central de la gráfica, totalmente arriba y es de color rojo, en tanto que en la gráfica opositora el cuadrado se halla equidistante del borde superior y los dos laterales y es de color negro, no está totalmente arriba del rectángulo”; que “En la gráfica acusada no figura ningún diseño dentro del rectángulo aludido, mientras que en la gráfica de la demandante Tabacalera Andina S.A. TANASA, bien centrado se halla un dibujo que emula lo que pareciera ser la parte superior de una torre o una corona”; que “En la gráfica de la marca registrada a nombre de Coltabaco la palabra LIDER aparece escrita utilizando un tipo de letra diferente al de la Compañía opositora y demandante”; y que “Con tal cantidad de diferencias particulares, a más de la distinta impresión de los dos conjuntos, no resulta entonces existir semejanzas que puedan confundir al público por confusión directa ni tampoco por confusión indirecta, dado que los consumidores colombianos conocen la marca mixta LIDER de Coltabaco pero desconocen en absoluto la registrada en Ecuador por la demandante”. 01/09/2006 8.48 es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de marzo de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de “los artículos 136 (literal a) de la Decisión 486; 83, 93 y 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, y tomando en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “LÍDER (mixto)” fue presentada el 23 de abril de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, corresponde interpretar los artículos 83, limitado al literal a), 93 y 94 de la citada Decisión 344, invocados por el consultante, así como, de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 95 y 144 de la mencionada Decisión 344.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…)

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) GACETA OFICIAL “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 94.- La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. 01/09/2006 9.48 Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” (…) “Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa y mixta; comparación entre marcas denominativas y mixtas; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza; la confusión directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario; el procedimiento de observaciones, la no tramitación de las observaciones, el examen de registrabilidad; la familia de marcas: la marca derivada; los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el inciso segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “ la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.

Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no ten- GACETA OFICIAL dría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” 1 Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. 01/09/2006 10.48 Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 1 2 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.

G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumi- GACETA OFICIAL 01/09/2006 11.48 dor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

La identidad y la semejanza Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 3 También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 4 Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre una marca denominativa y otra mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal o denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3 4 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organo Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 01/09/2006 12.48 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 6 o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 8 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 7 Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica 6 7 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.4. LA CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 9 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre 8 9 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 10 01/09/2006 13.48 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Por lo expuesto, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos en disputa, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” 11 10 11 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 12 12 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

3.6. LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO DE MARCA. LA OPORTUNIDAD DE LA PRUEBA DE LAS OBSERVACIONES. EL INTERÉS LEGÍTIMO. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro de marca solicitado –se entiende- en uno cualquiera de los Países Miembros (artículo 93, primer párrafo).

Éste es el plazo de que dispone el tercero para formular observaciones que, a los fines de su admisión, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo mencionado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento, lo que hará posible a la oficina nacional competente pronunciarse en debida forma acerca de su admisión y, al peticionario, ejercer apropiadamente su derecho a la defensa.

El artículo 93 de la Decisión, segundo párrafo, determina qué sujetos poseen interés legítimo para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca: quien sea titular de una marca idéntica o semejante a la solicitada, y quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La disposición revela el interés general de prevenir la confusión de los consumidores o usuarios ante marcas idénticas o semejantes que amparen, en el territorio de uno cualquiera de los Países Miembros, productos idénticos o semejantes. En el contexto que antecede, es del caso poner de relieve la declaración del Tribunal, entre otras de distinta índole, según la cual no cabe admitir que la observación andina implique “( ) una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibili- 01/09/2006 14.48 dad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás” (Sentencia dictada en el expediente N° 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, relativa a la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú).

A la luz de las consideraciones expuestas, procede interpretar que el interesado legítimo puede presentar sus observaciones en el País Miembro donde se formuló la solicitud de registro del signo, o desde un País Miembro distinto, en el entendido de que, en uno y otro caso, la pretensión del observador, es decir, del titular de la marca idéntica o semejante, o de quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, es la denegación del registro solicitado.

La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite o rechazarlas si, en este último caso, hubiesen sido presentadas extemporáneamente, o se hubiesen fundamentado en una solicitud de registro de fecha posterior, o en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro donde se estuviese llevando a cabo el trámite de la solicitud, o si el observador no hubiese pagado las tasas de tramitación correspondientes (artículo 94).

Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, es decir, “… ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito” 13 Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o a denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 13 Proceso 28-IP-2003.

Sentencia del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “VIDRIO ANDINO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El acto por el cual se conceda o deniegue el registro solicitado deberá estar debidamente motivado y, por tanto, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha declarado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo (…) cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto”. 14

3.7. LA FAMILIA DE MARCAS. LA MARCA DERIVADA En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. hizo valer su titularidad, en la República de Colombia, “de los siguientes registros de la marca LIDER en la clase 34 de la clasificación internacional de Niza: LÍDER + GRÁFICA (…) LÍDER+GRÁFICA (AZUL Y ROJO) (…) LÍDER+GRÁFICA (ROJO)”, y alegó que “La marca LIDER para mi representada comporta toda una ‘familia de marcas’ y el signo cuya nulidad de registro ahora se pretende no es sino otro dentro del conjunto de etiquetas con que Coltabaco distingue una línea de sus productos: los cigarrillos LIDER”.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por 14 Proceso 04-AN-97.

Sentencia del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso “CONTRACHAPADOS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 01/09/2006 15.48 lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2000, del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”).

3.8. LOS ASUNTOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO COMPRENDIDOS EN LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. La disposición prevista en el artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación nacional de GACETA OFICIAL los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella. Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “(…) que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión (…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ).

En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)”. 15 De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En efecto, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha señalado que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 16 Con base en estos fundamentos, 15 16 Proceso 02-IP-88.

Sentencia de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 10-IP-94. Sentencia de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 01/09/2006 16.48 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos GACETA OFICIAL que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6. De conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Decisión 344, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar observaciones al registro de marca solicitado en uno cualquiera de los Países Miembros, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud.

Este plazo es el único de que dispone el tercero para formular observaciones que, para ser admitidas, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo citado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento. 7. Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación. Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 8.

El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. 9. En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentacio- 01/09/2006 17.48 nes que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300116-01, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/09/2006 18.48 PROCESO 74-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio de los artículos 81, 82, literales a) y d) de la mencionada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 558-2004.

Actor: Sociedad PARIS PREMIERE. Marca: “PARIS PREMIERE (mixta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 31 de mayo de 2006.

I.

ANTECEDENTES. B. DATOS RELEVANTES. 1 Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La sociedad PARIS PREMIERE solicitó el 15 de marzo de 2000, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca PARIS PREMIERE (mixta) para amparar servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 102601-2000.

El signo solicitado se representa de la siguiente manera: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad PARIS PREMIERE Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero interesado: Sociedad ADMIRAL S.A. b. En la debida oportunidad legal, la sociedad HACHETTE FILIPACCHI PRESSE formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de la marca mixta PREMIERE, registrada para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Su representación gráfica es la siguiente: GACETA OFICIAL c. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 012680-2000/OSDINDECOPI de 17 de octubre de 2000, declaró infundada la observación formulada por la sociedad HACHETTE FILIPACCHI PRESSE y denegó el registro como marca del signo mixto PARIS PREMIERE, ya que consideró que el signo solicitado era similar, a punto de causar confusión en el público consumidor, con la marca mixta PARIS para amparar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica de la marca mixta PARIS es la siguiente: d. El 15 de noviembre de 2000, la sociedad PARIS PREMIERE interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 012680-2000/ OSD-INDECOPI de 17 de octubre de 2000. e. La Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 766-2001/TPIINDECOPI de 15 de junio de 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. f. El 9 de agosto de 2001, la sociedad PARIS PREMIERE, mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de impugnación de resolución administrativa, solicitando la ineficacia de la Resolución N° 7662001/TPI-INDECOPI de 15 de junio de 2001. g. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia de 21 de octubre de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta. h. La sociedad PARIS PREMIERE, mediante escrito radicado el 2 de octubre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora fundamenta su demanda en los siguientes argumentos: 01/09/2006 19.48 a. Los signos en conflicto presentan elementos que les otorgan suficiente distintividad. En relación con la marca mixta PARIS, el término PARIS se encuentra escrito en letras características, siendo la letra A reemplazada por la Torre Eiffel.

Por su parte, el signo solicitado está conformado por los términos PARIS PREMIERE escritos en letras características, dentro de dos rectángulos de color naranja y negro, lo cual le otorga suficiente distintividad. b. El consumidor medio no sólo apreciará el término PARIS en los signos en conflicto, sino que tendrá en cuenta todos y cada uno de sus elementos.

No tener en cuenta ello, sería menospreciar la capacidad de análisis de los consumidores, sobre todo tratándose de servicios de la clase 41, en donde por lo general son muy cuidadosos. c. El término PARIS, conocido por la mayoría del público como la capital de Francia, podría sugerir que los servicios distinguidos por los signos en conflicto provienen de empresas francesas, pero no inducir a pensar que son servicios que tienen un mismo origen empresarial o que entre las empresas existe algún tipo de nexo comercial. d. Como se dijo anteriormente, los signos en conflicto tienen elementos figurativos importantes que les otorgan distintividad.

Por lo tanto, es razonable suponer que el público percibirá claramente los elementos figurativos de los signos y, en consecuencia, estará en capacidad de diferenciarlos claramente en el mercado. e. El argumento utilizado por el INDECOPI consistente en que el término PREMIERE evoca servicios de primera clase y, en consecuencia, podría inducir al público a pensar que el signo solicitado distingue un nuevo rubro de servicios, no es del todo correcto, ya que el término PREMIERE no tiene un solo significado.

En efecto, entre los múltiples significados se encuentran el estreno de una película o una obra teatral, el empleado de mayor rango en una tienda de ropa, etc. f. El signo PARIS PREMIERE evocará en el público usuario los servicios que en realidad presta, como son estreno de películas, filmaciones, grabaciones videográficas, entre otros. GACETA OFICIAL g. La mayoría del público consumidor no estaría en capacidad de otorgarle un significado al término PREMIERE, ya que en Perú se habla el idioma castellano y, en consecuencia, este término será considerado como de fantasía. h. El término PREMIERE le otorga distintividad al signo solicitado, lo que resultaría ser un elemento importante en la impresión en conjunto. i. El signo solicitado coincide con la denominación social de la empresa PARIS PREMIERE, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Empresas de Francia. j. Los signos en conflicto distinguen servicios distintos a pesar de encontrarse en la misma clase.

En tal sentido, si bien los servicios señalados se encuentran incluidos en una misma clase, es decir, la 41, no son servicios vinculados y, en consecuencia no existirá riesgo de confusión. k. El INDECOPI ha hecho caso omiso a su propia jurisprudencia en relación con casos muy similares al presente. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República de Perú El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • El sólo hecho de que dos marcas posean una serie de elementos gráficos, fonéticos, conceptuales que al conjunto de cada uno de ellas les haga diferente, no erradica la posibilidad de confusión entre las mismas.

En esta línea, y para el caso particular, el Tribunal del INDECOPI al efectuar el análisis de registrabilidad correspondiente, determinó que respecto de los signos en litis no se iba a producir un riesgo de confusión directo en el público consumidor, sino un riesgo de confusión indirecto; En efecto, se determinó que aún cuando el público consumidor logre recordar y distinguir que se trata de signos diferentes, el hecho de que exista identidad entre los servicios a que se refieren los signos, el hecho de que comparten el término PARIS, y 01/09/2006 20.48 de que el signo solicitado incluye el término PREMIERE que alude a servicios de primera clase, podría inducir a que el público consumidor piense que se está distinguiendo un nuevo rubro de lo servicios de la marca registrada o que existe relación comercial entre las empresas titulares de los signos. • La definición del vocablo PREMIERE no ha sido un elemento determinante en el sentido de la Resolución, ya que se realizó un análisis integral entre los signos, tomando en consideración no sólo el elemento conceptual de los signos, sino una serie de elementos o criterios adicionales. • La definición que se ha tomado del término PREMIERE es la que aparece consignada en el diccionario. • El concepto de marca es distinto del de razón o denominación social.

Son de diferente naturaleza y se encuentran reguladas por leyes especiales. • El argumento de que los signos en conflicto distinguen servicios diferentes, aunque se encuentren en la misma clase es falso. En la descripción de servicios efectuada por la actora en su solicitud de registro, culmina el listado con la frase “y demás servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial”. • El análisis de registrabilidad de una marca es una facultad discrecional de la autoridad administrativa, la cual se encuentra obligada a verificar si la marca cumple con los requisitos para acceder al registro y si se encuentra o no dentro de los supuestos de prohibición establecidos en la legislación marcaria.

Las anteriores Resoluciones no son precedentes de obligatoria observancia. b. Por parte del tercero interesado. La sociedad ADMIRAL S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda con lo siguientes argumentos: • El signo mixto PARIS PREMIERE no es suficientemente distintivo en relación con el signo mixto PARIS. • Los signos en conflicto amparan servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional GACETA OFICIAL de Niza, y se refieren a las mismas actividades: Educación, Formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales. • Las marcas en conflicto tienen la palabra PARIS en la misma posición y, en consecuencia, es la de mayor impacto visual.

Se debe aplicar, en consecuencia, el principio de que esta semejanza se impone a cualquier diferencia. • El consumidor medio, a primera vista, se deja guiar por la denominación característica PARIS, identificando así el servicio que desea escoger. • Como los signos en conflicto se refieren a la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, aumenta más las posibilidades de error y confusión por parte del público. • La denominación PREMIERE es una palabra genérica que significa: primero, principal, o premio.

Además, se encuentra registrada como parte adicional de muchas marcas de la clase 41, a saber: SACON PREMIER, VDEO PREMIER, AVANT PREMIER con Verónica, PREMIO IPM, EN PRIMAVERA, PRIMERA PLANA. 4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia del 21 de octubre de 2003, proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “…DÉCIMO.- Que en ese sentido considerando que se debe poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, se tiene que analizado el signo solicitado PARIS PREMIERE con la marca registrada PARIS y logotipo (con letras características donde la letra “a” representa la Torre Eiffel), se advierte que la solicitada reproduce íntegramente la marca registrada, y si bien esta última, posee características figurativas al igual que la marca solicitada, apreciadas en su conjunto pueden confundir al público consumidor por tratarse de una misma denominación, y si bien el signo solicitado por la 01/09/2006 21.48 entidad actora adicionalmente tiene el término PREMIERE, no lo hace diferente, debido a que con el mismo se alude a un servicio de primer orden, con lo que no existe un efecto diferenciador suficiente;

UNDÉCIMO. - Que, en cuanto a los diferentes conceptos del vocablo Premiere que propone la actora los que no se habrían tomado en cuenta en la resolución impugnada, no aparece de autos, pues la definición señalada en la resolución impugnada respecto (sic) se circunscribe a concepto que se glosa en el diccionario, siendo que el estreno de una película o empleado de mayor rango, siempre está orientado a establecer que la denominación PREMIERE es de primer rango, como se ha definido en la impugnada;

DUODÉCIMO. - Que, respecto a que la marca solicitada es idéntica a su razón social, dicho argumento no fue objeto de análisis en la resolución impugnada, más aún si tales conceptos son distintos, entendiéndose por marca a todo signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado mientras que la denominación es una mera identificación de una persona jurídica, cuya legislación incluso es distinta para ambas;

DÉCIMO TERCERO. - Que, de otro lado, no es cierto, de que (sic) los servicios que prestan las marcas en litigio sean distintos, porque conforme aparece del Certificado número veinte mil quinientos ochentiocho (sic), corriente a fojas ochenticinco del acompañado, la marca PARIS, distingue servicios de esparcimiento, recreación, diversión, casino de juego, salones de máquinas electrónicas de azar (tragamonedas) bingo, apuestas, similares y los demás servicios de la Clase cuarentiuno, dentro de los que también se incluye los servicios que presta la demandante al pertenecer a la misma Clase cuarentiuno de la Nomenclatura Oficial, según se aprecia de su solicitud de fojas uno del expediente administrativo;

DÉCIMO CUARTO. - Que, la jurisprudencia invocada por el Tribunal de INDECOPI, no constituye precedente de observancia obligatoria, según se aprecia de las resoluciones de fojas diecisiete, treintisiete, cuarentisiete de autos, con arreglo a lo previsto en el artículo cuarentitrés (sic) del Decreto Legislativo número ochocientos siete, por lo que no resultan vinculantes al caso de autos, máxime si dichas resoluciones han sido emitidas luego del análisis efectuado respecto de los requisitos para acceder al registro de la marca solicitada… ”.

GACETA OFICIAL 01/09/2006 22.48 II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. (…) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. (…) Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 82, literal h) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretará el literal a) del artículo 83 y de oficio el artículo 82, literal a) de la Decisión 344; el literal h) del artículo 82 no es pertinente al caso bajo estudio.

También se interpretará de oficio los artículos 81, 82, literales a) y d) de la antes dicha Decisión, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”;

DECISION 486 DECISION 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

GACETA OFICIAL IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 01/09/2006 23.48 de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto: B. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Confusión directa e indirecta. D. Comparación entre signos mixtos. E. Signos compuestos. “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). F. Signos genéricos y descriptivos. G. Signos evocativos. H. Signos de uso común. I. Signos en idioma extranjero. J. La conexión competitiva. A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será re- GACETA OFICIAL gulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso Nº 39-IP-2003. Interpretación prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro. 01/09/2006 24.48 De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otra circunstancia que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier razón o evento por la que la haya tenido que desaparecer.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los GACETA OFICIAL 01/09/2006 25.48 derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por lo tanto, el artículo 172 de la Decisión 486 será aplicable al caso bajo estudio.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso N° 46IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar y distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto PARIS PREMIERE se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486.

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta 01/09/2006 26.48 Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso N° 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe te- GACETA OFICIAL ner el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 01/09/2006 27.48 observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibi- 3 4 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas.

Pág. 136. Madrid, España. 2003. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL lidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medi- 01/09/2006 28.48 da en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir e identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. GACETA OFICIAL En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 01/09/2006 29.48 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más letras, números o palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). GACETA OFICIAL Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005).

De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos o concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: 01/09/2006 30.48 la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signo mixtos PARIS PREMIERE y PARIS, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

E. SIGNOS COMPUESTOS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Proceso N° 13-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintivi6 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL dad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de “… la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial…” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217 de 11 de julio de 2005). F. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS. Dado que en el caso bajo estudio la sociedad ADMIRAL S.A. argumentó que la expresión PREMIERE es genérica en relación con los servicios pertenecientes a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 01/09/2006 31.48 La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica.

G. SIGNOS EVOCATIVOS. En el caso bajo estudio la sociedad demandante argumentó que el signo solicitado evoca en el público consumidor los servicios que en realidad presta, es decir, producción de programas de radio o televisión hechos para televisión por cable o filmaciones, shows de radio y televisión, alquiler de películas, grabaciones videográficas y fonográficas, entre otros, se hace necesario tratar el tema de los signos evocativos.

El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, GACETA OFICIAL exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

H. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Como quiera que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra conformado por la palabra PREMIERE, vocablo en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de signos en idioma extranjero. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. 01/09/2006 32.48 mún, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros…”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759 de 6 de febrero de 2002). I. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Dado que dentro del proceso interno se planteó la conexidad entre los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso que el juez consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 7 y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional. 7 Al respecto el Tribunal ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “…deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

“( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. …Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz co- En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso N° 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876 de 18 de diciembre de 2002). GACETA OFICIAL No obstante lo anterior, y como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos y servicios de la distinta clase, el consultante también deberá analizar, ya no en relación con las clases sino en relación con los productos, la conexidad competitiva existente entre los mismos y que amparan los signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes factores de análisis, que aunque se refieren a la conexión competitiva entre productos, sirven también, como criterios para definir el tema para la conexión competitiva entre servicios: (…) a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: … Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación di- 01/09/2006 33.48 recta, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y GACETA OFICIAL 01/09/2006 34.48 es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que corresponda a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o por cualquier razón que conlleve la desaparición en el mundo jurídico de la marca observante u opositora.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de los rasgos, dibujos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

CUARTO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

QUINTO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades. GACETA OFICIAL SEXTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir.

Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

SÉPTIMO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

OCTAVO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.

NOVENO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

DÉCIMO: La regla de especialidad señala que bajo un mismo signo pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes. 01/09/2006 35.48 En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

Con el fin de precisar si se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 5582004 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/09/2006 36.48 PROCESO 066-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal b) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 89 de la misma Decisión. Marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA.

Actor: PFIZER INC. Proceso interno Nº 2022-2004. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis. Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1272006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos que demuestran: VISTOS: a) Partes en el proceso interno El Oficio Nº 127-2006-SCS-CS de 23 de marzo de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 7 de abril de 2006, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales b) y c) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2022-2004.

La providencia de 27 de diciembre de 2005, en la que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dice que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación de los artículos 81, 82 incisos b) y c), y 83 inciso a) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de este dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”.

El auto de 31 de mayo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Demandante: PFIZER INC. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú– INDECOPI, Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

Tercero Interesado: FARMINDUSTRIA S.A. (Perú). b) Hechos El 20 de julio de 1998, Pfizer Inc., solicitó el registro como marca del “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA”, para distinguir productos farmacéuticos y todos los demás de la Clase 05 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 05: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas). El 29 de septiembre de 1998, Farmindustria S.A. (Perú) presentó observación a la solicitud de registro en mención, sosteniendo que es titular de diversas marcas de la Clase 5 y que el signo solicitado constituye una forma usual de presentación de los productos a distinguir, careciendo de carácter distintivo para su registro.

El 5 de noviembre de 1998, Pfizer Inc., presentó un escrito señalando que “modificaban la solici- GACETA OFICIAL tud de registro para distinguir exclusivamente ‘una presentación de tableta conteniendo sildenafil’” para distinguir, también productos de la Clase 5. Al respecto, la Oficina de Signos Distintivos, mediante proveído tuvo presente la modificación efectuada por el solicitante, en tanto se consideró que la limitación de productos realizada no constituía una modificación sustancial ni alteraba los elementos principales del signo solicitado.

Por Resolución Nº 13258-1999/OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró “INFUNDADA la observación formulada por FARMINDUSTRIA S.A. de Perú, y (…) DENEGAR el registro de la marca de producto solicitada por PFIZER INC. (…)”. Fundamentando que: “(…) los producto (sic) que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos dentro de los productos de la clase 05 de la clasificación Internacional que distingue el signo registrado.

En tal sentido, atendiendo a que se trata de algunos de los mismos productos, la Oficina considera que se incrementa el riesgo de confusión (…)” que “(…) el signo solicitado está compuesto por la representación tridimensional de una tableta de color azul acero, por su parte, la marca registrada está compuesta a su vez por el diseño tridimensional de una tableta, sin reivindicar colores” que “(…) realizado el examen comparativo de los signos en cuestión, se aprecia que la configuración que presenta cada uno de ellos suscita una impresión visual de conjunto muy similar, pues el signo solicitado se presenta en una forma y dimensión semejante en relación al signo registrado (…).

En consecuencia, vistos los signos en su conjunto y en forma sucesiva, se determina que éstos son similares al grado de inducir a error y confusión al público consumidor, confusión que se ve agravada por la naturaleza de los productos de que se trata (productos farmacéuticos), pues un error de este tipo podría generar graves consecuencias en la salud de los consumidores”.

El 20 de diciembre de 1999, Pfizer Inc., interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en cuestión no son confundibles. Dicho recurso fue resuelto por Resolución Nº 9302000/TPI- INDECOPI de 23 de agosto de 2000 en la cual el Tribunal del INDECOPI decidió: “(…) CONFIRMAR la Resolución Nº 13258-1999OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 1999 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la 01/09/2006 37.48 marca de producto constituida por el diseño tridimensional de una píldora de color azul acero en vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva, conforme al facsímil solicitado por Pfizer Inc., reformando la resolución apelada en sus fundamentos”.

Con fecha 8 de noviembre de 2000, PFIZER INC., presenta demanda Contencioso Administrativa, solicitando a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declare la ineficacia de la Resolución 930-2000/TPI-INDECOPI. El 19 de diciembre de 2000 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda.

Con fecha 3 de septiembre de 2001, PFIZER S.A., pide ante la misma Sala Civil, que se solicite interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El 30 de octubre de 2001, FARMINDUSTRIA, al contestar la demanda como tercero interesado, dice “(…) no vamos a negar ni contradecir los argumentos expuestos por la empresa demandante, quedando en todo caso sujetos a lo que se actúe y resuelva definitivamente en el proceso”.

El 20 de diciembre de 2000 el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda. Mediante Dictamen 290-2002-FCS-MP de 18 de septiembre de 2002 el Misterio Público opina que “(…) se declare INFUNDADA la demanda incoada por (…) PFIZER INC. contra el (…) INDECOPI, el Procurador encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y Farmindustria Sociedad Anónima (…)”.

Por providencia de 8 de septiembre de 2004, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, declara: “(…) INFUNDADA la demanda interpuesta (…) por Pfizer Inc, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI y otro (…)”. Contra dicha providencia, el 13 de octubre de 2004 Pfizer Inc., presentó recurso de apelación, el cual, después de nueva opinión del Ministerio Público en sentido de que la Resolución recurrida “(…) se CONFIRME”, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el 6 de diciembre de GACETA OFICIAL 01/09/2006 38.48 2005, dispone: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación de los artículos 81, 82 incisos b) y c), y 83 inciso a) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de este dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”. plica cada concepto y señala que por lo expuesto demuestra que el examen registral tiene dos momentos y dice: “Si la Sala analiza la resolución administrativa controvertida, se dará cuenta que en ningún momento se ha denegado el registro por ser la combinación de forma diamantada y color azul, similar a otros diseños de pastilla registrados y, por lo tanto, no ha elaborado un examen de confusión frente a derechos registrales preexistentes.

Lo ha hecho sólo respecto de otros signos que se usan en el mercado incurriendo en grave error: éstos no deben ser tenidos en cuenta para un examen de confusión, sino sólo para determinar si la forma es usual”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda También señala otro error en el que incurre “(…) al no considerar el signo en su conjunto como una combinación en sus diversos elementos (…) y declarar que es una forma usual, porque es confundible con la forma de las pastillas usadas en el mercado (incurriendo en otros dos errores, el primero, al considerar que constituye una forma usual una que no lo es, pues es similar a otra preexistente, y el segundo, al realizar, en contra de la ley, un análisis de similitud con formas no registradas como marca)”.

La parte actora, basándose en el Decreto Legislativo 823, sostiene en su demanda que la marca solicitada es distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica con lo que cumple con los requisitos para ser registrada; dicho Decreto permite el registro de “las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto o su presentación (…) nadie discute en la actualidad que la forma no usual de un producto, como ser la forma novedosa de una pastilla o de una píldora, es registrable como marca para distinguir preparaciones farmacéuticas”.

En su recurso de apelación presentado el 13 de octubre de 2004, considera que la sentencia que se impugna incurre en errores de hecho y derecho. Dice que “el análisis de marcas debe realizarse tomando las mismas en su conjunto, es decir, no dividiéndola ni seccionándola en las partes que, indisolublemente, la constituye”. Sobre la forma no usual de los productos dice que es registrable como marca, no así la forma usual que se excluye del registro, al respecto cita el artículo 134 literal f) y 135 c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y concluye que resulta “evidente que nadie discute en la actualidad que la forma única de un producto, la forma novedosa de una pastilla o de una píldora que difiere de otras que existen en el mercado, es registrable como marca para distinguir preparaciones farmacéuticas”.

Asimismo, sostiene que el considerando séptimo de la sentencia apelada incurre en error conceptual entre confusión y distintividad. Ex- d) Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.

Asimismo dice el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 930–2000/TPI-INDECOPI confirma y deniega el registro de la marca de producto, al encontrarse el signo solicitado incurso en la prohibición del artículo 82 literal b) de la Decisión 344. Se refiere a la forma impuesta por la naturaleza del producto sosteniendo que “las formas tridimensionales de los productos o del acondicionamiento de los mismos pueden ser objeto de registro en tanto no se deriven de las características propias del producto o del empleo al que estén destinados y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección del público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo”.

GACETA OFICIAL Al considerar el diseño tridimensional, también dice que es la forma usual que suelen revestir los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado. Además señala que se ha verificado “la existencia de unas pastillas de forma romboide denominada ANSAID de color azul acero. Por lo anterior resulta evidente que el signo cuyo registro se solicita recoge una forma de tableta o píldora que sólo presenta diferencias secundarias o no sustanciales – en este caso los ángulos de sus aristas y la ausencia de alguna cavidad o bajo relieve en los lados superiores o inferiores – respecto de la forma de otros productos farmacéuticos”.

Añade que “el signo solicitado no constituye la forma imprescindible o necesaria para que los productos que se pretende distinguir posean ciertas cualidades o satisfagan determinadas necesidades, como facilitar su ingestión”. Sostiene que “el signo solicitado a registro carece del requisito de disitintividad establecido en el artículo 81º de la Decisión 344 concordado con el artículo 128º del Decreto Legislativo 823, criterio que no ha sido de manera alguna desvirtuado por los argumentos contenidos en el escrito de demanda”.

También considera que la accionante incurre en error al sostener que “para constituir una forma usual, el signo solicitado tendría que ser ‘idéntico’ a la ‘mayoría’ de pastillas de la clase 05. Ello no es cierto. En primer lugar, sabemos que la perfecta ‘identidad’ de cualquier signo tridimensional solicitado a registro con formas usuales de presentación del producto no es estrictamente necesaria, pues pueden existir diferencias de detalle que no impliquen que el signo siga siendo ‘una forma usual de presentación del producto’.

En segundo lugar, tampoco es correcto afirmar que para constituir una forma usual, el signo tendría que ser idéntico a la ‘mayoría’ de pastillas de la clase 05. Existen productos, como las pastillas o las galletas, donde existen varias formas usuales de presentación del producto, no siendo necesario que una sola de dichas formas de presentación constituya ‘mayoría’ para incurrirse en el impedimento de registro previsto en el inciso b) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, dice que no se acce- 01/09/2006 39.48 dió al registro del signo solicitado por PFIZER por encontrarse incurso en las prohibiciones del artículo 82 literal b) de la Decisión 344. Para determinar “si la marca solicitada constituye o no una forma usual o necesaria de los productos que se pretenden distinguir con ella” explica lo que constituyen las Marcas Tridimensionales.

Asimismo, la autoridad administrativa verifica que en el mercado peruano el diseño de píldora solicitado es utilizado por otros competidores para la comercialización de productos farmacéuticos, con lo que concluye que “el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición del artículo 82 inciso b) de la Decisión 344 (…)”. Con relación a los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que “la forma tridimensional solicitada a registro no contiene elementos característicos que la diferencie de la gran variedad de tabletas o pastillas que se encuentran disponibles en el mercado dentro de la clase 05 de la N.O., y respecto de las cuales, si bien presentan algunas diferencias no aporta una diferencia sustancial al grado de orientar las preferencias de compra al público consumidor, razón por la cual se denegó el registro conforme a derecho, ya que como resulta a todas luces evidente dicho signo NO OSTENTABA EL REQUISITO INDISPENSABLE DE SER SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO”.

FARMINDUSTRIA S.A (Perú) dice “(…) no vamos a negar ni contradecir los argumentos expuestos por la empresa demandante, quedando en todo caso sujetos a lo que se actúe y resuelva definitivamente en el proceso”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales b) y c) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la GACETA OFICIAL solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del Diseño Tridimensional de una píldora de color azul acero en vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva es del 20 de julio de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81, 82 literal b) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Conforme a lo dispuesto con el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, de oficio, se interpretará el artículo 89 de la misma Decisión y no corresponde interpretar el literal c) del artículo 82 de la mencionada la Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 01/09/2006 40.48 b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”;

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…) “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.

(…). Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) En consecuencia, los temas objeto de la presente Interpretación Prejudicial son: I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, GACETA OFICIAL palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos de soporte individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es consi- 01/09/2006 41.48 derada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo DISEÑO GACETA OFICIAL TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Clases de marcas: marcas tridimensionales Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)”. (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1224, del 2 de agosto de 2005, caso “FORMA DE BOTELLA”).

En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, se permite la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma o el envase del producto que pretende distinguir, siempre que reúna los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no sea la forma usual del producto o de su envase, conforme lo dispone el artículo 82, literal b), ibidem.

Por tanto, se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, ser perceptible por cualquiera de los sentidos, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada.

En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).

Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

(Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada). 01/09/2006 42.48 Por su parte, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.

“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase … no hace parte de la forma externa a registrar como marca …” (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada).

Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Sentencia del Proceso 82-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 651, del 20 de marzo de 2001, caso “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”). III. Irregistrabilidad de signos consistentes en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o por la función del producto El artículo 82, literal b), de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de la forma tridimensional de un producto, cuando ella consista en la forma usual del producto o de su envase.

También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”.

(Fernández-Novoa, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 85). GACETA OFICIAL En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cuanto al término envase, el Tribunal ha entendido por tal “ ‘(…) todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (AREÁN LALÍN, Manuel: ‘La protección de las marcas tridimensionales’, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, 1994, pág. 6); y que, en el ámbito del término en referencia, puede incluirse una amplia gama de objetos, tales como botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.

(Sentencia del Proceso 38-IP-2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre de 2002, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC”). En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, “la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”).

Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, “la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, ya citada).

IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, 01/09/2006 43.48 precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error o confusión. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza en- GACETA OFICIAL tre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que 01/09/2006 44.48 debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud.

V. Modificación de la solicitud de registro En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.

De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. GACETA OFICIAL Los segundos, en el contexto del artículo 89 de la Decisión 344, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.

La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.

(Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195 de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO). El citado artículo 89, en su segundo párrafo determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento se tramitará, en todo caso, de conformidad con lo determinado en el artículo 91 de la Decisión 344 que dispone, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente la solicitud no cumpliese con alguno de los requisitos formales exigidos por la mencionada Decisión 344, se debe notificar al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad.

Este plazo podrá ser prorrogable por treinta (30) días hábiles por una sola vez, si dentro de este término no se subsanaron las irregularidades, se rechazará la solicitud. Este incidente procedimental no genera pérdida de la prioridad alcanzada con la presentación de la solicitud de registro, a menos que el solicitante deje transcurrir el plazo concedido sin subsanar las irregularidades formales advertidas por la Oficina Nacional Competente.

Con relación a la modificación de la solicitud de registro, de reunir las formalidades establecidas para la presentación de una solicitud de registro 01/09/2006 45.48 de marca, ésta será entonces publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Decisión 344, abriéndose con dicha publicación el lapso también de treinta días hábiles subsiguientes, para que cualquier persona que tenga legítimo interés presente observaciones al registro del signo solicitado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO. - La forma o envase tridimensional de un producto, entendido como un cuerpo que posee volumen, que ocupa las tres dimensiones en el espacio, y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, puede constituirse en un signo distintivo y ser registrado como marca, siempre que presente características que la diferencien suficientemente de la forma o envase usual o necesario del producto, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del mismo, y no como un simple soporte de éste, por lo que, se encuentra prohibido el registro como marca, la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva.

TERCERO. - No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL CUARTO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 89 de la Decisión 344, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca así como a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.

En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2022-2004 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento 01/09/2006 46.48 a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/09/2006 47.48 GACETA OFICIAL 01/09/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú