Año XXIII - Número 1388 Lima, 25 de agosto de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 106-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. Consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 1802004.

Actor: Sociedad UBS AG. Marca: “UBS + logo de tres llaves cruzadas (mixta)” Proceso 107-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. Consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 602004.

Actor: Sociedad UBS AG. Marca: “UBS + logo de tres llaves cruzadas (mixta)” Proceso 110-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC. Marca: “NEW SKIN” (mixta). Expediente Interno Nº 2003-00291 17 32 PROCESO 106-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. Consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 180-2004.

Actor: Sociedad UBS AG. Marca: “UBS + logo de tres llaves cruzadas (mixta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 25/08/2006 2.44 fue considerada procedente en el auto emitido el 07 de junio de 2006.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad UBS AG. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: Sociedad UNITED PARCEL OF AMERICA INC. mundo.

En la región latinoamericana los negocios incluyen la administración de reservas internacionales de los gobiernos, la asesoría financiera en los procesos de privatización, manejo de fondos públicos y privados, negocios fiduciarios y demás operaciones financieras. UBS AG mantiene representantes permanentes en el Perú, quienes actúan conforme a las normas de supervisión vigentes y están acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros. c. La sociedad UBS AG solicitó el 23 de septiembre de 1998, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo UBS + logo de tres llaves cruzadas (mixto) para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9870930.

La representación gráfica del signo es la siguiente: B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos de la demanda. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. UBS AG es una entidad bancaria organizada y constituida de acuerdo con las leyes de Suiza y con más de 125 años de tradición; mantiene operaciones en las más importantes plazas financieras alrededor del mundo.

La sigla UBS identifica ante los consumidores de los cinco continentes a una prestigiosa y famosa institución bancaria suiza, la cual se ubica entre los 4 primeros bancos más grandes del mundo. b. Su destacada posición en el sistema bancario internacional incluso ha sido reconocida por el Banco de Reserva de la República del Perú, organismo que acredita a UBS como banco de primera categoría en el territorio peruano y para los efectos de ley.

Actualmente tiene representaciones estables en más de cincuenta países a través del d. El 22 de marzo de 1999, la sociedad PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de la siguiente marca: • UPS (denominativa), para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado 9713. e. El INDECOPI, mediante Resolución N° 130941999/OSD-INDECOPI del 25 de noviembre de 1999, declaró fundada la observación formulada por la sociedad PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. y denegó el registro solicitado. f. El 21 de diciembre de 1999, la sociedad UBS AG interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 13094-1999/OSD-INDECOPI del 25 de noviembre de 1999. g. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1135-2000/TPI- GACETA OFICIAL INDECOPI de 9 de octubre de 2000, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. h. El 21 de diciembre de 2000, la sociedad UBS AG, mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez de la Resolución N° 1135-2000/TPI-INDECOPI del 9 de octubre de 2000. i. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 18 de julio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta. j. La sociedad UBS AG. interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos: a. Con la Resolución expedida por el INDECOPI se desconoció la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París, y una violación a este Convenio presupone el incumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio –OMC, pues a través de la interpretación que hizo el INDECOPI concluyó que las circunstancias de hecho relevantes únicamente son aquellas que ocurren en territorio peruano y no las que se presentan a nivel internacional; dado que la norma indica que se “deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca..”, un tribunal administrativo no puede interpretar su sentido en forma diversa, menos cuando la OMPI señala: “Las autoridades competentes del país en que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo (de registrabilidad de la marca) de las circunstancias que concurren en otros países”.

(Guía para la aplicación del Convenio de París). b. Además, no es un hecho controvertido que los signos en conflicto amparen servicios prestados por instituciones muy prestigiosas; no 25/08/2006 3.44 se advirtió sobre la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, lo que ha sido reconocido por la propia observante, ni sobre el poder distintivo que detentan nuestra marca UBS + logo de tres llaves cruzadas y la marca observante, y tal desconocimiento lleva, a la vez, al incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la OMC.

Igualmente, al establecer el supuesto riesgo de confusión se hizo un errado análisis. c. Alude al tema de la publicidad a nivel mundial, para decir que ambas compañías han debido hacer grandes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar las respectivas marcas, y no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo. d. Igualmente, al hecho de que ambas marcas son “marcas de la casa”, clasificación doctrinaria que atañe a la asociación que hacen siempre los consumidores a cierta denominación con un determinado fabricante, sin importar el producto o servicio de que se trate.

La marca UBS + logo de tres llaves cruzadas compartiendo la calidad de “marca de casa”, no puede provocar confusión en el público consumidor. e. La publicidad de la marca UBS + logo de tres llaves a nivel mundial, llega al territorio peruano a través de diferentes medios, como pueden ser los canales de cable, diarios, internet o revistas internacionales. f. No existen semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto.

En este punto el INDECOPI no evaluó correctamente los criterios de registrabilidad, dado que, no obstante atendió las circunstancias de hecho que permitían concluir que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto nunca se podría producir, negó el registro del signo. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 1. El Tribunal del INDECOPI consideró que la demanda es inconsistente porque en ella se argumenta que conforme a lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París, el registro solicitado debió concederse; con dicho argumento la actora interpreta la norma aisladamente, porque ésta se refiere a condiciones de registro y a la independencia de la protección de una misma marca en varios países, lo cual constituye una ratificación del principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, principio que en el campo de la propiedad industrial tiene dos implicaciones fundamentales: o Que la ley nacional establece las condiciones de adquisición, contenido y extinción de los derechos, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales y regionales. o Que la protección que la ley otorga se encuentra limitada al territorio de un determinado Estado.

Y de todas maneras, la misma norma citada como violada señala como uno de los casos para rehusar el registro “cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país en donde la protección se reclama”. 2. De otro lado, la empresa demandante no aportó prueba alguna dentro de la actuación que permitiera acreditar una circunstancia de hecho que fuera capaz de hacer desaparecer el riesgo de confusión entre las marcas, porque tendría que probar que los signos en conflicto se han utilizado simultáneamente y durante un período largo para distinguir servicios de la clase 38 sin confusión alguna. 3.

El artículo 6 quinquies, Sección B, numeral 1 del Convenio de París, establece que no se otorgará el registro de una marca cuando sea capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama, como precisamente ocurre con la marca solicitada por la empresa demandante. 4. Y finalmente, en relación con el examen de confundibilidad señala que de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la semejanza entre dos marcas será impedimento para el registro cuando ésta se pre- 25/08/2006 4.44 senta en grado tal que sea capaz de inducir a error o confusión al público consumidor. 5.

La marca registrada distingue servicios de la clase 38 y el signo solicitado pretende amparar servicios de la misma clase: servicios de telecomunicaciones, incluyendo transmisión remota de información, servicios de información con la ayuda de medios de telecomunicaciones, manejo de relaciones de clientes y terceros con la ayuda de medios de telecomunicaciones, manejo de relaciones de clientes y terceros con la ayuda de medios de telecomunicaciones, incluyendo servicios de teléfono y videotexto. 6.

Dadas las semejanzas en el plano fonético y la identidad de los servicios que distinguen los signos, el solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en la norma comunitaria citada. b. Por parte del tercero interesado. La Sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. contestó la demanda con los siguientes argumentos: “De la misma forma la demanda incoada debe ser declarada infundada en razón que a simple vista se puede percibir que entre las marcas en conflicto, UBS y logotipo (solicitada) y UPS (Registrada a favor de mi representada), hay un notorio parecido tanto gráfico como fonético y además están destinadas a proteger los mismos productos (sic) ubicados en la Clase 38 de la N.O.”. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia del 18 de julio de 2003, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “OCTAVO: Que del análisis de autos resulta evidente que las marcas en conflicto están destinadas a distinguir servicios que pertenecen a la clase treintiocho de nomenclatura oficial (sic), lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos, más aún cuando las marcas “UBS y logotipo” y “UPS” cuentan GACETA OFICIAL 25/08/2006 5.44 con evidentes semejanzas en el plano fonético que determinan que su coexistencia pueda inducir a error o confusión al consumidor. marcas en conflicto y en un examen comparativo, sumamente superficial de las mismas (…)”.

NOVENO: Que, desde el punto de vista fonético ambas marcas coinciden en la vocal inicial U y en la consonante final S, tan solo difieren de las consonantes intermedias B y P, representadas ambas por sonidos de articulación bilabial muy parecidos. 2. Las marcas en conflicto no pueden llevar al consumidor a error o confusión.

DÉCIMO: Que, la demandante se ha limitado a demostrar la utilización de la marca “UBS” para distinguir servicios financieros, correspondientes a la clase treintiséis (sic) de Nomenclatura Oficial, y no ha presentado medio probatorio alguno durante el procedimiento administrativo que permita a la marca UBS distinguir los servicios de la clase treintiocho de la Nomenclatura Oficial que ahora pretende registrar, por lo que no existe prueba alguna que permita desvirtuar que las marcas en conflicto están destinadas a distinguir los mismos servicios y que sin (sic) confundibles fonéticamente.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en tal sentido no resulta factible la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto, sin inducir al público consumidor a que lo asocien con el origen empresarial de los mismos, por lo que las marcas en conflicto se encuentran incursas en la prohibición de registro establecido en el artículo 83 inciso b) de la decisión trescientos cuarenticuatro concordante con el artículo 139 inciso b) del Decreto Legislativo 823". 5.

Recurso de apelación contra la sentencia de 18 de julio de 2003, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La sociedad UBS AG interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia argumentando: II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículo 6 quinquies, Sección c y c-1, numerales 1), 2) y 3), y Sección b), numeral 1 del Convenio de París; artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y artículo 2, numeral 1 del Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Se interpretará el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento en que se solicitó el registro de la marca UBS + logo de 3 llaves cruzadas. Las demás normas solicitadas no se interpretarán, ya que no corresponden al ordenamiento comunitario andino. Además, se interpretará de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) 1.

“(…) La sentencia apelada en ningún momento repara sobre las circunstancias de hecho, expuestas en nuestro escrito de demanda y reconocidas por el Dictamen Fiscal …, limitándose a emitir un fallo incompleto, basado únicamente en supuestas semejanzas gráfico–fonéticas entre las Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 25/08/2006 6.44 los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

Artículo 82 (…) “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. B. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. C. La marca notoriamente conocida y de la prueba de la notoriedad.

D. La coexistencia de marcas idénticas o similares. E. La relación jerárquica entre el derecho comunitario andino y las demás normas de derecho internacional. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; A. Requisitos para el registro de las marcas. la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

GACETA OFICIAL La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. 25/08/2006 7.44 el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso N° 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del pro2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL ducto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso N° 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su indivi- 25/08/2006 8.44 dualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido 4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 25/08/2006 9.44 artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuer- GACETA OFICIAL do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 25/08/2006 10.44 en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de 5 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El ele6 7 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 25/08/2006 11.44 mento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” “(Proceso 26-IP-98, Interpretación Prejudicial publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”.

(Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones, como se anotó, el elemento gráfico es el predominante.

De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones con- GACETA OFICIAL 25/08/2006 12.44 frontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 8 “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 9 Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca denominativa “UPS” y el signo mixto “UBS + logo de tres llaves cruzadas”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

C. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d), del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 9 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.

(Proceso N° 23-IP-96. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998). “En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial, de 27 de abril de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 674 de 31 de mayo de 2001). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. 25/08/2006 13.44 cido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 12 El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 10 c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 11 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha estable- 10 11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” D. DE LA COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES Como quiera que en el caso bajo estudio la demandante alega que las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado sin que se haya presentado riesgo de confusión, se hace necesario estudiar el fenómeno de la coexistencia de hecho de signos idénticos o similares. 12 ZUCCHERINO Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003). Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. E. RELACIÓN JERÁRQUICA ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y LAS DEMÁS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL.

En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación se discute la aplicación al caso concreto del Convenio de París y de las normas de la OMC. Por tal motivo se hace necesario precisar las relaciones jerárquicas entre el Derecho Comunitario Andino y las demás normas de derecho internacional. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia 25/08/2006 14.44 Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, dentro de las cuales se encuentran las de la Organización Mundial de Comercio, y en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. Respecto de la preeminencia del derecho comunitario frente a las normas de derecho internacional y especialmente respecto de las normas de la OMC, el Tribunal ha manifestado: “El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella.

Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”. (Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206 de 13 de junio de 2005).

Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo co- GACETA OFICIAL herente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). 25/08/2006 15.44 para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

Conforme a lo anterior, el juez consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo mixto UBS + logo de 3 llaves cruzadas y la marca denominativa UPS.

TERCERO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las mar- GACETA OFICIAL cas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

CUARTO

QUINTO: Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos signos hayan coexistido no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad respectivo.

En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las 25/08/2006 16.44 demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 1802004, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta gena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 25/08/2006 17.44 PROCESO 107-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. Consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 60-2004.

Actor: Sociedad UBS AG. Marca: “UBS + logo de tres llaves cruzadas (mixta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 07 de junio de 2006.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad UBS AG. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero interesado: Sociedad UNITED PARCEL OF AMERICA INC. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Los hechos de la demanda. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la soli- citud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. UBS AG es una entidad bancaria organizada y constituida de acuerdo con las leyes de Suiza y con más de 125 años de tradición; mantiene operaciones en las más importantes plazas financieras alrededor del mundo.

La sigla UBS identifica ante los consumidores de los cinco continentes a una prestigiosa y famosa institución bancaria suiza, la cual se ubica entre los 4 primeros bancos más grandes del mundo. b. Su destacada posición en el sistema bancario internacional incluso ha sido reconocida por el Banco de Reserva de la República del Perú, organismo que acredita a UBS como banco de primera categoría en el territorio peruano y para los efectos de ley.

Actualmente tiene representaciones estables en más de cincuenta países a través del mundo. En la región latinoamericana los negocios incluyen la administración de reservas internacionales de los gobiernos, la asesoría financiera en los procesos de privatización, manejo de fondos públicos y privados, negocios fiduciarios y demás operaciones financieras.

UBS AG mantiene representantes permanentes en el Perú, quienes actúan conforme a las normas de supervisión vigentes y están acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros. c. La sociedad UBS AG solicitó el 25 de septiembre de 1998, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo UBS + logo de tres llaves cruzadas (mixto) para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional GACETA OFICIAL de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9871038.

La representación gráfica del signo es la siguiente: 25/08/2006 18.44 DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. k. La sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC., mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. d. El 22 de marzo de 1999, la sociedad PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de la siguiente marca: • UPS (denominativa), para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado 9712. e. El INDECOPI, mediante Resolución N° 10172000/OSD-INDECOPI del 31 de enero de 2000, declaró fundada la observación formulada por la sociedad PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. y denegó el registro solicitado. f. El 1 de marzo de 2000, la sociedad UBS AG interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 1017-2000/OSD-INDECOPI del 31 de enero de 2000. g. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1132-2000/TPI-INDECOPI de 9 de octubre de 2000, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. h. El 21 de diciembre de 2000, la sociedad UBS AG, mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez de la Resolución N° 1132-2000/TPI-INDECOPI del 9 de octubre de 2000. i. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 26 de junio de 2003, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, la invalidez de la Resolución N° 1132-2000/TPI-INDECOPI. j. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos: a. Con la Resolución expedida por el INDECOPI se desconoció la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París, y una violación a este Convenio presupone el incumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio –OMC, pues a través de la interpretación que hizo el INDECOPI concluyó que las circunstancias de hecho relevantes únicamente son aquellas que ocurren en territorio peruano y no las que se presentan a nivel internacional; dado que la norma indica que se “deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca..”, un tribunal administrativo no puede interpretar su sentido en forma diversa, menos cuando la OMPI señala: “Las autoridades competentes del país en que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo (de registrabilidad de la marca) de las circunstancias que concurren en otros países”.

(Guía para la aplicación del Convenio de París). b. Además, no es un hecho controvertido que los signos en conflicto amparen servicios prestados por instituciones muy prestigiosas; no se advirtió sobre la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, lo que ha sido reconocido por la propia observante, ni sobre el poder distintivo que detentan nuestra marca UBS + logo de tres llaves cruzadas y la marca observante, y tal desconocimiento lleva, a la vez, al incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la OMC.

Igualmente, al establecer el supues- GACETA OFICIAL to riesgo de confusión se hizo un errado análisis. c. Alude al tema de la publicidad a nivel mundial, para decir que ambas compañías han debido hacer grandes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar las respectivas marcas, y no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo. d. Igualmente, al hecho de que ambas marcas son “marcas de la casa”, clasificación doctrinaria que atañe a la asociación que hacen siempre los consumidores a cierta denominación con un determinado fabricante, sin importar el producto o servicio de que se trate.

La marca UBS + logo de tres llaves cruzadas compartiendo la calidad de “marca de casa”, no puede provocar confusión en el público consumidor. e. La publicidad de la marca UBS + logo de tres llaves a nivel mundial, llega al territorio peruano a través de diferentes medios, como pueden ser los canales de cable, diarios, internet o revistas internacionales. f. No existen semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto.

En este punto el INDECOPI no evaluó correctamente los criterios de registrabilidad, dado que, no obstante atendió las circunstancias de hecho que permitían concluir que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto nunca se podría producir, negó el registro del signo. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: 1. El Tribunal del INDECOPI consideró que la demanda es inconsistente porque en ella se argumenta que conforme a lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París, el registro solicitado debió concederse; en dicho argumento la actora interpreta la norma aisladamente, porque ésta 25/08/2006 19.44 se refiere a condiciones de registro y a la independencia de la protección de una misma marca en varios países, lo cual constituye una ratificación del principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, principio que en el campo de la propiedad industrial tiene dos implicaciones fundamentales: ƒ Que la ley nacional establece las condiciones de adquisición, contenido y extinción de los derechos, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales y regionales. ƒ Que la protección que la ley otorga se encuentra limitada al territorio de un determinado Estado.

Y de todas maneras, la misma norma citada como violada señala como uno de los casos para rehusar el registro “cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país en donde la protección se reclama”. 2. De otro lado, la empresa demandante no aportó prueba alguna dentro de la actuación que permitiera acreditar una circunstancia de hecho que fuera capaz de hacer desaparecer el riesgo de confusión entre las marcas, porque tendría que probar que los signos en conflicto se han utilizado simultáneamente y durante un período largo para distinguir servicios de la clase 35 sin confusión alguna. 3.

El artículo 6 quinquies, Sección B, numeral 1 del Convenio de París, establece que no se otorgará el registro de una marca cuando sea capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama, como precisamente ocurre con la marca solicitada por la empresa demandante. 4. Y finalmente, en relación con el examen de confundibilidad señala que de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la semejanza entre dos marcas será impedimento para el registro cuando ésta se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error o confusión al público consumidor. 5.

La marca registrada distingue servicios de la clase 35 y el signo solicitado pretende amparar servicios de la misma clase: asesoramien- GACETA OFICIAL 25/08/2006 20.44 to en la organización y administración de empresas, trabajos de oficina, asignación o delegación de órdenes relacionadas con la publicidad y propaganda, auspicio de tipo publicitario (auspicio para fines publicitarios) en los campos de cultura, deportes e investigación. 5.

Recurso de apelación contra la sentencia de 26 de junio de 2003, proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. 6. Dadas las semejanzas en el plano fonético y la identidad de los servicios que distinguen los signos, el solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en la norma comunitaria citada. La sociedad UNITED PARCEL OF AMERICA INC. interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, argumentando lo siguiente: b. Por parte del tercero interesado.

La Sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. contestó la demanda con los siguientes argumentos: “De la misma forma la demanda incoada debe ser declarada infundada en razón que a simple vista se puede percibir que entre las marcas en conflicto, UBS y logotipo (solicitada) y UPS (Registrada a favor de mi representada), hay un notorio parecido tanto gráfico como fonético y además están destinadas a proteger los mismos productos ubicados en la Clase 35 de la N.O.”. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia del 26 de junio de 2003, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “Décimo Sétimo.- Que, en consecuencia, la Sala de Propiedad Intelectual al confirmar la Resolución Número mil diecisete - 2000 / OSD – INDECOPI de fecha treintiuno de Enero de dos mil, que declara fundada la observación formulada por el United Parcel Service América Inc. y deniega la solicitud de registro de marca de servicio presentada por la actora, se encuentra incursa en la causal de nulidad prevista por el inciso b) del artículo cuarentitrés (sic) de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, al haber sido emitida sin tener en cuenta lo dispuesto por la Sección C del artículo seis quinquies del Convenio de París”. a. Por parte de UNITED PARCEL OF AMERICA INC. ƒ La similitud gráfica entre los signos en conflicto es evidente.

Fonéticamente hablando también existe similitud innegable y la coexistencia en el mercado sería susceptible de causar confusión en el público consumidor. ƒ Los signos en conflicto distinguen la misma clase de productos de la Nomenclatura Oficial. b. Por parte de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI señala: ƒ Los signos UBS y UPS poseen nivel gráfico y fonético y una información general semejante. ƒ En la primera instancia no se tomó en cuenta que en materia de marcas es irrelevante el giro comercial al que se dedican las empresas cuyos signos se confrontan, pues lo que debe evaluarse en el examen de confusión es la lista de productos o servicios que identifican tanto el signo solicitado como la marca registrada.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de la presente interpretación es el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento en que se solicitó el registro del signo UBS + logo de 3 llaves cruzadas. Además, se interpretará de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para 25/08/2006 21.44 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

(…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios. a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” GACETA OFICIAL IV.

CONSIDERACIONES. 25/08/2006 22.44 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… A. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. B. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. C. La marca notoriamente conocida y de la prueba de la notoriedad. D. La coexistencia de marcas idénticas o similares. E. La relación jerárquica entre el derecho comunitario andino y las demás normas de derecho internacional.

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) A. Requisitos para el registro de las marcas. la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL 25/08/2006 23.44 signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso N° 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso N° 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2. La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpreta-ción prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 25/08/2006 24.44 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través GACETA OFICIAL del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 25/08/2006 25.44 La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es proce5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL dente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: 6 7 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 25/08/2006 26.44 “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación Prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004 Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos GACETA OFICIAL 25/08/2006 27.44 de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). … han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. … la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. … en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 8 Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 9 Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca denominativa “UPS” y el signo mixto “UBS + logo de tres llaves cruzadas”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

C. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d), del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 9 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL 25/08/2006 28.44 los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 10 parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comer-cialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. (Proceso N° 23-IP-96. Interpretación Prejudicial de 21 de abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998).

“En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”. (Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 674 de 31 de mayo de 2001).

“ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 11 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 12 El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; 10 La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por 11 12 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” D. DE LA COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES.

Como quiera que en el caso bajo estudio la demandante alega que las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado sin que se haya presentado riesgo de confusión, se hace necesario estudiar el fenómeno de la coexistencia de hecho de signos idénticos o similares. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003). Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. 25/08/2006 29.44 E. RELACIÓN JERÁRQUICA ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y LAS DEMÁS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL.

En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación se discute la aplicación al caso concreto del Convenio de París y de las normas de la OMC. Por tal motivo se hace necesario precisar las relaciones jerárquicas entre el Derecho Comunitario Andino y las demás normas de derecho internacional. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, dentro de las cuales se encuentran las de la Organización Mundial de Comercio, y en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. Respecto de la preeminencia del derecho comunitario frente a las normas de derecho internacional y especialmente respecto de las normas de la OMC, el Tribunal ha manifestado: “El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella.

Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los orde- GACETA OFICIAL namientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”. (Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206 de 13 de junio de 2005).

Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 25/08/2006 30.44 PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el GACETA OFICIAL gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. Conforme a lo anterior, el juez consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo mixto UBS + logo de 3 llaves cruzadas y la marca denominativa UPS.

TERCERO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

CUARTO: Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos signos hayan coexistido no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad respectivo. 25/08/2006 31.44 QUINTO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 602004, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 25/08/2006 32.44 PROCESO 110-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC. Marca: “NEW SKIN” (mixta). Expediente Interno Nº 2003-00291. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau Lafont de Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 17 de mayo de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 7 de junio de 2006. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC. La parte demandada la constituyen: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad INTERMARKETING EXPRESS LTDA. 1.2. Acto demandado La sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC., plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Resolución Nº 19086, de 24 de junio de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió conceder el registro del signo “NEW SKIN” (mixto), solicitado por la sociedad INTERMARKETING EXPRESS LTDA., para distinguir “productos cosméticos dedicados a la belleza femenina” comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como consecuencia de lo anterior solicita, adicionalmente, que se ordene la cancelación del registro de la marca “NEW SKIN” (mixta), clase 3; y, que se comunique el contenido de la sentencia a la mencionada Superintendencia, para los fines pertinentes. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 18 de diciembre de 2001, la sociedad INTERMARKETING EXPRESS LTDA., solicitó el registro del signo “NEW SKIN” (mixto), como marca que distinga “productos cosméticos dedicados a la belleza femenina”, productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 1 Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

GACETA OFICIAL - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 512, de 30 de enero de 2002. - El 3 de abril de 2002, la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC., presentó oposición a la solicitud, argumentando ser titular en Colombia de las marcas: “NU SKIN”, Certificado de Registro Nº 226.641, que identifica productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente desde el 9 de diciembre de 1999 hasta el 9 de diciembre de 2009 (diez años); y, “NU SKIN”, Certificado de Registro Nº 187.944, que identifica productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, 2 vigente hasta el 29 de julio de 2006; - El 24 de junio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 19086, que concedió el registro de signo solicitado “NEW SKIN” (mixto), a favor de INTERMARKETING EXPRESS LTDA. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC., domiciliada en Estados Unidos de América, manifiesta que fundamentó su demanda conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, transcribiendo dicha norma; además de considerar como violados los artículos 150 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, todos ellos, a su decir, por falta de aplicación. Estima la violación del artículo 150 de la aludida Decisión expresando que “Significa el anterior artículo que habiéndose o no presentado observaciones contra la solicitud de un registro de marca, debe proceder la oficina nacional competente, en este caso la Superintendecia de Industria y Comercio, a realizar un examen de registrabilidad del signo. Este examen de carácter obligatorio, no se trata de otra cosa que de 2 Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. 25/08/2006 33.44 un estudio de fondo de la solicitud hecha, para determinar si el signo es o no registrable a la luz de las disposiciones que sobre registrabilidad consagra la Decisión citada, verbigracia el literal a) del artículo 136 ibídem”.

Continúa sosteniendo que la marca solicitada “(…) estaba indudablemente incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 referido, por lo que se concluye que la entidad demandada no realizó el examen de registrabilidad ordenado por el artículo 150 transcrito, en tanto que para la fecha de la solicitud de registro marcario referida, ya existía otra marca registrada, en cabeza de un tercero, que imposibilitaban a la entidad demandada a otorgar el registro a la marca NEW SKIN en la clase 3 internacional.

No obstante lo anterior, la Superintendencia otorgó el registro mediante un acto administrativo violatorio de la ley”. Realiza un análisis sobre la identidad o semejanza entre las marcas en conflicto afirmando que “La marca NEW SKIN” (mixta), ilegalmente registrada, sí es similar hasta el punto de inducir al público a error con la marca anteriormente registrada por un tercero, NU SKIN, desde los aspectos gráfico, fonético y conceptual.” Con relación a que ambas marcas distingan los mismos productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, indica que “Es claro entonces que la marca previamente registrada NU SKIN, cubre todos los productos de la marca ilegalmente registrada NEW SKIN, por lo que hay lugar a confusión entre las marcas por distinguir estas (sic) productos iguales (cosméticos) pertenecientes a la misma clase 3 internacional”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Sobre las pretensiones del demandante expone las siguientes excepciones: GACETA OFICIAL 1. Legalidad de los actos administrativos acusados: “se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría (sic), garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. 2.

Presunta violación del artículo 150 de la Decisión 486: Asevera que no se ha violado esta norma y que, por el contrario, se ajustó a sus mandatos. 3. Aplicación del artículo 134 de la Decisión 486: Manifiesta que “(…) es evidente que, las palabras NEW SKIN + GRAFICA, son susceptibles de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante, no careciendo de fuerza distintiva por cuan-to al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘NEW SKIN + GRÁFICA’ (solicitada), y ‘NU SKIN’ (registrada) resulta indudable que no presentan similitudes fonéticas, que claramente le otorgan a la marca solicitada, la distintividad suficiente para cumplir con su función dife-renciadora en el mercado”. 4.

Presunta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486: Expresa que en las letras del signo solicitado a registro “(…) al ser pronunciadas son percibidas por el consumidor de un modo diverso, dado lo disímil de su respectiva escritura y sonoridad, de tal forma que de ninguna manera se encuentra riesgo alguno de confusión entre a (sic) ellas”.

Finalmente, indica que “los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado La sociedad INTERMARKETING EXPRESS LTDA. considerada como tercero interesado en esta causa no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO: 25/08/2006 34.44

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de junio de 2005.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por la consultante, éstos son: 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo NEW SKIN (mixto).

El Tribunal considera conveniente extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 134 de la misma Decisión, todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. GACETA OFICIAL Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 25/08/2006 35.44 3. CONSIDERACIONES e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; Clases de marcas: Marcas Denominativas Compuestas y Mixtas, Comparación entre marcas en conflicto; Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza;

Riesgo de confusión: directa e indirecta; Reglas para realizar el cotejo marcario; Signos en idioma extranjero; Procedimiento para el examen de registrabilidad: concesión o denegación del registro, debida motivación. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;

( ) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

( ) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

(…) La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas Compuestas; y Mixtas. Comparación entre marcas en conflicto. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las 25/08/2006 36.44 mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 4 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/08/2006 37.44 sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 5 “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: Este Tribunal al respecto ha señalado: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a com5 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL pararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: Confusión Directa e Indirecta Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 7 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 25/08/2006 38.44 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 8 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 9 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 10 8 9 10 7 Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/08/2006 39.44 base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 11 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 12 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

3.6. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se trata- 12 11 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ra de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 13 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. 14 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente 13 14 Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4 de septiembre de 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, p.p. 78 y 79. 25/08/2006 40.44 tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 15

3.7. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obliga15 OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 2002. p.p. 191 y 192. GACETA OFICIAL ción de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 16 Debida motivación Parte del artículo 150 de la Decisión 486 señala que: “En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Esta resolución tiene que ser, necesariamente, debidamente motivada y, además, que se expresen en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basan para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 17 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 25/08/2006 41.44 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. En la comparación que incluya una marca compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, cuál es el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de 16 17 Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para GACETA OFICIAL que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. 25/08/2006 42.44 gatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300291, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 7.

La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obli- Isabel Palacios L. SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 25/08/2006 43.44 GACETA OFICIAL 25/08/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú