Año XXIII - Número 1403 Lima, 25 de setiembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 90-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 135 literales a) y b) de la misma Decisión. Caso signo “DEPORTE INTERNACIONAL”.

Actor: sociedad EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A. Proceso interno N° 2003-00119 Proceso 95-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 81; 82, literales a) y d) de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 2224-03.

Actor: Sociedad Mc DONALD’S CORPORATION. Marca: CAJITA KING (denominativa) Proceso 120-IP-2006.-Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal b), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: HI-TEC SPORTS PLC.

Marca: “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”.

Expediente Interno N° 868-2004 9 21 PROCESO 90-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 135 literales a) y b) de la misma Decisión. Caso signo “DEPORTE INTERNACIONAL”.

Actor: sociedad EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A. Proceso interno N° 2003-00119. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, relativa a los artículos 134, 135 literal e), 150 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2003-00119.

El auto del 21 de junio de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio N° 0493 de 17 de abril de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos La sociedad EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A. solicitó el 11 de septiembre de 2001 el registro del signo “DEPORTE INTERNACIONAL” como marca, para identificar –conforme lo señala el consultante– “revistas, periódicos, publicaciones, todo tipo de impresiones, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, incluidos en la clase 16 internacional (…)”.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones al registro del signo por parte de terceros. Mediante Resolución 23066, del 25 de julio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió “negar el registro de la marca DEPORTE INTERNACIONAL”, ante lo cual la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por medio de la Resolución 38508 del 28 de noviembre de 2002 emanada de la misma autoridad administrativa, al resolver el recurso de reposición, se confirmó “en todas sus partes la Resolución 23066 (…)”; y, por Resolución 42438 del 27 de diciembre de 2002, la Superintendente Delegada para la Propiedad 25/09/2006 2.44 Industrial (E) “decidió el recurso de apelación interpuesto, en el sentido de confirmar la Resolución número 23066 de 2002”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora indica, según el resumen efectuado por el juez consultante, que la Administración violó el artículo 134 de la Decisión 486 puesto que el signo “DEPORTE INTERNACIONAL” es apto y suficientemente distintivo y representativo para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial de Niza; que “la Superintendencia ha violado lo que jurisprudencial y doctrinalmente se ha denominado como signos evocativos o sugestivos, los cuales deben ser examinados de manera integral e indivisible, como quiera que tal entidad afirma que con el registro de la marca DEPORTE INTERNACIONAL se está haciendo referencia directa al servicio”; que “El signo objeto de controversia, no describe la especie ni las características ni las aptitudes para su uso, es decir, no sugiere la calidad ni la especie de los productos a los que se aplica”.

Al respecto, en su demanda sostiene la actora que el desconocimiento de la citada disposición normativa se plasma en la medida que la Superintendencia “considera que se puede concluir que el consumidor hará referencia directa con el servicio toda vez que al leer DEPORTE INTERNACIONAL, sabrá a ciencia cierta que el producto consistirá en una publicación de deporte”.

Asimismo, indica el Juez consultante que, según la actora, se ha infringido el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio incurre en una equivocación al afirmar que lo que se pretende registrar son servicios “toda vez que en la solicitud se hizo referencia (…) al registro de productos, concretamente los comprendidos en la clase 16 (…)”; que la marca “DEPORTE INTERNACIONAL” se encuentra registrada en otros países tales como “Ecuador, Perú, Venezuela (…) y que en la legislación de estos se encuentra igualmente consagrada la prohibición de registro de marcas genéricas, no obstante allí se permitió el registro de la marca en litigio”.

En su demanda manifiesta la actora que “ ‘DEPORTE INTERNACIONAL’, no es un signo que EXCLUSIVAMENTE indique los productos que distingue como erradamente se sostiene en la decisión impugnada pues se trata de un signo compuesto por una especial combinación de pala- GACETA OFICIAL 25/09/2006 3.44 bras indivisibles, cuya pronunciación y presentación denotan el carácter novedoso y fantástico de la marca”; que es importante tener en cuenta que los productos que pretende amparar el signo debatido “NO SON artículos para deportistas, sino productos de papelería, revistas, carteles, calendarios, cancioneros, y otros comprendidos en la clase 16 internacional”; que el signo “realmente SUGIERE y EVOCA, lo que los consumidores eventualmente pueden encontrar en el producto, es por ello que el signo NO ES DESCRIPTIVO, pues de ninguna manera describe los productos que distingue”; que tampoco consiste el signo “exclusivamente en una indicación genérica de los productos que distingue, tal como quedo (sic) demostrado anteriormente.

Además, no describe la especie ni las características ni las aptitudes para uso”; y que el signo puede ser sugestivo o evocativo “del contenido de la revista, si es el caso o del productos (sic) de clase 16 o sea que el consumidor, va a encontrar los temas relacionados con el deporte y con el deporte internacional (…)”. derecho al uso exclusivo del signo “DEPORTE INTERNACIONAL”, los terceros no podrían utilizar “la expresión para resaltar las características de los productos que suministran”; que ello también “constituiría una ventaja competitiva frente a los consumidores, por cuanto podrían verse motivados a adquirir el producto por la información que proporciona”; y que los registros marcarios concedidos en otros países corresponden a supuestos “de hecho y de derecho distintos y por lo tanto a los que no se les puede hacer parangón alguno con la legislación colombiana”.

Finalmente, indica el consultante que según la parte actora, “con la expedición de las resoluciones demandadas se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, como quiera que al registro de la marca debe preceder el examen de registrabilidad”; y que también se alega la violación del artículo 278 ibidem “en lo referente a la inaplicación de la norma en el sentido de omitir la obligación de dar seguridad jurídica y uniformidad a las decisiones de los países miembros, dado que rompe con la garantía de la mejor aplicación de las disposiciones, profiriendo una decisión contraria a las expedidas en los mencionados países”.

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme lo manifiesta el resumen del Juez consultante, manifiesta en su contestación a la demanda que el signo “DEPORTE INTERNACIONAL” se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 puesto que “indica de manera clara, inmediata y directa las características propias de los temas que se van a tratar en las revistas”; razón por la cual se ha considerado que el signo “no tiene aporte de distintividad que lo haga susceptible de registro marcario”; que de concederse el

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal e), 150 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo “DEPORTE INTERNACIONAL” como marca, fue presentada el 11 de septiembre de 2001, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto, se encuentran sometidos a las disposiciones de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 134, 135 literal e), y 150; y, conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, por ser aplicable al caso concreto, corresponde interpretar, de oficio, el artículo 135, literales a) y b), de la misma Decisión 486.

GACETA OFICIAL No se interpretará la norma del artículo 278 solicitado por el Juez Consultante por no ser pertinente, dado que corresponde a obligaciones asumidas por los Países Miembros que no son invocables por particulares conforme a reiterada jurisprudencia del Organismo; Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 25/09/2006 4.44 para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”;

(…). (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: a) las palabras o combinación de palabras; I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin GACETA OFICIAL de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77). 25/09/2006 5.44 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “DEPORTE INTERNACIONAL” cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión GACETA OFICIAL de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. II.

Irregistrabilidad de signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo por un consumidor medio– es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a es- 25/09/2006 6.44 tablecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N° 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995). III. Irregistrabilidad de signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-03, publicado en la G.O.A.C. N° 917, del 10 de abril de 2003, caso “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.”). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, caso “LASER”). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo “DEPORTE INTERNACIONAL” resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue. GACETA OFICIAL IV. Las marcas evocativas Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Proceso 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

V. Los signos compuestos Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, caso “BOLIN BOLA”). En el supuesto de solicitarse el registro como marca de una denominación compuesta, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten de distintividad suficiente. 25/09/2006 7.44 VI. Examen de registrabilidad de un signo como marca El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 de la misma Decisión, sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las mismas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 de 2 de abril de 2003, caso “CONSTRUIR Y DISEÑO”). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen los requisitos de registrabilidad, esto es el artículo 134 de la Decisión 486, y las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 ibídem.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad GACETA OFICIAL 25/09/2006 8.44 con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

Además, el signo no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00119, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

CUARTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado, transmitiendo a la mente del consumidor o usuario una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.

QUINTO: A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de la denominación compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 25/09/2006 9.44 PROCESO 95-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 81; 82, literales a) y d) de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 2224-03.

Actor: Sociedad Mc DONALD’S CORPORATION. Marca: CAJITA KING (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de junio de 2006.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: Demandados: Sociedad Mc DONALD’S CORPORATION. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

Tercero interesado: Sociedad BURGER KING CORPORATION. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La sociedad BURGER KING CORPORATION solicitó el 7 de marzo del 2000, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca CAJITA KING (denominativa) para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 102066-2000. b. El 25 de abril de 2000 la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de la marca de CAJITA FELIZ (denominativa), para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado N. 3166 c. El INDECOPI, mediante Resolución N° 116092000/OSD-INDECOPI del 29 de septiembre del 2000, declaró infundada la observación formulada por la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION y otorgó el registro como marca de servicio del signo CAJITA KING (denominativa). d. El 27 de octubre del 2000, la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 116092000/OSD-INDECOPI del 29 de septiembre del 2000. e. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, GACETA OFICIAL mediante Resolución N° 473-2001/TPI-INDECOPI de 02 de Mayo del 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. f. El 15 de julio del 2001, la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 473-2001/TPI-INDECOPI de 02 de mayo del 2001 dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, y de la Resolución No. 11609-2000/OSD-INDECOPI. g. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia de 09 de junio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta. h. La sociedad Mc DONALD’S CORPORATION, mediante escrito radicado el 20 de agosto del 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos que consagran los requisitos de registrabilidad de las marcas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. La sociedad Mc DONALD‘S CORPORATION es titular de la marca CAJITA FELIZ (denominativa), para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Perú bajo el certificado N° 3166. b. Que existe confusión entre la marca CAJITA KING cuyo registro fue concedido a la sociedad BURGER KING CORPORATION y la marca CAJITA FELIZ registrada a favor de la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION, toda vez: • Que ambas marcas están destinadas a distinguir el mismo tipo de servicios. • Que el término CAJITA no es descriptivo y, por lo tanto, no identifica ninguna carac- 25/09/2006 10.44 terística del servicio que las marcas pretenden distinguir.

Lo anterior es así, ya que ¿en todos los servicios de restaurante sirven al público la comida en algún plato o envase denominado CAJITA? ¿Es que acaso los consumidores entienden que la expresión CAJITA describe un servicio de restaurante? ¿Puede algún consumidor entrar a un restaurante de comida criolla o internacional, o a un chifa y pedir que le sirvan una cajita? • Que dichas marcas son confundibles en virtud de que comparten como término principal y característico la denominación CAJITA, a la cual se le agrega una palabra de menor capacidad distintiva como son los términos KING y FELIZ.

Lo anterior es así, ya que de acuerdo a una búsqueda On-line realizada en el INDECOPI, la palabra CAJITA la contienen sólo las marcas en conflicto, mientras las palabras KING y FELIZ conforman diversas marcas. • Las marcas en conflicto empiezan por la palabra CAJITA que es principal y característico, y finalizan en términos de menor capacidad distintiva, en los cuales las vocales acentuadas son las mismas, la letra “i” 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República de Perú. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • No existe riesgo de confusión entre dos signos por el hecho de compartir algún término en común, pues dicho riesgo debe establecerse a partir de la impresión en conjunto que los signos susciten en el consumidor.

No obstante de que los signos pueden coincidir en la mayoría de sus letras, pueden suscitar en el consumidor una impresión distinta. • Las marcas CAJITA KING y CAJITA FELIZ cuentan con suficientes diferencias en el plano fonético y gráfico que permiten su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.

GACETA OFICIAL Desde el punto de vista fonético, las marcas comparten el término CAJITA; sin embargo, se diferencian en el número de sílabas, así como de la secuencia de las vocales que conforman el signo, lo que determina una pronunciación y entonación diferente. En el aspecto gráfico, no obstante que comparten el término CAJITA, dicho vocablo va a acompañado de los términos KING y FELIZ, lo que determina que en su conjunto cada signo tenga una escritura e impresión visual distinta. • Atendiendo a la naturaleza del servicio de comida rápida que brindan Mc DONALD’S y BURGER KING y a la forma en que dicho servicio es prestado, el vocablo CAJITA no puede ser apropiado en forma exclusiva por un solo titular, ya que la expresión CAJITA alude a la forma en que estos establecimientos presentan los productos que proveen al público. b. Por parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú. No obstante que mediante auto de fecha tres de octubre del 2001, se le tuvo al Procurador Público a cargo de los asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contestando la demanda en Rebeldía por encontrarse el escrito correspondiente presentado fuera de término, el Procurador se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • Las marcas CAJITA KING y CAJITA FELIZ no son confundibles, ya que ambas marcas presentan diferencias tanto en la estructura gramatical como en su pronunciación, lo cual las hace inconfundibles ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia pacifica en el mercado. • Que el criterio de la Autoridad Administrativa al resolver el caso ha sido correcto, ya que estudió todos los posibles aspectos de confusión al cotejar las marcas en conflicto, de la siguiente manera: o Riesgo de Asociación: Este riesgo fue desvirtuado al comprobar que se trataba de 25/09/2006 11.44 signos distintos con características propias, incapaces de inducir a error al consumidor. o Apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto.

Se efectuó la comparación entre las marcas CAJITA KING y CAJITA FELIZ, determinando que la primera de ellas no se encontraba comprendida en la prohibición descrita por el art. 130 inciso a) del Decreto Legislativo. No. 823, por lo que resultaba procedente su registro. o Semejanza gráfico-fonética. Quedó plenamente establecido que desde el punto de vista fonético las marcas CAJITA KING y CAJITA FELIZ no son similares, ni capaces de inducir a confusión en el público consumidor.

Así mismo, desde el aspecto gráfico, no obstante que ambas marcas comparten en término CAJITA, provocan un impacto visual de conjunto distinto, toda vez que dichos signos tienen como extensión las palabras KING y FELIZ. c. Por parte de BURGER KING CORPORATION. La sociedad BURGER KING CORPORATION, también demandada dentro del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: • La demanda debe ser declarada infundada, ya que las resoluciones impugnadas se encuentran ajustadas a la ley, no adolecen de vicios de nulidad y han sido expedidas por autoridades competentes. • Existe una clara diferencia gráfica y fonética entre las marcas en conflicto CAJITA KING y CAJITA FELIZ, lo que permite su coexistencia y elimina el riesgo de confusión. • El término CAJITA no sólo es evocativo de una forma de presentación de algunos servicios a distinguir (restaurantes, especialmente de comida rápida), sino que además dicho vocablo se acompaña de términos adicionales muy distintos como lo son KING y FELIZ. • La sociedad Mc DONALD’S CORPORATION no aportó prueba alguna para demostrar que BURGER KING CORPORATION actuó con mala fe al solicitar el registro de la marca CAJITA KING.

GACETA OFICIAL • Que la marca CAJITA KING cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 128 del Decreto Legislativo 823 a efecto de ser susceptible de registro. 4. Fundamentos Jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 9 de junio de 2003, proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “CUARTO: Que, sobre dicho aspecto es pertinente precisar que las normas aplicables resultan ser los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo 823, Cuerpo Legal que señala ciertos criterios para establecer confundibilidad, que son: (apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, el grado de percepción del consumidor medio, la naturaleza de los productos o servicios, el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado y que el signo sea parte de una familia de marcas) y además que (tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo precedente se tendrá en cuenta lo siguiente;

La semejanza gráfico fonética; la semejanza conceptual; si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras con mayor fuerza distintiva).

QUINTO: Que, en el caso sub materia la denominación CAJITA es compartida por las compañías norteamericanas Burger King Corporation y Mc Donald’s Corporation, para los efectos de identificarse comida rápida y comida para llevar, por lo que dicha expresión no puede ser apropiada exclusivamente por un solo (sic) titular, siendo que la distintividad de tal terminología debe recaer en la impresión en conjunto es decir “CAJITA FELIZ” y “CAJITA KING”, vocablos que en su integridad resultan ser diferentes gráfica, fonética y conceptualmente hablando, incidencia que como podrá apreciarse no genera riesgo de confusión en el público consumidor, pues éste automáticamente asociara que la marca “CA- 25/09/2006 12.44 JITA KING” tiene como origen del servicio o producto a la compañía americana Burger King, lo que acarrea inexistencia de semejanza con “CAJITA FELIZ”, de la actora”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita y será objeto de interpretación son: el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretará, de oficio, el artículo 81 y 82, literales a) y d) de la mencionada Decisión 344. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…) GACETA OFICIAL 25/09/2006 13.44 d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. (…) La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar y distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

“( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) IV. CONSIDERACIONES. (…) Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). A. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

(…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). B. Comparación entre signos denominativos. C. Signos compuestos. (…) D. Signos genéricos y descriptivos La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, E. Signos evocativos.

F. Signos en idioma extranjero. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”.

Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del pro2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 25/09/2006 14.44 ducto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reco- GACETA OFICIAL 25/09/2006 15.44 nocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo enca4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL ja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medi- 25/09/2006 16.44 da en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir e identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. GACETA OFICIAL En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: 25/09/2006 17.44 que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que constituyen un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar ( )en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos CAJITA KING y CAJITA FELIZ, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

C. LOS SIGNOS COMPUESTOS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 6 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 25/09/2006 18.44 dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. criptivos y genéricos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

“(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217 de 11 de julio de 2005). El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. D. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Dado que en el caso bajo estudio la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION argumentó que la palabra CAJITA no es descriptiva en relación con los servicios de la clase 42 y, por lo tanto, no identifica ninguna características del servicio que las marcas pretenden distinguir, es necesario referirse conceptualmente a los signos des- Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

GACETA OFICIAL El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica.

E. SIGNOS EVOCATIVOS. Como quiera que en el caso bajo estudio la sociedad BURGER KING CORPORATION argumentó que el signo solicitado es evocativo de la forma de presentación de algunos servicios de la clase 42, se hace necesario tratar el tema de los signos evocativos. El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. 25/09/2006 19.44 dor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759 de 6 de febrero de 2002). Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, F. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO C O N C L U Y E: Como quiera que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra conformado por la palabra KING, vocablo en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de signos en idioma extranjero.

PRIMERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumi- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal GACETA OFICIAL alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos CAJITA KING y CAJITA FELIZ, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

TERCERO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

CUARTO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de 25/09/2006 20.44 manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

QUINTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

SEXTO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SÉPTIMO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota del producto. Además, pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.

OCTAVO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

GACETA OFICIAL 25/09/2006 21.44 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 222403, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 120-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal b), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: HI-TEC SPORTS PLC.

Marca: “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”.

Expediente Interno N° 868-2004. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elemen- tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 5 de julio de 2006. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: HI-TEC SPORTS PLC. GACETA OFICIAL 25/09/2006 22.44 La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales. denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”, para distinguir prendas de vestir en general, incluyendo zapatos, zapatillas, suelas y plantillas”, Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS. Dicha solicitud se tramitó mediante el expediente administrativo Nº 100363-2000. Signo solicitado: 1.2. Actos demandados La sociedad HI-TEC SPORTS PLC, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 1387-2001/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2001, que confirmó la Resolución Nº 4244-2001/OSD-INDECOPI, de 24 de abril de 2001, la cual declaró infundada la oposición formulada por HI-TEC SPORTS PLC y, en consecuencia, otorgó el registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”, para distinguir prendas de vestir en general, incluyéndose zapatos, zapatillas, suelas y plantillas, productos comprendidos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. El 4 de febrero de 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS solicitó el registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la 2.

El 14 de abril del 200 fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el extracto de la solicitud de registro del mencionado signo. 3. El 30 de mayo del 2000, la firma HI-TEC SPORTS PLC (Estados Unidos de América) formuló observación argumentando ser titular de las marcas Hl-TEC (certificado N° 80998) y figura de rayo (certificado N° 71137) registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, señaló que su marca HlTEC es notoriamente conocida y adjuntó documentos a fin de acreditarlo. Indicó que “el signo solicitado es similar y confundible con su marca registrada HITEC (debió decir HI-TEC), la cual se encuentra incluida dentro del signo solicitado YHITECSA, por lo que de otorgarse el registro solicitado, el público consumidor pensaría que los productos que distingue el signo solicitado son productos de su empresa”.

Mencionó que además de la similitud de los signos, distinguen la misma clase de productos y fundamentó su observación en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344. • Marca registrada: HI-TEC; y, GACETA OFICIAL • Marca registrada: figura de rayo: 25/09/2006 23.44 8. El 24 de abril del 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 4244-2000/OSD-INDECOPI, la cual declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro solicitado.

La Oficina de Signos Distintivos consideró que: 4. El 18 de agosto del 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS contestó a las observaciones de HI-TEC SPOFTS PLC señalando que “el término YHITECSA que se encuentra en el signo solicitado difiere sustancialmente de la marca HI-TEC, pues fonéticamente dicho término es distinto a la marca registrada”, señaló, además, que “el observante está reduciendo el análisis de confundibilidad únicamente a los términos Hl-TEC cuando en realidad debe hacerse entre los términos YHITECSA y Hl-TEC”. a. Si bien los medios probatorios presentados por HI-TEC SPORTS PLC acreditan la existencia de la marca Hl-TEC para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, los documentos no demuestran que se trate de una marca ampliamente difundida, publicitada y conocida por el público consumidor de dichos productos, de modo tal que se le pueda considerar notoriamente conocida, por lo que no resulta aplicable la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. 5.

La firma PLANTAC S.A.C., igualmente, formuló observación al registro, argumentando que “el signo solicitado no es suficientemente distintivo, por lo que se encontraría incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos 128 y 129 incisos a), b) y c) del Decreto Legislativo 823”. Manifestó que “el signo solicitado obedece a una forma usual del producto a distinguir y constituye una forma que le otorga una ventaja funcional o técnica al producto, pues tiene como diseño principal figuras geométricas irregulares que corresponden a la huella de la planta que tiene como propósito la adhesión a la superficie”.

Señaló también que “de otorgarse el registro solicitado, se estaría excluyendo injustamente a los demás agentes del sector del mercado de fabricación de plantas de calzado”. b. El signo solicitado YHITECSA y planta de calzado no consiste en una forma usual de las suelas de calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, pues si bien su estructura incluye una planta de calzado, en la parte central se aprecia la figura de un cuadrado que contiene la denominación YHITECSA, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486. 6.

El 18 de agosto del 2000, ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS manifestó, en relación con la observación formulada por PLANTAC S.A.C., que “el signo solicitado es distintivo, pues es un diseño creado, que se puede diferenciar de cualquier otro producto de la clase 25 y que no es una ventaja funcional o técnica”. d. El signo solicitado y la marca registrada HI-TEC no son semejantes gráfica, fonética ni conceptualmente al grado de producir confusión indirecta, ya que tanto el signo solicitado como la marca registrada están conformados por palabras de fantasía, que no pertenecen a nuestro idioma y carecen de significado, razón por la cual no evocan idea alguna que el consumidor pueda considerar parecida y la denominación YHITECSA – elemento relevante del signo solicitado – produce una impresión visual y sonora distinta de la que genera la denominación Hl-TEC, debido a que presentan una secuencia de letras completamente diferente. 7.

El 21 de agosto de 2000, la Oficina de Signos Distintivos, después de verificar que ha vencido el plazo otorgado para contestar las observaciones formuladas por HI-TEC SPORTS PLC y PLANTAC S.A.C., dispuso que se tengan por no contestadas y que pase el expediente a resolver, de conformidad con el artículo 150 del Decreto Legislativo 823. c. El signo solicitado no consiste en una forma que otorga una ventaja funcional o técnica a las suelas de calzado que pretende distinguir, según lo establecido en el Informe N° 101 -2001/OIN, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL e. El signo solicitado y la marca registrada conformada por el diseño de un rayo no son semejantes gráfica ni conceptualmente al grado de inducir a confusión indirecta, ya que la planta de calzado del signo solicitado genera una impresión visual distinta de aquélla que genera la figura estilizada de un rayo, debido a que las figuras que los componen presentan líneas dispuestas en diferentes formas y el signo solicitado no sugiere idea alguna que el público consumidor pueda considerar parecida a aquélla que evoca la figura que compone la marca registrada (rayo). 9.

El 23 de mayo de 2001, únicamente, HI-TEC SPORTS PLC interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada. 10.El 10 de octubre de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 1387-2001/ TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución 4244-2000/OSD-INDECOPI, de la Oficina de Signos Distintivos y otorgó el registro del signo solicitado.

El Tribunal de INDECOPI consideró que el signo solicitado por el demandante no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que corresponde acceder a su registro. 11. HI-TEC SPORTS PLC interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 12.

El 30 de septiembre de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia A.V. 540-2001 y declaró fundada la demanda incoada por HI-TEC SPORTS PLC; y, en consecuencia, nula la resolución No. 1387-2001/TPI-INDECOPI. 13. El señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual interpusieron recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 30 de septiembre de 2003. 25/09/2006 24.44 14.

El 18 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) la correcta interpretación del inciso a) y h) del artículo 136, y del artículo 228 de la decisión (sic) 486 del Acuerdo de Cartagena (sic) de la Decisión que regulan (sic) los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 486;

(…)”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La firma HI-TEC SPORTS PLC presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, principalmente, los siguientes argumentos: Afirma que el Tribunal del INDECOPI: “(…) no ha tenido en consideración que la marca solicitada, es similar y por tanto confundible con nuestra marca, tal como se aprecia de un simple análisis comparativo entre las marcas en litigio.

Marca solicitada: Marca registrada: YHITECSA HITEC Como se aprecia, nuestra marca HITEC está íntegramente incluida en la marca solicitada, por lo cual – y en el improbable caso de que la autoridad otorgue la marca solicitada – el público consumidor entenderá que la marca de la contraria tiene relación con nuestras marcas. Lo más saltante de la marca solicitada es el término HITEC pues la letra Y u SA no le dan ninguna distintividad, más aún cuando las siglas SA corresponde (sic) a sociedad anónima”.

Observa que la marca HI-TEC “(…) es notoriamente conocida en el mercado peruano de lo cual pretende aprovecharse la demandada para beneficiarse indebidamente del prestigio de nuestra marca”. GACETA OFICIAL Finalmente, señala que (…) la marca YHITECSA solicitada bajo expediente Nº 100363, está incursa en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la decisión (sic) 344 del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 136 inciso a) de la Decisión 486) no debiendo haber sido susceptible de acceder al registro por ser inadmisible su coexistencia en el mercado con nuestra marca, dada la similitud o semejanza evidente que origina el riesgo de confusión en el público consumidor”. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, da contestación a la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.

Respecto a la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 (actual artículo 136 literal a) de la Decisión 486) hace relación a disposiciones del Decreto Legislativo No. 823 – Ley de Propiedad Intelectual, que establece los criterios aplicables para determinar la posibilidad de confusión entre signos y manifiesta que “Es precisamente en aplicación de los criterios antes referidos que la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor (…)”.

Sostiene que “En efecto, luego de un análisis en conjunto de los signos, la autoridad administrativa determinó que en el signo solicitado a registro resultaban relevantes a efectos de identificar su origen empresarial tanto el elemento denominativo (YHITECSA) como el figurativo (representación tridimensional de una planta de calzado), mientras que en el signo registrado el elemento característico lo constituía el elemento denominativo (HITEC)”.

Sostiene, además, que “De la misma manera, en aplicación de los criterios antes señalados, la autoridad administrativa constató también que los signos en litis contaban con suficientes diferencias que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”. Señala las diferencias que existen entre las marcas en conflicto tanto fonéticas como gráfi- 25/09/2006 25.44 cas y, asevera que “(…) el signo solicitado presenta un elemento figurativo conformado por la representación tridimensional de la planta de calzado, lo cual determina que la impresión visual de conjunto sea también diferente”.

Manifiesta que “Consecuentemente, el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo Nº 823, concordante con el inciso a) del artículo 136º de la Decisión 486 por lo que la Resolución impugnada se encuentra arreglada a ley, lo que determina que en este extremo la demanda deviene en infundada”.

Finalmente, sostiene que “Las marcas ‘YHITECSA Y FIGURA DE PLANTA DE CALZADO’ (solicitada) y HI-TEC (registrada), apreciadas en su conjunto, no resultan similares al grado de producir confusión, siendo por ello lícito que la autoridad administrativa haya concedido el registro del signo solicitado”. La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, da contestación a la demanda diciendo: “Que, cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA (…)” Afirma que la “norma aplicable en este proceso es la Decisión 486”, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que luego del análisis de las marcas en conflicto “(…) no se demostró que la marca HITEC goce de la calidad de notoriamente conocida, y por ende, no se encuentra incurso (sic) en la causal de prohibición de registro establecida en el Artículo 136º (sic) inciso h) (sic) de la Decisión 486”. Con relación al riesgo de confusión sostiene que “Efectuado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se determinó de manera razonada y en base a las normas vigentes, que tanto el aspecto denominativo YHITECSA como la representación tridimensional de una planta de calzado con diseños particulares (figurativo), sirven para indicar el origen empresarial del signo”; y, que “(…) en la Resolución materia de impugnación se concluye razonadamente que no GACETA OFICIAL existe similitud entre ambas, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes, lo cual las hace inconfundibles ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia en el mercado”. d) Tercero interesado El señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS, considerado tercero interesado en este proceso, manifiesta: Que “(…) coincido plenamente con la opinión técnica y legal de INDECOPI en las resoluciones de primera y segunda instancia, en base del expediente administrativo Nº 100363-2000 de INDECOPI y la legislación aplicable, sobre todo que a simple análisis podemos verificar que no hay alguna posibilidad de confusión con el público consumidor al ver un producto del demandado con el logo o denominación YHITECSA (marca registrada a favor del recurrente) que lo relacione con un producto similar del demandante con la marca HI-TEC”.

Continúa diciendo que “El nombre de HI-TEC, difiere totalmente con el nombre YHITECSA, por existir una gran diferencia fonética entre ambos ya que HI-TEC se pronuncia en el idioma ingles (sic) como ‘JAY – TEC’, y constituye la abreviatura de las palabras inglesas HIGH TECNOLOGY o ALTA TECNOLOGÍA en español; además gráficamente existe una pausa entre ‘HI’ y ‘TEC’ (hay un guión entre ambos (sic) palabras, por lo que no hay continuidad en la pronunciación)”.

Afirma también que “Hay además otro (sic) elementos figurativos en la marca registrada, materia de la impugnación; ya que la marca del demandado (sic) tiene un diseño estilizado de un rayo y otras características figurativas (…) por lo que apreciado conjuntamente con la denominación YHITECSA, provoca un impacto visual diferente”. 25/09/2006 26.44 ción del Tribunal, las normas, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 5 de julio de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura” ha sido presentada el 4 de febrero de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se procede a interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal b), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser éstas las normas correspondientes al caso en controversia.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea- En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Concluye solicitando que “(…) la Sala declare en su oportunidad INFUNDADA LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADNIMISTRATIVA con expresa condena de costas y costos”.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 25/09/2006 27.44 un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…) (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”; (…) “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) DECISIÓN 486 ( ) (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las dispo- GACETA OFICIAL siciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 25/09/2006 28.44 de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: (…) “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”. 1 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas, denominativa, gráfica (figurativa), mixta, bidimensional y tridimensional; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 2 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplica1 2 MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004.

Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/09/2006 29.44 comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o (…) de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes. (Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 3 ción procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar ( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otra circunstancia que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier razón o evento por la que haya tenido que desparecer.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 3 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En conclusión, la solicitud de registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992).

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad cumplida a partir del 1° de diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000; posteriormente a partir del 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha de entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486. Por lo tanto, el artículo 172 de la mencionada Decisión será la aplicable al caso en concreto.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 25/09/2006 30.44 dría la capacidad necesaria para ser registrado como marca”. 4 Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 5 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

En este sentido el Tribunal ha manifestado: “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir. Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no ten- El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 4 5 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.

G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL 25/09/2006 31.44 Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. b) Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. c) Susceptibilidad de representación gráfica Sobre el tema el Tribunal ha sostenido: La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. 6 Adicionalmente, sobre este tipo de marcas, este Tribunal ha manifestado:

3.3. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. Adicionalmente, a esta clasificación, se agregan las marcas bidimensionales y tridimensionales, que serán estudiadas posteriormente, por ser éstas las marcas, objeto de interpretación. a) Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”. 7 c) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. 6 7 Fernández Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss.

Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. GACETA OFICIAL Las Marcas Bidimensionales En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.

Las Marcas Tridimensionales A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores –denominativas, gráficas o mixtas–, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa.

En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; 25/09/2006 32.44 y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).

Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004. “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, GACETA OFICIAL 25/09/2006 33.44 combinaciones de letras y números por su dibujo especial”. 8 Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. tra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”. 9 El signo tridimensional y las características para su registrabilidad.

Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la ya citada sentencia 23IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (…).

(…) Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuen9 8 BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989.

Pág. 240. Proceso 23-IP-98. Sentencia de 27 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998. caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, Pág.731)” (Breuer Moreno, Obra citada, Pág. 129)”. 10 La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.

Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Entonces, el Juez Nacional deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyen10 Proceso N° 23-IP-1998.

Doc. Cit. Pág.

5. JURISPRUDENCIAD DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25/09/2006 34.44 do que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable. Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto.

Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular. Comparación entre marcas tridimensionales Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase o del bien propiamente dicho, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.

En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso; y, someterlas a las reglas para la comparación marcaria, prestando especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

GACETA OFICIAL Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 11 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Órgano Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 25/09/2006 35.44 do la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” 13 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 12 “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” 14 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponien13 11 12 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 15 15 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25/09/2006 36.44

3.6. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTA POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO Entre las excepciones al principio general que admite el registro de un signo como marca, el literal b) del artículo 82 se refiere a “las formas usuales de los productos o de sus envases, o a formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

Este Tribunal ha sostenido al respecto: “Al referirse el literal b) del articulo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.

(…) No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie. (…) Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.

(…) De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única, así también se justifica la causal conteni- GACETA OFICIAL 25/09/2006 37.44 estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales.

Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. da en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio.

Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual ´que en el comercio revistan los envases‘.” (Carlos Fernández-Novoa, obra citada, pág. 86). 16 En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

En la sentencia proferida en el proceso 113-IP2003, ya citada, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del tema: ‘Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980’ (Areán Lalín, pág. 6).

“Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto. Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez, se entiende el concepto de envoltorio, como “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”, mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 16 de Abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio consistente en un saquito realizado con el mismo material que las medias y calcetines que contiene”. ‘Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prog.

José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.17 Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada 16 Proceso 23-IP-1998, sentencia del 25 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 379, de 27 de octubre de 1998. Caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17 Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O.A.C. Nº 379, de 27 de octubre de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”. 18

3.6. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 19 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos inte18 19 Fernández Novoa, Carlos, ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990.

Tomo 13-Año 1989-90. Pág. 46. FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32. 25/09/2006 38.44 resados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.20 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 21 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. 22 En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 20 21 22 OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio. 25/09/2006 39.44 terminados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 23 “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 24 A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios de- En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos o de los servicios amparados por una marca even- 23 24 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La ausencia y omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representa- 25/09/2006 40.44 ción gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas y, a esta clasificación, se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina, los mismos que también son registrables como marca si no se hallan incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.

Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. 5.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7.

Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no con- GACETA OFICIAL curra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 81. 8.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 9.

No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distin- 25/09/2006 41.44 tos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 10.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 868-2004, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 25/09/2006 42.44 GACETA OFICIAL 25/09/2006 43.44 GACETA OFICIAL 25/09/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú