Año XXIII - Número 1421 Lima, 3 de noviembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 115-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 3, 5 y 6 de la misma Decisión 388 y 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 de Cuenca, República del Ecuador.

Expediente Interno N° 190-04. Actor: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Caso: Devolución del Impuesto al Valor Agregado, I.V.A. Proceso 117-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, de los artículos 83 literal e) y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N°1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno N° 6697-LYM. Actores: COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y COMPAÑÍA SURAMERICANA DE CAPITALIZACIÓN S.A. Marca: “SURAMERICANA” (mixta) Proceso 128-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135 literales a), b), e), f) y g) de la misma Decisión. Formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-0427. Actor: Sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC. Marca mixta: “USA GOLD” Proceso 140-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC. Marca: “TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL - T.M.C.” (mixta). Expediente Interno Nº 2001-0007.. 1 9 19 32 PROCESO 115-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 3, 5 y 6 de la misma Decisión 388 y 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 de Cuenca, República del Ecuador.

Expediente Interno N° 190-04. Actor: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Caso: Devolución del Impuesto al Valor Agregado, I.V.A. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los dieci- nueve días del mes de setiembre del año dos mil seis. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: notificada el 12 de noviembre de 2004, la cual resolvió denegar la devolución de USD 3.453.93.

El Oficio Nº 218-06-TDFC-S, de 29 de mayo de 2006, mediante el cual la Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, remite la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 190-04.

Que, la mencionada solicitud cumple en lo principal con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 18 de agosto de 2006.

Si bien es cierto que el juez consultante no hace un informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación, pueden desprenderse los siguientes argumentos: 1. Las partes. Demandante: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Demandado: 03/11/2006 2.44 DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL AUSTRO, CUENCA, REPÚBLICA DEL ECUADOR. 3.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. fundamenta su demanda, alegando: 1) La no aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en la emisión de la resolución impugnada. Considera el demandante que la administración no tomó en cuenta el carácter preeminente del ordenamiento jurídico comunitario. 2) Alega que la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación son contrarias a la decisión por ser de carácter restrictivas frente a las normas andinas, de manera específica el artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno, señalando que es modificatoria del Tratado. 3) Considera que el Servicio de Rentas Internas, Regional del Austro, mantiene una interpretación en sentido confiscatorio al cuestionar el análisis hecho en la resolución, pues a su criterio no se entiende como teniendo derecho a la devolución de la cantidad de Dos mil cuatrocientos noventa y dos dólares con treinta y nueve centavos, se deniegan Tres mil cuatrocientos cincuenta y tres dólares con noventa y tres centavos.

En este sentido, considera que este hecho “(…) vuelve a la resolución ineficaz incluso por carente de sentido.” 2. Hechos. 4. La contestación a la demanda. Con fecha 13 de octubre del año 2004, CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. presentó al Servicio de Rentas Internas Regional del Austro (en adelante SRI), una solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado en el mes de agosto de 2004. 4.1.

Director Nacional del Servicio de Rentas Internas del Austro. El monto de lo reclamado, conforme a lo establecido en la demanda, es de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES de los Estados Unidos de América con TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (USD 2, 492,39). 1) Considera que las pruebas presentadas por la Empresa CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. no tienen ningún tipo de relación con los bienes que produce la empresa, y señala que la resolución contiene en forma detallada cuáles son las facturas observadas y cuál es el motivo por el cual no se las ha tomado en cuenta a los efectos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado.

Con fecha 11 de noviembre de 2004 el SRI emitió la Resolución Nº 101012004RDEV005186, 2) Sobre el hecho de negar la devolución de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y GACETA OFICIAL TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (USD 3,453.39) de los Estados Unidos de América. Indica la institución demandada que “(…) De toda la Documentación revisada, la Administración Tributaria observó comprobantes de ventas por un valor de USD 3,453.93 (..)”. 3) Sobre el ordenamiento jurídico Comunitario, expresa el demandado que la norma del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refiere a “(…) los bienes de capital que pretende resaltar el actor, deben tratarse de aquellos utilizados en el proceso de producción, fabricación transporte o comercialización de bienes de exportación”.

Señalando que el actor parece confundir el alcance de las normas, y que dentro de las facturas presentadas se incluyen algunas que nada tienen que ver con los bienes que produce. 4) Finalmente, opone las excepciones relativas a la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda y la improcedencia de la acción planteada. 03/11/2006 3.44 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 13 de la Decisión 330.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: “DECISIÓN 388 Artículo 1 Los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes se regirán por el principio de País de Destino. En tal sentido, el tributo se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia nacional o importada.” (…) Artículo 3 4.2.

Delegado del Procurador General del Estado. Se limita a señalar casillero judicial para el presente proceso y que su intervención está conforme a las normas nacionales que crean esta institución.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme en lo principal, con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en la solicitud de interpretación prejudicial hecha por el Tribunal Fiscal Nº Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330.” Artículo 4 El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.” GACETA OFICIAL Artículo 5 La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros.

Artículo 6 Los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la presente Decisión. ANEXO 1 RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTÍCULO 4 DE LA DECISIÓN 3.

ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto de los Consumos Específicos. (…) DECISIÓN 330 ( ) Artículo 13 A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos. Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión. (…)”. 03/11/2006 4.44

1. DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO INCENTIVO TRIBUTARIO A LAS EXPORTACIONES INTRASUBREGIONALES. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial la demandante alega que no se le devolvió todo lo pagado por concepto de Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo pagado en el mes de agosto de 2004 a raíz de su actividad exportadora, se tratará el tema de la devolución del impuesto al Valor Agregado como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales.

El Acuerdo de Cartagena persigue, como uno de sus objetivos, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. Entre los mecanismos y medidas para alcanzar sus objetivos están la armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes, y un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo.

En este orden, el Acuerdo consagra que los Países Miembros coordinarán sus planes de desarrollo en sectores específicos y armonizarán gradualmente sus políticas económicas y sociales, con la finalidad de llegar al desarrollo integrado del área, mediante acciones planificadas. Este proceso se cumplirá mediante varios mecanismos, entre ellos, la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal.

En este contexto, los artículos 57 y 58 del Acuerdo atribuyen a la Comisión competencia para establecer procedimientos y mecanismos permanentes, así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas. En este marco normativo, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial Nº 114, del 27 de agosto de 1992, mediante la cual busca, entre otros propósitos, el aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

Para lo anterior, el artículo 9 de dicha Decisión prevé la aprobación de un programa de armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales. GACETA OFICIAL Con base en lo anterior, la Comisión dictó la Decisión 330, publicada en la Gaceta Oficial Nº 120, de 30 de octubre de 1992, por medio de la cual se resuelve la “Eliminación de Subsidios y Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales”.

Sobre los objetivos de dicha Decisión el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Sobre las bases en referencia, la Comisión dictó luego la Decisión 330 (Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales), publicada en la Gaceta Oficial No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida, entre otros objetivos, a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros (artículo 1).

La Decisión considera incentivos a las exportaciones aquellos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos (artículo 2), pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales (artículo 5).

Por otra parte, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios (artículo 15).

(Proceso 215-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 14 de febrero de 2006). El artículo 13 establece que se entenderán como impuestos indirectos, “los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”. Teniendo como soporte la Decisión 330, la Comisión expidió la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiente a la “Armonización de los impuestos indirectos co- 03/11/2006 5.44 mo incentivos a las exportaciones de bienes”, aprobada el 2 de julio de 1996 y publicada en la Gaceta Oficial del mencionado Acuerdo, edición N° 211, del 17 de los mismos mes y año. Dicha normativa persigue, como finalidad, avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, con el objeto de garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado; considera que debe establecerse como principio de orden general la no exportación de los impuestos indirectos que gravan los bienes finales de exportación, y que resulta conveniente avanzar hacia la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, nacionales o importados, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a ser exportados.

Se ha previsto la armonización de los sistemas tributarios para evitar los problemas que surgen cuando las potestades tributarias o de creación de los diferentes países colisionan. La Decisión 388, en su artículo 3, determina que se considerarán impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330, ya mencionada.

La Decisión 388 de la Comisión, en su artículo 4 dispone: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.” Lo dispuesto por el artículo trascrito debe entenderse como un incentivo comunitario a las GACETA OFICIAL exportaciones intrasubregionales y, por lo tanto, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes entre los Países Miembros, teniendo esto como consecuencia que dicha norma no despliega sus efectos en relación con los bienes exportados a terceros países.

Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal en la Interpretación 215-IP-2005, arriba citada, y 112-IP-2005 del 1 de diciembre del año 2005, entre otras. En el anexo 1 referido en el inciso primero del artículo trascrito se determina la “Relación de los impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión”; para la República del Ecuador constituyen impuestos indirectos objeto de la norma comunitaria señalada, los siguientes: a) el impuesto al Valor Agregado, IVA; y, b) los impuestos a los Consumos Específicos.

En consecuencia, en relación con la República del Ecuador procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina. La devolución de los impuestos indirectos, de conformidad con la Decisión 388, se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1.

Se realiza mediante un sistema de compensación o reembolso en los plazos que determine cada País Miembro. (artículo 5 de la Decisión 388). 2. Los Países Miembros adoptarán sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388 (artículo 6). 3.

Se encuentra supeditada a la demostración que haga el exportador de los montos correspondientes a los pagos por concepto de impuestos indirectos por él efectuados. Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal en varias Interpretaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: 75-IP-2005, 76-IP2005 y 77-IP-2005 de 22 de junio de 2005, 215-IP-2005 del 14 de febrero de 2006, y 112IP-2005 de 1 de diciembre de 2005. 03/11/2006 6.44

2. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA. DE LOS ASUNTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS DECISIONES QUE FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial se plantea que el artículo 69 A de la Ley del Régimen Tributario es restrictiva frente a las disposiciones de la Decisión 388, se abordará el tema de la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, fundándose en los principios de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en la siguiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial N° 1206 del 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156 del 10 de mayo de 2005;

Proceso 34-AI-2001. Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839 del 25 de septiembre de 2002; Proceso 43-AI-2000. Sentencia del 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079 de 7 de junio de 2004; Proceso 02-AN-86. Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21 del 15 de julio de 1987;

Proceso 2-IP-88. GACETA OFICIAL interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33 del 26 de junio de 1998; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69 del 11 de octubre de 1990; proceso 7-AI-98. Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490 del 4 de octubre de 1999, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico el Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, y que contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, independiente de cualquier otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: 03/11/2006 7.44 reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario. Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo. En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial Nº 177 de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En virtud de lo anteriormente expuesto, “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado– no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002. Publicada en la Gaceta Oficial N° 818 del 23 de julio de 2002). Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la duda respecto de si las normas de derecho interno pueden EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: En el caso de la República del Ecuador, procede la devolución al exportador del monto total del Impuesto al Valor Agregado vigente, siempre que haya sido efectivamente pagado en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación intrasubregional.

Tratándose del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá en la medida en que ésta no se otorgue exclusivamente por razones de exportación. El incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total GACETA OFICIAL del impuesto al valor agregado vigente y efectivamente pagado, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, es aplicable únicamente en el caso de las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro.

La devolución del impuesto en referencia se encuentra supeditada a la demostración del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, a la luz del régimen establecido al efecto por el respectivo País Miembro. Dicha devolución se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: i. Se realiza mediante un sistema de compensación o reembolso en los plazos que determine cada País Miembro (artículo 5 de la Decisión 388). ii.

Los Países Miembros adoptarán sistemas de control y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388 (artículo 6 ). iii. Se encuentra supeditada a la demostración que haga el exportador de los montos correspondientes a los pagos por concepto de impuestos indirectos por él efectuados.

SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tie- 03/11/2006 8.44 ne como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 19004, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 03/11/2006 9.44 PROCESO 117-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, de los artículos 83 literal e) y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N°1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno N° 6697-LYM. Actores: COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y COMPAÑÍA SURAMERICANA DE CAPITALIZACIÓN S.A. Marca: “SURAMERICANA” (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecinuevee días del mes de setiembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 736-TDCA-2S, de 5 de junio de 2006, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), h), y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6697-LYM.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 23 de agosto de 2006. solicitud de registro del signo “SURAMERICANA Y LOGOTIPO” para proteger servicios de publicidad y negocios, prestación de servicios de asistencia administrativa y profesional para la organización de establecimientos relacionados con la preparación y venta de productos alimenticios, de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. presenta observación en base al registro de la marca gráfica, registrada en la clase

32. COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGUROS S.A. presenta una segunda observación al registro solicitado en base al derecho que le confieren sus marcas “SURAMERICANA y etiqueta” registradas en Colombia bajo los números 140736 y 140742 del 13 de abril de 1993 y destinadas a proteger los servicios de las clases internacionales 35 y 36. 2. Determinación de los hechos relevantes.

Con fecha 27 de Agosto de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 972136 decidió declarar infundada la observación realizada por la demandante y conceder el registro del signo solicitado, por no ser contrario a lo preescrito en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 y las leyes nacionales de la República del Ecuador.

“La marca solicitada es distinta de las denominaciones observantes, ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual ni fonético-auditivo, por lo que no se producirá dilución de la fuerza distintiva, respecto de la marca observante, tanto más cuanto la denominación solicitada posee un Logotipo singular así como elementos gráficos y fonéticos que la individualizan”. 2.1.

Hechos. 2.2. Fundamentos de la demanda. Con fecha 31 de octubre de 1996, CERVESURSA, CERVECERIA SURAMERICANA S.A. presentó Las empresas demandantes, COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y 1. Las partes. La parte actora es: COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y COMPAÑÍA SURAMERICANA DE CAPITALIZACIÓN S.A. Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al Procurador General del Estado, y como beneficiaria del acto administrativo impugnado, a la compañía CERVESURSA CERVECERÍA SURAMERICANA.

GACETA OFICIAL COMPAÑÍA SURAMERICANA DE CAPITALIZACIÓN S.A., señalan como principales argumentos: 1 La notoriedad de las marcas registradas a su nombre, indicando que en el expediente administrativo obra suficiente documentación para probar dicha calidad. 03/11/2006 10.44 5. Señala que la empresa que solicitó el registro de la marca, posee ya registrada la denominación “SURAMERICANA” para proteger productos de la clase internacional 32 y otras clases internacionales, con lo que se denota su uso dentro de los círculos comerciales del país. 2.3.3 Procurador General del Estado. 2 Alega asimismo, riesgo de confusión en virtud de la similitud gráfica y fonética entre los signos. 3 Indica que posee un derecho exclusivo sobre la marca “SURAMERICANA Y LOGOTIPO” y los productos de la clase que protege, indicando como fundamento a su alegato, la sentencia 07-IP-95.

Indica que en virtud que el IEPI es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y operativa cuyo representante legal es su presidente, corresponde a este comparecer directamente en juicio en defensa de la institución demandada. Señala casillero Judicial a fin de vigilar las actuaciones procesales. 4 Por último, plantea que la Resolución no se ajusta a lo establecido por el artículo 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.3.4 Tercero Interesado. 2.3.

Contestación a la demanda. 1. Negativa pura y simple de los hechos y el derecho. 2.3.1 El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Contesta la demanda en los siguientes términos: 1. Negación pura y simple de los fundamentos de hecho. 2. Su válida competencia conforme al artículo 95 de la Decisión 344, para decidir sobre la concesión o no de un registro de marca. 3.

Plantea que analizadas conforme a las reglas de la doctrina “(…) como son que las marcas sean vistas de un modo sucesivo no simultaneo en conjunto sin fraccionarlas, una después de la otra, desde la óptica del consumidor común y corriente, atendiendo a las semejanzas no a las diferencias, entre otras se concluyó que las denominaciones en controversia existen suficientes elementos que las individualizan, por lo que estas no inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos”. 4.

Plantea que no existe similitud en los aspectos gráfico-visuales y fonéticos-auditivos, con las marcas observantes y que por ellos no perdería su fuerza distintiva. CERVESURSA presenta contestación a la demanda en los siguientes términos: 2. Excepciones de orden procesal que versan en incumplimientos de los requisitos de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, falta de derecho del actor para proponer su demanda, caducidad del Derecho de la parte actora para presentar esta demanda y prescripción de la acción. 3.

Alega, que los servicios que protegen las marcas demandantes son muy diferentes de los que protege la marca otorgada, lo que elimina el riesgo de confusión pues los primeros versan sobre venta de seguros y los de la demandada se refieren a productos y comercialización de cerveza. 4. Niega la notoriedad de la marca de la demandante por cuanto: “(…) carecen de registros y son completamente desconocidos”. 5.

Señala que el nombre “SURAMERICANA” está plenamente identificado por su logotipo que es distinto a cualquier otro.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que confor- GACETA OFICIAL man el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, basándose en el oficio remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y conforme a lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal se interpretará, de oficio los artículos 83 literal e) y 84 de la misma Decisión. No se procederá a interpretar el artículo 82 literal a) por estar contenido en el artículo 81, ni el 82 literal h), por no considerarse pertinente al caso.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: “DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 03/11/2006 11.44 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (…) Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

GACETA OFICIAL c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”.

(ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. 03/11/2006 12.44 para distinguir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” (BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003). La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. b. La perceptibilidad. a. La distintividad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo GACETA OFICIAL 03/11/2006 13.44 observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. marca:, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” (FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS). c. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no esté

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. a. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser incurrido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. GACETA OFICIAL Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. 03/11/2006 14.44 der al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina, (BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.) han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. b. Reglas para el cotejo marcario.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proce- La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más letras, números o palabras La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

GACETA OFICIAL que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005). 03/11/2006 15.44 De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos o concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.(FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS). En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos sub materia, analizando si exis- GACETA OFICIAL ten semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación, la sociedad demandante argumentó que la marca “SURAMERICANA y etiqueta” es notoria en la subregión, es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. a. La marca notoria.

La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTA- 03/11/2006 16.44 MENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”.

Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. AbeledoPerrot. Buenos Aires. 2002 Pág.255). La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga GACETA OFICIAL de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Proceso N° 23-IP-96.

Interpretación prejudicial de 21 de abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998). En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso N° 16-IP2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 674 de 31 de mayo de 2001). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo - es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. ( FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32). “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.

(AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268). La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección espe- 03/11/2006 17.44 cial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.

(AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268). b. La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de dis- GACETA OFICIAL tintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

Segundo: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro signo es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de los rasgos, dibujos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en 03/11/2006 18.44 ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

CUARTO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 6697LYM deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 03/11/2006 19.44 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 128-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135 literales a), b), e), f) y g) de la misma Decisión. Formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-0427. Actor: Sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC. Marca mixta: “USA GOLD”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Tercero interesado: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de agosto de 2006.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: Sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC. solicitó el 8 de julio de 2003, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo mixto USA GOLD para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 03-057-259.

La representación gráfica del signo solicitado es la siguiente: GACETA OFICIAL 2. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A. presentó oposición al registro del signo mixto USA GOLD, con base en la marca mixta AMERICAN GOLD, registrada para amparar productos de la clase 34 y bajo el certificado 212090. La representación gráfica del signo es la siguiente: 3.

El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 4191 del 26 de febrero de 2004, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca mixta USA GOLD. 4. Contra esta decisión la sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC., interpuso los recursos de reposición y el subsidio de apelación. 5.

El Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 08291 del 27 de abril de 2004, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución No. 4191 de 26 de febrero de 2004 y concedió el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 21469 del 31 de agosto de 2004, resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando el acto recurrido. 7.

La sociedad COMMONWEALTH BRANDS, INC., mediante apoderado, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos anotados anteriormente. B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: 03/11/2006 20.44 1.

El signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad, ya que es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Se trata de un diseño indivisible formado por un todo, que es novedoso y suficientemente distintivo respecto de otros signos o productos con los que pudiere confundirse. 2. La Superintendencia de Industria y Comercio no hizo un examen minucioso del signo, y lo limitó a una de las dos expresiones nominativas que hacen parte de cada signo, excluyendo el diseño, parte de las expresiones, la distribución de colores, el tamaño y el tipo especial de letra.

Estos aspectos no deben ser omitidos, ya que conforman la estructura de las marcas enfrentadas y son elementos esenciales e inherentes a cada signo. La Superintendencia no aplicó las reglas fijadas por la doctrina y la jurisprudencia en la comparación de signos mixtos. 3. Desde el punto de vista visual los diseños de las marcas en conflicto son completamente diferentes, pero la Superintendencia basó su análisis en que ambos signos contienen la palabra GOLD y, además, supone que las palabras USA y AMERICAN son equivalentes o tienen el mismo significado.

La Superintendencia no tomó en cuenta que los signos enfrentados son morfológicamente desiguales y, además, que el tipo de letra, los elementos, el diseño especial y los colores impiden que las marcas se puedan confundir. 4. Desde el punto de vista fonético los signos en conflicto responden a sonidos diferentes. 5. Desde el punto de vista conceptual, la palabra AMERICAN significa que es natural de América, que pertenece a esta parte del mundo, mientras que la palabra USA se identifica como las siglas o iniciales en idioma inglés de los Estados Unidos de América.

Por lo tanto, son dos expresiones completamente diferentes. Además, el idioma oficial de Colombia es el español y, por lo tanto, no se debe presumir que los consumidores hablan inglés e inmediatamente van a traducir lo que significa cada expresión. En el caso de AMERICAN GOLD, GOLD se calificaría como un adjetivo que permite dar categoría al producto, el cual es línea oro.

GACETA OFICIAL C. La contestación a la demanda. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Con la expedición de los actos administrativos acusados no se ha incurrido en violación alguna de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • El signo solicitado no es distintivo, ya que al compararlo en conjunto con la marca AMERICAN GOLD (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional, se encuentran semejanzas capaces de generar confusión directa o indirecta en el público consumidor. • La expresión GOLD es de uso común para distinguir productos de la clase 34, y los demás elementos que componen las marcas llevan al consumidor a error y confusión. Las palabras AMERICAN y USA hacen referencia a una misma idea relacionada con los Estados Unidos de América. • En relación con el elemento gráfico, la bandera y la figura adicional del águila llevarían a crear la idea errónea en el consumidor de que los productos tienen el mismo origen empresarial. • Es importante tener en cuenta que los signos en conflicto amparan productos comprendidos en la clase 34 de la nomenclatura vigente. 2.

Por parte del tercero interesado. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A. contestó la demanda con los siguientes argumentos: • Los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista denominativo y gráfico. • Los signos en conflicto comparten la expresión GOLD, que previamente había sido registrada como parte de la marca AMERICAN 03/11/2006 21.44 GOLD de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. • La palabra AMERICAN en la marca AMERICAN GOLD alude expresamente a los Estados Unidos de América, tal y como se evidencia al apreciar la gráfica que complementa la marca, ya que en ella aparecen la bandera, las estrellas y el águila, elementos característicos de Estados Unidos.

En consecuencia, las palabras AMERICAN y USA se refieren a Estados Unidos de América y, por lo tanto, conceptualmente las marcas en conflicto se confunden, ya que significan lo mismo: Oro americano y Oro de los Estados Unidos. • Para el consumidor promedio, los elementos gráficos utilizados en ambas marcas evocan al país del norte, ya que contienen elementos típicos como la bandera, las estrellas y el águila.

Además, en la marca AMERICAN GOLD, se reivindicaron junto con el dorado, los colores rojo, blanco y azul de la bandera de los Estados Unidos. • Si las marcas en conflicto llegasen a coexistir en el mercado, se generaría riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor medio. Éste al comprar una caja de cigarrillos pensaría que se trata del mismo producto, o que tienen el mismo origen empresarial, es decir, que los fabrica Coltabaco S.A., la mayor y más antigua empresa fabricante de cigarrillos en Colombia.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 135, literales a), b), e), f) y g) de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: GACETA OFICIAL DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 03/11/2006 22.44 características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

(…) a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 136 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. b) carezcan de distintividad;

B. Comparación entre marcas mixtas. (…) C. Confusión directa e indirecta. e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, D. Signos genéricos y descriptivos. El signo genérico y descriptivo en idioma extranjero.

E. Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. GACETA OFICIAL 03/11/2006 23.44 A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). 03/11/2006 24.44 blemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario, la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, em- “( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca.

Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos.

Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible”. 3 De conformidad con lo anterior, los tres requisitos de las marcas son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir 3 OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2.

Junio de 2001. Pág. 132. GACETA OFICIAL todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 03/11/2006 25.44 La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 4 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. 5 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. 4 5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca.

José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 6 El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. a. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben estar incursos en causales absolutas ni relativas de irregistabilidad, tales como, generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no po6 OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134. 03/11/2006 26.44 see fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Nacional examinadora observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que GACETA OFICIAL aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. b. Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 7, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. 03/11/2006 27.44 marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Como quiera que la demandada argumentara que entre los signos en conflicto se encuentran semejanzas capaces de generar confusión directa e indirecta en el público consumidor, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin 7 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

GACETA OFICIAL embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. 03/11/2006 28.44 Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. ( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 8 D. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS.

El SIGNO GENÉRICO Y DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJERO. En atención a que en el caso bajo estudio la sociedad COLTABACO S.A. argumentó que tanto el signo USA GOLD como la marca AMERICAN GOLD generan la idea de amparar productos de alta categoría y con aire estadounidense, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos, genéricos y evocativos, así como a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. Además, como quiera que la expresión AMERICAN GOLD se encuentra compuesta por vocablos en idioma inglés, es nece- 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 03/11/2006 29.44 sario referirse al signo genérico y descriptivo en idioma extranjero. gan relación directa con la expresión que se utiliza. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica. El artículo 135, literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común, aún siendo genéricas o descriptivas en dicho idioma, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca, pero no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario.

La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no ten- Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759 de 6 de febrero de 2002). E. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. Como quiera que en el caso bajo estudio la demandada argumentó que la palabra GOLD es de uso común para distinguir productos de la clase 34, se hace necesario tratar el tema de GACETA OFICIAL las partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 03/11/2006 30.44 El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 9 Sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231, de 16 de agosto de 2005). Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Se debe prestar especial atención a los signos conformados por palabras en idioma extranjero, ya que si éstas no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca, pero no serán registrables dichos signos si se ha generalizado su uso, de conformidad con lo anteriormente anotado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que 9 OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

TERCERO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos 03/11/2006 31.44 e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta los signos denominativos y compuestos.

CUARTO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

QUINTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

SEXTO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SÉPTIMO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, GACETA OFICIAL 03/11/2006 32.44 la denominación no podría ser registrada.

OCTAVO: El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales no es susceptible de registro. Caso distinto es el signo que se halle conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común usual le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040427, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

En relación con los signos conformados por palabras en idioma extranjero, ya que si éstas no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca, pero no serán registrables dichos signos si se ha generalizado su uso, de conformidad con lo anteriormente anotado.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 140-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC. Marca: “TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL – T.M.C.” (mixta). Expediente Interno Nº 2001-0007. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de GACETA OFICIAL su Consejero, doctor Rafael E. Ostau Lafont de Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial recibida por este Tribunal el 15 de agosto de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de septiembre de 2006. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A. 03/11/2006 33.44 Como consecuencia de lo anterior solicita, adicionalmente, que se niegue el registro del signo “Transportadora Minera y Comercial – T.M.C.” (mixto) solicitado por la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., Clase 39; que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y se ordene expedir una copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: - El 17 de julio de 1998, la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., solicitó el registro del signo “Transportadora Minera y Comercial T.M.C.” (mixto), como marca que distinga servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.

Acto demandado La sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC., a través de agente oficioso, plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - Resolución Nº 14092, de 30 de junio de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual se resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 28025, de 22 de diciembre de 1999, declarar infundada la observación presentada por TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC. y conceder el registro del signo “Transportadora Minera y Comercial T.M.C.” (mixto) para distinguir servicio de transporte, almacenaje y embalaje de productos, en especial de cemento, concreto, cal, materiales de construcción y minerales, servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cementos Diamante S.A. - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 466, de 2 de octubre de 1998. - La sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC. formuló observaciones al registro solicitado, argumentó ser titular en Colombia del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC., y de cinco certificados de registro de la marca “TCC”, para la clase 39 de la nomenclatura oficial, el último de ellos vigente hasta el año 2008. - El 22 de diciembre de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 28025, que declaró fundada la observación presentada por la actora y negó el registro del signo solicitado por la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A. - El 30 de marzo de 2000, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintenden- GACETA OFICIAL 03/11/2006 34.44 cia emitió la Resolución N° 06533, y resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., en ésta confirmó la resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. do signos distintivos similares pretendan apropiarse de la reputación que ha adquirido en el mercado a través de los años”. - El 30 de junio de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la referida Superintendencia emitió la Resolución N° 14092, por la cual decidió el recurso de apelación interpuesto, revocó la Resolución N° 28025 y concedió el registro del signo “Transportadora Minera y Comercial -T.M.C.” (mixto) a favor de la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones esbozadas por el demandante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por lo tanto, de sustento de derecho para que prosperen”. a) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC., domiciliada en Medellín-Antioquia, manifiesta que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) por falta de aplicación, por cuanto la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL-TMC, solicitada por la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…)”.

Argumenta que “Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA., podemos concluir que la marca TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL TMC, no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional”.

Señala que el signo solicitado para registro es confundible con la marca TCC y con el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA LTDA. TCC. de la actora, pues “(…) tienen el mismo significado conceptual, hacen expresa alusión a TRANSPORTES COMERCIALES”. Observa también que “La marca TCC, es una marca notoriamente conocida en el mercado nacional, hasta el punto que se ha convertido en una marca renombrada o famosa, es decir, conocida por la generalidad del público consumidor.

Por esta razón dicha marca merece una especial protección contra tercero (sic) que utilizan- b) Contestación a la demanda Manifiesta que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL T.M.C.’ clase 39 e (sic) ‘T.C.C.’ clase 39 en debate, no presentan similitudes entre sí y la coexistencia de las mismas no conllevan a confusión al público consumidor, pues la solciitada (sic) va acompañada de la expresión ‘TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL’ siendo su sigla T.M.Cs.

(sic)”. Afirma “En consecuencia, la marca ‘TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL T.M.C.’ para la clase 39 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados refiriéndose a la marca solicitada y concedida, la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues es suficientemente distintiva lo que no puede conllevar a confusión al público consumidor”.

Finalmente, indica que “las resoluciones acusadas expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas (…)”. c) Tercero interesado La sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A. considerada como tercero interesado en esta causa no dio contestación a la demanda.

GACETA OFICIAL CONSIDERANDO: 03/11/2006 35.44 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de septiembre de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal considera procedente atender el pedido formulado tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “Transportadora Minera y Comercial - T.M.C.” (mixto), clase 39, fue presentada el 17 de julio de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Se estima conveniente extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 128 de la mencionada Decisión 344, todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

( ) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( ) DEL NOMBRE COMERCIAL Artículo 128. El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

(…) DECISIÓN 344

3. CONSIDERACIONES DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; Clases de marca: la marca denominativa compuesta; la marca mix- “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- GACETA OFICIAL ta, Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza;

Riesgo de confusión: directa e indirecta; Reglas para realizar el cotejo marcario; Los Nombres Comerciales y su protección: Identidad o semejanza con un nombre comercial. La marca débil.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el inciso segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 03/11/2006 36.44 de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad En este sentido el Tribunal ha manifestado: “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.

Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca”. 1 Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio 1 2 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.

G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. GACETA OFICIAL En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 3 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 4 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un 03/11/2006 37.44 elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 5 También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 6 A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, según la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 7 5 3 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 7 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. GACETA OFICIAL

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 8 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 03/11/2006 38.44 presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 9 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 10 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 11 9 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 11 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan, sin embargo, inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.4. LA CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 12 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y 03/11/2006 39.44 servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 13 Por lo expuesto, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos en disputa, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 14 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 13 12 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 15 03/11/2006 40.44

3.6. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCIÓN Identidad o semejanza con un nombre comercial La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”. 16 Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. 17 Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación 16 15 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP98, ya citado). El Régimen Común de Propiedad Industrial a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, protege al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, a oponerse al registro de un signo confundible determinado. Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo.

Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. 03/11/2006 41.44 La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 18

3.7. LA MARCA DEBIL El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. 19 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

En la comparación que incluya una marca compuesta debe realizarse una visión de con- 18 19 Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: “DIGITAL SMOKING”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL junto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado 4.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 03/11/2006 42.44 a su titular distinguir o sirve para diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la firma o empresa.

No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 8.

El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 5.

La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20010007, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO 7. Como ha sido ya dicho, se considera por nombre comercial al elemento que identifica Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- 03/11/2006 43.44 pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 03/11/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú