Año XXIII - Número 1433 Lima, 24 de noviembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 52-AI-2001.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela Proceso 122-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión 344, con base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 604-2005.

Actor: UBS AG. Marca: UBS (mixta) Proceso 139-IP-2006.- Interpretación Prejudicial, de oficio, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 48 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00071. Actor: ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC. Patente: “RECIPIENTES DE SEPARACIÓN PARA DIRIGIR EL ANÁLISIS DE AGLUTINACIÓN DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS Y FORRO O REVESTIMIENTO TUBULAR PARA PREVENIR CONTAMINACIONES” 4 16 PROCESO SUMARIO 52-AI-2001 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los cuatro días del mes de octubre de 2006.

El auto de 1 de agosto de 2001, mediante el cual el Tribunal decidió Iniciar el procedimiento sumario tendiente a determinar si se presenta desacato de la anterior sentencia. VISTOS: La sentencia de fecha 11 de diciembre de 1997, proferida dentro del proceso de incumplimiento 1-AI-97, mediante la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declaró que la República Bolivariana de Venezuela ha incurrido en incumplimiento de los artículos 5º del Tratado de Creación del Tribunal y 71, 72, 75 y 84 del Acuerdo de Cartagena, (codificación adoptada por la Decisión 406); de los artículos 13 y 14 de la Decisión 328 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Resolución 430 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

El auto de 19 de septiembre de 2001, por el cual el Tribunal decidió formular a la República Bolivariana de Venezuela nuevo cargo de incumplimiento de la sentencia proferida dentro del proceso 1-AI-97, y le otorgó un término de 40 días contados a partir de la notificación de dicho auto para que presentara los descargos y explicaciones que considere pertinentes.

El auto de 14 de noviembre de 2001, mediante el cual el Tribunal declaró a la República Bolivariana de Venezuela en situación de incumplimiento de la sentencia proferida dentro del pro- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL ceso 1-AI-97, y solicita a la Secretaría General de la Comunidad Andina que emita la opinión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, dentro del término de 30 días.

El auto de 20 de febrero de 2002, mediante el cual el Tribunal decidió autorizar a los Países Miembros de la Comunidad Andina la aplicación temporal de un gravamen adicional del 10% a las importaciones que realicen a sus territorios de cinco (5) productos, a su elección, procedentes y originarios de Venezuela. El auto de 19 de marzo de 2003, mediante el cual el Tribunal denegó, por carecer de sustento probatorio, la solicitud de levantamiento de sanciones formulada por la República Bolivariana de Venezuela el veintinueve de noviembre de 2002.

CONSIDERANDO

Que el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena dispone: “El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia. El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado.

En relación con los programas de integración Industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del Artículo 62”; Que, en el marco del artículo trascrito, el 22 de abril de 2006 la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Comisión de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo de Cartagena, finalizando de pleno derecho para ese País Miembro desde ese momento los derechos y obligaciones originados de su condición de País Miembro, lo que significa que a partir de dicho instante cesaron los derechos y obligaciones que ha- 24/11/2006 2.28 bía adquirido en el marco de la integración subregional andina, con excepción de lo previsto en el citado artículo 135, es decir, del derecho de importar y exportar libre de todo gravamen y restricción los productos originarios del territorio de cualquiera de los Países Miembros que hayan sido debidamente acordados en la ejecución del Programa de Liberación por espacio de cinco años, contados a partir de la fecha de la denuncia del Acuerdo de Cartagena.

Que, desde ese momento, a la República Bolivariana de Venezuela, con relación a las obligaciones y derechos que se desprenden del Acuerdo de Cartagena, le es aplicable el principio res inter alios acta, con la sola excepción de aquellas previsiones que se refieren al Programa de Liberación que, conforme al artículo 76 del Acuerdo es irrevocable, en cuanto tengan relación directa con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de dicho Programa, cuya eficacia debe ser garantizada a fin de que tanto la República Bolivariana de Venezuela como los Países Miembros que conforman la Comunidad Andina, puedan cumplirlos durante el lapso antes indicado.

Que, no obstante que hayan quedado sin efecto las competencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Secretaría General de la Comunidad Andina con relación a la República Bolivariana de Venezuela, los derechos y obligaciones mencionados anteriormente deben ser respetados y acatados por corresponder a un compromiso pactado en el propio Acuerdo de Cartagena.

Que, resulta evidente para este Tribunal que sin el concurso y la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 72, 73, 75, 76, 77 y 139 del Acuerdo de Cartagena, resultaría imposible que se pudiera cumplir a cabalidad lo dispuesto en el artículo 135 del mismo. Que, conforme a lo anterior, respecto a la República Bolivariana de Venezuela, es evidente que desde el momento de la denuncia del Acuerdo de Cartagena, cesa la condición de país justiciable por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la normativa que regula la actividad de este Órgano Jurisdiccional, no existe competencia para resolver conflictos que se susciten entre los Países Miembros y un tercero, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 42 GACETA OFICIAL del Tratado de Creación del Tribunal.

En efecto, el artículo 5 de dicho Tratado dispone que “Créase el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen en el presente Tratado, y sus Protocolos Modificatorios”. Que el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su artículo 107 determina con toda claridad el objeto y finalidad de la acción de incumplimiento al disponer: “La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina”; de manera que su objetivo es, en efecto, que el País Miembro cumpla las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de tal.

Que en el caso bajo estudio, si bien la República Bolivariana de Venezuela ostentaba la condición de País Miembro de la Comunidad Andina, tanto al momento de iniciarse la acción de incumplimiento, como al declararse por parte de este Tribunal el incumplimiento y al dar inicio al proceso sumario por desacato de dicha sentencia, sin embargo, a partir del 22 de abril de 2006 ya no tiene la calidad de País Miembro y, en consecuencia, no estaría obligado al acatamiento de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, (Artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal).

Que la sentencia proferida dentro de una Acción de Incumplimiento tiene dos efectos fundamentales: El País Miembro cuya conducta ha sido declarada en la sentencia como contraria al ordenamiento jurídico, está obligado a adoptar las medidas necesarias para su debida ejecución dentro de un plazo de 90 días siguientes a su notificación, es decir, cumplir con las obligaciones de hacer o no hacer impuestas por la sentencia (Artículos 27 del Tratado de Creación del Tribunal y 111 de su Estatuto).

La sentencia de incumplimiento constituye título legal y suficiente para que las partes puedan solicitar al juez nacional competente la indemnización de daños y perjuicios, cuando 24/11/2006 3.28 la acción fue promovida por un particular (Artículos 30 del Tratado de Creación del Tribunal y 110 de su Estatuto). Que, a la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la fecha en que denunció el Acuerdo de Integración Subregional Andino, ya no es posible exigirle el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal en el Proceso 1-AI-97, ya que no habría mecanismo para imponer el acatamiento del fallo judicial, por lo que el trámite del procedimiento sumario en curso contra dicho País debe cesar.

Que, en los casos en que una sentencia fuere de incumplimiento, y siempre que el País Miembro cuya conducta fue objeto de tal sentencia no haya adoptado las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, la forma de hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia es mediante un procedimiento sumario por desacato, el cual se encuentra regulado en el Estatuto del Tribunal mediante los artículos 112 a 120, de donde se deduce claramente que el sujeto activo de dicho procedimiento sumario es necesariamente un País Miembro, por lo que no cabría mantener tal procedimiento contra un País que ha devenido en tercero en relación con la Comunidad Andina.

Que, en relación con el segundo efecto, que como se dijo consiste en que la sentencia de incumplimiento constituye título legal y suficiente para que el particular que promovió la acción de incumplimiento pueda solicitar al juez nacional competente la indemnización de daños y perjuicios, ya no tendrá sustento si el objeto principal, así como la naturaleza de la acción de incumplimiento no se realizan en el mundo jurídico, tal y como se plasma anteriormente.

Que, no obstante lo anterior, el Tratado de Creación del Tribunal prevé como tutela judicial efectiva para quien ha recibido daño por el incumplimiento de la normativa comunitaria, conforme con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, la posibilidad de acudir ante los Tribunales competentes, para que, de acuerdo con las prescripciones del derecho interno, soliciten el restablecimiento de sus derechos.

Que, si bien la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de la República Bolivariana de GACETA OFICIAL 24/11/2006 4.28 Venezuela se produjo cuando el presente procedimiento sumario se encontraba con imposición de sanciones, la falta de competencia que por efecto de la misma ha sobrevenido, obliga a inhibirse de seguir conociendo el presente procedimiento. del Tribunal.

COMUNÍQUESE a los demás Países Miembros. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO DECIDE:

PRIMERO: Dejar sin efecto las sanciones impuestas en el Proceso Sumario 52AI-2001.

SEGUNDO: Inhibirse de seguir conociendo el presente procedimiento sumario por incumplimiento de sentencia emitida dentro del Proceso 1-AI-97, del 11 de diciembre de 1997, contra de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERO: Disponer el archivo del proceso. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA

NOTIFÍQUESE el presente auto de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Estatuto PROCESO Nº 122-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión 344, con base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 604-2005.

Actor: UBS AG. Marca: UBS (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de septiembre del año dos mil seis. Acuerdo de Cartagena, y del artículo 6 quinquies Sección A numeral 1 y Sección C numeral 1 del Convenio de la Unión de París, con motivo del proceso interno Nº 604-2005. VISTOS: El Oficio Nº 222-2006-SCS-CS, de 19 de mayo de 2006, por medio del cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de septiembre de 2006.

GACETA OFICIAL 1. Las partes. 24/11/2006 5.28 la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París. La parte actora es UBS AG. Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, de la República del Perú y a UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. como Tercero Interesado. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 25 de septiembre de 1998, UBS A.G. solicitó el registro del signo mixto “UBS y figura de tres llaves cruzadas” para distinguir servicios de asesoramiento legal, especialmente en lo relacionado a la incorporación y administración de compañías, investigación científica e industrial, arrendamiento de tiempo de acceso a base de datos, creación de programas para procesamiento de información, arrendamiento de medios de almacenamiento electrónico, óptico y magnético y/o software, así como de equipo e instrumentos de la clase 9, arrendamiento de instalaciones de procesamiento de información, administración y ejercicio de derechos de propiedad industrial de la clase 42, reivindicando prioridad extranjera del 1 de abril de 1998.

Mediante Resolución Nº 2977-2000/OSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado, ya que consideró que algunos de los servicios que distinguen los signos en conflicto son los mismos, y que los elementos denominativos que conforman los signos en conflicto poseen gran nivel de cercanía debido a que coinciden en sus estructuras gramaticales, variando únicamente en sus letras intermedias.

Con fecha 05 de abril de 2000, presentó recurso de apelación UBS AG, la cual fundamentó que, no obstante de haberlo solicitado, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) inaplicó la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París. A través de la Resolución Nº 1134-2000/TPIINDECOPI, de fecha 09 de octubre del 2000, en última instancia administrativa, el Tribunal de INDECOPI, confirmó la resolución de primera instancia, denegando el registro de la marca mixta UBS por considerar que los consumidores podrían ser inducidos a confusión con las marcas de United Parcel Service of América, Inc. UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. formuló el 22 de marzo de 1999, observación contra la solicitud de registro sub materia.

Esta acción la inició en su calidad de titular de la marca denominativa UPS con certificado de Registro Nº 9692, inscrita ante el INDECOPI para distinguir servicios de restauración (alimentación); de alojamiento temporal, de cuidados médicos; de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; servicios de investigación científica e industrial; de programación de ordenadores; y servicios que no puedan ser clasificados en otras clases, todos ellos de la clase 42 de la Clasificación Internacional.

UBS AG formuló demanda de impugnación de la resolución administrativa, argumentando la coexistencia de hecho pacífica de las marcas a nivel internacional, la misma que fue declarada fundada por la Sala Civil de la Corte Suprema del Perú mediante sentencia de fecha 2 de junio de 2003. La empresa solicitante alega que sus marcas mixtas UBS identifican desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo la cual es reconocida en el territorio peruano como “Banco de Primera Categoría”.

Asimismo, que la marca mixta UBS se encuentra debidamente registrada en Suiza, por lo que solicita la aplicación de Del escrito de la demanda presentada por la empresa UBS AG.; se observan los siguientes argumentos legales: Esta última es apelada por la demandante ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema del Perú, quien remite a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial. 2.2.

Fundamentos de la demanda. • La violación del Convenio de París. Argumenta la empresa demandante que solicitó expresa y formalmente la aplicación de lo dis- GACETA OFICIAL puesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. Sin embargo, el Tribunal del INDECOPI denegó la marca solicitada sin tomar en consideración lo establecido por dicha norma: “Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca (…)”.

En este sentido, no se trata de una violación meramente accesoria a un tratado internacional, sino a una resolución administrativa emitida al margen de las circunstancias de hecho que acreditan la coexistencia de las marcas en conflicto en todo el mundo y la ausencia de riesgo de confusión para los consumidores. • Coexistencia pacífica entre marcas a nivel internacional.

Se argumenta que: “De la misma forma que United Parcel Service of América, Inc. ha reconocido en el procedimiento administrativo nuestra tradición y prestigio en los mercados internacionales, UBS AG., también reconoce que ésta empresa norteamericana de mensajería es una de las más importantes del sector manteniendo actualmente operaciones en todo el mundo (…).

Evidentemente, la naturaleza internacional de nuestras operaciones permite concluir que ambas están presentes en los más importantes mercados del mundo entero, lugares donde coexisten sin provocar error o confusión entre los consumidores. Lo cierto es que no existen razones para señalar que la situación tiene que ser diferente en el caso consumidores peruanos.” Así, señala que cuando dos marcas tienen una larga tradición en los mercados mundiales, éstas adquieren una fuerte distintividad que permite a los consumidores identificarlas y distinguirlas.

Asimismo, que la presencia efectiva de la marca mixta UBS en el mercado peruano no sólo se manifiesta a través de los medios de comunicación sino que poseen representantes permanentes acreditados ante la Superintendencia de Banca Seguros, los cuales vienen actuando en el territorio peruano acorde con las normas vigentes. Por otra parte, considera la demandante que, son marca de casa señalando que: “Reconocemos una “marca de la casa”, cuando los consumidores asocian una denominación determina- 24/11/2006 6.28 da, con un fabricante en particular.

Sin importar el producto o servicio de que se trate, los consumidores siempre asociarán ésa marca con ése fabricante (…). Nuestra marca, UBS + (logo de tres llaves cruzadas), se utiliza en diferentes productos o servicios con el propósito que los consumidores conozcan que su proveedor es una importante entidad bancaria suiza.Y lo propio ocurre con las marcas de United Parcel Service of América, Inc. al estar relacionadas con dos empresas de actividades completamente distintas, lo cierto es que ambas marcas nunca han llevado a error a los consumidores.” Considera la demandante que la existencia de una violación manifiesta a las normas del Convenio de París, también se produce una “infracción de las normas de la Organización Mundial del Comercio –OMC”-.

Fundamenta este argumento en el artículo 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, señalando que una violación de la mencionada norma implicaría asimismo, una violación de las obligaciones adquiridas por el Estado peruano en el ámbito internacional. • No existe semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto.

El escrito de la demanda expone en este punto los criterios de registrabilidad conforme al artículo 131 del Decreto Legislativo 823. En este sentido, alega la diferencia entre los conjuntos literales en conflicto, las cuales el Tribunal del INDECOPI no tomó en consideración, violando así las disposiciones del Decreto Legislativo 823. Dice que: “Existiendo diferencias en la letra central de ambos conjuntos literales, donde una letra “B” ocupa el lugar de una letra “P”, podemos señalar que tal desigualdad representa una diferencia substancial en marcas formadas por apenas tres letras (…)”.

Asimismo, alega que en la resolución administrativa impugnada, como consecuencia de las infracciones a los criterios de registrabilidad, se termina otorgando una suerte de monopolio sobre letras del alfabeto. De otro lado, no se tomó en cuenta que su marca es mixta y que el logo refuerza las diferencias existentes entre los signos, ya que las marcas deben ser evaluadas considerando su conjunto.

GACETA OFICIAL 2.3. Contestación a la demanda. 2.3.1 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI. Fundamentos de la contestación. • Respecto a la aplicación del Convenio de París En este sentido, señala que a partir de la norma citada, la empresa demandante construye una argumentación falaz con la cual pretende demostrar que el Tribunal de INDECOPI al momento de expedir su resolución y denegar el registro de la marca “UBS” (mixta), no habría tomado en cuenta “circunstancias de hecho” tales como la coexistencia de las marcas, la publicidad a nivel mundial, etc.

De esta manera, señala “(…) que el artículo 6 quinquies del Convenio de París se refiere a las condiciones de registro y a la independencia de la protección de una misma marca en varios países, lo cual constituye una ratificación del principio de territorialidad que rige el derecho de marcas”, y así, el principio de la territorialidad que rige el derecho de marcas es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado y que en el caso peruano se encuentra recogida en el Código Civil.

Señala asimismo, que en el campo específico de la propiedad industrial, este principio de territorialidad tiene dos implicaciones fundamentales: • “La ley nacional establece las condiciones de adquisición, contenido y extinción de los derechos, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales y regionales. • La protección que la ley otorga se encuentra limitada al territorio de un determinado Estado.

Dentro de este marco legal, la norma contenida en el artículo 6 quinquies del Convenio de París constituye una excepción al principio de territorialidad, al regular los supuestos en que el titular de una marca registrada en un País de la Unión reclama protección en los demás países.” 24/11/2006 7.28 Plantea así, que aplicando dicha norma al caso en concreto debemos concluir que la autoridad administrativa peruana podrá denegar el registro de la marca “UBS”, registrada en Suiza, país contratante del Convenio de París, si es que dicho registro es capaz de afectar los derechos de un tercero en el Perú. • Respecto a la aplicación de las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Señala el escrito de la contestación a la demanda que: “Es el caso que, conforme se ha explicado en el punto anterior, la resolución expedida por el Tribunal de INDECOPI no ha violado ninguna de las normas contenidas en el Convenio de París y por el contrario ha aplicado estrictamente la norma prevista en el artículo 6 quinquies, sección B, numeral 1, la cual prescribe que podrá rehusarse el registro de una marca cuando sea capaz de afectar derechos de terceros en el país en el que se reclama la protección”.

Consecuentemente, no es cierto que la resolución del Tribunal de INDECOPI haya violado los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano frente a la Organización Mundial del Comercio. • Respecto del examen de confundibilidad de las marcas. Indica el escrito de la contestación que la demandante no ha aportado, ni en procedimiento administrativo, ni en proceso judicial, prueba alguna que sea capaz de hacer desaparecer el riesgo de confusión entre las marcas.

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma concordante con el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo Nº 823, la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro cuando ésta se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error o confusión al consumidor.

En consecuencia, es inevitable apreciar que las marcas en conflicto están destinadas a distinguir servicios que pertenecen a la clase 42 de la nomenclatura oficial, lo cual evidentemente incrementa el riesgo de confusión entre los signos. Además, “desde el punto de vista fonético los signos tienen una pronunciación muy semejante porque coinciden en la vocal inicial (U) y GACETA OFICIAL en la consonante final (S) y las consonantes intermedias en que difieren (B y P) representan ambas sonidos de articulación bilabial muy parecidos (BE y PE)”. 2.3.2 Contestación a la demanda por parte de UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. La sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC., no dio contestación a la demanda propuesta.

En el informe enviado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú expone que: “Se declaró rebelde a la empresa United Parcel Service of América Inc.”. 2.4. Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema del Perú. La Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema declara fundada la demanda, basándose en el hecho que las marcas enfrentadas si bien están vinculadas por los servicios que distinguen en una misma clase, estos servicios se dirigen o emplean en actividades diferentes, por otra parte indica que del análisis de los signos las letras “P” y “B” marcan la diferencia, pues: “(…) su representación y sonido son diferentes; y emitiendo la pronunciación deletreando cada letra se concluye que existe cierta diferencia gráfico fonética que hacen perfectamente identificable el origen empresarial”; razón por la cual la autoridad administrativa debe proceder a emitir una nueva resolución conforme a derecho; y en consecuencia, declarar la nulidad de las Resoluciones: Nº 2977-1999/OSD-INDECOPI y Nº 1134-2000/TPI-INDECOPI. 2.5.

Apelación de la Sentencia de la Sala Civil La parte demandada reitera en la apelación, los alegatos de la contestación a la demanda, en este sentido, sus argumentos se pueden resumir en: • Las premisas empleadas por la Sala para señalar que UBS y UPS serían diferenciables, son totalmente erróneas. • La sentencia se equivoca al considerar que es aplicable la Cláusula TAL CUAL, del Artículo 6 Quinquies Sección A numeral 1 del Convenio de París. 24/11/2006 8.28

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú procede la interpretación prejudicial, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Así mismo, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar de oficio, los artículos 83 literales d), e) y el artículo 84 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 24/11/2006 9.28 d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser sus- GACETA OFICIAL ceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según lo previsto en el artículo 83, literal a), no podrán registrarse los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto que la marca, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente 24/11/2006 10.28 para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. GACETA OFICIAL El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las 24/11/2006 11.28 particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

(STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso: Lloyd, BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

GACETA OFICIAL III. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. La marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso Nº 114-IP-2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, del 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.

(OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255). La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, lo cual se desprende del literal d), del artículo 83, o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) 24/11/2006 12.28 y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. (Proceso 23-IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”. (Proceso Nº 16-IP-2001, marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 de mayo de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. GACETA OFICIAL La doctrina hace la siguiente consideración sobre el tema: “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.

(AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268). La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitáriamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.

(ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”, Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131). El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, así como en los casos en que el signo que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida. • El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. 24/11/2006 13.28 Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

IV. LA COEXISTENCIA DE HECHO. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS”, consistente en que los signos en disputa han coexistido sin que se hubiesen presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia, de hecho, se subordina necesariamente a que coexistan en el mercado sin que produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular GACETA OFICIAL sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos”. (Proceso Nº 60-IP-2000. Marca: “ACADEMIA PACIOLO”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 642, de 25 de febrero de 2001).

Respecto de este punto, Otamendi dice lo siguiente: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no, o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad (…)”.

Sin embargo, la coexistencia de hecho no constituye un presupuesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. V. DE LA FAMILIA DE MARCAS En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una 24/11/2006 14.28 impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso N° 97-IP-2002, caso “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003). VI. DE LA SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO FRENTE A OTRAS NORMAS INTERNACIONALES. El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el Principio de la “Supremacía del Derecho Comunitario”, el mismo que encuentra su complemento en otros, como lo son: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

“El derecho comunitario andino, fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. Este tercer elemento dice relación con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, lo cual en la práctica se traduce en que el hecho de pertenecer al GACETA OFICIAL acuerdo de integración le impone a los Países Miembros dos obligaciones fundamentales dirigidas la una, a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y la otra, a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sean de naturaleza legislativa, judicial, o administrativa, que contraríen u obstaculicen la aplicación del derecho comunitario” (Sentencia dictada en el expediente N° 89-AI-2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 722, del 12 de octubre del 2001); por tanto, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno”.

(Proceso 06-IP-93, publicado en la Gaceta Oficial Nº 150, del 25 de marzo de 1994). 24/11/2006 15.28 de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Tercero: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Cuarto: Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o anteriormente solicitada para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Quinto: La coexistencia de hecho es un indicio de inconfundibilidad, sin embargo, ésta no constituye un presupuesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evi- GACETA OFICIAL 24/11/2006 16.28 tando que el consumidor se vea inducido a error.

Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. Sexto: Si una pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría llevar a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común, supuesto en el cual el registro de uno de tales signos, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. Séptimo: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero; lo cual tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 139-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 48 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00071. Actor: ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC. Patente: “RECIPIENTES DE SEPARACIÓN PARA DIRIGIR EL ANÁLISIS DE AGLUTINACIÓN DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS Y FORRO O REVESTIMIENTO TUBULAR PARA PREVENIR CONTAMINACIONES”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial GACETA OFICIAL formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 24/11/2006 17.28 c. La sociedad ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC el 11 de julio de 2002, interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de septiembre de 2006. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Demandada: Sociedad ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC. NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Hechos. a. La sociedad ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC solicitó el 3 de febrero de 1997 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “Recipientes de separación para dirigir el análisis de aglutinación de las células sanguíneas y forro o revestimiento tubular para prevenir contaminaciones”.

A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 97005076. b. La Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución 16859 de 30 de mayo de 2002, resolvió otorgar el privilegio de patente de invención solicitada en relación con las reivindicaciones 1 a 13 y 17 a 26 y negar el privilegio de patente para las reivindicaciones 14 a 16 contenidas en el folio 282, por carecer de nivel inventivo y novedad. d. La Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución N° 28847 de 10 de septiembre de 2002, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución N° 16859 de 30 de mayo de 2002. e. La sociedad ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de los actos administrativos anteriormente anotados. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. El artículo 16 de la Decisión 486 se refiere a que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica; esto lo hace en relación con la totalidad del invento y no en relación con sus componentes, es decir, para que una invención se considere no novedosa, es necesario que en su totalidad se encuentre comprendida en el conjunto de conocimientos existentes y que son aplicables al proceso industrial.

Si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención o algunas de las reivindicaciones que la componen deban ser rechazadas por carecer del requisito de novedad, ya que la novedad se predica de toda la invención y no sólo de algunos de sus componentes.

En el caso particular, ni el concepto del examinador técnico, ni los actos administrativos demandados tuvieron en cuenta la definición de novedad referida anteriormente, ya que de todos los elementos que conforman el recipiente a que hacen referencia las reivindicaciones 14 a 16 únicamente la consistencia de tapón poroso es revelado por la anterioridad 4.435.293.

Por lo tanto, una única característica de los elementos del recipiente se GACETA OFICIAL encuentran en la anterioridad, y no la totalidad de las características como erradamente se indicó en los actos administrativos demandados. b. El recipiente que se pretende proteger en las reivindicaciones 14 a 16 sí tiene altura inventiva, ya que dicho recipiente no es obvio ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Esto por cuanto a la fecha de la presentación de la solicitud de patente no se había revelado un recipiente que comprendiera exactamente la misma combinación de elementos. La invención que se intenta proteger contiene una serie de elementos que la hacen sobresalir en relación con lo que se encontraba en el estado de la técnica, lo que le imprime altura inventiva y, por lo tanto, a pesar de incluir características comunes a productos que se encontraban en el estado de la técnica hace que sea perfectamente patentable. c. La patente 4.435.293 no revela de ninguna manera un método para separar reactivos de una reacción de aglutinación empleando una matriz en un recipiente de reacción, lo que sí se reivindica en la invención que se intenta proteger.

El uso de un restrictor de flujo plástico para prevenir el paso de partículas a una solución de lavado, no hace que las reivindicaciones del recipiente para llevar a cabo un ensayo sean obvias. d. Las resoluciones demandadas no fueron adecuada y suficientemente motivadas, ya que no se dan fundamentos científicos claros y detallados, las razones técnicas completas, las circunstancias y motivos fácticos, para tomar la decisión que en ellas se plasma. 3.

La contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 24/11/2006 18.28 alguna de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • El examen de fondo de la solicitud permitió demostrar que las reivindicaciones 14 a 16 no reunía los requisitos legales previos de novedad y nivel inventivo. • El objeto de las reivindicaciones 14 y 15 no es nuevo, ya que no está comprendido en el estado de la técnica.

De un examen comparativo entre las reivindicaciones mencionadas y la materia de la solicitud US 4.435.293, se encontró que el objeto reivindicado ya era conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada por la demandante, puesto que todas las características allí reclamadas fueron divulgadas. • Para una persona normalmente versada en la materia, el objeto de la invención contenida en las reivindicaciones 14 a 16 se deriva de forma evidente del estado de la técnica correspondiente anterior a la solicitud, lo mencionado, ya que a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado en las mismas. • Los actos administrativos acusados fueron sustentados de forma real, seria, adecuada y suficiente. • Como quiera que el examen definitivo de patentabilidad fue desfavorable en cuanto a las reivindicaciones 14 a 16, la Oficina Nacional Competente expidió legal y válidamente los actos administrativos impugnados.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS A SER INTERPRETADAS. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • Con la expedición de los actos administrativos acusados no se ha incurrido en violación No obstante lo anterior, se interpretará de oficio los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la GACETA OFICIAL Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “Recipientes de separación para dirigir el análisis de aglutinación de las células sanguíneas y forro o revestimiento tubular para prevenir contaminaciones”.

Así mismo se interpretará de oficio el artículo 48 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que los actos administrativos demandados se expidieron en vigencia de dicha normativa. A continuación se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISION 344 Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio nor- 24/11/2006 19.28 malmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” (…) DECISIÓN 486 (…) Artículo 48 “Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.” (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) GACETA OFICIAL IV. CONSIDERACIONES: A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renova- 24/11/2006 20.28 ción o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

(Proceso Nº 154-IP-2004. In- GACETA OFICIAL terpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005)”. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. 24/11/2006 21.28 A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “Recipientes de separación para dirigir el análisis de aglutinación de las células sanguíneas y forro o revestimiento tubular para prevenir contaminaciones”, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No obstante lo anterior, algunas etapas procesales en el trámite de dicha solicitud se realizaron en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por lo tanto, las normas de carácter procesal contenidas en dicha normativa eran las aplicables a las etapas procesales pendientes de realización en relación con la solicitud en comento, tal como sería el caso del artículo 48 de dicha normativa.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedo- GACETA OFICIAL so, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.

De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. 24/11/2006 22.28 procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 14 de abril de 2005). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a 1 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente 2.

(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial del 17 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057 de 21 de abril de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso Nº 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234 de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: 2 CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 24/11/2006 23.28 “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP1998.

Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). 2. Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza GACETA OFICIAL 24/11/2006 24.28 como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). da ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta. Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante argumentó que aunque un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hiciera parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención o algunas de las reivindicaciones que la componen deban ser rechazadas, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente significa “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar” 3. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 3.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pue- 3 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. C. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS.

En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es GACETA OFICIAL decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.4 En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un “nuevo resultado”, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.” 5 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplica- 4 5 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 24/11/2006 25.28 ción industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra nada sobre el tema, GACETA OFICIAL como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.) D. EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDE O DENIEGA UNA PATENTE Y SU RELACIÓN CON EL EXAMEN DEFINITIVO DE PATENTABILIDAD. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante argumentó que las resoluciones demandadas no fueron adecuada y suficientemente motivadas, ya que no se dieron los fundamentos científicos y técnicos completos de la decisión, se hace necesario analizar cómo debe ser el acto administrativo que concede o deniega una patente y su relación con el examen definitivo de patentabilidad.

El artículo 48 de la Decisión 486 condiciona el acto por medio de cual se concede o se deniega la patente, al resultado del examen definitivo de patentabilidad. Es decir, el acto administrativo de concesión o denegación de patente debe dar cuenta del examen definitivo de patentabilidad, concediendo la patente si dicho examen fue favorable, negando la patente si fue desfavorable, y concediendo patente en relación con algunas de las reivindicaciones si el examen fue parcialmente favorable.

Si bien el artículo 48 de la Decisión 486 no establece expresamente que el acto que concede o deniega la patente de invención deba ser suficientemente motivado, al hacer depender dicho acto del examen definitivo de patentabilidad igualmente, genera el efecto de que el acto no se presente sin ningún sustento o motivación, sino que sea una consecuencia del resultado del examen definitivo de patentabilidad y, en efecto, adecuadamente motivado.

Por lo tanto, el acto administrativo que conceda o niegue una patente deberá dar cuenta del examen definitivo anotado, el cual puede estar sustentado en opiniones de expertos u organismos tecnológicos idó- 24/11/2006 26.28 neos de conformidad con el artículo 46 de la misma Decisión 486. E. LAS REIVINDICACIONES. Dado que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación se debate sobre la legalidad de una resolución que otorga parcialmente una patente de invención, es decir, en relación con algunas de las reivindicaciones presentadas por el solicitante, se hace necesario referirse al concepto de reivindicaciones, así como al análisis que hace la Oficina Competente sobre cada reivindicación. Las reivindicaciones son las características técnicas de la invención para las cuales se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

La solicitud de patente puede contener una o más reivindicaciones, las cuales son una parte esencial y fundamental de la misma, ya que éstas informan sobre las características que la invención añade al estado de la técnica y, por lo tanto, son las que diferencian la invención de lo ya existente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido de la siguiente manera a las reivindicaciones: “Entre los requisitos señalados por el artículo 13 para las solicitudes está el de “una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente.

Es necesario precisar que las reivindicaciones son totalmente determinantes en este tipo de solicitudes, pues permiten delimitar la invención y así establecer si la misma es o no patentable. (…) Por ello, las reivindicaciones ‘por lo general, incluyen las características técnicas necesarias para definir la invención y exponen las particularidades técnicas que desean proteger’.

(Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, ‘Régimen Andino de la Propiedad Industrial’, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañes, Santa fe de Bogotá, 1955, nota en pág. 94).” (Proceso 31-IP-97. Interpretación prejudicial de 8 de GACETA OFICIAL junio de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 363, de 11 de agosto de 1998). 24/11/2006 27.28 CUARTO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos.

Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el acto que conceda o niegue una patente de invención debe dar cuenta del examen definitivo de patentabilidad, el cual puede estar sustentado en opiniones de expertos u organismos tecnológicos idóneos de conformidad con el artículo 46 de la misma Decisión.

SEXTO: Cuando se presenta más de una reivindicación en la solicitud de patente, el examinador debe analizar la novedad y el nivel inventivo de cada una de aquéllas, pudiendo determinar que una o algunas no cumplen con dichas características, y así, conceder parcialmente una patente de invención. Cuando el solicitante presenta más de una reivindicación, el examinador debe analizar la novedad y el nivel inventivo de cada una de aquéllas, pudiendo determinar que una o algunas no cumplen con dichas características, y así, conceder parcialmente una patente de invención. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención, la acción propia de la naturaleza.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300071, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 24/11/2006 28.28 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú