Año XXIV - Número 1476 Lima, 16 de marzo de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 166-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 135, literales e) e i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134 y 135, literales a) y g), de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-0132. Actor: Sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. Marca nominativa: “PLANET COLA” Proceso 170-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Marca: UBS+logotipo.

Actor: sociedad UBS A.G. (Suiza). Proceso interno Nº 2408-2005 Proceso 173-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 82, literales a) y h), de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 1259-2005.

Actor: Sociedad INVERSIONES SANTA FÉ S.A.C. DE PERÚ. Marca mixta: “RESTAURANT TURÍSTICO 5 TENEDORES” Proceso 174-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, el artículo 81 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 149-2006.

Marca: PROVIRIL Proceso 180-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136, literal a), 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134, 135, literales a), e) y f), 150, 166 y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-0157. Actor: RODOLFO MORA MORA. Marca mixta: “BROCHA MONA” Para nosotros la Patria es América 37 GACETA OFICIAL 16/03/2007 2.60 PROCESO 166-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 135, literales e) e i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134 y 135, literales a) y g), de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-0132. Actor: Sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. Marca nominativa: “PLANET COLA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el diecisiete de noviembre de 2006. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC. solicitó el 29 de octubre de 2003, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo denominativo PLANET COLA para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas); solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 03-96178. b. Después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. se opuso al registro como marca del signo PLANET COLA, con base en el siguiente argumento: “(…) la expresión PLANET COLA consiste en la combinación de un término genérico (de uso común) y un término descriptivo, por lo cual carece de la distintividad necesaria para ser registrada como marca.” c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 18011 del 30 de julio de 2004, declaró infundada la oposición mencionada y concedió el registro del signo denominativo PLANET COLA.

Tercero interesado: Sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC. d. Contra esta decisión la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. B. DATOS RELEVANTES. e. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 24829 de 30 de septiembre de 2004, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución N° 18011 de 30 de julio de 2004 y concedió el recurso de apelación. 1.

Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la GACETA OFICIAL f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 29041 de 26 de noviembre de 2004, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando el acto recurrido. g. La sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A., mediante apoderado, presentó ante el Consejo de Estado de la República Colombia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos anotados anteriormente. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora sustenta su demanda en los siguientes argumentos: a. El signo solicitado consiste exclusivamente en dos términos irregistrables y carece de otras expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad, por lo siguiente: La palabra COLA se convirtió en una designación de uso común y genérica para bebidas gaseosas.

Existen varios artículos médicos, recetas de cocina y monografía que así lo evidencian. Existe, inclusive, el libro “La Guerra de las Colas”, cuyo autor es Roger Enrico, quien fue presidente de Pepsi, y su tema es la pugna entre dos grandes fabricantes de bebidas gaseosas, Coca – Cola y Pepsi – Cola. El término PLANET es descriptivo para los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, la expresión PLANET indica que las bebidas son vendidas en todo el planeta, que equivale a decir en todo el mundo, lo cual claramente describe, o pretende describir, una de las características del producto. Por otra parte, la expresión PLANET también constituye una expresión laudatoria, toda vez que indica que se trata de bebidas que tienen una amplia aceptación y difusión. Indicar que una bebida es vendida o aceptada en todo el planeta, constituye una alabanza de la misma. b. Para que la combinación de términos genéricos y descriptivos pueda dar como resultado 16/03/2007 3.60 una expresión distintiva, se requiere que la expresión resultante tenga una significación distinta y se convierta en una expresión caprichosa o de fantasía. Para el caso en concreto, decir que PLANET y COLA constituyen una expresión distintiva, es como decir que se puede permitir el registro de GASEOSA VENDIDA EN TODO EL MUNDO. c. El signo solicitado viola el articulo 135, literal i), de la Decisión 486, ya que puede engañar a los medios comerciales o al público, toda vez que el empleo de la palabra PLANET lleva a que se atribuyan al producto unas determinadas características de aceptación universal.

Las bebidas de la clase 32 son productos de consumo masivo, dirigidas a un público consumidor medio, que puede asumir que es una bebida consumida en todo el mundo. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • El signo solicitado como marca no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 y, en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca. • El signo solicitado no es descriptivo ni genérico respecto de los productos que pretende distinguir, ya que el consumidor medio lo va a solicitar como PLANET COLA en su conjunto y no de manera fraccionada, como lo pretende la actora.

La expresión en conjunto no constituye una designación común o usual para aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve al consumidor la idea inmediata de que se trata de dichos productos. • El signo solicitado de ninguna manera puede engañar a los medios comerciales o al público, ya que de ninguna manera la expresión PLANET está expresando características especiales de los productos que distingue el signo, sobre todo si se tiene en cuenta que GACETA OFICIAL PLANET es planeta en español, y tal expresión nunca ha sido considerada como característica o propiedad de productos o servicios dentro de la Clasificación Internacional de Niza. b. Por parte del tercero interesado.

De conformidad con el Oficio N° 1409, de 5 de septiembre de 2006, suscrito por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, la sociedad THE MONARCH BEVERGE COMPANY, INC., no contestó la demanda. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. 16/03/2007 4.60 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículos 135, literales e) e i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

DECISIÓN 486 (…) Igualmente se interpretará de oficio el artículo 134, 135, literales a) y g) de la mencionada Decisión. (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”; a) las palabras o combinación de palabras;

(…) GACETA OFICIAL 16/03/2007 5.60 “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…). VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: (…) A. Requisitos para el registro de las marcas.

La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). B. Signos genéricos, descriptivos y evocativos. El signo genérico y descriptivo en idioma extranjero. (…) C. Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). D. Signos denominativos compuestos.

(…) E. Signos engañosos. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifi- 16/03/2007 6.60 ca”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario, la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir GACETA OFICIAL 16/03/2007 7.60 un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible”. 3 2.

La susceptibilidad de representación gráfica. De conformidad con lo anterior, los requisitos de las marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. 1. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”..4 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 3 4 OTERO LASTRES, José Manuel.

“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 5 El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

B. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS. EL SIGNO GENÉRICO O DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJERO. En atención a que en el caso bajo estudio la sociedad demandante argumentó que la palabra COLA es genérica y PLANET descriptiva, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos, genéricos y evocativos, así como a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, 5 OTERO LASTRES, José Manuel.

Ob. Cit. Pág. 134. GACETA OFICIAL es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, y que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos. El artículo 135, literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos.

La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posi- 16/03/2007 8.60 bilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común, y se trata de signos genéricos, descriptivos o comunes, salvo que sean signos denominativos compuestos, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca, pero no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta GACETA OFICIAL 16/03/2007 9.60 Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759 de 6 de febrero de 2002). den estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231, de 16 de agosto de 2005). C. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. Como quiera que en el caso bajo estudio la demandante argumentó que la palabra COLA es de uso común, se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos compuestos exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 6 Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pue- Se debe prestar especial atención a los signos conformados por palabras en idioma extranjero, ya que si éstas no forman parte del conocimien- 6 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL to común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca, pero no serán registrables dichos signos si se ha generalizado su uso, de conformidad con lo anteriormente anotado y que se trata de signos genéricos, descriptivos o comunes salvo que se trate de signos denominativos compuestos.

D. LOS SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de re- 16/03/2007 10.60 gistro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). E. LOS SIGNOS ENGAÑOSOS. El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general.

Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003). Asimismo el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. ”. (Proceso 38-IP-99.

Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000.) GACETA OFICIAL 16/03/2007 11.60 En virtud de lo anteriormente expuesto, del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que se trate de signos denominativos compuestos que contengan una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría TERCERO: El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales no es susceptible de registro.

Caso distinto es el signo que se halle conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común usual le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

CUARTO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

QUINTO: La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo por si mismo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público GACETA OFICIAL 16/03/2007 12.60 consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20020132, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 170-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Marca: UBS+logotipo.

Actor: sociedad UBS A.G. (Suiza). Proceso interno Nº 2408-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis. referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, VISTOS: Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 369-2006-SCS-CS, de 6 de octubre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

El Oficio Nº 369-2006-SCS-CS, de 6 de octubre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 30 de octubre de 2006, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Dra. Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2408-2005.

El auto de 22 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la a) Partes en el proceso interno Demandante: UBS AG (Suiza). Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

Tercero interesado: United Parcel Service of America, Inc. (Estados Unidos). GACETA OFICIAL b) Hechos El 23 de septiembre de 1998 UBS AG (Suiza) solicitó el registro como marca del signo UBS escrita en letras características y la figura estilizada de tres llaves entrecruzadas para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 2 de octubre de 1998, UBS AG presentó copia del certificado de registro de la marca UBS y logotipo en base a la cual reivindica prioridad. Una vez publicada la solicitud, el 9 de abril de 1999, United Parcel Service of America, Inc. (Estados Unidos), presentó observación al registro del signo UBS (mixto), con base al registro previo de la marca UPS (nominativa), que, también, distingue servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por Resolución Nº 2976-2000/OSD-INDECOPI, de 14 de marzo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado. Contra dicha Resolución, el 5 de abril de 2000, UBS (Suiza) interpuso recurso de apelación. El 3 de mayo de 2000, United Parcel Service of America, Inc., absolvió el traslado de la apelación, el recurso fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI por Resolución Nº 1136-2000/ TPI-INDECOPI de 9 de octubre de 2000 que decidió “CONFIRMAR la Resolución 2976-2000/ OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto UBS y logotipo solicitado por UBS AG”.

UBS AG presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú contra las anteriores Resoluciones, la que por sentencia de 23 de agosto de 2005, declaró “FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por UBS AG (…)”. Contra dicha sentencia el INDECOPI interpuso demanda de apelación, motivando que por providencia de 18 de agosto de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú considere que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 83 inciso a) de la Decisión (…) 344, y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, 16/03/2007 13.60 razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, en demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, sostiene que el signo distintivo UBS identifica desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo, la cual está reconocida en el territorio peruano como Banco de primera categoría. Fundamenta su demanda en la violación de las normas del Convenio de París y dice: “A efectos de evaluar la registrabilidad de la marca denominativa UBS, nuestra empresa solicitó expresa y formalmente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. De acuerdo con este tratado internacional, las autoridades nacionales están obligadas a seguir determinados criterios al evaluar una marca registrada en el extranjero.

No obstante nuestro pedido expreso y violando un tratado internacional, el Tribunal del INDECOPI denegó nuestra marca UBS sin tomar en consideración lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del convenio antes mencionado (…)”. Indica que: “No estamos ante una violación meramente accesoria a un tratado internacional, todo lo contrario, estamos ante una resolución administrativa emitida al margen de las circunstancias de hecho que acreditan la coexistencia de las marcas en conflicto en todo el mundo y la ausencia de riesgo de confusión para los consumidores”.

Además, indica: “Enfrentamos una resolución administrativa que deniega la marca de una institución bancaria suiza –ubicada entre las más importantes del mundo- por considerarla confundible con la marca UPS, decisión que no toma en consideración que las marcas en conflicto tienen un poder distintivo debido a su prolongada coexistencia, antigüedad en el mercado y uso efectivo entre los consumidores”.

Argumenta que las operaciones de la empresa United Parcel Service of America Inc. en el envío de paquetes y mensajería es tan famosa como la marca UBS vinculada a la banca, que no causa confusión entre los consumidores. Sobre la coexistencia pacífica entre marcas a nivel internacional, dice: “la naturaleza de las operaciones permite que ambas marcas estén GACETA OFICIAL presentes en los más importantes mercados del mundo entero, lugares donde coexisten sin provocar error o confusión entre los consumidores”.

Además argumenta que “cuando dos marcas tienen una larga tradición en los mercados mundiales, éstas adquieren una fuerte distintividad que permite a los consumidores identificarlas y distinguirlas”. De la publicidad a nivel mundial, el actor señala que: “ambas compañías hemos realizado importantes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar nuestras respectivas marcas.

Naturalmente, no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo”. Indica que las marcas en conflicto constituyen “marcas de casa” a las que se las reconoce cuando “los consumidores asocian una denominación determinada con un fabricante en particular. Sin importar el producto o servicio de que se trate, los consumidores siempre asociarán la marca con este fabricante”, por lo que no pueden generar error en los consumidores.

Argumenta que el uso de su marca está debidamente probado en el territorio peruano. Además aduce que al violar el Convenio de París se violaron normas de la Organización Mundial del Comercio. Finalmente, la parte actora dice que no existen semejanzas suficientes en las marcas “que nos lleven a concluir que puede existir un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto”, dice que “Existiendo diferencias en la letra central de ambos conjuntos literales, donde una letra ‘B’ ocupa el lugar de una letra ‘P’, podemos señalar que tal desigualdad representa una diferencia substancial en marcas formadas por apenas tres letras” y que además “ el INDECOPI “no evaluó debidamente que nuestra marca mixta lleva un ‘logo de tres llaves cruzadas’, lo cual refuerza las diferencias (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Respecto a la aplicación del Convenio de París, señala que “el artículo 6 del Convenio de París se refiere a las condiciones de registro y a 16/03/2007 14.60 la independencia de la protección de una misma marca en varios países, lo cual constituye una ratificación del principio de territorialidad que rige el derecho de marcas”, y que, en consecuencia, de una interpretación sistemática e integral de dicha norma en el caso concreto “la autoridad administrativa peruana podrá denegar el registro de la marca ‘UBS’ y logotipo, registrada en Suiza, país contratante del Convenio de París, si es que dicho registro es capaz de afectar los derechos de un tercero en el Perú”.

Indica también que al no haberse violado el Convenio de París tampoco se ha violado las normas de la Organización Mundial del Comercio. Considera que “la marca solicitada por la empresa demandante ‘UBS’ y logotipo resulta confundible con la marca ‘UPS’ registrada en el Perú por la empresa United Parcel Service of America, Inc, por lo que si se admitiera su registro se estaría afectando los derechos adquiridos por esta última empresa”.

Indica que “en ningún caso las circunstancias de hecho relevantes a las que alude la empresa demandante, logran desvirtuar lo que constituye un hecho irrefutable y que fue la razón esencial por la cual fue denegada su marca, esto es, que las marcas ‘UBS’ y ‘UPS’ están destinadas a distinguir los mismos servicios y son confundibles fonéticamente”.

Sostiene que “es inevitable apreciar que las marcas en conflicto están destinadas a distinguir servicios que pertenecen a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, lo cual evidentemente incrementa el riesgo de confusión entre los signos” y que “la autoridad administrativa constató que las marcas en conflicto ‘UBS’ y logotipo y ‘UPS’ cuentan con evidentes semejanzas en el plano fonético que determinan que su coexistencia pueda inducir a error o confusión al consumidor.

En efecto, desde el punto de vista fonético los signos tienen una pronunciación muy semejante porque coinciden en la vocal inicial (U) y en la consonante final (S) y las consonantes intermedias en que difieren (B y P) representan ambas sonidos de articulación bilabial muy parecidos (BE y PE)” Por lo que, “la autoridad administrativa determinó que, dadas las semejanzas en el plano fonético y la identidad de los servicios que distinguen los signos, la marca solicitada ‘UBS’ y logotipo se encuentra incursa en la prohibición GACETA OFICIAL establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 (…)”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado United Parcel Service or America, Inc., en calidad de tercero interesado señala que: “… la demanda incoada debe ser declarada infundada en razón a que a simple vista se puede percibir que entre las marcas en conflicto, UBS y logotipo (Solicitada) y UPS (Registrada a favor de mi representada), hay un notorio parecido tanto gráfico como fonético y además están destinadas a proteger los mismos servicios ubicados en la clase 36 de la N.O.”.

Al referirse a la Resolución administrativa impugnada, expresa su acuerdo en que “dadas las semejanzas fonéticas y gráficas de los signos y la identidad de algunos de los productos que distinguen, la sala considera que su coexistencia en el mercado es susceptible de causar confusión en el público consumidor (…). En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 ( ) razón por la que no corresponde su acceso a registro”.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); 16/03/2007 15.60 Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo UBS+logotipo se presentó el 23 de septiembre de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el re- GACETA OFICIAL gistro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a la aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso concreto: 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Su- 16/03/2007 16.60 prema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso Nº 224-IP-2006, de 6 de febrero de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1330, de 21 de abril de 2006, emitida para la causa interna Nº 2457-2003, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta, cuya copia se adjunta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca UBS+logotipo cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Marcas denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la GACETA OFICIAL dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio 16/03/2007 17.60 lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso Nº 224IP-2005, ya citado.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas UBS+logotipo y UPS (nominativa). 4.

Marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca noto- GACETA OFICIAL 16/03/2007 18.60 riamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). tos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). CONCLUYE: La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de produc- En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRIMERO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. TERCERO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios GACETA OFICIAL respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO. - De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que 16/03/2007 19.60 haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2408-2005 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/03/2007 20.60 PROCESO 173-IP-2006 Interpretación prejudicial del los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 82, literales a) y h), de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 1259-2005.

Actor: Sociedad INVERSIONES SANTA FÉ S.A.C. DE PERÚ. Marca mixta: “RESTAURANT TURÍSTICO 5 TENEDORES”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de noviembre de 2006. solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. El 8 de junio de 1999, el Consorcio Inversiones Santa Fé S.A.C. de Perú presentó ante el INDECOPI solicitud de registro del signo constituido por LOGOTIPO CON LA DENOMINACIÓN RESTAURANT TURÍSTICO 5 TENEDORES, en colores anaranjado, azul, celeste y blanco, para amparar servicios de restaurante y suministro de comida de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad INVERSIONES SANTA FÉ S.A.C. DE PERÚ. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la b. Con posterioridad, el 2 de septiembre de 1999 el solicitante indicó a la Oficina Nacional que no deseaba reivindicar el término TENEDORES, como parte integrante de la configuración de su marca. c. Mediante Resolución N° 012426/1999/OSDINDECOPI de 11 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI denegó la solicitud de registro al considerar que existe una prohibición absoluta de registrar como marca los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que puedan servir en el comercio para designar o GACETA OFICIAL para describir la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse.

Además, que como la función principal de la marca es la de otorgar identidad a los productos o servicios que la emplean, el elemento a registrar debe poseer cualidades suficientes para provocar el eficaz y deseado resultado de distinguir en el ejercicio competitivo un producto, entendiendo que el signo que se pretende registrar no signifique en forma genérica, necesaria o descriptiva al producto. d. El solicitante interpuso el recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el que fue resuelto mediante Resolución N° 6852000/TPI-INDECOPI, proferida el 9 de junio de 2000 por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en el sentido de confirmar la Resolución impugnada. e. El interesado interpuso demanda ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Perú, que con fecha 21 de enero de 2005 la declaró infundada, argumentando el carácter descriptivo del signo solicitado, determinado en relación con los servicios que pretende distinguir, dado que, RESTAURANT TURISTICO responde a una denominación descriptiva al servicio de restaurantes porque informa directamente al público consumidor las características del local y del tipo de comida que en él se sirve; y con respecto a los signos figurativos compuestos por el número 5 y la figura de cinco tenedores en colores combinados, del cual luego fue eliminado la palabra TENEDORES, alude directamente a la categoría del restaurante. f. El Consorcio de Inversiones Santa Fé S.A.C. interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, considerando que la solicitud de registro reúne los requisitos de ley, ya que es un signo compuesto por tres elementos distintos: RESTAURANT TURISTICO, que cuenta con una letra particular, el número 5, el dibujo de cinco tenedores, con una elaboración especial y una distribución particular, en colores propios y característicos; es decir, es una unidad compuesta por tres elementos con características de distintividad que deben ser calificadas como tal. 16/03/2007 21.60 g. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú solicita la interpretación prejudicial. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora fundamenta su demanda con base en los siguientes planteamientos: a. El signo solicitado, en su conjunto, es una creación distinta a la suma de palabras y figuras que lo conforman. El signo en su conjunto es como debe ser analizado. El hecho de que tenga elementos no descriptivos lo hace registrable. b. Hay marcas débiles, pero no por ello irregistrables. c. El INDECOPI no es el competente para pronunciarse sobre si el signo solicitado es engañoso respecto de la calidad de los servicios que presta.

Esto le corresponde a otras autoridades como las sanitarias y las que otorgan licencias. 3. La contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. El carácter descriptivo del signo solicitado por la empresa demandante.

Es claro que el signo se encuentra compuesto por elementos descriptivos únicamente, por lo que resulta irregistrable. b. La denominación RESTAURANT TURISTICO designa a un tipo de restaurante que se caracteriza por estar ubicado en un inmueble el cual se dedica a la explotación del recurso gastronómico y espectáculos constituyendo un atractivo turístico. c. El número 5, que es su elemento figurativo y la figura de cinco tenedores, aluden la categoría del servicio del restaurante. d. Además ratifica que el signo solicitado no cuenta con elementos distintivos como lo afirma la parte demandante, ya que los elementos gráficos no son suficientemente distintivos.

GACETA OFICIAL e. Además, el Decreto Legislativo N° 823 en su artículo 132, inciso c) en ninguna de sus partes admite el registro de signos como el que se solicita, por lo que no se podrá registrar un signo compuesto de elementos descriptivos. f. El carácter descriptivo del signo solicitado, la forma de su escritura y la disposición de los elementos y colores no cuentan con suficientes distintividad motivo para inadmitir su registro. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la Sentencia del 21 de enero de 2005, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “(…) Décimo.- Que finalmente resulta pertinente agregar que la Oficina de Signos Distintivos y el Tribunal del INDECOPI si son competentes para pronunciarse sobre el carácter engañoso de un signo en la medida que ello constituye una prohibición prevista en la ley, siendo que en el presente caso el signo solicitado puede ser considerado como engañoso al pretender que el público consumidor crea que los servicios que distingue son de primera categoría (cinco tenedores), en tanto que en la solicitud de registro de marca se describen detalladamente los servicios a distinguir, los cuales no corresponden a las especificaciones previstas en el Reglamento de Restaurantes para que sean merecedores de tal categorización. (…) “.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81 y 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 16/03/2007 22.60 Así mismo, se deben interpretar de oficio, el artículo 82, literales a) y h) de la mencionada normativa. Como quiera que el registro marcario fuera solicitado en vigencia de la Decisión 344, procede la interpretación prejudicial solicitada.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” (…) GACETA OFICIAL 16/03/2007 23.60 VI. CONSIDERACIONES. cios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas.

El análisis de registrabilidad y el papel de la no reivindicación de partículas descriptivas. El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: B. La marca mixta. El logotipo como elemento del signo marcario. “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

C. Signos denominativos compuestos. (…) D. Signos descriptivos y genéricos. La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). E. Signos engañosos. (…) A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. El ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD Y EL PAPEL DE LA NO REIVINDICACION DE PARTÍCULAS DESCRIPTIVAS O GENÉRICAS. La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

(…) Como quiera que en el caso bajo estudio, el demandante en el trámite administrativo indicó a la oficina nacional que no deseaba reivindicar el término tenedores como parte integrante de su marca, es pertinente establecer, primero, los requisitos para el registro de las marcas y, posteriormente, la implicación de la no reivindicación de partículas genéricas o descriptivas.

La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”.2 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servi- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas 1 2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL 16/03/2007 24.60 y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: 16/03/2007 25.60 que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. Dentro del anterior análisis de registrabilidad, la oficina nacional o el juez competente, en su caso, no deberán tener en cuenta los elementos genéricos y descriptivos que el solicitante no desea reivindicar y, en consecuencia, no deben ser objeto del análisis respectivo.

Lo anterior, ya que el objetivo perseguido por un solicitante al indicar que no desea la reivindicación de un elemento genérico o descriptivo que acompaña el signo que pretende registrar, es lograr el registro de dicho signo sin obtener derechos sobre los elementos no reivindicados. Por tal motivo, y atendiendo que el efecto de la no reivindicación es que los derechos sobre determinada marca no abarquen los elementos no reivindicados, el respectivo análisis de registrabilidad debe obviar dichos elementos. 4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL B. LA MARCA MIXTA. IMPORTANCIA DEL ELEMENTO FIGURATIVO. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor, tal y como sería el caso de que fuera evocador de conceptos.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, pu- 16/03/2007 26.60 blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

C. LOS SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por tres palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada GACETA OFICIAL en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). 16/03/2007 27.60 ción con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación o figura considerada descriptiva. D. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS.

Dado que en el caso bajo estudio el demandado argumentó que el signo solicitado se encuentra compuesto por elementos descriptivos, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación o figura genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra o figura, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación o figura genérica. Desde el punto de vista marcario una figura o término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación o figura descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en rela- Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El signo formado por uno o más vocablos o figuras genéricas o descriptivas, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación o figura genérica.

E. SIGNOS ENGAÑOSOS. El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. Sobre esta prohibición el Tribuna se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003). Asimismo el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distor- GACETA OFICIAL 16/03/2007 28.60 sión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (Proceso 38-IP-99.

Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000.) En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. te, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor, tal y como sería el caso de que fuera evocador de conceptos.

TERCERO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

CUARTO: Son irregistrables, entre otras, las figuras o denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

QUINTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos o figuras que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

SEXTO: La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posi- Dentro del análisis de registrabilidad, la oficina nacional competente o el juez, en su caso, no deberán tener en cuenta los elementos genéricos y descriptivos que el solicitante no desea reivindicar y, en consecuencia, no deben ser objeto del análisis respectivo SEGUNDO: La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderan- GACETA OFICIAL 16/03/2007 29.60 bilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 12592005, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 174-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, el artículo 81 de la misma Decisión, con base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú. Proceso Interno Nº 149-2006.

Marca: PROVIRIL. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 341-2006-SCS-CS, de 22 de septiembre de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 lite- ral a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 149-2006.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 22 de noviembre de 2006. GACETA OFICIAL 1.

Las partes. Demandante: Schering Aktiengesellschaft. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI); El Procurador a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; Impexyl S.A. (Suiza). 2.

Determinación de los hechos relevantes 16/03/2007 30.60 titular de la marca de producto PROGERIL que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución N° 15545-1998/OSD-lNDECOPI de fecha 31 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones presentadas y otorgó el registro solicitado.

Con fecha 21 de enero de 1999, Glaxo Group Limited, interpuso recurso de apelación. Con fecha 28 de enero de 1999, Schering AG, interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. 2.1. Hechos. Con fecha 28 de octubre de 1997, Impexyl S.A. (Suiza) solicitó el registro del signo PROVIRIL para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas y demás productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con fecha 12 de diciembre de 1997, Schering Corporation (Estados Unidos de América) formuló observación manifestando ser titular de la marca PROSPIRIL que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Con fecha 22 de diciembre de 1997, Glaxo Group Limited formuló observación manifestando ser titular de la marca PREVIREL que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 23 de diciembre de 1997, Schering AG (Alemania) formuló observación manifestando ser titular de la marca PROVIRON que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Con fecha 24 de diciembre de 1997, The Upjohn Company (Estados Unidos de América), formuló observación manifestando ser titular de la marca PROVERA que distingue productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con fecha 29 de diciembre de 1997, Sanofi (Francia), formuló observación manifestando ser Con fecha 4 de agosto de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emite Resolución Nº 973-1999, mediante la cual confirma la resolución de la primera instancia administrativa.

Con fecha 23 de noviembre de 1999, SCHERING AG, presenta demanda contenciosa administrativa contra dicha resolución, la cual es declarada fundada mediante sentencia de fecha 6 de octubre de 2005 por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú. En este contexto, el INDECOPI presenta apelación contra dicha sentencia ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien suspendió el proceso sub materia y elevó la causa a este Tribunal. 2.2 Fundamentos de la Demanda.

Solicita la actora la declaración de invalidez e ineficacia de la resolución administrativa de última instancia, ya que, contrariamente a lo que establece ésta, las marcas en litigio (PROVIRON y PROVIRIL) son semejantes en grafía y pronunciación, al grado de inducir al público a confusión, además de distinguir los mismos productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3 Contestación a la Demanda.

El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y argumenta su inconsistencia. GACETA OFICIAL Señala que, la administración, al realizar el examen de confundibilidad en aplicación de los criterios que establece la norma, determinó que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir al público consumidor a confusión. Asimismo, que son innumerables los registros en clase 5 que poseen la partícula PRO, por lo que ésta constituye una partícula de uso común, y debe ser apartada del análisis comparativo. 2.4 Fundamentos de apelación de la sentencia de la Sala Civil.

Señala que la sentencia yerra en el análisis, en la medida que no toma en consideración lo dispuesto por la norma nacional (artículo 131 del Decreto Legislativo 823), que narra: “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, así como la naturaleza de los productos y servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente”.

En este sentido, existen en la clase 5 usos generalizados de partículas comunes que aluden, ya sea a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o respecto de la función terapéutica del producto, por lo que en la clase 5, las consonantes PROVI o PROBI, son comunes, ya que coexisten los signos PROVITAM, PROBIOTIM, PROBIOX, PROVIT, PROVISC, etc.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, con base en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) 16/03/2007 31.60 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, conforme al artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal se interpretará de oficio el artículo 81 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: “DECISIÓN 344 ( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bie- GACETA OFICIAL nes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la men-te del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 16/03/2007 32.60 El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según lo previsto en el artículo 83, literal a), no podrán registrarse los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto que la marca, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. c) Susceptibilidad de representación gráfica Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirec- Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

GACETA OFICIAL ta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 18-IP-98, caso: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, 16/03/2007 33.60 los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso: “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud de la o las palabras, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Sobre la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

(STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso: Lloyd, BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la GACETA OFICIAL marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”

3. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. Criterio del “Consumidor medio” al hacer una comparación entre signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Respecto de la utilización de un criterio más riguroso al hacer la comparación de signos que distingan productos farmacéuticos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado 16/03/2007 34.60 al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: ‘Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno’.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: ‘Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el GACETA OFICIAL público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas’”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002).

Un análisis riguroso como el comentado se basa en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: “(…) al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.

(Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 997, del 13 de octubre de 2003). ‘El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor’”. (Proceso Nº 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 22 de junio de 2005).

IV. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS El signo destinado a amparar productos farmacéuticos puede haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso Nº 78-IP-2003, caso “HEMAVET”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 997, del 13 de octubre del 2003). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que 16/03/2007 35.60 no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede ha- GACETA OFICIAL 16/03/2007 36.60 vicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. berse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.

Otamendi ha señalado que: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192)”. Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Tercero: Si los signos objeto de análisis se encuentran compuestos por partículas de uso común, descriptivas o genéricas, el análisis en la comparación deberá centrarse en aquel elemento que le otorga la fuerza distintiva a ambos signos. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o anteriormente solicitada para registro, para los mismos ser- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Cuarto: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Quinto: Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre GACETA OFICIAL 16/03/2007 37.60 sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 180-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 136, literal a), 137 y 165, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134, 135, literales a), e) y f), 150, 166, y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-0157. Actor: RODOLFO MORA MORA. Marca mixta: “BROCHA MONA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de noviembre de 2006. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Demandante: RODOLFO MORA MORA. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GACETA OFICIAL Tercero interesado: 16/03/2007 38.60 Sociedad TOMBOW PÉNSIL CO LTDA. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. El 13 de julio de 2001, Rodolfo Mora Mora presentó ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia solicitud de registro del signo BROCHA MONA (mixta), para distinguir “toda clase de artículos para pintores, tales como brochas, rodillos etc., materiales para artistas, productos de imprenta, artículos de encuadernación, papelería, adhesivos, material de instrucción o de enseñanza, materias para embalaje”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica del signo es la siguiente: b. Publicado el extracto de la solicitud no se presentaron oposiciones de parte de terceros. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 12354 de 26 de abril de 2002, denegó la solicitud de registro del signo, aduciendo causal de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que impide el registro de aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Lo anterior, dado que revisados los archivos de la Oficina Nacional, se encontró que la marca MONO (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 16, está registrada como consta en el certificado N° 182557, expediente 94/55860, vigente hasta el 31 de agosto de 2005, cuyo titular es la sociedad TOMBOW PÉNSIL CO LTDA., que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante. d. El interesado interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la anterior decisión administrativa.

El primero fue resuelto mediante Resolución N° 27983 de 29 de agosto de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de confirmar la decisión inicial. e. En el escrito del recurso de reposición se afirma lo siguiente: “No obstante lo anterior y con la finalidad de insistir en los argumentos que sustentan la registrabilidad de la expresión BROCHA MONA, allegó con el presente escrito, la solicitud de limitación de los productos a distinguir con la marca BORCHA MONA, solamente a BROCHAS INDUSTRIALES”. f. Concedido el recurso de apelación éste fue resuelto mediante Resolución N° 35901 de 14 de noviembre de 2002, expedida por la Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia en el sentido de confirmar las decisiones impugnadas. g. Rodolfo Mora Mora presenta demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando se declaren nulos los anteriores actos administrativos y se ordene el registro del signo solicitado. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. El actor sustenta su demanda en los siguientes argumentos: a. Se alega en la demanda que el hecho de que la sociedad presuntamente afectada no hubiera presentado oposición en el curso de la actuación administrativa debió ser considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia como GACETA OFICIAL indicio, toda vez que de haberse supuesto un acto de competencia desleal, la oposición se hubiera presentado, olvidando dar aplicación al artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16/03/2007 39.60 cándose en que la solicitud de cancelación no debe ser presentada en el recurso de reposición y apelación, sin amparo de ninguna norma jurídica. 3.

La contestación a la demanda. En la actualidad, la Superintendencia, sólo puede denegar el registro de una marca por causales relativas a petición de parte o cuando aparezca demostrado el supuesto de hecho citado en el artículo 137 de la mencionada Decisión. b. Además, la Superintendencia escindió el signo solicitado para llegar a la conclusión de que BROCHA es un término genérico, sin tener en cuenta que la Oficina Nacional ha registrado signos que contienen expresiones genéricas como PASTILLAS MC COY, ABONO PAZ DEL RÍO, JABÓN BARRIGÓN, PLATA ACERO, ANDRÉS CARNE DE RES, etc.

Tampoco tuvo en cuenta el criterio de no fraccionar los signos a fin de confrontarlos tal y como los percibe el consumidor, ya que al percibir el signo BROCHA MONA, con toda seguridad, no excluiría por genérica la expresión BROCHA. c. Las expresiones MONO y MONA no son confundibles, así como NIÑO y NIÑA no lo son, ya que las desinencias A y O imprimen una diferencia de género a estos conceptos. d. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que el solicitante del registro del signo BROCHA MONA modificó la solicitud de registro, limitándola a brochas industriales no artísticas ubicadas en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue acompañada de un escrito donde claramente se expresa que el registro de la marca MONO se encuentra limitado a ciertos productos de la clase 16, que no comprende las brochas gordas para pintores no artísticos.

Con lo anterior es más evidente que con el registro del signo solicitado no se induce a confusión en relación con los productos que distingue la marca MONO. e. La Superintendencia violó el artículo 165 y siguientes de la Decisión 486, ya que no dio trámite a la excepción de cancelación por falta de uso contra la maca MONO de la sociedad TOMBOW PÉNSIL CO LTDA, justifi- a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: Realizado el examen conjunto de los signos en conflicto, resulta, que hay similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, que redundan en confundibilidad obvia, teniendo en cuenta que la expresión BROCHA es genérica y, por lo tanto, no apropiable exclusivamente por ningún particular, ya que es un término de uso común. Entre MONO y MONA hay confundibilidad ya que el segundo es el femenino del primero. • Aunque la marca que se pretende registrar es mixta, mientras que la registrada es nominativa, el elemento predominante de la primera es el denominativo, de ahí que la confundibilidad entre los signos sea evidente, más si se tiene en cuenta que ambas amparan productos de la misma clase. • La cancelación de marca no cabe hacerla a propósito de la interposición de recursos en la vía gubernativa dado que es una figura que se rige por su norma especial, Capítulo V de la Decisión 486. b. Por parte del tercero interesado.

No aparece constancia de que en el proceso interno la sociedad TOMBOW PÉNSIL CO LTDA, tercera interesada en las resultas del proceso, haya contestado la demanda. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

GACETA OFICIAL III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación solicita el Juez Consultante son los artículos 136, literal a), 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16/03/2007 40.60 Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

(…) Dado que la solicitud de registro marcario se hizo en vigencia de la Decisión 486 resulta procedente la interpretación de las normas indicadas. Igualmente, cabe interpretar de oficio los artículos: 134, 135, literales a), e) y f), 150, 166 y 167 de la Decisión 486. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”;

(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 137 “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. (…) GACETA OFICIAL Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. (…) Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 16/03/2007 41.60 ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” (…) Artículo 167 “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. (…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. B. Alcance del examen de irregistrabilidad en relación con marcas de terceros. Artículo 166 C. Signos genéricos y descriptivos.

“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que D. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Signos compuestos. GACETA OFICIAL 16/03/2007 42.60 E. La cancelación por falta de uso como defensa dentro del trámite administrativo de registro. La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

(…) F. La modificación de la solicitud de registro. Su oportunidad. La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). G. La conexión competitiva. (…) A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 a. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la proceden- (…) 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL cia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). 16/03/2007 43.60 tante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

“( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible”. 3 Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). 3 Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es impor- OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”.

Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. GACETA OFICIAL Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: 1. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 4 4 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 16/03/2007 44.60 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad se encuentra implícito en la noción de marca. Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca.

José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 5 El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del a Comunidad Andina, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 5 OTERO LASTRES, José Manuel.

Ob. Cit. Pág. 134. GACETA OFICIAL 16/03/2007 45.60 b. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Sobre el riesgo de confusión y asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: En relación con los requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra la relacionada específicamente con dicho requisito, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

“Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 6 La norma comentada busca amparar las marcas comunes del riesgo de asociación y confusión y, en consecuencia, busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan. 6 PACON, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos.

(…) También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en parti- De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL cular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”. Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que también da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N°. 677 del 13 de junio de 2001, caso “KRISTAL”).

En ese sentido, se busca evitar que el consumir asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, ellos se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.” (Proceso 148IP-2003. Interpretación Prejudicial de 7 de mayo de 2004, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1080, de 9 de junio de 2004).

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben estar incursos en causales absolutas ni relativas de irregistabilidad, tales como, generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. 16/03/2007 46.60 Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Nacional examinadora observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. c. Reglas para el cotejo marcario.

Para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito, conforme a lo precisado en reiteradas Inter- GACETA OFICIAL pretaciones Prejudiciales de este Tribunal 7, ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 8, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. 16/03/2007 47.60 B. ALCANCE DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE OFICIO EN RELACIÓN CON MARCAS DE TERCEROS.

Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante argumenta que la Superintendencia no debió negar de oficio el registro solicitado, ya que la sociedad presuntamente afectada no presentó oposición y no se configuró el supuesto del artículo 137 de la Decisión 486, se hace necesario determinar el alcance del examen de registrabilidad en relación con marcas de terceros.

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, concluyendo lo siguiente: “El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 7 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Procesos 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y 62-IP-2006 Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. (…) El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en Gaceta Oficial 9 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

GACETA OFICIAL 16/03/2007 48.60 del Acuerdo de Cartagena Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). así como a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.” (Proceso 167-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1285, de 17 de enero de 2006). La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

De lo anterior se pueden extraer las siguientes consecuencias en relación con el examen de registrabilidad y su relación con las marcas de terceros: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. C. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS.

En atención a que en el caso bajo estudio la demandada argumentó que la palabra BROCHA es genérica, se hace necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, El artículo 135, literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no ten- GACETA OFICIAL gan relación directa con la expresión que se utiliza.

El signo compuesto por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Como quiera que en el proceso interno que sirvió de base para la presente Interpretación Prejudicial se debate la confusión que puede generarse entre la marca denominativa MONO, registrada a nombre de la Sociedad TOMBOW PÉNSIL CO LTDA., y el signo mixto BROCHA MONA, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas.

Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005.

Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225. • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. E. SIGNOS QUE ADOPTAN EXPRESIONES DENOMINATIVAS COMPUESTAS.

Dado que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos que adoptan expresiones denominativas compuestas. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, 16/03/2007 49.60 cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ).

La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”. (Proceso 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001). Al examinar la solicitud de registro de un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). F. LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO COMO DEFENSA DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE REGISTRO.

En atención a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia no dio trámite a la excepción de cancelación por falta de uso contra la marca MONO, se hace necesario tratar el tema de la cancelación por falta de uso dentro del trámite administrativo de registro.

Para lo anterior, primero se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no GACETA OFICIAL uso de la marca, y posteriormente se analizará el tema propuesto. 16/03/2007 50.60 1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Los artículos 165 a 170, salvo el 169 10 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. a. Legitimación para adelantar el trámite.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 10 El artículo 169 no establece una figura de cancelación del registro marcario que no se soporta en el no uso de la marca, sino en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico en relación con un o varios de los productos que ampara.

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.

(Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005). El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que per- GACETA OFICIAL mite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y 16/03/2007 51.60 la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. d. Carga de la prueba.

La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de confor- GACETA OFICIAL 16/03/2007 52.60 midad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 2.

Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. El mismo artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: 3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro, “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. e. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo 5 de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 4. Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1.

Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. 2.

La cancelación parcial por no uso. 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. f. Procedimiento.

El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 1. Presentación de la solicitud. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

GACETA OFICIAL 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados. 3.

Cancelación por no uso de la marca notoria. Aunque la Decisión 486 no consagre expresamente la improcedencia de cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto de las normas que regulan los signos notoriamente conocidos, como de los propios principios y postulados que inspiran el derecho de marcas. El artículo 229 de la Decisión 486, dispone lo siguiente: “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: (…) b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;

(…)” Dicha norma de alguna forma modera el principio del uso real y efectivo de la marca, ya que protege a la marca notoriamente conocida así no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos o servicios. 16/03/2007 53.60 Sobre este punto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria rompe el principio de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que en este caso la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el mercado, aunque deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. (Proceso 133-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2006, Marca: “TRANSPACK”).

El Tribunal, ha esbozado de una manera muy clara el por qué se debe dar un tratamiento diferente a la figura de la cancelación por no uso cuando se está en frente de una marca notoria, que cuando se está en frente de una marca común, criterios que bien pueden apreciarse en relación con casos de cancelación por no uso regulados por la Decisión 486.

Ha expresado lo siguiente: “Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato GACETA OFICIAL la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

(…) Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.” (Proceso 46-IP2006.

Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1415, de 18 de octubre de 2006). 4. Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca.

Si bien la norma comentada dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada, el Tribunal ha extendido dicha figura a los casos en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida. 16/03/2007 54.60 aquel procedimiento en el que se deniegue de oficio un registro de marca en base a otra ya concedida, es decir, sin que el titular de esta última haya interpuesto oposición. En este sentido, si dicha acción es interpuesta en tiempo oportuno, es decir, durante la tramitación del procedimiento administrativo, la autoridad deberá resolver el procedimiento de registrabilidad considerando el resultado de dicha cancelación”.

Se advierte que las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo al Juez Nacional si dicho trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario.

G. LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. SU OPORTUNIDAD. Dado que en el proceso interno el demandante argumentó que la Superintendencia no tuvo en cuenta la modificación de la solicitud consistente en la limitación de los productos a distinguir, se hace necesario tratar el tema de la modificación de la solicitud de registro y su oportunidad.

El artículo 143, párrafo primero y segundo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, atribuyen al solicitante del registro de un signo como marca la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente como consecuencia del examen de forma regulado en el artículo 144 de misma Decisión. Sobre el particular ha manifestado: “Sin embargo, es importante destacar en el caso de autos, que el artículo 165 de la Decisión en análisis establece que “la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada”.

Dicha defensa deberá ser entendida, no sólo como oportuna en un procedimiento en el que un tercero ha iniciado una oposición, sino en La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Lo anterior quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan lo productos o servicios señalados inicialmente. De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? GACETA OFICIAL El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, respondió dicha pregunta de la siguiente manera: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”. (Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003).

Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse ‘en cualquier momento del trámite’.

Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones: ‘(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que 16/03/2007 55.60 de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado’. (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-95, de 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 de noviembre del mismo año, caso ‘MONO’).

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que ‘las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria’.

(Sentencia dictada en el expedien- GACETA OFICIAL te Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril del mismo año)”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). H. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Dado que dentro del proceso interno el demandante planteó que no existe conexidad entre los productos amparados por su marca con los amparados por el signo denominativo MONO, todos pertenecientes a la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 11 y, por lo tanto, la identificación 11 Al respecto el Tribunal ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “…deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso N° 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876 de 18 de diciembre de 2002). 16/03/2007 56.60 de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional, sobre todo si en el trámite administrativo se presentó una modificación a la solicitud.

No obstante lo anterior, y como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos de la misma clase, el consultante deberá, en primer lugar, determinar si la marca o la solicitud de registro anteriormente presentada comprende todos los productos de la clase o sólo alguno de ellos; en este último caso, también deberá analizar, ya no en relación con las clases, sino en relación con los productos, la conexidad competitiva existente entre los mismos y, en consecuencia, el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes factores de análisis, que aunque se refieren a la conexión competitiva entre productos, sirven también, como criterios para definir el tema para la conexión competitiva entre servicios: (…) a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: … Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. GACETA OFICIAL c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). 16/03/2007 57.60 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a un signo anteriormente solicitado para registro como marca o registrado por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: El examen de registrabilidad es de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. GACETA OFICIAL 16/03/2007 58.60 El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136.

CUARTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a), es decir, debe determinar si no es idéntico o se asemeja a un signo anteriormente solicitado para registro o registrado como marca por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos.

TERCERO: No son registrables, por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

QUINTO: Al examinar un signo que adopta una expresión denominativa compuesta, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

SEXTO: El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. Dicha figura se puede dar de dos maneras • En defensa de un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada. • En defensa de un procedimiento en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida.

SÉPTIMO: La modificación de la solicitud puede interponerse en cualquier estado del trámite. La modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan lo productos o servicios señalados inicial- GACETA OFICIAL mente, pero no en relación con aspectos sustanciales o si se amplían los productos señalados inicialmente.

OCTAVO: Como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos de la misma clase, el consultante también deberá analizar, ya no en relación con las clases sino en relación con los productos, la conexidad competitiva existente entre los mismos y, en consecuencia, el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, de conformidad con los parámetros dados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030157, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 16/03/2007 59.60 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/03/2007 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú