Año XXIV - Número 1518 Lima, 12 de julio de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 42-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 136 literal b), 150, 190 y 200 de la misma Decisión. Actor: APPLERA CORPORATION (antes PE CORPORATION). Marca: “AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixta). Expediente Interno Nº 2003-0332 Proceso 38-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84, 107 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: HARRODS. Actor: sociedad HARRODS LIMITED. Proceso interno Nº 2003-0137 Proceso 40-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; e interpretación, de oficio, del artículo 136 literal a) de la misma Decisión, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. Marca: “ATORVASTAN”. Expediente Interno Nº 20050220 Proceso 43-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 83 literal a) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Marca: “VIP COMPANY” (mixta). Expediente Interno N° 2003-0136 36 PROCESO 042-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 136 literal b), 150, 190 y 200 de la misma Decisión. Actor: APPLERA CORPORATION (antes PE CORPORATION). Marca: “AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixta). Expediente Interno Nº 2003-0332. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de abril del año dos mil siete.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. VISTOS: 12/07/2007 2.48 to decidió confirmar la resolución Nº 2650, y conceder el recurso de apelación. - Nº 40174, de 17 de diciembre de 2002, emitida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), quien al resolver el recurso de apelación interpuesto decidió igualmente confirmar la resolución inicial Nº 2650.

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 2 de marzo de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007. 1.3.

Hechos relevantes 1.

ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.1. Las partes La parte demandante es: APPLERA CORPORATION (antes PE CORPORATION). La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es: la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 20 de diciembre de 2000 la sociedad APPLERA CORPORATION (antes PE CORPORATION), solicitó el registro del signo “AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixto), para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 506. 1.2.

Actos demandados La sociedad APPLERA CORPORATION (antes PE CORPORATION) plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Nº 2650, de 30 de enero de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. y negó el registro del signo “AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixta)”, solicitado por APPLERA CORPORATION (antes PE CORPORATION, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. - Nº 38413, de 28 de noviembre de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de reposición interpues- - El 9 de noviembre de 2001, la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. presentó oposición al registro solicitado, aduciendo ser titular de: • La marca “BIOSYSTEMS”, concedida para distinguir productos de la Clase 5, certificado Nº 214834. • El nombre comercial “BIOSYSTEMS DRS S.A.”, certificado Nº 13518. • La enseña comercial “BIOSYSTEMS DRS S.A.”, certificado Nº 13496. - El 30 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 2650, mediante la cual se resolvió declarar fundada la oposición formulada por BIOSYSTEM DRS S.A. Y, consecuentemente, negó el registro del signo “AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixto), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL - El 8 de abril de 2002, la firma APPLERA CORPORATION (antes PE CORPORATION) interpuso los recursos de reposición y de apelación, contra la resolución emitida. - El 28 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia expidió la Resolución Nº 38413, mediante la cual al resolver el recurso de reposición resolvió confirmar la Resolución Nº 2650 y conceder el recurso de apelación interpuesto. - El 17 de diciembre de 2002, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución Nº 40174, resolviendo, igualmente, confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 2650; quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad APPLERA CORPORATION (antes PE CORPORATION) a través de Apoderada, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho manifestando: Que “La SIC incurrió en un error al declarar fundada la mencionada oposición ya que el opositor carecía de interés legítimo para oponerse”.

Asevera que la opositora no es titular de la marca BIOSYSTEMS ya que su legítimo titular es la sociedad Biosystems S.A. con domicilio en Barcelona, España, y no la firma BIOSYSTEMS DRS. S.A. que tiene su domicilio en Cali, Colombia. Y, además, indica que el opositor tampoco probó el uso del nombre y enseña comercial de la cual dice ser titular.

Considera que “En el caso que nos ocupa, la SIC hizo abstracción de los hechos para declarar fundada una oposición que evidentemente carecía de fundamento. En esta medida, cometió un error de hecho y por lo tanto las Resoluciones atacadas deben ser anuladas”. Señala una errónea interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 como del artículo 134 de la misma Decisión diciendo que “(…) las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que existen entre las dos marcas, además de las diferencias en los productos y servicios que están llamadas a distinguir, son suficientes 12/07/2007 3.48 para que éstas se diferencien en el mercado sin generar confusión en el público consumidor”.

Indica que “Al realizar la comparación entre las marcas “AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixta) y BIOSYSTEMS (mixta) la SIC debió haber adoptado los criterios ampliamente reconocidos por la Doctrina y la Jurisprudencia para el cotejo marcario. Específicamente, la SIC debió aplicar la regla en virtud de la cual el juez examinador debe comparar las marcas teniendo en cuenta el elemento gráfico, cuando éste es el que prevalece en los signos”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda asevera la legalidad de los actos administrativos acusados y concluye que “(…) el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”.

Señala los requisitos de registrabilidad de un signo basándose en jurisprudencia de este Tribunal constantes en los procesos 20-IP-98, 19IP-2000, 14-IP-98, 22-IP-96 y 2-IP-95. Manifiesta que “Efectuado el examen conjuntal de la marca “AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixta) frente a la marca registrada “BIOSYSTEMS” (mixta), es claro que presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Finalmente, expresa que entre los signos en conflicto existen evidentes semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético y, además, “ambas marcas amparan servicios y productos que tienen conexidad competitiva, como son los de las clases 42 y 5 (…)”. d) Tercero interesado La sociedad BIOSYSTEMS S.A. considerada como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda en los siguientes términos: Asevera falsa motivación de las resoluciones acusadas indicando que presentó sus oposiciones sin ninguna mala fe, y que la sociedad BIO- GACETA OFICIAL SYSTEMS DRS.

S.A. es hoy BIOSYSTEMS S.A. teniendo los registros tanto es España como en Colombia, demostrando así, a su decir, con “(…) estos hechos el Interés legítimo que poseía al momento de presentar el escrito de observaciones (sic) (…), y que en la actualidad goza de un Contrato de Licencia de Uso”, alude también que en Colombia son los únicos autorizados para la Importación, Distribución y Venta de los productos originales BIOSYSTEMS, tal como consta en una comunicación que también se anexa como prueba por parte de la sociedad BIOSYSTEM S.A. de España. Por otro lado, manifiesta que probó ser titular de la marca opositora así como del nombre comercial y enseña comercial con los documentos de Existencia y representación Legal de la Sociedad, expedida por la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali, para que se tengan como prueba.

Señala la errónea interpretación de la normatividad que rige la Propiedad Industrial por parte de la sociedad actora, diciendo que entre “APPLIED BIOSYSTEMS y BIOSYSTEMS, había suficiente identidad como para generar confusión en el público consumidor y por lo tanto negar el registro de la marca AB APPLIED BIOSYSTEMS”. Indica que la similitud existente “(…) dificultaría a una y a otra en el comercio para su diferenciación, implicando un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto de los Productos de mi representada”.

Con relación a la clase de productos y servicios que amparan las marcas en conflicto expresa que “(…) genera un vicio al sistema marcario generando causales de irregistrabilidad, (…) porque sus productos y servicios están estrechamente relacionados porque tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores y/o usuarios, en la selección de sus productos y servicios, de esta forma el consumidor o usuario se engaña pensando que provienen estos productos y servicios del mismo grupo empresarial”. 12/07/2007 4.48 del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal d), 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “AB APPLIED BIOSYSTEMS” (mixto), fue realizada el 20 de diciembre de 2000, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 136 literal b), 150, 190 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no interpretar el literal d) del artículo 135 de la misma Decisión por no ser pertinente al caso en controversia.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

CONSIDERANDO: DECISIÓN 486

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL (…) Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS GACETA OFICIAL “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 12/07/2007 5.48 DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

(…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

(…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”;

( ) DEL NOMBRE COMERCIAL “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

GACETA OFICIAL Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. (…) DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca; Los elementos constitutivos de una marca; Clases de marcas: marcas denominativas compuestas y mixtas, comparación entre signos en conflicto; Impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza;

Reglas para realizar el cotejo marcario; Nombre y enseña comercial, protección del nombre comercial; Procedimiento para el examen de registrabilidad: concesión o denegación del registro marcario, legitimación para presentar observaciones; La conexión competitiva entre productos y servicios:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. Págs. 15-16. 12/07/2007 6.48 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. GACETA OFICIAL La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas Compuestas y Mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 2 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de 2 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/07/2007 7.48 confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 3 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Comparación entre los signos en controversia El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas, debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza 3 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 4 En consecuencia, si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en pro- 4 5 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/07/2007 8.48 ceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. GACETA OFICIAL 12/07/2007 9.48 base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 6 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a

3.5. LOS NOMBRES Y ENSEÑAS COMERCIALES Y SU PROTECCIÓN Identidad o semejanza con un nombre o enseña comercial La Decisión 486 en sus artículos 190 y 200, en concordancia con el artículo 136 literal b) de la misma Decisión protege al nombre y al rótulo o enseña comercial. De acuerdo al artículo 190, se entiende por nombre comercial al signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil.

Indica, además, que lo puede constituir, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. En consecuencia, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro 7 6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”. 8 Se entenderá por enseña comercial el signo o denominación que utiliza una empresa para identificar su establecimiento, “la enseña es una designación emblemática o nominal, por la cual la sociedad o el establecimiento que lo posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas (…).

La enseña o muestra nominal puede ser una abreviatura de la razón social, presentada bajo una forma peculiar y distintiva, a fin de que al formar un conjunto con ella, dé el carácter de marca registrable (…)”. 9 Se entenderá por rótulo el “nombre bajo el cual se da a conocer al público un establecimiento fabril o mercantil y que se aplica a las muestras, escaparates y demás accesorios propios para diferenciar dicho establecimiento de otros similares, distinguiéndose entre los rótulos consistentes en el nombre de un comerciante o sociedad y las denominaciones de fantasía”. 10 De acuerdo al artículo 200 de la misma Decisión, la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: 8 9 10 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

CAVELIER Germán. MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES. Editorial TEMIS. Bogotá. 1962. Págs. 73 y

74. DICCIONARIO BÁSICO JURÍDICO. Editorial COMARES. Granada – España.1986. p. 318. 12/07/2007 10.48 “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. 11 En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.

Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP98, ya citado). El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores, aplicable, igualmente, a la enseña comercial. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o ense11 Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 12

3.6. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 146 de la Decisión 486 plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. La Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolver las oposiciones presentadas y otorgará, por una sola vez un plazo adicional de 12 Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/07/2007 11.48 treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. En consecuencia, el Derecho Comunitario, en el presente caso la Decisión 486, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “oposiciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 146 y 150 de la Decisión en referencia. El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.

La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del pro- GACETA OFICIAL ceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 13 Debida motivación Parte del artículo 150 de la Decisión 486 señala que: “En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 14

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre productos y servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

A fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla 13 14 Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/07/2007 12.48 de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca (clase 42) y los productos amparados por la marca ya registrada (clase 5).

A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos o servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 15 Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan co- 15 Proceso 9-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. GACETA OFICIAL rrespondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en el Proceso 8-IP95, 16 con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión -predecesoras de la 344 y de la 486, objeto de esta interpretación- dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 ( ) la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ( ).

Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, Pág.90)”.

Con base en estos fundamentos, 16 Proceso 08-IP-95, sentencia de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los Procesos 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”. 12/07/2007 13.48 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras, con o sin significación conceptual. Los signos mixtos, por su parte, se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la comparación entre marcas mixtas, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión GACETA OFICIAL a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

Asimismo, no puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre o a una enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre o enseña comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 5.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión 12/07/2007 14.48 entre los productos y servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030332, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/07/2007 15.48 PROCESO 038-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84, 107 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: HARRODS. Actor: sociedad HARRODS LIMITED. Proceso interno Nº 2003-0137. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa al artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0137.

El auto mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al Oficio Nº 0167, de 30 de enero de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de febrero de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad HARRODS LIMITED. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. b) Hechos El 18 de octubre de 1996, la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo HARRODS, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 440, de 7 de enero de 1997, al que la sociedad HARRODS LIMITED presentó observación con base en su marca HARRODS registrada para las clases 3, 16, 18, 21, 28, 39 y 42. De acuerdo a HARRODS LIMITED, su observación, también se basó en su nombre comercial. Por Resolución Nº 3268, de 24 de febrero de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación y negó el registro del signo HARRODS solicitado.

Contra dicha Resolución, HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), que por Resolución Nº 34741, de 29 de octubre de 2002, revocó la Resolución Nº 3268, declaró infundada la observación presentada por la sociedad HARRODS LIMITED y concedió el registro del signo HARRODS para servicios de la clase 36 a favor de la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. En las Resoluciones no se hace referencia al nombre comercial y del contenido del expediente se intuye que existiría un convenio firmado entre las partes. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad HARRODS LIMITED interpone demanda de nulidad contra la Resolución Nº 34741 y “a título de restablecimiento del derecho que se declare fundada la oposición (sic) presentada (…)” y, en consecuencia, se ordene definitivamente la cancelación del registro HARRODS, solicitada por la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED. Indica que la resolución impugnada violó el artículo 136 literal h), antes artículo 83 literales d) GACETA OFICIAL y e) “al no tener en cuenta las pruebas aportadas por HARRODS LIMITED como fundamento de su oposición (sic) mediante las cuales se demostraba que la marca y el nombre comercial HARRODS eran notorios y por ende impedían el registro de la marca (sic) HARRODS solicitada por HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED”; y que “es idéntica a la marca HARRODS de propiedad de HARRODS LIMITED que sirvió de fundamento de la oposición (sic)”.

En varias partes del escrito la actora indica que la norma aplicable es la vigente al momento de la presentación de las observaciones “el opositor (sic) solamente esta sometido al imperio de la Ley bajo la cual presentó su oposición (sic) y no le pueden por ende aplicar una nueva legislación y exigirle el cumplimiento de los nuevos requisitos exigidos por ésta última” y afirma que la Decisión aplicable es la 344.

Sostiene que probó la notoriedad de su marca con base a lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344 y que “no solamente probó cada uno de los criterios indicados por el artículo 84 de la Decisión 344 para tener una marca como notoria sino que la marca HARRODS en efecto tenía este carácter al momento en que la misma fue solicitada por la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED en Colombia (…)”, por lo que la Superintendencia debió “concluir que la notoriedad de dicha marca y de su nombre comercial se encontraba probada, que la oposición (sic) estaba fundada y que la marca HARRODS debía negarse definitivamente”.

Manifiesta que también se violó el “literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 (anteriormente literal b) del artículo 83 de la Decisión 344) en concordancia con el artículo 8 del Convenio de París” ya que “el signo solicitado por HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, resultaba irregistrable por cuanto el mismo reproducía íntegramente el elemento esencial del nombre comercial HARRODS LIMITED, lo que impedía el registro de dicha marca en los términos del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344” y que se “probó que el nombre comercial HARRODS LIMITED estaba siendo usado (…)” al igual que se probó la notoriedad del mismo. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta 12/07/2007 16.48 que, con la emisión de la Resolución impugnada, “(…) no se ha incurrido en la violación de normas contenidas en la entonces vigente Decisión 486 (…)”.

Indica que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘HARRODS’ clase 36 frente ‘HARRODS’ clase 28 registrada a favor de la sociedad Harrods Limited, se concluye que si bien existen semejanzas entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta que distinguen productos completamente diferentes; por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.

Finalmente dice que “la Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia funcional para conceptuar sobre el incumplimiento o no de acuerdo de voluntades relativos a marcas, cuya jurisdicción y competencia recae en la jurisdicción ordinaria”. La Compañía HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, tercero interesado, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

GACETA OFICIAL Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo HARRODS a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED fue el 18 de octubre de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán de oficio, los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84, 107 y 128 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

No se interpretará el artículo 136 literales b) y h) por no ser aplicables al caso concreto, ni la concordancia de éstos con el artículo 8 del Convenio de París.; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- 12/07/2007 17.48 cientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente co- GACETA OFICIAL nocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 12/07/2007 18.48 En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002-00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia GACETA OFICIAL correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiese lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca HARRODS, cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3. El nombre comercial, su protección y su prueba La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial.

No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección 12/07/2007 19.48 del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus GACETA OFICIAL derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP2006, de 28 de junio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la causa interna Nº 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor 12/07/2007 20.48 profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 5.

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial protegido. Riesgo de confusión. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 007-IP2007, de 13 de febrero de 2007, marca: GOLD GREEN OIL (mixta), emitida para la causa interna Nº 2004-0020, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Además, de los criterios sentados para la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, arriba expuestos, el Juez Consultante, deberá aplicar dichos criterios, en lo que corresponda, al nombre comercial. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o un signo solicitado para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los servicios y la actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la GACETA OFICIAL marca protege y la actividad que el nombre ampara”.

(Proceso 3-IP-98, ya citado). En el caso en estudio, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar si entre las marcas HARRODS de la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED y HARRODS de la sociedad HARRODS LIMITED, así como, entre el nombre comercial HARRODS LIMITED y la marca HARRODS de la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, tanto entre los signos, como entre los productos y servicios y la actividad económica, existe identidad ó similitud, capaces de causar confusión en el público consumidor.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de este riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 6.

Marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida 12/07/2007 21.48 por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios (…)”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tie- GACETA OFICIAL nen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O. A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

Estos mismos criterios, deben ser aplicados por el Juez Consultante para el caso de juzgar sobre la notoriedad de un nombre comercial protegido. 7. Acuerdos de coexistencia marcaria La coexistencia marcaria de derecho, surge cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares; se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la exis- 12/07/2007 22.48 tencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”). El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA): de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiese, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre 12/07/2007 23.48 comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre las marcas en conflicto y entre la marca registrada y el nombre comercial con el cual la demandante, también, observa.

SÉPTIMO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por éste solo hecho, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

GACETA OFICIAL 12/07/2007 24.48 Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0137 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Estos mismos criterios, deben ser aplicados por el Juez Consultante para el caso de juzgar sobre la notoriedad de un nombre comercial protegido.

OCTAVO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 40-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; e interpretación, de oficio, el artículo 136 literal a) de la misma Decisión, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS Marca: “ATORVASTAN” Expediente Interno Nº 2005-0220. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- GACETA OFICIAL ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de febrero de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007. 12/07/2007 25.48 mente confirmar la resolución inicial Nº 16653, de 26 de julio de 2004.

Solicita, adicionalmente, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia anular el registro correspondiente a la mencionada marca y cancelar el respectivo certificado de registro. 1.3. Hechos relevantes 1.

ANTECEDENTES Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.1. Las partes a) Los hechos La parte demandante es: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

El tercero interesado es: CIFAR S.A. - El 15 de septiembre de 2003 la sociedad CIFAR S.A., solicitó el registro del signo “ATORVASTAN”, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Actos demandados PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Nº 16653, de 26 de julio de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Patentes, Marcas y Registros PATMAR S.A. y PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS; y conceder el registro del signo “ATORVASTAN”, solicitado por la firma CIFAR S.A. para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Nº 29961, de 30 de noviembre de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, que resolvió confirmar la resolución Nº 16653, y conceder el recurso de apelación interpuesto. - Nº 004300, de 28 de febrero de 2005, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se resolvió igual- - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 534, de 28 de noviembre de 2003, Pág. 49. - La firma PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS presentó oposiciones al registro solicitado, aduciendo, entre otras razones, “la irregistrabilidad del término ATORVASTAN, por sus cercanas similitudes con el término genérico ATORVASTATINA (en inglés ATORVASTATIN), con el cual se denomina un principio activo farmacéutico para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y reducción de colesterol.

Lo anterior, en aplicación de lo establecido en los literales f) e i) del Art. 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. - El 26 de julio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 16653, mediante la cual se resolvió: “Declarar infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades Patentes Marcas y Registros Patmar S.A. y Pfizer Ireland Phar- GACETA OFICIAL maceuticals”.

Y, consecuentemente, conceder el registro del signo ATORVASTAN, para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Contra la resolución emitida la firma PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS interpuso los recursos de reposición y de apelación, respectivamente. - El 30 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, expidió la Resolución Nº 29961, mediante la cual al resolver el recurso de reposición resolvió confirmar la Resolución Nº 16653 y conceder el recurso de apelación interpuesto. - El 28 de febrero de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución Nº 004300, resolviendo, igualmente, confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 16653; quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, a través de Apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho manifestando que: “EL término ATORVASTATINA es conocido en el ámbito farmacéutico, como denominación de un principio activo cuya finalidad es el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y reducción de colesterol.

Tanto es así, que dicho término, tanto en sus acepciones en español ATORVASTATINA, francés ATORVASTATINE e inglés ATORVASTATIN, ha sido catalogado como denominación común internacional para sustancias farmacéuticas por la Organización Mundial de la Salud. Así lo demuestra la publicación de dicho término dentro de la edición oficial de denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (…), y múltiples referencias a dicho término en la literatura farmacéutica”.

Considera que la Administración violó los artículos 134 y 135 literales a), b), f) e i) de la Deci- 12/07/2007 26.48 sión 486, indicando jurisprudencia de este Tribunal y señalando que “Acudiendo al criterio establecido por el Tribunal para establecer si el término ATORVASTAN cumple con la función distintiva de una marca, es evidente que el consumidor medio no está en capacidad de diferenciar los términos ATORVASTATINA y ATORVASTAN, éste último con el que pretende identificar precisamente un producto farmacéutico.

Dadas las cercanas similitudes entre estos términos, el consumidor podría considerar que se trata del mismo nombre de una sustancia, o incluso de distintos nombres de una misma sustancia farmacéutica, descartándose su carácter distintivo”. Asimismo, manifiesta “(…) es claro que el término ATORVASTAN no cuenta con elementos distintivos suficientes frente a ATORVASTATINA, más aún cuando existe riesgo de que el consumidor considere que ambos términos refieren al nombre genérico de una sustancia farmacéutica”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda asevera la legalidad de los actos administrativos acusados y concluye que “(…) el fundamento legal del acto administrativo acusado y expedido por la Oficina Nacional Competente, se ajusta a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes”.

Con relación al análisis de registrabilidad de la marca ATORVASTAN manifiesta que “(…) efectuado el examen en conjunto de la marca ATORVASTAN (Nominativa) para distinguir productos de la clase 5, se concluye que no está incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486, y en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca”.

Añade que “No cabe duda que la expresión ATOSVASTAN (sic) (nominativa) goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata la clase 5, y contrario a lo afirmado por la parte actora, el consumidor medio lo va a solicitar tal como está registrado GACETA OFICIAL para los productos que identifica, puesto que la expresión si bien evoca no es la denominación exclusivamente genérica para los mismos”. d) Tercero interesado La sociedad CIFAR S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda “en defensa de la validez de las Resoluciones atacadas (…)” Refiere los hechos de la demanda, sin embargo, resalta que el 19 de mayo de 2004, “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ATORVASTATIN LANDMARK PROGRAM, en la clasificación (44) de servicios médicos”, manifestando también que la actora de la demanda no demostró, “(…) su interés en que se le concediera el registro de una marca igualmente evocativa de la genérica acá tantas veces citada (…).” Indica que en el mercado de fármacos la evocación de nombres genéricos es común y cita como ejemplo de estos casos a AMOXILINA que es el nombre genérico de un antibiótico de uso muy común y que existen más de 30 marcas que tienen el prefijo AMOX.

Cita también a AMBROXOL que es el nombre genérico de un medicamento destinado a corregir las enfermedades agudas y crónicas del tracto respiratorio, de uso muy común, señalando también a 8 marcas registradas por la Superintendencia de Industria y Comercio que comienzan con el prefijo AMBRO. Con respecto a los planteamientos expuestos por la actora dice que “(…) habrá que dejar claro además que, aunque hipotéticamente entre los términos ATORVASTAN y ATORVASTATINA se pudiera hacer el estudio de distintividad, el resultado sería simplemente que los términos son distinguibles para cualquier persona que medianamente sepa leer y escribir, tal como efectivamente lo aclaró la demandada al conceder el registro de la marca y resolver los recursos, donde dejó claro que las expresiones cuestionadas se alejan tanto ortográfica como fonéticamente ya que se representan y suenan diferente, siendo a lo sumo la una evocativa de la otra”.

CONSIDERANDO: 12/07/2007 27.48

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima procedente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ATORVASTAN”, fue realizada el 15 de septiembre de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. No se interpretarán, asimismo, los literales b) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) GACETA OFICIAL 12/07/2007 28.48 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; Requisitos esenciales del signo para ser registrado como marca; Clases de marcas: marcas denominativas; Impedimentos para el registro marcario: La identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario;

Irregistrabilidad de los signos genéricos; Los signos evocativos; Irregistrabilidad de nombres de productos/procedimientos objeto de patentes; Las marcas farmacéuticas; Partículas de uso común; La marca débil:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 12/07/2007 29.48 Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo 134 de la Decisión 486; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse una idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras.

El Juez Nacional Consultante, cuando actúe como Juez Comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las prohibiciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135; así como del artículo 136 de la Decisión 486.

3.3. CLASES DE MARCAS: Denominativas. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a esta clase el signo “ATORVASTAN”: La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras, palabras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

GACETA OFICIAL Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 2 12/07/2007 30.48 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 3 2 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/07/2007 31.48 Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 4 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 4 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 12/07/2007 32.48 en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. 7 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5 “La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata.

Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. (Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95. G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). 8 Al respecto el Tribunal ha expresado:

3.6. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS GENÉRICOS Al considerar la interpretación del artículo 135 solicitado y, específicamente su literal f) que establece que “No podrán registrarse como marcas los signos que (…) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”, el Tribunal desarrollará los aspectos atinentes a los signos genéricos.

Signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. 6 La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en 5 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3.7. IRREGISTRABILIDAD DE NOMBRES DE PRODUCTOS/PROCEDIMIENTOS OBJETO DE PATENTES Las patentes de invención se conceden, conforme lo establece el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a aquellas invenciones de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Sin embargo, la Decisión antes citada no regula la protección del nombre de aquel nuevo producto o procedimiento, tal y como figura en la Memoria Descriptiva de la invención. El titular de este nuevo producto objeto de patente, conforme lo establece el artículo 52 del mismo cuerpo legal, posee el ius prohibendi en contra de terceros, respecto de la fabricación y comercialización del mismo, en las condiciones que la norma comunitaria establece; empero, no posee el derecho de uso exclusivo respecto del nombre del producto/procedimiento, tal y como lo tiene el titular de una obra bajo el régimen de los Derecho de Autor; ya que dicho nombre podrá ser utilizado para designar al producto protegido por el universo de las personas. 7 8 Ibídem.

Proceso Nº 10-IP-97. Sentencia de 24 de septiembre de 1997. En G.O.A.C. Nº 308, de 28 de noviembre de 1997. Caso: “COLSUBSIDIO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL En este sentido, al tener el nombre de un producto objeto de patente las características arriba descritas, éste no podrá ser apropiado, ni por el titular del derecho de patente, ni por cualquier tercero; y por tanto, de solicitarse éste a registro, estará incurso en la prohibición que establece el artículo 135 literal f) de la Decisión 486.

3.8. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 9 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 10 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clien- 12/07/2007 33.48 tes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 11 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 12 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 13 Partículas de uso común Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios. 11 12 9 10 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000.

Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266.

Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O. A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La marca débil Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del 12/07/2007 34.48 signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). 14 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 15 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a). 3. Al comparar marcas denominativas, en principio, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elemen- 14 15 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79.

OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192. GACETA OFICIAL tos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 6. Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. 7.

El titular de una patente posee el ius prohibendi en contra de terceros, respecto de la fabricación y comercialización de la misma, en las condiciones que la norma comunitaria establece; empero, no posee el derecho de uso exclusivo respecto del nombre del producto/procedimiento, tal y como lo tiene el titular de una obra bajo el régimen de los Derecho de Autor; ya que dicho nombre podrá ser utilizado para designar al producto protegido por el universo de las personas. 8.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de 12/07/2007 35.48 que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20050220, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/07/2007 36.48 PROCESO 043-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 83 literal a) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Marca: “VIP COMPANY” (mixta). Expediente Interno N° 2003-0136. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. VISTOS: - Nº 32349, de 7 de octubre de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que resolvió: Revocar la decisión contenida en la resolución 8737 de 2000, declarar infundada la observación presentada por la sociedad Arrendadora de Restaurantes S.A.; y conceder el registro del signo “VIP COMPANY” (mixto), solicitado por VIP COMPANY LTDA. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de marzo de 2007. Solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia cancelar el respectivo certificado de registro. 1.

ANTECEDENTES Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes La parte demandante es: WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1.3. Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.2. Acto demandado - El 24 de septiembre de 1999, la sociedad VIP COMPANY LTDA. solicitó el registro del signo “VIP COMPANY” (mixto), para amparar servicios de “organización de expositores, consultas profesionales, manejo logístico de eventos, estudios de proyectos y selección de personal”, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 485, de 26 de octubre de 1999. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

El tercero interesado es: VIP COMPANY LTDA. GACETA OFICIAL - La sociedad ARRENDADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. (hoy WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V.) presentó observación al registro solicitado, con base en la marca VIPS (mixta), certificado No. 164.160 que ampara servicios de la clase 42 “servicios de restaurante, cafeterías con comida internacional, venta de cerveza y vinos de mesa, exclusivamente con alimentos y demás servicios relacionados.

Tienda de autoservicio con servicios de farmacia, venta de golosinas o granel, venta de accesorios para dama y caballero, decoración, juguetes, libros y revistas, prensa, papelería y perfumería de autoservicio nacional e importada, música, videocasettes, tabaquería y cigarrillos”. - La marca VIPS (mixta), certificado No, 164.160, en clase 42, a favor de ARRENDADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. fue traspasada inicialmente a la sociedad ARDNAS S.A. DE C.V., que luego cambió su nombre ARDNAS, S. DE R.L. DE C.V., que, a su vez, se fusionó con la sociedad WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. - La marca VIPS (mixta), certificado No, 169.099, que ampara “todos los servicios de la clase 35”, a favor de ARRENDADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. fue traspasada inicialmente a la sociedad ARDNAS S.A. DE C.V., que luego cambió su nombre ARDNAS, S. DE R.L. DE C.V., que, a su vez, se fusionó con la sociedad WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. - El 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 08737, mediante la cual se resolvió: “Declarar fundada la observación formulada por ARRENDADORA DE RESTAURANTES S.A. DE C.V. y negar el registro de la marca VIP COMPANY (mixta), solicitada por la sociedad VIP COMPANY LIMITADA para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. - Contra la resolución emitida VIP COMPANY LTDA. interpuso los recursos de reposición y de apelación, respectivamente. - El 28 de julio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia expidió la Resolución Nº 16830, 12/07/2007 37.48 mediante la cual al resolver el recurso de reposición decidió confirmar la Resolución Nº 08737 y conceder el recurso de apelación interpuesto. - El 7 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución Nº 32349, resolviendo: Revocar la decisión contenida en la Resolución 8737 de 2000, declarar infundada la observación presentada por la sociedad Arrendadora de Restaurantes S.A.; y conceder el registro del signo “VIP COMPANY” (mixto), solicitado por VIP COMPANY LTDA. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V., a través de Apoderado, presenta demanda de nulidad manifestando que: En cuanto a la norma aplicable al presente caso, indica que “para juzgar la legalidad del acto impugnado la norma aplicable es la vigente al momento de resolver los recursos.

En el presente caso, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic)”, que “(…) la legislación anterior es aplicable cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte del derecho vigente (…) atendiendo a la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 (…), que a su vez fue incorporada en el literal c) del Artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

Señala que “Para establecer si la expresión VIP COMPANY (Mixta) era registrable como marca, la Superintendencia de Industria y Comercio debió estudiar si la misma cumplía con los requisitos esenciales ( ) y sino (sic) se encontraba incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los Artículos 82 y 83 de la Decisión 344 (…) y 135 y 136 (…)”.

Afirma que VIP COMPANY es una marca mixta, formada por una palabra, acompañada de una etiqueta que es fácilmente perceptible por los sentidos, especialmente por la vista y suscepti- GACETA OFICIAL ble de representarse materialmente, no obstante no cumple con el requisito de distintividad, “por cuanto la marca VIP COMPANY (Mixta) se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero y específicamente con la marca VIPS (MIXTA) de propiedad de la sociedad que represento”.

Por tanto, observa que “la resolución acusada viola el Artículo 81 de la Decisión 344 (…) así como el Artículo 134 de la Decisión 486 (…) por cuanto consideran como distintivo el signo VIP COMPANY (MIXTA), cuando en realidad carece de esta característica, por cuanto existe previamente registrada a favor de mi poderdante la sociedad WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V., marca similar para amparar servicios de una misma clase, esto es de la clase 42, específicamente VIPS (MIXTA)”.

Añade que “En el presente caso se trata de comparar la marca VIP COMPANY (…) con la marca VIPS (…), las cuales tienen una evidente similitud visual, ortográfica y fonética lo suficientemente determinante para inducir al público consumidor a error o confusión”. Indica que “como el elemento COMPANY es de uso común, el mismo no puede mantenerse para realizar el cotejo de las marcas en conflicto.

En consecuencia, el cotejo se limitará a los términos VIP y VIPS”. Finalmente, señala que existe conexión competitiva entre los servicios que ofrecen las marcas en controversia, por cuanto “Existe relación entre los servicios en cuestión (…)”. 12/07/2007 38.48 Señala que la finalidad de los servicios de la clase 42, que específicamente distingue la titular de la marca VIP COMPANY (mixta) y la marca VIPS (mixta) “por tener naturaleza distinta no son sustituibles o intercambiables entre sí para cumplir la misma finalidad, pues no se puede sustituir el servicio de ORGANIZACIÓN DE EXPOSITORES con un servicio de ADMINISTRACIÓN COMERCIAL O DE RESTAURANTE, o LA SELECCIÓN DE PERSONAL, con el servicio de VENTA DE CERVEZA, o GETIÓN (sic) DE NEGOCIOS COMERCIALES., y viceversa”.

Añade que tampoco guardan complementariedad, “toda vez que unos no necesitan de los otros para su prestación”. Finalmente, observa que “se puede afirmar que por distinguir servicios diferentes, entre los cuales no se da conexión competitiva, la marca VIP COMPANY (Mixta) para distinguir servicios de la clase 42 puede coexistir en el mercado con las marcas VIPS, para distinguir servicios de las clases 35 y 42, (…) de modo que cumple con el requisito de distintividad, al cual se suman los de perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente (…)”. d) Tercero interesado La sociedad VIP COMPANY LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa no contestó la demanda.

CONSIDERANDO: c) Contestación a la demanda

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda manifiesta que “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Indica que “si bien entre la marca solicitada a registro VIP COMPANY (Mixta) y las marcas registradas VIPS (Mixtas) existe algún grado de semejanza de tipo visual, el mismo no basta para descartar la irregistrabilidad del signo VIP COMPANY (Mixta), para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a la no conexidad competitiva de los servicios que distinguen las marcas en presunto conflicto”.

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007.

GACETA OFICIAL

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación únicamente de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VIP COMPANY (Mixto)”, fue realizada el 24 de septiembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 12/07/2007 39.48 (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) DECISIÓN 486 (…) Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (…) Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”;

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; impedimentos para el registro de un signo como marca: falta de requisitos sustanciales del signo para ser considerado como GACETA OFICIAL 12/07/2007 40.48 marca; clases de marcas: marcas mixtas; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; conexión competitiva entre servicios: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe 1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”. “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar ( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”..2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación in- 2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003.

Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/07/2007 41.48 mediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En conclusión, la solicitud de registro del signo “VIP COMPANY” (mixto), se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad cumplida a partir del 1° de enero de 1994, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 3 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: 3 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. 12/07/2007 42.48 su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Falta de requisitos sustanciales del signo para ser considerado como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344 los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) del citado artículo 82 establece que no podrán registrarse como tales los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el artículo 81, y verificar si en este caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el artículo 82 de la Decisión 344 y en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 83 de la misma Decisión.

3.4. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La GACETA OFICIAL combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. El elemento denominativo puede estar conformado por varias palabras, en este sentido, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 4 En este caso habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 5 También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evo- 4 5 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/07/2007 43.48 cador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 6 Comparación entre marcas mixtas En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como ha sido ya dicho, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 7 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado 6 7 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 8 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 9 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su 8 9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/07/2007 44.48 caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 10 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 10 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 12/07/2007 45.48 Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 12

3.6. CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los servicios. El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los servicios. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un servicio pueda suponer el necesario uso del otro, o 12 11 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL que sin un servicio no puede utilizarse el otro, es decir, que los servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 13 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre servicios e) Uso conjunto o complementario de servicios f) Partes y accesorios g) Mismo género de los servicios h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los servicios El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los servicios.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, (servicios) en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 14 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 13 14 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 12/07/2007 46.48 CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 4.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idén- GACETA OFICIAL ticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los signos 12/07/2007 47.48 no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030136, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/07/2007 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú