Año XXIV - Número 1553 Lima, 15 de octubre de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 82-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los artículos 83, literal e), y 84 de la mencionada Decisión, así como, del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 6636-98-LY. Actor: Sociedad MARS INCORPORATED. Marca figurativa consistente en dos muñecos cuya forma del cuerpo es un círculo irregular Proceso 59-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno Nº 2003-0098. Actor: GRUPO TRIÁNGULO S.A.. Marca: “Grupo Triángulo S.A.” Proceso 63-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 4 y 17 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno Nº 2003-OO156. Actor: ELI LILLY AND COMPANY. Asunto: “Patente de Invención: Benzotifenos, formulaciones que los contienen y métodos” Proceso 71-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 159 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-00068. Actor: Sociedad THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS. Marca denominativa: “MONARC-M” PROCESO 82-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literales, a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los artículos 83, literal e), y 84 de la mencionada Decisión, así como, del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 6636-98-LY. Actor: Sociedad MARS INCORPORATED. Marca figurativa consistente en dos muñecos cuya forma del cuerpo es un círculo irregular. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. 15/10/2007 2.40 cional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 8032697.

La representación gráfica del signo solicitado es la siguiente: VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de julio de 2007.

I. LAS PARTES. Demandante: Sociedad MARS INCORPORATED. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. • La sociedad MARS INCORPORATED, presentó el 14 de agosto de 1998 observaciones al registro del signo figurativo consistente en dos muñecos cuya forma del cuerpo es un círculo irregular, con base en las marcas mixtas M&M´S DEVICE, registradas en Ecuador bajo los N° 4058-90 y 4059-90, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Tercero interesado: Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: • La sociedad CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE CV., solicitó el 29 de julio de 1997 el registro del signo gráfico consistente en dos muñecos cuya forma del cuerpo es un círculo irregular, para amparar servicios comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Interna- • El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 973567, proferida el 30 de septiembre de 1999, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro del signo solicitado. • La sociedad MARS INCORPORATED, el 7 de enero de 2000 presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Segunda Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

Argumentó, además de la confundibilidad de los signos en conflicto, que sus marca mixtas M&M´S DEVICE son notoriamente conocidas. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 81, 82 literal a) y 83, lite- GACETA OFICIAL rales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Del artículo 82 sólo se interpretará el literal a) y, de oficio, se interpretará el literal e) del artículo 83, así como el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretará, igualmente, el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 15/10/2007 3.40 (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) GACETA OFICIAL Decisión 486 (…) Artículo 172 (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. (…) 15/10/2007 4.40 La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar y distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 V. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

B. Comparación entre marcas figurativas y mixtas. C. Signos compuestos por dos o más dibujos. (…) D. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). E. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486. (…) A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo gráfico consistente en dos muñecos cuya forma del cuerpo es un círculo irregular, ya que se afirma que es idéntico a la parte gráfica de los signos mixtos M&M´S DEVICE.

Por tal motivo es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

(…) 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 15/10/2007 5.40 bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. (OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que GACETA OFICIAL 15/10/2007 6.40 pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”..3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto o servicio.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo registrado, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y 4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los tres requisitos enunciados, el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan y los produc- 15/10/2007 7.40 tos o servicios que amparan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional Competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Órgano, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es pro5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 15/10/2007 8.40 cedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS GRÁFICAS Y MIXTAS. “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 5 de mayo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1075, de 2 de junio de 2004). En el proceso interno se realiza la comparación entre el signo gráfico consistente en dos muñecos cuya forma del cuerpo es un círculo irregular, y los signos mixtos M&M´S DEVICE. De conformidad con lo anterior es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas gráficas y mixtas.

Las marcas gráficas son aquéllas que se encuentran formadas por una imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son líneas, rasgos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un sólo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado.

No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una gráfica se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas gráficas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas gráficas, a saber: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurispruden- GACETA OFICIAL 15/10/2007 9.40 cia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.

Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(…)”. (Proceso N° 23IP-2004. Ibídem). 1. La marca notoria.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

Como quiera que el demandante en el asunto bajo análisis argumentó que las marcas M&M´S DEVICE son notorias, es pertinente abordar el tema de la marca notoriamente conocida y la prueba de dicha notoriedad. a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Doc. Cit. Pág. 10). C. SIGNOS COMPUESTOS POR DOS O MÁS DIBUJOS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado para registro se encuentra compuesto en su parte gráfica por dos dibujos, es preciso tratar el tema de los signos compuestos por dos o más dibujos. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 6 Los signos a registrarse como marcas, tanto si son gráficos como mixtos, pueden componerse de dos o más dibujos con o sin significado conceptual.

La norma comunitaria no establece ninguna clase de prohibición a este respecto. Al examinar un signo compuesto por dos o más dibujos, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad y relevancia de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Se advierte que puede suceder que uno sólo de los dibujos tenga la suficiente capacidad particularizadora y, en consecuencia, dicho elemento le otorgue suficiente distintividad al signo solicitado para registro.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distin- 6 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág.255. GACETA OFICIAL gue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 7 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 8 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 9 b. Protección. La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. 7 8 9 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. 15/10/2007 10.40 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasifica- GACETA OFICIAL do y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. 15/10/2007 11.40 tos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos produc- En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad.

Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

GACETA OFICIAL De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 15/10/2007 12.40 el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado.

Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Se advierte, además, que si bien la norma comunitaria objeto de interpretación, no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. GACETA OFICIAL c. La prueba de la notoriedad.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde a dichas autoridades con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso, tal y como se expresó anteriormente.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

F. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. No obstante la solicitud de registro del signo gráfico consistente en dos muñecos cuya forma del cuerpo es un círculo irregular se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, por lo que, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 15/10/2007 13.40 y examinar si la causal alegada a ese momento es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación prejudicial para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. GACETA OFICIAL 15/10/2007 14.40 SEGUNDO: En la comparación entre un signo mixto y otro gráfico, deberá tomarse en cuenta que el elemento predominante en el primero generalmente es el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el elemento decisivo. subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Si el elemento predominante en el signo mixto es el denominativo, en principio, no habría riesgo de confundibilidad con el signo figurativo.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Además, tal protección puede darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional también sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. En caso de que el elemento predominante en el signo mixto sea el gráfico, el examen de confundibilidad deberá hacerse atendiendo los aspectos gráfico y conceptual, siendo que, por lo general, este último es el que prevalece.

TERCERO: Al examinar un signo compuesto por dos o más dibujos, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad y relevancia de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Se advierte que puede suceder que uno sólo de los dibujos tenga la suficiente capacidad particularizadora y, en consecuencia, dicho elemento le otorgue suficiente distintividad al signo solicitado para registro.

CUARTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

QUINTO: La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; de manera que las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente el Juez Consultante deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, en ese momento, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relati- GACETA OFICIAL 15/10/2007 15.40 va, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6636-98LY, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 059-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno Nº 2003-0098. Actor: GRUPO TRIÁNGULO S.A.. Marca: “Grupo Triángulo S.A.”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de agosto del año dos mil siete. los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de junio de 2007.

VISTOS: 1. Las partes. El Oficio Nº 0388 de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 17 de abril de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-0098.

Demandante: GRUPO TRIÁNGULO S.A. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 2.1. Hechos. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Tercero interesado: INSTITUTO TRIÁNGULO S.A. 2.

Determinación de los hechos relevantes La sociedad GRUPO TRIÁNGULO S.A., el 6 de diciembre de 2000, presentó solicitud de regis- GACETA OFICIAL tro del signo mixto GRUPO TRIÁNGULO S.A. para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (establecimientos que se encargan de satisfacer necesidades individuales por medio de la importación, exportación y venta de toda clase de productos, agropecuarios industriales o manufacturados; así como la compra y venta de toda clase de insumos y mercancías en general, almacenes de cadena, hoteles, servicios de cafetería, restaurantes, bares, servicios de comida rápida y demás servicios afines).

Dicha solicitud se tramitó bajo el expediente administrativo número 00-093.093. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Número 500, y dentro del término legal, la sociedad INSTITUTO TRIÁNGULO S.A. presentó oposición al registro con base a la marca INSTITUTO TRIÁNGULO en clase 41 (servicios educativos, de formación o esparcimiento) y a su nombre comercial de la misma denominación. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Número 9466, de 21 de marzo de 2002, decidió declarar infundada la oposición promovida por la sociedad INSTITUTO TRIÁNGULO S.A. y denegar de oficio el registro de la marca solicitada por encontrarse registrada y vigente la marca “P (dentro de un triángulo)” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42.

La sociedad GRUPO TRIÁNGULO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución 30705, de 25 de septiembre del año 2002, en el sentido de confirmar la decisión contenida en el acto administrativo identificado con el Número 9466 del año 2002. El recurso de apelación fue resuelto a través de la Resolución 37251, de 25 de noviembre de 2002, confirmando la antedicha resolución. Así, la sociedad GRUPO TRIÁNGULO S.A., el 28 de febrero de 2003, formula acción de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado. 2.2.

Fundamentos de la Demanda. La actora señala que con la decisión que negó de oficio el registro de la marca GRUPO TRIÁNGULO S.A., la administración violó el artículo 15/10/2007 16.40 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que a su juicio, la marca solicitada, sí cumplía con los presupuestos allí señalados. Precisó que la marca GRUPO TRIÁNGULO S.A. “(…) se caracteriza por estar conformado por tres triángulos caprichosos y una combinación especial de colores para distinguir servicios de la clase 42 internacional.

Se trata de un diseño indivisible formado por un todo, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o productos con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de sus innumerables consumidores, el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca P dentro de un triángulo, pues se trata de dos signos abiertamente diferentes”. 1 La actora adujó también, que la administración incurrió en la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, puesto que los argumentos esgrimidos como fundamento de la negación del registro de la marca solicitada son, a juicio de la demandante, apresurados, confusos y violatorios de la seguridad jurídica, la uniformidad de los actos administrativos y del artículo mencionado, al no tener diestras reglas jurisprudenciales que garantizarían un fallo equitativo y ajustado a derecho.

En tal sentido, analizó frente al conflicto de registrabilidad, los criterios que establece la Decisión 486, entre los cuales se encuentran: el visual, el fonético, el conceptual y el ortográfico, donde se presentan diferencias suficientes que eliminan el riesgo de confusión del público consumidor. Aclaró, que pese a encontrarse registradas en la misma clase, este aspecto resulta irrelevante, dado que las diferencias anteriormente anotadas llevan a concluir que cumplen con los requisitos necesarios para el registro marcario.

En cuanto a la violación del artículo 150 de la Decisión 486 por parte de la administración, señala que ésta se presenta al errar en el examen de fondo que se efectuó sobre la registrabili- 1 Folios 50 y

51. GACETA OFICIAL dad como quiera que no se apreció el signo GRUPO TRIÁNGULO S.A. en su conjunto y con cada una de sus características de diseño, letra y distribución de colores. 2.3. Contestación de la Demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Advirtió que de los documentos obrantes en el expediente Nº 0093093, se puede concluir que la administración, como oficina competente, llevó a cabo el trámite administrativo pertinente ajustando su actuación a la legalidad, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes interesadas.

Posteriormente, llevó a cabo un análisis acerca de los requisitos de registrabilidad de una marca y de los pronunciamientos que se han efectuado sobre éste tema, expresando que el signo GRUPO TRIÁNGULO S.A. solicitado por la sociedad demandante para distinguir servicios de la clase 42 y la marca registrada “P + diseño de un TRIÁNGULO” registrada a favor de la sociedad ALIMENTOS NACIONALES PINKY S.A. para distinguir productos de la clase 42, son semejantes entre si y de coexistir en el mercado se generaría confusión directa e indirecta por las semejanzas gráficas y fonéticas que conllevarían a error al publico consumidor.

Indicó, que al estudiar tanto el conjunto de los elementos que integran la marca como la unidad fonética y gramática de los nombres, se deduce que hay más semejanzas que diferencias entre las mismas, así: “(…) la marca solicitada “GRUPO TRIÁNGULO” (Mixta), reproduce la marca registrada con anterioridad “P y TRIÁNGULO” (mixta), ya que la solicitada a registro le da relevancia y toma como elemento principal a su parte gráfica la cual tiene concepto preciso como es TRIÁNGULO, que es la reproducción de dos (2) de los elementos de la marca registrada P y TRIÁNGULO (Mixta), agregándole en forma secundaria la letra “P”; adicionalmente los servicios que distingue una y otra marca están comprendidos en la clase 42, y podrían generar confusión en los consumidores respecto del origen empresarial de los mismos.” 15/10/2007 17.40 exige el artículo 134 de la Decisión 486, dado que no es suficientemente distinta e induce a confusión al consumidor.

Con relación a la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 aducida por el demandante, manifestó que no está llamada a prosperar pues el signo GRUPO TRIÁNGULO (mixto) no es lo suficientemente distinto a la marca ya registrada. Por parte del Tercer Interesado. De otro lado, en la contestación de la demanda realizada por el INSTITUTO TRIÁNGULO S.A., en su calidad de tercero interesado en el presente caso, no se hizo mención alguna a la violación a las normas de la Comunidad Andina, sino sólo a sustentar su legítimo interés en el proceso.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el Oficio Nº 0388 de 7 de marzo de 2007, remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) En este sentido, concluyó que el signo GRUPO TRIÁNGULO (mixto) en clase 42, es irregistrable ya que no cumple con los requerimientos que Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea GACETA OFICIAL 15/10/2007 18.40 apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…) Artículo 150.

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van

1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. (Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por letras, palabras o, combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser apre- GACETA OFICIAL hendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de letras, palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA – INDIRECTA) O DE ASOCIACIÓN CON UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA PARA REGISTRO O REGISTRADA POR UN TERCERO. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertene- 15/10/2007 19.40 cientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

(Proceso 46-IP-2000, marca: “CAMPO VERDE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto del 2000). Ha enfatizado además en sus pronunciamientos acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, dependiendo si entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión o de asociación es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, GACETA OFICIAL entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 15/10/2007 20.40 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(Proceso 46-IP-2000, ya citado).

3. CLASES DE MARCAS. MARCAS MIXTAS CON ELEMENTOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos compuestos y a los signos mixtos.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Las marcas denominativas utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connota- GACETA OFICIAL ción conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. En cuanto a las marcas denominativas compuestas, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ).

La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( ).” (Proceso N° 13-IP-2001, caso: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). En el supuesto de solicitarse el registro de una marca mixta con elemento denominativo compuesto, donde haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…).” (Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si de la denominación forman parte uno o más vocablos que dotan de distintividad suficiente al signo, éste podrá ser objeto de registro.

Las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. 15/10/2007 21.40 en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.

(Proceso Nº 04IP-88, caso: “DAIMLER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 39, de 29 de enero de 1989).

4. TRÁMITE DE OPOSICIÓN EN LA DECISIÓN 486. La Decisión 344, en sus artículos 93 y 95 determina quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido, las mismas que se presentarán en los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada publicación. Tanto en la Decisión 344 arriba citada, como en la actual Decisión 486, vigente desde el 1 de diciembre de 2000, rige este mismo término legal para la presentación de observaciones/ oposiciones.

En este sentido, la oportunidad para presentar una observación/oposición no puede ser fuera del término de 30 días hábiles, y por lo tanto, la norma comunitaria vigente en dicho momento, es la que regula los requisitos que debe reunir el escrito de observación. En el caso que el término de 30 días para presentar observaciones venza en vigencia de la Decisión 344, y que dicho recurso haya sido presentado dentro de dicho término y en vigencia de esta norma, no podrían exigirse requisitos adicionales a los establecidos por aquella luego de su admisión. En relación con el examen de registrabilidad de este tipo de signos, la jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: Si bien, la Decisión 486 en su artículo 147, establece como requisito adicional para la formulación de una oposición andina, la acreditación de un interés real en el mercado plasmado en la presentación de una solicitud de registro en el país donde se formula la oposición, la Decisión 344 no lo establecía así. “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que El artículo 93 de la Decisión 344 señala que el legítimo interés lo posee tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, sin establecer requisito adicional alguno. GACETA OFICIAL Por tanto, cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Luego de admitir las observaciones, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que de considerarlo conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, deberá ser realizado por el funcionario administrativo competente, por constituir éste un requisito ineludible previo a la concesión del registro de marca, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente el realizarlo siempre, aún en el caso de que no se presenten observaciones.

Respecto a esto el Tribunal ha manifestado: “( ) en el caso en que no se hubiese presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, esto es, que exprese los fundamentos que la sustentan”.

(Proceso 81-IP-2003, marca: SOUND BLASTER, publicado en Gaceta Oficial Nº 996, de 10 de octubre de 2003). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 15/10/2007 22.40 SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Para el examen de registrabilidad de un signo mixto, compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de los signos denominativos compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro. CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

CUARTO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo. La Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, GACETA OFICIAL 15/10/2007 23.40 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro.

Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 063-IP-2007 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4 y 17 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno Nº 2003-OO156. Actor: ELI LILLY AND COMPANY. Asunto: “Patente de Invención: Benzotifenos, formulaciones que los contienen y métodos”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de agosto del año dos mil siete. VISTOS. El Oficio Nº 389, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 23 de abril de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-0156.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de junio de 2007. 1. Las partes. Demandante: ELI LILLY COMPANY AND COMPANY Demandada: La Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

GACETA OFICIAL 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. El 21 de marzo de 1997, la sociedad ELI LILLY AND COMPANY presentó una solicitud de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para la invención “Benzotifenos, formulaciones que los contienen y métodos”. Mediante Concepto Técnico Nº 621 de 15 de mayo de 1997, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante para que se pronunciara con respecto al primer examen de forma, en el cual se requería el arte final de la figura característica de la solicitud, ajustar la reivindicación 12 de la solicitud ante una objeción de ausencia de unidad de invención, allegar las traducciones de las solicitudes sobre las cuales se reivindicaba la prioridad y por último, llevar a cabo la conversión de unidades al sistema internacional.

Dicho requerimiento fue atendido mediante el memorial radicado el día 15 de agosto de 1997, dentro del término legal. En respuesta a los argumentos presentados frente al examen de forma, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, profirió concepto técnico Nº 1461, de 21 de diciembre de 1998, mediante el cual comunicó las conclusiones de un segundo examen de forma, rechazando la reivindicación 12 y ordenando la publicación de la solicitud.

Siguiendo con el trámite, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió el Examen de Fondo, el 19 de julio de 2001, estableciendo objeciones de novedad y nivel inventivo frente a la patentabilidad de la solicitud, con base en la existencia de las anterioridades US 5447941, US 5494920, US 5510370, COL 94 032770, US 4418068 y las divulgaciones contenidas en el libro “Remington Farmacia”, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 1995.

En el mismo informe, la Superintendencia de Industria y Comercio objeta las reivindicaciones 9 a 11, argumentando que pretenden reclamar un método terapéutico, lo cual está expresamente excluido de patentabilidad por el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Examen de Fondo fue contestado por el solicitante de manera oportuna el 9 de octubre de 15/10/2007 24.40 2001, en el cual se señalaron los argumentos por los que la solicitud de patentabilidad gozaba de novedad y de nivel inventivo.

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 43916, de 26 de diciembre de 2001, procedió a negar la totalidad de las reivindicaciones argumentando que las mismas no cumplían con el requisito de novedad, ni con el nivel inventivo ya que “en el presente caso, es claro que el objeto reivindicado no es nuevo porque está comprendido en el estado de la técnica y por ende no puede ser patentado, pues realizado el estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y lo mencionado en las anterioridades, se encontró que este ya era conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada”; de igual manera en lo que se refiere al nivel inventivo la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que: “en el presente caso particular, una vez evaluada la solución propuesta con respecto al estado de la técnica, con base en las pruebas encontradas (anterioridades), se determinó que no implica novedad, ni actividad inventiva, todo lo cual se sustentó con razonamientos técnicos en el examen de fondo”.

Por tal motivo, ELI LILLY AND COMPANY interpuso Recurso de Reposición el 18 de febrero de 2002 contra la Resolución 43916, solicitando que se revocara la decisión de negar la patente y en su lugar se procediera a conceder el privilegio solicitado para las reivindicaciones que cumplían los requisitos de patentabilidad. Según la actora, las reivindicaciones de la presente solicitud habían sido modificadas y reenumeradas según sugerencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia durante el traslado para dar contestación al examen de fondo.

Sin embargo, por un error, el capítulo reivindicatorio modificado no se anexó al memorial de respuesta y por tanto, dichas modificaciones no habían sido consideradas por la administración. Teniendo en cuenta lo anterior, aprovechó la oportunidad del recurso de reposición para corregir el error mencionado y se adjuntó el capítulo reivindicatorio faltante con las modificaciones pendientes.

Con posterioridad a la interposición del recurso de reposición, se radicaron 2 memoriales. El primero de ellos, el 16 de julio de 2002, y el segundo, el 24 de octubre de 2002. Mediante el primero se ejerció la facultad prevista en el GACETA OFICIAL 15/10/2007 25.40 artículo 34 de la Decisión 486 y se realizaron modificaciones al capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente, fusionándose las reivindicaciones 1 y 3 que reposaban en el expediente administrativo, según versión presentada el 18 de febrero de 2002, junto con el recurso de reposición y procediéndose a la renumeración de las mismas.

Mediante el segundo escrito, se ponía en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el hecho de que bajo número de registro US 6.458.811, de 1 de octubre de 2002, una patente para el mismo concepto inventivo reivindicado en la solicitud objeto de este litigio había sido otorgada por la oficina de patentes de los Estados Unidos de América.

De otra parte, señala, que se configura en este caso una violación del artículo 34 de la Decisión 486, al no permitir la administración, la modificación de la solicitud durante todo el procedimiento. Mediante Resolución 35676, de 6 de noviembre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió el Recurso de Reposición planteado por ELI LILLY AND COMPANY, en lo relativo a los requisitos de patentabilidad, en la cual se cita como norma aplicable el artículo 18 de la Decisión 486, el mismo que versa exclusivamente sobre los requisitos del nivel inventivo.

Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia acepta las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio, junto con el Recurso de Reposición el 18 de febrero de 2002. No obstante lo anterior, la Administración confirma, con base en la objeción de nivel inventivo, la decisión contenida en la Resolución 43916 y deniega el privilegio de patente para la totalidad de las reivindicaciones pendientes según versión del 18 de febrero de 2002, sin pronunciarse en forma alguna sobre las modificaciones presentadas el 16 de julio de 2002 (pliego de reivindicaciones), ni sobre memorial de 24 de octubre de 2002.

En este sentido, alega la nulidad de la resolución administrativa, al no poder desvirtuar la administración el nivel inventivo de la solicitud presentada, la cual posee solución técnica inesperada y características propias que le brindan dicha calidad. 2.2. Fundamentos de la Demanda. La actora fundamenta que la violación de la Ley, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, proviene de una errónea interpretación y aplicación del artículo 18 de la Decisión 486.

También argumenta la configuración de la violación del artículo 14 de la Decisión 486, la cual ordena a los Países Miembros a conceder patentes para inventos que en efecto cumplan con los tres requisitos allí establecidos, entre los cuales se encuentra el nivel inventivo. Por último, agrega que las resoluciones acusadas comportan la violación del artículo 29 de la Constitución Política que establece en su parte pertinente que “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” y en consecuencia, también de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, artículos que hacen relación a la “Adopción de decisiones” y sobre el “Contenido de la Decisión”. 2.3.

La contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, entre los argumentos de su defensa, en lo relativo a “la presunta violación del artículo 34 de la Decisión 486”, anota que con respecto a este punto es claro que la modificación presentada el 16 de julio de 2002, no es sustancial con respecto al capítulo reivindicatorio anterior, es decir, el presentado el día 18 de febrero de 2002; por cuanto se sigue tratando del mismo compuesto químico.

Agrega que no es de recibo la argumentación de la parte demandante sobre la presunta violación de la norma comunitaria en cita, al negar el privilegio de patente para el objeto de la solicitud 97-15459. Sobre la presunta violación del artículo 14 de la Decisión 486, se señala que la normatividad supranacional contenida en la Decisión 486, en su artículo 141, consagra que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

La patente de invención solicitada se relaciona en general con “una forma mejorada de una agente promisorio que está siendo evaluado, Inter. Alia, para el tratamiento de la osteoporosis”. GACETA OFICIAL 15/10/2007 26.40 Sobre este mismo punto expresa que, es claro que la normatividad supranacional contenida en la Decisión 486 vigente en su artículo 14 consagra que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial; en este sentido y contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente Nº 97-15459, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que la solicitud de patente en mención y las reivindicaciones obrantes en el expediente 9715459 adolece de uno de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Norma Comunitaria, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la Oficina Nacional Competente procediera a denegar la patente de invención solicitada por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, al no reunirse el requisito de nivel inventivo.

Artículo 4. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, basándose en el Oficio Nº 389, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 23 de abril de 2007, mediante e cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación de oficio de los artículos 1, 4 y 17 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; más no de los artículos 14, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no encontrarse vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

Decisión 344. “(…) Artículo 1. Los Países Miembros otorgarán patentes para las inversiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (…) (…) Artículo 17. El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable al caso de autos, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que GACETA OFICIAL no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia, se rigen por la nueva norma.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 15/10/2007 27.40 En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido citados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, de 30 de marzo de 1998). Así, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de concesión de una patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya han sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán GACETA OFICIAL por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD (NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL). El NIVEL INVENTIVO. PATENTABILIDAD DE METODOS TERAPÉUTICOS. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como 15/10/2007 28.40 aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso Nº 07IP.2005.

Patente de Invención: “PROTECTOR DERMATOLÓGICO. GEL PARA QUEMADURAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1203, de 31 de mayo de2005). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.

Patente: “AFEITADORA DE SEGURIDAD”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1203, de 31 de mayo de 2005). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” (ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”.

Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en rela- GACETA OFICIAL ción con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” d) “Carácter público de la novedad.” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.

(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004). CABANELLAS, Guillermo “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Pág. 702 a 704). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). 15/10/2007 29.40 En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980.

En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, “PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA”, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso Nº 1-AI-1996.

Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” Proceso 12-IP-1998.

Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 428, de 16 de abril de 1999. Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado GACETA OFICIAL hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso Nº 12-IP-98, ya citado). Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad”.

Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar” 1. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a 1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001.

“DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. 15/10/2007 30.40 los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

De la susceptibilidad de aplicación industrial: Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3. PATENTABILIDAD DE METODOS TERAPÉUTICOS. El artículo 6, literal f) de la Decisión 344 excluye de la patentabilidad los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal. En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto señala: “en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.

Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial ( ).” (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Etica Industrial, pág. 63). GACETA OFICIAL La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización “el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento”.

Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que “la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto”; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que “la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos: “( ) tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico).

Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra “cosmético” ( )”.

(subrayado es del Tribunal). Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.

Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la 15/10/2007 31.40 cirugía, “y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia”.

Sobre los métodos de diagnóstico, los define como “el arte de descubrir enfermedades”. Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, “ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos”.

El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera “como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud”. (“Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un disfunsionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”.

4. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. La solicitud de patente es el acto jurídico por el cual el inventor, sus cesionarios o causahabientes, requieren del Estado el otorgamiento de un derecho de explotación exclusiva sobre una invención o un modelo de utilidad, por un período de tiempo limitado (20 años para las primeras y 10 para los segundos, conforme a la normativa vigente).

Constituye por tanto el primero de los pasos que deben seguirse y el presupuesto necesario para iniciar el procedimiento de concesión de la patente. Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente —y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial— ello no obsta para que el peticionario pueda modificarla, motu proprio o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.

En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario de una GACETA OFICIAL patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.

Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.

En un plano estrictamente doctrinario, sin embargo, se admite que “en el recurso administrativo, el administrado puede invocar, en apoyo a su demanda, cualquier motivo: un motivo jurídico (puede señalar a la administración un error de derecho o de hecho que hace ilegal la decisión), pero también razones de oportunidad; puede incluso apelar a la buena voluntad de la administración. El recurso contencioso —en cambio— sólo puede fundamentarse en la violación del derecho” (RIVERO, Jean, Derecho Administrativo, traducción de la 9ª edición francesa por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, 1984).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 15/10/2007 32.40 CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de patente.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: Según el artículo 6, literal f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no son patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos relativos al tratamiento de una enfermedad o a un tratamiento curativo, así como el alivio de los síntomas de dolor o sufrimiento.

CUARTO: La modificación a la solicitud de patente puede efectuarse en cualquier estado del trámite en los términos de la Decisión 344, y dependerá de lo dispuesto por el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordena- GACETA OFICIAL 15/10/2007 33.40 miento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 71-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 159 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-00068. Actor: Sociedad THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS. Marca denominativa: “MONARC-M”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de agosto del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Sociedad BAYER A.G. A.

HECHOS. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de junio de 2007.

I. LAS PARTES. Demandante: Sociedad THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS solicitó el 25 de octubre de 2002 el registro del signo MONARC - M (denominativo) para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 02-97000.

GACETA OFICIAL 2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 525 de 28 de febrero de 2003, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 019020 del 4 de julio de 2003, negó el registro del signo MONARC- M (denominativo), ya que consideró que era confundible con la marca MONARCA (denominativa) de la sociedad BAYER A.G., registrada para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que según información publicada en la página web de la Superintendencia de Colombia son los siguientes: “Medios exterminadores de animales y plantas; insecticidas, herbicidas y fungicidas; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”. 15/10/2007 34.40 recho contra los anteriores actos administrativos.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así mismo, se interpretará, de oficio, el artículo 159 de la misma normativa. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) 4.

La sociedad THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. Mediante Resolución N° 023527 de 27 de agosto de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 27223 de 26 de septiembre de 2003, resolvió el recurso de apelación y confirmó la antes mencionada Resolución N° 19020 de 4 de julio de 2003. 7. La sociedad THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS interpuso ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, acción de nulidad y restablecimiento del de- Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

GACETA OFICIAL f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 15/10/2007 35.40 g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

(…) (…) Artículo 136 VI. CONSIDERACIONES. “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 159 “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no A. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. B. Comparación entre marcas denominativas. C. Las marcas farmacéuticas D. Acuerdos de coexistencia marcaria. E. Principio de independencia en relación con el estudio de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

LA IRREGISTRABIIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes, que han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

GACETA OFICIAL B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Teniendo en cuenta que en algunas Interpretaciones Prejudiciales se ha abordado el tema de la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 34-IP-2006, de 30 de abril de 2006.

Marca: “OARTIN”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00455. • 105-IP-2005, de 17 de agosto de 2005, Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 2 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094.

Dentro de los criterios que deberá tener en cuenta el Juez Consultante, se encuentra también el relacionado con el tema de los signos denominativos compuestos, ya que como el que se pretende registrar está compuesto por la palabra MONARC y la letra M, separadas por un guión, resulta necesario establecer si el hecho de agregar dicha letra puede o no generar distintividad en relación con la marca anteriormente registrada.

La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos MONARC-M y MONARCA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS Y OTROS PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICIACÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

Como quiera que el signo MONARC-M pretende amparar un producto comprendido en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, 1 mien1 “Preparación farmacéutica derivada del plasma que ayuda a aliviar deficiencias FVII en pacientes con hemofilia A”. 15/10/2007 36.40 tras que la marca MONARCA se encuentra registrada para todos los productos de la clase 5, es pertinente, en primer lugar, tratar el tema de las marcas farmacéuticas.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Al Respecto, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 172-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005. Marca: “TWINVAX”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1289, de 26 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001-0351. • 34-IP-2006 de 31 de abril de 2006.

Marca: “OARTIN”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00465. Como el demandante en su escrito de demanda en el proceso interno argumentó que la marca MONARCA, aunque se encuentre registrada también para productos farmacéuticos se emplea para distinguir únicamente insecticidas y herbicidas, el Juez Consultante deberá tener en cuenta los siguientes criterios: El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos 2, podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por 2 Por producto farmacéutico se entiende aquel destinado como remedio a las enfermedades o para conservar la salud.

El Diccionario de la real Academia de la Lengua define farmacéutico de la siguiente manera: “Perteneciente o relativo a la farmacia.” Y por farmacia: “Ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades, o para conservar la salud”. GACETA OFICIAL lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. 15/10/2007 37.40 ben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

D. ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, 3 tratándose de la solicitud de registro de marcas farmacéuticas dichos parámetros de3 “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos se- En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación, la sociedad actora plantea la existencia de un acuerdo de coexistencia marcaria entre las sociedades THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS y BAYER A.G; por ello es pertinente interpretar el artículo 159 de la Decisión 486, el cual regula dicha figura.

El artículo mencionado prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la Subregión a nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. De haber acuerdo, dispone la norma comunitaria, rían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004)”. GACETA OFICIAL que las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos.

Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la Oficina Nacional Competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que: “Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003). De manera que los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 1.

Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar 15/10/2007 38.40 el acuerdo y, por lo tanto, declarar que marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

Al respecto el Tribunal ha precisado lo siguiente: “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”. (Proceso 50-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739, de 04 de diciembre de 2001). E. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. Atendiendo a que la sociedad demandante argumentó en el proceso interno que las decisiones sobre el mismo registro marcario que se profieran en los Países Miembros no pueden ser disímiles unas de otras, se hace necesario estudiar el principio de independencia en relación con el estudio de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario.

El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa GACETA OFICIAL que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 15/10/2007 39.40 La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre los signos, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta Interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Como el demandante en su escrito de demanda en el proceso interno argumentó que la marca MONARCA, aunque se encuentre registrada también para productos farmacéuticos se emplea para distinguir únicamente insecticidas y herbicidas, el Juez Consultante deberá tener en cuenta los siguientes criterios: El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos, podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos GACETA OFICIAL que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. rior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países Miembros.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de los ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el País Miembro que negó el registro. En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200400068, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de la solicitud de registro de marcas farmacéuticas dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

TERCERO: La Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia marcaria cumple con los requisitos de eficacia descritos en la presente interpretación, pudiendo en caso negativo no aceptarlo y, por lo tanto, declarar que marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

CUARTO: 15/10/2007 40.40 El principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes. De conformidad con lo ante- Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú