Año XXIV - Número 1566 Lima, 29 de noviembre de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 124-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 136 literal a) de la misma Decisión. Actor: LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE. Marca: “ACTIVE C”. Expediente Interno Nº 2004-0284 Proceso 112-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: XORIMAX (nominativa).

Actor: sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Proceso interno Nº 1093-2006 Proceso 139-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 73 literal e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio de los artículos 71 y 73 literales a) y d) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED Marca: “FORTAVIT”. Expediente Interno N° 830-EG Proceso 143-AI-2005.- Acción de Incumplimiento incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, por supuesto incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente de los artículos 81, 83, 86 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las Decisiones 370 y 465 de la Comisión de la Comunidad Andina Proceso 2-RO-2007.- 28 Recurso por Omisión o Inactividad interpuesto por JULIO CÉSAR PEÑAHERRERA ASTUDILLO contra la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, por la supuesta omisión de acatar los artículos 14 y 15 de la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores Para nosotros la Patria es América 45 GACETA OFICIAL 29/11/2007 2.56 PROCESO 124-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 136 literal a) de la misma Decisión. Actor: LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE. Marca: “ACTIVE C”. Expediente Interno Nº 2004-0284. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Magistrada, doctora Martha Sofía Sanz Tobon.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de septiembre de 2007. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es: la señora MARÍA MINERVA CORTÉS OSORIO. 1.2. Actos demandados La sociedad LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE impugnó las siguientes Resoluciones Administrativas: Nº 30442, de 29 de octubre de 2003; y, 2094, de 30 de enero de 2004, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y negó el registro de la marca nominativa “ACTIVE C”, Clase 3. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 17 de marzo de 2003, la sociedad LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE presentó solicitud de registro del signo “ACTIVE C” para amparar productos de la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 529, de 27 de junio de 2003. 3. La señora MARÍA MINERVA CORTÉS OSORIO presentó oposición a dicho registro con base a la marca de su propiedad “ACTIVE DAY”, para proteger productos de la clase Nº 3. 4. El 29 de octubre de 2003, la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 30442 declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado. 5.

La sociedad LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 30442. 6. El 23 de diciembre de 2003, la División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 36849, resolvió el recurso de reposición interpuesto, revocando la Resolución 30442 y en su lugar declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo “ACTIVE C”. 7.

El 30 de enero de 2004, la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolu- GACETA OFICIAL ción Nº 2094, al resolver el recurso de apelación resolvió confirmar la Resolución inicial Nº 30442 ya que consideró que el signo solicitado si bien no estaba comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sí lo estaba en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal a). b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, a través de su apoderada, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones indicadas, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: Expresa que “La marca solicitada está constituida por la combinación de una palabra y una letra, signos que (…) son susceptibles de constituir marca, individual o conjuntamente”. 29/11/2007 3.56 sarios para constituirse como marca en la medida que carece de distintividad, por lo tanto, esta (sic) comprendida en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486”.

Manifiesta que “es preciso señalar que el signo ACTIVE C, para distinguir productos de la clase 3 de la nomenclatura vigente, si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva por cuanto no tiene la capacidad de distinguir los productos para los cuales se solicitó su registro, esto es, ‘cremas cosméticas’, con respecto a otros productos de la misma clase.

Por lo tanto, no es un signo susceptible de ser registrado, al carecer de distintividad intrínseca”. d) Tercero Interesado La señora MARÍA MINERVA CORTÉS OSORIO, considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contención a la demanda.

CONSIDERANDO: Añade que “La marca objeto de este proceso tiene una entidad ortográfica y fonética propia (…), y como tal no tiene significado en idioma español. Su aptitud distintiva, esto es, su capacidad intrínseca para identificar cremas cosméticas en el mercado es incuestionable”. Finalmente, indica que “la marca solicitada constituida por el signo ACTIVE C es un signo apto para distinguir los productos para los cuales fue solicitado su registro y es susceptible de representación gráfica”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Expresa que “Efectuado el estudio de registrabilidad del signo ACTIVE C (nominativo) para distinguir cremas cosméticas, productos de la clase 3 de la Clasificación internacional (sic) de Niza, conforme a lo señalado en precedencia, se concluyó que no reúne los requisitos nece-

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de septiembre de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 29/11/2007 4.56 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: El Tribunal estima que corresponde la interpretación prejudicial solicitada por haber constatado en los documentos aparejados al expediente que la solicitud relativa al registro del signo “ACTIVE C”, fue presentada el 17 de marzo de 2003, en vigencia de la Decisión 486. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca, elementos constitutivos; requisitos esenciales para que un signo pueda ser registrado como marca; clases de marcas: marcas denominativas compuestas; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; riesgo de confusión o de asociación; reglas para realizar el cotejo marcario; y, signos en idioma extranjero.

3.1. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp. 15-16. GACETA OFICIAL 29/11/2007 5.56 productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

3.2. REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca.

El literal a) del artículo 135 establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca. En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con la norma citada, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras.

3.3. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas Compuestas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. GACETA OFICIAL En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas, por corresponder al presente caso.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 2 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 3 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros térmi- 2 3 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, ya citado. 29/11/2007 6.56 nos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 4

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 4 5 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.5. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de clari- 29/11/2007 7.56 dad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde 6 7 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 29/11/2007 8.56 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 9 La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 10 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 9 10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

3.7. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado concep- 11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 12 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 12 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002.

G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 29/11/2007 9.56 la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a). 3.

Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras, con o sin significación conceptual. En la comparación que incluya una marca compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 5.

El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento GACETA OFICIAL 29/11/2007 10.56 común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040284, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 112-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: XORIMAX (nominativa).

Actor: sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Proceso interno Nº 1093-2006. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre del año dos mil siete. dente doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1093-2006;

VISTOS: El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presi- GACETA OFICIAL Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED (Inglaterra).

Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (INDECOPI). Tercero Interesado: Sociedad NOVARTIS AG. b) Hechos El 9 de marzo de 2001, la empresa suiza NOVARTIS AG, solicitó el registro como marca del signo “XORIMAX” (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, de 19 de abril de 2001. El 1 de junio de 2001, la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, presentó oposición, sobre la base a la marca ZOVIRAX+ logotipo, registrada para productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por Resolución Nº 12872-2001/OSD-INDECOPI, de 12 de noviembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaro: “FUNDADA la oposición formulada por THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, de Inglaterra; y en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de productos solicitado por NOVARTIS AG, de Suiza”.

Contra dicha Resolución, NOVARTIS AG interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por Resolución Nº 092-2002/TPI-INDECOPI, de 28 de enero de 2002, por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que decidió: “REVOCAR la Resolución Nº 12872-2001/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto XORIMAX, solicitado por Novartis AG (Suiza) (…)”.

Con éste procedimiento se tiene por agotada la vía administrativa, y la sociedad demandante interpone una demanda contenciosa administrativa la cual fue declarada fundada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 6 de octubre de 2005. Contra esta sentencia, el INDECOPI pre- 29/11/2007 11.56 sentó recurso de apelación, el cual está a cargo de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que, por providencia de 30 de marzo de 2007, dice: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del inciso a) del artículo 136 de la Decisión número 486; y, cuál es la debida aplicación de estos dispositivos (sic) al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo, emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda The WELLCOME FOUNDATION LIMITED en su demanda contencioso administrativa solicita que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 092-2002/TPI-INDECOPI, ya que esta incurre en error al no haber considerado que “Los signos XORIMAX y ZOVIRAX y logotipo son confundibles al grado de inducir a confusión al público consumidor”, dice que “La secuencia de vocales es idéntica por lo que desde un punto de vista de conjunto el público consumidor no estará en capacidad de diferenciar los signos en el mercado, resultando ser fonéticamente muy similares; aspecto más importante dado que por lo general los signos son conocidos y difundidos verbalmente en el mercado”.

Y que existe jurisprudencia administrativa al respecto. Concordante con lo establecido por la Oficina de Signos Distintivos sobre la pronunciación de los signos manifiesta que “las primeras letras de los signos, Z y X, esta será la misma, en vista de que en nuestro país se le otorga el mismo sonido al vocalizarlas”. Continúa argumentando que “para que dos marcas puedan ser confundibles, no es necesario que todos sus elementos constitutivos sean semejantes, la sola similitud de los elementos principales puede originar tal cosa; y en el presente caso, la forma en que están constituidas y colocadas las letras producen una impresión visual muy semejante, y siendo el público consumidor distraído por naturaleza, los elementos del signo solicitado no le producirán una impresión netamente distinta de nuestra marca ZOVIRAX y logotipo, por lo tanto la posibilidad que pueda confundirlas es bastante GACETA OFICIAL alta, debido a que no va a tener facilidad para comparar la una con la otra”.

Finaliza diciendo: “En consecuencia (…) se puede concluir que es imposible que las marcas XORIMAX y ZOVIRAX y logotipo, puedan coexistir en el mercado (…) no existe sustento para que el Tribunal de Defensa de la Competencia (…) haya revocado la Resolución de primera instancia y, en consecuencia otorgue el registro de la marca de producto XORIMAX, por lo que, consideramos que se debe denegar el registro solicitado”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

Sobre la confundibilidad de los signos en conflicto, después de transcribir normas del Decreto Legislativo Nº 823 y del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, dice que “tratándose de signos (sic) denominativo y uno mixto como lo son las marcas ‘XORIMAX’ (solicitada) y ‘ZORIVAX’ y logotipo (registrada), debe tenerse en consideración también los criterios establecidos en el artículo 135º del mismo Decreto Legislativo Nº 823 (…)”, añade que: “el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo Nº 823, concordantes con el inciso a) del artículo 136º de la Decisión 486 (…) lo que determina que en ese extremo la demanda deviene en infundada”.

Respecto a la existencia de jurisprudencia administrativa dice que ésta de acuerdo a la norma no “se trata de jurisprudencia de carácter vinculante” y que “el análisis de registrabilidad de una marca es una facultad discrecional de la autoridad administrativa, la cual se encuentra obligada a verificar si la marca cumple con los requisitos para acceder al registro y si se encuentra o no dentro de los supuestos de prohibición establecidos en la ley”.

Con referencia a que el examen de confundibilidad realizado por el Tribunal del INDECOPI no hubiese sido exhaustivo dice que éste “no ha dejado de ser riguroso por el hecho de tratarse de productos farmacéuticos”. 29/11/2007 12.56 e) Fundamentos jurídicos de la apelación La sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema fue apelada por el INDECOPI, argumentando que contiene errores de hecho ya que “ha sometido a cotejo (ZORIMAX y XOVIMAX)” las cuales “presentan más semejanzas que diferencias; sin embargo, el caso es que las marcas que debió haber comparado eran otras (ZOVIRAX y XORIMAX), las mismas que según se puede observar, presentan en su conjunto una impresión visual y auditiva diferente, dado que ofrecen mayores (y más importantes) diferencias, antes que semejanzas”.

Argumenta, también, que la Sentencia contiene errores de derecho ya que ha realizado un examen fraccionado de los signos y “no ha puesto en aplicación los criterio (sic) de evaluación de conjunto (…)”. Además, añade que “es indudable que el público consumidor, a la hora de acudir al mercado de los productos farmacéuticos, se encontrará con un medicamento como el ZOVIRAX, que sólo puede ser adquirido bajo receta médica, lo cual aunado al hecho que los signos en conflicto presentan –en su conjuntouna estructura gráfica y denominativa distinta se advierte que éstos pueden coexistir en el mercado, sin dar lugar a situaciones de confusión en el consumidor medio”. f) Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, contesta la apelación manifestando que la confusión en la que incurre la Sentencia respecto al análisis de los signos, siendo expertos en la materia demuestran que “un consumidor medio puede caer en confusión fácilmente, así como la Sala” ya que “los signos en conflicto tienen un alto grado de confusión (…) por lo que no cabría posibilidad de coexistencia en el mercado (…)”.

A lo largo de la contestación, reafirma los argumentos planteados en la contestación a la demanda diciendo que mantienen su “posición al demostrar que ambos signos son fácilmente confundibles (…)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la GACETA OFICIAL Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo XORIMAX (nominativo) fue en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretará el artículo 136 literal a) y, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se procede a interpretar, de oficio, el artículo 134 de la misma Decisión 486; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 29/11/2007 13.56 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: STORVAS, emitida para la causa interna Nº 303-2004, que fue solicitada por la misma Sala que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca XORIMAX (nominativa), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. GACETA OFICIAL 2.

Marcas denominativas y mixtas En lo relativo a marcas denominativas y mixtas, este Tribunal exhorta a la Corte Suprema Consultante que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 170-IP2006, de 22 de noviembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: UBS+logotipo, emitida para la causa interna Nº 2408-2005, que fue solicitada por la misma Corte Suprema que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, ya citado.

En el presente caso, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas 29/11/2007 14.56 para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada. En consecuencia, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse o distinguirse las marcas XORIMAX (nominativa) y ZOVIRAX+logotipo.

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.

Marcas farmacéuticas, partículas de uso común y marcas débiles Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo GACETA OFICIAL del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 29/11/2007 15.56 Marcas débiles El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo y uno mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, con- GACETA OFICIAL forme a los criterios referidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la causal de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos, así como entre los productos.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SEXTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán to- 29/11/2007 16.56 mados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SÉPTIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1093-2006, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 29/11/2007 17.56 PROCESO 0139-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 73 literal e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación de oficio de los artículos 71 y 73 literales a) y d) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED Marca: “FORTAVIT”. Expediente Interno N° 830-EG. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidenta, doctora Raquel Lobato de Sancho.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 19 de septiembre de 2007. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED. La parte demandada la constituyen: el Ministro de Industrias, Comercio Exterior y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. 1.2.

Acto demandado A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED impugnó la Resolución Administrativa Nº 0000423, de 22 de noviembre de 1993, dictada por el Ministerio de Industrias, Comercio Exterior y Pesca que “Ratificó la Resolución Nº 932863, de 9 de agosto de 1992”, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, quien resolvió rechazar las observaciones presentadas y conceder el registro del signo FORTAVIT, Clase 5. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. En el mes de julio de 1992, la sociedad INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. presentó solicitud de registro del signo “FORTAVIT” para amparar productos de la clase Nº 5 Internacional de Niza, trámite 33583. 2.

El extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 330, Págs. 172 y 173, del mes de julio de 1992. 3. El 21 de julio de 1993, la sociedad A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED presentó observación a dicho registro en base a las marcas de su propiedad “FORTOVIL” y “FORTOVIL PLUS” que también protegen productos de la clase Nº 5. 4.

El 9 de agosto de 1993, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 932863, en la cual rechaza las observaciones planteadas y acepta el registro del signo solicitado. GACETA OFICIAL 5. El 15 de septiembre de 1993, A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED presentó rechazo administrativo ante la Resolución emitida. 6. El 22 de noviembre de 1993, el Ministerio de Industrias, Comercio Exterior y Pesca emite la Resolución Nº 0000423, por la cual “Ratificó la Resolución Nº 932863, de 9 de agosto de 1993”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED, a través de su Mandatario, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: Solicita que se “declare la procedencia de las observaciones y se rechace el Registro de la marca FORTAVIT solicitada por Interpharm (sic)”.

Sostiene que “Los puntos de derecho no necesitan probarse, pero me reservo el derecho de presentar las pruebas que evidencien la notoriedad de las marcas FORTAVIT (sic) y FORTAVIT PLUS (sic), cuando tengan a bien abrir término para la presentación de los (sic) mismas”. c) Contestaciones a la demanda El Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, da contestación a la demanda oponiendo las siguientes excepciones: “a. Legalidad y validez de la resolución impugnada. b. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. c. Improcedencia de la demanda por falta de derecho del actor.” Y señala, finalmente, que se rechace la demanda.

El Director Nacional de Propiedad Industrial no contesta la demanda, pese a que ha sido debidamente notificado. El Procurador General del Estado da contestación a la demanda por medio de su Delegado y presenta las siguientes excepciones: “a. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b. Impro- 29/11/2007 18.56 cedencia de la demanda (…). c. Falta de derecho del actor porque no existe perjuicio real a sus derechos (…). d. Plus petición (…). e. (…) Legalidad del acto administrativo impugnado”.

Finalmente, solicita que se rechace la demanda. d) Tercero interesado La sociedad INTERPHARM DEL ECUADOR S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de septiembre de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación de “los artículos 73 literal e) y 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el (sic) artículo (sic) 49 y 86 del reglamento de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

El Tribunal estima procedente la interpretación del artículo 73 literal e) correspondiente a la Decisión 313, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “FORTAVIT”, fue realizada en el mes de julio de 1992, en vigencia de la mencionada Decisión. GACETA OFICIAL Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que no es pertinente interpretar el artículo 83 literal c) de la Decisión 313, por no ser pertinente al caso en controversia, y que tampoco procede la interpretación de los artículos “49 y 86 del reglamento de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, toda vez que corresponde a normativa interna del País Miembro.

Asimismo, es pertinente interpretar, de oficio, los artículos 71 y 73 literales a) y d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 313 (…) “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o 29/11/2007 19.56 parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (…) GACETA OFICIAL 29/11/2007 20.56

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; Concepto de marca y elementos constitutivos; Clases de marcas. La marca denominativa.

Comparación entre marcas denominativas simples y denominativas compuestas; Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; Riesgo de confusión: directa e indirecta; Reglas para realizar el cotejo marcario; La marca notoria y su prueba; La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; Confusión con la marca notoriamente conocida;

Las marcas farmacéuticas. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero, añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso.

En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida, por tanto, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

Finalmente, se advierte que la Decisión 311 sustituyó íntegramente la Decisión 85, al regular en su totalidad el régimen común sobre propiedad industrial; lo propio sucedió al expedirse la Decisión 313 sustituida a su vez por la 344 y ésta por la Decisión 486, actualmente en vigor.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal.

GACETA OFICIAL 29/11/2007 21.56 a) Perceptibilidad

3.3. CLASES DE MARCAS Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 1 Comparación entre marcas denominativas simples y denominativas compuestas Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: 1 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 2 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el ori- 29/11/2007 22.56 gen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 3 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 4

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 3 4 5 2 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 13-IP-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 29/11/2007 23.56 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 6 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 6 7 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. Riesgo de confusión: directa e indirecta Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. 8 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a 8 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 29/11/2007 24.56 establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” 9 fusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 10 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a con9 10 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

3.5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros, los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por 11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 12 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 13 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 14 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el 12 13 14 FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 29/11/2007 25.56 Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. 15 En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega.

3.6. OTROS IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohi- 15 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL bición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

3.7. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. 29/11/2007 26.56 registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 16 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 17 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 18 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la 16 17 El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el 18 Proceso 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. GACETA OFICIAL norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso, es decir, se caracterizan por tener efecto general inmediato, por tanto, su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73 de la mencionada Decisión. 3.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Al comparar marcas denominativas compuestas y simples, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, cuál es el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 4. No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, suje- 29/11/2007 27.56 tándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad, pues al no excluirlos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del nombre notorio. 7.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 interpretada. 8. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 830-EG, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 29/11/2007 28.56 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA Proceso 143-AI-2005 Acción de incumplimiento incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, por supuesto incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente de los artículos 81, 83, 86 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las Decisiones 370 y 465 de la Comisión de la Comunidad Andina.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil siete. VISTOS: El escrito de demanda SG-C/0.11/1364/2005, de 15 de agosto de 2005, presentado por el Secretario General en representación de la Secretaría General de la Comunidad Andina y recibido en este Tribunal el 19 de agosto de 2005;

El auto de 20 de septiembre de 2005, por el cual el Tribunal decidió: “Admitir a trámite la demanda (…) y ordenar su notificación a la parte demandada, comunicándosele que dispone del término de cuarenta (40) días, contados a partir de la fecha de la notificación de este auto, para dar contestación a la demanda”; El escrito de contestación a la demanda, recibido en este Tribunal el 31 de octubre de 2005, presentado por el doctor Camilo Mena, Director de Patrocinio Delegado del Procurador General del Estado;

El auto de 26 de enero de 2006, en el que el Tribunal decidió: “Disponer la regularización del escrito de contestación a la demanda y de reconvención y, en consecuencia, fijar un término de quince días (…) para que la República del Ecuador comunique al Tribunal, por órgano de la Autoridad Nacional Competente, la designación de los abogados que la representarán en la causa”;

El escrito de regularización conforme al auto de 26 de enero de 2006, recibido en el Tribunal el 17 de de febrero de 2006, por parte de la República del Ecuador; El auto de 22 de marzo de 2006, por medio del cual el Tribunal decidió: “Tener por contestada, por parte de la República del Ecuador, representada por el Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, la demanda de incumplimiento (…).

Admitir a trámite la demanda en que consiste la reconvención, planteada por la República del Ecuador en su escrito de demanda, y ordenar su notificación a la parte reconvenida, comunicándosele que dispone del término de cuarenta (40) días (…) para darle contestación”; El escrito SG-C/5.11/947/2006, de 12 de mayo de 2006, recibido en este Tribunal, vía courrier, el 18 de mayo de 2006, en el que la Secretaría General, da contestación a la reconvención y plantea excepciones previas de Indebida acumulación de pretensiones y de Indebida naturaleza de la acción;

El auto de 26 de octubre de 2006, en el que Tribunal decidió: “Tener por contestada, por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina, la demanda de reconvención incoada por la República del Ecuador (…). Dar traslado a la República del Ecuador, por el término de diez (10) días de las excepciones previas opuestas en el citado escrito de contestación a la demanda de reconvención (…);

El escrito del Director de Patrocinio Delegado del Procurador General del Estado, recibido en este Tribunal el 6 de noviembre de 2006, en el que da contestación a las excepciones previas; GACETA OFICIAL El auto de 7 de marzo de 2007, en el que el Tribunal decidió. “Declarar sin lugar las excepciones previas de Indebida acumulación de pretensiones y de Indebida naturaleza de la acción deducidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina”;

El auto de 25 de abril de 2007, en el que el Tribunal decidió: “Tener por presentados los documentos aportados como prueba por las partes en sus respectivos escritos de demanda, contestación y reconvención a la misma (…). No abrir la causa a prueba (…). Convocar a las partes a Audiencia Pública, la cual tendrá lugar el día 7 de junio del año en curso (…)”;

El Acta de Audiencia Pública llevada a cabo el 7 de junio de 2007, en las que participaron por parte de la Secretaría General el doctor Carlos Adriázola Kierig y por parte de la República del Ecuador la doctora Claudia Salgado Levi; El auto de 18 de julio de 2007, en el que el Tribunal, decidió: “Aceptar el impedimento manifestado por le Magistrado Oswaldo Salgado Espinoza y, en consecuencia se le separa del conocimiento del referido proceso (…).

Declarar la nulidad de la Audiencia Pública llevada a cabo el pasado 7 de junio de 2007 (…). Convocar a las partes a Audiencia Pública, la cual tendrá lugar el día 6 de septiembre de 2007 (…). Convocar al primer suplente de la Magistratura del Ecuador, doctor Eduardo Alfredo Ramírez Tamaríz, a fin de que en tal calidad intervenga en el trámite del presente proceso, debiendo conformar el quórum para el debate y decisión del mismo”.

El acta de la Audiencia Pública correspondiente al proceso 143-AI-2005, celebrada el día 6 de septiembre de 2007, a la que asistieron por parte de la Secretaría General el doctor Carlos Adriázola Kierig y por parte de la República del Ecuador la doctora Claudia Salgado Levi. Los escritos de conclusiones de las partes. 1. Antecedentes 1.1.

De las partes Es parte demandante la Secretaría General de la Comunidad Andina y demandada la República de Ecuador. 29/11/2007 29.56 1.2. De la demanda La Secretaría General, en ejercicio de la acción de incumplimiento, solicita “el pronunciamiento del Tribunal en torno al incumplimiento de obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el cual ha incurrido la República de Ecuador (…) al mantener un diferimiento del Arancel Externo Común para los productos comprendidos en la subpartida 8539.31.00, vulnerando lo dispuesto en el artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los artículos 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena y las Decisiones 370 y 465 de la Comisión “.

Como fundamentos de hecho señala: El 19 de junio de 2002, la República del Ecuador en su Registro Oficial, publicó el Decreto Ejecutivo 2735 por el cual se estableció niveles arancelarios de 0% para los productos comprendidos dentro de la subpartida 8539.31.00 “Fluorescentes de Cátodo Caliente”: 8539.31.00.10 tubulares rectas, 8539.31.00.20 tubulares circulares, 8539.31.00.30 compactas electrónicas integradas y 8539.31.00.40 compactas electrónicas no integradas.

Por Resolución 772, la Secretaría General resolvió excluir de la Nómina de Bienes No Producidos los productos contenidos en la subpartida 8539.31.00, identificados como “Fluorescentes, de cátodo caliente”, considerando que en Colombia se registraron exportaciones de dicho producto. El 29 de abril de 2004, por comunicación DIE/ 0352, el Gobierno de Colombia solicitó a la Secretaría General que el Gobierno del Ecuador aplicara el gravamen arancelario de acuerdo con la Decisión 370, a los productos comprendidos en la subpartida 8539.31.00, ya que los mismos se encuentran excluidos de la Nómina de Bienes No Producidos de la subregión de acuerdo a la Resolución 772.

Por comunicación SG-F/ 2.14.15/939/2004, de 21 de junio de 2004, la Secretaría General solicitó al Gobierno de Ecuador que informara sobre la norma emitida. El 7 de julio de 2004, mediante Fax 396 – 04 DININ, el Gobierno del Ecuador solicitó que se le proporcionara la ficha técnica de producción, realizada por empresas colombianas con posterioridad a la fecha de emisión del Decreto eje- GACETA OFICIAL cutivo 2735.

La Secretaría General, mediante comunicación SG-F/2.1.415/1413/2004, de 10 de septiembre de 2004, remitió al Gobierno del Ecuador lo solicitado. Por comunicación SG-F/2.17.29/1926/2004, de 2 de diciembre de 2004, la Secretaría General solicitó a la República del Ecuador que, en un plazo de 10 días hábiles, informara sobre las medidas adoptadas para el restablecimiento del nivel arancelario correspondiente al 15% de la subpartida 8539.31.00.

El Gobierno del Ecuador dijo que el tema del reestablecimiento de nivel arancelario de la sub partida 8539.31.00 sería puesto en conocimiento del Consejo del Comercio Exterior –COMEXI en una próxima reunión. Mediante comunicación DIE - 0140, de 7 de febrero de 2005, el Gobierno de Colombia manifestó que el Gobierno del Ecuador, desde julio de 2002 difirió a 0% el nivel Ad valórem para los fluorescentes de cátodo caliente comprendidos en la subpartida 8539.31.00 por lo que solicitó que la República del Ecuador cumpla con lo dispuesto en el artículo 86 del Acuerdo de Cartagena.

El 8 de febrero de 2005, mediante comunicación SG-F/0.11/155/2005, la Secretaría General inició una investigación, con el fin de determinar si la conducta del Gobierno de Ecuador podría constituir un incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Posteriormente, por comunicación SG-F/0.11/294/2005, de 7 de marzo de 2005, la Secretaría General emitió Nota de Observaciones a la República de Ecuador, por posible incumplimiento de los artículos 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena, 4 del Tratado de Creación del Tribunal Justicia, así como de las Decisiones 370 y 465, al no haber restablecido al nivel de 15% a los productos comprendidos en la subpartida 8539.31.00 al momento de su exclusión mediante Resolución 772 de la Nómina de Bienes No Producidos.

Se le otorgó a la República del Ecuador término de diez días para contestar dicha Nota de Observaciones. El Gobierno de Colombia, mediante nota DIE 0345, de 15 de marzo de 2005, manifestó que el diferimiento a 0% de la subpartida 8539.31.00 realizada por Ecuador repercutirá de manera negativa en el aparato productivo subregional, al existir variación de las condiciones establecidas para los inversionistas que han depositado su confianza y recursos en el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. 29/11/2007 30.56 Mediante nota 198–05 DININ, El Gobierno de Ecuador, presentó sus descargos a la nota de observaciones señalando que en la comunicación 65-05 DININ del 25 de febrero de 2005 se expusieron las razones por las cuales se mantiene la medida contemplada en el Decreto Ejecutivo 2735 solicitando, además, a la Secretaría General el diferimiento arancelario de la subpartida 8539.31.00 y sus aperturas, a un nivel de 0% por un período de seis meses por razones de emergencia nacional.

El 12 de abril de 2005, la Secretaría General emitió la Resolución 911, publicada en la G.O.A.C. Nº 1186, de 14 de abril de 2005, por la cual se denegó la solicitud presentada por el Gobierno de Ecuador para diferir el arancel externo común de los fluorescentes de cátodo caliente comprendidos en la subpartida 8539.31.00 a un nivel de 0%. Finalmente, el 20 de mayo de 2005, la Secretaría General emitió el Dictamen 02-2005 contenido en la Resolución 919, por el cual se dispuso el incumplimiento del Gobierno de Ecuador del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular de los artículos 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena, 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, así como de las Decisiones 370 y 465 al no haber restablecido al nivel de 15% el arancel correspondiente a la subpartida 8539.31.00, al momento de su exclusión de la nómina de bienes no producidos y al aplicar un arancel distinto al establecido en el Arancel Externo Común para esos productos.

La Secretaría General, manifiesta que “Existe plena congruencia entre los motivos del incumplimiento imputados en la nota de observaciones y los indicados en el Dictamen de Incumplimiento, los cuales son los mismos y están recogidos en la presente demanda”. Fundamentos de Derecho La Secretaría General demanda el incumplimiento de los artículos 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena, diciendo que “Si bien en el momento de la expedición del Decreto Ejecutivo 2735 del 19 de junio de 2002 la subpartida 8539.31.00, correspondiente a los productos fluorescentes de cátodo calientes, se encontraba incluida en la Nómina de Bienes No Producidos; mediante Resolución 772 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, vigente desde el 22 de setiembre de 2003, verificó la producción en la GACETA OFICIAL Subregión de los señalados productos y los excluyó de la referida Nómina de Bienes No Producidos, por lo que el Gobierno del Ecuador se encontraba, desde aquel momento, obligado a restituir el nivel arancelario de dichos productos al nivel correspondiente al Arancel Externo común vigente, conforme lo establece el artículo 83 del Acuerdo de Cartagena”.

Sostiene que a pesar de las solicitudes de cumplimiento “El Gobierno del Ecuador hasta la fecha (…) no ha restituido el nivel arancelario de la subpartida 8539.31.00, el cual, de conformidad a lo dispuesto en el Anexo II de la Decisión 370, modificado por el Anexo II de la Decisión 465, corresponde al nivel de 15%”. Sobre el Arancel Externo Común dice que “la República del Ecuador al aplicar, con posterioridad a la exclusión de los productos comprendidos en la subpartida 8539.31.00 (…) un arancel Externo Común para esos productos, se encuentra incumplimiento los compromisos arancelarios establecidos en los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena”.

Respecto al incumplimiento de las Decisiones 370 y 465 de la Comisión, dice que “De acuerdo con el Anexo II de la Decisión 370, modificado por la Decisión 465, el nivel arancelario para los productos comprendidos en la subpartida 8539.31.00, es el 15%. Por su parte, la República del Ecuador mantiene, pese a los dispuesto en el (sic) la Resolución 772, un nivel 0% para los productos comprendidos en la subpartida 8539.31.00, incumplimiento así lo dispuesto por las referidas disposiciones legales”.

Con referencia al incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dice: “el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de manera taxativa, ha determinado que el incumplimiento de cualquier disposición del ordenamiento jurídico comunitario, en el presente caso los artículos 81, 86 del Acuerdo de Cartagena, 2 de la Decisión 370 y el anexo II de la Decisión 465, constituye un incumplimiento al artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” y que “En el presente caso, la demanda se refiere al incumplimiento, por parte de la República del Ecuador, al no levantar, conforme manda el artículo 83 del Acuerdo de Cartagena el diferimiento arancelario que aplica a los productos comprendidos en la subpartida 8539.31.00 y, consecuentemente, al 29/11/2007 31.56 venir aplicando un arancel distinto al establecido en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina para los productos comprendidos en la subpartida 8539.31.00 correspondiente a productos fluorescentes de cátodo caliente, con lo cual dicho Países Miembros ha incurrido en incumplimiento de obligaciones de hacer y de no hacer, conforme lo ordena el artículo 4° del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Petitorio Finalmente dice “Por las razones expuestas, solicito a ese Honorable Tribunal su pronunciamiento, conforme a lo previsto en el artículo 23 del Tratado de su Creación. En tal sentido, solicito que en dicho pronunciamiento se declare expresamente que el Gobierno de Ecuador al aplicar un diferimiento del 0% para los productos fluorescentes de cátodo caliente comprendidos en la subpartida NANDINA 8539.31.00 ha incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial de lo dispuesto en los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena y las Decisiones 370 y 465 de la Comisión” igualmente, solicita que “de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Tratado del Tribunal, en su pronunciamiento se exhorte a la República del Ecuador que adopte todas las medidas necesarias a fin de que cese la medida demandada y ponga fin al señalado incumplimiento, con expresa condena en costas a la parte demandada”. 1.3.

De la contestación a la demanda Contesta la demanda el doctor Camilo Ernesto Renán Mena Mena, Director de Patrocinio y Delegado del Procurador General del Estado de la República del Ecuador, y señala que niega “los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada por la Secretaría General de la Comunidad Andina (…)”. Seguidamente el Gobierno ecuatoriano, fundamentándose en el artículo 107 del Estatuto del Tribunal de Justicia, dice que: “la presente acción de incumplimiento incoada por la Secretaría General en contra de la Republica del Ecuador carece de fundamentos de hecho y de derecho toda vez que la República del Ecuador ya ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Deci- GACETA OFICIAL sión 370 y, posteriormente, la Decisión 465 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Sostiene que: “mediante Resolución 315 del Comexi, plasmado en el Decreto Ejecutivo N. 693, de fecha 13 de octubre de 2005, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador expidió el Arancel Nacional de Importación, con base a la Decisión 570 de la Comisión de la Comunidad Andina, y actualizó la nómina de subpartidas con diferimiento del Arancel Nacional de Importaciones.

Además, dicho Decreto Ejecutivo derogó el Decreto Ejecutivo No. 2429, el cual contravenía la normativa comunitaria (…). De esta forma, la República del Ecuador ha reestablecido el nivel arancelario de la subpartida 8539.31.00 al nivel establecido por el Arancel Externo Común, el cual es de un nivel de 15%”. Afirma que “la acción de incumplimiento incoada por la Secretaría General es improcedente debido a que no cumple con su objeto y finalidad que es hacer que los Países Miembros den cumplimiento al ordenamiento comunitario.

Se puede además concluir que se ha producido una sustracción de la materia (….)”. Dicho argumento se fundamentó con jurisprudencia del Tribunal. En este escrito de contestación a la demanda, basándose en el artículo 59 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “el Estado ecuatoriano reconviene a la Secretaría General de la Comunidad Andina y entabla una acción de nulidad en contra de las Resoluciones 911 y 919 de la Secretaría General por ser el producto de un procedimiento totalmente irregular en donde no se han tenido en cuenta los plazos establecidos en el Reglamento de Procedimientos de la Secretaría Andina (sic) ni los establecidos en la Resolución 60, la cual regula los criterios y procedimientos para los diferimientos al Arancel Externo Común destinados a atender situaciones de Emergencia Nacional” ya que: “mientras el artículo 4 de la Resolución 60 señala que la Secretaría General deberá evaluar la solicitud para el diferimiento de aranceles dentro de los 13 días siguientes a su presentación y emitirá su pronunciamiento dentro de los 2 días subsiguientes, en el presente caso la Secretaría General se tomó más de un mes para resolver.

La presentación de la solicitud fue de fecha 25 de febrero de 2005 y la Resolución mediante la cual se niega dicha solicitud fue de fecha 12 de abril de 2005”. Además, afirma su solicitud manifestando que de acuerdo al artículo 61 del Reglamento de Procedimientos Admi- 29/11/2007 32.56 nistrativos de la Secretaría General “en el presente caso la la (sic) Nota de Observaciones a la República del Ecuador fue emitida fuera de dicho término legal.

En efecto el inicio de la investigación es de fecha 8 de febrero de 2005 y la Nota de Observaciones es de fecha 7 de marzo de 2005”. Finalmente, sostiene que “el Ecuador ya no se encuentra en contravención del ordenamiento jurídico comunitario pues, ya ha adoptado todas las medidas necesarias para asegurar la vigencia de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino y se ha abstenido de emplear aquellas que obstaculizan su aplicación, el Estado ecuatoriano solita se determine el archivo de los autos y la cesación de la acción de incumplimiento iniciado (sic) en contra de la República del Ecuador”. 1.4.

De la contestación a la reconvención y de las excepciones previas La Secretaría General contesta la reconvención interpuesta y plantea, excepciones previas de “Indebida acumulación de pretensiones” y de “Indebida naturaleza de la acción”. Sobre la primera excepción, dice que ésta se “produce al momento en que el Gobierno de Ecuador solicita en el desarrollo de un proceso de incumplimiento, la nulidad de la Resolución 911 de la Secretaría General, disposición que cumple con el debido proceso y goza del principio de legalidad” añade que la Resolución 911, objeto de la nulidad, “constituye una norma de derecho derivado de carácter obligatorio y vinculante para los Países Miembros.

Dicho acto administrativo se encuentra revestido de la presunción de legalidad y ejecutoriedad, por lo que su vigencia y aplicación directa no puede ser desconocida y cuestionadas sin antes haberse desvirtuado tal presunción, por separado, en juicio contencioso de nulidad”. Sobre la Indebida naturaleza de la acción, al referirse a la Resolución 911, la Secretaría General manifiesta que “debe ser también rechazada en razón a que equivoca la vía procesal establecida por el ordenamiento jurídico comunitario para obtener un pronunciamiento respecto la legalidad del acto que intenta impugnar (…) la única vía para impugnar la legalidad de la Resolución 911 es la acción de nulidad (…)”.

Respecto a la Resolución 919 dice “Existe plena GACETA OFICIAL congruencia entre los motivos del incumplimiento imputados en la nota de observaciones y los indicados en el Dictamen de Incumplimiento, los cuales son los mismos y fueron recogidos en la demanda presentada (…) la Secretaría General rechaza los argumentos utilizados por el Gobierno de Ecuador para cuestionar la legalidad de la Resolución 919, que contiene el Dictamen de Incumplimiento Nº 02-2005, ya que el plazo establecido por el artículo 61 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General no es preclusivo, haciendo factible la emisión extemporánea a la nota de observaciones, debido a que la Secretaría General mantiene su obligación de pronunciarse sobre un posible incumplimiento de la normativa andina”.

Por lo que solicita que se “Declare fundadas las excepciones previas (…) que declare infundados los argumentos por los cuales la República del Ecuador cuestiona la legalidad de las Resoluciones 911 y 1919 (…)”. 1.5. De la contestación a las excepciones previas por parte de la República del Ecuador Respecto a la excepción de Indebida acumulación de pretensiones, la República del Ecuador dice que “Si bien los actos de la Secretaría General gozan de las presunciones de legalidad y ejecutoriedad, una vez que estos han sido cuestionados, el Honorable Tribunal debe entrar a analizar las pruebas y argumentos esgrimidos con la finalidad de verificar la legalidad de dichos actos.

En caso de que el Honorable Tribunal declare la ilegalidad de las Resoluciones cuestionadas, ya no tendría asidero alguno la acción de incumplimiento instaurada por la Secretaría General (…)”. Sostiene que no aceptar una reconvención de nulidad “sería limitar el derecho de la parte que se considera afectada por un actos dictados (sic) con violación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, resultado incluso de la desviación de poder de los órganos decisorios, y además la dejaría en indefensión”.

Sobre la excepción de Indebida naturaleza de la acción dice que “La reconvención prevista en el artículo 59 del Estatuto del Tribunal (…) es la posibilidad que tiene el demandado de ejercer una acción nueva y diferente en contra del demandante. Esta nueva acción es totalmente vá- 29/11/2007 33.56 lida (…)”. Por lo que solicita al Tribunal “desestimar las excepciones previas propuestas por la Secretaría General y continuar con la reconvención planteada”. 1.6.

De la Audiencia Pública Por auto de 18 de julio de 2007, el Tribunal convocó a las partes a la Audiencia Pública a celebrarse el 6 de septiembre de 2005. En esta fecha se llevó a cabo dicha Audiencia con la asistencia de los Representantes de ambas partes, cuyas personerías fueron debidamente reconocidas, quienes presentaron las fundamentas que se recogen en el acta correspondiente y, en los respectivos escritos de conclusiones. 1.7.

De las conclusiones de la Secretaría General de la Comunidad Andina La Secretaría General de la Comunidad Andina, en su escrito de conclusiones, presenta argumentos encaminados a desvirtuar los planteamientos hechos por la República del Ecuador, al referirse a la supuesta sustracción de materia que se hubiese dado, al haber expedido el Gobierno del Ecuador el Decreto 693, de 13 de octubre de 2005, con fundamento en dicho decreto dice: “Del citado párrafo se desprende que la República del Ecuador reconoce expresamente el incumplimiento al ordenamiento jurídico comunitario respecto el nivel arancelario aplicable a la subpartida 8539.31.00 a través del diferimiento que estableció respecto dichos (sic) productos mediante Decreto Ejecutivo 2429” y que “si bien el incumplimiento demandado cesó con la publicación del Decreto Ejecutivo 639 de 13 de octubre de 2005 que derogó al Decreto ejecutivo 2429, el acto que rectificó la conducta infractora se produjo con posterioridad a la demanda que fue presentada (…) en fecha 16 de agosto de 2005, por lo que en el presente caso (…) no puede operar sustracción de la materia”; agrega que si se acogiera la tesis de la sustracción de la materia”, no sólo estaría en peligro el propio ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en cuanto a la efectividad del sistema de controversias (…) podría dar pie a que los Países Miembros dejaran sin efecto la conducta, para reactivarla luego de la sentencia que desestimaría la acción por sustracción de materia”; citando jurisprudencia del Tribunal Europeo y del Tribunal Andino, considera que “en el presente caso no ha acaecido la sustracción de materia, toda vez que la acción se introdujo al GACETA OFICIAL contencioso comunitario antes de que la República del Ecuador superase el incumplimiento.

Consecuentemente, la presente acción no puede ser declarada improcedente, como pretende la defensa esgrimiendo argumentos carentes de sustento y que han quedado ampliamente rebatidos”. Afirma que el incumplimiento “se constituye en uno de carácter objetivo, por cuanto basta contrastar el arancel de 0% que la República del Ecuador aplicaba a la subpartida 8539.31.00 con el arancel externo común de esa misma subpartida que, conforme el Anexo II de la Decisión 370 modificado por el Anexo II de la Decisión 465, tenía que ser aplicado en un nivel del 15% por la República del Ecuador a partir del momento de la publicación de la Resolución 772 (…)”.

Al referirse a la reconvención, la Secretaría General, mantiene sus argumentos planteados en la contestación a la reconvención y finalmente solicita que se declare a la República del Ecuador en incumplimiento, se declaren infundados los argumentos por los cuales la República del Ecuador cuestiona la legalidad de las Resoluciones impugnadas y se declare improcedente la acción de nulidad intentada contra el Dictamen contenido en la Resolución 919. 1.8.

De las conclusiones de la República del Ecuador El Gobierno del Ecuador, con fundamento en la reiteración de los hechos dice que “La Decisión 669 de la Comunidad Andina, actualmente vigente, suspendió los efectos de las Decisiones 370, 465, 535, y 580 (…) las Decisiones suspendidas 370 y 465 fueron el sustento de la Secretaría General para alegar que Ecuador habría violado la normativa comunitaria (…).

Queda entonces demostrado que no existió un hecho interno que haya transgredido el ordenamiento comunitario ni tampoco existe una norma comunitaria infringida”. Respecto a los demás puntos controvertidos, mantiene sus fundamentos esgrimidos en la contestación a la demanda y en la reconvención, afirmando nuevamente la existencia de la sustracción de la materia.

CONSIDERANDO

Que, el Tribunal es competente para conocer de la presente controversia; 29/11/2007 34.56 Que se han observado las formalidades inherentes sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado; y, Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos: 1.

De las pruebas Obran en autos, adjuntos a la demanda y a la contestación y reconvención a la misma, en calidad de prueba, presentadas oportunamente por las partes, los siguientes documentos: Por parte de la Secretaría General: (i) Copia de Decisión 568 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la G.O.A.C. Nº 1012, de 14 de noviembre de 2003, que contiene la Elección del Secretario General de la Comunidad Andina (Anexo 1, folio 13);

(ii) Copia del Dictamen 02-2005, contenido en la Resolución 919, de 20 de mayo de 2005, de la Secretaría General, publicada en la G.O.A.C. Nº 1200, de 24 de mayo de 2005 (Anexo 2, folios 15 al 21); (iii) Copia del Decreto Ejecutivo 2735, de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 600, de 19 de junio del 2002, que modifica la estructura del Arancel Nacional de Importaciones y el nivel del Arancel Ad-Valórem de la Subpartida NANDINA 8539.31.00 (Anexo 3, folio 23);

(iv) Copia de la Resolución 772 de la Secretaría General, publicada en la G.O.A.C. Nº 992, de 3 de octubre de 2003, que incluye en la Nómina de Bienes No Producidos algunas subpartidas (Anexo 4, folios 25 al 56); (v) Copia de la Comunicación DIE/0352, de 29 de abril de 2004, remitida por el Gobierno de Colombia (Anexo 5, folio 58); (vi) Copia de la Comunicación SG-F/ 2.14.15/939/2004, de 21 de junio de 2004, de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Anexo 6, folio 60);

(vii) Copia de la Comunicación Nº 562-04 DININ, de 16 de diciembre de 2004, del Gobierno del Ecuador (Anexo 7, folio 62); (vii) Copia de la Comunicación DIE-0140, de 7 de febrero de 2005, remida por el Gobierno de Colombia (Anexo 8, folios 64 al 66); (ix) Copia de las Comunicaciones SG-F/0.11/155/2005, de 8 de febrero de 2005, y SG-X/0.11/115/2005, de 4 de febrero de 2005, de la Secretaría General, por las cuales inicia la investigación (Anexo 9, folios 68 y 69);

(x) Copia de las Comunicaciones SG-F/0.11/294/2005, de 4 de marzo de 2005 y SG-X/0.11/250/2005, de 4 de agosto de 2005, de la Secretaría General, por las cuales se emi- GACETA OFICIAL te Nota de Observaciones (Anexo 10, folios 74 al 76); (xi) Copia de la Comunicación DIE 0345, de 15 de marzo de 2005, del Gobierno de Colombia (Anexo 11, folio 81);

(xii) Copia de las Comunicaciones Nº 198-05 DININ, de 21 de marzo de 2005 y 065-05 DININ, de 25 de febrero de 2005, del Gobierno del Ecuador (Anexo 12, folios 83 al 90); y, (xiii) Copia de la Resolución 911 de la Secretaría General, publicada en la G.O.A.C. Nº 1186, de 14 de abril de 2005 (Anexo 13, folios 92 al 94). Por parte de la República del Ecuador: en el escrito de contestación a la demanda y de reconvención el Gobierno del Ecuador dice: “Téngase como prueba principal a mi favor, tanto la derogatoria del Decreto Ejecutivo 2429, así como el contenido del Decreto Ejecutivo Nº 693 de fecha 13 de octubre de 2005.

Dentro del Respectivo término probatorio pediré que se reproduzcan otras pruebas documentales que considere pertinentes (…). Acompaño copias de los documentos mencionados, así como de aquél con el cual acredito la calidad con la que intervengo (…)”. Se tiene, además, como prueba el Acta de la Audiencia Pública celebrada el 6 de septiembre de 2007 y su correspondiente grabación. 2.

Del objeto del proceso La Secretaría General en su escrito de demanda solicita al Tribunal que “(…) se declare expresamente que el Gobierno de Ecuador al aplicar un diferimiento del 0% para los productos fluorescentes de cátodo caliente comprendidos en la subpartida NANDINA 8539.31.00 ha incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial de lo dispuesto en los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena y la Decisiones 370 y 465 de la Comisión”.

Mientras que la República del Ecuador al contestar la demanda de incumplimiento, alega la sustracción de la materia y reconviene planteando una demanda de nulidad y dice: “el Estado ecuatoriano reconviene a la Secretaría General de la Comunidad Andina y entabla una acción de nulidad en contra de las Resoluciones 911 y 919 de la Secretaría General por ser el producto de un procedimiento totalmente irregular en donde no se han tenido en cuenta los 29/11/2007 35.56 plazos establecidos en el Reglamento de Procedimientos de la Secretaría Andina (sic) ni los establecidos en la Resolución 60, la cual regula los criterios y procedimientos para los diferimientos al Arancel Externo Común destinados a atender situaciones de Emergencia Nacional” ya que: “mientras el artículo 4 de la Resolución 60 señala que la Secretaría General deberá evaluar la solicitud para el diferimiento de aranceles dentro de los 13 días siguientes a su presentación y emitirá su pronunciamiento dentro de los 2 días subsiguientes, en el presente caso la Secretaría General se tomó más de un mes para resolver.

La presentación de la solicitud fue de fecha 25 de febrero de 2005 y la Resolución mediante la cual se niega dicha solicitud fue de fecha 12 de abril de 2005”. Además, afirma su solicitud manifestando que de acuerdo al artículo 61 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General “en el presente caso la la (sic) Nota de Observaciones a la República del Ecuador fue emitida fuera de dicho término legal.

En efecto el inicio de la investigación es de fecha 8 de febrero de 2005 y la Nota de Observaciones es de fecha 7 de marzo de 2005”. Por lo tanto, de acuerdo a la demanda presentada por la Secretaría General, a la contestación a la demanda y a la reconvención por parte de la República del Ecuador, este Tribunal considera que el objeto del presente proceso abarca dos supuestos: 1.

El supuesto incumplimiento en que hubiese incurrido la República del Ecuador al aplicar un diferimiento del 0% para los productos fluorescentes de cátodo caliente comprendidos en la subpartida NANDINA 8539.31.00, por mantener vigente el Decreto Ejecutivo 2735, que contravino lo dispuesto y mandado por la Resolución 772, de 22 de septiembre de 2003, de la Secretaría General; y 2.

La nulidad o legalidad de las Resoluciones 911 y 919 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 3. De la congruencia entre la Nota de Observaciones, el Dictamen de Incumplimiento y la Demanda. De la Regularidad del procedimiento administrativo previo Sobre el particular, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha sostenido que “Con el objeto de garantizar al supuesto país incumplidor el derecho de defensa, tanto en la etapa previa ante la [Secretaría General] como en el proceso ante el Tribunal, la doctrina señala que los motivos del GACETA OFICIAL incumplimiento que se imputen en las observaciones y en el dictamen, deben ser los mismos y a su vez deben estar reflejados en la demanda judicial.

Para este Tribunal Andino basta con que a su juicio exista suficiente congruencia en los tres momentos procesales, para que así se esté asegurando la unidad del objeto de la acción y garantizando el derecho de defensa del país vinculado como sujeto pasivo de la controversia”. (Proceso 01-AI-96, publicada en la G.O.A.C. Nº 234, de 21 de abril de 1997, caso: PIPELINE).

Respecto del dictamen de incumplimiento que debe emitir la Secretaría General, el Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que “ha de ser el resultado congruente de las actuaciones desplegadas a lo largo del procedimiento, en particular de la nota de observaciones”; declarando además que “los motivos que contenga el «dictamen» también deben mantener suficiente congruencia con los fundamentos de la demanda”.

Asimismo precisó que con la contestación de la demanda “quedarán fijados los términos concretos de la controversia”, puntualizando que el objeto de la audiencia oral, “no es el de presentar nuevos argumentos –salvo que hayan acaecido con posterioridad a la demanda o a la contestación–, ni de ampliar las cuestiones litigiosas concretadas en las referidas piezas procesales ni tampoco de ofrecer nuevas pruebas”.

Advirtió asimismo, que el escrito de conclusiones “tampoco podrá aportar nuevos elementos de juicio que debieron haber sido propuestos al interponer la demanda o al contestarla”. (Proceso 43AI-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 620, de 23 de noviembre de 2000, caso: restricciones a la importación de azúcar originaria de Colombia). Por su parte el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, estableció que “( ) el objeto de un recurso interpuesto está circunscrito por el procedimiento administrativo previo así como por las pretensiones del recurso; y el dictamen motivado de la Comisión, y el recurso deben basarse en los mismos motivos y alegaciones”, llevando al Tribunal asimismo a “desestimar el recurso y condenar en costas a la Comisión”.

(Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Recopilación de la Jurisprudencia, 19919, Luxemburgo. Asunto C-198/90, Comisión Vs. Reino de los Países Bajos). Este mismo Tribunal ha sostenido que: “(…) El dictamen motivado y el recurso deben basarse en los mismos fundamentos de Derecho y motivos, de manera que, en la fase del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, no puede admitirse un cargo que 29/11/2007 36.56 no haya sido formulado en el dictamen motivado”, lo cual llevó al Tribunal a “Declarar la inadmisibilidad del recurso y condenar en costas a la demandante”.

(Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Recopilación de la Jurisprudencia, 1992-3/I, Luxemburgo. Asunto C52/90, Comisión Vs. Reino de Dinamarca). Finalmente, haciendo otra cita del Tribunal Comunitario Europeo, se observa que “( ) se delimita el objeto del litigio ante el Tribunal de Justicia, en la medida en que tanto el dictamen motivado como el recurso deben fundarse en los mismos medios y motivos, no cabe admitir ni la formulación de nuevas imputaciones por parte de la Comisión ni tan siquiera la ampliación de sus alegaciones mediante la invocación de motivos nuevos, en el marco de las mismas imputaciones”.

(Asunto C-191/95, Comisión Vs. República Federal de Alemania, conclusiones del abogado general Sr. Georges Cosmas). En el caso de autos, y basándose en la jurisprudencia antes citada, el Tribunal, a la luz de los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 56 y siguientes de la Decisión 425, que contiene el Reglamento Interno de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Decisión 623 que contiene el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, a efectos de verificar el cumplimiento del procedimiento administrativo previo, observa que: 1.

La denuncia realizada por la República de Colombia, fue presentada el 29 de abril de 2004. 2. Mediante comunicación SG-F/0.11/155/2005, de 8 de febrero de 2005, la Secretaría General inició una investigación, con el fin de determinar si la conducta del Gobierno de Ecuador podría constituir un incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. 3.

Por comunicación SG-F/0.11/294/ 2005, de 7 de marzo de 2005, la Secretaría General emitió Nota de Observaciones a la República de Ecuador, por posible incumplimiento de los artículos 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena, 4 del Tratado de Creación del Tribunal Justicia, así como de las Decisiones 370 y 465, al no haber restablecido al nivel de 15% a los productos comprendidos en la subpartida 8539.31.00 al momento de su exclusión mediante Decisión 772 de la Nómina de Bienes No Producidos.

Se le otorgó a la República del Ecuador término de diez días para contestar dicho Nota de Observaciones. 4. Finalmente, el 20 de mayo de 2005, GACETA OFICIAL la Secretaría General emitió el Dictamen de Incumplimiento 02-2005 contenido en la Resolución 919, por el cual se dispuso el incumplimiento del Gobierno de Ecuador del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular de los artículos 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena, 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, así como de las Decisiones 370 y 465 al no haber restablecido al nivel de 15% el arancel correspondiente a la subpartida 8539.31.00, al momento de su exclusión de la nómina de bienes no producidos y al aplicar un arancel distinto al establecido en el Arancel Externo Común para esos productos.

La República del Ecuador, en su escrito de contestación a la demanda y demanda de reconvención argumenta que, de acuerdo al artículo 61 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, la Secretaría General debía emitir la Nota de Observaciones dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio de la investigación, y que “en el presente caso la la (sic) Nota de Observaciones a la República del Ecuador fue emitida fuera de dicho término legal.

En efecto el inicio de la investigación es de fecha 8 de febrero de 2005 y la Nota de Observaciones es de fecha 7 de marzo de 2005” a lo que la Secretaría General argumenta que dicho plazo “no tiene carácter preclusivo y su incumplimiento no exime a la Secretaría General de su obligación de pronunciarse”. Sin embargo, puestos en relación la Nota de Observaciones y el Dictamen de Incumplimiento, se observa que, en lo que concierne al hecho constitutivo del presunto incumplimiento, los textos citados guardan congruencia suficiente entre sí. Por lo que, sobre la base de la Nota de Observaciones y del Dictamen de Incumplimiento, la demanda presentada por la Secretaría General se fundamenta en el hecho de que el Gobierno del Ecuador ha realizado un diferimiento del 0% para los productos fluorescentes de cátodo caliente comprendidos en la subpartida NANDINA 8539.31.00 habiendo incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial de lo dispuesto en los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena y la Decisiones 370 y 465 de la Comisión. Por tanto, el Tribunal, considera que se ha mantenido la suficiente congruencia en los diferentes momentos procesales.

Por lo que el Tribunal ob- 29/11/2007 37.56 serva que, si bien la Secretaría General se excedió del término previsto para emitir la Nota de Observaciones y el Dictamen de Incumplimiento, dicho retraso no vicia el acto procesal. Así se declara. Además, el Tribunal observa que la República del Ecuador no ha quedado en ningún momento en indefensión, puesto que el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 129 y siguientes de su Estatuto prevén la posibilidad de plantear un Recurso por Omisión o Inactividad ante el Tribunal Comunitario en el caso de que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría General, se abstuviesen de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el Ordenamiento Jurídico Comunitario.

Recurso al que no acudió la República del Ecuador. Así se declara. 4. De la emisión de las Resoluciones 911 y 919 de la Secretaría General: inobservancia de plazos, Dictamen de Incumplimiento y de la nulidad incoada Resolución 911 de la Secretaría General Se observa en autos, que la República del Ecuador mediante nota 198–05 DININ, al presentar sus descargos a la Nota de Observaciones señala que en la comunicación 65-05 DININ del 25 de febrero de 2005 se expusieron las razones por las cuales se mantiene la medida contemplada en el Decreto Ejecutivo 2735, además, solicitó a la Secretaría General el diferimiento arancelario de la subpartida 8539.31.00 y sus aperturas, a un nivel de 0% por un período de seis meses por razones de emergencia nacional.

El 12 de abril de 2005, la Secretaría General emitió la Resolución 911, publicada en la G.O. A.C. Nº 1186, de 14 de abril de 2005, por la cual se denegó la solicitud presentada por el Gobierno de Ecuador para diferir el arancel externo común de los fluorescentes de cátodo caliente comprendidos en la subpartida 8539.31.00 a un nivel de 0%.

La República del Ecuador hace referencia al artículo 4 de la Resolución 60 de la Secretaría General, según el cual la Secretaría General deberá evaluar la solicitud de diferimiento del Arancel Externo Común dentro de los 13 días siguientes a su presentación y deberá emitir su GACETA OFICIAL pronunciamiento dentro de los 2 días subsiguientes, ya sea para aprobar, modificar o denegar el diferimiento, y dice “en el presente caso la Secretaría General se tomó más de un mes para resolver.

La presentación de la solicitud fue de fecha 25 de febrero de 2005 y la Resolución mediante la cual se niega dicha solicitud fue de fecha 12 de abril de 2005”. Por su parte la Secretaría General, argumentando su defensa dice: “debe señalarse que el Gobierno de Ecuador, pasó por alto el hecho que el plazo establecido en el artículo 4 de la Resolución 60 no puede entenderse como preclusivo, ya que dicha disposición no determina los efectos del incumplimiento de los plazos en ella establecidos (…) la falta de pronunciamiento en los términos previstos en el artículo 4 de la Resolución 60, en todo caso habilitó al reclamante para la interposición del recurso por omisión, más no provocó la nulidad de la Resolución 911 (…)”; asimismo dice que “los plazos establecidos (…) no tienen carácter preclusivo y su incumplimiento no exime a la Secretaría General de su obligación de pronunciarse”.

Respecto al Arancel Externo Común, al ser éste uno de los ejes fundamentales del proceso de integración, el Tribunal ha sostenido que: “El procedimiento requerido para modificar el Arancel Externo Común por una situación de emergencia nacional no es de carácter opcional para los Países Miembros, los cuales tienen la obligación de solicitar el pronunciamiento de la Secretaría General, a fin de que califique, de manera previa y necesaria, la existencia o no de la situación emergente.

La calificación que debe realizar el Órgano Ejecutivo y Técnico de la Comunidad Andina no constituye una mera formalidad que puede ser obviada, por más urgente que sea la circunstancia que atraviese un país; tal procedimiento es una aplicación directa de la prohibición a los Países Miembros de alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo, lo que permite garantizar al resto de la Comunidad que no se produzcan desequilibrios, desventajas o quiebras en la ‘unión’ aduanera o distorsiones en la competencia”.

(Proceso 16AI-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000). Sobre los plazos para los pronunciamientos de la Secretaría General el Tribunal, asimismo, ha sostenido que “la obligación que tiene la admi- 29/11/2007 38.56 nistración de dictar una Resolución administrativa aún fuera del plazo previsto, efectos que no alteran la validez del acto, salvo que la propia norma establezca otras consecuencias o efectos por la demora en la emisión de la Resolución”.

(Proceso 3-AN-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 343, de 26 de mayo de 1998). De acuerdo a la jurisprudencia citada y en virtud de la preservación del orden jurídico comunitario y del proceso de integración, el Tribunal reconoce expresamente la obligación, previa, que tienen los Países Miembros de solicitar el diferimiento del Arancel Externo Común, así como la obligación que tiene la Secretaría General de pronunciarse al respecto, como se tiene dicho, ya sea para aprobar, modificar o denegar el diferimiento solicitado.

Igualmente el Tribunal reconoce, que si bien la Secretaría General se excedió en los plazos señalados en el artículo 4 de la Resolución 60, se recalca que este órgano comunitario, de todas maneras tiene la obligación de pronunciarse sobre el diferimiento solicitado, dado que la normativa comunitaria en este punto no ha otorgado efectos jurídicos al silencio o retardo en resolver por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina, como sería el caso del establecimiento de la figura del silencio positivo, para lo cual el no resolver dentro del término perentorio previsto en la ley trae dos consecuencias: a) que se entienda que la respuesta a la solicitud es favorable; y, b) que, vencido el plazo la administración ya no puede resolver la solicitud porque ha perdido competencia, ello a favor del solicitante.

Por tanto, la Secretaría General, al haber resuelto tardíamente la solicitud de diferimiento del Arancel Externo Común como emergencia nacional presentada por el Ecuador, en manera alguna conlleva, la nulidad de la Resolución 911 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Sin perjuicio de lo previsto en el Recurso por Omisión o Inactividad.

No obstante, este Tribunal, extraña el retraso en el que incurrió la Secretaría General en la observación de los plazos y llama la atención de la misma, sin embargo considera que la Resolución 911, primero: forma parte del ordenamiento jurídico comunitario por lo que, de acuerdo a los principios del derecho comunitario, debe ser aplicada de forma obligatoria e inmediata por el Gobierno del Ecuador; y, segundo: goza de presunción de legalidad, mientras no se pruebe lo contrario.

Por lo que de acuerdo a lo expuesto, la República del Ecuador, tenía la obligación de acatar lo GACETA OFICIAL dispuesto en la Resolución 911. El hecho de que la Secretaría General se haya atrasado en los plazos dispuestos, no quita a la Resolución impugnada su legalidad y obligatorio cumplimiento y menos conlleva su nulidad. Por consiguiente, el Tribunal considera que no es nula la Resolución 911 de la Secretaría General.

Así se declara. Resolución 919 de la Secretaría General Sobre esta Resolución, que contiene el Dictamen de Incumplimiento 02-2005, la República del Ecuador demandó su nulidad, por haber sido emitida fuera del término contemplado en la Decisión 425 de la Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, relativa al Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre lo cual, la Secretaría General dice que “rechaza los argumentos utilizados por el Gobierno de Ecuador para cuestionar la legalidad de la Resolución 919 (…) ya que el plazo establecido por el artículo 61 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (…) no es preclusivo, haciendo factible la emisión extemporánea a la nota de observaciones, debido a que la Secretaría General mantiene su obligación de pronunciarse sobre un posible incumplimiento de la normativa andina”.

La Resolución 919 demandada de nulidad, como se indicó, contiene el Dictamen de Incumplimiento 02-2005, que resolvió: “Dictaminar que la República de Ecuador, al no haber restablecido al nivel de 15% la subpartida 8539.31.00 al momento de su exclusión de la nómina de bienes no producidos mediante Resolución 772, y al aplicar en consecuencia un arancel distinto al establecido en el Arancel Externo Común para esos productos, ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular de los artículos 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena, 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, así como de las Decisiones 370 y 465 (…).

Conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 65 de la Decisión 425, Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se concede a la República del Ecuador un plazo de veinte (20) días hábiles para que ponga fin al incumplimiento a que se refiere el presente Dictamen”. 29/11/2007 39.56 El Tribunal, igual que en el caso de la Resolución 911, considera que a pesar de que la Secretaría General se haya excedido en el plazo para la emisión de la Resolución 919, no obstante, es obligación de ese órgano comunitario emitir el dictamen correspondiente, ya que éste constituye parte fundamental del procedimiento administrativo, pues, generalmente, sirve de base para la instauración de la correspondiente demanda judicial por incumplimiento.

Sin embargo, el Tribunal también observa que conforme a lo previsto por el artículo 24, último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal, un País Miembro puede acudir directamente al Tribunal Comunitario, en el caso de que la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los 75 días siguientes a la fecha de presentación del reclamo.

Además, de la razón mencionada el Tribunal considera que no procede la acción de nulidad de una Resolución que contiene un dictamen de incumplimiento. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “La Secretaría General de la Comunidad Andina cumple, según los Tratados Fundacionales, a más de su papel de órgano ejecutivo de ésta, otras funciones dirigidas a desarrollar el proceso integracionista, entre las que se destaca la atinente a velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Países Miembros.

En ejercicio de tales funciones la Secretaría General expide actos jurídicos de distinta naturaleza y alcance, que generalmente plasma en Resoluciones. Algunos de ellos, por desarrollar en primer grado los Tratados Fundacionales, como sucede, por ejemplo, con los que derivan de la aplicación de los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena, tienen similares características a los instrumentos legislativos (Decisiones); otros, en cambio, reflejan la manifestación de voluntad del organismo respecto de la ejecución o la operación de alguno de los asuntos relacionados con la administración y otros, en fin, están destinados a colaborar con el Tribunal de Justicia en la tarea de aplicación del derecho comunitario, como son los relacionados con la capacidad para instaurar acciones judiciales ante él o con el deber de emitir dictámenes respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Países Miembros.

En esencia, desde el punto de vista sustancial, tales dictámenes, emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de GACETA OFICIAL incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial.

Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida”. (Proceso 3-AN-2006, auto de 7 de marzo de 2007). Por otra parte, es pertinente y de gran importancia reiterar lo que el Tribunal ha sostenido en su jurisprudencia “resulta claro para El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que los dictámenes emitidos por la Secretaría General no son susceptibles de acciones de nulidad tendientes a que el juez comunitario defina acerca de su legalidad, toda vez que tanto por su naturaleza como por los objetivos que persigue dicho instituto jurídico, deben ser apreciados por la instancia judicial únicamente dentro del correspondiente juicio derivado de la acción de incumplimiento que ante ella se ventile.

El País Miembro afectado por el dictamen de incumplimiento, o en su caso el particular interesado, tienen siempre la oportunidad procesal de discutir, cuestionar y oponerse al dictamen de incumplimiento emitido por la Secretaría General alegando ante El Tribunal dentro del proceso que se adelante con ocasión de la acción de incumplimiento tanto inconformidades por razones de forma como por motivos materiales o de fondo.

Igualmente es obligación del Tribunal cuando quiera que deba apreciar un dictamen de incumplimiento realizar, con base en las reglas de la sana crítica y de los poderes del juez, un análisis profundo del mismo, para determinar si lo acoge o lo desestima. Si bien en el ordenamiento jurídico andino no existe una disposición expresa como la contenida en el artículo 173 del Tratado de la Comunidad Económica Europea que excluya de la acción de nulidad los dictámenes de la Secretaría General, ello se deduce de una manera lógica e incontrastable tanto de la naturaleza jurídica de ellos, según lo que se ha expuesto, como de los objetivos que persiguen y de la condición procesal que ostentan dentro de la regulación que el 29/11/2007 40.56 Tratado de Creación del Tribunal consagra para la acción de incumplimiento”.

(Proceso 24-AN99, publicado en la G.O.A.C. Nº Por lo que, sobre la base de lo expuesto, este Tribunal considera que no procede la nulidad de la Resolución 919 de la Secretaría General. Así lo declara. 5. Del Arancel Externo Común como mecanismo fundamental del proceso de integración. Supuesta violación de los artículos 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena Este Tribunal se ha pronunciado sobre la importancia y trascendencia que tiene el Arancel Externo Común para la consolidación de una Unión Aduanera, en la que no existan gravámenes ni restricciones entre los Países Miembros y en la que se establezca un arancel uniforme para la importación de bienes provenientes de países que no sean parte de la Comunidad y, de esta forma, lograr un mercado común que es uno de los objetivos del proceso de integración. En este sentido, ha sostenido: “Es indudable que en la teoría de la integración, y particularmente, cuando se trata de construir una unión aduanera que abarque el territorio de varios países, lo esencial para que ello suceda es que cada uno de los territorios comprometidos se unifique con los otros para conformar, por una parte, un solo territorio dentro del cual las mercancías se muevan libremente sin sujeción al pago de aranceles aduaneros y por otra, un bloque unificado que en sus relaciones comerciales frente a terceros exija el pago de aranceles uniformes o comunes.

Esto último, significa que, como acontece con otras medidas que deben armonizarse o integrarse, los Países Miembros renuncian a legislar soberanamente en materia de aranceles, pues tal facultad queda deferida, o si se quiere, delegada a los órganos competentes de la respectiva comunidad”. (Proceso 7-AI-98, de 21 de julio de 1999, publicado en la G.O.A.C. Nº 490, de 4 de octubre de 1999).

En la Comunidad Andina esta concepción doctrinaria ha sido plenamente llevada a la práctica, es así que desde su creación se concibió el Arancel Externo Común como uno de los mecanismos fundamentales para alcanzar objetivos de la integración. En la última codificación del Acuerdo de Integración Suregional Andino, Acuerdo de Cartagena, aprobada por Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina, GACETA OFICIAL publicada en la G.O.A.C. Nº 940 de 1 de julio de 2003, esta posición fue reiterada en el artículo 3, que dispone “Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, los mecanismos y medidas siguientes: (…) e) Un Arancel Externo Común (…)”.

El Acuerdo de Cartagena, que da nacimiento al proceso de integración andina, al desarrollar cada uno de los mecanismos fundamentales para el logro de los objetivos integracionistas, dedica el Capítulo VIII a regular lo referente al Arancel Externo Común; dentro de esta normativa cabe destacar (i) el compromiso contraído por los Países Miembros de poner en aplicación un Arancel Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión (artículo 81);

(ii) con el fin de armonizar gradualmente las diversas políticas económicas de los Países Miembros, la Comisión, a propuesta de la Secretaría General, aprobará el Arancel Externo Común (artículo 82); (iii) la transferencia de competencias legislativas en materia de Aranceles a la Comisión, la cual queda facultada para que, a propuesta de la Secretaría General, modifique los niveles arancelarios comunes en la medida y en la oportunidad que considere conveniente a fin de adecuarlos a los criterios y necesidades que el Tratado señala (artículo 84);

(iv) además, los Países Miembros adquieren la obligación de no alterar unilateralmente los gravámenes del Arancel Externo Común, la obligación de no adquirir compromisos de carácter arancelario con países ajenos a la Subregión sin haber realizado las consultas en el seno de la Comisión para determinar si existe compatibilidad entre dichos compromisos y los adquiridos con respecto al Arancel Comunitario Andino (artículo 86); y, la posibilidad excepcional de que gozan los países para introducir modificaciones al Arancel Externo Común en casos especiales y previa observancia del procedimiento estrictamente legislado (artículo 86).

Por lo expresado, el Tribunal también ha sostenido “No cabe duda, entonces, que el Arancel Externo Común represente en la formación de la unión económica andina uno de los mecanismos decisivos para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin él no puede hablarse de mercado común y, por supuesto, sin el estricto respeto por parte de los Países Miembros a las normas que lo conciben en el Tratado y que lo desarrollan y ponen en vigencia mediante Decisiones de la Comisión, poco o nada 29/11/2007 41.56 serio y efectivo podría considerarse dicho proceso.

Constituye con el programa de liberación, el ámbito indispensable para la construcción del mercado ampliado es, en otras palabras parte sustancial de la existencia del mercado andino (…) Pues bien, con la expedición de la Decisión 370 por parte de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por la cual se adopta el Arancel Externo Común, empiezan a cumplirse las obligaciones que en el Tratado Constitutivo adquirieron los países respecto del mencionado mecanismo.

En esta norma comunitaria, además de adoptarse el Arancel se establecen, con fundamento en las normas del Acuerdo de Cartagena, los procedimientos y las condiciones en que podrán introducírsele modificaciones al referido instrumento, siendo de destacar que, en ningún caso, tales modificaciones podrán adoptarse unilateralmente por ningún país; lo cual no significa que en situaciones de emergencia nacional no pueda permitirse el diferimiento de los aranceles comunes; pero ello, a condición de que se cumplan las previsiones normativas señaladas y los procedimientos especificados para tales eventos en la legislación comunitaria (…)” (Sentencia emitida en el Proceso 16-AI-99 de 22 de marzo de 2000, publicada en la G.O.A.C. 581 de 12 de julio de 2000).

Asimismo el Tribunal ha sostenido que “Las anteriores apreciaciones acerca del mecanismo tan significativo como el que constituye el Arancel Externo Común, dejan muy en claro que la vulneración o el irrespeto por parte de alguno de los países miembros a las disposiciones que lo conforman y regulan se erigen en un golpe directo y de graves consecuencias al proceso integracionista, razón por la cual deberá considerarse la conducta en tal sentido como un incumplimiento grave, mucho más cuando, como en el caso que se juzga, no se trata de modificaciones parciales a determinadas partidas del arancel sino de alteraciones generalizadas a los niveles arancelarios contemplados en el instrumento común”.

(Proceso 16-IP-99, ya citado). En esta ocasión el Tribunal destaca, una vez más, que el Arancel Externo Común conjuntamente con el Programa de Liberación constituyen los pilares fundamentales sobre los que descansa el Acuerdo de Cartagena y advierte que el incumplimiento de las normas que rigen estos dos mecanismos, y en especial el primero de los mencionados, crea inseguridad jurídica en las transacciones comerciales con terceros países que no forman parte de la Subregión, GACETA OFICIAL lo que genera condiciones inequitativas en la competencia entre los Países Miembros y desmerece la seriedad del proceso de integración andina frente a la Comunidad Internacional.

El artículo 86 del Acuerdo de Cartagena establece que “Los Países Miembros se comprometen a no alterar unilateralmente los gravámenes del Arancel Externo Común (…)” y si bien la Decisión 370 en su artículo 5º prevé la posibilidad de que los Países Miembros difieran, por razones de emergencia nacional, la aplicación del Arancel Externo Común por períodos determinados, en ningún caso constituye una autorización para proceder unilateralmente, toda vez que la norma comentada exige como requisitos para que se dé tal diferimiento, que la situación de emergencia nacional debe ser calificada previamente por la Secretaría General y la duración del mismo no podrá exceder de tres meses, prorrogables, a juicio de la citada Secretaría. Sobre el tema la Comunidad Andina dispone de la Resolución 60 de la Secretaría General, de 24 de febrero de 1998, que contiene los Criterios y procedimientos para los diferimientos al Arancel Externo Común destinados a atender situaciones de Emergencia Nacional y, la Resolución 214 de 13 de abril de 1999, también de la Secretaría General, que introduce una Modificación parcial a la Resolución 60.

De acuerdo con estas normas, una de las condiciones para que proceda el diferimiento de la aplicación del Arancel Externo Común, por situaciones de emergencia nacional, son los desastres y situaciones de grave perturbación nacional ocasionados por fenómenos y desastres naturales. El País miembro afectado por una de estas situaciones solicitará a la Secretaría General el diferimiento del Arancel Externo Común, indicando: (i) en primer término cuál es la causal en la que fundamenta su petición;

(ii) cuáles son las subpartidas Nandinas que serían objeto del diferimiento; (iii) cuáles son los niveles arancelarios que propone fijar fundamentando las razones; (iv) vinculación entre la causa y los productos; (v) cuando se trate de reducciones arancelarias, cuál es la cantidad que se desea importar, fundamentando las razones de cantidad solicitada;

(vi) cuál es la contribución de la medida a la solución de la emergencia; y, (vii) cuál es el plazo de duración del diferimiento, que no podrá exceder de tres meses. La situación de emergencia nacional alegada por el País Miembro debe ser, previamente so- 29/11/2007 42.56 metida a consideración de la Secretaría General para su calificación, Órgano Comunitario que deberá informar a los demás Países Miembros de la medida solicitada, debiendo en un plazo de 8 días evaluar la solicitud y en un plazo de 2 días aprobar, modificar o denegar el diferimiento, conforme a la modificación introducida por la citada Resolución 214.

En ausencia de un pronunciamiento dentro de este plazo, el país solicitante quedaría autorizado para modificar el Arancel Externo Común de los productos cuyo diferimiento haya sido solicitado, hasta tanto se pronuncie la Secretaría General. El diferimiento del Arancel Externo no puede durar más de tres meses, de conformidad con el artículo 3 literal g) de la Resolución 60, prorrogables a juicio de la Secretaría General, pero sin que opere la prórroga tácita.

El Tribunal observa que, la República del Ecuador, al haber mantenido el diferimiento del 0% de la subpartida NANDINA 8539.31.00, luego de la expedición de la Resolución 772, de 22 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por medio de la cual se resolvió excluir de la Nómina de Bienes No Producidos los productos contenidos en dicha subpartida, ha vulnerado lo previsto en los artículos 81, 83 y 86 del Acuerdo de Cartagena, máxime si la Secretaría General, mediante, Resolución 911, negó dicho diferimiento, lo que constituye, por parte de la República del Ecuador un incumplimiento objetivo del Ordenamiento Jurídico Comunitario.

Así se declara. 6. Supuesto incumplimiento de las Decisiones 370 y 465 de la Comisión El Gobierno del Ecuador, en su escrito de conclusiones, manifiesta que con “La Decisión 669 de la Comunidad Andina, actualmente vigente, suspendió los efectos de las Decisiones 370, 465, 535 y 580. Vale hacer énfasis en que las Decisiones suspendidas 370 y 465 fueron el sustento de la Secretaría General para alegar que Ecuador habría violado la normativa comunitaria.

Queda entonces demostrado que no existió un hecho interno que haya transgredido el ordenamiento comunitaria, ni tampoco existe una norma comunitaria infringida”. En el punto supra, el Tribunal hizo un análisis del Arancel Externo Común y su importancia dentro del proceso de integración, sobre la base de estos argumentos, el Tribunal considera que la emisión de la Decisión 669, de 13 de julio de GACETA OFICIAL 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1520, de 16 de julio de 2007, por parte de la Comisión de la Comunidad Andina, no tiene efecto retroactivo, tal como claramente se desprende del artículo 1 de la Decisión mencionada que dice “A partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión y hasta el 31 de enero de 2008, los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465”, prerrogativa que no opera ipso jure dado que en el artículo 2 de la misma Decisión se prevé que “Si los Países Miembros efectuaran modificaciones arancelarias en desarrollo del artículo anterior, efectuarán consultas entre sí procurando salvaguardar los intereses de los Países Miembros obligados por las Decisiones a las que se refiere el artículo 1”, y no puede afectar a situaciones jurídicas concretas nacidas antes de la emisión de dicha Decisión, por lo que la República del Ecuador, al haber continuado con el diferimiento de 0% del Arancel Externo Común a la subpartida NANDINA 8539.31.00, impuesto por el Decreto Ejecutivo 2735, de 19 de junio de 2002 violando la Resolución 772, de 22 de septiembre de 2003, de la Secretaría General, ha incumplido las normas contenidas en las Decisiones 370 y 465 de la Comisión vigentes al momento de la emisión del referido Decreto Ejecutivo 2735, Decisiones que como se tiene dicho, junto con el Acuerdo de Cartagena, norman el Arancel Externo Común, máxime si, además, la solicitud de dicho diferimiento posteriormente fue negado por Resolución 911 de la Secretaría General.

Así se declara. 7. Análisis de las disposiciones normativas emitidas por el Gobierno de la República del Ecuador y su conformidad con el ordenamiento comunitario La República del Ecuador, en su escrito de contestación a la demanda y de reconvención, indica “De todo lo anteriormente mencionado, se observa que la acción de incumplimiento incoada por la Secretaría General es improcedente debido a que no cumple con su objeto y finalidad que es hacer que los Países Miembros den cumplimiento al ordenamiento comunitario.

Se puede además concluir que se ha producido una sustracción de la materia”. Cita jurisprudencia del Tribunal. Por su parte la Secretaría General “considera que en el presente caso no ha acaecido la sustracción de materia, toda vez que la acción 29/11/2007 43.56 se introdujo al contencioso comunitario antes de que la República del Ecuador superase el incumplimiento (…)”.

También, cita jurisprudencia del Tribunal. Se observa en autos, que la República del Ecuador, fundamenta la sustracción de la materia al haber emitido el Decreto Ejecutivo 693, de 13 de octubre de 2005 por el cual “el Presidente Constitucional de la República del Ecuador expidió el Arancel Nacional de Importación, con base en la Decisión 570 de la Comisión de la Comunidad Andina, y actualizó la nómina de las subpartidas con diferimiento del Arancel Nacional de Importaciones.

Además dicho Decreto Ejecutivo derogó el Decreto Ejecutivo Nº 2429, el cual contravenía la norma comunitaria (…). De esta forma la República del Ecuador ha restablecido el nivel arancelario de la subpartida 8539.31.00 al nivel establecido por el Arancel Externo Común, el cual es de un nivel de 15%”. Se observa en el expediente que la República del Ecuador, emitió el Decreto Ejecutivo 2735, publicado el 19 de junio de 2002, que modifica la estructura del Arancel Nacional de Importaciones y el nivel del Arancel Ad-Valórem de la subpartida nandina 8539.31.00 difiriéndolo al 0%.

Posteriormente el 22 de septiembre de 2003, por Resolución 772 la Secretaría General excluyo dicha subpartida de la Nómina de Bienes No Producidos en la subregión, por lo que la República del Ecuador, tenía la obligación de modificar, en forma inmediata, el Decreto Ejecutivo 2735, lo que no hizo en su oportunidad y que fue objeto de la demanda de incumplimiento.

Es de hacer notar que el Decreto Ejecutivo Nº 693 que puso fin al incumplimiento de la República del Ecuador, es del 13 de octubre de 2005, la demanda interpuesta por la Secretaría General es del 15 de agosto de 2005, por lo que la demanda interpuesta es anterior al Decreto Ejecutivo mencionado, razón por la cual, la República del Ecuador no puede alegar sustracción de materia.

La jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido: “De lo expuesto, el Tribunal estima que la República de Bolivia incurrió en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial, las Resoluciones 431 y 419 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, mientras exigía la fumigación con bromuro de metilo a las importaciones de algodón Peruano para combatir la plaga Anthonomus grandis.

Sin embargo, el Tribunal considera que la República de Boli- GACETA OFICIAL 29/11/2007 44.56 via, con la expedición de la Resolución Administrativa 091/2004 de 21 de octubre de 2004, ha dado cumplimiento a la normativa comunitaria, toda vez, que ha dejado de exigir la fumigación con bromuro de metilo a las importaciones de algodón provenientes de la República del Perú para combatir la plaga Anthonomus grandis que fue el objeto inicial de la presente acción. Sin perjuicio de la responsabilidad por los daños que hubieren sido causados.

El Tribunal así lo declara.” (Proceso 131-AI-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1247, de 30 de septiembre de 2005). Primero: Por las razones expuestas en la parte considerativa de la sentencia, el Tribunal se abstiene de pronunciarse sobre la Resolución 919 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que contiene el Dictamen de Incumplimiento 02-2005.

De lo expuesto, el Tribunal estima que la República del Ecuador, incurrió en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial las contenidas en los artículos 81, 83 y 96 del Acuerdo de Cartagena y las Decisiones 370 y 465 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, mientras aplicaba un diferimiento del 0% para los productos fluorescentes de cátodo caliente comprendidos en la subpartida NANDINA 8539.31.00.

Sin embargo, el Tribunal considera que la República del Ecuador, con la expedición del Decreto Ejecutivo Nº 639, de 13 de octubre de 2005, ha dado cumplimiento a la normativa comunitaria, toda vez, que ha dejado de aplicar un diferimiento del 0% para la subpartida NANDINA 8539.31.00 que fue objeto inicial de la presente acción. Así se declara.

Sin perjuicio de la responsabilidad por los daños que hubieren sido causados, conforme a lo previsto por el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal que sienta el principio y establece expresamente la responsabilidad patrimonial de los Países Miembros por infracción del Derecho Comunitario a favor de las partes que han promovido la acción de incumplimiento tramitada, en la etapa prejudicial, ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y en la etapa judicial ante el Tribunal Comunitario.

Por lo que, al haberse dado un incumplimiento temporal por parte de la República del Ecuador, durante ese lapso los particulares pudieron verse afectados en su patrimonio en razón de tal incumplimiento, lo que amerita un fallo de fondo y no uno por sustracción de materia. El Tribunal así lo declara. Tercero: Declarar con lugar la demanda de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina por escrito de SG-C/0.11/1364/2005, de 15 de agosto de 2005, contra la República del Ecuador y, en tal sentido, declarar que la República del Ecuador incurrió en incumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, contenidas en los artículos 81, 83 y 96 del Acuerdo de Cartagena, en las Decisiones 370 y 465 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, mientras aplicaba un diferimiento del 0% para los productos fluorescentes de cátodo caliente comprendidos en la subpartida NANDINA 8539.31.00, incumplimiento temporal que se produjo desde la entrada en vigencia de la Resolución Nº 772, de 22 de septiembre de 2003, de la Secretaría General y persistió hasta la emisión del Decreto Ejecutivo Nº 693, de 13 de octubre de 2005.

En virtud de lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DECIDE: Segundo: Se declara infundada la demanda de reconvención sobre nulidad interpuesta por la República del Ecuador, contra la Resolución 911 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuarto: La República del Ecuador deberá abstenerse de realizar actos de cualquier naturaleza que impidan u obstaculicen su aplicación, sin perjuicio del derecho de los afectados por el incumplimiento declarado en esta sentencia para que puedan perseguir, en la vía interna, la reparación de los daños y perjuicios que pudieran corresponder.

Quinto: Conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 5 del Reglamento Interno sobre Costas, se condena a la República del Ecuador por concepto de costas, sólo al pago de los gastos en que hubiere incurrido la Secretaría General con ocasión de la gestión judicial excluyéndose el pago de honorarios profesionales. Notifíquese la presente sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal, y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para GACETA OFICIAL 29/11/2007 45.56 su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Eduardo Alfredo Ramírez Tamariz MAGISTRADO SUPLENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO PROCESO 02-RO-2007 Recurso por Omisión o Inactividad interpuesto por JULIO CÉSAR PEÑAHERRERA ASTUDILLO contra la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, por la supuesta omisión de acatar los artículos 14 y 15 de la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil siete, en el Recurso por Omisión o Inactividad interpuesto por el señor JULIO CESAR PEÑAHERRERA ASTUDILLO contra la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. El auto de 26 de septiembre de 2007 (fls 630 631), mediante el cual se admitió a trámite la demanda y se ordenó la notificación a la Secretaría General de la Comunidad Andina, concediéndole un término de 10 días para que presentara las explicaciones de la conducta omisiva alegada por la parte actora.

VISTOS: El escrito de contestación al Recurso de Omisión, presentado por la Secretaría General vía fax el 15 de octubre de 2007. (636 – 643). La demanda en ejercicio del Recurso por Omisión formulada por el señor Julio César Peñaherrera Astudillo contra la Secretaría General de la Comunidad Andina, recibida en la Secretaría del Tribunal el 22 de julio de 2007 (fls 1 – 21).

El auto del 29 de agosto de 2007, mediante el cual el Tribunal decidió ordenar al demandante que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de dicha providencia regularizara la demanda. (fls 559 – 561). El escrito de regularización de la demanda, recibido por el Tribunal el 12 de septiembre de 2007. (fls 563 a 574).

I.

ANTECEDENTES: A. Objeto del Recurso por Omisión o Inactividad. Inicialmente, el señor JULIO CÉSAR PEÑAHERRERA ASTUDILLO, en ejercicio del Recurso por Omisión o Inactividad, demanda a la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA con el objeto de que el Tribunal “se pronuncie sobre la petición de revocatoria, enviada a la Secretaría General mediante fax, de 4 de junio de 2007; y admita a trámite la petición GACETA OFICIAL inicial de dictamen de incumplimiento (Anexos No. 72, 74 y 75, mis peticiones ante la Secretaría General)”.

El demandante en su escrito de regularización (fls 563 a 574) precisa lo siguiente: “Una vez cumplida la disposición del Art. 14 de la Decisión 623, la Secretaría General estaba en la obligación de admitir mi petición a trámite. Por lo tanto, declararlo inadmisible constituye una omisión por parte de la Secretaría General de la CAN, porque debió cumplir con las normas de la Sección II de la Decisión 623, es decir, de las normas que regulan la Fase Prejudicial de la acción de incumplimiento, prevista en los artículos 24 y 25 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el supuesto de que mi reclamo no cumpliere con los requisitos de Ley, la Secretaría General estaba en la obligación de concederme “un plazo de (15) días hábiles para la corrección de las omisiones o insuficiencias observadas” de acuerdo al Art. 15 de la Decisión 623, norma prevista en la Sección II mencionada entre las normas incumplidas”.

Para el Tribunal, de conformidad con lo anterior, el objeto se encuentra constituido por lo siguiente: Que la Secretaría General ha incumplido lo contenido en la Sección II de la Decisión 623, en especial los artículos 14 y 15, al no admitir a trámite el reclamo de incumplimiento planteado por el demandante o no haber concedido el respectivo plazo para subsanar el reclamo. 1.

Hechos. Como hechos de la demanda se citan: a. El 14 de marzo de 2007, el señor Julio César Peñaherrera Astudillo presentó reclamo de incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, contra la República del Ecuador por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria (fls. 506 a 533), dado que en Providencia del 18 de diciembre de 2006 el Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 de Cuenca no adoptó la Interpretación Prejudicial del 6 de abril de 2005, proferida dentro del proceso 165-IP-2004. 29/11/2007 46.56 b. La Secretaría General mediante comunicación SG-F/5.11/347/2007 enviada vía fax el 20 de abril de 2007(fl 558), contestó el reclamo presentado en el sentido de declararlo inadmisible.

Al efecto, citando jurisprudencia del Tribunal de Justicia, adujo que el reclamante no tenía interés legítimo para presentar el reclamo, ya que no existía afectación a un derecho subjetivo y, por lo tanto, no se configuraban los requisitos establecidos en el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento (Decisión 623). Además, sostuvo que la afectación a los derechos del demandante no se ha configurado ya que el proceso judicial nacional objeto del reclamo se encuentra en trámite y, por lo tanto, no se evidencia que hubiese incumplimiento de la norma comunitaria. c. El señor Julio César Peñaherrera Astudillo mediante escrito recibido en la Secretaría General el 25 de abril de 2007 (fls 536 a 542), solicita aclaración del anterior acto proferido por la Secretaría General. d. El reclamante mediante escrito recibido en la Secretaría General el 4 de junio de 2007 (fls. 544 a 556), solicita que se revoque el acto dictado por la Secretaría General el 20 de abril de 2007, mediante el cual se inadmitió el reclamo.

Afirma, además, que a dicha fecha no ha recibido ninguna respuesta en relación con la petición de aclaración del 25 de abril de 2007. e. La Secretaría General mediante comunicación SG-F/5.11/524/2007 enviada vía fax el 8 de junio de 2007(fl 557), resolvió la solicitud inicial del 25 de abril de 2007, manifestando que no se ha podido determinar cuáles son las medidas que estaría violando el Estado ecuatoriano y, además, que no ha sido acreditado la afectación a un derecho subjetivo. 2.

Fundamentos de derecho. El demandante sustenta la demanda en los siguientes argumentos jurídicos: a. El reclamo de incumplimiento presentado a la Secretaría General cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 14 de la Decisión 623 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL b. La Secretaría General en la Comunicación SG-F/5.11/347/2007 del 20 de abril de 2007, sólo se refiere a la petición de aclaración y no a la de revocatoria solicitada, aún estando en la obligación de resolver la solicitud de revocatoria. c. En el reclamo de incumplimiento se exponen claramente las razones por las cuáles existe un incumplimiento flagrante de la República del Ecuador y en especial del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 de Cuenca. d. Para acreditar el interés legítimo se presentó un certificado de la Corte Superior de Justicia que acredita la época en que el demandante fue Registrador de la Propiedad de Cuenca, así como los contratos celebrados con las empresas que elaboraron el programa de ordenador y la base de datos, objeto del proceso contencioso Administrativo ante el Tribual Distrital de lo Contencioso Administrativo No 3 de Cuenca, por supuesta violación de sus derechos de autor regulados por la Decisión 351.

Igualmente, el interés lo deriva de hechos probados en el proceso, ya que se evidenció el plagio a través de una serie de medios de prueba, especialmente el peritaje técnico. e. Para incurrir en el incumplimiento de la norma comunitaria no es necesario una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 de Cuenca, tal y como lo sostiene la Secretaría General, sino se puede dar en relación con otro tipo de actos. f. La Secretaría General estaba en la obligación de admitir a trámite el reclamo de incumplimiento, pero en el evento de que éste no cumpliere los requisitos de ley, dicha Entidad debió conceder un plazo de 15 días hábiles para la corrección de las omisiones o insuficiencias observadas, de conformidad con el artículo 15 de la Decisión 623.

B. Contestación por parte de la Secretaría General. La Secretaría General contestó en tiempo hábil la demanda de la siguiente manera: 29/11/2007 47.56 a. Excepciones previas. La Secretaría General alega la excepción previa de “Indebida Naturaleza de la Acción”, de conformidad con los siguientes planteamientos: ƒ El reclamante no utilizó la vía normativa adecuada, ya que no atacó el acto que declaraba inadmisible el reclamo de incumplimiento mediante un recurso de reconsideración, tal como lo dispone el artículo 37 de la Decisión 425.

De conformidad con lo anterior, la solicitud de revocatoria no era pertinente. ƒ Las pretensiones del demandante van más allá de la naturaleza jurídica y la finalidad del recurso por omisión, ya que lo que se pretende es que se emplace a la Secretaría General a que admita un reclamo que fue oportunamente rechazado por las razones expuestas en los actos respectivos. ƒ Si el Tribunal accede a las pretensiones del demandante y obliga a la Secretaría a admitir el reclamo, estaría afectando tanto las facultades conferidas a la Secretaría General, como al principio de legalidad en el marco del Derecho Comunitario Andino. Se produciría con esto un incumplimiento respecto de las obligaciones del órgano comunitario para analizar y determinar la idoneidad de los reclamos y solicitudes presentadas. b. Explicaciones sobre la supuesta omisión. ƒ Para que sea procedente el Recurso por Omisión se necesita la afectación a un derecho subjetivo tutelado.

En el caso bajo examen el reclamo se sustento en una Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 de Cuenca, mediante la cual se declara la nulidad del proceso desde un punto del proceso. Dicho Tribunal no pone fin al proceso ni se pronuncia sobre el fondo del asunto controvertido y, por lo tanto, hay inexistencia de un derecho subjetivo afectado, ya que el objeto del reclamo se centra en que el juez consultante no adoptó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comuni- GACETA OFICIAL dad Andina, la cual según el artículo 35 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe adoptarse en la sentencia. ƒ La Interpretación Prejudicial no menoscaba la independencia del juez nacional en la resolución de los conflictos sometidos a su consideración. ƒ La Secretaría General sí dio respuesta reiterada a las solicitudes del demandante, mediante las comunicaciones del 20 de abril de 2007 y 8 de junio de 2007.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal es competente para conocer del presente Recurso por Omisión en virtud de lo previsto en el artículo 37 de su Tratado de Creación, concordante con las normas del Capítulo IV del Título III de su Estatuto en las que se regula lo relativo al Recurso por Omisión; Que se han observado las formalidades inherentes a dicho recurso, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado; y Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos: I. Naturaleza jurídica del recurso por omisión o incatividad.

En varias providencias proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha abordado el tema de la naturaleza del recurso por omisión o inactividad de la siguiente manera: “El Recurso por Omisión o Inactividad persigue hacer cesar la inactividad y compeler, ya sea al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría General cuando se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a cumplir con su conducta de emitir el pronunciamiento.

En consecuencia, el recurso por omisión está previsto para los casos en los que los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir una disposición de derecho comunitario no lo hacen y de esta manera infringen la normativa comunitaria al abstenerse de actuar. 29/11/2007 48.56 El tratadista Guy Isaac, sostiene que: “El Tribunal de Justicia no sólo es competente para sancionar los actos irregulares adoptados por las instituciones comunitarias sino que también lo está para sus inacciones contrarias al derecho comunitario”.

(Isaac Guy, Manual de Derecho Comunitario General, Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1985, p. 285). Eduardo García de Enterría al hacer referencia a “( ) dos modelos conocidos de recurso contencioso administrativo de sistemas nacionales continentales: la técnica del silencio administrativo denegatorio que procede del Sistema Francés y hoy generalizada, y la técnica de la ( ) acción por inactividad de la administración propia del Derecho Alemán, dice, ( ) en cualquier caso, es notorio que el régimen de este recurso permite controlar el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Tratado a las instituciones comunitarias, lo que es por si solo bastante más de lo que permite el sistema español de regulación del silencio administrativo, solo muy insuficientemente apto para fiscalizar esa inactividad material, lo que nos aproxima al régimen alemán de la acción por inactividad”.

(Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Editorial Civitas S.A., Madrid 1986, pp. 687-688). El Recurso por Omisión se encuentra regulado en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 129 y siguientes del Estatuto. Este recurso; junto con las acciones laborales y la función arbitral, fueron introducidas como competencias del Tribunal mediante el Protocolo de Cochabamba a partir del 25 de agosto de 1999.

En la exposición de motivos de este recurso se dijo: “Para que opere eficazmente el control de la legalidad por parte del Tribunal, debe contemplarse no sólo el examen y la sanción por el órgano judicial de las conductas positivas contrarias al ordenamiento jurídico de los órganos del Acuerdo, sino también las omisiones o abstenciones que impliquen infracción de la norma comunitaria.

El recurso de nulidad se refiere sólo a la actividad positiva de los órganos del Acuerdo, por lo cual se ha considerado necesario dotar a los actores de la integración –Países Miembros, Órganos del Acuerdo y personas naturales o jurídicas – de un instrumento que les permita reclamar a las autoridades del Acuerdo, cuando éstas se hayan abstenido de cumplir una actuación GACETA OFICIAL a la que estén obligadas por el ordenamiento jurídico andino, instándolas a cumplir o acudiendo al Tribunal de Justicia para que éste disponga el cumplimiento de la actuación omitida”.

Conforme a dichas normas, tienen legitimación activa para presentar el mencionado recurso el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, estas últimas previa comprobación de que la omisión o inactividad afectan sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos.

Para que prospere la acción conforme a lo dispuesto en los artículos 37 del Tratado de Creación y 131 de su Estatuto, se exige el cumplimiento previo de una etapa administrativa que necesariamente tiene que agotarse ante el Órgano Comunitario correspondiente, en el sentido de que: (i) quien pretenda usar este recurso debe, previamente, requerir por escrito al Órgano correspondiente el cumplimiento de la actividad omitiva; y, (ii) que en el plazo de treinta días para que el Órgano respectivo de respuesta a la solicitud, no se pronuncie al respecto.

Sólo cumplidos estos requisitos se puede hacer uso del recurso por omisión y en consecuencia acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.” (Sentencia del 27 de junio de 2007, proferida dentro del proceso 1-RO-2007m publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1534, de 24 de agosto de 2007). 29/11/2007 49.56 el 14 de marzo de 2007 ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (fls. 506 a 533). 4.

Copia de la Comunicación SG-F/5.11/347/ 2007 proferida por la Secretaría General, mediante la cual inadmite el reclamo de incumplimiento presentado. (fl. 534). 5. Copia de la solicitud de aclaración a la comunicación SG-F/5.11/347/2007 proferida por la Secretaría General, presentada el 25 de abril de 2007 por el señor Julio Peñaherrera Astudillo (fls. 536 a 542). 6.

Copia de la solicitud de revocatoria de la comunicación SG-F/5.11/347/2007 proferida por la Secretaría General, presentada el 4 de junio de 2007 por el señor Julio Peñaherrera Astudillo (fls. 544 a 556). 7. Copia de la Comunicación SG-F/5.11/524/ 2007 proferida por la Secretaría General, mediante la cual da contestación a la solicitud presentada por el reclamante el 25 de abril de 2007 (fl. 557).

III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. Como quiera que el reclamo de incumplimiento se presentó el 14 de marzo de 2007, fecha en la cual se encontraba vigente la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores del 16 de julio de 2005, mediante la cual se adopta el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, es esta la normativa aplicable al caso bajo estudio en relación con dicha fase prejudicial.

II. PRUEBAS. Se anexaron como pruebas al presente proceso las siguientes: 1. Copias de documentos relacionados con el trámite administrativo seguido ante el IEPI con el objeto de defender los derechos de autor del señor Julio Peñaherrera Astudillo) (fls. 30 a 225). 2. Copias de documentos relacionados con el proceso judicial seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo No 3 de Cuenca.

(fls. 226 a 504). 3. Copia del Reclamo de incumplimiento presentado por el señor Julio Peñaherrera Astudillo A. Pretensiones formuladas por el demandante. Del escrito de demanda se desprende que el demandante solicita que el Tribunal entre a revisar si se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Decisión 623, así como si la Secretaría General omitió cumplir con la obligación contenida en el artículo 15 de la misma Decisión. Los artículos mencionados disponen: “Artículo 14.- El reclamo formulado por un País Miembro o por una persona natural o jurídica afectada en sus derechos deberá contener: GACETA OFICIAL a) La identificación completa del reclamante; b) La expresión de que actúa conforme al artículo 24 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se trate de reclamos formulados por un País Miembro; o del artículo 25 cuando se trate de personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos; c) La identificación y descripción clara de las medidas o conductas que el reclamante considera que constituyen un incumplimiento, acompañada de la información que resulte pertinente; d) La identificación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que estarían siendo objeto de incumplimiento; e) Las razones por las cuales el reclamante considera que las medidas o conductas de un País Miembro constituyen un incumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina identificadas; y, f) En el caso de que el reclamante considere que el incumplimiento tiene el carácter de flagrante, las razones que sustenten dicha consideración. Cuando el reclamo sea presentado por un País Miembro deberá ser suscrito por la autoridad nacional competente para efectos de los procedimientos previstos en la presente Decisión o por quienes fueren acreditados por dicha autoridad.

Cuando el reclamo sea presentado por personas naturales o jurídicas deberá contener, adicionalmente, la indicación de la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes, así como el número de teléfono, telefax o correo electrónico. Asimismo, deberá acreditar su condición de persona natural o jurídica afectada en sus derechos, su representación legal o mandato así como la declaración de que no se ha acudido simultáneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional.

Artículo 15.- Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del reclamo, la Secretaría General deberá analizar la documentación presentada, a los fines de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior. 29/11/2007 50.56 En caso contrario, notificará por escrito al reclamante sobre cualquier omisión o insuficiencia. En caso de omisiones o insuficiencias en un reclamo, la Secretaría General concederá un plazo de quince (15) días hábiles para la corrección de las omisiones o insuficiencias observadas.

Si el reclamante no aportase la información exigida o ésta fuere aún insuficiente, la Secretaría General, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, podrá declarar inadmisible el reclamo y lo notificará inmediatamente al reclamante. El pronunciamiento de la Secretaría General no impedirá que se adelante, de oficio, un procedimiento con arreglo al artículo 23 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y al presente Reglamento.” Observa el Tribunal que el artículo 14 de la Decisión 623 no consagra ninguna obligación para la Secretaría General de la Comunidad Andina y, por lo tanto, el análisis se centrará en determinar si la Secretaría General cumplió con la consagrada en el artículo 15 de la Decisión 623.

En relación con la primera de las pretensiones, la Sala advierte que dentro del marco del Recurso por Omisión o Inactividad el Tribunal no puede entrar a reemplazar la labor de la Secretaría General, y analizar si se cumplió o no con todos los requisitos para presentar un reclamo en la fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento. B. Análisis de la observancia a la obligación contenida en el artículo 15 de la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Dado que el reclamo se presentó el 14 de marzo de 2007, es aplicable la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Ya precisado el objeto sobre el que recae el Recurso por Omisión o Inactividad, corresponde al Tribunal entablar si la Secretaría General de la Comunidad Andina omitió cumplir con la obligación de conceder un plazo para subsanar el reclamo de incumplimiento, contenida en el artículo 15 de la Decisión 623.

GACETA OFICIAL El artículo 15 de la Decisión 623 plantea dos opciones para la Secretaría General, a saber: 1) analizar el reclamo presentado y la documentación adjunta para saber si cumple con todos los requisitos del artículo 14 de la Decisión 623 para ser admitido, y 2) en caso de encontrar omisiones o insuficiencias, precisarlas mediante acto motivado y conceder un plazo de 15 días hábiles para que sean subsanadas.

En el caso concreto, la Secretaría General al analizar el reclamo de incumplimiento encontró que el mismo no cumplía con todos los requisitos para ser admitido a trámite. La segunda de las opciones ya referidas no fue cumplida por parte de la Secretaría General, ya que el reclamo presentado fue rechazado de plano sin dar la oportunidad al reclamante para que subsanara las insuficiencias presentadas, las que inicialmente consistían en la posibilidad de demostrar la afectación a sus derechos de conformidad con el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que posteriormente mediante Comunicación SG-F/ 5.11/524/2007 del 8 de junio de 2007, fueron ampliadas por la Secretaría General, sin que sobre este punto nuevo igualmente se hubiere dado el traslado al reclamante para que subsanara su solicitud.

Una vez revisada la normativa que regula las actuaciones de la Secretaría General en relación el procedimiento de la etapa prejudicial de la Acción de Incumplimiento, la Sala encuentra que no existe ninguna disposición que faculte a la Secretaría General a inadmitir de plano o in límine un reclamo de incumplimiento. Ello tiene razón de ser en que una de las finalidades de la norma comunitaria es acercar al ciudadano a los mecanismos para la defensa de sus derechos, facilitando la implementación de procesos eficientes y transparentes en la etapa prejudicial de la Acción de Incumplimiento.

De conformidad con lo expresado, la Sala encuentra que la Secretaría General ha incurrido en una omisión al no conceder un plazo de 15 días hábiles para que el señor Julio César Peñaherrera Astudillo subsanara su escrito de reclamo de incumplimiento. 29/11/2007 51.56 En aras de la eficacia de dichos mecanismos que deben consultar los objetivos y finalidades de la norma sustancial que se intenta proteger: 1) La aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, que se aplica perfectamente a procedimientos que adelante la Secretaría General, determina que dichos trámites deben ser ágiles y propugnar porque las formas que los regulan no haga nugatorias las normas sustanciales, tal y como se plasma en el artículo 5 de la Decisión 425 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Y 2) Que, teniendo en cuenta que para tramitar los procedimientos ante la Secretaría General de la Comunidad Andina no es necesario ser abogado, no es pertinente exigir tecnicismos normativos tan formalistas si se tiene en cuenta que el ciudadano del común puede acudir a dicho Organismo en la etapa previa para la defensa de sus derechos comunitarios.

Es por lo anterior, que el plazo que otorga el artículo 15 de la Decisión 623 para subsanar el reclamo de incumplimiento, más que un requisito de carácter meramente formal, se encuentra instituido con dos finalidades: 1) darle la oportunidad a la Secretaría General de señalar las omisiones y falencias del reclamo de incumplimiento. 2) darle la oportunidad al ciudadano para subsanar sus omisiones o argumentar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma comunitaria para acceder al trámite prejudicial de la acción de incumplimiento.

Por otro lado, observa la Sala que si bien el demandante argumenta que la Secretaría General incumplió con su obligación de contestar la solicitud de revocatoria de la Comunicación SG-F/5.11/347/2007 del 20 de abril de 2007, al analizar el contenido de la misma se encuentra que reafirma los argumentos expresados en la solicitud de aclaración del 25 de abril de 2007 y, por lo tanto, la Secretaría General absolvió igualmente dicha cuestión con la Comunicación SG-F/5.11/524/2007, la que fue presentada antes de la Decisión del reclamo.

IV. EXCEPCIÓN PREVIA. De conformidad con el carácter sumario del Recurso por Omisión, y teniendo en cuenta que con su ejercicio se pretende que los Organis- GACETA OFICIAL 29/11/2007 52.56 mos del Sistema Andino de Integración hagan eficaces las normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario, es pertinente resolver las excepciones previas en la providencia que pone fin al proceso y, por lo tanto, no dar traslado al demandante de las excepciones previas presentadas. un recurso de reconsideración, el artículo 38 de la misma Decisión establece lo siguiente: En relación con la excepción de indebida naturaleza de la acción, el Tribunal observa: Como se percibe de los documentos aportados a este proceso, el señor Julio César Peñaherrera Astudillo mediante escrito recibido en la Secretaría General el 25 de abril de 2007 (fls 536 a 542), solicita aclaración del anterior acto proferido por la Secretaría Genera mediante comunicación SG-F/5.11/347/2007 del 20 de abril de 2007 Analizada por la Sala la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se observa que el artículo 34 establece que los principios de procedimiento consagrados en el Capítulo II del Título la Decisión 425 1 serán aplicables al procedimiento de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento.

Además de lo anterior, la Sala encuentra que no está previsto en la Decisión 623 ningún mecanismo de impugnación del acto de inadmisión de un reclamo por incumplimiento, razón por la cual, atendiendo a los principios consagrados en la Decisión 425, en especial el de transparencia, es pertinente aplicar a dicho procedimiento lo consagrado en relación con el recurso de reconsideración, sobre todo si se tiene en cuenta el principio general del derecho conocido como del debido proceso, que para el caso particular se traduce en el derecho de impugnar los actos dentro de un procedimiento como una derivación del derecho de defensa.

Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que la propia Secretaría General de la Comunidad Andina, en el escrito de contestación de la demanda argumentó que el reclamante debió atacar el acto de inadmisión mediante el recurso de reconsideración consagrado en el artículo 37 de la Decisión 425. Por lo anterior, encuentra la Sala que la regulación que hace la Decisión 425 en relación con el recurso de reconsideración es aplicable al asunto bajo examen.

Si bien el artículo 37 de la Decisión 425 otorga la posibilidad de impugnar actos emitidos por la Secretaría General mediante la interposición de 1 La Decisión 425 fue derogada parcialmente por la Decisión 623, en lo relacionado con la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento. “Artículo 38.- El error en la calificación del recurso no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.” La Sala observa, después de realizar un análisis detenido de dicho escrito, que el contenido del texto es una verdadera impugnación a la Resolución de la Secretaría General que declara la inadmisibilidad del reclamo, que el recurso mencionado fue interpuesto dentro del plazo que consagra el artículo 44 de la Decisión 425 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que así lo entendió la Secretaría General de conformidad con la comunicación SG-F/5.11/524/2007 del 8 de junio de 2007.

Por lo tanto, es claro que este argumento presentado por la Secretaría General no tiene respaldo en los hechos, ya que hubo recurso de reconsideración y, aunque de manera tardía, resolución del recurso por parte de la Secretaría General. En relación con el argumento esgrimido por la Secretaría General consistente en que las pretensiones del demandante van más allá de la naturaleza jurídica y la finalidad del Recurso por Omisión, conforme a lo expuesto se encuentra en el presente caso que la Secretaría General no ha cumplido con la obligación contenida en el artículo 15 de la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros De conformidad con lo anteriormente anotado, la excepción previa planteada por la Secretaría General es improcedente.

Por todo lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, obrando en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación GACETA OFICIAL 29/11/2007 53.56 DECIDE sión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

PRIMERO: Reconocer personería a los doctores Álvaro Gutirrez Bendezú, Carlos Adriazola Kierig, María Claudia Gutierrez Gómez y Sandra Catalina Charris Rebellón, para que actúen como abogados de la Secretaría General de la Comunidad Andina en todas las etapas del presente proceso.

SEGUNDO: Declarar infundada la excepción previa propuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

TERCERO: Declarar procedente el Recurso por Omisión presentado por el señor Julio César Peñaherrera Astudillo contra la Secretaría General de la Comunidad Andina, por haber incurrido este Órgano en una conducta omisiva al no conceder un plazo de 15 días hábiles para que se regularizara el escrito de reclamo de incumplimiento presentado por el demandante, de conformidad con el artículo 15 de la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

CUARTO: Compeler a la Secretaría General de la Comunidad Andina para que en el plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, emita una resolución concediéndole 15 días hábiles para que subsane el reclamo de incumplimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Deci- QUINTO: Abstenerse de condenar al pago de las costas judiciales, toda vez que no fueron solicitadas expresamente por la demandante.

Notifíquese la presente sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal, y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 29/11/2007 54.56 GACETA OFICIAL 29/11/2007 55.56 GACETA OFICIAL 29/11/2007 56.56 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú