Año XXV - Número 1585 Lima, 13 de febrero de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 141-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 8401-EG. Actor: Sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY. Marca denominativa “INICA HIERBATOX” Proceso 107-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 6 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-0299. Actor: GLOBAL PAYMENT TECHNOLOGIES, INC. Solicitud de Patente: “SISTEMA FLEXIBLE DE RASTREO” Proceso 126-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión, solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno Nº 2003-0429. Marca: GLAUTAXOL. Actor: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY Proceso 135-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Marca: “ENVASE CARACTERÍSTICO” (gráfico).

Actor: “JOHNSON & JOHNSON”. Proceso Interno Nº 584-2003 Proceso 170-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 2984.

Marca: “DISEÑO DE ETIQUETA”. Actor: GLORIA S.A. Para nosotros la Patria es América 35 GACETA OFICIAL 13/02/2008 2.44 PROCESO 141-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 8401-EG. Actor: Sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY. Marca denominativa “INICA HIERBATOX”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

III.

HECHOS. VISTOS: A. La sociedad INSECTICIDAS INTERNACIONALES C. A. INICA, solicitó el 30 de junio de 2000 el registro del signo denominativo INICA HIERBATOX para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “herbicidas”; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 105535/2000.

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de septiembre de 2007.

II. LAS PARTES. Demandante: Sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tercero interesado: Sociedad INSECTICIDAS INTERNACIONALES C. A. INICA. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: B. La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY presentó observaciones al registro del signo denominativo INICA HIERBATOX, con base en la marca denominativa HERBADOX, registrada en Ecuador bajo el número 552, para proteger productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (herbicidas).

C. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 978522, de 9 de enero de 2001 notificada el 14 de febrero de 2001, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro del signo denominativo INICA HIERBATOX. D. La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY, el 20 de junio de 2001 interpuso ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

Aseverando que la extrema similitud, tanto de las clases, como de los productos que amparan INICA HIERBATOX y HERBADOX, su coexistencia ocasionaría confusión entre el público consumidor. GACETA OFICIAL IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 135, literales a), b) e i), y 136, literales a) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, no se interpretarán las normas solicitadas ya que la solicitud de registro del signo INICA HIERBATOX se presentó el 30 de junio de 2000, es decir, en vigencia de la Decisión 344. De conformidad con lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: 81, 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 13/02/2008 3.44 les el uso de la marca pueda inducir al público, a error; (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) GACETA OFICIAL Decisión 486 13/02/2008 4.44 A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. (…) Artículo 172 (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Comparación entre marcas denominativas. C. Signos denominativos compuestos. D. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

E. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo INICA HIERBATOX se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal motivo es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). GACETA OFICIAL Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de im- 13/02/2008 5.44 pugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Dis- GACETA OFICIAL posición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo INICA HIERBATOX se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabili- 13/02/2008 6.44 dad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Como quiera que en el proceso interno se realiza la comparación entre el signo denominativo INICA HIERBATOX y la marca HERBADOX denominativa, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor GACETA OFICIAL fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 1 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo INICA HIERBATOX y la marca denominativa HERBADOX, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

C. SIGNOS QUE ADOPTAN EXPRESIONES DENOMINATIVAS COMPUESTAS. Dado que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos que adoptan expresiones denominativas compuestas. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ).

La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”. (Proceso 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001). Al examinar la solicitud de registro de un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que 1 FERNANDEZ Novoa, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 199 y SS. 13/02/2008 7.44 haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso Nº 13-IP2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. En vista de que el demandante en su escrito de demanda argumentara que su marca HERBADOX es notoriamente conocida, es pertinente abordar el tema de la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 1.

La marca notoria. a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: GACETA OFICIAL “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 2 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 3 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 4 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio aje2 3 4 OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág. 255. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. 13/02/2008 8.44 no. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 5 b. Protección. La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones, ya que esto determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea 5 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 13/02/2008 9.44 Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad.

Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos GACETA OFICIAL o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo 13/02/2008 10.44 de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpreta- GACETA OFICIAL 13/02/2008 11.44 c) La antigüedad de la marca y su uso constante; ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Se advierte, además, que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación, no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. c. La prueba de la notoriedad.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde al Juez Competente con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso, tal y como se expresó anteriormente.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

E. OTROS PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICIACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. Como quiera que el signo INICA HIERBATOX y que la marca HERBADOX amparan productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se emplea para distinguir herbicidas, el Juez Consultante deberá tener en cuenta los siguientes criterios: El análisis de registrabilidad de esta clase de marcas debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos 6, podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los herbicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un herbicida con una que ampara un fármaco, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. 6 Por producto farmacéutico se entiende aquel destinado como remedio a las enfermedades o para conservar la salud.

El Diccionario de la real Academia de la Lengua define farmacéutico de la siguiente manera: “Perteneciente o relativo a la farmacia.” Y por farmacia: “Ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades, o para conservar la salud”. GACETA OFICIAL Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, 7 tratándose de la solicitud de registro de esta clase de marcas dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. 7 “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 13/02/2008 12.44 F. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.

Si bien la solicitud de registro del signo denominativo INICA HIERBATOX se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se en- f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004)”. GACETA OFICIAL cuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo INICA HIERBATOX y la marca denominativa HERBADOX, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

TERCERO: Al examinar un signo que adopta una expresión denominativa compuesta, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

CUARTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el País en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además tal protección puede darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a 13/02/2008 13.44 reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de Países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente, deberá ser riguroso para esta clase de marcas, debe apreciar de una manera muy concienzuda el riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse, así como, prevenir confusión en el público consumidor. Aunque los herbicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, no es igual en su uso, manipulación y almacenamiento tanto en el hogar como en lugares propios, pudiendo convertirse esto, en algo fatal para su salud; aspecto suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

Entre estos dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, sin embargo los parámetros deben complementarse GACETA OFICIAL 13/02/2008 14.44 haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. SEXTO La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico. munidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 8401EG, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 107-IP-2007 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 6 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-0299. Actor: GLOBAL PAYMENT TECHNOLOGIES, INC. Solicitud de Patente: “SISTEMA FLEXIBLE DE RASTREO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 930, de 22 de mayo de 2007, recibido en este Tribunal el 29 de junio de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artícu- GACETA OFICIAL los 14 y 15 literales a) y e), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2002-0299.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite el 15 de agosto de 2007. 13/02/2008 15.44 DA CON DINERO”, y modificando el capítulo reivindicatorio para dar mayor claridad al alcance de la invención sin ampliar la materia objeto de la solicitud, acompañó los extractos y tarjetas temáticas, el arte final y los dibujos requeridos.

El 23 de septiembre de 1998, presentó la documentación relacionada con la fusión por absorción de COIN BILL VALIDATOR INC, solicitante inicial, por GLOBAL PAYMENT TECHNOLOGIES INC., quien es la actual titular de la invención. 1. Las partes. Demandante: GLOBAL PAYMENT TECHNOLOGIES, INC. Demandado: La Nación colombiana, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Determinación de los hechos relevantes. El 16 de mayo de 1997, COIN BILL VALIDATOR INC., solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, patente para la invención correspondiente a un SISTEMA FLEXIBLE DE RASTREO que se tramitó en el expediente número 97.026.669. Por auto 2748, de 19 de enero de 1998 la Jefe del Grupo Legal de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, puso en conocimiento de la solicitante el Concepto Técnico 899, de 11 de julio de 1997, concediéndole un plazo de 30 días hábiles para contestar las objeciones o complementar los antecedentes.

El Concepto Técnico concluyó que el título de la invención no reflejaba completamente el campo técnico con que se relacionaba la invención y por ello sugirió agregar la frase “DE CUENTAS PARA UNA MÁQUINA DE JUEGOS ANFITRIONA OPERADA CON DINERO”, ajustar el extracto de ésta, presentar los dibujos con su traducción del inglés y consignar todos los números de referencia descritos en la solicitud.

El 3 de marzo de 1998, dentro del término señalado por la administración, el apoderado de la peticionaria respondió las objeciones, cambiando el título de la invención por “SISTEMA FLEXIBLE DE RASTREO DE CUENTAS PARA UNA MÁQUINA DE JUEGOS ANFITRIONA OPERA- Publicada la solicitud de patente, no se formularon oposiciones. Mediante oficio Nº 1410, de 10 de mayo de 2001, la Directora de Nuevas Creaciones notificó a la solicitante el EXAMEN DE PATENTABILIDAD efectuado según el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde concluyó que la invención no era patentable, pues se trataba de proteger, un software que permita realizar el seguimiento de la contabilidad de un grupo de máquinas de juego accionadas por monedas por medio de un portátil, lo que contraviene el literal e) del articulo 15 de la Decisión 486; y del otro, un plan económicocomercial, por que el objeto de la solicitud se dirige básicamente a un sistema de recuperación y manipulación de datos orientado a datos contables, o sea un plan económico comercial que contraviene el literal d) del articulo 15 de la misma Decisión. Se le otorgó un plazo de 60 días para responder las observaciones.

El 24 de septiembre de 2001, el apoderado de la actora respondió las observaciones, sustentando que el nivel inventivo de la patente incluyó nuevos capítulos descriptivos y reivindicatorios, subsanó las impresiones de la traducción y acreditó el pago de la tasa causada por la modificación de la solicitud. Por Resolución 36801, de 31 de octubre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la solicitud, por considerar que según los literales d) y e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se consideran invenciones.

El 14 de diciembre de 2001, se interpuso recurso de reposición con fundamento en que no solamente se había presentado un nuevo capítulo reivindicatorio sustitutivo del original, si no GACETA OFICIAL que se demostró que el objeto de la invención no estaba excluido de patentabilidad, y que las razones esbozadas para negar el privilegio de patente de invención no describían ni sugerían la invención solicitada y por tanto, no le hacían perder el nivel inventivo. 13/02/2008 16.44 d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

(…)” Mediante Resolución Nº 04314, de 15 de febrero de 2002, se confirmó la Resolución Nº 36801, de 31 de octubre de 2001.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, no procede la interpretación de los artículos 14 y 15 literales d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no haber estado vigente al momento de la solicitud. Por tanto, se interpretará de oficio, los artículos 1 y 6 literal e) de la Decisión 344.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Art. 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las inversiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(…) Art. 6.- No se considerarán invenciones: En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. REQUISITOS ESENCIALES DE PATENTABILIDAD. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado. Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y GACETA OFICIAL por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, del 10 de enero de 2001). A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente.

En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Novedad La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

Según el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del esta- 13/02/2008 17.44 do de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida”.

(Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001). Nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, “si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el GACETA OFICIAL nivel inventivo”.

(FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso Nº 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 428, del 16 de abril de 1999). Para analizar la existencia del nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos”.

(Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001). A partir de la decisión adoptada en el caso T506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es 13/02/2008 18.44 normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, ob.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico ya haya sido resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras citadas, siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

(Office européen des brevets, ob.cit.). En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (…)”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada). Susceptibilidad de aplicación industrial La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o GACETA OFICIAL en los servicios. (Proceso Nº 13-IP-2004, caso: SOLICITUD DE PATENTE: “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO, publicado en Gaceta Oficial Nº 1061, de 29 de abril de 2004).

II. DE LA NO PATENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR. Los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 están correlacionados entre sí y, desde luego, también con el resto de la Decisión 344. El primero establece lo que no se considerará invención, mientras que el segundo se refiere a los inventos que no serán patentables. El artículo 6 considera la excepción a las reglas generales de patentabilidad indicando un listado de lo que “no se considera invenciones”.

La interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6º nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como “invenciones”, es decir, es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, sí se considerarán invenciones, en consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente.

El invento no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional. El artículo 7 por su lado, define qué inventos a pesar de tener la calidad de tales “no serán patentables”.

En este orden de ideas, el artículo 6 en su literal d), establece que no se considerarán invenciones “los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico”. Los programas de ordenador o softwares están definidos por la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición (www.rae.es), como 13/02/2008 19.44 un “Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora”.

En este sentido, no procede la patentabilidad del programa de ordenador y su soporte lógico, de acuerdo con la prohibición planteada por la Decisión 344. Así, corresponde a la autoridad nacional competente determinar si la solicitud presentada corresponde a un programa de ordenador o soporte lógico, antes de determinar la procedencia de su patentablidad.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado.

En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. Segundo: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de paten- GACETA OFICIAL te en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicada. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. Tercero: La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas 13/02/2008 20.44 propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

Cuarto: El artículo 6º de la misma Decisión, señala que no tienen calidad de inventos los taxativamente determinados en dicho dispositivo, entendiéndose que todo lo no establecido en el mismo, sí puede ser considerado invento siempre que cumpla con los requisitos fijados en la Decisión. En esta lista se encuentran el programa de ordenador y su soporte lógico, por lo que no procede su patentabilidad en virtud de lo dispuesto por la Decisión 344.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 13/02/2008 21.44 PROCESO Nº 126-IP-2007 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión, solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno Nº 20030429. Marca: GLAUTAXOL. Actor: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 1206, de 9 de julio de 2007, recibido en este Tribunal el 31 de julio de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 20030429.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de septiembre de 2007. 1. Las partes. Demandante: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

Demandado: La Nación colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado: La Sociedad PROCAPS S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. La sociedad PROCAPS S.A. el 5 de julio de 2002, por medio de apoderado solicitó el registro del signo GLAUTAXOL (nominativo), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 de septiembre de 2003, se publicó en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 520, el extracto de dicha solicitud. La sociedad BRISTOL- MYERS SQUIBB COMPANY, presentó observación contra la solicitud de registro del signo antes citado en base a su registro de la marca TAXOL en la clase 5. El objeto de la oposición fue que se deniegue el registro y, lo fundamentó en la semejanza visual, ortográfica y conceptual de las marcas en cuestión. El apoderado de la sociedad solicitante en su oportunidad para responder la observación, expreso: “(…) por otro lado, pasa por alto el opositor que su marca es débil, en virtud a que la expresión TAX, es de común utilización para distinguir productos de la clase 5 internacional, lo que disminuye ostensiblemente su fuerza distintiva, en especial frente al signo solicitado (…) la expresión TAXOL es apócope del principio activo químico-medico TAXOLOMINA o PACLITAXEL, según el VADEMÉCUM (…).” La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 2168, de 30 de enero de 2003, declaró infundada la observación de la sociedad demandante y concedió el registro del signo GLAUTAXOL en la clase 5, a nombre de PROCAPS S.A. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, a través de su apoderado Dr. Álvaro Correa Ordóñez, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 10875, de 28 de abril de 2003, en el sentido de confirmar la decisión contenida en el acto administrativo de primera instancia. El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución Nº 12816, de 13 de mayo de 2003, confirmando la Resolución Nº 2168, de 30 de enero de 2003.

GACETA OFICIAL

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, se interpretará el artículo 134 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “( ) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 13/02/2008 22.44 f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

(Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por letras, palabras o, combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el GACETA OFICIAL mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 13/02/2008 23.44 servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN (DIRECTA – INDIRECTA) CON UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA PARA REGISTRO O REGISTRADA POR UN TERCERO. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Impedimentos para el registro de una marca. La identidad y la semejanza. Los elementos constitutivos de una marca. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de letras, palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar GACETA OFICIAL error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión y asociación. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad administrativa, y en su caso del Juez competente observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, además del análisis de prohibiciones del registro, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad, produciéndose el riesgo de asociación, o confusión indirecta.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes.

( ) se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprove- 13/02/2008 24.44 chando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” (Proceso Nº 161-IP-2004, marca: “CINCO ESTRELLAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005).

La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. GACETA OFICIAL Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma indi- 13/02/2008 25.44 vidualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(Proceso 46-IP-2000, marca: “CAMPO VERDE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto del 2000).

3. LA MARCA FARMACÉUTICA. Para establecer el riesgo de confusión o de asociación, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000). GACETA OFICIAL

4. ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD EN MARCAS FARMACÉUTICAS (PÁRTÍCULAS DE USO COMÚN). Las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características. Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser minucioso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión ya que de generarse error éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas; por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. 13/02/2008 26.44 necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (OTAMENDI Jorge, ‘DERECHO DE MARCAS’ Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002, págs. 191 y 192).” (Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: ‘CINCO ESTRELLAS’, publicada en Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005) Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: En conclusión, la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Además la Jurisprudencia de este Tribunal dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para GACETA OFICIAL 13/02/2008 27.44 registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Para establecer el riesgo de confusión o de asociación, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

CUARTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 135-IP-2007 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por la Sala Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Marca: “ENVASE CARACTERÍSTICO” (gráfico).

Actor: “JOHNSON & JOHNSON”. Proceso Interno Nº 584-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 284-2007-SCS-CS., de 14 de agosto de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de agosto de 2007, mediante el cual la Sala Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial GACETA OFICIAL de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 584-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 2 de octubre de 2007. 1. Las partes. Demandante: JOHNSON & JOHNSON.

Demandados: Instituto Nacional de la Competencia y d e la Protección de la Propiedad Intelectual. INDECOPI. Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. Mediante comunicación de 17 de mayo de 1996, la Compañía JOHNSON & JOHNSON solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro del signo “ENVASE CARACTERÍSTICO” (gráfico), para distinguir “champús, productos de tocador y perfumería en general; y todos los demás productos de la misma clase”, así como los demás productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 10 de septiembre de 1996, FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. formuló observación al registro del signo solicitado argumentando que el envase señalado es la forma usual que se utiliza para la venta de champú, tanto en el mercado local como en el exterior, ya que su contorno es común y no tiene ninguna característica que lo individualice o lo haga distintivo.

El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 016715-96INDECOPI/OSD, de 20 de diciembre de 1996, 13/02/2008 28.44 en la que se declara infundada la observación formulada por la FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. y, en consecuencia se dispuso inscribir en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, el signo solicitado.

FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. interpuso recurso de apelación. El 10 de septiembre de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emite la Resolución Nº 120-1999TPI-INDECOPI, revocando la resolución de primera instancia y denegando el registro del signo solicitado.

JOHNSON & JOHNSON formula demanda contencioso administrativa contra esta última resolución alegando la titularidad de envases característicos similares al denegado y la distintividad de la solicitud marcaria. La Sala Civil de la Corte Suprema emite sentencia de 28 de noviembre de 2002, declarando infundada la demanda, fundamentando la misma en la prohibición que establece el artículo 82 literal b) de la Decisión 344.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 13/02/2008 29.44 (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

“( ) Art. 81. Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Art.82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

GACETA OFICIAL

2. MARCAS TRIDIMENCIONALES Y DISEÑOS INDUSTRIALES. • Registrabilidad de marcas tridimensionales con diseños de envases. Irregistrabilidad de formas usuales de productos. En el proceso interno se debate la registrabilidad o no de la forma tridimensional de un envase. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el mismo puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. En lo que se refiere a productos ofrecidos en el mercado en estado líquido, los fabricantes se las ingenian para la concepción de envases o recipientes indicando con los mismos el origen empresarial del producto, para lo cual diseñan diferentes formas, ángulos, aristas, puntas, superficies; como toda marca, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto que contiene el envase o envoltura, sin que el elemento de distintividad frente a otros envases sea el único determinante para establecer si puede o no registrársele como marca ya que tratándose de esta clase de signos existe la prohibición de registrar signos como marcas al “consistir en formas usuales de los productos o envases o en formas o características impuestas por la naturaleza la función del producto”.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la ya citada sentencia 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio gene- 13/02/2008 30.44 ral es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” ( ) “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, GACETA OFICIAL 13/02/2008 31.44 viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”.

(Proceso N° 23IP-1998.Marca: TRIDIMENSIONAL “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 379, de 27 de octubre de 1998). Entonces, para que el Juez nacional concluya sobre la registrabilidad de un signo tridimensional deberá atenerse, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, para lo cual tendrá que para llegar a constituir marca, una forma usual debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado.

Carlos Fernández Novoa en el tema tratado hace el siguiente aporte: “en la hipótesis de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse –a mi juicio- que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales. Será posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria no desempeñe una función técnica y no afecte al valor intrínseco del producto (o del envase)”.

(ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Doc. Cit. en pág. N° 14). De manera que el juez nacional deberá hacer un análisis comparativo entre el envase y la naturaleza del producto a contener a fin de determinar si el signo tridimensional puede servir para designar solamente las características del producto envasado, su calidad, o si, por el contrario, el envase tiene capacidad de producir en el consumidor medio su reconocimiento frente a lo habitual en el ramo de que se trata el producto, teniendo en cuenta que el consumidor, en principio, distingue el envase y el producto contenido en el mismo, y que sobre esta distinción resulta necesario que la forma externa tridimensional sea capaz de llevar a su mente la idea precisa del origen empresarial del producto allí contenido.

Así, resulta registrable como marca por su facultad distintiva, un envase que por sí solo permita a un grupo de consumidores identificar determinado producto o servicio, “sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma ( )”. (Proceso N° 82-IP-2000. Marca: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”.

Publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001), para distinguirse de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen de manera que el consumidor asuma la percepción como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.

Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. En conclusión, cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de un envase, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho envase pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto envasado y su calidad, sino la peculiaridad de que el consumidor medio pueda distinguir el producto contenido del de otras empresas; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

Sin embargo, respecto de esta clase de signos como surge el interrogante de si cuando se trata de envases la forma del envase es la misma forma del producto, se debe entender que aun cuando la forma externa se encuentre asimilada GACETA OFICIAL 13/02/2008 32.44 a la forma del producto existe la posibilidad de distinguir, como lo hace el consumidor medio, entre el producto y la forma de su envase y, por lo tanto, a pesar de dicha asimilación el envase puede tener como función determinar el origen empresarial del producto. tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la norma aplicable al caso concreto, la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.

Tal interrogante se puede resolver considerando que para que una estructura tridimensional, que constituye la forma del producto o su envase, pueda ser registrada como signo no debe estar constituida exclusivamente por la forma de envase habitual de ese producto; requiere del elemento de distintividad y en el examen de registrabilidad se deben aplicar las reglas que rigen el registro de las marcas en general, a fin de evitar que cualquier otro productor del mismo producto se viera en la imposibilidad de comercializar los mismos productos envasados, y sin que se tenga en cuenta como elemento de distintividad el etiquetado impreso.

Así, tomando el concepto del artículo 58 de la Decisión 344, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. • Diseños Industriales. a) Concepto y naturaleza Tal y como lo define el artículo 58 de la Decisión 344, el diseño industrial es “cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”.

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa.

Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria”. (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1.977). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p.229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño GACETA OFICIAL industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro.

“La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Diseño Industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 69 de la Decisión 344: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial”.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 58 señala que serán registrables los “nuevos” diseños industriales, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y serán aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales. 13/02/2008 33.44 El literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 se refiere a las características de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y perceptibilidad que deberá poseer el diseño industrial a registrar.

De otro lado, el artículo 83 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.

Asimismo, el artículo 58, tercer párrafo, contiene la prohibición absoluta que se refiere a que el diseño industrial no pueda estar referido a indumentaria o vestimenta, de cualquier tipo. Finalmente, si bien los diseños de envase de botella son por naturaleza diseños industriales, éstos pueden ser protegidos a través de un registro marcario; sin embargo, dadas las consideraciones expuestas, el criterio de confundibilidad marcaria es más riguroso que el criterio de observancia de la novedad en un diseño industrial.

Si bien, para el análisis de la novedad, se deben considerar los antecedentes idénticos o con leves modificaciones ornamentales, en el análisis de confundibilidad de una marca con otras registradas se amplía el criterio para la comparación, no debiendo permitir la autoridad nacional competente la coexistencia de marcas con leves modificaciones ornamentales, sino que deberá otorgar el registro de un signo cuando las modificaciones (considerando los antecedentes registrales) sean tales que le brinden suficiente distintividad al nuevo signo. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posi- GACETA OFICIAL bilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

TERCERO: Para que la forma tridimensional (en este caso el envase) sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar diferencia con lo típico y característico. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

CUARTO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, do- 13/02/2008 34.44 tándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 13/02/2008 35.44 PROCESO Nº 170-IP-2007 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 2984. Marca: “DISEÑO DE ETIQUETA”. Actor: GLORIA S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 697-TDCA-1S-2984-LE, de 11 de septiembre de 2007, recibido en este Tribunal el 25 de septiembre de 2007, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2984-LE.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de octubre de 2007. registro, la unidad administrativa en ejercicio de sus funciones resuelve: “2.

Acorde con las causales del Art. 82 literal j) de la denominación DISEÑO DE ETIQUETA no es registrable, ya que contiene colores que identifican la bandera de la República de – San Marino – (blanco y azul de manera horizontal); además, guarda similitud con banderas de otros Estados. 3. Por lo expuesto en los numerales primero y segundo, se deniega el registro de la marca y, se ordena el archivo del expediente”.

El Dr. Roque Bustamante, actuando como representante de BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA., la cual a su vez es mandataria de GLORIA S.A., el 18 de julio de 1996, plantea demanda contenciosa administrativa en la que argumenta que si bien la reproducción o imitación de una bandera de un Estado es causa de denegación de la marca según el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no lo es una mera similitud de colores, como es en el caso concreto, ya que la marca solicitada contiene los colores blanco y azul, y no blanco y celeste como lo señala la administración. 1.

Las partes. Demandante: GLORIA S.A. Demandados: Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Director Nacional de Propiedad Industrial y, Procurador General del Estado. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 7 de febrero de 1995, el Dr. Roque Bustamante en calidad de apoderado de la compañía GLORIA S.A., solicita se registre e inscriba el signo “diseño de etiqueta” para proteger productos de la clase 29.

Una vez cumplidas las formalidades inherentes a este tipo de trámite, sin mediar observación al Jorge Marum Rodríguez, actuando como Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en el Juicio propuesto por Dr. Roque Bustamante, mandatario de GLORIA S.A. contesta la demanda indicando que la empresa actora impugna erradamente la Resolución Nº 017660, ya que ésta se encuentra conforme a ley.

Además opone las siguientes excepciones: 1. Legalidad y validez de la Resolución impugnada. 2. Negativa de los fundamentos de la demanda. El Dr. Wilfredo López Domínguez, actuado como Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado y, delegado del Señor Procurador General del Estado, da contestación a la demanda propiciada por el Dr. Roque Bustamante.

En ésta señala: “1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. Improcedencia de la GACETA OFICIAL demanda porque no reúne los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues el actor no precisa los fundamentos en que apoya sus pretensiones, limitándose a invocar disposiciones legales de mero trámite. 3.

Falta de derecho del actor para proponer la demanda, por carecer de fundamento legal sus pretensiones. 4. Caducidad del Derecho de la parte actora y prescripción de la acción”. “Por las excepciones propuestas se servirán Señores Ministros rechazar la demanda”. De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, la Sala suspende el procedimiento y solicita interpretación prejudicial.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación de los artículos 81 y 82 literal j) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretará el artículo 83 literales a), d) y e), por no ser pertinente.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 13/02/2008 36.44 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Art. 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional o que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituya un elemento accesorio del distintivo principal. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

“( ) Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: GACETA OFICIAL 13/02/2008 37.44 “(..) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”(ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management Internacional. Colombia. Pág.73). realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. a) La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marca”.

(BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España 2003). La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los identifique e individualice; esto le ayuda a b) La perceptibilidad.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso Nº 132-IP-2004. Marca: “DIACO “, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” (FERNÁNDEZ NOVOA Carlos.

FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A., 1984, págs. 21 y ss.). GACETA OFICIAL c) La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito o expresado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 13/02/2008 38.44 La prohibición no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal y siempre que se haya recabado autorización para ello.

A este respecto el Tribunal anteriormente ha dicho que: “Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.

El literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier Organización Internacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

“Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”.

(Proceso 15-IP-97. Marca CODE BLEU (Etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 314, de 18 de diciembre de 1997). Es evidente que la norma comentada tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto o servicio.

Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o

2. IRREGISTRABILIDAD DE BANDERAS DE ESTADOS. RANGO DE ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD. GACETA OFICIAL imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares. Por lo anterior, se estima que el examinador debe, para definir el caso presente, tomar en consideración si el nombre de Colombia aparece reproducido o imitado en los signos cuyo registro se ha autorizado o se pretende que se realice.

3. DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA. La Decisión 344 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee ninguna disposición que consagre el fenómeno jurídico de la “distintividad adquirida”. Sin embargo, ello no obsta para que la figura de la “distintividad adquirida” pueda hacerse su análisis en los registros marcarios otorgados al amparo de la Decisión 344.

Como se advirtió anteriormente, uno de los requisitos para el registro de un signo como marca bajo el régimen de la Decisión 344 es la distintividad. En ese sentido, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, sí así lo demuestra el titular del registro.

En este sentido, la distintividad que exige el artículo 81, puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado. El Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro y bajo la perspectiva de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, igual ha ilustrado sobre las características básicas de la figura estudiada.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, se- 13/02/2008 39.44 gún el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso 92-IP-2004. Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de setiembre de 2004). En el contexto anteriormente anotado, se desprenden las siguientes características para que opere la figura de la distintividad adquirida: (1) Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

Si bien el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, limita la excepción a los literales e), f) g) y h), es decir, a los signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales, o a un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica, la Decisión 344, no contiene dicho límite. La Decisión 344 exige en su artículo 81 el requisito de la distintividad para el registro de una marca, sin embargo no indica si se refiere a una distintividad propia o a una distintividad sobrevenida.

En este sentido, bajo el amparo de la Decisión 344 la figura de la distintividad sobrevenida o adquirida se da sobre cualquier signo que en un principio no sea distintivo, sin limitar sus alcances a los impedimentos de registro por signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales, o colores aislados delimitados por formas específicas. GACETA OFICIAL (2) Que por efecto del uso constante en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, el uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 344 en el artículo 110, en la Decisión 313 en el artículo 99, y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrentan al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 13/02/2008 40.44 servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996). La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.

Lo que debe determinar el juzgador es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público con- GACETA OFICIAL sumidor distinga los productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.

En este sentido, al adquirir un signo distintividad por su uso constante en el mercado, sólo sustrae el requisito de distintividad que la ley exige, pero no por dicho motivo supera las prohibiciones relativas de registro, es decir, en función a derechos válidos de terceros. Cuando un signo adquiere aptitud distintiva por su uso en el mercado, supera el requisito de distintividad, y las prohibiciones de genericidad, descriptividad, o de ser un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, sin embargo no por aquel motivo, deberán considerarse superados los requisitos relativos de registro, es decir, de encontrar algún mejor derecho de tercero, el signo deberá ser denegado, por ser confundible con este, según lo establecido por el artículo 83 de la Decisión 344.

4. SIGNOS MIXTOS Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239). 13/02/2008 41.44 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: El inciso j) del indicado artículo 82 prohíbe la reproducción o imitación y consiguiente utilización como signos, de los nombres, escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado u Organización Internacional, que estén reconocidos oficialmente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.

TERCERO: La figura de la “distintividad sobrevenida” opera bajo el régimen de la Decisión 344, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente interpretación. Dicha figura debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable y no es anulable su GACETA OFICIAL registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro. to gráfico puede ser el predominante.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Para determinar si el titular del signo que ha adquirido distintividad puede oponerse con éxito al registro de otro signo, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, en su caso, deberán realizar un análisis complejo tomando en cuenta aspectos como el grado de genericidad o distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, si el signo que ha adquirido distintividad es igualmente notorio, entre otros factores.

CUARTO: 13/02/2008 42.44 Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo y un elemento gráfico (una o varias imágenes), siendo por lo general el elemento denominativo el que prevalece sobre el gráfico, aunque es necesario fijar la dimensión característica determinada por la impresión general que suscita el signo en el consumidor ya que el elemen- Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 13/02/2008 43.44 GACETA OFICIAL 13/02/2008 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú