Año XXV - Número 1588 Lima, 20 de febrero de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 165-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: TIGLOGREL. Actor: sociedad SANOFI-SYNTHELABO. Proceso interno Nº 9017-LE Proceso 172-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 107, 108 y 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación, de oficio, de los artículos 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 110 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: BELMONT & DISEÑO. Actor: sociedad INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. Proceso interno Nº 9275-LE Proceso 110-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 11 literal c) y 13 literales a) y c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, los artículos 1, 14, 22 literal a) y 57 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1662-2005.

Actor: Oscar Ramón Peña Gonzales. Infracción a Derechos de Autor Proceso 128-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 155 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, República de Colombia. Interpretación, de oficio, de los artículos 134, 136 literal h), 154, 155 literal d), 156, 224, 226, 231, 241 y 243 de la misma Decisión. Actor: THE COCA-COLA COMPANY.

Caso: “Infracción a derechos marcarios por utilización de un signo similar”. Expediente Interno Nº 20060484 Para nosotros la Patria es América 33 GACETA OFICIAL 20/02/2008 2.52 PROCESO 165-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: TIGLOGREL. Actor: sociedad SANOFI-SYNTHELABO. Proceso interno Nº 9017-LE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidenta doctora Raquel Lobato de Sancho, relativa a los artículos 134, 135 literal f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 9017-LE;

El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 427, correspondiente al mes de agosto de 2000.

La sociedad SANOFI-SYNTHELABO presentó observación al registro solicitado manifestando que “CLOPIDOGREL y TICLIPIDINE son DCI, denominaciones comunes internacionales para las substancias farmacéuticas adoptadas como tales por la Organización Mundial de la Salud para designar productos farmacéuticos destinados a proteger preparaciones farmacéuticas, clase internacional 5 (…)”.

La sociedad LABORATORIOS ROWE C. por A., también, presenta observación sobre la base de su marca TOGREL, registrada para distinguir productos de la clase 5. Por Resolución Nº 979260, de 19 de septiembre de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resuelve “rechazar las dos oposiciones propuestas; y aceptar el registro de la marca TICLOGREL para la clase internacional 5, especialmente para productos farmacéuticos solicitados por HEALTHCO LIMITED, y disponer la expedición del título correspondiente (…)”.

Contra esta Resolución la sociedad SANOFISYNTHELABO presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción. c) Fundamentos jurídicos de la demanda a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad SANOFI-SYNTHELABO. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial. Tercero interesado: sociedad HEALTHCO LIMITED. b) Hechos relevantes El 20 de junio de 2000, la sociedad HEALTHCO LIMITED, solicitó el registro como marca del signo TICLOGREL para distinguir productos de la Clase 5; la solicitud del registro fue publicada La sociedad SANOFI-SYNTHELABO, como se tiene dicho en los hechos, manifiesta que “CLOPIDOGREL y TICLIPIDINE son una DCI, es decir DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES PARA LAS SUBSTANCIAS FARMACÉUTICAS adoptadas como tales por la Organización Mundial de la Salud O.M.S. para designar productos farmacéuticos destinados.

Por tanto, NO PUEDEN SER SUJETOS DE APROPIACIÓN INDIVIDUAL”, dice que ambos productos “tienen propiedades inhibitorias para plaquetas y están utilizadas como agentes antitrombóticos, pero no reúnen exactamente las mismas carac- GACETA OFICIAL terísticas y eficacia (…) son por tanto TERMINOS (sic) GENRICOS (sic) utilizados para designar A NIVEL MUNDIAL determinados productos farmacéuticos, no siendo susceptibles, por ello, de apropiación privada (…)”.

Sostiene también que entre las mencionadas marcas y el signo que se pretende registrar “existe una casi identidad, a nivel fonético, ortográfico, visual e ideológico (…). La marca TICLOGREL (…) resulta ser una combinación de los términos genéricos: TICLOPIDINE y CLOPIDOGREL”. Argumenta también que el signo que se pretende registrar “no cumple los requisitos necesarios para que sea concedido su registro (…) no es suficientemente distintivo para proteger productos de la clase internacional No. 5 (…) la denominación del producto TICLOGREL podría conducir al médico a confusión respecto del principio activo utilizado en el producto (…)”.

Finalmente sostiene que “la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial (…) no es conforme a los hechos, ni al derecho”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos de la demanda (…). b.- Ratifico la resolución Nº 979260 (…) por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente (…). c.Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda diciendo “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor (…)”. Manifiesta que realizado el cotejo los signos en conflicto “no son similares aquellas DCI tal como afirma el opositor (…) no ocasionará confusión en el público consumidor y no afecta a la denominación común”.

Respecto a la segunda observación dice que los signos en pugna “no son similares gráfica visual y fonéticamente por lo que no ocasionará confusión en el público consumidor (…)”. Y que el signo solicitado “cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 (…)”. 20/02/2008 3.52 El Procurador General del Estado, no dio contestación a la demanda.

La sociedad HEALTHCO LIMITED, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y derecho (…)”, manifiesta que “no existe identidad entre las marcas en conflicto, debido a que gozan de elementos que las hacen claramente distinguibles en el mercado (…). Respecto a la identidad fonética, visual e ideológica, las denominaciones en conflicto no poseen ninguna identidad, a esto se le debe agregar que no todas las letras son las mismas y que tampoco ocupan el mismo orden lo cual las hace distintivas y se pronuncian de manera totalmente diferente (…) en el campo visual tampoco existe riesgo de confusión, ya que poseen diferente número de sílabas (…)”.

Cita Resoluciones del INDECOPI. Finalmente sostiene: “en vista de que la denominación no viola ninguno de los artículos 135 letra f) y 136 letra a) de la Decisión 486 (…) cumple con las exigencias del Art. 134 de la Decisión 486 (…) siendo por tanto plenamente regsitrable (sic) por reunir los requisitos de fondo y forma que le otorgan plena validez (…)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

GACETA OFICIAL Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo TICLOGREL fue el 20 de junio de 2000, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, sobre la base de lo solicitado por el consultante y, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto se interpretarán, de oficio, los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) la citada Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, no se interpretarán los artículos solicitados por no ser aplicables al caso concreto.; y, 20/02/2008 4.52 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“(…) (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. 1. Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida GACETA OFICIAL bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal también ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no 20/02/2008 5.52 resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995, de 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). 2. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin GACETA OFICIAL 20/02/2008 6.52 de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Manangement, Bogotá, p. 77). La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca TIGLOGREL cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). GACETA OFICIAL Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las 20/02/2008 7.52 partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la GACETA OFICIAL confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de 20/02/2008 8.52 Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre ellos. 4.

Signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si la marca TIGLOGREL resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue. GACETA OFICIAL 5. Marcas farmacéuticas, partículas de uso común y marcas débiles Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). 20/02/2008 9.52 En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Marcas débiles El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la GACETA OFICIAL G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elabo- 20/02/2008 10.52 rados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

OCTAVO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 9017-LE, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento GACETA OFICIAL 20/02/2008 11.52 a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 172-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 107, 108 y 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación, de oficio, de los artículos 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 110 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: BELMONT & DISEÑO. Actor: sociedad INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. Proceso interno Nº 9275-LE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete. de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículo 166 inciso tercero de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, dentro del proceso interno Nº 9275-LE;

VISTOS: El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, El Oficio Nº 691-TDCA-1S-9275-LE, de 11 de septiembre de 2007, recibido en este Tribunal el 25 de septiembre de 2007, con sus respectivos anexos, por el que la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidenta Doctora Raquel Lobato de Sancho, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de “los artículos 107, tercer párrafo y 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los preceptos contenidos en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, artículo 108 de la Decisión 344 Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Demandados: Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad GACETA OFICIAL Intelectual y Procurador General del Estado. Tercero interesado: sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (antes CORPORACIÓN ECUATORIANA DE SERVICIOS S.A. CORPSERSA). b) Hechos relevantes El 22 de marzo de 1994, la sociedad INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS, presentó acción de cancelación por falta de uso y por notoriedad en contra de la marca BELMOT & DISEÑO, originalmente registrada por TABACALERA ANDINA S.A. y transferida a CORPORACIÓN ECUATORIANA DE SERVICIOS S.A. CORPSERSA, posteriormente transferida a la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. Por Resolución, sin número, de 23 de marzo de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resuelve “Que no ha lugar la acción interpuesta por la C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. e INVERSIONES PLURIMARCAS, S.A., (…) para que se cancele el registro de la marca “BELMONT & DISEÑO” de propiedad de la empresa CORPORACIÓN ECUATORIANA DE SERVICIOS S.A. CORPSERSA, relacionada con productos de la Clase Internacional 34 (…)”.

Contra esta Resolución C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. e INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por el mismo Comité de Propiedad intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que por Resolución de 26 de noviembre de 2001 resolvió “Negar la reposición y ratificar la resolución impugnada (…)”. Contra esta Resolución C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. e INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción. c) Fundamentos jurídicos de la demanda C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. e INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., manifiestan que la acción de cancelación que plantearon fue por “falta de uso de la marca mixta ‘BELMONT & Diseño’; y, Por ser dicha marca confundible con otra notoriamente conocida”.

Dicen que las pruebas presentadas “se refieren a la denominación BELMONT, por tanto en modo alguno se probó el uso respecto de BELMONT & DISEÑO, que es el objeto de la acción de cancelación interpuesta (…) no se trata del registro de una marca 20/02/2008 12.52 denominativa sino de una marca mixta (…) por lo que el uso de la denominación, sin que se use la parte gráfica, lleva a concluir que no se ha usado la marca en forma como fue registrada (…)”, y que “PHILIP MORRIS no ha probado el uso de la marca BELMONT & DISEÑO, no ha probado un uso real y efectivo, serio, de buena fe, real y (sic) inequívoco, y consecuentemente es procedente la acción de cancelación por falta de uso propuesta por mis representadas”.

Informan, además, que “presentó una solicitud invocando su derecho preferente de registro, en virtud de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 (…)”. Sobre la cancelación “por confundibilidad con otra marca notoria” dice que “se ha demostrado en legal y debida forma que la marca ‘BELMONT’ de propiedad de mis representadas es una marca notoria, ya que está registrada en muchos países del mundo (…) goza en efecto de un gran reconocimiento y prestigio (…) se puede determinar que la marca ‘BELMONT & DISEÑO’, cuya cancelación se solicita, es similar a la marca ‘BELMONT’ de propiedad de mis representadas (…)” por lo que siendo la marca ‘BELMONT & DISEÑO “similar a otra marca notoria en el ámbito nacional e internacional, debe declararse la cancelación de dicha marca por cumplir con los requisitos contenidos en la causal de cancelación por notoriedad contenida en el artículo 109 in fine de la Decisión 344 (…)”.

Respecto a un supuesto acuerdo transaccional, al que hace referencia el Comité entre “C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. y PHILIP MORRIS INCORPORATED respecto de la marca denominativa ‘BELMONT’ (…)” y la sociedad “Chilena de Tabacos S.A. y Tabacalera Andina S.A. TANASA respecto a la denominación ‘BELMONT’(…)” éstos “sólo obligan a las partes a lo dicho en el acuerdo (…) ninguna relación tiene el citado acuerdo transaccional con el caso que nos ocupa (…)”.

Finalizan diciendo que, para presentar la acción de cancelación, “tienen legítimo interés y derecho subjetivo. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “a.- Niego los fundamentos de hecho y de GACETA OFICIAL derecho contenidos en la demanda (…). b.- Ratifico la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (…) por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente (…). c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda afirmando la legalidad y validez de la Resolución Impugnada y la improcedencia de la acción, diciendo que el Comité “ha actuado en virtud de su competencia observando rigurosamente los requerimientos procesales y del debido proceso (…).

El Comité se ratifica en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional”. Finalmente, dice “a.- Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda (…). b.- Impugno desde ahora la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

La Delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda, indicando que acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando que es propietaria en el Ecuador del registro “BELMONT & DISEÑO” desde el 8 de diciembre de 1988, destinada a distinguir productos de la Clase 34 “marcas que son notoriamente conocidas en el país (…)”.

Aclara que la solicitud del registro de su signo fue del 16 de enero de 1986 a la que presentó oposición “compañía Chilena de Tabacos S.A., perteneciente al mismo grupo empresarial de INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y C.A. CIGRRERA BIGOTT SUCESORSE C.A. se opuso a dicha solicitud (…) sin embargo (…) desistió de la demanda de oposición (…)” sobre la base de un acuerdo transaccional, por lo que “resulta evidente la contradicción en que cayeron las compañías actoras (…)” razón por la que el Comité negó la acción de cancelación. Afirma que la actora indica como violado únicamente tercer párrafo del artículo 108 de la Decisión 344. 20/02/2008 13.52 Sostiene que “se agregaron varias pruebas que demostraron el uso de las marcas ‘BELMONT’ y ‘BELMONT Y DISEÑO’”.

Respecto al acuerdo transaccional dice que éste “surte todos los efectos en el Ecuador”. Con relación al diferente uso del signo dice que “no siempre la marca que se utiliza es idéntica a la que está registrada”, para lo cual cita el Convenio de París y el artículo 166 de la Decisión 486, y que “se registro la marca ‘BELMONT Y DISEÑO”, consistente en un diseño para utilizarse junto con la palabra BELMONT, registrada desde el año 1963 por PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., por tanto, nadie puede disminuir la protección concedida a la marca, peor aún quitarle la protección a través de una ilegítima acción de cancelación”.

Finalmente, propone excepciones y dice “1. Niego que el Comité (…) haya infringido norma alguna al dictar sus Resoluciones de 23 de marzo de 2001 y de 29 de noviembre del mismo año (…). 2.- Niego que dichas resoluciones no hayan sido debidamente motivadas por parte del Comité (…). 3.- Niego el derecho de las sociedades actoras para solicitar la cancelación de la marca ‘BELMONT Y DISEÑO’ (…). 4.- Niego la existencia de violación alguna en el trámite administrativo (…). 5.- Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada (…)”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en “los artículos 107, tercer párrafo y 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los preceptos contenidos en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículo 166 inciso tercero de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también GACETA OFICIAL 20/02/2008 14.52 con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Que, la sociedad INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. presentó solicitud de cancelación del signo BELMONT & DISEÑO el 22 de marzo de 1994, en vigencia de la Decisión 344 y en consecuencia, de conformidad con lo solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 108 y 109 de la Decisión 344, referentes a la cancelación por falta de uso de un signo. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Que, en vista de que la demanda de cancelación del signo se dio, también, por la notoriedad con otro signo, el Tribunal considera que la propia norma del artículo 108 de la Decisión 344, en el caso de cancelación de un signo por la existencia de una marca notoriamente conocida al momento de la presentación de un registro marcario, retrotrae la norma comunitaria al momento de la presentación de la solicitud, por lo que para el caso concreto corresponde interpretar, la norma sustancial vigente al momento de presentarse la solicitud de registro, el 16 de enero de 1986, es decir el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, que fue igualmente solicitado.

Que, igualmente, el Tribunal considera pertinente interpretar el artículo 107 de la Decisión 344 también solicitado y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar, de oficio, el artículo 110 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y no interpretar los artículos 56 de la Decisión 85, la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 ni el artículo 166 de la Decisión 486, por no ser aplicables al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté GACETA OFICIAL siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del 20/02/2008 15.52 titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada. Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

(…)” Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) GACETA OFICIAL g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; 20/02/2008 16.52 del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). (…)”. I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, de 13 de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, marca: CANALI). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la demanda de solicitud de cancelación de registro del signo BELMONT & DISEÑO fue del 22 de marzo de 1994, es decir en vigencia de la Decisión 344, mientras que la solicitud de registro del mismo signo fue el 16 de enero de 1986, en vigencia de la Decisión 85, así como que la demanda del recurso subjetivo o de plena jurisdicción se presentó el 22 de mayo de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De acuerdo a la jurispruden- GACETA OFICIAL cia descrita en párrafos anteriores, en cuestiones procedimentales, como la cancelación, la norma aplicable es la Decisión vigente al momento de presentarse dicha solicitud de cancelación, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DE LA PROPIA NORMA. En efecto, en el caso de autos, la demanda está planteada sobre la base de la cancelación de un registro por falta de uso y sobre la cancelación de un registro por la existencia de una marca notoriamente conocida.

Por lo que, se tiene dos temas que el Tribunal considera para interpretar: 1. la cancelación de un registro por falta de uso, caso en el que la norma aplicable es la del momento de presentación de la solicitud de cancelación, es decir, la norma aplicable es la Decisión 344; 2. la cancelación de un registro por la existencia de una marca notoriamente conocida al momento de la solicitud del registro del signo como marca, para lo que, de acuerdo a la previsión de la propia norma, artículo 108, último párrafo, de la Decisión 344 se retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro, es decir a la Decisión 85.

Por lo que, el Juez consultante, deberá analizarse si el signo BELMONT & DISEÑO era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó el signo, para lo que deberá observarse el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Además, el Juez consultante, al momento de resolver la controversia, también deberá observar si continúan o no vigentes las causales de irregistrabilidad observadas o, si en su caso, por razones de hecho o de derecho han dejado de existir.

II. Acuerdos de coexistencia marcaria La coexistencia marcaria de derecho, surge cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares; se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso 20/02/2008 17.52 para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. Nº 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: BSCH mixta). El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.

GACETA OFICIAL III. De la cancelación del registro marcario por falta de uso El artículo 108 de la Decisión 344 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. Este mismo párrafo incluye que la causal para la cancelación de un registro marcario por falta de uso puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Sin embargo, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 20/02/2008 18.52 IV. De la prueba del uso de la marca Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros la marca está siendo utilizada.

Los medios de prueba sobre el uso de la marca se encuentran previstos en el segundo párrafo del mismo artículo 108, además que la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Sin embargo, conforme a este artículo el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996, marca: PURO). El Tribunal ha indicado también que “las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse GACETA OFICIAL con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95, ya citado). La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular; los medios probatorios que puede usar para demostrar que está haciendo uso efectivo de la misma se encuentran previstos en el segundo párrafo del citado artículo 108 y consisten en la presentación de: (i) facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación;

(ii) inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre la regularidad en la producción; (iii) cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en el que se solicite la cancelación. El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Por otra parte el artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca.

Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran dispo- 20/02/2008 19.52 nibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

También, este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando ella está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Finalmente este artículo prevé una excepción que evita la cancelación del registro cual es la que se refiere a que una marca puede ser usada de forma diferente a la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

Este hecho no disminuye la protección que le corresponda a la marca. Sin embargo, no se podrá usar de la marca de una manera diferente a la registrada en sus elementos y aspectos principales. V. De la cancelación del registro marcario por identidad o similitud con una marca que hubiese sido notoriamente conocida El Tribunal, hacer notar, que la figura de la cancelación en la Decisión 85, contemplada en el artículo 76 disponía que “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento”, en la Decisión 344, artículo 108, se prevé la cancelación de una marca por falta de uso y la cancelación de una marca que hubiese sido concedida sin tomar en cuenta la existencia de una marca notoriamente conocida, en la Decisión 486, sólo se prevé la cancelación de una marca por falta de uso, pues la concesión de una marca que no haya observado la notoriedad de otra al momento de su otorgamiento, constituye una causal de nulidad relativa.

En la Decisión 344, de acuerdo a su artículo 108, otro motivo de cancelación de un registro, a petición del titular legítimo, aparte de la cancelación por falta de uso, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

En consecuencia, como se tiene dicho, en el caso concreto se deberá observar el literal g) GACETA OFICIAL del artículo 58 de la Decisión 85, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar, que disponía como causal de irregistrabilidad el registro de signos que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). 20/02/2008 20.52 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Ha sostenido “(…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “(…) hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1227, del 8 de agosto de 2005, marca: APRONAX).

La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…).

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de mar- GACETA OFICIAL zo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada”. (Proceso 23-IP96, publicado en la G.O.A.C. Nº 354, de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

SEGUNDO: Para el caso de la cancelación de un registro marcario por falta de uso, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

TERCERO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

Igualmente se presume su uso cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 20/02/2008 21.52 Sin embargo, el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

CUARTO: Para el caso de cancelación de un registro marcario por identidad o similitud con una marca notoriamente conocida al momento de la presentación de la solicitud de registro, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

En el caso concreto se deberá observar el literal g) de la Decisión 85, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar.

QUINTO: En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de cancelación de registro del signo BELMONT & DISEÑO fue del 22 de marzo de 1994, es decir en vigencia de la Decisión 344, mientras que la solicitud de registro del mismo signo fue el 16 de enero de 1986, en vigencia de la Decisión 85. De acuerdo a la jurisprudencia descrita, en cuestiones procedimentales, como la cancelación, la norma aplicable es la Decisión vigente al momento de presentarse dicha solicitud de cancelación, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DE LA PROPIA NORMA.

Como quiera que, en el caso de autos, la demanda comprende, por una parte, la cancelación de un registro por falta de uso y, por otra, la cancelación de un registro por la existencia de una marca notoriamente conocida, en consecuencia, se tiene dos temas que el Tribunal considera se deberán tomar en cuenta: 1. la cancelación de un registro por falta de uso, caso en el que la norma aplicable es la del momento de presentación de la solicitud de cancelación, es decir, en este caso, la norma aplicable es la Decisión 344; 2. la cancelación de un registro por la existencia de una marca notoriamente conocida al momento de la presentación del registro de un signo como marca, correspondiendo en tal caso, de acuerdo a la previsión de la propia norma, artículo 108, último párrafo, de la Decisión 344, la aplicación de la normativa vigente al momento de la solicitud del registro del signo como marca que se impugna, es decir, en el presente caso, la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, resultando que se GACETA OFICIAL 20/02/2008 22.52 retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro.

En consecuencia, el Juez consultante, deberá analizar si el signo BELMONT & DISEÑO era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó su registro, para lo que deberá observarse el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Además, el Juez consultante, al momento de resolver la controversia, también deberá observar si continúan o no vigentes las causales de irregistrabilidad observadas o, si en su caso, por razones de hecho o de derecho han dejado de existir.

La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 9275-LE de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 110-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 11 literal c), y 13 literales a) y c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, los artículos 1, 14, 22 literal a) y, 57 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1662-2005.

Actor: Oscar Ramón Peña Gonzales. Infracción a Derechos de Autor. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 5 de septiembre de 2007.

VISTOS: Demandante: OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES. Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del II. LAS PARTES. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA GACETA OFICIAL Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI. PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIOS COMERCIALES INTERNACIONALES.

Terceros interesados: CHRISTIAN STEIN CÁRDENAS IVÁN ORMACHEA CHOQUE ASOCIACIÓN PERUANA DE CONCILIACIÓN APEC. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 20/02/2008 23.52 cuentran coincidencias en varios párrafos sin las respectivas citas bibliográficas.

D. Mediante Resolución N° 0033-2000/ODAINDECOPI del 15 de febrero de 2000, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI declaró inadmisible la denuncia en relación con la APEC, y fundada la denuncia contra el señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES por infracción a la ley sobre derechos de autor, aplicándole una sanción pecuniaria, el pago de las remuneraciones devengadas y prohibiéndole la reproducción, distribución, comunicación o cualquier otra forma de explotación o uso del libro “CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL”, hasta tanto no retire los párrafos plagiados y reproducidos.

E. El señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES el 25 de febrero de 2000, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. III.

HECHOS. F. Mediante Resolución N° 474-2001/TPI-INDECOPI del 2 de mayo de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando en parte el acto administrativo impugnado y aumentando la suma a pagar por las remuneraciones devengadas. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: G. El señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo, ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. A. Los señores IVÁN ORMACHEA CHOQUE y CHRISTIAN STEIN CÁRDENAS son autores de las obras “ANÁLISIS DE LA LEY DE CONCILIACIÓN” y “MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN”.

H. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia del 1 de febrero de 2005, declaró infundada la demanda interpuesta. B. El señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES es autor de la obra “CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL”. C. Los señores IVÁN ORMACHEA CHOQUE y CHRISTIAN STEIN CÁRDENAS, ante la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, interpusieron denuncia por infracción de los derechos de autor contra el señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES, argumentando que de la comparación entre las obras de los denunciantes, con la del denunciado se en- I. El señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia. IV.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 11 y 13 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, sólo se interpretará los artículos 11 literal c), y 13 literales a) y c) de la GACETA OFICIAL 20/02/2008 24.52 Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;

Asimismo, se interpretarán de oficio los artículos 1, 14, 22 literal a) y, 57 de la misma Decisión. (…) A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler”; DECISIÓN 351 (…) Artículo 1 Artículo 14 “Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. “Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.” (…) Artículo 22 Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.” (…) Artículo 11 “El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: (…) “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga”; c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

(…) A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.” “La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: (…) Artículo 13 b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;

“El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; Artículo 57 a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;

GACETA OFICIAL d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.” (…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Los Derechos de Autor. Su protección. B. Derecho moral de paternidad de la obra.

C. Derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra. Las citas bibliográficas como excepción al derecho exclusivo de reproducción de la obra. D. Derecho patrimonial exclusivo de distribución de la obra. E. Facultades de la autoridad nacional competente en caso de infracción a los derechos de autor. A. LOS DERECHOS DE AUTOR. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN. Como quiera que en el proceso interno se discute la violación de Derechos de Autor por parte del señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES, se hace necesario determinar qué es y sobre qué recae los Derechos de Autor.

En anteriores Interpretaciones Prejudiciales el Tribunal ha determinado el objeto de protección de los Derechos de Autor y su ámbito de protección, de la siguiente manera: “El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, tam- 20/02/2008 25.52 bién, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”;

“Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1057, de 21 de abril de 2004). La doctrina menciona asimismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: GACETA OFICIAL “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2.

Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: “la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993). La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o 20/02/2008 26.52 medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).

Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos Derechos de Autor seguirán siendo protegidos (artículo 5). La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7). La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137). GACETA OFICIAL El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original.

Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”. Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005).” (Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, proferida dentro del proceso 20-IP-2007) Además de lo anteriormente anotado, se debe tener en cuenta la función social de los Derechos de Autor. Si bien dichos derechos tienen una gran importancia económica y, por lo tanto, alrededor de su protección se encuentra el amparo de bienes culturales y de gran impacto tecnológico 1, se debe considerar esencial la implicancia social que éstos entrañan.

El derecho a la información, el acceso al conocimiento y los fines educativos son puntos clave en dicha función con fines sociales, lo que conlleva a considerar a los Derechos de Autor como no absolutos. De conformidad con lo anterior, las normas que regulan la protección de los Derechos de Autor, en cuanto a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario andino, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su capítulo VII denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas a los Derechos 1 Sobre este tema se puede consultar: Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones UNESCO - Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61 20/02/2008 27.52 de Autor, dentro de las que se destacan: el derecho a citar las obras publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros. Es importante tener en cuenta para que operen las anteriores limitaciones y excepciones, que éstas sólo pueden darse después de que la obra sea publicada por primera vez con autorización del autor.

Lo anterior para proteger el derecho moral del mismo sobre la obra. Del derecho de autor se desprenden un conjunto de facultades que posee el autor de la obra. Dichas facultades se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales protegen la correlación autor obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.

El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el derecho de paternidad e integridad de la obra.

(Párrafo segundo del artículo 11 de la Decisión 351). El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas).

Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b y c del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

GACETA OFICIAL 20/02/2008 28.52 De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el mencionado artículo 11. obras de los señores IVAN ORMACHEA CHOQUE y CRISTIAN STEIN CÁRDENAS, se hace necesario precisar en qué consiste la protección a dicho derecho moral.

Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con las diferentes utilizaciones económicas de la misma. El artículo 13 de la Decisión 351 enlista en categorías muy generales las posibles acciones de realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Como ya se advirtió, dentro de facultades que engloba el concepto de derechos morales se encuentra la de reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. Sobre el particular el Tribunal ha manifestado lo siguiente: De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, por lo tanto, la Decisión 351 en su artículo 18 establece que la duración de los mismos será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte; si se trata de un persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

Asimismo, el artículo 20 de la misma normativa establece que el plazo de protección empezará a contarse desde el primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra según proceda. Por último, es importante mencionar que la protección de los Derechos de Autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra.

(Artículos 52 y 53 de la Decisión 351). El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos. B. DERECHO MORAL DE PATERNIDAD DE LA OBRA. Como quiera que en el proceso interno se analiza si el señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES ha violado el derecho moral de paternidad de las “El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se de a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de “paternidad de la obra”.

“(interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 2004, proferida dentro del proceso 139-IP-2003) 2 En relación con dicha facultad, la naturaleza inalienable de los Derechos de Autor implica que aún efectuada la cesión de los derechos patrimoniales, el creador de la obra seguirá teniendo su derecho de reivindicar la paternidad de la misma. Igualmente esta facultad no se extingue con la muerte del autor, de conformidad con su carácter perpetuo.

Por un lado, el derecho de paternidad de la obra otorga la posibilidad de exigir que se mencione al autor cuando esto se ha omitido y, por el otro, de defender la autoría de la obra cuando ésta es cuestionada. Se advierte que lo que realmente protege este derecho es la relación obra - autor de la manera como éste ha escogido, y por medio de la cual la autoría de su obra es conocida.

En consecuencia, se protegerá el verdadero nombre, el seudónimo, o anónimo, de conformidad con la voluntad del autor de la obra. De conformidad con lo anterior, el artículo 8 de la Decisión 351 establece que “se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.” En relación con lo anterior, Manuel Pachón Muñoz en su libro “Manual de Derechos de Autor”, sostiene lo siguiente: 2 Este concepto fue posteriormente reiterado mediante la Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, proferida dentro del proceso 20-IP-2007.

GACETA OFICIAL “Como acertadamente lo ha manifestado la doctrina, la circunstancia de que la obra sea publicada con el nombre del autor es un derecho y no se trata, en ningún caso, de obligación o carga. El autor puede escoger el anonimato o emplear un seudónimo. (…) Si el autor resuelve publicar su obra en forma anónima, esto es, sin que figure nombre alguno, o seudónima, es decir, empleando un nombre diferente a su nombre civil, no por eso se ven afectados sus otros derechos morales o patrimoniales” C. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE REPRODUCCIÓN DE LA OBRA.

LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS COMO EXCEPCIÓN AL DERECHO EXCLUSIVO DE REPRODUCCIÓN DE LA OBRA. En el proceso interno se analiza si el señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES ha violado el derecho patrimonial de reproducción de las obras de los señores IVÁN ORMACHEA CHOQUE y CHRISTIAN STEIN CÁRDENAS, al copiar algunos párrafos de dichas obras y no hacer la respectiva cita bibliográfica.

Por lo anterior, es pertinente establecer en qué consiste el derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra y las citas bibliográficas como excepción a dicho principio. El artículo14 de la Decisión 351 consagró una definición de lo que se considera reproducción: “Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.” Lo que persigue el derecho patrimonial mencionado es que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.

Que el derecho patrimonial de reproducción incluya la obra transformada amplía de una manera muy importante su ámbito de protección, ya que cualquier adaptación, traducción, arreglo, etc, debe contar con el consentimiento del autor. 20/02/2008 29.52 Como se advirtió anteriormente, los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (Usos honestos).

De conformidad con el artículo 21, las legislaciones internas de los Países Miembros pueden establecer dichas limitaciones y excepciones de conformidad con lo anteriormente anotado. En relación con las utilizaciones que no están sujetas a remuneración, el artículo 22 hace una relación no taxativa de las mismas, dentro de las cuales se encuentra el derecho a citar las obras.

Citar es incluir en una obra propia fragmentos de otra obra ajena. El literal a) del artículo 22 de la Decisión 351 determina los requisitos que deben contener las citas para ser consideradas como una excepción al derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra: ƒ Que la cita sea de una obra publicada. Si una obra no se encuentra publicada pertenece a la esfera íntima del autor y, en consecuencia, citarla sería desconocer los derechos morales del mismo.

Cuando la norma se refiere a que la obra se encuentre publicada, se debe entender que dicha publicación debe hacerse con autorización del autor. ƒ Se debe indicar la fuente y el nombre el autor. Lo anterior es de suma importancia ya que con esto, por un lado, se realiza el derecho moral de autor y, por otro, se separan las opiniones propias con las del autor citado, lo que genera transparencia y hace que el destinatario de la obra pueda distinguir claramente el pensamiento de los autores. ƒ Las citas se deben hacer conforme a los usos honrados u honestos.

El artículo 3 de la Decisión 351 define qué es usos honrados de la siguiente manera: “Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos GACETA OFICIAL del autor.” Un ejemplo claro de uso no honrado en este ámbito es citar fuera de contexto, es decir, utilizar fragmentos de una obra indicando que se está diciendo algo sin atender al contexto en que discurre la obra. ƒ Que sea proporcionada, es decir, que su extensión sea justificada en relación con el fin que persiga.

En relación con lo anterior, no es justificada la reproducción total de una obra so pretexto de citarla con fines investigativos. La cita debe ser razonable y no puede reemplazar la opinión del autor; sólo puede ser un complemento o apoyo de la opinión del mismo. D. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA. En el proceso interno se analiza si el señor OSCAR RAMÓN PEÑA GONZALES ha violado el derecho patrimonial de distribución de las obras de los señores IVÁN ORMACHEA CHOQUE y CHRISTIAN STEIN CÁRDENAS.

Por tal motivo es necesario referirse al derecho patrimonial exclusivo de distribución de la obra. El artículo 13, literal c), de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra. Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito.

El artículo mencionado parece circunscribir la distribución de la obra a la venta, arrendamiento o alquiler. Lo anterior debe ser interpretado de conformidad con la definición que de distribución al público establece el artículo 3: “Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.” De conformidad con la definición trascrita, el derecho de distribución pública de la obra no sólo se circunscribe a los actos jurídicos determinados en el literal c) del artículo 13, sino a cualquier otro acto jurídico que ponga la obra a disposición del público, que bien puede ser a título gratuito u oneroso. 20/02/2008 30.52 E. FACULTADES DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE EN CASO DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

En el proceso interno se discute la legalidad de la Resolución N” 474-2001/TPI-INDECOPI, de 2 de mayo de 2001. La Sala de Propiedad del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando en parte el acto administrativo impugnado y aumentando la suma a pagar por las remuneraciones devengadas. De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a las facultades que tiene la Autoridad Nacional Competente en caso de infracción a los Derechos de Autor.

Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor.

Asimismo establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto. Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello.

Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal. En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b) y c) de la GACETA OFICIAL Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción. En cuanto a las medidas sancionatorias de carácter penal, el literal d) de la misma disposición establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar las sanciones penales equivalente a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 20/02/2008 31.52 PRIMERO: La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que es titular.

La normativa sobre Derechos de Autor también contempla una presunción de autoría y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra. C O N C L U Y E: 3 En relación con el principio de complemento indispensable el Tribunal ha manifestado: “¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). “Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.” (Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2007, preferida dentro del proceso 158-IP2006) También se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos Derechos de Autor seguirán siendo protegidos.

Si bien los Derechos de Autor tienen una gran importancia económica y, por lo tanto, alrededor de su protección se encuentra el amparo de bienes culturales y de gran impacto tecnológico, se debe considerar esencial la implicancia social que éstos entrañan. El derecho a la información, el acceso al conocimiento y los fines educativos son puntos clave en dicha función con fines sociales, lo que conlleva a considerar a los Derechos de Autor como no absolutos.

De conformidad con lo anterior, las normas que regulan la protección GACETA OFICIAL 20/02/2008 32.52 ble a los intereses legítimos del autor”. de los Derechos de Autor, en cuanto a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. Del derecho de autor se desprenden un conjunto de facultades que posee el autor de la obra.

Dichas facultades se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: El derecho de paternidad de la obra otorga la posibilidad de exigir que se mencione al autor cuando esto se ha omitido y, por el otro, de defender la autoría de la obra cuando ésta es cuestionada, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: El derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra persigue que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra. El literal a) del artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, determina los requisitos que deben contener las citas para ser consideradas como una excepción al derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra: ƒ Que la cita sea de una obra publicada. ƒ Se debe indicar la fuente y el nombre del autor. ƒ Las citas se deben hacer conforme a los usos honrados u honestos; definidos así: “Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazona- ƒ Que sea proporcionada, es decir, que su extensión sea justificada en relación con el fin que persiga.

CUARTO: El artículo 13, literal c), de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra. Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito.

QUINTO: La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto a los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor. Asimismo, establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto.

Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 16622005, deberá adoptar la presente interpretación. GACETA OFICIAL 20/02/2008 33.52 Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTE (e) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 128-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 155 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, República de Colombia.

Interpretación, de oficio, de los artículos 134, 136 literal h), 154, 155 literal d), 156, 224, 226, 231, 241 y 243 de la misma Decisión. Actor: THE COCA-COLA COMPANY Caso: “Infracción a derechos marcarios por utilización de un signo similar” Expediente Interno Nº 20060484. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil siete. antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, República de Colombia, por intermedio de su Secretaria, doctora María Margarita Ramírez Ramírez.

La parte demandante es: THE COCA-COLA COMPANY. La parte demandada es: la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. 1.1. Las partes 1.2. Actos demandados VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 2 de octubre de 2007.

THE COCA-COLA COMPANY demanda a la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. “por infracción de derechos marcarios”. 1.3. Hechos relevantes a) Los hechos 1.

ANTECEDENTES Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como - “La notoriamente conocida Botella Contour de COCA-COLA fue diseñada en los Estados GACETA OFICIAL Unidos en el año 1915, para servir de envase a la bebida gaseosa identificada con la marca ‘COCA COLA’”. - “La Botella Contour de COCA-COLA se encuentra registrada como marca en 178 países a nivel mundial”. - “En nuestro país, la marca notoria consistente en la Botella Contour de COCA-COLA se encuentra registrada como marca bajo el certificado número 210.573, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, vigente hasta el 24 de julio de 2008”. - “La Botella Contour (…) fue creada en el año de 1915 y a partir de entonces, su diseño ha evolucionado, pero manteniendo siempre sus rasgos característicos esenciales y distintivos, que le permiten ser la botella de bebidas con mayor reconocimiento en el mundo”. - “La sociedad demandada, GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. cambió su diseño de botella, pasando, repentinamente, de la botella tradicional de POSTOBÓN (…) la cual imita o reproduce rasgos esenciales de la Botella Contour de COCA-COLA, con el propósito de ir gradualmente pareciéndose cada vez más a ésta y diluyendo la distintividad de la marca registrada, notoriamente conocida, Botella Contour de Coca-Cola”. - “A finales del año 2004, la compañía GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. lanzó al mercado una nueva botella para las gaseosas POSTOBÓN”, “el 9 de febrero de 2005 GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. solicitó el registro de la marca figurativa”, “el 12 de octubre de 2005, THE COCA-COLA COMPANY presentó oposición a la solicitud, sin que hasta la fecha la Superintendencia de Industria y Comercio se haya pronunciado al respecto”. - “El diseño de la ‘nueva’ botella de POSTOBÓN imita, es similar y reproduce características esenciales de la marca (…) Botella CONTOUR de COCA-COLA (…) generándose así la posibilidad de inducir a error al consumidor respecto de las botellas como tal y respecto de la procedencia empresarial de los productos por estas amparados”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad THE COCA-COLA COMPANY constituida conforme a las leyes del Estado de Dela- 20/02/2008 34.52 ware, Estados Unidos de América, presenta demanda por “infracción de derechos marcarios” contra la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. Manifiesta, en lo principal, que “Las similitudes y la coincidencia en los elementos esenciales existentes entre la Botella Contour de COCACOLA y la ‘nueva’ botella POSTOBÓN son tan evidentes que es fácil concluir que las mismas son deliberadas.

De ahí que pueda inferirse que, siendo la Botella Contour de COCA-COLA un signo distintivo notoriamente conocido, GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. incurre en un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca Botella Contour de COCA-COLA, generándole a mi poderdante un daño comercial injusto por razón de una dilución de su fuerza distintiva, como lo demuestra la Encuesta de Mercado ‘DILUCIÓN DE MARCA’ hecha por la Firma Llanas en Octubre de 2005".

Añade que “De igual forma, las similitudes y coincidencias entre los elementos esenciales, existentes entre la Botella Contour de COCA-COLA y la ‘nueva’ botella POSTOBÓN pueden causar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación de la ‘nueva’ botella POSTOBÓN con los productos de mi poderdante”. c) Contestación a la demanda La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., dio contestación a la demanda rechazando todas las pretensiones emitidas “Por cuanto (…) no ha cometido ningún acto de infracción marcaria tipificado en el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 (…), pues mi representada nunca ha utilizado para envasar las bebidas gaseosas marca POSTOBÓN una botella similar a la marca tridimensional, Botella Contour (…) propiedad de THE COCA-COLA COMPANY”; y, por lo tanto, “no ha causado ningún detrimento a THE COCA-COLA COMPANY, ni mucho menos un daño económico o comercial injusto en razón de una DILUCIÓN DE LA FUERZA DISTINTIVA O DEL VALOR COMERCIAL O PUBLICITARIO DE LA MARCA de la demandante”.

Indica que “los signos distintivos que mi representada utiliza para identificar las bebidas gaseosas marca POSTOBÓN son el resultado de procesos serios y concienzudos de mercadeo y de diseño y como resultado de ello, las prestaciones mercantiles de GASEOSAS POSADA GACETA OFICIAL TOBÓN S.A., cuentan con una identidad propia, ajena en todos los aspectos a la que tienen otros participantes del mercado”.

Afirma que “la presente acción es un intento de la demandante por apoderarse de la exclusividad de formas usuales de los envases que están en el dominio público, restringiendo así el derecho a la sana y leal competencia”. Expresa que “No es cierto que en la botella de las bebidas gaseosas marca POSTOBÓN aparezca ningún rasgo esencial de la Botella CONTOUR, pues la botella NO INCLUYE LAS ESTRÍAS que son el elemento distintivo de la marca de la demandante y además resulta que el adelgazamiento (pinch), cintura o ‘grip’, en la parte inferior de las botellas es un elemento técnicamente necesario para mejorar el AGARRE DEL ENVASE por la mano del consumidor”.

Alega, finalmente, que la marca POSTOBÓN es también notoriamente conocida.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 2 de octubre de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 20/02/2008 35.52 El Tribunal considera que es procedente la interpretación solicitada, correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que los actos denunciados por la sociedad actora ocurrieron en vigencia de la mencionada Decisión. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134, 136 literal h), 154, 155 literal d), 156, 224, 226, 231, 238, 241 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el co- GACETA OFICIAL mercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

(…) 20/02/2008 36.52 Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

(…) TITULO XIII DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: GACETA OFICIAL a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(…) Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

(…) TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS CAPITULO I De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 20/02/2008 37.52 (…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

GACETA OFICIAL (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas, denominativa, gráfica (figurativa), mixta, bidimensional y tridimensional; - La marca notoria y su prueba; La marca renombrada; La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido;

Confusión con la marca notoriamente conocida; - Derecho al uso exclusivo de la marca. - De las acciones por infracción de derechos marcarios; Criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

3.1. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a 20/02/2008 38.52 distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp. 15-16. GACETA OFICIAL El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 20/02/2008 39.52 El Tribunal, con relación a este tema, ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. a) Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. b) Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el objeto escogido en su forma gráfica.

“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”. 2 Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.

El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos ele2 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. GACETA OFICIAL mentos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Las Marcas Bidimensionales En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.

Las Marcas Tridimensionales A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa.

En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en 20/02/2008 40.52 formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).

Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…) En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el Capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a GACETA OFICIAL continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004. 20/02/2008 41.52 dan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (…)”.

(….) “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”. 3 Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre pue- 3 BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. “Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel).

En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”. (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-98, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998).

Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si la botella utilizada para envasar las bebidas gaseosas marca POSTOBÓN tiene en su diseño distintividad suficiente por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, en el caso específico, a la marca tridimensional, Botella Contour de THE COCACOLA COMPANY; sin olvidar que existen elementos inusuales de los que nadie se puede apropiar.

Es de advertir que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa de la marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se componen de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Entonces, el Juez Nacional deberá tener en cuenta los elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva de la botella para gaseosas marca POSTOBÓN, partiendo de los elementos que le aportan distintividad como las formas del diseño, relieves, etc.

Debe verificar, asimismo, si ésta tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto en relación a la Botella Contour de THE COCA-COLA COMPANY. GACETA OFICIAL Elementos usuales en las marcas tridimensionales Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse de los siguientes conceptos: Envoltorio: “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”. 4 Envase: “(…) se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público”. 5 En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama de productos que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

“Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980”. 6 Se entiende por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores” (Profesor José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional.

“La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236.). La normativa ha expresado que las excepciones al principio general que admite la inscripción de 4 5 6 Cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez. Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6.

Areán Lalín, ya citado. 20/02/2008 42.52 marcas tridimensionales se reducen a las formas usuales de los productos o de sus envases, a las formas características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o servicio y a la forma que proporcione una ventaja funcional o técnica. Estas prohibiciones se han de aplicar cuando las referidas formas sean exclusivamente el objeto del registro, desprendiéndose, en consecuencia, que si esas formas están integradas en una marca compleja de la que también forman parte otros signos con suficiente distintividad, la marca puede ser registrada.

Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular, teniendo en cuenta que las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características son consideradas como necesarias para que el producto pueda ser utilizado, a fin de evitar el monopolio sobre una forma que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto de que se trate.

3.3. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Tomando en cuenta que tanto la parte actora como la demandada han alegado que sus marcas son notoriamente conocidas, es preciso referirse al tema de “La Marca Notoria”, y, hacer referencia, asimismo, al tema de “La Marca Renombrada”. El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al GACETA OFICIAL esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 7 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 8 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 9 La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser 7 8 9 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20/02/2008 43.52 probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER).

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido Si bien en el proceso interno no se discute el registro de un signo confundible con una marca notoria, es preciso referirse al literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, en cuanto se relaciona con el tema de la Marca Notoria, tema que es objeto de esta interpretación prejudicial.

El literal h) del artículo 136 fija la protección de la marca notoria, prohibiendo el registro de signos que constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial ya que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio; la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado.

Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 10 El Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41): La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla “ha de ser 10 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. ( ) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”.

(Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). Asimismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas.

Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria.

Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas”.

(Luis Alberto Marco Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en 20/02/2008 44.52 Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”.

(Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar también que “En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo sólo a estas últimas la protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio.

Sin embargo, la terminología y la práctica relativas a esta distinción difiere ligeramente en el mundo. Por eso la Unión de París y la OMPI han unificado la protección de este tipo de marcas, tutelando más allá de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (…)” (Ángel García Vidal: “La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no regula de modo expreso a la marca renombrada, y la protección que brindan sus disposiciones a la marca notoria se encuentra establecida como si se tratase del alto renombre. La figura de la marca renombrada no se encuentra prevista en la norma comunitaria aplicable al presente caso, a pesar de que su mayor difusión —conforme a destacada doctrina— en el conocimiento de los consumidores la diferencia de la notoria, no obstante, la protección de la marca notoria sí se encuentra expresamente protegida por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial ahora interpretado, también va más allá de los principios de territorialidad y de especialidad.

Sobre el tema y aclarando la anterior afirmación, el Tribunal, en la interpretación efectuada a las disposiciones que sobre marca notoria contempla la Decisión 344 de la Comisión del GACETA OFICIAL Acuerdo de Cartagena, ha sostenido que: “el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o ‘público relevante’ de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta; sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (…).

Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión (…) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344".

(Proceso 41-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 450, de 21 de junio de 1999, marca: “SUPERMANI”).

3.4. DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA Derecho al uso exclusivo de la marca En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión citada. 20/02/2008 45.52 De conformidad con el artículo 155 de la Decisión 486, “el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: “a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”.

Al respecto, este Tribunal ha precisado en su jurisprudencia 11 que el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registra11 Proceso 7-IP-98, sentencia de 7 de abril de 1998. Marca “PALMA FRIT”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL das gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa.

Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte de exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen la marca, así como las facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares de la misma.

La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares. La protección legal desde el aspecto negativo es mucho más amplia que desde el punto de vista positivo, tal y como lo menciona el doctor Manuel Pachón,”desde hace mucho tiempo se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que la facultad negativa (ius prohibendi) tiene mayor amplitud que la dimensión positiva de la marca.

Así por ejemplo, el titular de la marca CORONA, no tiene el derecho, desde la dimensión positiva de distinguir un producto con la marca CARONA, pero si tiene el derecho de impedir que se use la marca CARONA para distinguir un producto que pueda inducir al público a error” 12. Como se observa entonces, el titular de una marca puede oponerse al uso de signos idénticos o similarmente confundibles por parte de terceros.

El Tribunal ha precisado, además, que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión” (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio 12 Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial“, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santafé de Bogotá, pág. 271. 20/02/2008 46.52 del mismo año).

Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. … Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”).

Se advierte que, “Una de las facultades del titular de un derecho de propiedad industrial es el uso o explotación exclusiva de los bienes objeto de la misma (patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales y enseñas). Ello implica, a su vez, la facultad de impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales bienes. Desde otro punto de vista, puede afirmarse que el uso o explotación por un tercero no autorizado de un bien amparado por un derecho de propiedad industrial, constituye una usurpación del bien y una infracción del derecho respectivo” 13.

3.5. DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS En el proceso interno, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción a derechos marcarios por utilización de un signo similar, por tanto, es necesario referirse al tema “Acciones por Infracción de Derechos Marcarios”. 13 METKE, Ricardo. Procedimientos de Propiedad Industrial.

Cámara de Comercio de Bogotá.1994. Pág. 147. GACETA OFICIAL De conformidad con el artículo 238 de la Decisión 486, el titular de derechos de propiedad industrial protegidos en virtud de la misma, puede entablar acción ante la autoridad nacional competente, ante las autoridades jurisdiccionales, contra cualquier persona que infrinja su derecho o contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional a que se refiere el artículo 273 eiusdem, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP95, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, caso “CANALI”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 38-IP-2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre de 2002, caso “PREPAC”, y 96-IP-2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1134 del 3 de noviembre de 2004). En el proceso interno, la acción ha sido ejercida a causa de la supuesta infracción a derechos marcarios por utilización de un signo similar, 20/02/2008 47.52 por lo que ha de tenerse presente que las acciones de esta naturaleza prescriben a los dos años, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde que ésta se haya cometido por última vez (artículo 244).

Finalmente, es preciso referirse a la Interpretación Prejudicial 14-IP-2007, en la cual se advierte la diferencia entre la acción por infracción a derechos marcarios por utilización de un signo similar y la acción de competencia desleal: “La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal”.

Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

GACETA OFICIAL 20/02/2008 48.52 En el proceso interno, la acción de THE COCACOLA COMPANY tiene por objeto la condena de la parte demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados por la presunta infracción de su derecho marcario por la utilización de un signo similar a la Botella “Contour” de su propiedad. do en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Con base en estos fundamentos, Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, toman- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. 3. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus.

El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla “ha de ser cono- GACETA OFICIAL cida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca.

( ) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados” 4. El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. 5. La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. La acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde que ésta haya sido cometida por última vez. 6.

Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada toman- 20/02/2008 49.52 do en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20060484, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA (E) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 20/02/2008 50.52 GACETA OFICIAL 20/02/2008 51.52 GACETA OFICIAL 20/02/2008 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú