Año XXV - Número 1623 Lima, 27 de mayo de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 16-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 200300509. Actor: Sociedad SUCAMPO S.A. Marca denominativa: “SUCAMPO” Proceso 160-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 35 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 2, 4, 5, último párrafo del artículo 52, 54, 55, 57 de la misma normativa, así como, el artículo 238 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 4862006.

Actor: Sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. Modelo de utilidad denominado: “Cepillo dental infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado” Proceso 6-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales b) y d), 151 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 190 y 191 de la misma Decisión. Signo: MEGACAUCHO.

Actor: sociedad MEGA CAUCHO SOCIEDAD ANÓNIMA. Proceso interno Nº 253-2006 Proceso 23-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2004-00015 01.

Actor: LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. Marca: VISOPH (denominativa) 15 30 39 PROCESO 016-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio de los artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00509. Actor: Sociedad SUCAMPO S.A. Marca denominativa: “SUCAMPO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudi- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL cial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de febrero de 2008.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad SUCAMPO S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Sociedad SUCAMPO AG.

B.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad SUCAMPO A.G., solicitó el 14 de junio de 2002, siete registros como marca del signo SUCAMPO (denominativo), para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Las solicitudes fueron tramitadas bajo los expedientes administrativos números 02-51325, 02-51326, 02-51327, 02-51328, 02-51329, 02-51330 y 02-51332. 2. Publicados los extractos en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SUCAMPO S.A. presentó oposiciones con base en el uso de su nombre comercial SUCAMPO en relación con actividades agropecuarias. 27/05/2008 2.48 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resoluciones N° 14700, 14717, 14656, 14702, 14704 y 14707, de 29 de mayo de 2003, así como mediante la Resolución N° 15369, de 30 de mayo de 2003, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder los registros como marca del signo denominativo SUCAMPO. 4.

La sociedad SUCAMPO S.A. presentó recursos de apelación contra los anteriores actos administrativos. 5. Mediante las Resoluciones N° 018565, 018566, 018567 y 018568, de 27 de junio de 2003, así como mediante las Resoluciones N° 020824, 020825 y 020826, de 28 de julio de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió los recursos de apelación y confirmó los actos impugnados. 6.

La sociedad SUCAMPO S.A. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. C.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad SUCAMPO S.A., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. El signo denominativo SUCAMPO es confundible con el nombre comercial SUCAMPO de la sociedad SUCAMPO S.A., el cual fue utilizado en Colombia con anterioridad a la presentación de las solicitudes de registro. Es importante tener en cuenta que los dos signos son idénticos. 2.

El uso del nombre comercial se encuentra debidamente probado en los expedientes administrativos respectivos. 3. Los productos y servicios amparados por el signo solicitado como marca se encuentran relacionados con los servicios que presta la sociedad SUCAMPO S.A. bajo el nombre comercial SUCAMPO y, por lo tanto, pueden GACETA OFICIAL llevar a confusión en el público consumidor dada la conexión competitiva existente.

Para reforzar lo anterior en los respectivos expedientes administrativos se presentaron las pruebas pertinentes. 27/05/2008 3.48 a. Las pruebas presentadas por la demandante no demuestran el uso del nombre comercial SUCAMPO. b. El nombre comercial no tiene suficiente fuerza o privilegio para cancelar una marca. D. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera: a. De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad SUCAMPO S.A., el objeto social primordial de esta empresa es el de comprar, producir, vender, importar, exportar, agenciar, y distribuir toda clase de insumos agropecuarios; producir, comprar y vender toda clase de productos agropecuarios; prestación de servicios, asistencia técnica y asesorías relacionadas con lo anterior. b. De conformidad con lo anterior y analizando los productos y servicios que pretende amparar el signo solicitado como marca, se llega a la conclusión de que no existe una relación clara entre la actividad desempeñada por la sociedad SUCAMPO S.A. y los productos y servicios de las clases 3, 5,10, 16, 35, 36 y 42, que pudiera llevar a riesgo de confusión entre el público consumidor. c. De conformidad con las pruebas aportadas en el trámite administrativo de registro, no se puede demostrar el uso personal, ostensible y continuo del nombre comercial previo y posterior a las solicitudes de registro del signo denominativo SUCAMPO, ya que las pruebas presentadas tienen que ver con las relaciones negociables, el conocimiento que tienen los empresarios del sector sobre el nombre comercial y la actividad comercial en el año 2000. c. Los productos y servicios amparados por el signo denominativo SUCAMPO no tienen relación alguna con las actividades desarrolladas por la sociedad SUCAMPO S.A. II.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: los artículos 134 y 136 literal b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Asimismo, el Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 2. Por parte de la sociedad SUCAMPO A.G. La sociedad SUCAMPO AG, tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;

GACETA OFICIAL b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 27/05/2008 4.48 Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Artículo 192 “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. (…) Artículo 193 b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” Artículo 190 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. (…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Ámbito de protección del nombre comercial. C. Comparación entre una marca denominativa y un nombre comercial denominativo. GACETA OFICIAL 27/05/2008 5.48 “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

D. La conexión competitiva. Su alcance en relación con las actividades desarrolladas bajo un nombre comercial. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

(…) En el proceso interno se discute la irregistrabilidad como marca del signo denominativo SUCAMPO, ya que se afirma es semejante al nombre comercial denominativo SUCAMPO. Por tal motivo es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Pre- 27/05/2008 6.48 judicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante recalcar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siguientes literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir GACETA OFICIAL 27/05/2008 7.48 los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”..4 un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible”. 3 Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: 1. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de 3 OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2.

Junio de 2001. Pág. 132. La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad, el cual, se encuentra implícito en la noción de marca. Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca.

José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 5 4 5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.

OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134. GACETA OFICIAL El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del a Comunidad Andina, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra la relacionada específicamente con dicho requisito, prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 6 La norma comentada busca amparar los nombres comerciales del riesgo de asociación y confusión y, en 6 PACON, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. 27/05/2008 8.48 consecuencia, busca salvaguardar dichos signos distintivos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan.

Sobre el riesgo de confusión y asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos. (…) También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que también da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio de 2001, caso “KRISTAL”).

En ese sentido, se busca evitar que el consumir asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, ellos se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.” (Proceso 148IP-2003. Interpretación Prejudicial de 7 de mayo de 2004, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1080, de 9 de junio de 2004).

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben estar incursos en causales absolutas ni relativas de irregistrabilidad, tales como generar confusión con otros signos distintivos anteriormente consolidados en cabeza de un titular, bien sea por el registro, depósito o por su primer uso como en el caso de los nombre comerciales no depositados.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido a error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 27/05/2008 9.48 Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Nacional examinadora observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo de signos distintivos. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los mismos para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias 7 establecidas a ese propósito confor- 7 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL me a lo precisado en reiteradas Interpretaciones Prejudiciales de este Tribunal 8. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a comparación de signos marcarios son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.

Dichos parámetros son los siguientes: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos distintivos, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

Lo anterior a efectos de señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante argumentó que la marca solicitada para registro se confunde con el nombre comercial SUCAMPO.

En consecuencia, se hace necesario tratar el 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Procesos 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. 27/05/2008 10.48 tema de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones del texto normativo: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su actividad económica como tal, sus empresas o sus establecimientos de comercio. 9 • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar su actividad, sus empresas o sus establecimientos de comercio con diferentes nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coexistir con ella. 1.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 y 193 regulan lo relacionado con el momento en que se genera el derecho exclusivo sobre un nombre comercial y, en consecuencia, el momento desde el cual se debe proteger dicho signo distintivo. De conformidad con los artículos mencionados existe protección del nombre comercial, de conformidad con los siguientes parámetros: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso.

Lo anterior quiere decir que el sistema de registro o depósito 9 El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión de tipo conceptual, que será tratado en el literal E. de la presente Interpretación Prejudicial.

GACETA OFICIAL del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. b. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). Tal protección se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depó- 27/05/2008 11.48 sito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial. Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular. 2.

Protección en relación con signos idénticos y similares. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o asociación. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares, a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuer- GACETA OFICIAL do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. C. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA DENOMINATIVA Y UN NOMBRE COMERCIAL DENOMINATIVO. Al momento de realizar la comparación entre un nombre comercial y una marca, ambos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, aunque se refieren al cotejo entre marcas, son perfectamente aplicables para el cotejo entre un nombre comercial y una marca.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor 27/05/2008 12.48 fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.10 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior parámetro, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo SUCAMPO y el signo denominativo SUCAMPO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS BAJO UN NOMBRE COMERCIAL. En vista de que la sociedad demandante argumentara que los productos y servicios amparados por el signo solicitado como marca se encuentran relacionados con los servicios que presta la sociedad SUCAMPO S.A. bajo el nombre comercial SUCAMPO, es necesario que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 11 y, por lo tanto, la identificación de dichos servicios en la solicitud correspondiente y su ubicación en la Clasificación Internacional.

En el caso del nombre comercial, el Juez Con- 10 11 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

GACETA OFICIAL sultante deberá determinar, de conformidad con las actividades comerciales amparadas bajo dicho signo distintivo, a qué clase podría pertenecer. En consecuencia, como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos y servicios pertenecientes clases, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, así como el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por los signos pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios servicios o productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios o productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema, que si bien hacen relación a productos también son aplicables cuando se trate de servicios, así como cuando se trate actividades comerciales desempeñadas bajo un determinado nombre comercial: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). 27/05/2008 13.48 b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el GACETA OFICIAL uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a comparación de signos marcarios son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.

SEGUNDO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 27/05/2008 14.48 486 tiene las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2.

De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. 3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusión o asociación. 4.

Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud o al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste pudiera causar riesgo de confusión o de asociación. Cuando un nombre comercial se ha registrado de una manera y se usa de otra no se tiene ninguna clase de derecho en relación con el registro.

Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior parámetro, deben es- GACETA OFICIAL 27/05/2008 15.48 tablecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo SUCAMPO y el signo denominativo SUCAMPO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: El Juez Consultante deberá tener en cuenta la identificación de los servicios en la solicitud correspondiente y su ubicación en la Clasificación Internacional. En el caso del nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar, de conformidad con las actividades comerciales amparadas bajo dicho signo distintivo, a qué clase podría pertenecer. dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300509, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos y servicios pertenecientes a diferentes clases, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, de conformidad con los criterios adoptados en la presente providencia. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 160-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 35 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 2, 4, 5, último párrafo del artículo 52, 54, 55, 57 de la misma normativa, así como, el artículo 238 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 486-2006.

Actor: Sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. Modelo de utilidad denominado: “Cepillo dental infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formula- GACETA OFICIAL da por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de enero de 2008.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

Tercero interesado: RITA VELLENA SARMIENTO B. DATOS RELEVANTES 1.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La señora RITA VILLENA SARMIENTO es titular del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”, concedida en Perú bajo el título 000104. b. La señora RITA VILLENA SARMIENTO, el 13 de julio de 1999 interpuso acción de in- 27/05/2008 16.48 fracción de derechos de propiedad industrial contra las sociedades COLGATE PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. En el escrito de denuncia sostuvo que las sociedades denunciadas comercializan en el mercado peruano un cepillo dental de marca MY FIRST COLGATE, cuyas características son similares a las de su modelo de utilidad. c. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante Resolución No. 578-2000/OIN-INDECOPI declaró infundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. d. La señora RITA VILLENA SARMIENTO, el 3 de octubre de 2000 presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. e. El 23 de noviembre de 2000, la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERU S.A. solicitó la nulidad de la patente de modelo de utilidad. f. El 6 de diciembre de 2000, la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A., solicitó la suspensión de procedimiento de infracción hasta que se resuelva sobre la nulidad de la patente de modelo de utilidad. g. El Tribunal de Defensa de la Competencia, mediante resolución No. 915-2001/TPI-INDECOPI resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 578-2000/OININDECOPI y, en consecuencia, declarando fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. h. Las sociedades COLGATE PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, interpusieron demanda de Impugnación de Resolución Administrativa contra el anterior acto administrativo. i. El Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, mediante Resolución No. 05092003/TPI-INDECOPI del 3 de junio de 2003, confirmó la Resolución No. 149-2003/OININDECOPI y, en consecuencia declaró nulo el registro del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”.

GACETA OFICIAL j. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2005, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, nula la Resolución No. 915-2001/TPI-INDECOPI. k. Tanto el INDECOPI como la señora RITA VILLENA SARMIENTO, interpusieron recurso de apelación contra la anterior providencia. 2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. La demanda se soportó en los siguientes planteamientos: a. El cepillo “MY FIRST COLGATE” no es similar al cepillo registrado como modelo de utilidad por la señora RITA VILLENA SARMIENTO y, en consecuencia, nos e han infringido sus derechos. En relación con las reivindicaciones del modelo de utilidad las diferencia se presentan en los siguiente: ƒ Según la reivindicación 1, el cepillo de la denunciante es del tipo de los que tienen una porción de cerdas coloreadas para indicar dónde va el dentífrico y, por lo tanto, al ser esto de uso común no es de propiedad exclusiva de la mencionada denunciante. ƒ El cepillo MY FIRST COLGATE presenta sus cerdas coloreadas en el tercio inferior, mientras que el cepillo de la denunciante las presenta en el tercio medio superior. ƒ El cepillo MY FIRST COLGATE no presenta cavidad en el dorso de su cabeza ni flechas transversales dentro de ella, como si lo presenta el cepillo de la denunciante. b. En relación con la memoria descriptiva de los dibujos del modelo de utilidad, se tienen las siguientes diferencias: ƒ La cabeza del cepillo de la denunciante es de forma rectangular, mientras que la del cepillo MY FIRST COLGATE es de forma hexagonal irregular. ƒ La cabeza del cepillo de la denunciante presenta 19 de grupos de cerdas, mientras que la del cepillo MY FIRST COLGATE 25. 27/05/2008 17.48 ƒ El cepillo de la denunciante presenta tres filas verticales de grupos de cerdas salvo en su extremo superior e inferior donde sólo existen dos grupos de cerdas en cada uno. El cepillo MY FIRST COLGATE presenta 4 filas verticales que es sus extremos superior e inferior se van convirtiendo en tres, luego en dos, y finalmente en un grupo de cerdas. ƒ El conjunto de las cerdas del cepillo MY FIRST COLGATE conforman un hexágono, mientras el de la denunciante es de forma rectangular. ƒ El cepillo MY FIRST COLGATE presenta nueve filas horizontales, mientras que el de la denunciante presenta siete. c. El Tribunal del INDECOPI no tuvo en cuenta lo siguiente: ƒ El modelo de utilidad sólo se concede a una nueva forma que otorga una ventaja técnica, y no a la ventaja técnica en abstracto. ƒ Que el modelo de utilidad está limitado por sus reivindicaciones, en las cuales debe señalarse cuál es la nueva forma que otorga la ventaja técnica. ƒ Que los modelos en conflicto tienen formas completamente diferentes, de conformidad con el informe No. 011-1999/OIN del examinador de patentes de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías. d. El Tribunal del INDECOPI debió suspender el procedimiento de infracción hasta que se decidiera el proceso de nulidad contra el acto administrativo que concedió el modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado” 2.

FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte del INDECOPI • Mediante el Modelo de Utilidad no se protege la impresión visual del modelo, sino la innovación utilitaria introducida en el objeto mediante un cambio de elementos, estructura o disposición. Lo anterior es muy diferente a la protección que se otorga por GACETA OFICIAL 27/05/2008 18.48 el Diseño industrial donde sí se protege la imagen o impresión visual del diseño. timer en el cual las cerdas cambian de color conforme al uso de mismo.

De conformidad con lo anterior, en relación con el modelo de utilidad es irrelevante la pregunta ¿se parece o no se parece? • El examen de modelo de utilidad no se basa en la apariencia externa, ya que de ser así la figura sería la del Diseño Industrial. • Para determinar la protección de un modelo de utilidad se debe hacer las siguientes preguntas: o ¿La innovación utilitaria es la misma en cada caso? o El cambio de conformación, diseño disposición de elementos ¿es sustancialmente equivalente en cada caso? Lo importante no es cómo se vea el objeto, sino la forma en que el cambió actúa para agregar al ventaja técnica al producto. • En el caso concreto lo novedoso del producto patentado es la franja transversal de color demarcada en las cerdas, cuya utilidad práctica es que el usuario pueda colocar la cantidad exacta de pasta dental. • El cepillo MY FIRST COLGATE contiene la misma innovación utilitaria, independiente de que tenga más o menos cerdas. • El Tribunal del INDECOPI no tiene la obligación de suspender el procedimiento si no lo considera necesario. b. Por parte de la tercera interesada. • No es cierto que las demandantes hubieran solicitado el modelo de utilidad con anterioridad en la Oficina Competente de Estados Unidos, ya que en 1996 éstas cancelaron las reivindicaciones solicitadas en 1992 y solicitaron que se tomaran como nuevas reivindicaciones las presentadas en documento del 10 de junio de 1996. • Los dos modelos comparen la misma innovación utilitaria, ya que las dos tiene definida la zona para la aplicación del dentífrico. • Si bien existen muchos cepillos con cerdas coloreadas, se debe tener en cuenta que los mismos a fines estéticos carentes de utilidad, salvo en el caso del cepillo • El informe del perito no es vinculante.

4. SENTENCIA DE LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Mediante sentencia de 18 de noviembre de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, nula la Resolución No. 945-2001/TPI – INDECOPI. Se basó en el siguiente argumento: “ (…) QUINTO.- Bajo ese contexto, y habiendo sido emitida la Resolución número 0509-2003/TPIINDECOPI su fecha tres de junio del año dos mil tres por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de INDECOPI que confirma la Resolución número 000149-2003/OIN – INDECOPI su fecha treinta y uno de enero del año dos mil tres, por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declarando fundada la acción de nulidad interpuesta por Colgate – Palmolive Perú Sociedad Anónima y en consecuencia nula la patente de utilidad para “Cepillo Dental Infantil con Demarcación para Colocación de Dentífrico Fluorado”, inscrito a favor de doña Rita Villena Sarmiento de Perú con título número cero, cero, cero ciento cuatro; consecuentemente dicho modelo de utilidad es nulo desde su fecha de concesión, esto es, desde el quince de enero del año mil novecientos noventa y seis, dado sus efectos retroactivos; por ende, la presente demanda contenciosa administrativa resulta amparable.”

5. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL INDECOPI. El INDECOPI presentó su recurso de apelación sustento en los siguientes argumentos: • El Decreto Legislativo 823 en su artículo 11 consagra una excepción a la regla general de GACETA OFICIAL la irretroactividad de la nulidad del registro, ya que esto no ampara a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad. 27/05/2008 19.48 Por lo anterior sólo se interpretarán los artículos 35 y 56 de la Decisión 344. • La Resolución Administrativa No. 915-2001/ TPI-INDECOPI encaja en la anterior excepción y, por lo tanto, la sentencia proferida debe ser revocada.

Igualmente, se interpretarán de oficio los artículos 2, 4, 5, último párrafo del artículo 52, 54, 55, 57 de la misma normativa, así como del artículo 238 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se solicitó la suspensión del procedimiento de infracción de de derechos.

6. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR RITA VILLENA SARMIENTO. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: La señora Rita Villena Sarmiento presentó recurso de apelación con sustento en los siguientes argumentos: DECISIÓN 344 • La sentencia proferida se apoya de manera incoherente en la Resolución Administrativa que declaró nulo el registro del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”, ya que dicha resolución no fue consentida ya que fue demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Artículo 2 • No tiene fundamento jurídico que se hubiese declarado la nulidad del registro del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son el artículo 13, literales a), d) y e), 35, y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, no se interpretará el artículo 13, literales a), d) y e), ya que el asunto bajo estudio no se refiere a los requisitos que debe contener la solicitud de modelo de utilidad.

(…) “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su GACETA OFICIAL objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” 27/05/2008 20.48 to o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

(…) Artículo 55 Artículo 35 “La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. El titular no podrá ejercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello; b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o, c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico.”.

(…) “No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético”. Artículo 56 “Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente”.

Artículo 57 “El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro”. Artículo 52 (…) “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 54 “Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro obje- DECISIÓN 486 (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.” (…) GACETA OFICIAL Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (…) VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. El modelo de utilidad. Sus características, los requisitos de patentabilidad y su protección. C. Efectos de la acción de nulidad del acto administrativo que concede el modelo de utilidad respecto del trámite de infracción de derechos.

Efectos de la declaratoria de nulidad. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 27/05/2008 21.48 Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito GACETA OFICIAL legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial 27/05/2008 22.48 vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o GACETA OFICIAL en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De los documentos remitidos por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de suspensión del procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial por parte de la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A., se realizó en vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, por lo tanto, es esta la normativa aplicable en relación con el trámite de dicha solicitud de suspensión. B. EL MODELO DE UTILIDAD.

SUS CARACTERÍSTICAS, LOS REQUISTOS DE PATENTABILIDAD Y SU PROTECCIÓN. Como quiera que en el caso bajo estudio el INDECOPI argumentara que el modelo de utilidad no protege la impresión visual sino la innovación utilitaria introducida en el objeto, es necesario referirse a qué es el modelo de utilidad, sus características, los requisitos para su patentabilidad, y su protección. 1.

El concepto. El capítulo II la Decisión 344 denominado “modelos de utilidad” regula dicha figura en los artículos 54 a 57. Aunque en dichas normas no se establece una definición legal de lo que se considera modelo de utilidad, el Tribunal en anteriores interpretaciones logró delimitar un acertado concepto analizando el contenido del artículo 54 de la siguiente manera: 27/05/2008 23.48 “Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor, cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención. De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que ‘Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ( )’, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/ o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

(Proceso 43-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 24 de agosto de 2001)”. (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 GACETA OFICIAL 27/05/2008 24.48 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). pre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”. 1 2.

Características Del contenido del artículo 54 se pueden extractar ciertas características del modelo de utilidad. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial citada anteriormente determinó las siguientes características: “a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.

(Proceso 43-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2001)”. (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). A lo anterior hay que agregar lo siguiente: El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una invención menor.

Sobre lo anterior Zucherino ha expresado lo siguiente: “(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siem- 3. Exclusiones de patentes de modelo de utilidad. El artículo 55 establece qué no puede ser objeto de protección por patente de utilidad, determinando como excepción, dos casos a saber: a. Los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. b. Los objetos de carácter puramente estético como las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado.

En el primer caso se quiso dotar de coherencia al régimen de propiedad industrial, ya que la exclusión de patentabilidad obedece a ciertos valores e intereses que el legislador comunitario pretendió salvaguardar. En el segundo caso excluye los objetos de carácter únicamente estético, los que de conformidad con las características del modelo de utilidad no encuadrarían dentro de la figura, ya que no proporcionan una ventaja o utilidad que no poseía el objeto sobre el que se realizó. 4.

Aplicación de las normas sobre patentes de invención a las patentes de los modelos de utilidad. Los requisitos de patentabilidad. El artículo 56 de la Decisión 344 establece que son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial establecidos para la patente de invención en los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344, son perfectamente aplicables a la figura del modelo industrial con algunas precisiones específicas de conformidad con la naturaleza del modelo de utilidad.

En este sentido el Tribuna sigue la línea jurisprudencial trazada en las Interpretaciones proferidas den- 1 ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág.

68. GACETA OFICIAL 27/05/2008 25.48 esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: “ el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España”; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que “incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos”. 2 tro de los procesos 43-IP-01 y 07-IP-04.

En la última se encuentra un poco mejor esbozado cada uno de los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, se transcribirá lo pertinente: “4.4.1. De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta, o universal, lo cual es aplicable en cuanto a los modelos de utilidad, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

La condición de la novedad, requiere que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir que la innovación y los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida. Un invento que ya fue patentado y que está siendo explotado es del dominio público y objetivamente ha perdido novedad.

Por lo anterior, en el ordenamiento andino, como lo ha dicho el Tribunal y ahora lo reitera, “(…) no cabe la noción de ‘novedad relativa’ aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros”.

(Proceso Nº 43IP-2001. Interpretación prejudicial de 24 de agosto de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716, de 18 de septiembre de 2001). No está comprendido en el estado de la técnica, el conocimiento que no ha sido divulgado de manera oral o escrita, la difusión de que se habla, debe ser minuciosa, detallada y suficiente para que una persona entendida en la materia pueda utilizar esa información para explotar la invención. (…) La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención así como en los modelos de utilidad.

Con respecto a las primeras, la creación es algo que no ha existido antes, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso del los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica.

Debe precisarse, sin embargo, que con respecto a “lo ya conocido”, en relación con los modelos de utilidad ciertas legislaciones como la Española y la Argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a 4.4.2. Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344, señala que la invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia.

El requisito del nivel inventivo, le ofrece al examinador un elemento que le permitirá establecer si a la invención se hubiese podido llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica. 2 GOMEZ SEGADE, José Antonio. “LA LEY DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD”. Ed. CIVITAS. MadridEspaña, 1988. GACETA OFICIAL Varios autores, dicen que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad.

Sin embargo dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad. 3 Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad.

Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad 4. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas. En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.

Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. 4.4.3. De la susceptibilidad de aplicación industrial: Para que un invento menor pueda ser protegido a través de una patente de modelo de 3 4 VAREA SANZ, Mario.

“EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, pp. 393. Ver también para mayor amplitud: OTERO LASTRES en “EL MODELO DE UTILIDAD”. Pág. 167. LACRUZ BERDEJO en “BIENES INMATERIALES”, pág. 79 y GOMEZ SEGADE “MODELO DE UTILIDAD” pág. 4315. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio.

Págs. 655 y 1036. 27/05/2008 26.48 utilidad, debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios, como lo establece el artículo 5 de la Decisión 344. La susceptibilidad de aplicación industrial es un requisito fundamental que deben cumplir los modelos de utilidad, ya que sólo la práctica de dicha condición comprobará si efectivamente se ha insertado una mejora, o un beneficio de funcionamiento en un invento que antes no lo tenía; esto implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen.

Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: “ en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.

En consecuencia la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporada una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, tal como lo señala el artículo 4 de la Decisión 344.” (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). 5.

Su protección. La patente de modelo de utilidad, de conformidad con el artículo 57 de la Decisión 344 tiene un término de duración de diez años contados desde la fecha de presentación de solicitud en el respectivo País Miembro. En dicho plazo el GACETA OFICIAL 27/05/2008 27.48 titular de la patente de modelo de utilidad tiene la potestad de impedir que terceros exploten el modelo de utilidad. chos por estar en curso una acción de nulidad, es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Como se dijo anteriormente, las normas sobre patentes de invención son aplicables a las patentes de modelos de utilidad. En este sentido, el artículo 51 de la Decisión 344 que consagra los parámetros de protección de las patentes de invención es aplicable, de conformidad con su naturaleza, a las patentes de modelo de utilidad. El Título XV de la Decisión 486 regula el tema de las infracciones por derechos, pero en ninguna de las normas que componen dicho título se regula el tema de la suspensión del procedimiento iniciado con base en una acción por infracción de derechos.

En consecuencia, en caso de infracción de una patente de modelo de utilidad, su titular puede solicitar daños y perjuicios ante la autoridad nacional respectiva y contra quien hubiere explotado sin consentimiento dicha patente, siempre y cuando dicha explotación se realice después de la fecha de solicitud de patente. Lo anterior sin perjuicio de otras acciones que la ley nacional del respectivo País Miembro otorgue al titular de la patente.

C. EFECTOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDE EL MODELO DE UTILIDAD RESPECTO DEL TRÁMITE DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD. Las demandantes argumentan en el proceso interno que el Tribunal del INDECOPI debió suspender el procedimiento de infracción hasta que se decidiera el proceso de nulidad contra el acto administrativo que concedió el modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación del dentífrico fluorado”.

A su vez el INDECOPI en el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2005, argumentó que el caso particular encuadra en las excepciones a la retroactividad de la declaratoria de nulidad del registro, de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 del Decreto Legislativo 823. Tendiendo en cuenta lo anterior, este Tribunal hará relación a los efectos del trámite de la nulidad del acto administrativo que concede el modelo de utilidad respecto del trámite de infracción de derechos, así como los efectos de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que concede la patente.

La norma procesal comunitaria vigente al momento en que la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. solicitó la suspensión del trámite de procedimiento de infracción de dere- De todas maneras, de conformidad con el principio de los derechos derivados del registro marcario, y que subsisten por todo el tiempo de la vida jurídica del mismo, habrá que concluirse que la simple solicitud de nulidad de un registro marcario no hace desaparecer la vigencia del ejercicio de los derechos que se desprenden del mismo.

En relación con los efectos de la declaratoria de nulidad de la patente de un modelo de utilidad, tanto en el régimen de la Decisión 486 como en el de la Decisión 344, en lo pertinente, se remite a las normas sobre patentes de invención para regular lo concerniente a las patentes de modelo de utilidad. En consecuencia, la norma que regula el efecto de la nulidad de las patentes de invención es aplicable a los modelos de utilidad.

Los dos últimos párrafos del artículo 75 regulan el tema de la siguiente manera: (…) “Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda. La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente”.

De conformidad con el segundo párrafo de la norma transcrita, la declaratoria de nulidad de una patente de modelo de utilidad surte sus efectos desde la fecha de presentación de la solicitud de patente de modelo de utilidad, es decir, que todos los actos que se surtieron con base en la patente de modelo de utilidad declarada nula, en principio, quedarían sin piso jurídi- GACETA OFICIAL co y, de ser posible, deberían volver al estado inicial.

Por lo tanto, la patente obtenida no tendría valor alguno desde la fecha misma de la solicitud. Corresponde al Juez Nacional establecer en cada caso concreto, que si bien la declaratoria de nulidad del un acto administrativo que concede la patente tiene efectos retroactivos, pudieran existir casos donde no se pueden volver las cosas al estado anterior; el efecto retroactivo de la declaratoria de nulidad de una patente de modelo de utilidad podría no ser absoluto en relación con situaciones jurídicas consolidadas.

De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá determinar si el caso bajo estudio se enmarca dentro de alguna de las excepciones a los efectos retroactivos de la declaración de incumplimiento y, en consecuencia, determinar si la sentencia proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú se encuentra ajustada a derecho.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos acaecidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: El modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventi- 27/05/2008 28.48 va, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana El artículo 56 de la Decisión 344 establece que son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial establecidos para la patente de invención en los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344, son perfectamente aplicables a la figura del modelo industrial, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En caso de infracción de una patente de modelo de utilidad, su titular puede solicitar daños y perjuicios ante la autoridad nacional respectiva y contra quien hubiere explotado sin consentimiento dicha patente, siempre y cuando dicha explotación se realice después de la fecha de solicitud de patente.

Lo anterior sin perjuicio de otras acciones que la ley nacional del respectivo País Miembro otorgue al titular de la patente.

TERCERO: Como regla general no se debe suspender el procedimiento de infracción de derechos al existir una acción de nulidad en curso, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. No obstante lo anterior, si la norma procesal del País Miembro respectivo consagra un procedimiento de suspensión del procedimiento de infracción de derechos por estar en curso una acción de nuli- GACETA OFICIAL dad, la autoridad competente, en dicho evento, debe garantizar los derechos del titular de la patente y, por lo tanto, evitar la explotación ilegal de los derechos de dicho titular.

Lo anterior es de una gran importancia, ya que es muy posible que un infractor utilice el mecanismo de la acción de nulidad para entrabar o alargar el procedimiento de infracción de derechos y seguir con su actuar ilegal. El Juez consultante deberá determinar si el caso bajo estudio se enmarca dentro de alguna de las excepciones a los efectos retroactivos de la declaración de incumplimiento y, en consecuencia, determinar si la sentencia proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú se encuentra ajustada a derecho.

En relación con los efectos de la declaratoria de nulidad de la patente de un modelo de utilidad, tanto en el régimen de la Decisión 486 como en el de la Decisión 344, en lo pertinente, se remite a las normas sobre patentes de invención para regular lo concerniente a las patentes de modelo de utilidad. En consecuencia, la norma que regula el efecto de la nulidad de las patentes de invención es aplicable a los modelos de utilidad.

Como lo expresan los dos últimos párrafos del artículo 75 regulan el tema. De conformidad con el segundo párrafo de la norma transcrita en la parte considerativa, la declaratoria de nulidad de una patente de modelo de utilidad surte sus efectos desde la fecha de presentación de la solicitud de patente de modelo de utilidad, es decir, que todos los actos que se surtieron con base en la patente de modelo de utilidad declarada nula, en principio, quedarían sin piso jurídico y, de ser posible, deberían volver al estado 27/05/2008 29.48 inicial.

Por lo tanto, la patente obtenida no tendría valor alguno desde la fecha misma de la solicitud. Corresponde al Juez Nacional establecer en cada caso concreto, que si bien la declaratoria de nulidad del un acto administrativo que concede la patente tiene efectos retroactivos, pudieran existir casos donde no se pueden volver las cosas al estado anterior; el efecto retroactivo de la declaratoria de nulidad de una patente de modelo de utilidad podría no ser absoluto en relación con situaciones jurídicas consolidadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 486-2006, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 27/05/2008 30.48 PROCESO 06-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales b) y d), 151 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 190 y 191 de la misma Decisión. Signo: MEGACAUCHO.

Actor: sociedad MEGA CAUCHO SOCIEDAD ANÓNIMA. Proceso interno Nº 253-2006. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, relativa a los artículos 136 literales a), b) y d), 151 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 253-2006;

El auto de 19 de febrero de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad MEGA CAUCHO SOCIEDAD ANÓNIMA.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Tercero interesado: sociedad MEGACAUCHO Y DERIVADOS S.A.C. b) Hechos El 23 de enero de 2001, la sociedad MEGACAUCHO Y DERIVADOS S.A.C. solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo denominativo MEGACAUCHO escrita en letras característi- cas, para distinguir productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 4 de abril de 2001, la sociedad MEGA CAUCHO S.A. presentó oposición al registro del signo solicitado sobre la base de su nombre comercial MEGA CAUCHO S.A. Por Resolución Nº 6948-2001/OSD-INDECOPI, de 27 de junio de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI decidió “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por MEGACAUCHO S.A. (sic) (…) y en consecuencia INSCRIBIR (…) a favor de MEGACAUCHO Y DERIVADOS S.A.C., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación MEGACAUCHO escrita en letras características (…)”.

Contra dicha Resolución, la sociedad MEGA CAUCHO S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, que por Resolución Nº 1518-2001/TPI-INDECOPI, de 31 de octubre de 2001, confirmó la Resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado. La sociedad MEGA CAUCHO S.A. presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, la que por Resolución de 6 de octubre de 2001, declaró “FUNDADA la demanda interpuesta (…) y en consecuencia, NULA la Resolución (…)”.

Contra dicha Resolución, el INDECOPI, interpuso recurso de apelación, el cual es conocido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que consideró que “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 136, incisos a) b) y d); 151 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) así GACETA OFICIAL como la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis (…) razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda contencioso administrativa presentada por MEGA CAUCHO S.A. La demandante sostiene que desde su constitución usó el nombre comercial MEGACAUCHO que “la identifica en el mercado nacional de comercialización de llantas y productos derivados del caucho”.

Manifiesta que la Resolución impugnada “considera erradamente que no existe similitud o conexión competitiva entre los productos para los cuales se solicitó el registro de marca y los productos protegidos por nuestro nombre comercial (…) consecuencia de este error es que Indecopi consideró que no existe riesgo de confusión en el consumidor” y afirma que “sí existe conexión competitiva entre los productos (…)” ya que “hay productos de la clase 17 que perfectamente pueden ser asociados con los neumáticos y cámaras de la clase 12 (…)”.

Dice que “el uso de la misma marca por ambas empresas genera riesgo de confusión o asociación, lo cual hace aplicable el inciso b del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”. La demandante, también argumenta que “la resolución impugnada comete el error de considerar que no está probado que Megacaucho y Derivados S.A.C. actuó con mala fe al solicitar el registro de la marca” y que “la intención desleal sí se ha acreditado con los medios probatorios (…) ha quedado demostrado que Megacaucho y Derivados S.A.C. tenía perfecto conocimiento de la preexistencia de nuestra empresa y del uso que veníamos haciendo de la palabra Megacaucho como nombre comercial”.

Finalmente, sostiene que la Resolución impugnada le ha ocasionado un agravio “consistente en permitir que un tercero use nuestro nombre comercial como marca para distinguir productos similares y complementarios a aquellos que nuestra empresa comercializa, originando en los consumidores un riesgo de confusión respecto a la procedencia empresarial de los productos y una asociación indebida entre las empresas que los comercializan.

Esto atenta con nuestro derecho de exclusiva sobre el nombre comercial ‘Megacaucho’”. 27/05/2008 31.48 d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del INDECOPI Respecto a la exclusividad del uso del nombre comercial al que se refiere la demandante, el INDECOPI, sostiene que “la marca como el nombre comercial tienen naturaleza y finalidad distintas y en el presente caso no existe similitud o conexión competitiva entre los productos para los cuales se solicitó el registro de marca MEGACAUCHO y los productos protegidos por el nombre comercial de Mega Caucho S.A.”.

Afirma que “No existe similitud entre los productos derivados del caucho de la clase 17 y los productos de la clase 12 de la Nomenclatura (…) ya que no se tratan de productos sustitutos, complementarios ni suplementarios, Además la solicitante en ningún caso va a utilizar el signo MEGACAUCHO en productos de la clase 12” y que la demandante “es una empresa que se dedica a la comercialización de llantas y productos derivados del caucho, es decir, no son fabricantes sólo comercializa productos de marcas notoriamente conocidas como GOODYEAR, al ser su representante y distribuidor exclusivo (…) por lo que no existe posibilidad de confusión entre signos”.

Sobre la mala fe alegada por la demandante, el INDECOPI manifiesta que “en la medida que el hecho que la empresa Megacaucho y Derivados S.A.C. haya solicitado el registro de un signo distintivo que, a criterio de la demandante, sea idéntico o similar al nombre comercial que su empresa utiliza con anterioridad; y acreditar que su empresa es más antigua en el mercado o que fue inscrita en los Registros Públicos de Personas Jurídicas de Lima con anterioridad a la empresa solicitante, no es sustento suficiente para demostrar la existencia de mala fe” y agrega que “Vender productos derivados del caucho con el signo MEGACAUCHO no perjudica a ninguna empresa que comercialice llantas, cámaras, guardacámaras de marca distinta, como GOODYEAR y el hecho que las denominaciones guarden semejanza, no significa que exista mala fe”. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte de MEGACAUCHO Y DERIVADOS S.A.C. La contestación a la demanda presentada por el tercero interesado, fue declarada inadmisible por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema GACETA OFICIAL 27/05/2008 32.48 de Justicia de la República del Perú, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el inciso 2 del artículo 426 del Código Procesal Civil.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina f) Fundamentos jurídicos del recurso de apelación presentado por el INDECOPI Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. El INDECOPI, en su recurso de apelación usa argumentos similares que los descritos en su contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 136 literales a), b) y d), 151 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo denominativo MEGACAUCHO, fue el 23 de enero de 2001, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa y de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 136 literales b) y d), 151 y 195 de la Decisión 486 y, de conformidad a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 190 y 191 de la misma Decisión; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: “(…) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

GACETA OFICIAL 27/05/2008 33.48 (…) 1. La marca y los requisitos para su registro Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Este Tribunal solicita a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: STORVAS, emitida para la causa interna N° 303-2004, que fue solicitada por la misma Sala que ahora hace la consulta.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. (…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

(…) Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.

(…)”. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo MEGACAUCHO (nominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

De la Clasificación Internacional de Niza La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, fue establecida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sobre esta Clasificación el Tribunal ha sostenido: “Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.

Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos”. (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995). La aplicación de la mencionada clasificación es de carácter obligatorio para los Países Miembros, por lo que el Tribunal ha manifestado: “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos (…).

En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones”. (Proceso 10-IP-94, ya citado). Por tanto, la norma contenida en el artículo 151 de la Decisión 486 permite, a la autoridad admi- GACETA OFICIAL nistrativa y al peticionario, identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar.

Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina. 3. El nombre comercial, su protección y su prueba El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

El citado artículo 190, en concordancia con los artículos 191 y 193 protege al nombre comercial; dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicio- 27/05/2008 34.48 nalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). 4. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error. No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro (…) la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error”.

(Proceso 45IP-98, ya citado). En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o solicitada para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre 27/05/2008 35.48 los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de compara- GACETA OFICIAL ción puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que cada uno distingue y la actividad económica que el nombre comercial ampara.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 27/05/2008 36.48 den inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pue- 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los GACETA OFICIAL mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 27/05/2008 37.48 5. Conexión competitiva cer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 871, de 11 de diciembre de 2002, marca: GOODNITES). En la cita mencionada y para el caso objeto de la presente interpretación, todo lo relacionado con productos debe ser aplicada a servicios. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión uno a un nombre comercial que distingue productos y otro a un signo que distingue servicios, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse el signo solicitado MEGACAUCHO y el nombre comercial MEGA CAUCHO S.A. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá ha- Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad.

En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

GACETA OFICIAL Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MEGACAUCHO (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial correspondiente y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro, depósito 27/05/2008 38.48 o de su uso efectivo real y efectivo.

Por lo que el Juez Consultante deberá determinar si el nombre comercial MEGA CAUCHO S.A. está siendo usado y en su caso si goza de la protección que le otorga la normativa comunitaria.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido respecto al cual el uso de la marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo solicitado es similar o idéntico al nombre comercial protegido y si esta similitud o identidad inducen riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión uno a productos y otro a servicios, el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 253-2006, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 27/05/2008 39.48

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA Proceso 023-IP-2008 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2004-00015 01.

Actor: LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. Marca: VISOPH (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil ocho. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. VISTOS:

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES El Oficio Nº 1634, de 05 de septiembre de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, remitió la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2004-00015 01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de febrero de 2008. 2.1. Hechos. El 08 de diciembre de 2003, la sociedad demandante LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V., presentó solicitud de registro del signo “VISOPH” (denominativo) para distinguir “medicinas y preparaciones farmacéuticas incluyendo aquellas de uso oftálmico” de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, dicha solicitud se tramitó bajo el expediente administrativo Nº 02.69922. 1.

LAS PARTES. La publicación del extracto de la marca “VISOPH” se realizó en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 521, de 30 de octubre de 2002. Luego de dicha publicación, no se presentaron oposiciones al registro del signo solicitado. Demandante: LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. Mediante Resolución Nº 8731, de 31 de marzo de 2003, la División de Signos Distintivos de la GACETA OFICIAL Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, denegó de oficio el registro del signo VISOPH en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición resuelto mediante Resolución Nº 21008, de 29 de julio de 2003, en el sentido de confirmar la decisión contenida en el acto administrativo identificado con el Nº 8731 y, en subsidio, la sociedad demandante interpuso recurso de apelación, desatado a través de la Resolución Nº 23132, de 25 de agosto de 2003, que confirmó la Resolución Nº 8731. 2.2.

Fundamentos de la Demanda. La actora por medio de su apoderado, adujo que la administración transgredió el mandato contenido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al incurrir en errores de hecho y de derecho, y al fundar su decisión en apreciaciones inexactas, desconociendo parámetros jurisprudenciales y doctrinarios que debieron analizarse al estudiar la confundibilidad de las marcas destinadas a la identificación de productos del sector farmacéutico.

Afirmó en torno al tema de criterios de confundibilidad de marcas que: “cuando se trata de marcas farmacéuticas hay que tomar en cuenta que existen otras consideraciones diferentes en lo que se refiere al registro de una marca, ya que en el campo de la química, de la farmacia y de la biología suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por denominaciones evocativas, que resultan del empleo de radicales sacados de palabras de uso común para el sector farmacéutico; de prefijos y sufijos; para formar con ellos nombres originales por medio de procesos lingüísticos de yuxtaposición y aglutinación”.

Como una de las conclusiones de la demanda se señala que las marcas en conflicto VISOPH VIZO cuentan con un vocablo de uso común cuya raíz es “VIS” o “VIZ”, lo que indica que dicho elemento no debe ser el predominante al establecer si se presenta o no confusión entre ambas, sino todas aquellas restantes que las conforman, que para la marca solicitada sería la partícula adicional “OPH”, la cual le otorga al signo solicitado la distintividad suficiente, a fin de acceder a registro. 27/05/2008 40.48 El signo solicitado VISOPH identifica productos farmacéuticos dirigidos al cuidado de los ojos, mercado en el cual es de uso común y generalizado el prefijo VIS-, como raíz para la conformación de marcas de productos del sector oftalmológico, en razón a que dicha raíz evoca el concepto de VISIÓN. Al vocablo VIS- le sigue la expresión “SOPH”, elemento inicial del nombre comercial de la solicitante LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. 2.3.

Contestación a la Demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su defensa, contesta la demanda manifestando que el trámite administrativo se llevó a cabo pertinentemente ajustando su actuación a la legalidad, aplicando la normativa legal establecida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que, el signo solicitado VISOPH carece de fuerza distintiva, tal es así que entre las marcas sub materia existen similitudes en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético que se originan en la similitud ortográfica de las expresiones VISOPH y VIZO, pues cuentan con las mismas vocales en la sílaba inicial, en las letras “S” y “Z” en cada uno de los casos, unida la terminación “PH”, no logran desvirtuar esas semejanzas, y ni siquiera la sustitución de la letra “S” por la “Z” permiten que la marca de la demandante cumpla con la función diferenciadora; en cuanto al concepto de confundibilidad, expresó que se trata básicamente de la “acción de confundir hasta el punto de tomar una cosa por otra”.

Refiriéndose a la relación de productos expuso que no podrían coexistir pacíficamente en el mercado y además que inducirían a error a los compradores de los mismos, generando perjuicio y confusión al producir con la semejanza existente, la idea de que se trata de un mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que es una nueva gama de productos de determinada empresa, lo cual no es cierto. 2.4.

Alegatos. El apoderado de la demandante LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V., presenta como alegato lo expuesto en la demanda y, adicionalmente, manifiesta que debe tenerse en cuenta que la denegatoria de la marca VISOPH fue GACETA OFICIAL 27/05/2008 41.48 de oficio por parte de la Administración, dado que no se presentó objeción alguna en el momento de la solicitud del registro; y por lo tanto, las estimaciones realizadas por la oficina nacional competente fueron equivocadas. al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO Y CIA. S. C. A. titular de la marca registrada VIZO no se presentó al proceso como tercero interesado, el desinterés del titular de la marca VIZO registrada en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, se evidencia al no renovar el registro de la marca, el cual se encontraba vigente hasta el 31 de mayo de 2004, de manera que no existe obstáculo alguno que impida el registro del signo solicitado. a) las palabras o combinación de palabras;

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486.

“(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que GACETA OFICIAL van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

(Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos etcétera, que susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 1.1.

Requisitos para su registro. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 138, permite apreciar el procedimiento de Registro de una marca de tal forma que se debe presentar una solicitud de registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente debiendo comprender una sola clase de productos o servicios, y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca cuando se trate de una marca denominativa con grafía forma o color, o de una marca figurativa mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fueren necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136 cuando fuese aplicable; f) de ser le caso el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna del comproban- 27/05/2008 42.48 te de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseare prevalecer el derecho previsto en el artículo 6quinquies del Convenio de Paris.

2. CLASES DE MARCAS. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. 2.1.

Comparación entre marcas denominativas. En el presente caso, se observa que los signos confrontados “VISOPH” y “VIZO” son de tipo denominativo. Al respecto, Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005).

“( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

GACETA OFICIAL “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” 1.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala: que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3. IRREGISTABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDIRECTA) CON UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

(Proceso 46-IP-2000, marca: “CAMPO VERDE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto del 2000). 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 27/05/2008 43.48 Además este Organismo en sus pronunciamientos ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación, esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: a) La similitud ortográfica.- Que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. b) La similitud fonética.- Se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin GACETA OFICIAL de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) La similitud ideológica.- Se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 27/05/2008 44.48 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Proceso 46-IP-2000, ya citado).

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS. En el presente caso, la demandante LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. señala que los signos confrontados “VISOPH” y “VIZO” cuentan con una partícula de uso común, cuya raíz es “VIS” o “VIZ”, lo que indica que dicho elemento no debe ser el predominante al establecer si se presenta o no confusión entre ambos signos. Al respecto es menester señalar que, las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características.

Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que par- GACETA OFICIAL tículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Además la Jurisprudencia de este Tribunal dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.

(OTAMENDI Jorge, ‘DERECHO DE MARCAS’ Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002, págs. 191 y 192).” (Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: ‘CINCO ESTRELLAS’, publicado en Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005). 5. SIGNOS EVOCATIVOS. En el presente caso, se ha señalado que los signos confrontados “VISOPH” y “VIZO” son signos evocativos, toda vez que los elementos VIS y VIZ evocan la idea de “visión”. 27/05/2008 45.48 Al respecto cabe señalar que, este Tribunal considera como signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, el consumidor deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional al examinar la solicitud de registro, en cada caso establecer, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.” 6. MARCAS FARMACÉUTICAS. Para establecer el riesgo de confusión o de asociación, la comparación y el análisis que GACETA OFICIAL debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear a la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000). 27/05/2008 46.48 El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 2 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000). 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007).

7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. La demandante en el proceso interno argumentó que no se presentaron oposiciones a su solicitud, lo que conllevaría al registro del signo solicitado. De conformidad con lo anterior, se determina las características del examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente.

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacio- 2 En atención a que la demandante argumentara que los actos administrativos demandados no reflejan que se hubiese realizado un examen de registrabilidad, es necesario precisar cómo es el examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente.

Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006 GACETA OFICIAL nal no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos 27/05/2008 47.48 o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de los signos en conflicto. La similitud generada entre los signos puede ser ortográfica, fonética o ideológica, la primera surge de la semejanza de las letras en los signos comparados, donde la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

Es fonética, cuando los signos al ser pronunciados generan un sonido idéntico o similar. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante.

TERCERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público GACETA OFICIAL un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “VISOPH” y “VIZO”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas.

CUARTO

QUINTO

SEXTO: Al realizar el examen comparativo, en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, se debe considerar a efecto de determinar si existe confusión, la existencia de una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes; la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente 27/05/2008 48.48 entre las marcas que los designan, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente es de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú