Año XXV - Número 1635 Lima, 14 de julio de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 35-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del Párrafo Cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-00071. Actor: Señor HERNÁN JARAMILLO. Marca denominativa “ZANIDIP” Proceso 44-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación de oficio del artículo 135 literal c) de la misma Decisión. Actor: INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. Marca: “FORMA TRIDIMENSIONAL DE UN ENVASE”.

Expediente Interno N° 296-2005 Proceso 1-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 167 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 2, 3, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 166, 167, 168 y 179 del mismo cuerpo legal, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno Nº 2002-0297.

Actor: CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA. Asunto: “Adopción y definición del Formato Único de Manifiesto de Carga – Transporte Internacional de Mercancía por Carretera de la Comunidad Andina” Proceso 18-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 51, 52, 57, 238, 239 y 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud a lo solicitado por el Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo, Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, de la República de Colombia, e interpretación de oficio del artículo 56 de la misma Decisión. Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO.

Proceso Interno Nº 2007-0176 Proceso 24-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 224 de la misma Decisión. Signo: CNH.

Actor: CHAID NEME HERMANOS S.A. Proceso interno Nº 2003-00015 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 14/07/2008 2.56 PROCESO 35-IP-2008 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del Párrafo Cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-00071. Actor: Señor HERNÁN JARAMILLO Marca denominativa “ZANIDIP” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

I. LAS PARTES. Demandante: Señor HERNÁN JARAMILLO Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Sociedad RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY. III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY solicitó el 8 de octubre de 1999 el registro como marca del signo ZANIDIP (denominativo), para amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: sustancias y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la hipertensión, y enfermedades coronarias del corazón; tratamiento y prevención de la degradación arteriosclerótica en las paredes arteriales.

La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 99-64071. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 09589, de 28 de abril de 2000, resolvió conceder el registro como marca del signo denominativo ZANIDIP.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 4. La sociedad LABORATORIOS PAULY PHARMACEUTICAL S.A. es titular de la marca denominativa NIDIP, registrada en Colombia bajo el certificado N° 248670 y para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 5. El señor HERNÁN JARAMILLO interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad contra el anterior acto administrativo. 14/07/2008 3.56 b. El signo ZANIDIP es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. c. Los productos que distinguen los signos en conflicto son diferentes y de ninguna manera podrían causar riesgo de confusión en el público consumidor. Son marcas diferentes con productos diferentes. EL señor HERNÁN JARAMILLO soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. 1.

Los signos denominativos ZANIDIP y NIDIP son confundibles desde todo punto de vista y, por lo tanto, el primero no es suficientemente distintivo. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 135 literales a) y b), y 136 literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Se debe tener en cuenta que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos y, por lo tanto, en caso de confusión pueden causar un daño letal a la salud humana.

No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. La marca NIDIP es muy reconocida en el mercado. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Asimismo, se interpretarán el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera: DECISIÓN 344 a. Analizados los signos en conflicto, se concluyó que entre ellos no existe similitud capaz de llevar al público consumidor a confusión alguna.

Las estructuras de los signos en conflicto hacen que se diferencien claramente. Artículo 81 b. Los signos en conflicto no tienen palabras o partículas de uso común y, por lo tanto, el análisis debe hacerse atendiendo a la visión en conjunto de los signos enfrentados. 2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: a. Los signos en conflicto poseen muchas diferencias y, por lo tanto, no son confundibles entre sí. (…) “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 14/07/2008 4.56 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…) Decisión 486 (…) Artículo 172 (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. (…) B. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Comparación entre marcas denominativas. D. Marcas farmacéuticas. E. La conexión competitiva de productos de la misma clase. F. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. G. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo denomi- GACETA OFICIAL nativo ZANIDIP se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal motivo es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los re- 14/07/2008 5.56 quisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su lega- GACETA OFICIAL lidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme 14/07/2008 6.56 a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo ZANIDIP se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. GACETA OFICIAL B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006.

Marca: “SENTIVA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.

C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ZANIDIP y NIDIP, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. 14/07/2008 7.56 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001-0351. • 105-IP-2005, de 17 de agosto de 2005.

Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 02 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094. D. MARCAS FARMACÉUTICAS Teniendo en cuenta que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos, es necesario referirse al análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebatico, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Teniendo en cuenta que, igualmente, muchas Interpretaciones Prejudiciales han tratado sobre la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. • 172-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005.

Marca: “TWINVAX”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1289, de 26 El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en GACETA OFICIAL 14/07/2008 8.56 el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “(…) al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto. (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor”.

(Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1233, de 18 de agosto de 2005). Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE. El tercero interesado en las resultas del proceso afirmó que los signos en conflicto amparan productos diferentes dentro de la misma clase y, por lo tanto, no habría riesgo de confusión. De conformidad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la conexión competitiva de productos de la misma clase.

Como quiera que se planteara que los signos en conflicto protegen productos diferentes de la clase 5, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 1 y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional. 1 Al respecto el Tribunal ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referen- GACETA OFICIAL El Consultante también deberá analizar, ya no en relación con las clases sino en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva: (…) “b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio te- cia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas. En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso N° 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876 de 18 de diciembre de 2002). 14/07/2008 9.56 levisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función”. (Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004).

De todas maneras, es importante, como criterio para determinar la posibilidad de confusión, que el Juez Nacional tenga en cuenta que la manipulación de los productos amparados por los signos en conflicto puede darse por personas no especializadas en el interior del hogar o de un centro de atención a enfermos, diferente a los hospitales o centros de salud especializados.

Y, dentro de estos criterios, corresponde al Juez Consultante valorar el grado de identidad de las afecciones que pueden ser tratadas con los medicamentos amparados por los signos en conflicto, y que pueden o no ahondar la posibilidad de ingesta por error de un medicamento. GACETA OFICIAL F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

Como quiera que el demandante argumentara que su marca NIDIP es muy reconocida en el mercado, es pertinente abordar el tema de la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 1. La marca notoria. 14/07/2008 10.56 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: a. Concepto. “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 3 La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

“( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 4 Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 5 Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 2 2 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002.

Pág. 255. b. Protección. La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en rela3 4 5 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL ción con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones, ya que esto determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 14/07/2008 11.56 Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada 14/07/2008 12.56 puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede acatar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

GACETA OFICIAL Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Se advierte, además, que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación, no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más 14/07/2008 13.56 amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. c. La prueba de la notoriedad.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde al Juez Competente con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso, tal y como se expresó anteriormente.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

G. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO, A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. Si bien la solicitud de registro del signo denominativo ZANIDIP se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa GACETA OFICIAL 14/07/2008 14.56 fica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación grá- TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ZANIDIP y NIDIP, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso, de conformidad con lo expresado en la presente providencia GACETA OFICIAL QUINTO: En la comparación entre los productos correspondientes, que para el caso pertenecen a una misma clase, el Consultante deberá tomar en cuenta la identificación de los mismos en las solicitudes de registro; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito. Es importante, como criterio para determinar la posibilidad de confusión, que el Juez Nacional tenga en cuenta que la manipulación de los productos amparados por los signos en conflicto puede darse por personas no especializadas en el interior del hogar o de un centro de atención a enfermos, diferente a los hospitales o centros de salud especializados.

SEXTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el País en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, tal protección puede darse siempre y cuando sean notorios 14/07/2008 15.56 en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de Países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

SÉPTIMO: La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caduci- GACETA OFICIAL 14/07/2008 16.56 Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE dad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 200400071, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 44-IP-2008 Interpretación prejudicial del artículo 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación de oficio del artículo 135 literal c) de la misma Decisión. Actor: INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. Marca: “FORMA TRIDIMENSIONAL DE UN ENVASE”.

Expediente Interno N° 296-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil ocho. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por intermedio de su Presidente, doctor Roque Alberto Díaz Mejía. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 2 de abril de 2008. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. La parte demandada la constituyen: - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; - El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. 1.2.

Actos demandados La sociedad INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. impugnó la Resolución Administrativa: N° 1010- GACETA OFICIAL 2004/TPI-INDECOPI, de 9 de noviembre 2004, dictada por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que CONFIRMA la Resolución N° 8410-2004/OSD-INDECOPI de 9 de julio de 2004, que denegó el registro del signo constituido por una FORMA TRIDIMENSIONAL DE UN ENVASE a favor de INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. para distinguir frutas y hortalizas frescas, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 27 de enero de 2004, INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. solicitó el registro del signo constituido por la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en la parte inferior se observa una figura circular dentada conteniendo una figura cuadrangular en cuya parte central se aprecia una figura octogonal; conforme al modelo para distinguir frutas y hortalizas frescas, productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional. 2.

El 9 de julio de 2004, la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 8410-2004/ OSD-INDECOPI, a través de la cual denegó el registro del signo solicitado, al considerar que el mismo carecía de elementos que le proporcionaran capacidad distintiva. 3. El 9 de agosto de 2004, la demandante apeló la referida Resolución. 4. El 9 de noviembre de 2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución N° 1010-2004/TPI-INDECOPI que CONFIRMA la Resolución N° 84102004/OSD-INDECOPI; y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado. 14/07/2008 17.56 b) Fundamentos de la Demanda La sociedad INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C., a través de Apoderado, presenta demanda contencioso administrativa, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: Indica que “el signo solicitado FORMA TRIDIMENSIONAL” es un signo ‘novedoso’ en el mercado (…), ello implica que estaremos en presencia de un signo que (…) es apto para constituir marca”, ya que éste contiene características “arbitrarias” “que no están impuestas por la naturaleza o la función del producto de que se trate”.

Asimismo, señala que el Tribunal del INDECOPI ha registrado anteriormente un signo tridimensional a favor de la empresa Mars Incorporated para distinguir productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, motivo por el cual no existirían razones para denegar el registro del signo solicitado. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, ha contestado a la demanda.

Manifiesta, principalmente: Afirma que “el hecho de que un signo presente características novedosas que lo alejan de constituir la forma usual en la que los productos que pretende identificar se presentan o comercializan en el mercado, no significa que la autoridad marcaria no deba evaluar los demás requisitos que copulativamente deben cumplirse para poder determinar su acceso al registro como marca”.

Observa que “su forma tridimensional no reviste de característica peculiar alguna que pueda ser susceptible en sí misma de generar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, razón por la cual carece de elementos propios que lo doten de una suficiente fuerza distintiva”. Señala que “los registros otorgados con anterioridad no obligan a la autoridad administrativa a tener que pronunciarse de la misma manera al evaluar posteriores solicitudes registrales”.

De los documentos obrantes en el expediente no consta la contestación del Procurador Pú- GACETA OFICIAL blico a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 2 de abril de 2008.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del “Artículo 134 primer párrafo y el inciso F de la Decisión 486, así como el Artículo 135 incisos A y B de la Decisión 486”.

Al respecto, el Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo “Forma tridimensional de un envase” ha sido presentada el 27 de enero de 2004, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar todo el artículo 134 y el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 14/07/2008 18.56 DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”; (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: GACETA OFICIAL - La marca y sus elementos constitutivos; - Requisitos esenciales para que un signo pueda ser registrado como marca;

La carencia de distintividad; - Clases de marcas, denominativa, gráfica (figurativa), mixta, bidimensional y tridimensional; - Irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 14/07/2008 19.56 Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que GACETA OFICIAL conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse una idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del 14/07/2008 20.56 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 2

3.4. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. a) Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. b) Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. 2 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Sobre este tipo de marcas este Tribunal ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre” 3. c) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Las Marcas Bidimensionales En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica 3 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. 14/07/2008 21.56 para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio. Las Marcas Tridimensionales A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa.

En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).

Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. GACETA OFICIAL Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…) En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004. “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”. 4 4 BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. 14/07/2008 22.56 Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (…)”. (….) “Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel).

En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”. (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-98, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998).

GACETA OFICIAL 14/07/2008 23.56 los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. 5 El signo tridimensional y las características para su registrabilidad.

Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la citada sentencia 23-IP1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.

Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se componen de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Entonces, el Juez Nacional deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable.

Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 23-IP-1998. Doc. Cit. Pág. 5 GACETA OFICIAL características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

3.5. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTA POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO Tomando en cuenta que la sociedad INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. indica que “el signo solicitado FORMA TRIDIMENSIONAL” es un signo ‘novedoso’ en el mercado (…), ello implica que estaremos en presencia de un signo que (…) es apto para constituir marca”, ya que éste contiene características “arbitrarias” “que no están impuestas por la naturaleza o la función del producto de que se trate”; y, que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, afirma que “el hecho de que un signo presente características novedosas que lo alejan de constituir la forma usual en la que los productos que pretende identificar se presentan o comercializan en el mercado, no significa que la autoridad marcaria no deba evaluar los demás requisitos que copulativamente deben cumplirse para poder determinar su acceso al registro como marca”, el Tribunal estima pertinente referirse al tema de irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos. 14/07/2008 24.56 signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. 6 Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.

En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente: “El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca. Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos.

La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, éstas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro “Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo. 6 BAYLOS CORROZA Hermenegildo.

“TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827. GACETA OFICIAL “La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

“El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. “En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)”. Proceso N° 84-IP-2003. Interpretación prejudicial de 05 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1002, de 28 de octubre de 2003).

En la sentencia proferida en el proceso 113-IP2003, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del tema: 14/07/2008 25.56 “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto. Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez, se entiende el concepto de envoltorio, como “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”, mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 16 de Abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio consistente en un saquito realizado con el mismo material que las medias y calcetines que contiene”. ´Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público‘(Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales.

Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. ´Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980‘(Areán Lalín, pág. 6).

GACETA OFICIAL Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prog. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”. 7 Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”. 8 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por 7 8 Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O.A.C. Nº 379, de 27 de octubre de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág. 46. 14/07/2008 26.56 los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a). 3. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. 4. Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas, y a esta clasificación se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina. 5.

Son registrables como marca los signos que no se hallen incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, incluidas en este contexto las marcas tridimensionales. 6. Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. 7. Si un determinado signo está compuesto por formas usuales impuestas por la naturaleza de la función propia del producto que ampara, no obstante encontrarse aparentemente comprendido en una causal de irregistrabilidad, si incorporara en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, caso contrario el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134.

GACETA OFICIAL 14/07/2008 27.56 Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 296-2005, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Isabel Palacios L. SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Proceso 001-IP-2008 Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 167 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 2, 3, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 166, 167, 168 y 179 del mismo cuerpo legal, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno Nº 2002-0297.

Actor: CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA. Asunto: “Adopción y definición del Formato Único de Manifiesto de Carga – Transporte Internacional de Mercancía por Carretera de la Comunidad Andina”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil ocho. 1. Las partes. Demandante: CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA.

VISTOS: El Oficio Nº 1029, de 04 de junio del 2007, a través del cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1 y 167 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el expediente interno Nº 2002-0297.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 05 de marzo del 2008. Demandada: MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2.

Hechos. El demandante CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA, obrando en su propio nombre como ciudadano, solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 002499, de 22 de febrero de 2002 y Nº 005457, de 26 de abril de 2002, respectivamente, expedidas por el Ministerio de Transporte de la República de Colombia, sobre el establecimiento de la ficha técnica para el Formato Único del Manifiesto de Carga y su anexo sobre mecanismo para su elaboración, distribución y control.

GACETA OFICIAL 14/07/2008 28.56 El Ministerio de Transporte expidió las Resoluciones Nº 002499 y Nº 005457 invocando sus facultades legales “y en especial las conferidas por los Decretos Nº 101, del 2000 y Nº 173, del 2001”. De manera específica señaló “que el Decreto Nº 173, del 2001, determina en su artículo 28 que el Ministerio de Transporte diseñará el Formato Único del Manifiesto de Carga y establecerá la ficha técnica para su elaboración, así como, los mecanismos de control”. unos procedimientos que exceden ese límite y harían tremendamente gravoso el ejercicio de la actividad del transporte internacional de mercancía por carretera.

De otro lado, el Ministerio de Transporte pretende trasladar a los particulares una función de control que es suya, ya que el procesamiento de la información estadística debe ser sistematizado por el organismo estatal y no por las empresas transportadoras de carga. El demandante CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA señala que, el artículo 8 de la Resolución Nº 002499, introduce requisitos y definiciones que vulneran, transgreden y exceden las disposiciones del Código de Comercio, sin que el Ministerio de Transporte tuviese competencia para ello, por lo que las Resoluciones Nº 002499 y Nº 005457 estarían viciadas de nulidad, ya que modifican la regulación contenida en la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al incluir el valor de flete y no el de mercancía. Asimismo, afirma que es inconveniente incluir en el MCI información relacionada con el seguro de transporte que, según el código de la materia, es privativo del contrato de transporte y no del MCI, convirtiendo dicho seguro en obligatorio cuando en realidad el Decreto Nº 173, del 2001 y el Código de Comercio contemplan lo contrario.

Por otro lado, el Ministerio Público manifestó que no se vislumbra ninguna transgresión constitucional o legal en cuanto a la expedición de los actos demandados; el Ministerio de Transporte actuó dentro de su órbita competencial, ya que se limita a establecer los lineamientos técnicos que debe contener un Manifiesto de Carga, tales como: los formatos del Manifiesto de Carga, sus características físicas, la forma como debe ser elaborado, la forma de su enumeración y el plazo dentro del cual las empresas están obligadas a remitirlos al Ministerio de Transporte.

Adicionalmente, el actor señala que el Ministerio de Transporte transgredió la Constitución Política de la República de Colombia, la Ley Nº 105, la Ley Nº 336, el Decreto Nº 101, el Decreto Nº 173, el Código de Comercio, el Estatuto Aduanero y los artículos 1 y 167 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que se introducen requisitos adicionales sin que el Ministerio de Transporte tuviese competencia para ello.

El actor señala que, el Ministerio de Transporte agrega exigencias respecto de diversos temas, tales como el contrato de seguro, el contrato de vinculación y los fletes, de manera que las empresas transportadoras de carga se verían abocadas a instalar unos equipos, un software y Por su parte, el artículo 167 de la Decisión 399 al señalar el contenido del MCI no incluye el valor del flete sino el precio de la mercancía, pues el primero debe constar en un documento privado, ya sea el contrato de transporte o la Carta de Porte Internacional.

Por otro lado, el demandado Ministerio de Transporte, señala que la inclusión de los institutos del contrato de seguro, del contrato de vinculación y de los fletes responde a un principio de eficacia respecto de los efectos inter partes que tales institutos en el contexto del transporte de carga podrían producirse, a tal punto que, el MCI se constituiría en un cuerpo sustitutivo de los mismos.

El formato del MCI no deja de ser más que la ficha técnica que requiere la Administración para los efectos de control, vigilancia, seguimiento y sistematización de la información.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de GACETA OFICIAL 14/07/2008 29.56 Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. trictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional.

Que, procede la interpretación prejudicial solicitada de los artículos 1 y 167 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, resulta necesaria la interpretación adicional, de oficio, de los artículos 2, 3, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 166, 167, 168 y 179 de la misma Decisión. CAPÍTULO III El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 399 “Artículo 1.- Para la aplicación de la presente Decisión y de las demás normas comunitarias que regulan el transporte internacional de mercancías por carretera entre países del Acuerdo de Cartagena, se entiende por: (…) Manifiesto de Carga Internacional (MCI), el documento de control aduanero que ampara las mercancías que se transportan internacionalmente por carretera, desde el lugar en donde son cargadas a bordo de un vehículo habilitado o unidad de carga hasta el lugar en donde se descargan para su entrega al destinatario.

(…) CAPÍTULO II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Artículo 2.- La presente Decisión establece las condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías por carretera entre los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, con el objeto de liberalizar su oferta. Artículo 3.- La oferta y la prestación del servicio de transporte internacional se sustentan en los siguientes principios fundamentales: libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no discriminación, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nación más favorecida.

Artículo 4.- Los Países Miembros acuerdan homologar las autorizaciones y los documentos de transporte y eliminar toda medida res- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 5.- El transporte internacional de mercancías por carretera que se efectúe entre Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, o en tránsito por sus territorios, se regirá por la presente Decisión y sus normas complementarias.

Asimismo, son aplicables estas normas cuando el vehículo habilitado y la unidad de carga sean transportados, durante un tramo determinado y sin que se efectúe la descarga de las mercancías, por otro medio de transporte, ya sea marítimo, fluvial, lacustre o terrestre, cuyo uso sea necesario para continuar con el transporte internacional. (…) Artículo 13.- Los Países Miembros, en sus respectivos territorios, conceden al transportista autorizado, a quien le hubieren otorgado Permiso de Prestación de Servicios, el derecho a ofertar y prestar el servicio de transporte internacional, así como a establecer oficinas o sucursales.

Artículo 14.- Los Países Miembros, en sus respectivos territorios, conceden libre tránsito a los vehículos habilitados y unidades de carga, debidamente registrados, para el transporte internacional. (…) Artículo 17.- Cada País Miembro que adopte alguna medida que incida en el transporte internacional, en lo referente a la circulación de vehículos habilitados y las unidades de carga, así como a la tripulación, la pondrá inmediatamente en conocimiento de los demás Países Miembros y de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Igual procedimiento debe cumplirse en los casos de firma, adhesión o ratificación de acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales suscritos con otro País Miembro o terceros países, o de denuncia de los mismos, relacionados con el transporte internacional de mercancías por carretera. GACETA OFICIAL CAPÍTULO IV DE LAS CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE Artículo 18.- Solamente el transportista que cuenta con las autorizaciones establecidas en la presente Decisión, podrá efectuar transporte internacional de mercancías por carretera.

Asimismo, dicho transportista en la prestación del servicio no podrá recibir tratamiento diferenciado en razón de su distinta conformación empresarial. 14/07/2008 30.56 na de partida para ser transportadas a otra de destino ubicada en un País Miembro distinto. Dicho documento será emitido por el transportista autorizado y suscrito por éste y el funcionario responsable de la aduana de partida, y el mismo será presentado a las autoridades de aduana establecidas en los cruces de frontera y en la aduana de destino. El original del MCI acompañará al vehículo habilitado y a las mercancías hasta el lugar de destino de éstas.

Artículo 167.- El MCI deberá contener la siguiente información: (…) Artículo 22.- Toda mercancía que se transporte internacionalmente por carretera deberá estar amparada por una CPIC y un MCI. Tales documentos serán presentados ante las autoridades de aduana que deban intervenir en el control de la operación, para su trámite respectivo, pudiendo hacerlo antes de la llegada del vehículo habilitado con las mercancías.

Cuando esté sujeta al régimen de tránsito aduanero internacional, dicha mercancía deberá estar amparada con una DTAI. Artículo 23.- Los documentos señalados en el artículo anterior, serán emitidos por el transportista autorizado únicamente para las operaciones de transporte internacional que él efectúe. El transportista que sólo cuenta con Certificado de Idoneidad no podrá emitir tales documentos hasta tanto obtenga el Permiso de Prestación de Servicios que le permita realizar el transporte, y haya cumplido con las demás condiciones señaladas en la presente Decisión. (…) Sección Segunda Del Manifiesto de Carga Internacional Artículo 166.- El MCI es el documento aduanero que acredita que las mercancías manifestadas han sido despachadas por una adua- a) Denominación o razón social y dirección del transportista autorizado; b) Número del Certificado de Idoneidad y los números de los Permisos de Prestación de Servicios por cuyos Países Miembros se realiza el transporte; c) Nombre del conductor o conductores, así como la nacionalidad, número de los documentos de identidad, licencia de conducir y Libreta de Tripulante Terrestre; d) Identificación del vehículo habilitado (camión o tracto-camión) y de la unidad de carga (remolque o semi-remolque), debidamente registrados; e) Lugar y país de carga y descarga; f) Naturaleza de la carga, indicando si es de carácter peligrosa y, particularmente, si se trata de sustancias químicas o precursoras. g) Número de las CPIC; h) Descripción de las mercancías, cantidad de bultos, clase y marca de los mismos; i) Número de identificación del contenedor y de los precintos aduaneros; j) Peso bruto en kilogramos o volumen en metros cúbicos y, cuando corresponda, su cantidad expresada en otra unidad de medida; k) Precio de las mercancías; l) Aduanas de partida, de cruce de frontera y de destino; m)Fecha de emisión; n) Firma del transportista autorizado o de su representante; y, o) Firma y sello de la autoridad que interviene en la aduana de partida.

GACETA OFICIAL Artículo 168.- Cuando un vehículo habilitado tenga que trasladarse sin mercancías a un País Miembro para iniciar o continuar un transporte internacional, o retorne a su país de origen luego de haberlo concluido, estará dispensado de presentar el MCI. (…) Artículo 179.- Todo vehículo habilitado o unidad de carga que se encuentre efectuando transporte internacional, deberá portar uno o más MCI.

La relación de la CPIC deberá constar en el respectivo MCI. En una operación de transporte internacional, el transportista autorizado podrá transportar mercancías embarcadas en diferentes aduanas de partida, las que podrán ser desembarcadas en distintas aduanas de destino. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 14/07/2008 31.56 Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002). Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. GACETA OFICIAL En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Principio de complementación indispensable El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente deroga- 14/07/2008 32.56 da, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 1

2. LA LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA EN EL TERRITORIO COMUNITARIO. La supresión de los aranceles en el comercio intracomunitario no es suficiente para alcanzar un mercado único, espacio donde la circulación de mercancías, servicios, personas y capitales debe efectuarse libremente y sin obstáculos de ninguna naturaleza, de tal manera que los intercambios y movimientos de los factores de producción al interior de la Comunidad se asemejen, en la medida de lo posible, a la que existe en los territorios de los Países Miembros.

Conjuntamente con la liberalización de los factores de producción, la conformación del mercado común requiere una política exterior única, así como, políticas comunitarias comerciales, sociales, de desarrollo fronterizo y de integración física, que permitan una cohesión gradual de los mercados y territorios nacionales, con miras a alcanzar un desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros.

En el campo de los servicios, el artículo 47 del Acuerdo de Cartagena establece como una competencia de la Comunidad el desarrollo de proyectos de cooperación, para cuyo efecto atribuye a la Comisión la facultad de adoptar programas en áreas seleccionadas del sector servicios, definiéndose para cada caso los mecanismos e instrumentos a ser aplicados.

Aparte de la progresiva liberalización de servicios que se ha efectuado en materia de transporte, telecomunicaciones y turismo, el ordenamiento jurídico comunitario cuenta en la actualidad con un “Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina”, aprobado el 11 de junio de 1998, mediante Decisión 439 de la Comisión, cuerpo legal que tiene por finalidad la creación del Mercado Común Andino de Servicios, sobre la base del principio de igualdad de trato y no discriminación por nacionalidad, apli1 Proceso 121-IP-2004, marca FRUCOLAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, citando al Proceso 02-IP-96, marca: MARTA., publicado en la Gaceta Oficial Nº 257, de 14 de abril de 1997.

GACETA OFICIAL cables a todos los sectores de servicios, en los distintos modos de suministro. El Acuerdo constitutivo de la Comunidad Andina, en su artículo 116, establece que los Países Miembros desarrollarán una acción conjunta para lograr un mejor aprovechamiento del espacio físico, fortalecer la infraestructura y los servicios necesarios para el avance del proceso de integración económica de la Subregión. Esta acción se ejercerá —agrega el referido artículo— principalmente en los campos de la energía, los transportes y las comunicaciones, y comprenderá las medidas necesarias a fin de facilitar el tráfico fronterizo entre los Países Miembros.

El 17 de enero de 1997, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 399 (sustitutiva de la Decisión 257) sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, con la consideración de que este servicio constituye uno de los instrumentos de ayuda eficaz para la consolidación del espacio económico subregional, a través del apoyo determinante que brinda al intercambio comercial.

En efecto, la liberalización de los servicios de transporte de mercancías al interior de la Comunidad se encuentra estrechamente conectada con la primera fase de la integración andina: «la zona de libre comercio», en razón de que las restricciones al servicio de transporte pueden afectar el principio de la libre circulación de mercancías y el Programa de Liberación que consagra el Acuerdo de Cartagena.

A fin de liberalizar la oferta y la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías por carretera, la Decisión 399 consagra el compromiso de los Países Miembros de homologar las autorizaciones y documentos de transporte y eliminar toda medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional, de manera que mantengan plena vigencia los principios fundamentales de libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia y nación más favorecida, expresamente establecidos en el artículo 3 2. 2 Proceso Nº 46-AI-99: Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela, al adoptar ésta una serie de medidas aplicables al Transporte Internacional de Mercancías por Carretera. 14/07/2008 33.56

3. DE LAS AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS PARA EFECTUAR EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, COMO CONDICIONES DEL TRANSPORTE. La Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que reemplazó a la Decisión 257, establece las condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías por carretera entre los Países Miembros de la Comunidad Andina, con el objeto de liberalizar su oferta y se sustenta en los principios fundamentales de: libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no discriminación, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nación más favorecida.

Los Países Miembros acordaron, por medio de dicha Decisión, homologar las autorizaciones y los documentos de transporte y eliminar toda medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional, dado que el transporte internacional de mercancías por carretera constituye uno de los instrumentos de ayuda eficaz para la consolidación del espacio económico subregional y el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, es necesario para la aplicación de esta Decisión que el transporte internacional de mercancías por carretera se efectúe de uno de los siguientes modos: (1) entre Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, o en tránsito por sus territorios; (2) cuando el vehículo habilitado y la unidad de carga sean transportados, durante un tramo determinado y sin que se efectúe la descarga de las mercancías, por otro medio de transporte, ya sea marítimo, fluvial, lacustre o terrestre, cuyo uso sea necesario para continuar con el transporte internacional.

(3) cuando la tripulación, con los vehículos habilitados y unidades de carga, contenedores y tanques, se trasladen sin mercancías de un País Miembro a otro para iniciar o continuar una operación de transporte internacional, o retornen a su país de origen, luego de haberla concluido. Específicamente, en cuanto al transporte internacional por carretera, la norma establece que GACETA OFICIAL 14/07/2008 34.56 de Porte Internacional por Carretera (CPIC) 4 y un Manifiesto de Carga Internacional (MCI) 5, que deberán ser presentados ante las autoridades de aduana que deban intervenir en el control de la operación, para su trámite respectivo, pudiendo hacerlo antes de la llegada del vehículo habilitado con las mercancías.

Cuando esté sujeta al régimen de tránsito aduanero internacional, dicha mercancía deberá estar amparada con una Declaración de Tránsito Aduanero Internacional. Todos estos documentos serán emitidos por el transportista autorizado únicamente para las operaciones de transporte internacional que él efectúe. la aplicación de esta Decisión está supeditada a que el transporte se efectúe en uno de los siguientes tráficos: a) Entre dos Países Miembros limítrofes; b) Entre dos Países Miembros, con tránsito por uno o más Países Miembros; c) Desde un País Miembro hacia un tercer país, con tránsito por uno o más Países Miembros distintos del país donde se inicia el transporte; d) Desde un tercer país hacia un País Miembro, con tránsito por uno o más Países Miembros distintos del país donde termina el transporte; y, e) En tránsito a través de dos o más Países Miembros desde y hacia terceros países.

Sin embargo, en los tres últimos supuestos, la norma andina será aplicable sólo durante el recorrido por los Países Miembros. Por otro lado, es menester señalar que, las condiciones del servicio de transporte internacional se pueden resumir en las siguientes 3: a). Tal como lo establece el artículo 18, solamente el transportista que cuenta con las autorizaciones establecidas en la presente Decisión, podrá efectuar transporte internacional de mercancías por carretera, dentro de las que se encuentran el Certificado de Idoneidad, el Permiso de Prestación de Servicios y el Certificado de Habilitación para cada uno de los camiones o tracto-camiones, los cuales deberán estar registrados conjuntamente con las unidades de carga a utilizar, que conforman su flota. b).

En cuanto a la mercancía a transportar, ésta deberá estar amparada por una Carta c). Respecto de la circulación de los vehículos habilitados y de las unidades de carga, ésta estará regulada por las disposiciones sobre tránsito de vehículos automotores, vigentes en los Países Miembros por cuyo territorio circulen. d). La póliza de seguro, requerida para la emisión del Certificado de Idoneidad, deberá presentarse a los respectivos organismos nacionales competentes, antes de iniciar la prestación del servicio.

Asimismo, el transportista autorizado no podrá realizar transporte internacional cuando la póliza de seguro de responsabilidad civil se encuentre vencida.

4. EL MANIFIESTO DE CARGA INTERNACIONAL (MCI). Toda mercancía que se transporte internacionalmente por carretera deberá estar amparada por una Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC) y un Manifiesto de Carga Internacional (MCI). Tales documentos serán presentados ante las autoridades de aduana que deban intervenir en el control de la operación, para su trámite respectivo, pudiendo hacerlo antes de la 4 3 Proceso 156-IP-2007: Interpretación Prejudicial de los artículos 148 y 156 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 18, 19, 75, 76, 91, 92, 101, 102, 108, 140, 145 y 147 de la misma Decisión, solicitada por la Primera Sala de lo Civil de la H. Corte Superior de Quito, República del Ecuador, en el Proceso Interno N° 560-06-RM.

Actor: COLONIAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Asunto: “Transporte internacional de carga por carretera”. 5 Documento que prueba que el transportista autorizado ha tomado las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado a transportarlas y entregarlas de conformidad con las condiciones establecidas en ella o en el contrato correspondiente.

Documento de control aduanero que ampara las mercancías que se transportan internacionalmente por carretera, desde el lugar en donde son cargadas a bordo de un vehículo habilitado o unidad de carga hasta el lugar en donde se descargan para su entrega al destinatario. GACETA OFICIAL 14/07/2008 35.56 llegada del vehículo habilitado con las mercancías. tos de identidad, licencia de conducir y Libreta de Tripulante Terrestre;

Dichos documentos serán emitidos por el transportista autorizado únicamente para las operaciones de transporte internacional que él efectúe. El transportista que sólo cuenta con Certificado de Idoneidad no podrá emitir tales documentos hasta tanto obtenga el Permiso de Prestación de Servicios que le permita realizar el transporte, y haya cumplido con las demás condiciones señaladas en la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. d) Identificación del vehículo habilitado (camión o tracto-camión) y de la unidad de carga (remolque o semi-remolque), debidamente registrados;

Respecto al Manifiesto de Carga Internacional (MCI) podemos decir que, se trata de un documento obligatorio que proporciona una especificación general del cargamento, expresando y especificando los datos comerciales de las mercancías, y que debe ser entregado en la aduana antes de proceder a la descarga. Es así que, el MCI sirve principalmente como instrumento de trabajo, orientación y consulta para el adecuado control del ingreso, salida y destilación de las mercancías en el territorio. g) Número de las CPIC;

La Decisión 399 señala que, el MCI es el documento aduanero que acredita que las mercancías manifestadas han sido despachadas por una aduana de partida para ser transportadas a otra de destino ubicada en un País Miembro distinto. Dicho documento será emitido por el transportista autorizado y suscrito por éste y el funcionario responsable de la aduana de partida, y el mismo será presentado a las autoridades de aduana establecidas en los cruces de frontera y en la aduana de destino. El original del MCI acompañará al vehículo habilitado y a las mercancías hasta el lugar de destino de éstas.

Asimismo, es relevante señalar que, la Decisión 399 exige tan sólo los siguientes datos en el MCI, siendo ello, una lista numerus clausus: a) Denominación o razón social y dirección del transportista autorizado; b) Número del Certificado de Idoneidad y los números de los Permisos de Prestación de Servicios por cuyos Países Miembros se realiza el transporte; c) Nombre del conductor o conductores, así como la nacionalidad, número de los documen- e) Lugar y país de carga y descarga; f) Naturaleza de la carga, indicando si es de carácter peligrosa y, particularmente, si se trata de sustancias químicas o precursoras. h) Descripción de las mercancías, cantidad de bultos, clase y marca de los mismos; i) Número de identificación del contenedor y de los precintos aduaneros; j) Peso bruto en kilogramos o volumen en metros cúbicos y, cuando corresponda, su cantidad expresada en otra unidad de medida; k) Precio de las mercancías; l) Aduanas de partida, de cruce de frontera y de destino; m)Fecha de emisión; n) Firma del transportista autorizado o de su representante; y, o) Firma y sello de la autoridad que interviene en la aduana de partida.

Cabe agregar que, cuando un vehículo habilitado tenga que trasladarse sin mercancías a un País Miembro para iniciar o continuar un transporte internacional, o retorne a su país de origen luego de haberlo concluido, estará dispensado de presentar el MCI. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el pri- GACETA OFICIAL 14/07/2008 36.56 mero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma que sea contraria al Derecho Comunitario Andino. Ello no obstante, las autoridades nacionales de los Países Miembros pueden regular, a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera no comprendidos en la norma comunitaria andina, pero ello no podrá ser ejercido de modo tal que signifique introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

SEGUNDO: La Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece las condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías por carretera entre los Países Miembros de la Comunidad Andina, con el objeto de liberalizar su oferta sustentada en los principios fundamentales de: libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no discriminación, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nación más favorecida.

TERCERO: Solamente el transportista que cuenta con las autorizaciones establecidas en la presente Decisión, podrá efectuar transporte internacional de mercancías por carretera, dentro de las que se encuentran el Certificado de Idoneidad, el Permiso de Prestación de Servicios y el Certificado de Habilitación. En cuanto a la mercancía a transportar, ésta deberá estar amparada por una Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC) 6 y un Manifiesto de Carga Internacional (MCI).7, que deberán ser presentados ante las autoridades de aduana que intervendrán en el control de la operación, para su trámite respectivo, pudiendo hacerlo antes de la llegada del vehículo habilitado con las mercancías.

Cuando esté sujeta al régimen de tránsito aduanero internacional, dicha mercancía deberá estar amparada con una Declaración de Tránsito Aduanero Internacional.

CUARTO: El MCI es el documento aduanero que acredita que las mercancías manifestadas han sido despachadas por una aduana de partida para ser transportadas a otra de destino ubicada en un País Miembro distinto. Dicho documento será emitido por el transportista autorizado y suscrito por éste y el funcionario responsable de la aduana de partida, y el mismo será presentado a las autoridades de aduana establecidas en los cruces de frontera y en la aduana de destino. El original del MCI acompañará al vehículo habilitado y a las mercancías hasta el lugar de destino de éstas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. 6 7 Documento que prueba que el transportista autorizado ha tomado las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado a transportarlas y entregarlas de conformidad con las condiciones establecidas en ella o en el contrato correspondiente.

Documento de control aduanero que ampara las mercancías que se transportan internacionalmente por carretera, desde el lugar en donde son cargadas a bordo de un vehículo habilitado o unidad de carga hasta el lugar en donde se descargan para su entrega al destinatario. GACETA OFICIAL 14/07/2008 37.56 Carlos Villarroel Ferrer MAGISTRADO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 018-IP-2008 Interpretación prejudicial, de los artículos 51, 52, 57, 238, 239 y 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud a lo solicitado por el Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo, Circuito Judicial de Bogotá Sección Tercera de la República de Colombia, e interpretación de oficio del artículo 56 de la misma Decisión. Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO.

Proceso Interno Nº 2007-0176 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, recibida en este Tribunal el 11 de diciembre de 2007, con su respectivo anexo contentivo de piezas procesales; por la cual, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera de la República de Colombia, requirió a este Órgano Jurisdiccional que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 51, 52, 57, 238, 239, 240 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-0176, iniciado por GUSTAVO DÁVILA CAMARGO, que solicita se declare a La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional de Colombia responsable administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, oca- sionados a la sociedad INTERMAN S.A. y a su persona, por haber infringido sus derechos sobre las patentes de invención 343791, 342710 y 388909.

Y por la omisión de la exigencia y verificación de licencia en los procesos contractuales para la adquisición de productos de dotación elaborados a partir de procedimientos protegidos por las patentes mencionadas. El auto de 12 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO.

Demandada: LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. GACETA OFICIAL b) Fundamentos jurídicos de la demanda En la demanda de Acción de Reparación Directa interpuesta por Gustavo Dávila Camargo, el actor manifiesta que en el año 1983 fundó la empresa INTERMAN S.A. “sociedad dedicada a actividades económicas directamente relacionadas con la fabricación y comercialización de prendas plásticas e impermeables de dotación para seguridad e identificación de las fuerzas armadas y de policía y en general, de cualquier tipo de entidad, pública o privada.” Expresa de igual forma que debido a los problemas técnicos que se presentaban en el arte de la fabricación del tipo de prendas producidas por INTERMAN S.A., el señor Gustavo Dávila Camargo desarrolló tres procedimientos que permitían solucionarlos “para los cuales solicitó las respectivas patentes de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, en su calidad de inventor y representante legal de INTERMAN S.A. (…) El 11 de abril de 1996, la SIC mediante Resolución 621, dictada dentro del expediente administrativo número 343791, (…) resolvió otorgar el privilegio de patente a la invención titulada ‘MEJORAMIENTO EN LA FABRICACIÓN DE PRENDAS DE NATURALEZA PLÁSTICA Y PRODUCTOS OBTENIDOS´ (…).

De la misma forma, también el 11 de abril de 1996, la SIC, mediante resolución Nº 645, dictada dentro del expediente administrativo número 342710, (…) resolvió otorgar el privilegio de patente a la invención titulada ‘PROCESO DE ENSAMBLE DE PRENDAS MEDIANTE TIRO DE REFUERZO POR TERMOCOSTURA’ (…). Por último, el 19 de marzo de 1998, la SIC, mediante resolución 589 resolvió otorgar la patente titulada ‘SISTEMA DE IMPRESIÓN DE SEGURIDAD PARA IDENTIFICACIÓN PLENA DE PRENDAS SINTÉTICAS’”.

El demandante también menciona que “las fuerzas armadas y de policía empezaron a requerir prendas elaboradas bajo los procedimientos inventados por el señor Dávila, producidos y distribuidos por INTERMAN, por las ventajas de visibilidad y durabilidad de los productos terminados, específicamente chalecos reflectivos, brazaletes, impermeables, polainas y puestos de control, entre otros.

(…). Así, los competidores y oferentes en los procesos de contratación se dedicaron a implementar estos procedimientos protegidos, a fin de satisfacer las condiciones técnicas exigidas por el respectivo ente 14/07/2008 38.56 público. No obstante ninguno de ellos procuró la celebración de un contrato de licencia para la legítima implementación de los procedimientos protegidos, dentro de sus procesos de fabricación”.

Alega de igual forma que “En todo este tiempo se hizo clara advertencia al Estado sobre la existencia de la exclusividad que derivaban las patentes sobre los procedimientos, sin que la misma tuviera efecto alguno sobre los procesos de contratación, dentro de los cuales siguieron siendo adjudicatarios aquellos que elaboraban las prendas con violación de los procedimientos patentados.

(…) La conducta omisiva por parte del Estado en la exigencia de la licencia al contratar la adquisición de sus prendas de dotación, cohonestó (sic) la violación de los derechos exclusivos que le asistían a INTERMAN S.A. (sic) para explotar en forma exclusiva sus patentes de invención. Adicionalmente, generó que el Estado (sic) directamente incurriera en violación de derechos de patente, al uniformar a sus efectivos de fuerza pública con las prendas adquiridas y obtenidas a partir de la infracción”.

El demandante hace una breve relación de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de igual forma cita jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina referida a patentes; argumentando en consecuencia que “El derecho que otorga una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, permite que su titular pueda impedir que un tercero lleve a cabo los actos de infracción señalados (…), también constituye infracción del derecho de patente sobre un procedimiento, el uso de productos directamente obtenidos a partir del procedimiento protegido” La demanda pone de manifiesto que la sociedad INTERMAN S.A., con la facultad legal contenida en el Art. 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “pretendió ejercer sus derechos acudiendo ante las distintas autoridades para advertir de la inminencia y materialización de infracciones en contra de los derechos que le habían sido legalmente conferidos por la (…) SIC.

No obstante (…) las autoridades encargadas no quisieron dar respuesta alguna, y en otros, (sic) simplemente se declararon incompetentes para adoptar medidas. (…) Con esta conducta, el Estado negó arbitrariamente a INTERMAN S.A., la posibilidad de acudir efec- GACETA OFICIAL tivamente ante la autoridad para detener a los infractores y consecuentemente incurrió en la violación del ordenamiento jurídico andino del cual provenía la facultad que se pretendía ejercitar.

(…) Adicionalmente, esta conducta omisiva genera un incumplimiento del deber del Estado colombiano de garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual” c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda En la contestación a la demanda y con referencia a los hechos expuestos por el actor, se expresa “Vale la pena aclarar que los hechos narrados por el demandante solo quedan en el campo de la especulación, pues no existe prueba de sus aseveraciones (…).

Por el contrario, conforme a los documentos aportados por la parte actora se observa la existencia de pruebas a favor de la demandada, como las respuestas a los derechos de petición, en los que la policía nacional (…) opto por la inclusión en sus procesos de contratación el acatamiento, respeto y aplicación de las normas vigentes sobre protección a la propiedad industrial e intelectual” Continúa con su argumento, mencionando que la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, de ninguna manera pueden “promover una práctica monopolística contradiciendo de manera flagrante el principio constitucional de libre competencia económica (…) sino que debe velar por adquirir un excelente producto (…) respetando el Estatuto de Contratación Estatal que nos rige” Con relación a los perjuicios demandados alega que “Quien afirma que su demandado (sic) le ha inferido daño por su dolo o culpa, esta obligado si quiere que se repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que la constituyen y su cuantía. El perjuicio en consecuencia, debe demostrarse como un hecho efectivo, ya que una mera conjetura no basta para fundamentar legalmente una sentencia”. 14/07/2008 39.56 parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Juez Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 51, 52, 56, 57, 238, 239 y 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o GACETA OFICIAL ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

(…) Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida.

La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.

En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida. (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su dere- 14/07/2008 40.56 cho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de co titularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos GACETA OFICIAL del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales. 1. Del alcance de la protección conferida por una patente La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, reconoce en su artículo 14 que los Países Miembros podrán otorgar patentes de producto o de procedimiento, siempre y cuando sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

La principal distinción entre ambas, es su ámbito de protección, como en el presente caso, se discute sobre patentes de procedimiento, este Tribunal analizará solamente el alcance de la protección conferida por aquella. En las patentes de procedimiento, las reivindicaciones a las que hace referencia el artículo 51 de la norma comunitaria en examen, deben consistir en la descripción de actos, conductas o hechos, que conjuntamente, constituyan el procedimiento utilizable para lograr un fin o resultado determinado, es decir los aspectos dinámicos de la invención, limitándolos a través de la descripción de una acción o función; sin embargo cabe mencionar que a pesar de que es posible describir e individualizar ciertos instrumentos o herramientas que participan en la operación, sólo se protegerá la acción o función reivindicada y no así la composición, estructura o construcción de los medios o instrumentos empleados a tal fin.

Debe tomarse en cuenta que el procedimiento susceptible de protección se caracteriza por su forma, su aplicación y su función, por lo que puede contener elementos materiales, como los instrumentos o maquinas utilizados; así como elementos inmateriales, que en opinión de la doctrina se constituyen como el procedimiento propiamente dicho y es la habilidad y el conocimiento sobre la utilización o manejo de los instrumentos, la combinación de materiales, etc.

La doctrina encuentra otra diferencia, cuando Carmen Salvador Jovaní expresa que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio “(…) las reivindicaciones que 14/07/2008 41.56 recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 2. Los derechos que confiere la patente a su titular El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente. De lo precedentemente expuesto e interpretando la norma, contrario sensu, podemos afirmar que el titular de la patente puede exclusivamente utilizar el procedimiento reivindicado, y consecuentemente fabricar un determinado producto, ofertarlo, venderlo o importarlo para alguno de estos fines.

Es preciso señalar que el derecho de patente, “ius prohibendi”, tiene su origen en un acto expreso, ejecutado por una autoridad estatal competente, sin embargo el derecho de explotar la invención patentada, como manifestación de la libertad de industria y comercio, es anterior a éste, puesto que un inventor que no solicita patente alguna o que prefiere mantener su invención en forma de tecnología confidencial, no tiene ningún obstáculo jurídico para llevar adelante la explotación de la invención, salvo las disposiciones legales de orden público vigentes en un determinado Estado, referidas a licencias o autorizaciones particulares relacionadas con el producto o procedimiento patentado, por ejem- GACETA OFICIAL plo las disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad industrial, entre otras.

Cabe mencionar que los derechos conferidos por la patente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 de la Decisión objeto de interpretación, tienen una duración máxima de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro Finalmente y siguiendo el criterio de Guillermo Cabanellas podemos distinguir tres tipos de infracciones a los derechos emergentes de la patente: “las directas, que son aquellas cometidas por quien usa o vende la invención patentada, sin permiso de su titular.

Las indirectas que se configuran cuando una persona induce a otra a usar o vender ilícitamente la invención y las infracciones contributivas, son las que tienen lugar cuando una persona vende o suministra un elemento al infractor principal, siendo que tal elemento tiene como único o principal uso posible, su empleo en el contexto de la invención patentada”.

(Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de Invención. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001 p. 475). Requisitos para la transferencia de una patente y licencias que puede conceder el titular El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa.

Disponiendo además que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la oficina nacional competente. En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, una obra o un procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente. 14/07/2008 42.56 Los bienes inmateriales presentan determinadas características, que los diferencia de los bienes materiales, una de ellas es que pueden ser de propiedad plena y simultánea de varias personas, por ejemplo en el caso de los secretos industriales, aspecto que se diferencia de las formas de copropiedad referidas a bienes corporales, de igual forma, los bienes inmateriales, pueden ser disfrutados materialmente por varias personas.

De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, así mismo sus derechohabientes gozan de un derecho expectaticio sobre estos bienes inmateriales, debe considerarse al respecto la previsión contenida en el artículo 50 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesión de licencias de explotación, actos previstos en el artículo 57 de la norma comunitaria en examen.

Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos, naturalmente gozarán de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su registro. Finalmente debemos mencionar que el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…) generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede poste- GACETA OFICIAL riormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”. (Proceso 43-IP2001, publicado en la G.O.A.C Nº 176, de 18 de septiembre de 2001, Patente: Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada).

Derechos del titular de un derecho de patente, para entablar una acción por infracción a su derecho y para la reparación de daños y perjuicios Con relación a la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007 de 21 de marzo de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1513 de 27 de junio del mismo año, lo siguiente: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. Con referencia a la disposición contenida en el artículo 239 de la Decisión 486 de la Comisión 14/07/2008 43.56 de la Comunidad Andina, cabe destacar que es una norma complementaria del artículo 238, analizado precedentemente, puesto que como expresó este Tribunal “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Es necesario dejar claramente establecido lo siguiente: mencionamos en líneas precedentes que el “ius prohibendi” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente se puede considerar que una explotación no autorizada del producto o procedimiento reivindicado, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el artículo 238 de la decisión objeto de interpretación; sin embargo la norma comunitaria a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su artículo 239, que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente, estará limitado en su alcance por los términos de la GACETA OFICIAL reivindicación protegida y será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado.

Por otra parte, la disposición contenida en el artículo 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece con claridad que la carga de la prueba en un proceso sobre infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, le corresponde al demandado y se presume, salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando la novedad del producto obtenido es manifiestamente novedosa y en la circunstancia de que a pesar de los esfuerzos del demandante por acreditar que procedimiento fue utilizado al momento de elaborar el producto final, no sea posible identificarlo y exista una posibilidad sustancial de que el producto idéntico fue fabricado por el procedimiento patentado.

El Tribunal aclara que la acción que se pueda iniciar se refiere únicamente a daños y perjuicios y no así a posibles procedimientos penales. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Las patentes de procedimiento, protegen particularmente todos los actos, conductas o hechos, que de manera sistemática e interdependiente constituyan un procedimiento nuevo, con un claro nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial, y que tenga como objetivo lograr un fin o resultado determinado, tomando en cuenta los elementos materiales e inmateriales que lo conforman.

SEGUNDO. - El inventor de un producto o procedimiento goza del derecho de utilización y explotación de su invención, sin necesidad de formalidad alguna; sin embargo para obtener la exclusividad de este derecho y el consiguiente “ius prohibendi” frente a terceros, es necesario que una autoridad nacional competente conceda la patente de invención, a través de un acto expreso, a partir del cual el titular de la patente 14/07/2008 44.56 podrá ejercer la exclusividad y la facultad de oposición y exclusión. TERCERO.- El titular de una patente y de los derechos que esta conlleva, considerados como bienes inmateriales, podrá transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos derechos exclusivos, observando las normas de orden público y las inherentes a la naturaleza intrínseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este acto surta efectos frente a terceros, es necesario su registro en la oficina nacional competente.

CUARTO. - El titular de una patente tiene la facultad de iniciar una acción legal, en virtud del principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial conferido por la patente, que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente, contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho, que ejecute actos que la hagan inminente o que cause un daño o perjuicio al titular una vez solicitada la patente y antes de ser concedida.

QUINTO. - En los procesos sobre infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, la carga de la prueba le corresponde al demandado y se presume, salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA GACETA OFICIAL 14/07/2008 45.56 Carlos Jaime Villarroel MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 024-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 224 de la misma Decisión. Signo: CNH.

Actor: CHAID NEME HERMANOS S.A. Proceso interno Nº 2003-00015. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, relativa a los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00015;

El auto de 3 de abril de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: CHAID NEME HERMANOS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero Interesado: FIRMA CNH GLOBAL N.V. b) Hechos El 30 de mayo de 2001, la Sociedad CNH GLOBAL N.V., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto CNH para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional, la cual se tramitó en el expediente 01-42985. Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. formuló oposición al registro sobre la base de su marca NH que distingue, también, productos de la Clase 12.

El 21 de mayo de 2002, mediante Resolución Nº 15363 la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición interpuesta y negó el registro solicitado; contra esta Resolución la Sociedad CNH GLOBAL N.V., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 28539 de 30 de agosto de 2002, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 32916 de 16 de octubre de 2002, revocó la Resolución Nº 15363 y concedió el registro de la marca mixta CNH a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V. El 31 de mayo de 2001, la Sociedad CNH GLOBAL N.V., solicitó el registro como marca del GACETA OFICIAL signo nominativo CNH para distinguir productos de la Clase 12, solicitud que se tramitó en el expediente 01-43068; de igual forma una vez que se publicó esta segunda solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. formuló oposición al registro del signo CNH, sobre la base de su marca NH que distingue productos de la Clase 12.

Mediante Resolución Nº 20394 de 27 de junio de 2002, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución, la Sociedad CNH GLOBAL N.V. presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 28400 de 30 de agosto de 2002, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 32917 de 16 de octubre de 2002, revocó la Resolución Nº 20394 y concedió el registro de la marca CNH a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V. La Sociedad CNH GLOBAL N.V., el mismo 31 de mayo de 2001, solicitó el registro como marca del signo nominativo CNH para distinguir productos de la Clase 7, solicitud que fue tramitada en el expediente 01-43072; una vez publicada esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. formuló oposición al registro del signo CNH, sobre la base de su marca NH que distingue productos de la Clase 12.

La División de Signos Distintivos por medio de la Resolución Nº 20409 de 27 de junio de 2002, declaró fundada la oposición y negó el registro solicitado. Contra esta Resolución, la Sociedad CNH GLOBAL N.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 32088 de 30 de septiembre de 2002, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 39025 de 29 de noviembre de 2002, revocó la Resolución Nº 20409 y concedió el registro de la marca CNH a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V. Finalmente, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el 10 de febrero de 2004, la cual es conocida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 14/07/2008 46.56 c) Fundamentos jurídicos de la demanda por parte de CHAID NEME HERMANOS S.A. En la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, el actor manifiesta que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, “por cuanto la marca CNH, solicitada por la sociedad CNH GLOBAL N.V., no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…) Debido a la evidente similitud entre la marca (sic) solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A., podemos concluir que la marca CNH, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de las clases 7 y 12 de la clasificación de marcas.

(…) La marca (sic) solicitada para registro CNH, es confundible con la marca NH, de propiedad de la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A.”. Alega de igual forma que, cuando se tiene que confrontar marcas nominativas y marcas mixtas, “se debe encontrar cuál es la dimensión más característica del signo para proceder a realizar la comparación.”; expresa también que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la confusión puede presentarse en los aspectos gráfico, fonético o conceptual.

“En este caso la marca (sic) solicitada para registro se compone de tres letras, que no contienen ningún tipo de grafía particular, dichas letras reproducen las dos letras que componen la marca de propiedad de la sociedad demandante, razón por la cual la posibilidad de confusión para el consumidor, no ofrece ninguna duda”. Por otra parte y con relación a la posible confusión fonética, el demandante arguye que “La audición de cada una de las marcas en conflicto es la siguiente: Marca CNH. ‘Ceneache’ Marca NH ‘Eneache’.

En consecuencia podemos concluir la práctica identidad fonética de los signos, específicamente existe similitud en los siguientes puntos: Longitud de los signos, ubicación de las vocales, tonicidad de las palabras y terminación de las palabras”. El actor prosigue su argumento, manifestando que “La sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. identifica sus productos con la marca NH, desde el año 1993, fecha en la cual solicitó el registro de dicha marca.

En consecuencia el GACETA OFICIAL 14/07/2008 47.56 consumidor al encontrarse con productos marcados con el signo CNH, pensará que se trata de una nueva modalidad de productos comercializados por la sociedad, (…) más aún teniendo en cuenta que la letra C, corresponde a la primera letra de su razón social”. marca solicitada se conforma de las letras CNH y la marca registrada de las letras NH, lo cual hacen que al pronunciarse y transcribirse generan una impresión diferente en el consumidor, (…) pues no tendría dificultad para diferenciar una marca de otra y su origen empresarial”.

Por último, la demanda refiere que “la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que concede el registro de la marca CNH, a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V.”. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte de CNH GLOBAL N.V. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En la contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio expresa que “De conformidad con las atribuciones legales otorgadas (…) el Jefe de la División de Signos Distintivos expidió legal y válidamente las resoluciones acusadas números 32916 de 16 de octubre de 2002, 32917 de 16 de octubre de 2002 y 39025 del 29 de noviembre de 2002 concediendo el registro de las marcas `CNH´ (mixta) clase 12, `CNH´ (nominativa) clase 12 y `CNH´ para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la nomenclatura vigente”.

Afirma de igual forma que de la revisión de los trámites administrativos se concluye que “La Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa”. La Superintendencia de Industria y Comercio afirma que “Del estudio de confundibilidad de las marcas en debate teniendo en cuenta la visión de conjunto y de manera sucesiva la totalidad de los elementos que las integran, no se presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que las hagan confundibles entre sí, pues si bien los signos en conflicto comparten algunas letras de las que se conforman, esta coincidencia no es determinante para efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitada (sic), habida cuenta que ésta (sic) posee elementos gráficos como es el diseño especial de letra que la hacen diferente frente a la marca registrada y generan en el consumidor una apreciación diferente.

De otra parte se tiene que la La empresa CNH GLOBAL N.V. en su respuesta a la demanda, alega en relación a los requisitos de registrabilidad de un signo como marca menciona que “el Artículo 134 de la Decisión 486 (…) modificó parcialmente los requisitos esenciales que debe reunir una marca para su registro, por cuanto se prescindió del requisito de la perceptibilidad y se mantuvieron los requisitos de la distintividad y el de la representación gráfica”.

Con referencia al requisito de representación gráfica, la demandada expresa que “es evidente que se cumple, ya que los signos CNH y CNH (mixta) están compuestos por una palabra y una etiqueta, los que son susceptibles de representarse materialmente”. Igualmente con relación al requisito de distintividad dice que, “los signos CNH y CNH (mixta) no se confunden con la marca registrada por la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A., específicamente NH (Mixta) para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza”.

Por otra parte y después de exponer detalles, sobre los antecedentes de las marcas CNH y CNH (mixta), que identifica la línea de negocios relacionada con la fabricación y distribución de equipos para agricultura y construcción, en el mercado andino y mundial, la demandada menciona que “el uso generalizado, ininterrumpido y público de las marcas CNH y CNH (Mixta), y su gran difusión (…) ha logrado que el grupo de consumidores o usuarios (…) las identifiquen o conozcan a primera vista.

(…) Es claro que no hay duda que las marcas CNH y CNH (Mixta) (…) son notoriamente conocidas de conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. En el mismo sentido considera que los consumidores no pueden confundir las marcas CNH y CNH (mixta) con la marca registrada NH (mix- GACETA OFICIAL ta), pudiendo coexistir ambas pacíficamente en el mercado, “dadas no solo sus diferencias visuales, ortográficas y fonéticas entre las marcas en conflicto, (…) sino igualmente porque se trata de marcas que comercializan diferentes productos en el mercado”.

Prosigue la respuesta a la demanda, refiriéndose a la confundibilidad entre las marcas CNH y CNH (mixta) y NH (mixta), particularmente la visual “AL realizar una visión general de las marcas es evidente que el consumidor retendría como factor gráfico en la marca CNH (mixta) su correspondiente diseño, dados su tamaño y colocación que no permite distinguir claramente las letras que lo componen, ya que está sobrepuesto sobre el mismo, y además porque las letras C y H llevan un color diferente al de la letra N, lo que determina que el consumidor final tomaría como factor de identificación la parte figurativa y no la nominativa, ya que es de más fácil percepción. No sucede lo mismo con la marca NH (mixta).

Ya que el consumidor fácilmente identifica la parte nominativa de la marca, en la medida en que las letras NH se encuentran en un tipo de letra o fuente que visualmente permite identificarla, y de allí que para el consumidor es más fácil distinguir la marca por su parte nominativa que por su parte gráfica. Así las cosas, (…) es evidente que no existiría confusión entre las marcas en conflicto”.

En relación al cotejo fonético que debe realizarse para determinar la posibilidad de confusión entre marcas, la demandada manifiesta que “la pronunciación de la marca (…) CNH (Mixta), sería CENEACHE; y la del demandante ENEACHE, lo que tratándose de marcas compuestas por tres letras o siglas otorga la distintividad necesaria desde el punto de vista auditivo, ya que la letra C que modifica al conjunto está dispuesta en su parte inicial y cambia completamente la pronunciación, máxime en este caso cuando se trata del cotejo de marcas compuestas por tres letras o siglas y que son de carácter débil”.

Continúa argumentando que en el presente caso “la marca CNH (Mixta), corresponde al nombre de la compañía ampliamente reconocida CNH GLOBAL N.V., que representa las siglas de las compañías CASE y NEW HOLLAND que se fusionaron para crear esta nueva compañía, y por otro lado, la marca NH es la sigla de del grupo económico NEME HERMANOS, consideramos que el consumidor identificaría plenamente el 14/07/2008 48.56 origen empresarial de cada una de las marcas, no existiendo confusión conceptual”.

En último término, afirma que “no existe identidad en la conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas en conflicto. El registro de la marca NH (Mixta) ampara todos los productos de la clase 12, cuales son: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, mientras que el registro de la marca CNH (nominativa) ampara: Maquinaria agrícola” en general.

“Por encontrarse entonces las marcas CNH (nominativa) y NH (Mixta), amparando productos diferentes, consideramos que no se cumple para este específico caso con el segundo presupuesto legal contemplado en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en vista a que las solicitudes de registro del signo CNH fueron presentadas en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se GACETA OFICIAL procede a la interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina y no se interpreta el artículo 278 de la citada Decisión 486 por no ser aplicable al presente caso;

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 14/07/2008 49.56 (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y los requisitos para su registro En vista de que en el proceso interno se discute si los signos objeto de la solicitudes de registro: CNH (mixto) para productos de la Clase 12, CNH (nominativo) para productos, también, de la Clase 12 y CNH (nominativo) para la Clase 7 cumplen los requisitos exigidos por la Decisión 486, este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si los signos CNH (mixto) y CNH (nominativo) cumplen con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran incursos dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

Marcas denominativas y mixtas Teniendo en cuenta que en el proceso interno se solicita el registro de un signo mixto y dos denominativos y que el signo que se opone es un signo mixto, el Tribunal considera necesario referirse a los signos denominativo y mixtos y a GACETA OFICIAL su comparación, por lo que, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (nominativo), emitida para la causa interna Nº 2004-0196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto o entre dos signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario En el proceso interno se discute la posible similitud entre los signos solicitados CNH (mixto) y CNH (nominativo) y la marca NH (mixta) y en consecuencia el posible riesgo de confusión entre dichos signos, por lo tanto el Tribunal de la Comunidad Andina, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo 14/07/2008 50.56 Contencioso Administrativo, Sección Primera, que al realizar el examen de registrabilidad, aplique al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002-00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas CNH y NH. 4.

Los signos distintivos notoriamente conocidos La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el GACETA OFICIAL plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 341). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctri- 14/07/2008 51.56 narios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). 5. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a esta- GACETA OFICIAL blecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 871, de 11 de diciembre de 2002, marca: GOODNITES). En la cita mencionada y para el caso objeto de la presente interpretación, todo lo relacionado con productos debe ser aplicada a servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sus- 14/07/2008 52.56 tituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si los signos CNH (mixto) y CNH (nominativo), cumplen con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos y denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida los signos CNH (mixto) y CNH (nominativo) son similares a la marca registrada NH (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y 14/07/2008 53.56 principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.

SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos diferetnes, el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00015, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA 14/07/2008 54.56 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/07/2008 55.56 GACETA OFICIAL 14/07/2008 56.56 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú