Gace1655 — Andean Community · Micelio Jurídico

Año XXV - Número 1655 Lima, 15 de setiembre de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 65-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 135 literal e) de la misma Decisión. Actor: Sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Marca: “SKIN SECRET” (mixta). Expediente Interno N° 2004-00195 Proceso 67-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de los artículos 1, 3, 5 y Anexo 1 de la citada Decisión 388 y del artículo 13 de la Decisión 330.

Actora: FLORYCAMPO. Caso: Impugnación de la Resolución Nº 917012007RREV000884 dictada por el Director General del Servicio de Rentas del Ecuador. Proceso interno Nº 25368-NP Proceso 81-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON. Marca: “CASINO”. Expediente Interno N° 2004-0213 PROCESO 65-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 135 literal e) de la misma Decisión. Actor: Sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Marca: “SKIN SECRET” (mixta) Expediente Interno N° 2004-00195. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil ocho. ministrativo, Sección Primera, con intervención de su Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisi- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiocho (28) de mayo de 2008. 15/09/2008 2.36

2. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo mixto “SKIN SECRET”. Se fundamentó en el registro de la marca “SECRET”, destinada a proteger productos de la clase internacional N° 3. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. La parte demandada la constituyen: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El tercero interesado es: INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO C.I.S. EN C.S. 1.2. Actos demandados La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY impugnó la Resolución Administrativa N° 37098 de 29 de diciembre de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se concedió el registro del signo “SKIN SECRET” (mixto) para proteger productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 7 de abril de 2001, INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO CI.

S EN C.S. solicitó el registro del signo mixto “SKIN SECRET”, para distinguir aceite para masaje anticelulítico, aceite para masaje reductor, crema para masajes, crema exfoliante para el cuerpo, gel reductor, gel espumoso para el baño, crema humectante, perfumes, productos comprendidos en la clase internacional N° 3. 3. El 29 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 1863, por la cual resolvió negar el registro del signo solicitado.

4. INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO CI. S EN C.S. presentó Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1863 de 29 de enero de 2002. 5. El 26 de febrero de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 05247, a través de la cual ratificó la Resolución No. 1836 y declaró agotada la vía gubernativa. 6. El 16 de junio de 2003, INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO CI.

S EN C.S., presentó una nueva solicitud de registro de marca para el mismo signo mixto “SKIN SECRET”, para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, aceites anticelulíticos, aceite para masaje reductor, lociones para el cuerpo, geles reductores, gel espumoso para el baño, crema para masajes, crema exfoliante para el cuerpo, crema humectante, cosméticos en general, productos que pertenecen a la clase internacional No. 3. 7.

El 29 de diciembre de 2003, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 37098, a través de la cual resolvió conceder el registro del signo solicitado, el cual irá como “explicativo”. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La denominación SKIN SECRET (…) es confundible con la marca SECRET de propiedad de The Procter & Gamble Company.

Por tal razón, de coexistir los productos que identificarían en el mercado se induciría al público GACETA OFICIAL a error sobre el origen empresarial de los mismos y de contera se vulneraría el derecho de mi representada sobre la marca SECRET, previamente registrada”. - “La confundiblidad o riesgo de confusión entre dichas marcas se deriva de las siguientes consideraciones: (i) Las marcas cotejadas amparan los mismos e idénticos productos, esto es, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional (…);

(ii) Las denominaciones SKIN SECRET y SECRET al ser apreciadas en sus conjuntos y al primer golpe de vista producen la misma impresión al consumidor. Tal hecho se deriva de la reproducción total de la marca prioritariamente registrada en la segunda marca (SECRET) (…); (iii) (…) de coexistir estos productos identificados con las marcas caracterizados por la denominación SECRET y ser ofrecidos en los mismos puntos de venta, el consumidor tenderá a confundirlos y a tomar un producto por otro;

(iv) Las marcas cotejadas son igualmente confundibles por razón del aspecto ideológico o conceptual”. - “(…) la sociedad Inver Aro, calificó de manera engañosa la denominación SKIN SECRET como explicativa con el objeto de desconocer la decisión previa de la Administración que negó el registro de tal marca por ser confundible con la marca SECRET previamente registrada a nombre de The Procter & Gamble Company.

Se comprueba la mala fe de la sociedad Inver Aro por la posición contradictoria que asume frente a la defensa de la marca SKIN SECRET en la primera solicitud y la posición que asume con ocasión de la segunda solicitud. Sostiene en el primer caso que la expresión SKIN SECRET es distintiva (…) mientras que en la segunda solicitud califica dichas expresiones como simplemente explicativas (…)”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, solicita a los Honorables Magistrados “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”. 15/09/2008 3.36 Advierte que “(…) la sociedad Inversiones Ávila Robayo-Inver Aro S. en C., presentó Acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 1836 (…), 1892 (…) y 5247 (…) dentro del expediente No. 01-53012, mediante las cuales se le negó el registro como marca del signo SKIN SECRET (Mixta) para distinguir productos de la clase 3, por ser similarmente confundible con la marca SECRET que distingue productos de la clase 3, y cuyo titular es la sociedad The Procter & Gamble Company”. d) Tercero interesado La sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO C.I.S EN C.S., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente: - “Habiendo sido publicada la marca tal y como se solicito (sic), no habiéndose dejado de publicar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad opositora no puede alegar mala fe por parte de la sociedad titular del registro (…), porque como ya se menciono (sic) la misma fue de conocimiento general”. - “(…) No es cierto como lo manifiesta la sociedad actora que la administración violó las normas en que debería fundarse, dado que como lo advierte la Doctrina la tarea jurídica de confrontar una marca con otra para determinar si existe riesgo de confusión es tarea compleja, por lo tanto el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario”. - “(…) la limitante de registrabilidad prospera siempre y cuando se presente el requisito de que las marcas PUEDA (sic) CAUSAR UN RIESGO DE CONFUSIÓN DE ASOCIACIÓN (sic), hecho que no se presenta en el caso que estudiamos dentro del expediente de la referencia”. - “(…) la marca solicitada REINVIDA (sic) EXCLUSIVIDAD UNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA FIGURA y no sobre las expresiones SKIN SECRET, las cuales se presentan como explicativas dentro de la marca.

(…) para que una expresión o palabra sea explicativa dentro de una marca, solo basta su GACETA OFICIAL manifestación explícita dentro de la solicitud, sin que por ello dichas expresiones tengan que ser necesariamente descriptivas o explicativas de las (sic) productos de las marcas que se pretenden registrar. (…) El hecho de no reivindican (sic) exclusividad sobre las expresiones SKIN SECRET dentro de la Resolución impugnada, le da la posibilidad a mi cliente de comercializarla omitiendo las mismas dentro de la etiqueta dado que la marca reivindica exclusividad sobre la figura que se observa en dicha marca”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de mayo de 2008.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS 15/09/2008 4.36 se considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se estima que no procede la interpretación del artículo 137 de la Decisión 486 solicitado por la Instancia Nacional Consultante, por no ser pertinente al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. c) los sonidos y los olores;

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) GACETA OFICIAL e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) DE LA NULIDAD DEL REGISTRO Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 15/09/2008 5.36 Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: Comparación entre Marcas Denominativas y Mixtas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgos de confusión: directa e indirecta y de asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Los signos descriptivos; - Los signos en idioma extranjero;

Palabras de uso común; La marca débil; - La mala fe como causal de nulidad del registro de marca.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representa- 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibi- 15/09/2008 6.36 lidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas y Mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “SKIN SECRET” (mixta), y que la marca de la sociedad que presenta la demanda es: “SECRET” (nominativa), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas for- GACETA OFICIAL mas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 2 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 3 15/09/2008 7.36 marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Comparación entre marcas denominativas y mixtas El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 4 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las 2 3 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 3.4. Riesgo de confusión: directa e indirecta o de asociación Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que 15/09/2008 8.36 puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción so- 6 7 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 15/09/2008 9.36 nora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 9 tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio 9 10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 11

3.6. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS QUE CONTENGAN TÉRMINOS DESCRIPTIVOS. Tomando en cuenta que el signo solicitado “SKIN SECRET (mixto)” ha sido solicitado para proteger ‘jabones, perfumería, aceites esenciales, 11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL aceites anticelulíticos, aceite para masaje reductor, lociones para el cuerpo, geles reductores, gel espumoso para el baño, crema para masajes, crema exfoliante para el cuerpo, crema humectante, cosméticos en general, productos que pertenecen a la clase internacional No. 3”; el Tribunal estima necesario tratar el tema de los signos descriptivos, no obstante, la sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO C.I.S. EN C.S. ha argumentado en su escrito de contestación a la demanda que “(…) la marca solicitada REINVIDA (sic) EXCLUSIVIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA FIGURA y no sobre las expresiones SKIN SECRET, las cuales se presentan como explicativas dentro de la marca.

(…) para que una expresión o palabra sea explicativa dentro de una marca, solo basta su manifestación explicita dentro de la solicitud, sin que por ello dichas expresiones tengan que ser necesariamente descriptivas o explicativas de las (sic) productos de las marcas que se pretenden registrar”. El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

3.7. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL Tomando en cuenta que el signo solicitado está compuesto por los términos “SKIN” y “SECRET”, y que la marca de la sociedad que presenta la demanda es “SECRET”, se hace necesario tratar los siguientes temas: “los signos en idioma extranjero”, “palabras de uso común” y “la marca débil”. 15/09/2008 10.36 En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. 12 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el 12 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002.

G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 15/09/2008 11.36 resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. cable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo”. 14 En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

En efecto, la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 13

3.8. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA NULIDAD POR MALA FE. Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prevé la acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, la referida acción tiene como finalidad privar de la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores.

Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial apli- 13 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. Por tanto, en principio, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual, en su artículo 172, primer y segundo párrafos, prevé que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135; y, decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión mencionada. El orden procesal aplicable al trámite de la demanda de nulidad será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha indicado que la autoridad nacional competente para declarar la nulidad de un signo como marca es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión. Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el artículo 172 14 Proceso 38-IP-2002.

Sentencia del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845 del 1 de octubre del mismo año, caso PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL de la Decisión 486 prevé que La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad de un registro marcario.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público” 15.

En el segundo supuesto, a diferencia de la normativa anterior a la Decisión 486, no se exige legitimación alguna para que terceros demanden la nulidad del registro de un signo. El artículo 172 de la Decisión 486 establece la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad, absoluta o relativa, del registro de un signo como marca.

El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. Este Tribunal ha observado que “de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, constituye una excepción a la regla citada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344 (en este caso la Decisión 313), norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…).

En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344 (313), o que 15/09/2008 12.36 ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez” 16.

Asimismo, este Órgano Comunitario ha señalado, al respecto, que “La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda” 17. En el caso sub lite, la sociedad actora alega que “(…) la sociedad Inver Aro, calificó de manera engañosa la denominación SKIN SECRET como explicativa con el objeto de desconocer la decisión previa de la Administración que negó el registro de tal marca por ser confundible con la marca SECRET previamente registrada a nombre de The Procter & Gamble Company.

Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal” 18. Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha 16 15 Sentencia dictada en el Proceso 59-IP-2005, aprobada el 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. y figura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 308 de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO. 17 18 Sentencia dictada en el expediente No. 012-IP-2006 del 19 de abril de 2006, marca: HOTEL CARRERA.

Sentencia dictada en el Proceso 012-IP-2006, ya citada. Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca “LELLI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” 19.

En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad.

El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°) 20.

De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581, de 4 de febrero de 2008). Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el 19 20 Proceso 3-IP-99 (ya citada). ”Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”. 15/09/2008 13.36 mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tengan que cotejar los elementos denominativos de los signos y dentro de éstos se encuentren signos denominativos compuestos, en el examen de registrabilidad habrá de analizarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente con relación a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad para su registro, el signo es registrable. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o GACETA OFICIAL servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 6.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. 15/09/2008 14.36 7.

La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se encuentra prevista en el segundo párrafo del citado artículo 172, referente a la nulidad relativa de un registro.

Finalmente, para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200400195, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/09/2008 15.36 PROCESO 067-IP-2008 Interpretación prejudicial del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de los artículos 1, 3, 5 y Anexo 1 de la citada Decisión 388 y del artículo 13 de la Decisión 330.

Actora: FLORYCAMPO. Caso: Impugnación de la Resolución Nº 917012007RREV000884 dictada por el Director General del Servicio de Rentas del Ecuador. Proceso interno Nº 25368-NP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil ocho. b) Hechos VISTOS: 1. El 2 de mayo de 2005, la compañía FLORYCAMPO S.A. presentó una solicitud de devolución de Impuesto al Valor Agregado por el periodo de diciembre de 2003.

El oficio Nº 288-S-II-S de 24 de abril de 2008, recibido en este Tribunal el 29 de abril de 2008, el Secretario (E) de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la República del Ecuador dice: “Para su conocimiento y más fines legales consiguientes adjunto la transcripción de lo solicitado en el escrito de prueba dentro del juicio de impugnación Nº 25368-NP deducido por el Dr. Rodrigo Garcés, Procurador Judicial de Florycampo S.A., contra el Director General del Servicio de Rentas Internas”.

Adjunto, y con el mismo número de oficio la Presidenta de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la República del Ecuador, Doctora Yolanda Yupanqui Carrillo, al referirse al mencionado proceso informa que “se ha expedido la providencia de fecha 26 de marzo del 2008 que dice: ‘(…) reprodúzcase y téngase como prueba de las partes todo cuanto de autos les fuere favorable … DEL ESCRITO DEL ACTOR … 6.Ofíciese como se solicita en el acápite 8 …’”;

El auto de 2 de julio de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial; y, Los hechos relevantes señalados en la transcripción realizada por el consultante. a) Partes en el proceso interno Demandante: FLORYCAMPO S.A. Demandado: Director General del Servicios de Rentas Internas.

De la demanda y de la contestación a la demanda se desprenden los siguientes hechos: 2. Mediante Resolución Nº 117012005RDEV 009753, de 1 de julio de 2005, el Director Regional del Servicio de Rentas Internas, aceptó parcialmente la pretensión y dispuso la devolución de US$ 422,48. 3. Contra la citada Resolución, FLORYCAMPO S.A. interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Director General del Servicio de Rentas Internas quien por Resolución Nº 917012007RREV000884, de 21 de septiembre de 2007, modificó el contenido de la Resolución impugnada y reconoció el derecho de FLORYCAMPO S.A. para que se le devuelva la suma de US$ 2.360,20. 4.

Contra esta Resolución, el 1 de noviembre de 2007, el señor Rodrigo Garcés Velalcázar, Procurador Judicial de la sociedad FLORYCAMPO S.A. presenta demanda contra el Director General del Servicio de Rentas Internas para que se le devuelva US$ 5.974,58 más intereses. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante manifiesta que “de manera completamente ilegal e inconstitucional, se niega a devolver impuestos indirectos efectivamente pagados en la adquisición de materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabrica- GACETA OFICIAL ción, transporte o comercialización de bienes de exportación; lo cual inclusive puede traerle sanciones a la República del Ecuador por la falta de cumplimiento de sus compromisos internacionales (…)” y que debe darse aplicación al artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno que establece la devolución del IVA pagado “en las adquisiciones locales o importaciones de bienes, así como los servicios empleados en la producción, fabricación y comercialización de bienes y servicios que se exporten’ y debe ser entendida y aplicada en el estricto cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador al haber suscrito y aprobado la Decisión No. 388 (…) más aún si se considera que FLORYCAMPO tiene exclusivamente ventas de exportación por lo que tiene derecho a la devolución del impuesto pagado al adquirir materias primas, insumos y servicios utilizados para la exportación de las flores al exterior”.

Manifiesta que la Resolución del SRI “desconoció el derecho de la compañía a que se le devuelva el IVA por la suma de US$ 2,112.24 bajo el argumento de que el IVA pagado por FLORYCAMPO, constante en varios comprobantes de compra, no formó parte del proceso productivo o fueron gastos administrativos, sin considerar que éstos tienen evidente relación con el proceso productivo de las flores que se exportan (…).

En el evento no consentido de que se desestimare la evidente vinculación con el proceso productivo de las adquisiciones efectuadas por FLORYCAMPO y que se considere que éstas no corresponden a la adquisición de bienes, éstas son de aquellas a las que expresamente se refiere el Art. 4 de la Decisión No. 388 de la CAN y que, por tanto, deben ser aplicadas obligatoriamente”.

Sobre la negativa del SRI de la devolución del monto solicitado “porque algunos comprobantes de venta contienen borrones, enmiendas y tachaduras, porque otros comprobantes de venta fueron emitidos en meses anteriores al período por el que se solicitó la devolución y porque en una factura no se hizo constar la fecha de emisión del documento” dice que “la compañía agregó al expediente administrativo del Recurso copias de todos los comprobantes de detención en la fuente del impuesto a la renta y del IVA, emitidos por FLORYCAMPO al haber cancelado las compras efectuadas a sus proveedores, el SRI no consideró su obligación de aplicar lo 15/09/2008 16.36 dispuesto por el Art. 148 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de régimen Tributario Interno y sus Reformas (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Por su parte, el Servicio de Rentas Internas contestó la demanda manifestando que ha actuado conforme a lo dispuesto por el Art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno y que la Administración Tributaria tiene la obligación de verificar que los documentos para reclamar el IVA cumplan con todos los requisitos legales exigidos, por lo que dicha Administración “no ha pretendido en ningún momento desconocer el derecho de FLORYCAMPO, simplemente ha negado el reconocimiento de la totalidad del valor reclamado por no estar conforme con los requisitos de validez de los comprobantes adjuntados, o por encontrar incompatibilidad con la ley tal como ha sido promulgada”.

Sobre el recurso de revisión interpuesto, la demandada considera que la revisión “es una potestad facultativa de la máxima autoridad tributaria sobre los actos firmes o resoluciones ejecutoriadas de naturaleza tributaria (…). Es decir (…) al tratarse de una potestad conferida por la ley, la Administración Tributaria no necesita más que su voluntad para revisar sus actos, sujetándose a las disposiciones que fijan el procedimiento para tal revisión. Por lo expuesto, la Resolución Nº 917012007RREV000884 de 21 de septiembre del 2007, fue debidamente emitida y su contenido debe ser acatado por la empresa FLORYCAMPO S.A., debiendo rechazarse la demanda en su contra (…)”. e) Sobre la interpretación prejudicial La Presidenta de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la República del Ecuador, Doctora Yolanda Yupanqui Carrillo transcribe la solicitud de prueba de la parte actora que sobre la base del Tratado de Creación del Tribunal y su Estatuto dice: “esa H. Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, dirija atento oficio al Tribunal Andino de Justicia, solicitándole se proceda a realizar la Interpretación Prejudicial respecto del Art. 4 de la Decisión Nº 388 de la Comunidad Andina de Naciones (sic) (…) en el siguiente sentido: a) Si el Art. 4 de la Decisión No. 388 (…) que trata sobre la devolu- GACETA OFICIAL ción del Impuesto al Valor Agregado a los exportadores, tiene primacía por sobre lo que restrictivamente dispone el Art. 72 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno. b) Si, sobre la base de lo dispuesto en el Art. 4 de la Decisión no. 388 (…) que expresamente establece el derecho a la devolución del IVA pagado por el exportador en la adquisición de servicios, procede la devolución del IVA pagado por el exportador en los mismos y no solamente sobre bienes. c) Si sobre la base de lo dispuesto en el Art. 4 de la Decisión No. 388 (…) que expresamente establece el derecho a la devolución del IVA pagado por el exportador en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la fabricación, comercialización, transporte, procede la devolución del IVA pagado por el exportador en los mismos y no solamente sobre adquisición de bienes utilizados en la fabricación de bienes que se exporten. d) Si bien la norma comunitaria reconoce la potestad de cada estado de establecer las reglas internas para la devolución del IVA en procesos de exportación, esta ‘potestad’ se refiere exclusivamente a los requisitos de forma que deben reunir los comprobantes de venta que sustenta el haberse pagado el IVA y al procedimiento administrativo que debe seguirse para el efecto; pero de ninguna manera tiene relación con el hecho de que la norma interna pueda ser restrictiva frente al del ordenamiento supranacional“.

CONSIDERANDO

Que, la disposición contenida en el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 15/09/2008 17.36 (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme a lo solicitado por el consultante, considero que corresponde interpretar el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 de su Estatuto, corresponde la interpretación de oficio de los artículos 1, 3, 5 y Anexo 1 de la Decisión 388 y del artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes “Artículo 1.- Los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes se regirán por el principio de País de Destino. En tal sentido, el Tributo se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia nacional o importada.

(…) Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330. Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. GACETA OFICIAL Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros. Artículo 5.- La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros.

ANEXO 1 RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTICULO 4 DE LA DECISIÓN (…) 15/09/2008 18.36 contestación a la demanda presentadas en sede judicial tanto por el demandante como por el demandado, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal, las cuales fueron subsanas después de haberse procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas, razón por la cual, la consulta formulada fue admitida a trámite.

Sin embargo, en vista de lo manifestado, el Tribunal considera necesario remitir a la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº de la República del Ecuador la nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de Interpretación Prejudicial por los órganos judiciales nacionales. II. De la devolución del Impuesto al Valor Agregado como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales 3.

ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos. (…)”. Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 13.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos. Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión”.

I. De la Interpretación Prejudicial El pedido hecho por la Instancia Nacional compareciente, no se ajustaba a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, pues dicha Instancia se limitó a realizar una transcripción de la demanda y de la Sobre el tema el Tribunal ha sostenido: “El Acuerdo de Cartagena prevé la armonización gradual de las políticas económicas y un programa avanzado de liberación del intercambio comercial (actual artículo 3, literales b y d) como dos de los medios destinados a alcanzar sus objetivos de promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad.

En este contexto, el Acuerdo consagra la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal como uno de los mecanismos del proceso de desarrollo de la Subregión (actual artículo 54, literal e), y atribuye competencia a la Comisión para establecer procedimientos y mecanismos permanentes (actual artículo 57), así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas (actual artículo 58)”.

(Proceso 112-IP-2005, aprobado el 1 de diciembre de 2005, caso: Impugnación de la Resolución Nº 917012004RREV000349 dictada por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas). En base a estos fundamentos, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 114, del 27 de agosto de 1992, destinada, entre otros propósitos, al aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

Para tal efecto en su artículo 9 la norma prevé la aprobación de un Programa de Armonización de Incentivos a las GACETA OFICIAL 15/09/2008 19.36 Exportaciones Intrasubregionales. Posteriormente la Comisión dictó la Decisión 330 sobre la Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida en su artículo 1 a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros. distorsiones en el mercado ampliado de la Subregión, consagrar como principio la no exportación de los impuestos indirectos que graven los bienes finales de exportación y establecer, en consecuencia, la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a exportación. En esta Decisión se consideran incentivos a las exportaciones aquellos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos, conforme al artículo 2, pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales, de acuerdo al artículo 5.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Sobre la base de la disposición según la cual las operaciones de exportación de bienes de los Países Miembros no están afectadas al pago de impuestos indirectos (artículo 2), y en consideración de que los impuestos indirectos que afecten la venta o el consumo de bienes se rigen por el principio del País de Destino (artículo 1), la Decisión dispone la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes, de los que figuran en el Anexo 1, siempre que hayan sido efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación (artículo 4).

Cuando se trate del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá, según la Decisión, en la medida en que la misma no se confiera exclusivamente por razones de exportación”. (Proceso 112-IP2005, ya citado). Esta misma Decisión, también, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios, de conformidad con el artículo 15.

Entre los impuestos indirectos, la mencionada Decisión incluye al Impuesto al Valor Agregado. La mencionada Decisión 330, en su artículo 13, establece que se entenderán como impuestos indirectos, “(…) los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”.

Con fundamento, entre otras, en la Decisión 330, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 388, Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 211, del 17 de julio de 1996, a objeto de avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, garantizar el libre comercio sin La Decisión 388, en su artículo 3, determina que se considerarán impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330; y, en su artículo 4, dispone: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. GACETA OFICIAL Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”. En el caso de la República del Ecuador, el Anexo 1 incluye, entre los impuestos indirectos, el Impuesto al Valor Agregado.

De lo señalado puede concluirse que se encuentra reconocido como impuesto indirecto en los Países Miembros de la actual Comunidad Andina, el “impuesto al valor agregado” 1; y, que en lo relativo a la República del Ecuador, a dicho impuesto le es aplicable la norma contenida por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión. En consecuencia, en el caso del mencionado País Miembro, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina.

A la luz de lo expuesto se desprende que el incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes y efectivamente pagados, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro, y no alcanza en su disciplina a los bienes exportados a terceros países.

De los requisitos y condiciones para la devolución de los impuestos indirectos efectivamente pagados La devolución del Impuesto al Valor Agregado, en el caso del Ecuador, corresponderá, exclusivamente, al monto del impuesto que haya sido efectivamente pagado, respecto de las adquisi- 1 A la fecha en que se expidió la Decisión 388, según el Anexo de la misma, los impuestos internos que se aplicaban en los países de la Comunidad Andina eran los siguientes: Bolivia: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones;

Colombia, Impuesto sobre las Ventas; Ecuador, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales; Perú, Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal; y, Venezuela, Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al por Mayor, Impuesto al Alcohol y Bebidas Alcohólicas e Impuesto sobre Tabacos y Cigarrillos. 15/09/2008 20.36 ciones de materias primas, insumos intermedios, servicios, bienes de capital y, de los demás rubros o conceptos considerados en el inciso primero del artículo en mención, por tanto, se encuentra supeditada a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos por él efectuados en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388.

Debe, por lo tanto, justificarse por parte de quien solicita la devolución, los desembolsos realizados por tal concepto. De conformidad con la citada Decisión, la devolución de los impuestos indirectos se debe llevar a cabo mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros, como lo dispone el artículo 5. Y de acuerdo al artículo 6, es también de competencia de los Países Miembros disponer de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la devolución o la compensación de los impuestos indirectos se realicen de conformidad con la citada Decisión. Considerando, que la figura jurídica contemplada en la normativa comunitaria, relativa a la devolución del IVA de la República del Ecuador se encuentra referida a las exportaciones a los países de la subregión, puede deducirse que, para cumplir con los requisitos y condiciones para la devolución del IVA se deberá necesariamente demostrar por un lado el pago efectivo del impuesto, y por otro que este pago haya sido realizado en virtud de uno de los conceptos taxativamente determinados dentro del primer inciso del articulo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Así, deberá tenerse presente que la devolución de los impuestos indirectos respecto de bienes de capital, procederá únicamente en la medida que “ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación”; y, además, que dichos impuestos deben necesariamente encontrarse en vigencia al momento de su pago. Si bien la norma comunitaria no establece los mecanismos específicos o los procedimientos para la acreditación o demostración de los pagos efectivamente realizados, el artículo 5 de la misma Decisión, al referirse a la modalidad apli- GACETA OFICIAL cable a la devolución de los impuestos indirectos, deja a juicio de los Países Miembros, la determinación de los plazos para tal devolución. De manera similar, el artículo 6 de dicha Decisión establece que los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posteriores y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos, incluido el IVA en el caso del Ecuador, se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388; previsiones, determinaciones o acciones de naturaleza interna a ser adoptadas para el cumplimiento del régimen consagrado en aquélla que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 del mismo, debieron necesariamente y en su oportunidad, ser informadas a la Junta del Acuerdo de Cartagena, a la fecha substituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante la cual se deberá, de ser el caso, presentar los informes que puedan corresponder.

III. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros El Acuerdo de Cartagena, en su artículo primero, sostiene que los objetivos y los valores sociales que presiden el proceso de integración Subregional se orientan a “(…) promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano … Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad Subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros (…) Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en le nivel de vida de los habitantes de la subregión (…)”.

En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre 15/09/2008 21.36 las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, mas propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (…)’” (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 490 de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tra- GACETA OFICIAL tado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06-IP-93, del 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el tratamiento modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “(…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ) Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)” (Proceso 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo 15/09/2008 22.36 interno de la norma comunitaria” (Proceso 07AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). IV. De los asuntos no comprendidos en las Decisiones que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

El complemento indispensable En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la intro- GACETA OFICIAL ducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de su aplicación directa, conlleva su carácter imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno y demás normas multilaterales.

Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración.

SEGUNDO: En el caso de la República del Ecuador, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente, que haya sido efectivamente pagado en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación intrasubregional.

Tratándose del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá en la medida en que ésta no se otorgue exclusivamente por razones de exportación.

TERCERO: El incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente y efectivamente paga- 15/09/2008 23.36 do, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, es aplicable únicamente en el caso de las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro.

CUARTO: La devolución del impuesto en referencia se encuentra supeditada a la demostración del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, a la luz del régimen establecido al efecto por el respectivo País Miembro. De ser procedente, la devolución podrá llevarse a cabo mediante compensación o reembolso, en los términos previstos en el artículo 5 de la misma Decisión.

QUINTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 25368-NP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (e) GACETA OFICIAL 15/09/2008 24.36 Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) PROCESO 81-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON. Marca: “CASINO” Expediente Interno N° 2004-0213. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil ocho. El tercero interesado es: señor GERMÁN MONTOYA GALVIS. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón. La sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON impugnó las siguientes Resoluciones Administrativas: Nos. 25723 de 12 de septiembre de 2003, 32048 de 2 de diciembre de 2003 y 34733 de 12 de diciembre de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo “CASINO” para proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2008. 1.2. Actos demandados 1.3. Hechos relevantes 1.

ANTECEDENTES Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.1. Las partes a) Los hechos La parte demandante es: CASINO GUICHARD PERRACHON. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.

El 27 de enero de 2003, la sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON solicitó el registro GACETA OFICIAL del signo “CASINO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud de registro del signo fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 526. 3. El 13 de mayo de 2003, el señor Germán Montoya Galvis presentó oposición al registro solicitado, alegando la similitud con la marca mixta “DELCASINO” concedida para distinguir productos de la clase 29 y, la semejanza entre los productos que amparan las mismas. 4.

El 12 de septiembre de 2003, mediante Resolución Nº 25723, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro del signo solicitado. 5. El 2 de diciembre de 2003, mediante Resolución Nº 32048, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado y confirmó la Resolución No. 25723. 6.

El 12 de diciembre de 2003, mediante Resolución Nº 34733, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado y confirmó la Resolución No. 25723. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON, a través de apoderada, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones mencionadas, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, al negar el registro del signo “CASINO” a pesar de que éste reunía todos los requisitos establecidos en la ley, pues, “las diferencias que existen entre las dos marcas, además de las diferencias en los productos y servicios que están llamados a distinguir, son suficientes para que éstas se 15/09/2008 25.36 distingan en el mercado sin generar confusión en el público consumidor”.

Señala que se omitió hacer un análisis completo de los factores que podrían demostrar que no existe conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 30. Al respecto, observa que “los productos que pretende cubrir la Marca Solicitada difieren de los productos cubiertos por la marca “DELCASINO”, pues a pesar de que ambos son alimentos, unos hacen referencia específica a alimentos provenientes de animales mientras que los otros comprenden los aditivos para alimentos.

Es evidente que los dos grupos de alimentos no son sustitutos los unos de los otros (…)”. Finalmente, indica que “la marca “CASINO” estaba registrada a nombre de Kraft General Foods, Inc. desde el 25 de agosto de 1994, para cubrir productos de la clase 30, mientras que la marca “DELCASINO” está registrada desde el 29 de julio de 1994 a nombre del señor Germán Montoya Galvis”, y que, en consecuencia, estas marcas habían coexistido durante más de 8 años (pues la marca “CASINO” a nombre de Kraft General Foods, Inc. fue cancelada el 30 de septiembre de 2002), por tal razón la “SIC debió determinar que la oposición presentada por el señor Germán Montoya Galvis no era procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente: Observa que “entre las marcas en confrontación “CASINO” (Nominativa) y la registrada “DELCASINO” (mixta), existen evidentes semejanzas desde el punto de vistas (sic) ortográfico y fonético, habida cuenta que, la marca solicitada está reproduciendo la marca registrada, y el hecho de suprimirle la expresión “DEL”, no le den (sic) la distintividad requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas amparan productos que tienen conexidad competitiva, como son los de las clases 30 y 29, respectivamente”.

Afirma que “en el presente caso evidentemente predomina el elemento denominativo de las expresiones verbales, “CASINO” y “DELCASINO”, y fue sobre los elementos nominativos en que GACETA OFICIAL mi representada basó el estudio de registrabilidad, concluyendo la no existencia de confundibilidad de los precitados signos”. Indica que “Las marcas en conflicto CASINO y DELCASINO, su concepto es idéntico, por cuanto el consumidor medio siempre los va a identificar como la casa de diversión, donde va a encontrar juegos de azar, entre otros, asociando uno y otros productos con el mismo origen empresarial”.

Expresa que entre las marcas en conflicto existe conexidad competitiva, “ya que siempre la mayoría de los productos de la clase 29 y de la 30 han tenido los mismos canales de comercialización como son desde la humilde tienda, mercados e hipermercados”, además de “tener los mismos medios de comercialización o distribución de sus productos”. 15/09/2008 26.36 nos distintivos (…) por lo tanto no es mayor la distintividad que le imprime a la marca registrada.

Es por ello que la parte principal de la marca registrada es la expresión DELCASINO”. Respecto a la conexidad competitiva, alega “estamos hablando de dos marcas muy parecidas, para productos que utilizan los mismos canales de comercialización y que son adquiridos por el consumidor en forma distraída pues son productos de consumo popular”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Finalmente, advierte que “el titular de la marca CASINO registrada anteriormente y posteriormente cancelada por mi representada fue la sociedad Kraft General Foods, Inc, y es a esta última a quien le correspondería alegar a su favor derechos de coexistencia con la marca opositora DELCASINO, si estuviere en la actual situación de la parte demandante la sociedad Casino Guichard Perrachon”.

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; d) Tercero interesado Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de julio de 2008.

El señor Germán Montoya Galvis, considerado como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente: Indica que “desde los puntos de vista gráfico y fonético, la marca CASINO solicitada está contenida en su totalidad en la marca registrada y vigente, razón por la cual su escritura y fonética es casi idéntica.

Desde el punto de vista conceptual al estar formadas por la misma palabra con significado propio, concreto y conocido en nuestro idioma, despiertan la misma idea; la marca registrada da la idea de pertenencia a un Casino y la marca solicitada es la palabra Casino como tal. Luego más semejanza y casi identidad es imposible”. Afirma “Si bien es cierto que la marca opositora DELCASINO es mixta, también es cierto que la parte figurativa de esa marca consiste en la figura de un cualquier cocinero o panadero, sin identidad propia, similar al usado en otros sig-

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal d), 136 literal a), 146, 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CASINO” fue presentada el 27 de enero de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que no procede la interpretación GACETA OFICIAL 15/09/2008 27.36 de los artículos 135 literal d), 146, 150 y 172 por no ser pertinentes al presente caso. productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: ( ) DECISIÓN 486 3. CONSIDERACIONES (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: comparación entre marcas denominativas y mixtas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgos de confusión: directa e indirecta y de asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Los signos evocativos; - La conexión competitiva.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo 15/09/2008 28.36 sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas y Mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “CASINO”, y que la marca de la sociedad opositora es: “DELCASINO” (mixta), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el regis- GACETA OFICIAL 15/09/2008 29.36 tro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 2 fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Comparación entre marcas denominativas y mixtas El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 3 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 15/09/2008 30.36 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 7 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 8 6 7 8 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 15/09/2008 31.36

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 9 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a

3.6. LOS SIGNOS EVOCATIVOS Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio alega en su escrito de contestación a la demanda que en “Las marcas en conflicto CASINO y DELCASINO, su concepto es idéntico, por cuanto el consumidor medio siempre los va a identificar como la casa de diversión, donde va a encontrar juegos de azar, entre otros, asociando uno y otros productos con el mismo origen empresarial”; y, que el señor Germán Montoya Galvis ha observado que “Desde el punto de vista conceptual al estar formadas por la misma palabra con significado propio, concreto y conocido en nuestro idioma, despiertan la misma idea; la marca registrada da la idea de pertenencia a un Casino y la marca solicitada es la palabra Casino como tal.

Luego más semejanza y casi identidad es imposible”; el Tribunal estima necesario tratar el tema de los signos evocativos. En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas 10 9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 11 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denomina- 15/09/2008 32.36 ción exclusiva de un producto o de un determinado servicio”. 12

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Tomando en cuenta que: (i) La sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON solicitó el registro del signo “CASINO” para proteger productos comprendidos en la clase internacional N° 30; (ii) El señor Germán Montoya Galvis presentó oposición en contra de la solicitud del registro aseverando ser titular de la marca “DELCASINO” (mixta) la cual se encuentra registrada en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial;

(iii) CASINO GUICHARD PERRACHON afirma en su escrito de demanda que se omitió hacer un análisis completo de los factores que podrían demostrar que no existe conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 30. Al respecto, observa que “los productos que pretende cubrir la Marca Solicitada difieren de los productos cubiertos por la marca “DELCASINO”, pues a pesar de que ambos son alimentos, unos hacen referencia específica a alimentos provenientes de animales mientras que los otros comprenden los aditivos para alimentos.

Es evidente que los dos grupos de alimentos no son sustitutos los unos de los otros (…)”; (iv) La Superintendencia de Industria y Comercio expresa que entre las marcas en conflicto existe conexidad competitiva, “ya que siempre la mayoría de los productos de la clase 29 y de la 30 han tenido los mismos canales de comercialización como son desde la humilde tienda, mercados e hipermercados”, además de “tener los mismos medios de comercialización o distribución de sus productos”;

(v) El señor Germán Montoya Galvis, respecto a la conexidad competitiva, alega “estamos hablando de dos marcas muy parecidas, para productos que utilizan los mismos canales de comercialización y que son adquiridos por el consumidor en forma distraída pues son productos de consumo popular”. 12 11 Ibídem. Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Tribunal estima adecuado referirse al tema de la “conexión competitiva entre productos”. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 13 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos 15/09/2008 33.36 El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 14 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran 14 13 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

GACETA OFICIAL 15/09/2008 34.36 un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). 6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040213, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO 4. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO 5.

En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/09/2008 35.36 GACETA OFICIAL 15/09/2008 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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