Año XXV - Número 1648 Lima, 21 de agosto de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 91-AI-2000.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Ecuador Proceso 33-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 4 literal i) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud a lo solicitado por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín de la República de Colombia.

Interpretación de oficio de los artículos 11 literal b), 13 literales a) y b), 14 y 57 literales a) y b) de la misma Decisión. Actor: FRANCISCO LUÍS BARRIENTOS. Proceso Interno Nº 05001 3103 010 2006 0367 00 Proceso 69-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Actor: LABORATORIOS BIOSANO S.A. Marca: “BIOCINE”. Expediente Interno N° 5062-98 MP Proceso 70-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal h), 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), 146 párrafo segundo, 224, 225 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-00329. Actor: SHERATON INTERNATIONAL, INC. Marca denominativa: “SHERATON” Proceso 47-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 81 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Proceso Interno: Nº 2002-0258. Marca: “PERDURIT” (mixta). Actor: COLOMBIT S.A Proceso 76-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 678-2008.

Actor: SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. Patente: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE TIAZOLIDINDIONA Y SULFONILUREA” 3 13 28 42 51 PROCESO 91-AI-2000 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil ocho. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: La sentencia de fecha 24 de agosto de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 714, de 17 de septiembre de 2001, proferida en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, que decide “Declarar el incumplimiento por parte de la República del Ecuador del Capítulo V del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 1 y 2 de la Decisión 466 de la Comisión, al no haber trasladado a más tardar el 31 de julio de 1999 del Anexo 4 de la Decisión 370 –actualizado mediante Decisión 465– a los Anexos 1 o 2 el 20% de las subpartidas incluidas en la lista de excepciones, y el 40% adicional a más tardar el 31 de enero de 2000”;

El auto de 6 de febrero de 2002 en el que el Tribunal decidió: “Iniciar el procedimiento sumario con el objeto de verificar el cumplimiento de la sentencia emitida el 24 de agosto del 2001 en el Proceso 91-AI-2000”; El auto de 17 de julio de 2002, por el cual el Tribunal decidió: “Suspender parcialmente las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician a la República del Ecuador y autorizar a los demás Países Miembros para que, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal y, en concordancia con lo previsto en el artículo 119 del Estatuto, impongan temporalmente un gravamen adicional del cinco por ciento (5%) a las importaciones que realicen a sus territorios de cinco (5) productos, a su elección, procedentes y originarios del Ecuador”;

El auto de 2 de abril de 2004, por el que el Tribunal decidió: “Suspender las sanciones impuestas a la República del Ecuador por auto de 17 de julio de 2002, mientras subsistan los efectos de la Decisión 577 de la Comisión de la Comunidad Andina”; El auto de 2 de junio de 2004, en el que el Tribunal decidió: “Suspender las sanciones impuestas a la República del Ecuador por auto de 17 de julio de 2002, hasta el 10 de mayo de 2005”;

El auto de 9 de septiembre de 2005, en el que el Tribunal decidió: “Continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado contra la 21/08/2008 2.60 República del Ecuador por auto de 6 de febrero de 2002 así como la suspensión de sanciones prevista por auto de 17 de julio de 2002, hasta el 2 de diciembre de 2005”; El auto de 18 de enero de 2006, a través del cual el Tribunal decidió: “Continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado contra la República del Ecuador por auto de 6 de febrero de 2002 así como la suspensión de sanciones prevista por auto de 17 de julio de 2002, hasta el 31 de enero de 2006;

El auto de 3 de marzo de 2006, a través del cual el Tribunal decidió: “Continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado contra la República del Ecuador por auto de 6 de febrero de 2002 así como la suspensión de sanciones prevista por auto de 17 de julio de 2002, hasta el 31 de enero de 2007”; El auto de 7 de marzo de 2007, por medio del cual el Tribunal decidió: “Continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado contra la República del Ecuador, por auto de 6 de febrero de 2002, así como la suspensión de sanciones, prevista por auto de 17 de julio de 2002, hasta el 31 de enero de 2008”;

El auto de 27 de marzo de 2007, por medio del cual el Tribunal decidió: “Continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado contra la República del Ecuador, por auto de 6 de febrero de 2002, así como la suspensión de sanciones, prevista por auto de 17 de julio de 2002, hasta el 20 de julio de 2008”; y, La Decisión 688 de la Comisión de la Comunidad Andina, de 2 de julio de 2008, publicada en la G.O.A.C. Nº 1632 de 4 de julio de 2008.

CONSIDERANDO

Que, la Decisión 688 de la Comisión de la Comunidad Andina, modificó el artículo primero de la Decisión 669 de la siguiente manera: “A partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión y hasta el 20 de setiembre de 2008, los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465”. Esta misma Decisión en su artículo segundo, modifica el artículo segundo de la Decisión 679, y dispone: “Sin embargo, los Países Miembros que deseen efectuar reducciones arancelarias en las partidas y subpartidas que figuran en el Anexo I para GACETA OFICIAL 21/08/2008 3.60 el caso de Colombia y en el Anexo II para el caso del Ecuador, antes del 20 de setiembre de 2008, sólo podrán hacerlo de común acuerdo con Bolivia”; y, en su artículo 4, al modificar el artículo cuarto de la Decisión 679, manifiesta: “Suspender la aplicación de la Decisión 535 hasta el 20 de septiembre de 2008”;

Continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado contra la República del Ecuador, por auto de 6 de febrero de 2002, así como la suspensión de sanciones, prevista por auto de 17 de julio de 2002, hasta el 20 de septiembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Que, la mencionada Decisión 688 establece claramente que la normativa contenida en las Decisiones 370, 371 y 465, así como en la Decisión 535, referentes al Arancel Externo Común en la Comunidad Andina está suspendida hasta el 20 de septiembre de 2008, por lo que, los Países Miembros no están obligados a aplicarlas; y, de acuerdo al artículo segundo de la misma Decisión, la República del Ecuador podrá efectuar reducciones arancelarias en el Anexo II hasta antes del 20 de septiembre de 2008, previo acuerdo con la República de Bolivia;

Que, por lo expuesto, la República del Ecuador, como País Miembro de la Comunidad Andina, no tiene la obligación de aplicar la normativa comunitaria sobre Arancel Externo Común hasta el 20 de septiembre de 2008, razón por la cual el procedimiento sumario abierto en su contra queda suspendido al igual que las sanciones impuestas por este Tribunal.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA DECIDE: PROCESO 33-IP-2008 Interpretación prejudicial del artículo 4 literal i) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud a lo solicitado por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín de la República de Colombia.

Interpretación de oficio de los artículos 11 literal b), 13 literales a) y b), 14 y 57 literales a) y b) de la misma Decisión. Actor: FRANCISCO LUÍS BARRIENTOS. Proceso Interno Nº 05001 3103 010 2006 0367

00. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, recibida en este Tribunal el 24 de enero de 2008, con su respectivo anexo contentivo de piezas proce- sales; por la cual el Juzgado Décimo Civil del Circuito Medellín de la República de Colombia, solicitó a este Órgano Jurisdiccional que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 4 literal i) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 05001 3103 010 2006 0367 00, iniciado por FRANCISCO LUIS BARRIENTOS BARRIENTOS, que solicita se declare que EDATEL S.A. E.S.P. y LA HOJA MES S.A. son civil y solida- GACETA OFICIAL 21/08/2008 4.60 riamente responsables de todos los daños y perjuicios, tanto morales como patrimoniales, ocasionados al demandante, como titular de los derechos de autor sobre obras artísticas (fotografías); con ocasión de una publicación realizada sin su debida autorización. utilizó (…) La fotografía de la portada (que) corresponde a la postal Nº 94 del álbum.

La fotografía de la página Nº 8 de la publicación, corresponde a la postal Nº 57 del álbum y las fotos de la página 9, corresponden a las postales Nº 35 y 81 del álbum”. El auto de 27 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial; y, En el mismo sentido, asevera que la empresa EDATEL S.A. E.S.P. ha menoscabado su patrimonio, pues a pesar de ser su actividad profesional la de camarógrafo y fotógrafo, no se le pagó nada por la utilización de sus fotografías; hecho que le causó un perjuicio “al negársele su legítimo derecho a obtener un beneficio por la utilización de derechos y bienes de su exclusiva creación, debe mirarse con el correlativo beneficio económico, que la empresa EDATEL S.A. E.S.P., ha obtenido con la utilización de los mismos”.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: FRANCISCO LUIS BARRIENTOS BARRIENTOS. Demandadas: EDATEL S.A. E.S.P. y LA HOJA MES S.A. b) Fundamentos jurídicos de la demanda En la demanda sobre Violación de Derechos de Autor interpuesta por Francisco Luis Barrientos Barrientos, el actor manifiesta ser fotógrafo, reportero gráfico y camarógrafo con tarjeta profesional Nº 02770, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

Continúa afirmando que “La Compañía Litográfica Nacional S.A. – Editorial Colina, realizó (…) el Álbum de postales Nº 2 titulado `Urabá, Imagen y Belleza´. El Álbum contiene 104 postales acompañadas de sus textos en inglés y español. En el álbum se lee expresamente: `prohibida su reproducción total o parcial´. La totalidad de fotografías del álbum son de propiedad intelectual y artística del señor Francisco Luís Barrientos Barrientos”.

Por otra parte expresa que “En el año 2001 la empresa EDATEL S.A. E.S.P. sacó una publicación a manera de revista, titulada `Somos EDATEL´, para promocionar sus servicios (…). La Empresa EDATEL S.A. E.S.P. utilizó en sus publicaciones de propaganda, fotos de propiedad del señor Francisco Luís Barrientos Barrientos, extractadas del álbum `Urabá, Imagen y Belleza´, sin autorización del demandante y sin que medie entre ellos contrato alguno que así lo permita, lo cual constituye una violación al régimen de derechos de autor.

Para ilustrar dicha publicación publicitaria (sic), EDATEL S.A. E.S.P., De igual forma menciona que “EDATEL S.A. E.S.P. le encomendó la impresión de la revista ‘SOMOS EDATEL’ a la codemandada LA HOJA MES S.A., quien expresamente introdujo las fotografías reseñadas. Tampoco por parte de esta empresa se obtuvo autorización ninguna por parte el demandante (sic) para llevar a cabo la edición e impresión”.

Con relación a los derechos morales y patrimoniales que tiene el autor sobre su obra, el actor cita jurisprudencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia, en la cual se expresa lo siguiente “los derechos morales del autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto a la facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la naturaleza humana.

(…) los derechos morales del autor, deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de hombre. (…). La segunda dimensión en la de los denominados derechos patrimoniales, sobre los cuales el titular tiene plena capacidad de disposición (…) con miras a su explotación económica, (reproducción material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación de la obra).

Los derechos patrimoniales de autor, en la concepción jurídica latina, son tantos como formas de utilización de la obra sean posibles. (…) Por su parte los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor aunque no GACETA OFICIAL se consideren fundamentales, merecen también la protección de Estado”. En último término el demandante alega que “las normas nacionales están respaldadas por las normas supra – nacionales contenidas en la legislación andina, valga decir, la Decisión 351 de 1993 proferida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre derechos de autor y conexos”. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte de LA HOJA MES S.A. En la contestación a la demanda y con referencia a los hechos expuestos por el demandante se expresa “No es cierto como está redactado.

La publicación `SOMOS EDATEL´ no tenía como finalidad la promoción de los servicios sino que es de circulación cerrada para sus empleados y su finalidad es divulgar entre ellos información interna de la empresa. La Revista ni circula entre el público ni tiene finalidad comercial alguna. (…). No es cierto que haya hecho EDATEL campañas publicitarias.

La revista (…) no recibe ni solicita publicidad. (…) Es una apreciación especulativa que parte del supuesto de que EDATEL para su beneficio haya acudido a la utilización de bienes de terceros. (…). Se advierte que lo que se habla es de perjuicios hipotéticos, que por serlo, no da lugar a indemnización”. Con relación a la pretensión del actor, la codemandada manifiesta su oposición en los siguientes términos “la publicación a la cual se refieren los hechos es de circulación cerrada; no es un vehículo de publicidad ni de propaganda y al cumplir una finalidad de fidelización de los empleados, no pretende lucro alguno, aparte de que la divulgación de fotos de una región que no tiene tampoco pretensiones publicitarias ni artísticas, no genera perjuicio indemnizable.

El paisaje no es de los fotógrafos sino de todo el mundo”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte de EDATEL S.A. E.S.P. La empresa EDATEL S.A. E.S.P. en su respuesta a la demanda menciona que “la calidad de titular de los derechos de autor debe ser probada por el señor Barrientos con los negati- 21/08/2008 5.60 vos de las fotografías.

El artículo 186 de la Ley 23 de 1982 prescribe que la tradición del negativo presume la cesión de la fotografía a favor del adquirente, quien tendrá también el derecho de reproducción”. Expresa también que la empresa “EDATEL no tiene como objeto social editar revistas, simplemente desde hace algún tiempo ha contratado los servicios editoriales a personas especializadas en la materia, para el diseño, producción y edición de una revista de circulación interna y exclusiva para los empleados de la Organización. (…).

Esta revista no se edita con fines publicitarios ni comerciales. No tiene costo alguno para el empleado, tampoco se vende o distribuye al público. EDATEL S.A. E.S.P., ha celebrado varios contratos de prestación de servicios con la editorial LA HOJA MES S.A. para la edición e impresión de la revista bimensual `SOMOS EDATEL´, entre ellos se encuentra el contrato 6664 de 2001, para la `conceptualización, edición, producción y administración de cada una de las ediciones de la revista interna de EDATEL durante el año 2001.

(…) Dentro de las obligaciones de la sociedad contratista se encuentran las siguientes: (…) Fotografías e Ilustraciones”. Con referencia al beneficio obtenido por EDATEL, alegado por el actor, en la contestación se manifiesta que “EDATEL no ha obtenido ganancias a expensas del trabajo del señor Barrientos, ni ha contribuido a menoscabar su patrimonio.

Las fotografías publicadas en la revista SOMOS EDATEL del mes de agosto de 2001, fueron suministradas por la sociedad contratista LA HOJA MES S.A. (…) empresa dedicada a la edición y publicación de revistas institucionales, empresa que se benefició económicamente con la contraprestación económica que le pagó EDATEL por dicha publicación”.

En respuesta a las pretensiones del demandante, EDATEL se opone a la solidaridad invocada, toda vez que “no es responsable, no ha obrado de mala fe ni obtuvo lucro alguno con la publicación de las fotografías objeto de la presente demanda. El contrato 6664 de 2001, se pactó, en la cláusula décima primera, que el responsable por todo siniestro, reclama, demanda pleito o acción legal, cobranza o sentencia sería responsabilidad del contratista.

(…) Al no prosperar las pretensiones anteriores con respecto a la solidaridad, el único responsable por los conceptos invocados sería LA HOJA MES S.A. en GACETA OFICIAL caso de no contar con la autorización para su reproducción y ser el demandante titular de los derechos patrimoniales de autor.” En esta oportunidad EDATEL S.A. E.S.P. interpuso una serie de excepciones referidas a la Inexistencia de violación de derechos de autor;

Prescripción; Inexistencia de la obligación; Falta de legitimación en la causa por pasiva; Buena fe y lealtad en los negocios; Inexistencia de perjuicios materiales y Tasación excesiva de perjuicios morales. Cabe mencionar que el demandante llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA y a la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A. Ambas empresas se apersonaron al proceso y expusieron sus argumentos en relación a dos pólizas de seguro. 21/08/2008 6.60 Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;

(…) Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, (…)

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 4 literal i), 11 literal b), 13 literales a) y b), 14 y 57 literales a) y b) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Juez Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;

Artículo 14.- Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento. (…) Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;

Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; “(…) (…)” GACETA OFICIAL 21/08/2008 7.60 1. Objeto de la protección a los derechos de autor. La fotografía como objeto de protección de los derechos de autor “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico.

El Tribunal, con relación a los derechos de autor y su protección por parte del ordenamiento jurídico comunitario ha manifestado en su amplia jurisprudencia que: “El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o pueden ser accesibles a la percepción sensorial y pueden ser objeto de reproducción por cualquier medio apto a tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y también, por los comunitarios, como acontece en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de CHARRIA GARCÍA tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. “Derechos de Autor en Colombia”.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Página 21).” (Proceso 150-IP2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1483 de 29 de marzo de 2007). 2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…).

Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº. 139-IP2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1057, de 21 de abril de 2004). La doctrina menciona, así mismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destacan: 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”.

(Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32). Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137). El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-CerlalcZavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005). Sobre la base de lo expresado, se debe dejar claramente establecido que la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en el literal i) de su artículo 4º, protege los derechos de autor sobre las obras fotográficas, entendidas éstas como la “creación de obras bidimensionales mediante la impresión de la luz que GACETA OFICIAL reflejan los objetos, resultando normalmente imágenes similares a las del mundo real”.

(Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, “Manual de propiedad intelectual”, p. 67); ahora bien, la protección a través de la propiedad intelectual de la fotografía responde al reconocimiento de que la fotografía constituye el resultado de la labor creativa del autor y no solamente de un proceso mecánico, puesto que el fotógrafo parte de una preconcepción mental de lo que será la obra y consecuentemente cuales serán las particulares características de la misma, de esta forma el autor determina precisamente cual es el encuadre apropiado, decide la composición, iluminación y profundidad del campo o escenario, a través del enfoque podrá definir una mayor o menor nitidez de los objetos que componen la obra fotográfica, de igual forma selecciona los modelos u objetos a representar, el color o colores que van a ser utilizados y finalmente las modalidades de revelado; posibilidades artísticas que se amplían con la fotografía digital.

Por su parte y, sobre la discusión acerca de la apreciación de la originalidad y sobre el objeto de la protección de la fotografía por los derechos de autor, el tratadista Ricardo Antequera Parilli, ilustra dicha protección citando el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde se resaltó que “la fotografía constituye el resultado de la labor creativa del autor y no de un proceso meramente mecánico (…)” y el caso del Tribunal de Milán que reconoce que “la tutela de la obra de carácter creativo en el campo de la fotografía opera toda vez que el fotógrafo no se limita a una reproducción de la realidad, si bien a través de procesos técnicamente sofisticados, haya sin embargo introducido en la obra la propia fantasía, el propio gusto y la propia sensibilidad, para transmitir las propias emociones a quien mire la fotografía de tal modo realizada; desde el punto de vista técnico el autor cuidará particular luz, declinaciones, encuadres y similares, en la intención de agregar una dosis de imaginación a la reproducción mecánica del tema”.

(Antequera Parilli, Ricardo, Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines. Colección de Propiedad Intelectual. Pp. 78 y 79). Por otro lado, y tomando en cuenta el criterio doctrinario de Rodrigo Bercovitz, se puede afirmar que la originalidad de una obra puede encontrarse en dos aspectos, el primero la concepción y el segundo la ejecución. De esta forma en el caso de las fotografías podemos 21/08/2008 8.60 colegir que la propia concepción de los objetos representados no es original y de ninguna manera puede atribuirse al autor, por ejemplo el caso de un paisaje o una persona que tienen una preexistencia independiente de la obra fotográfica.

Sin embargo, el valor de la obra y consecuentemente los derechos que surjan para el autor de la misma, recaen en la ejecución personal, que contiene una serie de actos volitivos y concientes, descritos en líneas precedentes, los cuales determinarán la producción de un resultado, plasmado en una obra fotográfica susceptible de protección por medio del reconocimiento de propiedad intelectual.

Por lo expuesto, sobre la base de la norma comunitaria y de la doctrina citada el Tribunal reconoce a las obras fotográficas como objeto de protección de los derechos de autor, siempre que estas, al igual que el resto de obras literarias, artísticas y científicas, cuenten con originalidad y creatividad del autor, por lo tanto, es derecho exclusivo del autor, o en su caso de sus derechohabientes, la reproducción de dichas fotografías por cualquier forma o procedimiento. 2.

De los derechos morales y patrimoniales que confiere la protección del derecho de autor El artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad; el goce de este derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; al respecto, este Tribunal ha sostenido que: “El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de ‘paternidad de la obra’”.

(Proceso 139-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1057 de 21 de abril de 2004). “El mismo artículo en examen consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas).

Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de GACETA OFICIAL autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a. del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b. y c. del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)”.

(Proceso 110-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1588 de 20 de febrero de 2008). Con base en un análisis doctrinal, este Tribunal, también ha indicado que “La paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya ( )”.

(Ledesma, Guillermo. DERECHO PENAL INTELECTUAL. Editorial Universidad. Primera Edición. 1992. Argentina. Pág. 113). “En tanto que para MANUEL PACHÓN, ‘La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio’”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Ob. Cit. Pág. 54). (Proceso 139-IP-2003, ya citado). Finalmente, este artículo prevé que, a la muerte del autor, el ejercicio de sus derechos morales pasará a depender de sus derechohabientes hasta 50 años después de la muerte del autor. 3. La reproducción de una obra protegida De conformidad con el artículo 13 de la Decisión 351 en análisis, el autor o sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento. 21/08/2008 9.60 El Tribunal ha determinado que “Lo que persigue el derecho patrimonial mencionado es que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.

Que el derecho patrimonial de reproducción incluya la obra transformada amplía de una manera muy importante su ámbito de protección, ya que cualquier adaptación, traducción, arreglo, etc., debe contar con el consentimiento del autor (…). Los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (Usos honestos).

De conformidad con el artículo 21, las legislaciones internas de los Países Miembros pueden establecer dichas limitaciones y excepciones de conformidad con lo anteriormente anotado” (Proceso 110-IP-2007, Publicado en la G.O.A.C. Nº 1588 de 20 de febrero de 2008). 4. Reparación o indemnización en compensación por los daños y perjuicios ocasionados Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, en el caso de presentarse una infracción a los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por las leyes del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de que se trate.

Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos. Con relación a los ilícitos que pudieran ser cometidos, el Tribunal expresó que: “Frente al ilí- GACETA OFICIAL cito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el montante económico por la falta de ejercicio del derecho infringido y, éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido.

En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor (…). En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos”.

(Proceso 178-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1486 de 11 de abril de 2007). 5. Facultades de la autoridad nacional competente en caso de infracción a los derechos de autor Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, de incurrirse en infracción de los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por la legislación del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos, se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de que se 21/08/2008 10.60 trate.

Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos. Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el montante económico por la falta de ejercicio del derecho infringido y, éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido.

En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor. Sobre el proceso ante la autoridad nacional, el Tribunal ha sostenido “Ahora bien, en el proceso ante la jurisdicción es inevitable la distantia temporis entre el momento de la lesión del derecho y el momento de su resarcimiento, lo que hace posible el riesgo de que, en el intervalo, se materialice o se consolide el daño. Hay pues la necesidad de la prevención de este riesgo, a través de la tutela cautelar, sin perjuicio del principio del contradictorio y del derecho a la defensa.

Se trata de una tutela instrumental y provisional cuyo otorgamiento viene a ser el resultado de la valoración, en términos de probabilidad, del derecho invocado y de su lesión (…). La tutela en referencia debe apoyarse en el cumplimiento de los requisitos del fumus boni iuris, el cual implica un juicio favorable de probabilidad sobre el derecho cuya lesión se quiere prevenir, y del periculum in mora, es decir, del riesgo de que, en el curso del proceso y mientras se dicta la decisión definitiva, se produzca la materialización o la consolidación de la lesión, o de que se vea impedida la efectividad de la tutela de mérito”.

(Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195 de 11 de mayo de 2005). La norma comunitaria atribuye potestad cautelar a la autoridad nacional competente para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita, el em- GACETA OFICIAL 21/08/2008 11.60 bargo o el secuestro preventivo de los ejemplares de la obra producidos ilícitamente y de los aparatos o medios utilizados para ello, así como su incautación o decomiso (artículo 56 de la indicada Decisión 351).

El cese de la actividad ilícita puede alcanzarse a través de medidas cautelares como la suspensión de la producción o el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos. Ante la infracción comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente podrá ordenar: Sin embargo, el Tribunal ha aclarado que “la autoridad nacional competente está facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe en el uso de los programas de ordenador comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351 son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999). b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos.

En cuanto a los aspectos no disciplinados por la norma comunitaria, el Tribunal ratifica la aplicabilidad del régimen procesal establecido en la legislación nacional correspondiente, por virtud de la regla del complemento indispensable. La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, al disponer: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, la cual debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico y como producto del ingenio humano, por su forma de expresión, tendrá especiales características de originalidad.

Esta protección será reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino. La protección a través de la propiedad intelectual de la fotografía responde al reconocimiento de que la fotografía constituye el resultado de la labor creativa del autor y no solamente de un proceso mecánico, puesto que el fotógrafo parte de una preconcepción mental de lo que será la obra y consecuentemente cuáles serán las particulares características de la misma, de esta forma el autor determina precisamente cuál es el encuadre apropiado, decide la composición, iluminación y profundidad del campo o escenario, a través del enfoque podrá definir una mayor o menor nitidez de los objetos que componen la obra fotográfica, de igual forma selecciona los modelos u objetos a representar, el color o colo- GACETA OFICIAL res que van a ser utilizados y finalmente las modalidades de revelado; posibilidades artísticas que se amplían con la fotografía digital.

En este sentido se garantiza la protección de la propiedad intelectual sobre las obras fotográficas, entendidas como una forma de ejecución personal, que contiene una serie de actos volitivos y conscientes. SEGUNDO.- Los derechos morales que se reconocen al autor sobre su obra, tienen las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad; el efectivo ejercicio de estos derechos facultan al autor, entre otras cosas, a reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento y consecuentemente exigir que se identifique al autor de una obra cuando ha sido omitido y, por el otro, a defender la autoría de la obra cuando ésta es cuestionada.

TERCERO. - El derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra, implica la facultad de explotar exclusivamente la misma y busca, entre otras cosas, asegurar que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original y en caso de que sean reproducidas por terceros, se le reconozcan sus legítimos derechos de propiedad intelectual.

CUARTO. - El autor de una obra tiene la facultad de iniciar una acción legal, en virtud del principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial de autor, que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente, contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho, que ejecute actos que la hagan inminente o que cause un daño o perjuicio al autor. 21/08/2008 12.60 autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley.

Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Por otra parte la autoridad jurisdiccional nacional debe ejercer la tutela resarcitoria, que persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización por el daño causado, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- QUINTO.- La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/08/2008 13.60 PROCESO 069-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Actor: LABORATORIOS BIOSANO S.A. Marca: “BIOCINE”. Expediente Interno N° 5062-98 MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil ocho. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.

N° 0961423 de 29 de octubre de 1997, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) de la República del Ecuador y notificada el 10 de noviembre de 1997, a través de la cual se rechaza la observación presentada por LABORATORIOS BIOSANO S.A. y concede el registro del signo “BIOCINE”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: 1.3. Hechos relevantes Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de mayo de 2008. a) Los hechos 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: LABORATORIOS BIOSANO S.A. La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 4 de septiembre de 1995, la sociedad BIOCINE S.P.A. solicitó el registro del signo “BIOCINE”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 7 de mayo de 1997, LABORATORIOS BIOSANO S.A. presentó observaciones en contra de la solicitud de registro del signo “BIOCINE”.

Se fundamentó, principalmente, en que es propietaria de la marca “BIOSANO” para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional. 3. El 29 de octubre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) expidió la resolución No. 0961423, por la cual se rechaza la observación presentada por LABORATORIOS BIOSANO S.A. y concede el registro del signo “BIOCINE”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El tercero interesado es: BIOCINE S.P.A. 1.2. Acto demandado b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad LABORATORIOS BIOSANO S.A. impugnó la siguiente Resolución Administrativa: La sociedad LABORATORIOS BIOSANO S.A. a través de mandatario, presenta demanda en GACETA OFICIAL 21/08/2008 14.60 contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: que no puede ser monopolizado por persona alguna y que las hacen suficientemente distintivas”. - Afirma “mi mandante es propietaria en el Ecuador de la marca BIOSANO (…) registrada en la clase 5”. - Observa que “La marca BIOCINE, es una marca que goza de notoriedad, fama y renombre internacional, pues mi mandante tiene registros en varios países alrededor del mundo, siendo proveedora internacional de la Organización Mundial de la Salud, la OPS y para muchos gobiernos como el Ecuatoriano, especialmente de vacunas.

La notoriedad y renombre de la que goza la marca BIOCINE elimina toda posibilidad de que el público consumidor pueda confundir el origen empresarial de la marca BIOSANO de Laboratorios Biosano S.A. de Chile, con la de la marca BIOCINE de BIOCINE S.p.A.”. - Señala que “existe semejanza legal con la marca solicitada BIOCINE, en los aspectos visual, auditivo y fonético, capaces de inducir a error o confusión al público consumidor teniendo principalmente en cuenta que ambas protegen los mismos artículos de la clase 5”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Intelectual no dio contestación a la demanda.

El Procurador General del Estado da contestación a la demanda a través del Director Nacional de Patrocinio del Estado y Delegado, y manifiesta que corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada. “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, (…), señalo casillero judicial (…)”. d) Tercero interesado La sociedad BIOCINE S.P.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente: - Que ”La marca BIOCINE cumple con el presupuesto que señala la capacidad de distinción que esta (sic) debe tener en el mercado”. - Señala que “el elemento diferenciador entre las denominaciones en conflicto es tal, que el consumidor no podría confundirse, ya que entre las marcas existe individualización, diferencia fonética, gráfica y auditiva; descartando, de esta manera, el temor de la parte accionante respecto del riesgo a ser inducido a error o confusión, por la coexistencia de las dos marcas”. - Afirma “Dicho elemento diferenciador de las marcas se encuentra en las partículas que acompañan a BIO, elemento de uso común, - Finalmente, alega coexistencia pacífica entre las marcas BIOCINE y BIOSANO pues mi mandante ha vendido en el mercado ecuatoriano y al banco de vacunas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador entre octubre de 1995 y 1996 mas (sic) de dos millones de dosis”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de mayo de 2008.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudi- GACETA OFICIAL cial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “BIOCINE” fue presentada el 4 de septiembre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 83 literales d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, se estima que no procede la interpretación del literal h) del artículo 82 ni el artículo 95 de la Decisión 344 solicitados por la Instancia Nacional Consultante, por no ser pertinentes al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 21/08/2008 15.60 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

GACETA OFICIAL c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. (…)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: Comparación entre Marcas Denominativas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgos de confusión: directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Partículas de uso común. Marcas Farmacéuticas.

La Marca Débil; - La marca notoria y su prueba; - La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; Confusión con la marca notoriamente conocida; - La coexistencia marcaria.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 21/08/2008 16.60 distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. b) Distintividad Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a 1 El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL.

Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. 21/08/2008 17.60 Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es un denominativo: “BIOCINE”, y que la marca de la sociedad que presenta la observación es: “BIOSANO”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 2 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de 2 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

GACETA OFICIAL vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los 21/08/2008 18.60 signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 4 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 5 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 4 5 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/08/2008 19.60 Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 8 Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

3.4. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 7 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 9 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la perso- 8 6 7 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 21/08/2008 20.60 na a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 10 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. La determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 10 11 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 12 12 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

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3.6. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL Tomando en cuenta que la sociedad BIOCINE S.P.A. solicitó el registro del signo “BIOCINE” para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “Marcas Farmacéuticas”. La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 13 21/08/2008 21.60 marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 15 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 16 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 17 Partículas de uso común Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 14 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las Tomando en cuenta que la sociedad BIOCINE S.P.A. ha alegado en su escrito de contestación a la demanda que el “elemento diferenciador de las marcas se encuentra en las partículas que acompañan a BIO, elemento de uso común, que no puede ser monopolizado por persona alguna y que las hacen suficientemente distintivas”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema “Partículas de Uso Común en Marcas Farmacéuticas”.

Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que 15 13 14 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000.

Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16 17 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La marca débil Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes 21/08/2008 22.60 del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). 18 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 19

3.7. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Tomando en cuenta que la sociedad BIOCINE S.P.A. ha alegado en su escrito de contestación a la demanda que “La marca BIOCINE, es una marca que goza de notoriedad, fama y renombre internacional, pues mi mandante tiene registros en varios países alrededor del mundo, siendo proveedora internacional de la Organización Mundial de la Salud, la OPS y para muchos gobiernos como el Ecuatoriano, especialmente de vacunas.

La notoriedad y renombre de la que goza la marca BIOCINE elimina toda posibilidad de que el público consumidor pueda confundir el origen empresarial de la marca BIOSANO de Laboratorios Biosano S.A. de Chile, con la de la marca BIOCINE de BIOCINE S.p.A.”, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de “la marca notoria y su prueba”. El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, 18 19 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79.

OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192. GACETA OFICIAL la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 20 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 21 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. 22 20 21 22 FERNANDEZ Novoa, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 21/08/2008 23.60 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproduc- GACETA OFICIAL ción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 23 A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

El Tribunal, a manera ilustrativa, estima adecuado referirse a las marcas renombradas o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41): La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca.

( ) por contraste con 23 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 21/08/2008 24.60 la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”.

(Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). Asimismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas.

Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria.

Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas”.

(Luis Alberto Marco Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su GACETA OFICIAL elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”.

(Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar también que “En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo sólo a estas últimas la protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio.

Sin embargo, la terminología y la práctica relativas a esta distinción difieren ligeramente en el mundo. Por eso la Unión de París y la OMPI han unificado la protección de este tipo de marcas, tutelando más allá de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (…)” (Ángel García Vidal: “La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538).

Sobre el tema y aclarando la anterior afirmación, el Tribunal, en la interpretación efectuada a las disposiciones que sobre marca notoria contempla la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha sostenido que: “el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o ‘público relevante’ de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta; sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (…).

Es por ello, que se 21/08/2008 25.60 considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión (…) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344”.

(Proceso 41-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 450, de 21 de junio de 1999, marca: “SUPERMANI”). No obstante, si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación, no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo más allá del simple criterio de conexión competitiva.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: GACETA OFICIAL “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 24 En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión.

3.8. LA COEXISTENCIA MARCARIA Tomando en cuenta que la sociedad BIOCINE S.P.A. ha alegado en su escrito de contestación a la demanda la coexistencia pacífica entre las marcas BIOCINE y BIOSANO “pues mi mandante ha vendido en el mercado ecuatoriano y al banco de vacunas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador entre octubre de 1995 y 1996 mas (sic) de dos millones de dosis”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema “La Coexistencia Marcaria”.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma na- 24 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 21/08/2008 26.60 turaleza o finalidad, se genera el aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003) Ante esta situación, corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una GACETA OFICIAL o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso. 21/08/2008 27.60 Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 7.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 8.

No se podrán registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los GACETA OFICIAL 21/08/2008 28.60 mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 9.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. cripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA 10. Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5062-98 MP deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las pres- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 70-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal h), 228, y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), 146 párrafo segundo, 224, 225 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-00329. Actor: SHERATON INTERNATIONAL, INC. Marca denominativa: “SHERATON”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de julio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de mayo de 2008.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: GACETA OFICIAL II. LAS PARTES. Demandante: Sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. solicitó el 4 de junio de 2002 el registro como marca del signo SHERATON (denominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 02-047518. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. presentó oposición con base en la marca denominativa SHERATON, registrada en Colombia bajo el certificado Nº 92113 y para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

En escrito separado, la sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. aportó una serie de escritos tendientes a probar la notoriedad de la marca denominativa SHERATON. Además, solicitó que se citara a un experto para que certificara la notoriedad de la mencionada marca. Dicho escrito se presentó en el plazo señalado en el párrafo segundo del artículo 146 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 22001, de 31 de julio de 2003, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro de la marca denominativa SHERATON. 21/08/2008 29.60 5. La sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (e), mediante Resolución N° 5193, de 19 de marzo de 2004, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. 7. La sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio eludió el tema y no hizo debido caso a la solicitud de una experticia en el trámite de la oposición. El artículo 146 de la Decisión 486 no limita los medios de prueba; en este sentido la interpretación de la Superintendencia es errónea al afirmar que cuando la norma se refiere a presentación es únicamente en relación con pruebas documentales y, por lo tanto, no es procedente la solicitud de otro tipo de pruebas. 2.

En el caso en cuestión se debe aplicar el ordenamiento jurídico interno si la norma comunitaria no regula la materia. En este sentido, es aplicable el Código Contencioso Administrativo, 3. La prueba solicitada por la sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. era necesaria para una decisión acertada en el asunto en cuestión. 4. La marca denominativa SHERATON es notoriamente conocida y, por lo tanto, debe ser protegida más allá de los principios de especialidad y territorialidad.

En el expediente obran pruebas que dan fe de la notoriedad mencionada. GACETA OFICIAL C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera: a. Los signos en conflicto no generarían confusión en el público consumidor, ya que protegen productos y servicios diferentes sin conexidad competitiva alguna. b. La notoriedad de la marca SHERATON debió ser probada en el momento procesal pertinente.

Las pruebas presentadas no demuestran la notoriedad de ésta. 2. Por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: a. No se presentaron pruebas idóneas que demostraran la notoriedad de la marca opositora.

Las pruebas presentadas fueron valoradas por la Superintendencia. b. Entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto no hay conexión competitiva. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. 21/08/2008 30.60 De oficio, también serán interpretadas los siguientes artículos: 134, 136 literal a), el párrafo segundo del artículo 146, 224, 225, y 229 de la misma normativa. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) l os sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…) Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 136 literal h), 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro como marca del signo denominativo SHERATON. Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: GACETA OFICIAL (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 21/08/2008 31.60 para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.

(…) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

( ) Artículo 146 (…) “A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición”. d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

(…) Artículo 224 f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. g) el valor contable del signo como activo empresarial;

Artículo 225 i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, j) los aspectos del comercio internacional; o, GACETA OFICIAL k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 21/08/2008 32.60 A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(…) Artículo 276 “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. (…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre marcas denominativas. C. Oportunidad probatoria y clases de pruebas en el trámite de la oposición al registro marcario. Principio de complemento indispensable. D. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

E. La conexión competitiva. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, este Tribunal solicita se remita a las siguientes: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos SHERATON, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. Teniendo en cuenta que en algunas Interpretaciones Prejudiciales se ha abordado el tema de la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 34-IP-2006, de 30 de abril de 2006.

Marca: “OARTIN”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00455. • 105-IP-2005, de 17 de agosto de 2005, Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del GACETA OFICIAL 21/08/2008 33.60 Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 2 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094.

La Decisión 486, en el artículo 147,amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros (…)”. (Proceso 46-IP2007.

Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1530 de 14 de agosto de 2007).1 Pero, como los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos, resulta necesario tener en cuenta, además, el criterio que se expone a continuación. C. OPORTUNIDAD PROBATORIA Y CLASES DE PRUEBAS EN EL TRÁMITE DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO MARCARIO.

PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La sociedad demandante afirmó que la Superintendencia no hizo caso a la solicitud de una experticia en el trámite de la oposición. Además, afirmó que el artículo 146 de la Decisión 486 no limita los medios de prueba y, en consecuencia, la interpretación de la Superintendencia es errónea al afirmar que cuando la norma se refiere a presentación es únicamente en relación con las pruebas documentales.

De conformidad con lo anterior, es indispensable referirse a la oportunidad probatoria y clases de pruebas en el trámite de la oposición al registro marcario. Sobre el interés legítimo y trámite de oposiciones al registro marcario el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) el tema del interés legítimo para presentar oposiciones que, conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, surge de: a. acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. b. acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. De conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.

El párrafo segundo del artículo 146 de la Decisión 486 establece que la Oficina de Registro Marcario, a solicitud de la parte opositora, otorgará un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Lo anterior quiere decir que después de presentada la oposición en el plazo pertinente y por el sujeto legitimado para ello, éste tiene la posibilidad de solicitar un plazo adicional de treinta días para “presentar” las pruebas que sustenten su escrito de oposición. De conformidad con el problema planteado por el demandante, es labor del Tribunal determinar qué se entiende por presentar pruebas.

La expresión presentar pruebas no puede circunscribirse únicamente a la presentación de documentos que el opositor pueda anexar a su escrito, ya que de conformidad con el principio básico y fundamental del derecho de defensa y específicamente el de contradicción, no se puede privar al particular de utilizar todos los mecanismos de prueba pertinentes para su adecuada defensa.

Este no podría ser el verdadero sentido y alcance la disposición estudiada. En el marco del procedimiento de registro marcario, se deben garantizar todas las facultades y mecanismos para que los sujetos con legítimo interés puedan oponerse al registro y no se haga nugatorio su derecho de oposición. La forma de garantizar lo anterior, es dotar al sujeto opositor de todos los medios de prueba previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

Existen ejemplos donde es evidente que se debe conferir al sujeto opositor de mecanismos probatorios para lograr una adecuada defensa 1 Esta posición ha sido reiterada en la Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 2008, proferida dentro del proceso 164-IP-2007. GACETA OFICIAL de sus intereses. Algunos de estos son los siguientes: 21/08/2008 34.60 Es muy común que la administración tenga documentos en sus archivos que necesiten un trámite dispendioso para su consecución y, por lo tanto, se hace evidente la necesidad de permitir que el particular pueda solicitar a la Oficina de Registro Marcario que anexe los documentos o que oficie a determinada Entidad para que los remita. quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas”. (Proceso 164-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 2008, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1603, de 31 de marzo de 2008).

También se puede dar el caso en donde el opositor requiera probar que su marca se encuentra en uso para defenderse de una solicitud de cancelación como defensa en el trámite de registro. En este evento el opositor puede utilizar diversos mecanismos probatorios para demostrar que su marca se encuentra en uso. 2 Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los medios de prueba pertinentes, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros para determinar qué medios probatorios son los conducentes.

Para que el opositor demuestre la notoriedad de su marca se pueden utilizar diversos medios de prueba para ello, de conformidad con las previsiones que sobre la materia se consagren en las legislaciones internas de los Países Miembros. Sobre la prueba de la marca notoria el Tribunal ha manifestado: Sobre el principio de complemento indispensable el Tribunal ha manifestado: “Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a 2 Sobre la prueba del uso de la marca el Tribunal ha manifestado: “La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: ‘El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros’.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.” (Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). “(…) Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: ‘no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas’.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Bajo este principio es que se dispone en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: ‘Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente GACETA OFICIAL Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas’.

Lo anterior quiere decir que para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución”. (Proceso 162-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1483, de 29 de marzo de 2007). 21/08/2008 35.60 • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

El opositor puede entonces valerse de todos los medios probatorios que la legislación interna consagre en relación con los procedimientos administrativos. b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, Las pruebas ofrecidas y solicitadas por el opositor se deben anexar o solicitar junto al escrito de oposición, o en el plazo de 30 días adicionales, de conformidad con las previsiones del artículo 146 de la Decisión 486.

Se debe aclarar que la práctica de pruebas deberá darse dentro del término de los treinta días adicionales mencionados. c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. Como quiera que la demandante argumentara que la marca denominativa SHERATON es notoriamente conocida, es necesario referirse a la marca notoriamente conocida y la prueba de dicha notoriedad. 1.

Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2.

Protección. El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha dicho que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136 literal h) de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. GACETA OFICIAL El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el riesgo de asociación, el riesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo, idéntico o similar, a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notoria y su protección aunque no lo sea en el País Miembro respectivo. Basta con que sea notoria en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229 literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que en este caso que aunque la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el mercado, aunque deberá dar cumplimiento a lo indica- 21/08/2008 36.60 do en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 3 La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen 3 PACON, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 21/08/2008 37.60 empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. ción competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 4 Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido con total acierto lo siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.

La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan.

Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombrada es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. 5 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido.

Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que en la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posi- 4 5 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA“.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. Págs. 307 y 308. GACETA OFICIAL las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 6 Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquélla que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. 3.

Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas. 21/08/2008 38.60 “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. 6 En vista de que la Oficina Nacional y la tercera interesada en las resultas del proceso argu- MONTEAGUDO, MONTIANO, Ob. Cit. Pág. 247. GACETA OFICIAL mentaran que los productos y servicios que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 7 y, por lo tanto, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional.

En consecuencia, como en el presente caso los signos confrontados se refieren a productos y servicios de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, así como el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de 7 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). 21/08/2008 39.60 varios productos y servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema, que si bien hacen relación a productos también son aplicables cuando se trate de servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos pue- GACETA OFICIAL de crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 21/08/2008 40.60 La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a comparación de signos marcarios, son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.

SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos SHERATON, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

TERCERO: Se deben garantizar todas las facultades y mecanismos para que los sujetos con legítimo interés puedan oponerse al registro y no se haga nugatorio su derecho de oposición. La forma de garantizar lo anterior es dotar al sujeto opositor de todos los medios de prueba previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros. Por tal motivo, el párrafo segundo del artículo 146 de la Decisión 486 se debe interpretar en el sentido de que no sólo el opositor pueda anexar a su escrito documentos, ya que de conformidad con el principio básico y fundamental del derecho de defensa y específicamente el de contradicción, no se puede privar al particular de utilizar todos los mecanismos de prueba pertinentes para su adecuada defensa.

Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los medios de prueba pertinentes, se debe acudir con base en el principio de com- GACETA OFICIAL 21/08/2008 41.60 plemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros para determinar qué medios probatorios son los conducentes. secuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Las pruebas ofrecidas y solicitadas por el opositor se deben anexar o solicitar junto al escrito de oposición, o en el plazo de 30 días adicionales, de conformidad con las previsiones del artículo 146 de la Decisión 486. Se debe aclarar que la práctica de pruebas deberá darse dentro del término de los treinta días adicionales mencionados.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra una definición de signo notoriamente conocido, con las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

Que haya ganado dicha notoriedad por cualquier medio. La Decisión 486, establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, respecto de los que no han alcanzado dicha notoriedad, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el principio de territorialidad y de conformidad con el artículo 229 literal a), un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en con- Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

QUINTO: En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclador; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de servicios semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200400329, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE GACETA OFICIAL 21/08/2008 42.60 Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO Nº 047- IP- 2008 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 81 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Proceso Interno: Nº 2002-0258. Marca: “PERDURIT” (mixta). Actor: COLOMBIT S. A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil ocho. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0295, de 11 de febrero de 2008, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002-0258.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de abril de 2008. Tercer interesado: ETERNIT COLOMBIANA S.A. 2.

Determinación de los hechos relevantes. El 12 de octubre de 1994, la demandante COLOMBIT S.A. solicitó el registro del signo “PERDURIT” para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional, aceptada por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución Nº 001024, de 27 de enero de 1995. El 22 de diciembre de 1995, la sociedad demandante COLOMBIT S.A., en calidad de propietaria de la marca “PERDURIT”, solicitó el registro del signo “PERDURIT” (mixto) pero esta vez para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional.

Demandante: COLOMBIT S.A. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó observaciones contra dicha solicitud, basándose en que el signo solicitado “PERDURIT” (mixto) es semejante a las marcas ETERNIT, ONDULIT, DECORIT, FIBROLIT, TEJALIT y LIVIANIT, de las cuales las únicas registradas en la Clase 17 de la Clasificación Internacional son las marcas ETERNIT, FIBROLIT y ONDULIT. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

La sociedad COLOMBIT S.A. respondió a las observaciones presentadas argumentando que, desde hace mucho tiempo atrás tiene registra- 1. Las partes. GACETA OFICIAL das expresiones como: RANURIT, CIELOLIT, CASABIT, PLANILIT, CAMPOLIT, RURALIT, FACILIT, MODULIT, PERDURIT y VERSALIT. El 29 de septiembre de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 25075, de 29 de septiembre de 1997, declaró infundadas las observaciones presentadas por la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. y concedió el registro del signo solicitado “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

Posteriormente, ETERNIT COLOMBIANA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución Nº 25075, el cual fue resuelto en el sentido de confirmarla. El 31 de enero de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve la apelación mediante Resolución Nº 03447, de 31 de enero de 2002, revocando las decisiones anteriores, declarando fundada la observación y denegando el registro del signo solicitado “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional. 3.

Escrito de la Demanda. La sociedad demandante COLOMBIT S.A. manifiesta ser titular de la marca registrada “PERDURIT” en la Clase 19 de la Clasificación Internacional. Asimismo, manifiesta que no es posible que al final de todo el itinerario del proceso de registro del signo “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional, la Administración considere que la denominación “PERDURIT” tiene similitudes de orden conceptual con la denominación “ETERNIT” sin considerar que esta situación ya se encontraba previamente definida, además, de que estas marcas ya coexisten en el mercado de manera pacífica, por lo que, no es oportuna la objeción a la solicitud de registro.

En tal sentido, la demandante estima que la actuación administrativa contenida en la Resolución Nº 03447, de 31 de enero de 2002, es ilegal y ampliamente contradictoria. Añade que, entre las consideraciones de la Superintendencia, a fin de conceder a COLOMBIT S.A. el registro del signo “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional, 21/08/2008 43.60 se encuentran que, entre el signo solicitado “PERDURIT” (mixto) y cada una de las marcas registradas en que se basa la observación -LIVIANIT, TEJALIT, FIBROLIT, DECORIT, ONDULIT y ETERNIT, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

De la simple lectura de ambas expresiones -“PERDURIT” y “ETERNIT”-, un diccionario jurídico despeja toda identidad, ya que perdurar significa “durar mucho” y la palabra eterno significa “sin principio ni final” y, en referencia específica a Dios, en grado menor con principio pero sin fin. En relación con la norma vulnerada, la Superintendencia consideró con anterioridad que (…) “no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, más aún si se tiene en cuenta que la expresión “IT” es usada por muchas de las marcas ya registradas, por consiguiente, esas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público, en consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes”. 4.

Contestación a la Demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que una marca tiene la finalidad de identificar productos y diferenciarlos en el mercado; anota que, para determinar la confundibilidad entre los signos confrontados se debe hacer una comparación entre ellos desde el punto de vista auditivo, fonético y ortográfico o visual, así como, en el concepto ideológico para establecer si los signos pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Asimismo, afirma que al comparar los signos confrontados “PERDURIT” (mixto) y “ETERNIT” existe una posibilidad de confusión en cualquier aspecto, por lo que los signos no podrán coexistir en el mercado de manera pacífica, además que, la confusión ideológica conlleva al consumidor a relacionar el signo con el significado o contenido real del mismo, ya que estos GACETA OFICIAL signos evocan las mismas o similares ideas, tales como: duración larga, prolongada, eterna o perdurable. 21/08/2008 44.60 El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 En el presente caso, las expresiones que evocan los signos confrontados, “perdurable” y “eterno”, por ser sinónimas entre sí, traen el mismo recuerdo y la misma idea al consumidor final, además que, el signo solicitado “PERDURIT” (mixto) carece de fuerza distintiva.

Es así que, en el presente caso no se vulneró ninguna normativa vigente al denegar el registro del signo solicitado. 5. Argumentos del Tercer Interesado. ETERNIT COLOMBIANA S.A., en calidad de tercer interesado, contesta la demanda aduciendo que al denegar el registro del signo solicitado “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, la Super-intendencia de Industria y Comercio cumplió con la normativa vigente, ya que verificó las similitudes entre el signo solicitado y las marcas registradas, aplicando apropiadamente los principios marcarios, verificando el cumplimiento de los requisitos por parte del signo y, al encontrar que no cumplía con ellos, cumplió con su deber de denegar el registro solicitado.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación del artículo 83 literal a) y, de oficio, del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “( ) Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Con base en el concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, GACETA OFICIAL sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: a) La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. b) La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identifi- 21/08/2008 45.60 car e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p.27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 585, de 20 de julio de 2000). c) La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL

2. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR PROHIBICIÓN RELATIVA DE REGISTRO. RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDIRECTA). Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los pro- 21/08/2008 46.60 ductos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de GACETA OFICIAL confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: a) La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. b) La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La 21/08/2008 47.60 determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. A fin de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, “PERDURIT” (mixto) y “ETERNIT” (denominativo), es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: a).

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). b). En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. c). Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de GACETA OFICIAL los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. d).

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre éstos es ideológica, ortográfica o fonética, así como, relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En atención a que en el proceso interno se hace una comparación entre el signo solicitado “PERDURIT” (mixto) y la marca registrada “ETERNIT” (denominativa), se hace necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 1, logotipos 2, íconos, etc. Al tratar el tema de la marca mixta, la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que, por lo 1 2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo. 21/08/2008 48.60 general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129IP-2004, marca: GALLO (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. GACETA OFICIAL De manera que, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “PERDURIT” (mixto) y la marca registrada “ETERNIT” (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca; asimismo, debe verificar si existe semejanza o identidad entre los productos o servicios que ampara. 5.

SIGNOS EVOCATIVOS. En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 12-IP96, ya citado). Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 21/08/2008 49.60 culas comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Además, la Jurisprudencia de este Tribunal dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.

(OTAMENDI Jorge, ‘DERECHO DE MARCAS’ Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002, Págs. 191 y 192).” (Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: ‘CINCO ESTRELLAS’, publicada en Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005).

6. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (“IT”). Si se trata de partículas de uso común, no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partí- Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los GACETA OFICIAL 21/08/2008 50.60 requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO

QUINTO: Es necesario que en el cotejo que haga el Juez Consultante, determine los diferentes modos en que puedan asemejarse los signos en disputa e identifique si la posible existencia o no de similitud, entre éstos es ideológica, ortográfica o fonética, así como, relacionarlos con los productos o servicios que amparan. Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera que, por lo ge- neral, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.

De manera que, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos. Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

SEXTO: El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

SÉPTIMO: Al realizar el examen comparativo, en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo en el Proceso Interno Nº 2002-0258, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 21/08/2008 51.60 Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 76-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 678-2008.

Actor: SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. Patente: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE TIAZOLIDINDIONA Y SULFONILUREA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 2 de julio de 2008.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: Sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

PROCURADOR ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, REPÚBLICA DE PERÚ. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. a. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. solicitó el 18 de junio de 1998, ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPOSICIÓN FARMACEÚTICA DE TIAZOLIDINDIONA Y SULFONILUREA”.

A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 532-1998/OIN. b. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución Nº 1509-2002/OIN-INDECOPI del 13 de diciembre de 2002, decidió negar la patente de invención solicitada. GACETA OFICIAL c. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. d. La Oficina de Invención y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante Resolución Nº 13852003/OIN-INDECOPI de 25 de noviembre de 2003, declaró infundado el recurso de reconsideración. e. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. f. El Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución Nº 06252004/TPI-INDECOPI de 8 de julio de 2004, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. g. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. h. La Segunda Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución Nº 11 de 6 de octubre de 2006, resolvió declarar infundada la demanda interpuesta. i. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia. j. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia AP.

Nº 1353-2007, de 15 de enero de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la providencia impugnada. k. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso recurso de casación contra la anterior providencia. B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violó el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. El objeto de la patente solicitada sí tiene nivel inventivo, ya que la composición presentada 21/08/2008 52.60 no es obvia para una persona versada en la materia.

Del documento D2 que se refiere a la patente 0749751, se desprenden múltiples posibilidades y, por lo tanto, una persona imparcial que lea el documento para preparar una combinación antidiabética se encontrará con un abrumador rango de opciones en sólo las primeras páginas. b. Para llegar a la combinación objeto de la patente de invención, la persona versada en la materia debe seleccionar el compuesto (I) de las cantidades de opciones posibles mencionadas en el documento D2; además debe seleccionar un rango específico de 2 a 12 mg. de este compuesto.

El documento D2 no provee ningún tipo de instrucción al respecto. C. La contestación de la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI contestó la demanda con el siguiente argumento: Las reivindicaciones 1 a 10 de la solicitud de patente no gozan de nivel inventivo.

Dichas reivindicaciones se derivan fácilmente del estado de la técnica. Una persona versada en la materia, de conformidad con la información y elementos preexistentes en el estado de la técnica, puede obtener fácilmente dichas reivindicaciones. D. Resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

“(…) de acuerdo al estado de la técnica descrito, el problema que pretende resolverse consiste en proveer una nueva combinación que sea útil en el control de la glucemia, para el tratamiento de la diabetes mellitus, de manera que amplíen el estado de la técnica; solución propuesta por la actora en proveer una combinación que comprende de 2 a 12 mg. del compuesto 1 o una forma farmacéutica aceptable del mismo y sulfonilurea, sustentado en la – data clínica acompañada como anexo, determinándose que ajustar la dosis de administración es parte de las actividades y funciones del médico tratante de acuerdo a las necesidades del paciente, con la finalidad de curar, prevenir o aliviar los síntomas de una enfermedad, careciendo en consecuen- GACETA OFICIAL cia las reivindicaciones 1 a 10, de actividad inventiva (…)”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 21/08/2008 53.60 presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. (…) La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE TIAZOLIDINDIONA Y SULFONILUREA”.

Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Artículo 5 A continuación se inserta el texto de las normas interpretadas: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. DECISIÓN 344 (…) (…) DECISIÓN 486 Artículo 1 (…) “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Disposición Transitoria Primera. “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Artículo 2 GACETA OFICIAL Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) 21/08/2008 54.60 en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Requisitos de patentabilidad. C. Nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

GACETA OFICIAL (…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005)”. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 21/08/2008 55.60 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “Composición Farmacéutica de Tiazolidindiona y Sulfonilurea”, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y es a esa norma a la que se debe remitir tanto el Juez Nacional como la Oficina Nacional, en su caso, para verificar los requisitos de la solicitud de patente.

GACETA OFICIAL B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.

De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado 21/08/2008 56.60 de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”. 1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. 1 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad.

( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. 2 (Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).

Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA 2 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 21/08/2008 57.60 TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321”. (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997).

Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP1998.

Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). 2. Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar” 3. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de 3 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. 21/08/2008 58.60 dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 3. De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. C. NIVEL INVENTIVO CON RELACIÓN A LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS En atención a que el INDECOPI argumentara que una persona versada en la materia, de conformidad con la información y elementos preexistentes en el estado de la técnica, pudiera obtener fácilmente el compuesto que se pretende patentar, se hace necesario referirse al nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos.

En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades GACETA OFICIAL distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. 4 En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”. 5 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos 4 5 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 21/08/2008 59.60 conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en GACETA OFICIAL 21/08/2008 60.60 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como inven- ción la acción propia de la naturaleza.

CUARTO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 678-2008, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú