Año XXV - Número 1675 Lima, 1 de diciembre de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 63-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84 y 93 del mismo cuerpo legal, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ. Marca figurativa: “LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO”. Proceso Interno: Nº 00380-2001 Proceso 86-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a) y 224 de la misma Decisión. Marca: CRISTALDENT.

Actor: sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 813-2008 Proceso 87-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal e) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literales a) y h), 136 literal a), y 191 de la referida Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: N° 816-2008.

Actor: ADT SERVICES A.G. Marca: “Diseño de una figura de un octágono en color azul pantone 286” Proceso 106-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 82, literal e) de la misma normativa, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 7030-2000-MP. Actor: Sociedad ALLERGAN, INC. Marca denominativa “ALPRAGEN” Para nosotros la Patria es América 36 GACETA OFICIAL 01/12/2008 2.52 PROCESO 063-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84 y 93 del mismo cuerpo legal, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ. Marca figurativa: “LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO”. Proceso Interno: Nº 00380-2001. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 2 días del mes octubre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de julio de 2008. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.

LAS PARTES: Demandante: MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA. 2. DATOS RELEVANTES: 2.1. Hechos: El 01 de marzo de 2000, el señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo” para distinguir productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 07 de junio de 2000, el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA presentó observaciones en base a: a). La marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza registrada en Colombia; b). La solicitud anterior del signo figurativo “TORRE DE PETRÓLEO” presentada en Colombia con anterioridad el día 31 de diciembre de 1999 en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, c).

La marca constituida por la denominación BODY GEAR PETROLERO registrada en el Ecuador en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución Nº 24402, de 29 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declara fundada la observación presentada y, en consecuencia, deniega el registro del signo solicitado constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo”.

El solicitante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución Nº 24402, de 29 de septiembre de 2000, resuelta mediante Resolución Nº 00371, la cual confirmó la anterior y concedió el recurso de apelación, resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual a través de la Resolución Nº 21717, de 29 de junio de 2001, confirma las resoluciones administrativas anteriores, quedando agotada la vía gubernativa. 2.2.

Fundamentos de la Demanda: El demandante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ considera que, con las resoluciones im- GACETA OFICIAL pugnadas, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que el signo solicitado constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo”, tiene la capacidad intrínseca y extrínseca para ser considerado como marca.

Es importante señalar que, el signo solicitado no se encuentra acompañado por ninguna palabra o conjunto de palabras que puedan ser objeto de comparación respecto de la marca base de la observación, más bien, se tendría que pensar cómo se debería referir el público consumidor respecto de ella y seguramente lo hará como “la torre”, la cual no puede ofrecer ninguna posibilidad de confusión con la marca registrada, ya que la Administración al momento de conceder el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta), señaló que el elemento predominante de dicho registro es la denominación BODY GEAR, por consiguiente, no puede extraer una parte aislada de la marca registrada para denegar la solicitud del signo solicitado a conveniencia de la Administración y a favor de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

La marca registrada BODY GEAR PETROLERO (mixta), cuyo elemento predominante es la denominación BODY GEAR, es comparada con el signo solicitado “La Figura de una Torre Característica Dentro de un Círculo”, permitiendo ello llegar a la conclusión de que el signo solicitado no ofrece ninguna posibilidad de confusión en el público consumidor; en consecuencia, no existe violación al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Es importante señalar que, el demandante y solicitante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ es titular del registro de la marca PETROLIZADO (mixta) en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que la etiqueta de dicha marca incluye dentro de la letra “O” la figura de una torre. De correr el riesgo de no poder registrar como marca el signo solicitado sería por la existencia del registro de la marca PETROLEUM (mixta) pero resulta ser que entre el titular de dicha marca -el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR- y el señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ ya existe un acuerdo de coexistencia marcaria, donde las partes se comprometen a utilizar la expresión señalada, una para la Clase 25 y la 01/12/2008 3.52 otra para las Clases 03, 14 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

En esta medida, la División de Signos Distintivos violó por aplicación indebida el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al denegar el registro del signo solicitado “La Figura de una Torre Característica dentro de un Círculo” cambiando todos los parámetros que se habían establecido, favoreciendo de esta manera al señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA. 2.3.

Contestación a la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda argumentando que: no se tengan en cuenta las pretensiones de la demanda porque las mismas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal. Asimismo, solicita que se niegue la demanda por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión del registro de un signo marcario sin el pleno cumplimiento de todos los requisitos exigidos por mandato legal, facultad que de conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Además, con la expedición de las Resoluciones Nos: 24402, de 29 de septiembre de 2000; 00371, de 26 de enero de 2001; y, 21717, de 29 de junio de 2001, no se ha incurrido en ninguna violación de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es menester indicar que, en diferentes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y en numerosas sentencias del Consejo de Estado sobre marcas, se establece que los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, por lo que siguiendo los criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que efectuado el examen de los signos confrontados como son “La Figura de una Torre Característica dentro de un Círculo” frente a BODY GEAR PETROLERO (mixta) y “TORRE DE PETRÓLEO” se concluye que existen similitudes entre los mismos, por lo que su coexistencia induciría al público a error, respecto del origen de los mismos, más aún, cuando los productos compren- GACETA OFICIAL didos en la Clase 14 se encuentran relacionados con los de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, ya que comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, situación que genera confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial.

En cuanto al acuerdo de coexistencia que llegaren a celebrarse entre terceros, cabe señalar que ello no elimina el riesgo de confusión en el público consumidor, por lo tanto, los actos administrativos acusados no son nulos y se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas. 2.4. Argumentos del Tercer Interesado: El señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA, por medio de su apoderado, contesta la demanda interpuesta en los siguientes términos: Se deben negar las pretensiones de la demanda ya que se está utilizando comercialmente la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) desde el año 1985, siendo esta marca muy conocida, a razón de las importantes sumas de dinero y de trabajo que se han invertido.

Señala no estar conforme con las resoluciones emitidas por la autoridad competente, ya que no se declaró la notoriedad de la marca registrada BODY GEAR PETROLERO (mixta), por considerar que no se habían aportado pruebas para tal efecto, cuando éstas en realidad se aportaron en notable cantidad. El 03 de mayo de 2006, se otorgaron diez (10) días para que las partes puedan presentar sus alegatos, de esta manera, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio y el apoderado de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA presentaron sus alegatos de conclusiones, a través de los cuales reiteraron los mismos argumentos.

El 18 de diciembre de 2006, se suspendió el proceso y se ordenó formular la correspondiente solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 01/12/2008 4.52 ne el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de registro del signo figurativo “La figura de una torre característica dentro de un círculo” en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza se realizó el 01 de marzo de 2000, es decir, en plena vigencia de la Decisión 344.

Así, se interpretarán los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, los artículos 83 literales d) y e), 84 y 93 del mismo cuerpo legal. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

CONSIDERANDO: ( )”. Que, las normas cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispo- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en re- GACETA OFICIAL 01/12/2008 5.52 lación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: c) La antigüedad de la marca y su uso constante; a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

(…)”. “Artículo. 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“Artículo 93.-Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” (…) En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restan- GACETA OFICIAL tes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…). 01/12/2008 6.52 destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

(…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la 1 2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Marca: GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO ÁGUILA DENTRO DE UN ESCUDO, publicado en la Gaceta Oficial Nº). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un GACETA OFICIAL servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Marca: T MOBIL DEUTSCHE TELEKOM AG., publicado en la Gaceta Oficial N° 916, de 2 de abril de 2003). 01/12/2008 7.52 registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 1.2.

La perceptibilidad. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.1. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 4 En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha 4 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. GACETA OFICIAL preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 5 1.3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

2. CLASES DE MARCAS: LA MARCA FIGURATIVA. Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: • El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. • El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 5 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 01/12/2008 8.52 El cotejo de dos marcas figurativas debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”.

(Proceso N° 23IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004).

3. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA FIGURATIVA Y UNA MIXTA. Las marcas mixtas son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. GACETA OFICIAL No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso N° 23 –IP2004, ya citado). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 01/12/2008 9.52

4. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSION. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. GACETA OFICIAL Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“( ) se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 6 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. 01/12/2008 10.52 La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. 4.1 Riesgo de Confusión. Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: a).

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. b). De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posi- GACETA OFICIAL cionamiento de un producto determinado en el mercado. 4.2 Reglas para el Cotejo Marcario.

En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 7, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: 01/12/2008 11.52 general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.

5. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: f) “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Marca: EBEL INTERNATIONAL (MIXTA), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). • “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las o marcas. • Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. • Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. • Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 8 En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza 7 8 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002.

Pág. 255. GACETA OFICIAL de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean una imitación, lo cual se desprende del literal d) del artículo 83 o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo de la Decisión 344.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. 01/12/2008 12.52 mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 11 El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 9 • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

“( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 10 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 12 Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 11 12 9 10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22IP-2003.

Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. GACETA OFICIAL 01/12/2008 13.52

6. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS. término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas”. (Proceso 12-IP-96, marca: “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997). 6.1 De los signos descriptivos 6.2 De los signos evocativos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio.

Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, por lo que el Tribunal reitera el criterio interpretativo establecido desde entonces sobre la cuestión que se examina.

En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. El registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque, habrá lugar a considerarlo descriptivo.

Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. En todo caso, hay que tener presente que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos.

En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, aunque el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. Esta posibilidad, había dicho el Tribunal en el marco de la Decisión 344, “(…) se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 (…) cuando emplea el El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 12-IP96, ya citado) Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

7. ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS”, consistente en que los signos en disputa han coexistido sin que se hubiesen presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia, de hecho, se subordina necesariamente a que coexistan en el mercado sin que produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte GACETA OFICIAL del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos”. (Proceso Nº 60-IP-2000. Marca: “ACADEMIA PACIOLO”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 642, de 25 de febrero de 2001).

Respecto de este punto, Otamendi dice lo siguiente: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no, o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad (…)”.

Sin embargo, la coexistencia de hecho no constituye un presupuesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. 01/12/2008 14.52 8.

CONEXIDAD COMPETITIVA. Como quiera que dentro del proceso interno se planteara la conexidad entre los productos y/o servicios amparados por las Clases 14, 25 y 42, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y/o servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

No obstante lo anterior, y como en el presente caso, los signos confrontados se refieren a productos o servicios de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ambos signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor, no demuestra su semejanza; así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los GACETA OFICIAL productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso N° 114-IP-2003, ya citado).

9. LA OPOSICIÓN ANDINA. 01/12/2008 15.52 Finalmente, este Tribunal considera pertinente señalar que el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refiere a lo que en doctrina se llama “llamamiento a oposiciones”, 13 (ahora observaciones) que es la posibilidad de que terceros que tengan legítimo interés intervengan oponiéndose al registro de la marca.

La norma comunitaria contempla, que toda vez, que ha sido admitida la solicitud de registro, se deberá publicar para que terceros interesados conozcan y observen las consideraciones pertinentes. Esta norma, materia de interpretación, manifiesta que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona con legítimo interés puede presentar observaciones a la marca, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.

Con base a estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

Es así que, no son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los 13 “El Régimen de la Propiedad Industrial”.

De Hildegard Rondon de Sanso. Pág. 210. Editorial Arte. Caracas, 1995. GACETA OFICIAL 01/12/2008 16.52 consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: Las marcas figurativas se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, se pueden distinguir elementos como dibujos o líneas que forman el signo marcario y el concepto que es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO

QUINTO: No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

La marca notoria implica necesariamente la concurrencia de los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido en el uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

SEXTO: El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio. Por otro lado, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

SÉPTIMO: Existe un fenómeno denominado la “coexistencia de marcas”, consistente en que los signos en disputa han coexistido pacíficamente sin que se hubiese presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

Ante dicha coexistencia marcaria cabe señalar que, ante todo, prima el interés general de los consumidores, a fin de no caer en riesgo de confusión.

OCTAVO: El consultante también deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ambos signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase, no demuestra su semejanza; así como, la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, se deben recoger los criterios y factores de análisis que se desarrollan en la presente interpretación. GACETA OFICIAL 01/12/2008 17.52 NOVENO: La Oposición Andina consiste en que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona con legítimo interés puede presentar observaciones a la marca, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en riesgo de confusión, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros. ral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200100380, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Gene- PROCESO 086-IP-2008 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a) y 224 de la misma Decisión. Marca: CRISTALDENT.

Actor: sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 813-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 7 días del mes de octubre del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente Doctor Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, relativa al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 813-2008;

El auto de 29 de julio de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. GACETA OFICIAL Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

Tercero interesado: DROGUERÍA LOS ANDES S.A. b) Hechos El 21 de enero de 2002, DROGUERÍA LOS ANDES S.A. solicitó el registro como marca del signo CRISTALDENT, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad Unión de Cervecerías Peruanas Bakus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición sobre la base de su marca notoria CRISTAL y CRISTAL (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 32.

Por Resolución Nº 010400-2003/OSD-INDECOPI, de 3 de septiembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de DROGUERÍA LOS ANDES S.A., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación CRISTALDENT, para distinguir productos farmacéuticos en general de la clase 5 de la Clasificación Internacional (…)”.

Contra dicha Resolución, la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1299-2004/TPI-INDECOPI, de 19 de noviembre de 2003, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 10400-2003/OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto CRISTALDENT (…)”.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolución número diecisiete de 7 de agosto de 2006, la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA (…) la demanda (…)”.

Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que decidió confirmar “la sentencia apelada (…) que declara infundada la demanda (…)”. 01/12/2008 18.52 La actora interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada.

Por providencia de 12 de mayo de 2008 la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486; y, cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda interpuesta por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. La actora fundamenta su demanda diciendo que “la marca CRISTAL es notoriamente conocida (…)” y que dicha notoriedad ha sido reconocida por el INDECOPI en otras resoluciones.

Añade que la marca CRISTAL “es merecedora de protección del fenómeno de dilución debido a que de accederse al registro de marcas idénticos (sic) o similares –aún cuando distinga productos o servicios distintos- corre el riesgo de diluirse (…) la fuerza distintiva de la marca notoria se desvanecerá y su potencia publicitaria se disminuirá (…) siendo CRISTAL una marca notoria, es procedente su protección frente al riesgo de dilución que se daría por el uso de la marca CRISTALDENT, que tiene como su principal elemento distintivo la palabra CRISTAL”.

Sostiene que “La marca CRISTALDENT cuyo registro se solicita constituye una transcripción parcial de la marca notoriamente conocida CRISTAL” por lo que se le debería aplicar lo dispuesto en el artículo 130 literal d) del Decreto Legislativo 823. Respecto a que los productos que distinguen los signos en conflicto se encuentran en diferentes clases, lo cual no causaría riesgo de confusión ni de dilución, la actora dice que “cuando la notoriedad es tal como la alcanzada por la marca CRISTAL no se requiere que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios que van a distinguir, sino que bastará con que el signo solicitado sea la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total (aún cuando los productos o servicios sean totalmente disímiles) para que se deniegue el registro de una nueva marca”.

GACETA OFICIAL Argumenta que “la notoriedad de la marca CRISTAL no sólo se sitúa entre los consumidores de cerveza, sino también entre aquellos pertenecientes a otros mercados, por que no puede cuestionarse el alcance de su notoriedad que da lugar a la aplicación de la excepción al principio de especialidad que la misma merece”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual El INDECOPI contesta la demanda diciendo que “en ningún momento ha puesto en discusión la condición de notoria de la marca CRISTAL (…)” y que las resoluciones emitidas por el INDECOPI en otros casos similares no constituye “jurisprudencia de carácter vinculante que haya debido obligar a la autoridad administrativa a resolver en el caso que nos ocupa de la misma manera”.

Dice que la norma aplicable al caso no es el Decreto Legislativo 823 “por resultar incompatible con lo dispuesto por la norma comunitaria (…)”, sino el artículo136 literal h) de la Decisión 486. Sobre la afirmación de la demandante de que con el registro de la marca CRISTALDENT, la notoriedad de la marca CRISTAL se vería afectada por el riesgo de dilución de su fuerza distintiva, sostiene que “esta figura sólo se aplica a marcas que gozan de una notoriedad preeminente” y “que en el caso que nos ocupa no se encuentra presente el requisito de que la marca renombrada sea excepcional o tenga un carácter especial, ya que la marca CRISTAL no es una marca de fantasía sino que tiene varios significados en el idioma español (…) razón por la que no presenta ningún carácter excepcional o especial (…).

En tal sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado, la marca notoria no se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial”. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado DROGUERÍA LOS ANDES S.A. Sostiene que de la aplicación del artículo 130 literal d) del Decreto Legislativo 823 “concordante con el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 (…) se desprende que el reconocimiento de 01/12/2008 19.52 la notoriedad de una marca no determina que en todo caso ésta goce de protección contra el registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios totalmente distintos a los que ésta distingue, sino que por el contrario, existen ciertos grados de notoriedad en relación la extensión del conocimiento y al (sic) grado de difusión de la marca”.

Dice que “no existe similitud o conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo CRISTALDENT (…) y los productos que distingue la marca notoriamente conocida CRISTAL (…) dada su diferente naturaleza y finalidad” ya que “Los productos que distingue la marca notoriamente conocida CRISTAL (cervezas) son de consumo masivo en el cual no se requiere de conocimientos especializados para su adquisición, mientras que los productos que distingue nuestra marca CRISTALDENT son productos de consumo especializado (productos farmacéuticos) por tratarse de productos relacionados con la salud cuya adquisición requiere de ciertos conocimientos sobre la materia”.

Manifiesta que los signos en cuestión “son gráfica y fonéticamente distintos y su coexistencia no generaría riesgo de confusión alguno en el público consumidor medio” y que deben ser observados en conjunto. Sobre la dilución de la marca CRISTAL dice que “esta figura sólo se aplica a marcas de alto renombre o renombradas, es decir, aquéllas que gozan de una notoriedad preeminente” y que existen varios registro dentro de la Clase 5 que contienen la denominación CRISTAL, por lo que “la marca CRISTAL no es de fantasía sino que se trata de una palabra propia del idioma español que es frecuentemente utilizada (…) por lo que la marca notoriamente conocida no se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Finalmente argumenta que no existe ningún riesgo de asociación entre los signos en cuestión.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el GACETA OFICIAL literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro del signo como marca CRISTALDENT fue el 21 de enero de 2002, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el Consultante, se interpretará el artículo 136 literal h) de la Decisión 486; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 134, 136 literal a) y 224 de la mencionada Decisión 486; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 01/12/2008 20.52 a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…)”. GACETA OFICIAL 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: STORVAS, emitida para la causa interna Nº 303-2004, que fue solicitada por la misma Sala que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca CRISTALDENT, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Clases de marcas: denominativas y mixtas En lo relativo a marcas denominativas y mixtas, este Tribunal instruye a la Corte Suprema Consultante que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 148-IP2006, de 17 de noviembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1468, de 22 de febrero de 2007, marca: COSTA DEL PACÍFICO, emitida para la causa interna Nº 63-2005, que fue solicitada por la misma Corte Suprema que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evo- 01/12/2008 21.52 cador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, ya citado.

En el presente caso, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada. En consecuencia, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse o distinguirse las marcas CRISTALDENT y CRISTAL.

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.

Signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre GACETA OFICIAL el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, 01/12/2008 22.52 pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, estos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o GACETA OFICIAL semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.

(Proceso 149-IP2007, publicado en la G.O.A.c. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). El Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoria- 01/12/2008 23.52 mente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad.

En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, analizados en aparte anterior. 5.

Conexión competitiva En el evento en que no apareciera debidamente probada la notoriedad de la marca el Tribunal recalca que además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, conforme al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. En lo relativo a la conexión competitiva, este Tribunal solicita a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 053-IP-2008, de 21 de mayo de 2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1641, de 31 de julio de 2008, marca: G-CRISTAL, emitida para la causa interna Nº 3271-2007, que fue solicitada por la misma Sala que ahora hace la consulta En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca CRISTALDENT cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. GACETA OFICIAL SEGUNDO: Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo registrado CRISTALDENT es similar a la marca registrada CRISTAL y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, 01/12/2008 24.52 teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso también deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias.

SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos y en el evento en que no apareciera debidamente probada la notoriedad de la marca, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos diferentes, el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 813-2008, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/12/2008 25.52 Proceso 087-IP-2008 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal e) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literales a) y h), 136 literal a), y 191 de la referida Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: N° 816-2008.

Actor: ADT SERVICES A.G. Marca: “Diseño de una figura de un octágono en color azul pantone 286”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil ocho. VISTOS: Mediante Oficio Nº 211-2008-SCS-CS, de 26 de junio de 2008, recibido en este Tribunal el 02 de julio de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 816-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de septiembre de 2008. 1. LAS PARTES.

Demandante: ADT SERVICES A.G. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI. Tercero interesado: FRANCISCO JAVIER ZEVALLOS NORATTO.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES 2.1. Hechos: El 27 de diciembre de 2001, ADT Services AG (Suiza) solicitó el registro del signo de servicio constituido por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286, para distinguir servicios de instalación, inspección, mantenimiento y de llamadas en caso de averías para el manejo de construcciones y para aparatos e instrumentos eléctricos de señalización, de control y de socorro y para sistemas de rociadores para protección contra el fuego de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado en base a lo siguiente: 1).

El opositor no ha presentado ningún medio de prueba que acredite el uso o conocimiento del nombre comercial BOXER y logotipo octagonal para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se pretende distinguir con el signo solicitado; y, 2). Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que si bien comparten una figura octagonal, la inclusión de la denominación BOXER y el diseño de la cabeza de un perro en los signos de la oponente determina una impresión fonética, gráfica y conceptual distinta, es decir, que no son confundibles entre sí. Posteriormente, se interpone recurso de apelación, ante el cual el Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, decidió revocar la Resolución Nº 10741-2002/ OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de servicio constituida por el diseño de la figura de un octágono, en color GACETA OFICIAL azul pantone 286 solicitado por ADT Services AG.

El 19 de mayo de 2003, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, admitió a trámite la impugnación de la Resolución Administrativa, interpuesta por ADT Services AG, solicitando se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 0085-2003/TPIINDECOPI, por lo que el 19 de abril de 2006, resolvió declarar infundada la demanda, ratificando plenamente el contenido de la Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI.

Por su parte, ADT Services AG interpone Recurso de Apelación contra la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil Transitoria, la misma que el 14 de septiembre de 2007, confirma la sentencia apelada. Finalmente, el 12 de noviembre de 2007, ADT Services AG interpone Recurso de Casación, el mismo que fue concedido el 22 de noviembre de 2007. 01/12/2008 26.52 Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de servicio constituida por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286 solicitado por ADT Services AG.

El Tribunal deniega la marca a razón que la misma resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, ya que se asemeja a la internacionalmente conocida señal de tránsito de reglamentación y no cuenta con elementos figurativos ni denominativos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro.

En consecuencia, dicho Tribunal declaró que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 y que, habiéndose determinado que el signo solicitado carece del requisito de distintividad necesario para constituirse como marca, carece de objeto pronunciarse sobre el posible riesgo de confusión existente entre el mismo y los signos solicitados previamente por el opositor. 2.2.

Fundamentos de la Demandante: 2.4. Fundamentos del Tercero interesado: ADT SERVICES A.G. señala que, el opositor no tiene derechos marcarios firmes sobre el signo BOXER y logotipo octagonal en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que en sus dos solicitudes de registro en dicha clase, han formulado oposición en base a la titularidad de su marca ADP y logotipo octogonal en los Estados Unidos de América y en otros países, siendo que el opositor Francisco Javier Zevallos Noratto tenía conocimiento de la existencia de su marca, por cuanto sostuvieron conversaciones para introducir sus servicios en el Perú, lo que acredita su mala fe.

Asimismo, las solicitudes de registro de Francisco Javier Zevallos Noratto serán denegadas, desapareciendo así cualquier impedimento para el otorgamiento de la presente solicitud de registro. Su amplia titularidad a nivel internacional sobre signos mixtos conformados por la figura de un logotipo octagonal, que se remonta a los años 80, claramente demuestra sus mejores derechos para registrar en el Perú su prestigioso signo en la Clase 37. 2.3.

Fundamentos del Demandado: El Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, decidió revocar la Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, señala ser titular del nombre comercial constituido por el mismo emblema octogonal en color azul que distingue (desde julio de 2001) sus actividades comerciales relacionadas con los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la Clase 37 antes referida. De otro lado, indica que es titular del mencionado LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en las Clases 09, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Precisa que, los signos en conflicto presentan la misma forma octogonal y que el octágono que forma parte de ambas marcas ¨además de estar orientadas en la misma posición¨ se halla representado con el mismo fondo azul e incluso, con idéntico borde constituido por una delgada línea blanca que contrasta con el fondo oscuro antes referido. Asimismo, el opositor indica que los servicios a ser distinguidos por el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los servicios y actividades rela- GACETA OFICIAL 01/12/2008 27.52 cionados con la instalación, mantenimiento y reparación, en general, distinguidos por su signo solicitado y su nombre comercial LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer, razón por la que comparten los mismos canales de distribución y comercialización y además el mismo grupo de potenciales clientes, lo cual incrementa el riesgo de asociación o de confusión indirecta entre los signos en conflicto. apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Sostiene además haber sido el primero en introducir en el mercado las denominadas “placas disuasivas” que se lucen en todas las viviendas y locales que utilizan los servicios de seguridad y vigilancia BOXER.

Agrega que, teniendo en cuenta que la forma característica o clásica de las placas y letreros es rectangular o cuadrada (en raros casos circular), resulta muy curioso que la solicitante ADT Services AG pretenda el registro de un logotipo octogonal con el mismo fondo y hasta con el mismo borde para identificar los mismos servicios distinguidos por sus logotipos registrados BOXER.

(…) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

CONSIDERANDO: (…) Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno Nº 816-2008.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal e) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, este Tribunal procederá a interpretar, de Oficio, los literales a) y h) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 191 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. (…)”. GACETA OFICIAL En atención a los puntos controvertidos en el Proceso Interno Nº 816-2008, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. 01/12/2008 28.52 La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. CLASES DE MARCAS: LAS MARCAS FIGURATIVAS. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”. 1 Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. GACETA OFICIAL 1. El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

3. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA FIGURATIVA Y UNA MIXTA. En el presente caso, Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTAGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

De otro lado, indica que es titular del mencionado LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en las Clases 09, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, resulta necesaria la comparación del signo solicitado (figurativo) y las marcas del opositor (mixtas). Así, las marcas mixtas son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico 01/12/2008 29.52 en uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso N° 023–IP-2004, marca: Figurativa “Figura de una hormiga”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1075, de 02 de julio de 2004). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas.

En este orden de ideas, el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado GACETA OFICIAL sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD. El Tribunal del INDECOPI señala que, el signo solicitado resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, ya que se asemeja a la internacionalmente conocida señal de tránsito de reglamentación y no cuenta con elementos figurativos ni denominativos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que con- 01/12/2008 30.52 serva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 2 En tal sentido, el Juez Nacional deberá apreciar el signo solicitado constituido por el diseño de la figura de un octágono en color azul pantone 286, en relación con los servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, a fin de determinar si dicho signo solicitado es distintivo o no.

5. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE COLORES En el presente caso, la demandante ADT Services AG (Suiza) solicitó el registro del signo constituido por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores 2 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad.

6. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LA IDENTIDAD Y SEMEJANZA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. En el presente caso, el Juez Nacional deberá en primer lugar- analizar si el signo solicitado es distintivo, ya que si el mismo se encontrara incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, ya no cabría pronunciarse sobre el posible riesgo de confusión existente entre dicho signo solicitado y los signos del opositor.

Por otro lado, si el Juez Nacional encontrara que el signo solicitado es distintivo, es menester proseguir con el análisis del posible riesgo de confusión. Al respecto, el literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o asociación. La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos. 01/12/2008 31.52 La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error.

Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “( ) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Marca: AGUILA DORADA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 876, de 18 de diciembre de 2002). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo.

El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas”. Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual. GACETA OFICIAL Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. b. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. c. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. d. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

7. LOS NOMBRES COMERCIALES, SU PROTECCIÓN Y PRUEBA. 01/12/2008 32.52 registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 486. En este sentido, el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad.

Este Tribunal, por su parte, ha expresado en este contexto, que “un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo”. La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.

Esta figura se encuentra protegida por la normativa comunitaria, impidiendo el registro de signos distintivos idénticos o similares, en tal sentido, los criterios para establecer la irregistrabilidad, son los mismos a los señalados para las marcas. En el presente caso, Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando ser titular del nombre comercial constituido por el mismo emblema octogonal en color azul que distingue (desde julio de 2001) sus actividades comerciales relacionadas con los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la Clase 37 antes referida.

En el caso concreto, el Juez Nacional deberá constatar los medios probatorios presentados por el opositor que acrediten el uso o el conocimiento del nombre comercial BOXER y figura octogonal para distinguir actividades económicas, iguales o similares, a aquellas que se pretende distinguir con el signo solicitado. Al respecto, el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo sobre él “se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”, y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de En el presente caso, la demandante ADT SERVICES A.G. señala que, el opositor Francisco Javier Zevallos Noratto tenía conocimiento de la existencia de su marca, por cuanto sostuvieron conversaciones para introducir sus servicios en el Perú, lo que acredita su mala fe.

8. LA MALA FE EN LA DECISIÓN 486. Sobre lo que debe entenderse por mala fe, la Decisión 486 no describe cuáles son los casos GACETA OFICIAL en los que considera la existencia de mala fe, a diferencia de la Decisión 344 que consideraba como casos de mala fe, entre otros: cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento del titular de la marca extranjera y cuando la solicitud del registro hubiese sido presentada o el registro hubiese sido obtenido por quien tiene como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por lo tanto, al no estar los casos de mala fe descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe.

En el caso concreto, el Juez Nacional deberá constatar que, si de los medios probatorios presentados por la demandante existen indicios razonables que permitan asumir la supuesta mala fe del opositor. 9. CONEXIÓN COMPETITIVA. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de signos distintivos que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente protegidas, para amparar productos, servicios o actividades económicas idénticas o similares.

Al respecto, se observa que la consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.

Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando, estas denominaciones se encuentren amparando productos, servicios o actividades económicas distintas. En el caso concreto, con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos y servicios que distinguen, el Juez Consultante debe tomar 01/12/2008 33.52 en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional.

Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y actividades económicas a que se refieren ambos signos confrontados, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos GACETA OFICIAL puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” Proceso N° 114-IP-2003.

Marca: “EBEL”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero del 2004. 01/12/2008 34.52 SEGUNDO: El Juez Nacional deberá valorar si el signo en conflicto no contraviene las disposiciones comunitarias contempladas en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486. De existir duda sobre la distintividad del signo solicitado, ésta debe ser entendida como la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar y diferenciar unos servicios de otros.

Así, el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida.

TERCERO: Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

CUARTO: Se deberá -en primer lugar- analizar si el signo solicitado es distintivo, ya que si el mismo se encontrara incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, ya no cabría analizar el posible riesgo de confusión existente entre el signo solicitado y los signos del opositor. Así, si el Juez Nacional encontrara que el signo solicitado es distintivo, es menester proseguir con el análisis del posible riesgo de confusión.

QUINTO: El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como, a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede gene- Por lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL rarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

En la comparación de marcas mixtas y figurativas, si la denominación de la marca mixta causa mayor impacto, no podrá generar confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa.

SEXTO: Sobre lo que debe entenderse por mala fe, la Decisión 486 no describe cuáles son los casos en los que considera la existencia de mala fe, a diferencia de la Decisión 344 que consideraba como casos de mala fe, entre otros: cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento del titular de la marca extranjera.

Por lo tanto, al no estar los casos de mala fe descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe. Asimismo, el Juez Nacional deberá constatar, si de los medios probatorios presentados por la demandante existen indicios razonables que permitan asumir la supuesta mala fe del opositor.

SÉPTIMO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos distintivos, se ha de considerar también los criterios 01/12/2008 35.52 que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y los servicios amparados por los mismos. Deberá tenerse en cuenta, en ese contexto, que al no existir similitud entre los signos confrontados, la conexión entre los productos o los servicios de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/12/2008 36.52 PROCESO 106-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 82, literal e) de la misma normativa, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 7030-2000-MP. Actor: Sociedad ALLERGAN, INC. Marca denominativa “ALPRAGEN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de octubre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No 1 de Quito República del Ecuador.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de octubre de 2008.

III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. solicitó el 30 de septiembre de 1998 el registro como marca del signo ALPRAGEN (denominativo), para amparar todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 91257/98. I. LAS PARTES. Demandante: Sociedad ALLERGAN, INC. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tercero interesado: Sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALLERGAN, INC presentó observación a dicha solicitud de registro con base en la marca denominativa ALPHAGAN, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 2840/96 para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 975821 del 17 de febrero de 2000, resolvió conceder el registro como marca del signo denominativo ALPRAGEN. 4. La sociedad ALLERGAN, INC interpuso ante el Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, acción subjetiva de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

GACETA OFICIAL B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad ALLERGAN, INC soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Los signos en conflicto son confundibles desde el punto gráfico, visual, fonético y auditivo, pudiendo llevar al público consumidor a error. Los signos en conflicto causarían confusión en cuanto al origen empresarial. 2.

La Resolución que concede le registro como marca del signo ALPRAGEN no se encuentra motivada y, por lo tanto, no está en concordancia con lo establecido en el artículo 95 de la Decisión 344. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera: “Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Falta de derecho del actor. Por las excepciones propuestas, se servirán señores Ministros rechazar la demanda”. (…) 2. Por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: 01/12/2008 37.52 a. Los signos en conflicto no son confundibles de ninguna manera y, por lo tanto, no pueden generar confusión en el público consumidor. b. El público consumidor de los productos de la clase 5 es especializado, ya que son productos prescritos por los especialistas en el campo de la medicina. c. El prefijo AL los comparten muchas de las marcas existentes en el mercado, tal como ALFAPREN, ALFAGRES, ALFATUR, ALFARE.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El literal h) del artículo 82 y el artículo 93 de la misma normativa no será objeto de interpretación, ya que no son pertinentes al caso bajo estudio.

No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio el artículo 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo se interpretará el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. GACETA OFICIAL 01/12/2008 38.52 Artículo 82 Artículo 172 “No podrán registrarse como marcas los signos que: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”;

(…) (…) V. CONSIDERACIONES. e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”; Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con un nombre comercial y las reglas para el cotejo marcario. B. Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. (…) C. Comparación entre marcas denominativas. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

D. Marcas que amparan productos farmacéuticos y otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (…)” F. Motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios. E. Partículas de uso común en la conformación de marcas que amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” DECISIÓN 486 (…) G. Demanda contencioso administrativa a resolverse en vigencia de la Decisión 486.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo ALPRAGEN, ya que se afirma que es semejante a la marca denominativa ALPHAGAN. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. GACETA OFICIAL La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”.1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca 2 en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (dis- 1 2 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 01/12/2008 39.52 tintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo - Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una GACETA OFICIAL función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio que tenía cuando lo adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 01/12/2008 40.52 apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”.3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. In- En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL terpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”.4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo registrado, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los tres requisitos enunciados, el requisito de distintividad es fundamental, ya 4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 01/12/2008 41.52 que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan y los productos o servicios que ampara existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. GACETA OFICIAL Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Órgano, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 01/12/2008 42.52 B. RIESGO DE CONFUSIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

La sociedad demandante argumentó que los signos en conflicto causarían confusión en cuanto al origen empresarial. De conformidad con lo anterior, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar el riesgo de confusión y las formas en que puede presentarse dicha confusión entre signos. Dentro de los muchos riesgos que se ciernen sobre los signos distintivos en el mercado tenemos el riesgo de confusión 6, que es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio piense que está adquiriendo otro, o que piense que el producto o servicio que adquiere tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee, teniendo, para esto, como base la semejanza o identidad de los signos distintivos que los identifican los servicios o productos objeto de confusión. En consecuencia, la confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de los signos distintivos.

C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Como quiera que en el proceso interno se realizara la comparación entre los signos denominativos ALPRAGEN y ALPHAGAN, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas. 6 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

Existen muchos riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. Entre ellos tenemos el riesgo de confusión, de asociación, de dilución, de uso parasitario, entre otros. GACETA OFICIAL 01/12/2008 43.52 Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ALPRAGEN y la marca denominativa ALPHAGAN, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: De conformidad con la documentación enviada por Juez Consultante, el signo solicitado para registro ampara todos los productos de la clase 5. De conformidad con lo anterior, el consultante deberá tener en cuenta los siguientes criterios: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 7 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de 7 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. D. MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTROS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores por razón de la identidad o la similitud de las marcas.

En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. GACETA OFICIAL El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumido- 01/12/2008 44.52 ra de productos farmacéuticos, y que, además va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

Además de lo anterior, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como fungicidas y herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrar similitud, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y los otros de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario a un ser humano o viceversa.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos GACETA OFICIAL puede presentarse conexión o conexidad competitiva, 8 tratándose de productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. 8 “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b ) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 01/12/2008 45.52 E. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

En el proceso interno se argumenta que la expresión AL es de uso común y, por lo tanto, debió excluirse del cotejo marcario; por ello, se hace necesario tratar el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, dispone: “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas de la clase 5 que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004)”. GACETA OFICIAL circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas o palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 9 F. MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS QUE CONCEDEN O DENIEGAN REGISTROS DE MARCAS.

En atención a que la sociedad demandante argumentó que la Resolución que concedió el registro del signo ALPRAGEN no se encontraba motivada, se hace necesario tratar el tema de la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios en el Régimen de la Decisión 344. Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos.

Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. El Tribunal sobre este punto ha dicho lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración 9 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles” OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. 01/12/2008 46.52 y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” (…) ( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). Teniendo presente que la resolución impugnada en el proceso interno fue expedida en vigencia de la Decisión 344, se encuentra que dicha norma consagra el principio comentado y, por lo tanto, los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados.

Así lo establece el artículo 95 de la Decisión citada, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde. GACETA OFICIAL 01/12/2008 47.52 G. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE EN VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486.

Si bien la solicitud de registro del signo denominativo ALPRAGEN se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional Competente, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ALPRAGEN y la marca denominativa ALPHAGAN, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores por razón de la identidad o la similitud de las marcas. Además, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como productos herbicidas o fungicidas, debe ser en extremo ri- GACETA OFICIAL 01/12/2008 48.52 diendo a criterios como los comentados. guroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los productos veterinarios, fungicidas y herbicidas, y los productos farmacéuticos de uso humano pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto herbicida a un ser humano o viceversa.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y aten- Como se trata de productos de la clase 5 el análisis de registrabilidad debe ser muy minucioso, ya que está en juego la vida y la salud tanto del hombre como de los animales y las plantas.

Es muy importante, en consecuencia, que el Juez Nacional tenga en cuenta la manipulación de los productos amparados por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales, así como la posibilidad de que los productos de la clase 5 se guarden en almacenajes privados.

QUINTO: Los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados. Así lo establece el artículo 95 de la Decisión 344, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde.

SEXTO: Si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad GACETA OFICIAL relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 70302000-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 01/12/2008 49.52 Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/12/2008 50.52 GACETA OFICIAL 01/12/2008 51.52 GACETA OFICIAL 01/12/2008 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú